ECLI:NL:RBDHA:2023:13590

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

Civiel recht

Zaaknummer: C/09/650851 / KG ZA 23-608

Vonnis in kort geding (bij vervroeging) van 8 september 2023

in de zaak van

TRESPA INTERNATIONAL B.V.,

te Weert,

eisende partij,

hierna te noemen: Trespa,

advocaten: mrs. L.E. Fresco en I.M. ten Brink te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

ASD LAMINAT A.S.,

te Yeşilköy, Bakirköy, Istanbul (Turkije),

gedaagde partij,

advocaat: mr. M.G.W. Peijnenburg te Amsterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als Trespa en ASD Laminat.

1.De procedure

1.1.

Trespa heeft ASD Laminat op 25 juli 2023 in kort geding gedagvaard. Trespa heeft de bijlagen bij de dagvaarding, te weten de producties EP01 tot en met EP11, door middel van de akte overlegging producties van 27 juli 2023, aan de voorzieningenrechter doen toekomen. Op 17 augustus 2023 heeft ASD Laminat een incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens (voorwaardelijke) conclusie van antwoord, genomen. Zij heeft daarbij tevens een akte houdende overlegging producties ingediend, met de producties GP01 tot en met GP06. Trespa heeft vervolgens op 22 augustus 2023 een akte houdende overlegging aanvullende producties, tevens subsidiaire eiswijziging, ingediend, met de producties EP12 tot en met EP14. ASD Laminat heeft hierna, op 23 augustus 2023, een akte houdende indiening (aanvullende) producties in het geding gebracht, met de producties GP07 en GP08.

1.2.

Op 25 augustus 2023 is een mondelinge behandeling gehouden. Partijen hebben hun standpunten toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities en vragen van de voorzieningenrechter beantwoord. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat er tijdens de zitting is besproken. De voorzieningenrechter heeft na afloop van de zitting bepaald dat er op 15 september 2023 vonnis wordt gewezen. Hierna is vonnis bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Trespa is een Nederlandse onderneming die zich bezighoudt met
– onder meer – de ontwikkeling van architectonische plaatmaterialen.

2.2.

Trespa is houdster van – onder meer – de volgende merken:

- het Uniewoordmerk TOPLAB, aangevraagd op 16 april 2014 en geregistreerd op 9 september 2015 (registratienummer 012797429) voor waren en diensten in de klassen 17, 19 en 20;

- het Uniewoordmerk TOPLAB Vertical, aangevraagd op 9 september 2015 en geregistreerd op 3 maart 2016 (registratienummer 014543516), voor waren en diensten in de klassen 17, 19 en 20;

- het Uniewoordmerk TOPLAB Base, aangevraagd op 9 september 2015 en geregistreerd op 4 maart 2016 (registratienummer 014543532), voor waren en diensten de in klassen 17, 19 en 20.

De Uniewoordmerken worden hierna gezamenlijk aangeduid als de TOPLAB Merken en afzonderlijk als het TOPLAB-Merk, het TOPLAB Vertical-Merk en het TOPLAB
Base-Merk.

2.3.

De hiervoor genoemde klassen 17, 19 en 20 bevatten de volgende beschrijving:

2.4.

Trespa brengt haar producten, waaronder producten voorzien van de
TOPLAB-Merken, via een uitgebreid distributienetwerk wereldwijd, ook in de Europese Unie, op de markt.

2.5.

Trespa heeft de TOPLAB-producten in 1994 op de markt geïntroduceerd en sindsdien doorontwikkeld. TOPLAB-producten kunnen – onder meer – worden aangebracht op wanden, op plafonds, op meubels (waaronder tafels) en in kasten. Sinds 2015 gebruikt Trespa voor haar TOPLAB-productlijn de Electron Beam Curing (EBC)-technologie om een gesloten oppervlak te creëren dat hygiënisch, stevig en gemakkelijk te reinigen is. De TOPLAB-producten van Trespa zijn geschikt voor toepassing in, bijvoorbeeld, de farmaceutische industrie, de petrochemische industrie, in cleanrooms, in ziekenhuizen, op vliegvelden, in beautysalons en in onderwijsinstellingen. Een voorbeeld van een pagina uit een brochure met informatie over een TOPLAB-product is hieronder afgebeeld:

2.6.

ASD Laminat is een bedrijf dat – onder meer – decoratief laminaat en andere oppervlaktematerialen produceert en op de markt brengt. ASD Laminat biedt haar producten in de gehele Europese Unie en daarbuiten aan, onder andere via haar website www.asdlaminat.com. Daarnaast biedt ASD Laminat haar producten aan via diverse
social mediakanalen, in brochures en via internationale handelspartners en distributeurs.

2.7.

Eén van de producten van ASD Laminat betreft oppervlaktemateriaal bestemd voor toepassing in chemische, medische, wetenschappelijke of cosmetische sectoren. Deze producten brengt zij onder de namen LABTOP of LAB TOP (hierna gezamenlijk te noemen de Tekens en afzonderlijk het LABTOP-Teken en het LAB TOP-Teken) op de markt. ASD Laminat prijst deze producten aan met EBC-technologie en de volgende kenmerken:
chemical and stain resistent, high impact and moisture resistant. Een voorbeeld van een pagina uit een brochure van ASD Laminat met daarin het LAB TOP-Teken is hieronder afgebeeld:

2.8.

Ten tijde van in ieder geval het uitbrengen van de dagvaarding gebruikte ASD Laminat bij het aanprijzen van haar LABTOP / LAB TOP-producten ook het icoon ® (hierna: het ®-icoon) en wel, bijvoorbeeld, aldus:

2.9.

Op 12 mei 2023 heeft Trespa ASD Laminat gesommeerd om inbreuk op het TOPLAB-Merk te staken, dit nadat Trespa op de Interzum-beurs in Keulen (Duitsland) was geconfronteerd met het gebruik van de Tekens door ASD Laminat.

2.10.

ASD Laminat heeft geen gehoor gegeven aan voormelde sommatie, waarna Trespa op 2 juni 2023 het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) heeft verzocht om ASD Laminat inbreuk op het TOPLAB-Merk te verbieden. Het verzochte inbreukverbod heeft zij op 7 juni 2023 voor Duitsland verkregen (in de vorm van een zogenaamde ‘einstweiligen Verfügung’, een rechterlijke beslissing die wordt afgegeven in spoedeisende zaken, zonder dat er een zitting plaatsvindt en zonder dat de wederpartij wordt gehoord). Het Landgericht Düsseldorf was van oordeel dat er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen het TOPLAB-Merk en de Tekens als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo^[1]. ASD Laminat heeft op 21 juli 2023 verzet tegen deze beslissing aangetekend.

2.11.

Op 12 juni 2023 heeft de Duitse advocaat van ASD Laminat gereageerd op de sommatie. In die reactie betwist ASD Laminat dat zij inbreuk maakt op het TOPLAB-Merk en geeft zij te kennen dat zij aan de sommatie geen gehoor zal geven.

2.12.

Partijen hebben vervolgens nog verder met elkaar gecorrespondeerd, maar dit heeft niet geresulteerd in een oplossing van het geschil.

3.Het geschil

3.1.

Trespa vordert – na wijziging van eis – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

A: ASD Laminat beveelt om onmiddellijk dan wel binnen twee weken nadat het vonnis is gewezen dan wel binnen 24 uur nadat het vonnis is betekend, iedere inbreuk op de TOPLAB-Merken van Trespa te staken en gestaakt te houden, waaronder, doch niet beperkt tot ieder gebruik van het teken LABTOP (of LAB TOP) voor of in verband met de productie, promotie of verhandeling van platen en andere oppervlaktematerialen, in de gehele Europese Unie, met uitzondering van Duitsland, dan wel subsidiair in Nederland;

B: ASD Laminat beveelt om onmiddellijk dan wel binnen twee weken nadat het vonnis is gewezen dan wel binnen 24 uur nadat het vonnis is betekend, ieder misleidend gebruik van het ®-icoon of enige andere mededeling die de suggestie wekt dat ASD Laminat over merkregistraties voor het Teken (LABTOP) beschikt te staken en gestaakt te houden in de Europese Unie dan wel subsidiair in Nederland;

C: ASD Laminat beveelt binnen drie weken nadat het vonnis is gewezen dan wel binnen zeven dagen na betekening van het vonnis, aan haar professionele handelscontacten en afnemer(s) in de Europese Unie, dan wel subsidiair in Nederland, in de landstaal van de betreffende partij een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift:

“
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van [invullen datum] geoordeeld dat ASD Laminat A.S. inbreuk maakt op de TOPLAB merken van Trespa International B.V. met de promotie van haar LABTOP producten.

Wij verzoeken u hierbij producten, samples, brochures en/of andere promotiematerialen voorzien van het teken LABTOP die u bij ons heeft besteld en/of van ons geleverd heeft gekregen, niet langer aan te bieden (zowel on- als offline) en alle exemplaren daarvan die zich onder u bevinden aan ons te retourneren binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief. Wij zullen de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.”

dan wel een brief met zodanige inhoud of vorm als de voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen, een en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle verzonden brieven te verschaffen aan de advocaten van Trespa;

D: ASD Laminat veroordeelt tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- per dag dat ASD Laminat in strijd handelt met de bevelen onder A tot en met C, dan wel, ter keuze van Trespa, van € 2.000,- per product dat in strijd met het verbod onder A is aangeboden of verhandeld, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

E: de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv^[2]bepaalt op zes maanden na betekening van het vonnis;

F: ASD Laminat hoofdelijk veroordeelt in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2.

Trespa legt aan deze vordering het volgende ten grondslag. ASD Laminat maakt door het gebruik van de Tekens inbreuk op de TOPLAB-Merken van Trespa, zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 aanhef en onder sub b UMVo. Daarnaast wekt ASD Laminat met het gebruik van het ®-icoon samen met de Tekens de indruk dat zij merkregistraties op haar naam heeft staan dan wel heeft aangevraagd voor die Tekens. Het gebruik van het ®-icoon is om die reden misleidend in de zin van de Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame en de nationale implementaties daarvan, zoals artikel 6:194 BW^[3].

3.3.

ASD Laminat voert gemotiveerd verweer. Zij concludeert primair tot onbevoegdverklaring van de voorzieningenrechter, met veroordeling van Trespa in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente daarover. Subsidiair, voor het geval de voorzieningenrechter zich bevoegd acht kennis te nemen van dit geschil, concludeert zij tot afwijzing van de vorderingen van Trespa, eveneens met veroordeling van Trespa in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente daarover.

3.4.

De voorzieningenrechter gaat, voor zover dat van belang is, onder het kopje ‘De beoordeling’ (hierna onder 4.) verder in op de door partijen ingenomen stellingen.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Trespa legt aan haar vordering – onder meer – inbreuk op haar Uniemerken ten grondslag. De onderdelen van die vordering die daarop betrekking hebben, hebben primair een pan-Europese strekking. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om hiervan kennis te nemen, grondt Trespa op de artikelen 123, 124 , 125 lid 2 en 131 UMVo.

4.2.

De leden 1 en 2 van artikel 125 UMVo luiden als volgt:

1. Onverminderd de onderhavige verordening en de krachtens artikel 122 toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) nr. 1215/2012, worden de procedure ingevolge de in artikel 124 bedoelde rechtsvorderingen^[4]aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft of, wanneer hij geen woonplaats heeft in een van de lidstaten, in de lidstaat waar hij een vestiging heeft.

2. Wanneer de verweerder noch woonplaats noch vestiging heeft in een van de lidstaten, worden de procedures aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de eiser zijn woonplaats heeft of, indien deze geen woonplaats heeft in een van de lidstaten, in de lidstaat waar hij een vestiging heeft.

4.3.

ASD Laminat heeft, aldus Trespa, woonplaats noch vestiging in de Europese Unie, wat betekent dat Trespa, zo stelt zij verder, de Uniemerkrechtelijke onderdelen van haar vordering moet voorleggen aan de rechterlijke instantie van de lidstaat waar zij haar woonplaats heeft, en dat is Nederland. Dit brengt Trespa, zo besluit zij, bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank.

4.4.

ASD Laminat stelt hier tegenover dat zij wel een vestiging heeft in de Europese Unie, te weten in Italië, geheten ASD Laminat-Italy. Op het adres van ASD Laminat-Italy is, aldus ASD Laminat, een groot pakhuis gelegen met daarop aan twee zijden het ‘ASD Laminat-logo’, aldaar zijn vier medewerkers werkzaam die zich bezighouden met de verkoop van ASD Laminat-producten aan afnemers in Italië (met welke verkoop in 2022 een omzet van € 1.107.091,59 is behaald) en de betreffende producten worden, met het oog op die verkoop, in dat pakhuis opgeslagen. ASD Laminat heeft in dit verband verwezen naar in het register van de Italiaanse Kamer van Koophandel opgenomen bedrijfsinformatie van ASD Laminati S.R.L. (volgens ASD Laminat de statutaire naam van ASD Laminat-Italy), de website van ASD Laminat (waarop ASD Laminat-Italy en drie van genoemde medewerkers staan vermeld) en naar het resultaat van een zoektocht op het adres van ASD Laminat-Italy op Google Streetview (waarop genoemd pakhuis te zien is). Dit alles betekent volgens ASD Laminat dat Trespa haar op haar Uniemerken gebaseerde onderdelen van haar vordering met een pan-Europees bereik bij de Italiaanse rechter had moeten aanbrengen.

4.5.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.6.

In de zaak Hummel Holding A/S tegen Nike Inc. en Nike Retail B.V. heeft het Hof van Justitie (hierna: HvJ) overwogen dat artikel 125 lid 1 UMVo (dat, net als artikel 125 lid 2 UMVo, het begrip ‘vestiging’ bevat) aldus moet worden uitgelegd dat een in een lidstaat gevestigde juridisch onafhankelijke vennootschap die een dochtervennootschap is van een moedermaatschappij die niet in de Europese Unie is gezeteld, een ‘vestiging’ in de zin van artikel 125 lid 1 UMVo vormt, wanneer deze dochter een centrum van werkzaamheden is dat, in de lidstaat waar zij is gelegen, beschikt over een vorm van werkelijke en stabiele aanwezigheid van waaruit een bedrijfsactiviteit wordt verricht en dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van de moedermaatschappij. Niet is vereist, aldus het HvJ, dat de dochtervennootschap rechtspersoonlijkheid bezit en evenmin of zij bij de merkinbreuk als naar gesteld aan de orde, betrokken is (geweest). De dochtervennootschap waarover het in genoemde zaak ging, verrichtte pre-sale- en post-salesdiensten voor klanten van Nike in Duitsland^[5].

4.7.

ASD Laminat heeft, tegenover de betwisting van Trespa, naar voorlopig oordeel onvoldoende onderbouwd dat ASD Laminat-Italy aan deze door het HvJ geformuleerde vereisten voldoet. Weliswaar is er een pakhuis zichtbaar op het resultaat van de door ASD Laminat verrichte zoekopdracht op Google Streetview, maar Trespa heeft er, onderbouwd, op gewezen dat als op het internet wordt gezocht op het adres van ASD Laminat-Italy zoals dat wordt vermeld op de website van ASD Laminat, hier niet uit naar voren komt dat ASD Laminat-Italy/ASD Laminati S.R.L. daar gevestigd is, maar, in plaats daarvan, allerlei andere ondernemingen. ASD Laminat heeft hiertegenover niet betoogd dat deze zoektocht niet juist is uitgevoerd of onvolledig is in haar uitkomst. Daarnaast heeft ASD Laminat ook niet inzichtelijk gemaakt wat er in het pakhuis, als dit door ASD Laminat/ASD Laminati S.R.L. wordt gebruikt/van haar is, plaatsvindt. De stukken die zij ter onderbouwing van haar bevoegdheidsverweer heeft aangedragen, geven hierover geen, althans onvoldoende, duidelijkheid. Het had op de weg van ASD Laminat gelegen om bijvoorbeeld foto’s in het geding te brengen die een beeld geven van de binnenzijde van het pakhuis en/of verklaringen over te leggen van de werknemers die aldaar volgens haar werkzaam zijn. Bij dit alles weegt de voorzieningenrechter ook nog mee dat hetgeen in de directe omgeving van het pakhuis op Google Streetview te zien is (onder andere een bestelbusje), ook niet in de richting wijst van de aanwezigheid/activiteiten van ASD Laminat-Italy/ASD Laminati S.R.L..

4.8.

Het voorgaande voert tot de slotsom dat de voorzieningenrechter (internationaal en relatief) bevoegd is om van de onderdelen van de vordering van Trespa, gegrond op haar Uniemerken en met pan-Europees bereik, kennis te nemen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.

4.9.

De voorzieningenrechter is tevens bevoegd om kennis te nemen van de onderdelen van de vordering van Trespa die zijn gegrond op het misleidend gebruik van het ®-icoon, nu deze onderdelen verknocht zijn met de onderdelen van de vordering die zijn gebaseerd op de Uniemerken van Trespa. Hierbij weegt de voorzieningenrechter ook mee dat ASD Laminat het ®-icoon (heeft) gebruikt in combinatie met de Tekens met het gebruik waarvan zij volgens Trespa inbreuk maakt op haar Uniemerken.

4.10.

Nu de voorzieningenrechter zich pan-Europees bevoegd acht, behoeft dat wat overigens als verweer over de bevoegdheid van de voorzieningenrechter door ASD Laminat naar voren is gebracht, geen bespreking meer, omdat die verweren tot uitgangspunt nemen dat de voorzieningenrechter die bevoegdheid niet toekomt.

Spoedeisend belang

4.11.

De spoedeisendheid van de gevraagde voorzieningen is, gelet op de gestelde (voortdurende) merkinbreuk, gegeven en is overigens ook niet door ASD Laminat bestreden.

Geldigheid TOPLAB-Merken

4.12.

Het meest verstrekkende verweer van ASD Laminat is dat Trespa geen beroep kan doen op haar Uniemerken. Deze Uniemerken zijn, aldus ASD Laminat, allereerst niet geldig omdat deze beschrijvend zijn in de zin van artikel 7 lid 1 onder c UMVo.

4.13.

De voorzieningenrechter moet in beginsel uitgaan van de geldigheid van een Uniemerk. Dat is anders als de voorzieningenrechter een serieuze, niet te verwaarlozen kans aanwezig acht dat het Uniemerk in een bodemprocedure, dan wel een procedure bij het EUIPO^[6]niet geldig zal worden bevonden. De voorzieningenrechter zal het geldigheidsverweer van ASD Laminat dan ook beoordelen.

4.14.

Zoals hiervoor onder het kopje ‘De feiten’ als is weergegeven, zijn de
TOPLAB-Merken waarop Trespa zich beroept ingeschreven voor de volgende klassen:

4.15.

Een Uniemerk wordt nietig verklaard als het beschrijvend is in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo. Daarvan is sprake als het Uniemerk uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Aan deze regel ligt het algemene belang ten grondslag dat tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar moeten blijven, zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Voor het oordeel dat een merk beschrijvend is, is voldoende dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. Hierbij geldt dat het verband voldoende rechtstreeks en concreet moet zijn; het relevante publiek moet bij waarneming van het merk meteen, zonder noodzaak tot verder nadenken, het merk opvatten als een beschrijving van (een kenmerk van) de waren of diensten. Als de consument moet gaan interpreteren of nadenken wat dat verband zou kunnen zijn, is daaraan niet voldaan. Voorts geldt als referentiebasis de wijze waarop het relevante publiek het betrokken woord normaal gesproken opvat. Het standpunt daarover kan worden onderbouwd, bijvoorbeeld aan de hand van de uitleg in een woordenboek van vergelijkbare termen.

4.16.

Zoals uit het hiervoor weergegeven beoordelingskader al volgt, is, anders dan ASD Laminat betoogt, bij de beantwoording van de vraag of een merk beschrijvend is, niet relevant welke producten Trespa onder de Uniemerken daadwerkelijk op de markt brengt dan wel voor welke producten zij de Uniemerken daadwerkelijk gebruikt. Ook het aandachtniveau van het relevante publiek speelt hierbij geen rol.

4.17.

Trespa heeft gesteld dat het relevante publiek in deze voornamelijk uit systeeminstallateurs bestaat. ASD Laminat heeft dit niet weersproken. Dit leidt er toe dat de voorzieningenrechter voorshands, bij de beoordeling van de vraag of de TOPLAB-Merken beschrijvend zijn, ook uitgaat van systeeminstallateurs als het relevante publiek.

4.18.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het relevante publiek aan het woord TOPLAB, zo zij het niet als een fantasiewoord zal opvatten, hooguit de betekenissen ‘geweldig of fantastisch (‘TOP’) laboratorium (‘LAB’)’ of ‘bovenste (‘TOP’) laboratorium (‘LAB’)’ zal toekennen. Uitgaande van deze betekenissen, is, naar voorlopig oordeel, de kans niet groot dat het TOPLAB-Merk in een bodemprocedure of een procedure bij het EUIPO als beschrijvend en daarmee als niet geldig zal worden aangemerkt. Het woord TOPLAB in de betekenissen als hiervoor bedoeld, beschrijft immers geen kenmerk (zoals bijvoorbeeld het type, de kwaliteit, de samenstelling of de bestemming) van de waren waarvoor het TOPLAB-Merk is ingeschreven, namelijk thermoplastische producten, platen, panelen en werkbladen. Om een koppeling te kunnen maken tussen het TOPLAB-Merk en die waren, zo dat al mogelijk is, moet het relevante publiek te veel denkstappen maken.

4.19.

Wat geldt voor het TOPLAB-Merk, geldt ook het TOPLAB Vertical-Merk en het TOPLAB Base-Merk. De toevoeging van de woordelementen ‘Vertical’ en ‘Base’ maakt niet dat het relevante publiek, om een koppeling te maken met de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven, minder denkstappen behoeft te maken.

4.20.

Ter zitting heeft ASD Laminat ook nog betoogd dat de TOPLAB-Merken elk onderscheidend vermogen missen als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b UMVo en om die reden niet geldig zijn. Nu ASD Laminat hieraan echter exact hetzelfde ten grondslag heeft gelegd als aan haar verweer dat de TOPLAB-merken beschrijvend zijn, faalt ook dat betoog.

4.21.

Het voorgaande betekent dat de voorzieningenrechter in deze kort geding procedure van de geldigheid van de TOPLAB-Merken zal uitgaan.

Inbreuk op de TOPLAB-Merken?

4.22.

De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling van de vraag of met het gebruik van de Tekens inbreuk wordt gemaakt op de TOPLAB-Merken, het volgende voorop.

4.23.

Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder sub b UMVo is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt voor het aanbieden van dezelfde of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van die diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het bestaan van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. Hierbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen, met name de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de (mate van) overeenstemming van de betrokken waren of diensten en het – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt bepaald aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd. Eerst als sprake is van ten minste enige mate van overeenstemming tussen het merk en het betrokken teken, moet de vraag worden beantwoord of verwarringsgevaar bestaat^[7].

(Soort)gelijke waren?

4.24.

Tussen partijen is niet in geschil dat de Tekens door ASD Laminat worden gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor de TOPLAB-Merken van Trespa zijn ingeschreven.

Het relevante publiek

4.25.

Het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument/afnemer van de betrokken waren in de Europese Unie. Dit zijn in dit geval de mensen die de betreffende producten aankopen en installeren in de ruimte waarvoor de producten bestemd zijn. Zoals hiervoor is overwogen, gaat de voorzieningenrechter er van uit dat dit systeeminstallateurs zijn. Dit publiek zal naar voorlopig oordeel een hoog aandachtsniveau hebben omdat het in deze zaak gaat om hoogwaardige producten, die pas na het verrichten van onderzoek en het verkrijgen van voorlichting worden aangeschaft. Daar komt bij dat het producten zijn die bestemd zijn voor langdurig gebruik, zodat aannemelijk is dat deze producten niet op regelmatige basis door dezelfde afnemer worden gekocht. Hier staat echter tegenover dat het relevante publiek voornamelijk interesse zal hebben voor (de kwaliteit van) het product zelf en niet zozeer aandacht zal hebben voor het merk waaronder het product op de markt wordt aangeboden. Verder moet hierbij worden aangetekend dat ook een publiek met een hoog aandachtsniveau de TOPLAB-Merken en de Tekens in de praktijk nooit naast elkaar zal waarnemen en rechtstreeks zal (kunnen) vergelijken.

Het onderscheidend vermogen van de TOPLAB-Merken

4.26.

Zoals hiervoor bij de beoordeling van de geldigheid van de TOPLAB-Merken al is overwogen, zijn de TOPLAB-Merken, voorshands oordelend, niet beschrijvend, zodat er van wordt uitgegaan dat deze merken van huis uit een gemiddeld onderscheidend vermogen hebben.

Overeenstemming tussen de TOPLAB-Merken en de Tekens?

4.27.

Vervolgens dient de voorzieningenrechter de mate van overeenstemming tussen de TOPLAB-Merken enerzijds en de Tekens anderzijds te beoordelen aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking. Ten behoeve van die vergelijking worden de TOPLAB-Merken en de Tekens hieronder naast elkaar afgebeeld.

Merken

Tekens

TOPLAB

TOPLAB Vertical

TOPLAB Base

LABTOP

TOPLAB

TOPLAB Vertical

TOPLAB Base

LAB TOP

4.28.

Visueel is er sprake van een grote mate van overeenstemming tussen het
TOPLAB-Merk en de Tekens. Zowel Merk als Teken zijn opgebouwd uit zes hoofdletters, welke hoofdletters twee exact dezelfde en duidelijk identificeerbare woordelementen vormen, te weten TOP en LAB. In het Merk staat het woordelement TOP vooraan, terwijl het Teken begint met het woordelement LAB. Het TOPLAB-Merk en de Tekens hebben dus dezelfde structuur en lengte, met het enige verschil dat in het LAB TOP-Teken de twee woordelementen van elkaar losgekoppeld worden weergegeven door middel van een spatie.

4.29.

De mate waarin het TOPLAB-Merk en de Tekens auditief overeenstemmen, hangt af van de wijze waarop ze worden uitgesproken. Trespa heeft tijdens de zitting gesteld dat zij het TOPLAB-Merk in het Nederlands uitspreekt, dat wil zeggen (fonetisch weergegeven): ‘toplab’, maar dat zij niet kan uitsluiten dat buiten Nederland een Engelse uitspraak zal worden gebezigd. Uit de stelling van ASD Laminat ter zitting, inhoudende dat de Tekens LABTOP en LAB TOP verwijzen naar ‘laboratorium (table)tops’ maakt de voorzieningenrechter op dat de Tekens naar alle waarschijnlijkheid in het Engels worden uitgesproken. Uitgaande van de uitspraak van zowel het Merk als de Tekens in het Engels, is de klank gedeeltelijk identiek, met dat verschil dat het Merk begint met het woordelement TOP, gevolgd door LAB, en de Tekens met het woordelement LAB, gevolgd door TOP, hetgeen ook betekent dat de nadruk in het Merk en de Tekens op een ander woordelement rust. Als het TOPLAB-Merk wordt uitgesproken in het Nederlands en de Tekens in het Engels, stemmen het Merk en de Tekens in iets mindere mate overeen, waarbij de voorzieningenrechter nog opmerkt dat, ondanks dat verschil in uitspraak, de letter B uit het woordelement LAB in zowel het TOPLAB-Merk als de Tekens de zachte b-klank heeft en niet het hardere timbre van de letter ‘p’. Van belang is verder dat de spatie in het
LAB TOP-Teken niet hoorbaar is. Alles bij elkaar genomen, is sprake van een behoorlijke mate van auditieve overeenstemming.

4.30.

Begripsmatig is er, er van uitgaande dat het relevante publiek het TOPLAB-Merk en de Tekens als één woord ziet, sprake van een zeer geringe mate van overeenstemming. Zoals hiervoor is overwogen, zal het relevante publiek aan het woord TOPLAB hooguit de betekenissen ‘geweldig of fantastisch (‘TOP’) laboratorium (‘LAB’)’ of ‘bovenste (‘TOP’) laboratorium (‘LAB’)’ toekennen. ASD Laminat heeft onbetwist gesteld dat de woorden LABTOP en LAB TOP door het relevante publiek zullen worden begrepen als ‘laboratorium(table)top’. Overeenstemmend element in dit alles is slechts het woordelement LAB (laboratorium), voorkomend in zowel het TOPLAB-Merk als de Tekens. Als het relevante publiek het TOPLAB-Merk en de Tekens (uitsluitend) ziet als bestaande uit twee woordelementen, en niet als één woord, bijvoorbeeld omdat die woordelementen een concrete betekenis suggereren of doen denken aan woorden die het relevante publiek kent, is de begripsmatige overeenstemming groter. Het publiek vat de woordelementen TOP en LAB dan op als hiervoor weergegeven.

4.31.

Als het TOPLAB Vertical-Merk en het TOPLAB Base-Merk enerzijds en de Tekens anderzijds met elkaar worden vergeleken, moet de conclusie zijn dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming iets minder groot is.

4.32.

De voorzieningenrechter komt op grond van de hiervoor beschreven visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking tot de conclusie dat de TOPLAB-Merken en de Tekens ten minste in enige mate overeenstemmen, zodat vervolgens de vraag moet worden beantwoord of bij globale beoordeling sprake is van verwarringsgevaar.

Verwarringsgevaar?

4.33.

Gelet op de mate van overeenstemming tussen de TOPLAB-Merken en de Tekens, het feit dat de Tekens worden gebruikt voor precies dezelfde waren als waarvoor de TOPLAB-Merken zijn ingeschreven, het gemiddeld onderscheidend vermogen van de TOPLAB-Merken en het gemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het gebruik van de Tekens gevaar voor verwarring bij het publiek oplevert, is het niet omdat het publiek de producten van Trespa verwart met die van ASD Laminat, dan in ieder geval omdat zij kan menen dat de producten uit dezelfde of uit met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn. De voorzieningenrechter heeft daarbij ook nog het volgende meegewogen.

4.34.

De keuze voor een product, en dat geldt ook voor de producten die Trespa en ASD Laminat op de markt brengen, wordt meestal ‘visueel’ gemaakt. Dit brengt mee dat aan de grote mate van visuele overeenstemming tussen de TOPLAB-Merken en de Tekens bij de beoordeling van de vraag of verwarringsgevaar bestaat, naar voorlopig oordeel veel waarde toekomt. Van belang is verder dat, hoewel de TOPLAB-Merken en de Tekens weliswaar verschillen in de volgorde van de woordelementen waaruit zij bestaan, het relevante publiek zich die volgorde niet exact zal herinneren omdat ze de Merken en de Tekens veelal niet naast elkaar zullen zien. Het relevante publiek kan om die reden bij het zien van de Tekens, die bestaan uit overeenstemmende woordelementen in omgekeerde volgorde, denken aan de TOPLAB-Merken. De toevoeging van de woordelementen ‘Vertical’ respectievelijk ‘Base’ bij de andere twee Uniemerken van Trespa maakt dit niet anders, omdat deze aanduidingen beschrijvend van aard zijn.

4.35.

Gelet op het voorgaande behoeft het (door ASD Laminat betwiste) betoog van Trespa dat het verwarringsgevaar mede in de hand wordt gewerkt door de omstandigheid dat ASD Laminat haar LABTOP/LAB TOP-producten promoot op een wijze die vergelijkbaar is met de wijze waarop Trespa haar producten op de markt voor het voetlicht brengt, geen (verdere) bespreking meer.

De vordering

Onderdeel A: Inbreukverbod

4.36.

De conclusie die uit het bovenstaande moet worden getrokken, is dat ASD Laminat met het gebruik van de Tekens inbreuk maakt op de TOPLAB-Merken. Het met onderdeel A gevorderde inbreukverbod zal dan ook worden toegewezen en geldt, gelet op de reikwijdte van de bevoegdheid van de voorzieningenrechter, voor de gehele Europese Unie, met uitzondering van Duitsland (waar door het Landgericht Düsseldorf al een inbreukverbod is afgegeven). ASD Laminat heeft verzocht om bij toewijzing van dit onderdeel van de vordering, de termijn waarbinnen aan het verbod moet worden voldaan, te stellen op zes maanden (na het wijzen van het vonnis, zo begrijpt de voorzieningenrechter). De voorzieningenrechter is met ASD Laminat van oordeel dat onmiddellijk staken, zoals Trespa primair vordert, niet van ASD Laminat kan worden gevergd en ook een termijn van twee weken na het wijzen van het vonnis, wat Trespa subsidiair vordert, te kort is om het gebruik van de Tekens (volledig) te staken. De voorzieningenrechter acht een termijn van zes maanden als door ASD Laminat bepleit, gelet op het belang van Trespa bij een effectieve handhaving van haar merkenrechten en spoedige staking van de inbreuk, echter ook niet redelijk. De voorzieningenrechter zal aan het verbod dan ook een termijn van vier weken na de datum van dit vonnis verbinden.

Onderdeel B: Verbod op misleidend gebruik ®-icoon

4.37.

Het met onderdeel B gevorderde verbod op het gesteld misleidende gebruik van het ®-icoon zal wegens gebrek aan belang worden afgewezen, omdat ASD Laminat het
®-icoon ten tijde van in ieder geval het uitbrengen van de dagvaarding enkel in combinatie met de Tekens (LABTOP respectievelijk LAB TOP) gebruikte en zij het gebruik van die Tekens op grond van dit vonnis moet staken en gestaakt moet houden.

Onderdeel C: Rectificatie en
recall

4.38.

Onderdeel C van de vordering van Trespa strekt ertoe dat ASD Laminat wordt bevolen een brief te sturen aan haar professionele handelscontacten en haar afnemer(s) waarin (i) melding wordt gemaakt van de beslissing in dit vonnis (Trespa noemt dit een rectificatie) en (ii) terugroeping wordt verzocht van producten, samples, brochures en/of andere promotiematerialen voorzien van de Tekens (
recall).

4.39.

ASD Laminat heeft zich tegen dit onderdeel van de vordering verweerd met het betoog dat toewijzing hiervan voor haar onevenredig schadelijk zal uitpakken. Een rectificatie is, aldus ASD Laminat, niet meer terug te draaien; onder haar handelscontacten en haar afnemer(s) zal altijd het beeld van een inbreukmakende productnaam blijven bestaan, terwijl het in de lijn der verwachting ligt dat de vordering van Trespa in een bodemprocedure zal stranden. Een
recallbrengt voorts, aldus ASD Laminat, hoge kosten met zich mee, die ASD Laminat opnieuw zal moeten maken als de vordering van Trespa het in een bodemprocedure niet haalt.

4.40.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.41.

Voorop gesteld moet worden dat uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat met een grote mate van waarschijnlijkheid valt te verwachten dat de vordering van Trespa ook in een bodemprocedure zal worden toegewezen. Van belang is verder dat het de voorzieningenrechter vrij staat in kort geding een vordering toe te wijzen, waarvan de gevolgen feitelijk onomkeerbaar zijn^[8].

4.42.

Het effect dat ASD Laminat vreest dat uitgaat van de melding aan handelspartners en afnemer(s) van de beslissing in dit vonnis, gaat ook al uit van het inbreukverbod dat aan ASD Laminat wordt opgelegd, nu dit vonnis gepubliceerd wordt en Trespa het vonnis aan de handelspartners en afnemer(s) van ASD Laminat kan tonen. Uit de tekst van de melding zoals de voorzieningenrechter deze zal toewijzen, volgt voorts afdoende dat het gaat om een beslissing in kort geding, dus een voorlopig oordeel, dat in hoger beroep of in een bodemprocedure teruggedraaid zou kunnen worden.

4.43.

De voorzieningenrechter acht het niet proportioneel dat ASD Laminat de
LABTOP-/LAB TOP-producten waarvan de inbreukmakende Tekens kunnen worden verwijderd, zou moeten terugroepen uit het handelsverkeer. Het staat ASD Laminat vrij de betreffende producten onder een niet-inbreukmakend teken te verhandelen. De voorzieningenrechter is voorts voorshands van oordeel dat een
recallvan daadwerkelijk geleverde en geïnstalleerde LABTOP-plaatmaterialen in het kader van deze kort geding procedure ook een te verstrekkende maatregel is, afgewogen tegen de belangen van Trespa om verdere inbreuken te voorkomen en te beëindigen. Daarbij is van belang dat deze producten volgens ASD Laminat worden toegepast in (onderzoeks)laboratoria. De voorzieningenrechter acht het, gelet op de grootte van de producten, aannemelijk dat met het verwijderen van deze producten veel tijd en geld gemoeid zal gaan. Bovendien zal dit ook schade kunnen berokkenen aan de eindgebruikers van genoemde producten, die daar dan tijdelijk geen gebruik van kunnen maken. Dat met het terugroepen van hetgeen resteert, ook hoge kosten zijn gemoeid, heeft ASD Laminat niet geconcretiseerd. Op kosten die zij mogelijk zal moeten maken als het oordeel van de voorzieningenrechter in een bodemprocedure niet wordt gevolgd, kan thans niet vooruitgelopen worden.

4.44.

Met inachtneming van het voorgaande is onderdeel C van de vordering van Trespa toewijsbaar. Gelet op de termijn waarop het verbod van kracht wordt, zal aan het toe te wijzen bevel ook een termijn van vier weken (na de datum van dit vonnis) worden verbonden. Uit het oogpunt van proportionaliteit en subsidiariteit kan ASD Laminat volstaan met berichtgeving in de Engelse taal.

Onderdeel D: Dwangsom

4.45.

Oplegging van een dwangsom is aangewezen. Deze zal echter worden gematigd en gemaximeerd zoals hierna onder het kopje ‘De beslissing’ weergegeven.

Onderdeel E: Termijn 1019i Rv

4.46.

De termijn voor het instellen van een vordering in de hoofdzaak zal worden gesteld op zes maanden na dit vonnis.

Onderdeel F: Proceskosten

4.47.

ASD Laminat zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Trespa heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van de redelijke en evenredige kosten zoals bedoeld in artikel 1019h Rv. Trespa heeft ter onderbouwing een kostenopgave gedaan. die optelt tot een bedrag van € 15.210,- aan salaris van haar advocaten.

4.48.

De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, sluit de voorzieningenrechter aan bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn.

4.49.

ASD Laminat heeft gesteld dat slechts 90% van deze zaak haar grondslag vindt in handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat bij toewijzing van de vorderingen van Trespa alleen voor dat percentage een kostenvergoeding overeenkomstig artikel 1019h Rv kan worden toegewezen. De voorzieningenrechter volgt ASD Laminat hier niet in. Onderdeel B van de vordering ziet weliswaar niet direct op handhaving van IE-rechten, maar is daar wel zodanig mee vervlochten dat het daar in dit geval wel onder moet worden geschaard. Daarbij is van belang dat het ®-icoon, waar bedoeld onderdeel van de vordering op ziet, slechts ten tijde van in ieder geval het uitbrengen van de dagvaarding, werd gebruikt in combinatie met de Tekens, het gebruik waarvan de voorzieningenrechter voorlopig als inbreukmakend heeft geoordeeld. Bovendien is het aandeel van dit onderdeel van de vordering verwaarloosbaar ten opzichte van het debat over de merkenrechtelijke inbreukvraag. Dit brengt mee dat de voorzieningenrechter bij de kostenveroordeling uitgaat van een 100% IE-grondslag. Partijen zijn het erover eens dat deze zaak is aan te merken als een normaal kort geding in de zin van de hiervoor bedoelde Indicatietarieven. Bij deze categorie zaken hoort een maximumtarief van € 15.000,-. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 15.000,- wordt verhoogd met € 676,- aan griffierecht en € 163,- aan dagvaardingskosten en niet bestreden koerierskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.839,-.

4.50.

De door Trespa gevorderde hoofdelijke veroordeling berust, zo begrijpt de voorzieningenrechter, op een vergissing, nu deze zaak slechts één gedaagde partij kent.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt ASD Laminat om binnen vier weken na de datum van dit vonnis iedere inbreuk op de TOPLAB-Merken van Trespa in de gehele Europese Unie, met uitzondering van Duitsland, te staken en gestaakt te houden, waaronder, maar niet beperkt tot, ieder gebruik van het teken LABTOP of LAB TOP voor of in verband met de productie, promotie of verhandeling van platen en andere oppervlaktematerialen;

5.2.

beveelt ASD Laminat om binnen vier weken na de datum van vonnis aan haar professionele handelscontacten en afnemer(s) in de Europese Unie in de Engelse taal een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de hieronder weergegeven inhoud en zonder bijschrift, één en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van de verzonden brieven aan de advocaten van Trespa te verschaffen:

“De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft bij kort geding vonnis van 8 september 2023 voorlopig geoordeeld dat ASD Laminat A.S. inbreuk maakt op de TOPLAB Uniemerken van Trespa International B.V. (registratienummers 012797429, 014543516 en 014543532) met de promotie van haar LABTOP producten.

Wij verzoeken u hierbij producten, samples, brochures en/of andere promotiematerialen voorzien van het teken LABTOP of LAB TOP die u bij ons heeft besteld en/of van ons (geleverd) heeft gekregen, niet langer aan te bieden (zowel on- als offline) en alle exemplaren daarvan die zich onder u bevinden, voor zover de inbreukmakende Tekens daarvan niet kunnen worden verwijderd en, wat de producten betreft, deze nog niet zijn geïnstalleerd, aan ons te retourneren binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief. Wij zullen de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van deze materialen aan u vergoeden.”;

5.3.

veroordeelt ASD Laminat tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- per dag dat ASD Laminat in strijd handelt met de bevelen onder 5.1 en 5.2, dan wel, ter keuze van Trespa van € 1.000,- per product dat in strijd met het onder 5.1. gegeven bevel door ASD Laminat is aangeboden of verhandeld, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 250.000,-;

5.4.

veroordeelt ASD Laminat in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Trespa begroot op € 15.839,-;

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

5.7.

bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op zes maanden na vandaag.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken op
8 september 2023.