ECLI:NL:RBDHA:2023:1243

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/639605 / KG ZA 22-1094

Vonnis in kort geding van 7 februari 2023 (bij vervroeging)

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

BEIJING HOTGEN BIOTECH CO. LTD.,

te Beijing, China,

eiseres,

advocaat: mr. M.W. Wiegerinck te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

CHINACHEM INTERNATIONAL TRADING GMBH,

te Lahr/Schwarzwald, Duitsland,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

MED-HAND GMBH,

te Lahr/Schwarzwald. Duitsland,

gedaagden,

niet verschenen.

Eiseres zal hierna Hotgen genoemd worden. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Chinachem c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden en afzonderlijk Chinachem en Med-Hand.

De zaak is voor Hotgen inhoudelijk behandeld door mr. Wiegerinck voornoemd en mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 december 2022 met producties EP01 t/m EP12;

- de op 1 februari 2023 ingediende aanvullende producties EP13 t/m EP15;

- een kopie van de e-mail waarmee producties EP13 t/m EP15 naar Chinachem c.s. zijn verzonden;
- de mondelinge behandeling gehouden op 3 februari 2023, waarbij namens Hotgen pleitnotities zijn overgelegd en waarop Chinachem c.s. niet is verschenen.

1.2.

Vonnis is ter zitting bepaald op 10 februari 2023 of zoveel eerder als mogelijk, en nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Hotgen is een Chinese onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verhandeling van diverse biotechnologische producten, waaronder Covid-testers.

2.2.

Hotgen is houdster van het op 7 november 2022 onder nummer 018477471 voor waren in de klassen 5 en 10 (waaronder ‘testing apparatus for medical purposes’) ingeschreven Unie-beeldmerk (hierna: het Hotgen-merk):

2.3.

Hotgen vervaardigt en verhandelt Covid-testers waarvan de verpakking is voorzien van het Hotgen-merk, zoals hierna is afgebeeld:

2.4.

Op 22 november 2022 heeft de douane Groningen (team IER) twee zendingen in beslag genomen op verdenking van merkinbreuk, op basis van de Anti-piraterijverordening^[1](hierna: APV):

160.000 antigenentests (opname-ID: NL202212033007042; dossiernummer: DEI 2022-168), verzender: Yihan Int. Hong Kong Co rm32 Blk A 11/f Tin Wui, ontvanger: Med-Hand GmbH te Lahr;
98.000 antigenentests (opname-ID: NL202212033007047; dossiernummer: DEI 2022-169), verzender: Yihan Int. Hong Kong Co rm32 Blk A 11/f Tin Wui, ontvanger: Med-Hand GmbH te Lahr.

Hieronder zijn foto’s weergegeven van de verpakkingen van (twee van) de antigenentests uit de inbeslaggenomen zendingen:

2.5.

Hotgen heeft op basis van bovenstaande foto’s geconstateerd dat de goederen niet van haar afkomstig zijn. Zij heeft met rode pijlen en cijfers aangegeven op welke punten de verpakkingen afwijken van de originele Hotgen Covid-testers. Hotgen heeft een verzoek gedaan aan de Nederlandse douaneautoriteiten tot optreden tegen inbreuken op het Hotgen-merk als bedoeld in artikel 2 lid 9 APV Pro en heeft ingestemd met het verzoek tot vernietiging van de inbeslaggenomen goederen overeenkomstig artikel 23 APV Pro.

2.6.

Med-Hand is een Duitse onderneming die handelt in medische producten. Volgens de informatie die Hotgen heeft verkregen van de douane over van de vastgehouden Covid-testers, is Med-Hand in de transportdocumenten vermeld als ontvanger. Med-Hand biedt daarnaast op haar website Covid-testers aan voorzien van het teken Hotgen. Hieronder zijn afbeeldingen daarvan weergegeven:

2.7.

Chinachem is een Duitse onderneming die zich bezighoudt met de (internationale) groothandel van diverse goederen. Chinachem is op hetzelfde adres gevestigd als Med-Hand. Chinachem heeft bezwaar gemaakt tegen vernietiging van de inbeslaggenomen goederen. Bij de bezwaarformulieren is een e-mail van 29 november 2022 gevoegd van “[A] ([email-adres])” aan de douane waarin staat:

Dear Mrs.[…],

Our chinachem company hereby declares that our company is engaged in normal and legal trade. Regarding the following two batches of supply 416-51490876 and 416-51489336, our company has the right to review the quality and other standards of the goods within 14 days after receiving the goods. If Those who do not comply with the market access regulations have the right to return the goods. At present, we have not received the goods and cannot make a judgment on the authenticity of the goods, so we do not assume any responsibility.

Best Regards

2.8.

Bij e-mails van 2 en 13 december 2022 en bij brief van 13 december 2022 heeft Hotgen Chinachem gesommeerd de inbreuk op haar Hotgen-merk te staken, de schade te vergoeden en het bezwaar tegen vernietiging van de inbeslaggenomen goederen in te trekken. De e-mail van 13 december 2022 is ook in cc aan Med-Hand verstuurd. Hotgen heeft aangekondigd dat de onderhavige procedure zou worden opgestart wanneer niet genoegzaam van Chinachem zou worden vernomen. Chinachem c.s. heeft niet gereageerd op de sommaties.

3.Het geschil

3.1.

Hotgen vordert – na vermindering van eis ter terechtzitting – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

Chinachem c.s. beveelt, ieder afzonderlijk, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het Hotgen-merk van Hotgen te staken en gestaakt te houden, waaronder, doch niet beperkt tot het gebruik van de Hotgen-tekens voor of in verband met de invoer van Covid-tester, waaronder de goederen onder douanebeslag;

(ingetrokken);

de vernietiging gelast van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers die onder douanebeslag liggen;

Chinachem c.s., ieder afzonderlijk, beveelt binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, bij haar professionele afnemer(s) de inbreukmakende Hotgen Covid-testers terug te roepen en deze samen met haar eigen voorraad inbreukmakende Hotgen Covid-testers ter vernietiging af te geven aan het door de vertegenwoordiger van Hotgen aangewezen vernietigingsbedrijf;

Chinachem c.s. hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van de kosten van vernietiging zoals bedoeld onder sub C en D;

Chinachem c.s., ieder afzonderlijk, beveelt binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een onderbouwde en gespecificeerde opgave te doen van:

i. de volledige geleverde aantallen van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

ii. de naam- en adresgegevens en de telefoonnummers van de producent(en) en de leverancier(s) van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers;

iii. de volledige aan afnemers geleverde aantallen van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers, gespecificeerd per afnemer met vermelding van de volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummers van de professionele afnemers en de geanonimiseerde gegevens van de eindafnemers zijnde privé personen, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

iv. de bij Chinachem c.s. aanwezige voorraad van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers, alsmede de locatie(s) waar die voorraad zich bevindt;

v. de met de verhandeling van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers behaalde netto winst, onder specificatie van de omzet, bruto winst en de kosten die daarop in mindering zijn gebracht voor zover die aantoonbaar (door middel van duidelijke, gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken) rechtstreeks verband houden met verkoop van de inbreukmakende verhandelde Hotgen Covid-tester;

Chinachem c.s., ieder afzonderlijk, veroordeelt tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- per dag dat Chinachem c.s. in strijd handelt met de onder sub A, D en F gevorderde bevelen (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend), dan wel, ter keuze van Hotgen, van € 2.000,- per overtreding die in strijd met die bevelen is gedaan, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

Chinachem c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 10.000,- als voorschot op schade en kosten, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag;

I. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv^[2]binnen welke de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld bepaalt op zes maanden na betekening van dit vonnis;

Chinachem c.s. hoofdelijk veroordeelt in de volledige proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv, eveneens met uitvoerbaar bij voorraad verklaring specifiek ten aanzien van deze kosten, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2.

Hotgen legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Chinachem c.s. inbreuk maakt op haar Hotgen-merk in de zin van artikel 9 lid Pro 2, 3 en 4 UMVo^[3]. Chinachem c.s. gebruikt het Hotgen-teken voor het invoeren, aanbieden en (verder in Europa) verhandelen van gelijke waren als waarvoor het Hotgen-merk is ingeschreven (te weten Covid-testers), terwijl dit teken (nagenoeg) gelijk is aan het merk, waarbij sprake is van een inbreuk te kwader trouw. Hotgen lijdt hierdoor schade, die Chinachem c.s. dient te vergoeden.

4.De beoordeling

Verstekverlening

4.1.

Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht genomen, zodat tegen Chinachem c.s. verstek zal worden verleend.

Bevoegdheid

4.2.

De voorzieningenrechter is internationaal (en relatief) bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 124 aanhef Pro en onder a, 125 lid 5 en 131 lid 1 UMVo en artikel 3 van Pro de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien de (dreigende) inbreuk plaatsvindt in Nederland. De bevoegdheid is op grond van artikel 126 lid 2 UMVo Pro beperkt tot Nederland.

Spoedeisend belang

4.3.

In deze procedure is voldoende aannemelijk geworden dat Hotgen spoedeisend belang heeft bij de vorderingen.

Vorderingen

4.4.

Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat de vorderingen worden toegewezen als na te melden en met inachtneming van het volgende.

4.5.

Het onder A gevorderde verbod is toewijsbaar, met dien verstande dat het verbod zich slechts uitstrekt tot Nederland.

4.6.

De onder F (v) gevorderde opgave van winstgegevens is niet toewijsbaar. Hotgen heeft niet gesteld welk spoedeisend belang zij bij die vordering heeft, terwijl dat zonder toelichting ook niet valt in te zien.

4.7.

De gevorderde terugroeping uit het handelsverkeer en opgave zijn voor het overige toewijsbaar, waarbij onder ‘inbreukmakende Hotgen Covid-testers’ wordt verstaan alle door Chinachem c.s. in de Europese Unie ingevoerde, verhandelde of daartoe in voorraad gehouden Covid-testers voorzien van een teken dat overeenstemt met het Hotgen-merk, waaronder in ieder geval de Hotgen Covid-testers zoals afgebeeld op de in 2.6 weergegeven website.

4.8.

De onder E gevorderde veroordeling tot vergoeding van de kosten van vernietiging van de inbeslaggenomen goederen en de voorraad is toewijsbaar op de voet van artikel 130 UMVo Pro juncto artikel 2.22 lid 1 BVIE. Hotgen heeft in de dagvaarding vermeld dat de kosten voor vernietiging van de 258.000 goederen onder douanebeslag voorlopig worden begroot op € 9.200,- exclusief BTW. De voorzieningenrechter acht dit geen onevenredig hoog bedrag voor vernietiging van de goederen onder douanebeslag.

4.9.

De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Proceskosten

4.10.

Chinachem c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. Hotgen heeft een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en daartoe specificaties (producties EP12 en EP15) overgelegd. De proceskosten worden in een verstekprocedure gelet op de eisen van een goede procesorde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv begroot, indien zij bij dagvaarding reeds zijn opgegeven en gespecificeerd dan wel, indien zij pas na dagvaarding (nader) worden opgegeven en gespecificeerd, aan de niet-verschenen gedaagden kenbaar zijn gemaakt. In de betekende dagvaarding is vermeld dat de specificatie van de tot en met het moment van dagvaarding door Hotgen gemaakte kosten is meebetekend en deze specificatie is ook daadwerkelijk aan de dagvaarding gehecht als bijlage, zodat deze specificatie aan Chinachem c.s. kenbaar was. Dit geldt niet voor de aanvullende proceskosten (productie EP15) die bij e-mail van 1 februari 2023 naar gedaagden is verzonden, aangezien niet vaststaat dat Chinachem c.s. hiervan daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen. Dit betekent dat alleen de bij de dagvaarding meebetekende opgave van een bedrag van € 14.080,75 (excl. BTW) (productie EP12 bij de dagvaarding) bij de begroting van de proceskosten wordt betrokken.

4.11.

Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding met een maximumtarief van € 6.000,-. Dat betekent dat de advocaatkosten worden begroot op € 6.000,-. Vermeerderd met het door Hotgen verschuldigde griffierecht van € 676,- en de deurwaarderskosten van € 103,33, komt de totale begroting van de proceskosten uit op € 6.779,33. De vordering onder J zal tot dit bedrag worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente wordt op na te melden wijze toegewezen.

Artikel 1019i Rv

4.12.

De voorzieningenrechter zal de in artikel 1019i Rv genoemde termijn bepalen op zes maanden.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagden;

5.2.

beveelt Chinachem c.s., ieder afzonderlijk, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het Hotgen-merk van Hotgen in Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder, doch niet beperkt tot het gebruik van de Hotgen-tekens beschreven in 2.4 en 2.6 voor of in verband met de invoer van Covid-testers, waaronder de goederen onder douanebeslag;

5.3.

gelast de vernietiging van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers die onder het in 2.4 beschreven douanebeslag liggen;

5.4.

beveelt Chinachem c.s., ieder afzonderlijk, om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, bij haar professionele afnemer(s) de inbreukmakende Hotgen Covid-testers terug te roepen en deze samen met haar eigen voorraad inbreukmakende Hotgen Covid-testers ter vernietiging af te geven aan het door de vertegenwoordiger van Hotgen aangewezen vernietigingsbedrijf;

5.5.

veroordeelt Chinachem c.s. hoofdelijk tot vergoeding van de kosten van vernietiging zoals bedoeld onder 5.3 en 5.4;

5.6.

beveelt Chinachem c.s., ieder afzonderlijk, om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een onderbouwde en gespecificeerde opgave te doen van:

de volledige geleverde aantallen van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

de naam- en adresgegevens en de telefoonnummers van de producent(en) en de leverancier(s) van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers;

de volledige aan afnemers geleverde aantallen van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers, gespecificeerd per afnemer met vermelding van de volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummers van de professionele afnemers en de geanonimiseerde gegevens van de eindafnemers zijnde privé personen, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

de bij Chinachem c.s. aanwezige voorraad van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers, alsmede de locatie(s) waar die voorraad zich bevindt;

5.7.

veroordeelt Chinachem c.s., ieder afzonderlijk, tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- per dag dat Chinachem c.s. in strijd handelt met de onder 5.2, 5.4 en 5.6 gegeven bevelen (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend), dan wel, ter keuze van Hotgen, van € 2.000,- per overtreding die in strijd met die bevelen is gedaan, met een maximum van € 250.000,-;

5.8.

veroordeelt Chinachem c.s. hoofdelijk tot betaling van een bedrag van € 10.000,- als voorschot op schade en kosten;

5.9.

veroordeelt Chinachem c.s. hoofdelijk in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Hotgen begroot op € 6.779,33, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW Pro^[4]over dit bedrag vanaf de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag van voldoening;

5.10.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na betekening van dit vonnis;

5.11.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.12.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op

7 februari 2023.

Kort geding over merkinbreuk en merkinbreukbestrijding Covid-testers Hotgen