Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/594236 / HA ZA 20-557
Vonnis van 19 oktober 2022
in de zaak van
MB TRADING , OUTDOOR & TRAVEL B.V., in deze rechtsverkrijger onder bijzondere titel van het vorderingsrecht van
[A] voorheen handelend onder de naam MB TRADING EN CONSULTANCY,
[A] voorheen handelend onder de naam MB TRADING EN CONSULTANCY,
te Alkmaar ,
eiseres,
advocaat mr. A.P. Pouw te Voorburg,
tegen
DE RIDDER B.V.,
te Uitgeest ,
gedaagde,
advocaat mr. T.J. van Vugt te Amsterdam.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het vonnis in incident van 10 maart 2021 (en de daarin genoemde stukken), waarin de procedure op grond van artikel 225 lid 1 sub c Rv [2] is geschorst;
- het oproepingsexploot van 21 juni 2021, waarin De Ridder door MB Trading wordt opgeroepen teneinde de procedure te hervatten;
- het tussenvonnis van 2 maart 2022, waarin een mondelinge behandeling is bepaald;
- de akte overlegging aanvullende producties van De Ridder , met producties GP09 t/m GP11;
- de akte overlegging aanvullende producties van MB Trading , met producties EP30 en EP31;
- het proces-verbaal van de op 30 augustus 2022 gehouden mondelinge behandeling.
1.2.
Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. MB Trading heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt bij brief van 20 september 2022. Bij brief van dezelfde datum heeft De Ridder bezwaar gemaakt tegen de brief van MB Trading , omdat deze volgens haar enkel aanvullende stellingen bevat. Het vonnis wordt gewezen met inachtneming van de brief van MB Trading , enkel voor zover het correcties van feitelijke aard betreft.
1.3.
Ten slotte heeft de rechtbank bepaald dat er vandaag vonnis wordt gewezen.
2.De feiten
Voorgeschiedenis
2.1.
Tussen Rijhold B.V. (hierna: Rijhold ), Burger Beheer B.V. (hierna: Burger Beheer ) en De Ridder is op 24 oktober 2008 een samenwerkingsovereenkomst (hierna: de overeenkomst) gesloten inzake de gezamenlijke in- en verkoop van de zogenaamde
cuddlebugs(kussentjes met een vulling van polystyreenkorrels).
cuddlebugs(kussentjes met een vulling van polystyreenkorrels).
2.2.
De overeenkomst luidt – voor zover hier van belang –als volgt:
“Partijen [ Rijhold , Burger Beheer en De Ridder , toevoeging rechtbank] nemen het volgende in aanmerking:
i.
Ridder koopt voor gezamenlijke risico en rekening van Partijen Cuddlebugs in (…);
Ridder koopt voor gezamenlijke risico en rekening van Partijen Cuddlebugs in (…);
ii.
Partijen zullen zich inspannen om de Cuddlebugs zowel nationaal als internationaal te verkopen;
Partijen zullen zich inspannen om de Cuddlebugs zowel nationaal als internationaal te verkopen;
(…)
Artikel 3
(…)
3. Op het moment dat één van de partijen uit deze overeenkomst stapt, doet deze partij hiermee afstand van zijn recht om vanaf dat tijdstip direct of indirect in Cuddlebugs of kussens met een inhoud van polystyreenkorrels te handelen. Door uit deze overeenkomst te treden blijven de rechten van de overige participanten volledig in stand zonder afstand te doen van de rechten zoals die golden toen de overeenkomst nog uit de drie voormelde partijen bestond. Voor Ridder, Burger en Rijhold – behoudens de rechtsgeldig uitgetreden partij – gelden onverminderd de in deze overeenkomst opgenomen artikelen.”
2.3.
In het kader van de overeenkomst heeft Burger Beheer (handelend onder de naam Xtra Light ) op haar naam diverse Cuddlebug-merken laten registreren en heeft De Ridder de domeinnamen http:///cuddlebug.nl en cuddlebug.eu op haar naam laten registreren.
2.4.
Omstreeks 2014 is Rijhold uit de overeenkomst gestapt en heeft Burger Beheer het aandeel van Rijhold in de samenwerking overgenomen.
2.5.
Burger Beheer heeft op enig moment in strijd met de overeenkomst gehandeld, door
cuddlebugsin te kopen zonder De Ridder daarbij te betrekken. Dit is voor De Ridder aanleiding geweest om de overeenkomst op 17 april 2015 te ontbinden.
cuddlebugsin te kopen zonder De Ridder daarbij te betrekken. Dit is voor De Ridder aanleiding geweest om de overeenkomst op 17 april 2015 te ontbinden.
2.6.
De mislukte samenwerking heeft geleid tot een aantal gerechtelijke procedures tussen Burger Beheer enerzijds en De Ridder anderzijds.
2.7.
Burger Beheer is op 23 februari 2016 failliet verklaard.
Partijen
2.8.
Burger Beheer is rechthebbende geweest op de in 2.3 bedoelde en onder 2.9 weergegeven Benelux woordmerken en het daar weergegeven Uniewoordmerk. Burger Beheer heeft deze rechten bij akte van 5 januari 2015 overgedragen aan MB Trading .
2.9.
Op dit moment is MB Trading houdster van onder meer de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aangeduid als: de merkrechten):
- het Benelux woordmerk CUDDLEBUG, gedeponeerd op 2 september 2008 en geregistreerd op 10 december 2008 onder nummer 849867 voor waren en diensten in de klassen 10, 20 en 24;
- het Benelux woordmerk CUDDLEBUG, gedeponeerd op 12 december 2011 en geregistreerd op 12 maart 2012 onder nummer 911643 voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 28;
- het hieronder weergegeven Benelux beeldmerk, gedeponeerd op 10 maart 2020 en geregistreerd op 12 maart 2020 onder registratienummer 1413225 voor waren en diensten in klassen 10, 20, 24 en 28.
- het Uniewoordmerk CUDDLEBUG, op 21 januari 2010 geregistreerd onder registratienummer 7540313 voor waren en diensten in de klassen 10, 20 en 24.
2.10.
De Ridder is na ontbinding van de overeenkomst onder vermelding van de naam CUDDLEBUG producten op de markt blijven aanbieden.
2.11.
Op 7 mei 2015 heeft MB Trading De Ridder per e-mail gesommeerd om de (eventuele) verkoop van
cuddlebugste staken en gestaakt te houden.
cuddlebugste staken en gestaakt te houden.
2.12.
Op 1 maart 2016 heeft MB Trading De Ridder per brief gesommeerd de inbreuk op de merkrechten te staken en gestaakt te houden.
2.13.
Op 7 april 2020 heeft de advocaat van MB Trading De Ridder gesommeerd de inbreuk op de merkrechten van MB Trading te staken en gestaakt te houden.
3.Het geschil
3.1.
MB Trading vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
voor recht verklaart dat De Ridder merkinbreuk pleegt onder meer door het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van inbreukmakende
cuddlebug-producten en/of het invoeren of uitvoeren van inbreukmakende
cuddlebug-producten;
cuddlebug-producten en/of het invoeren of uitvoeren van inbreukmakende
cuddlebug-producten;
De Ridder met onmiddellijke ingang verbiedt inbreukmakende
cuddlebug-producten binnen de EU te verhandelen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, te rekenen vanaf drie dagen na betekening van dit vonnis;
cuddlebug-producten binnen de EU te verhandelen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, te rekenen vanaf drie dagen na betekening van dit vonnis;
De Ridder gebiedt om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis de inbreukmakende
cuddlebug-producten uit het handelsverkeer terug te roepen en deze op kosten van De Ridder te vernietigen, met bewijs van deze vernietiging aan de advocaat van MB Trading ;
cuddlebug-producten uit het handelsverkeer terug te roepen en deze op kosten van De Ridder te vernietigen, met bewijs van deze vernietiging aan de advocaat van MB Trading ;
De Ridder gebiedt om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende
cuddlebug-producten aan MB Trading mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken;
cuddlebug-producten aan MB Trading mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken;
De Ridder gebiedt om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan MB Trading rekening en verantwoording af te leggen ter zake van de door haar met de inbreuk genoten winst vanaf 17 april 2015, vergezeld van een ondertekende verklaring van een onafhankelijke registeraccountant dan wel een andere onafhankelijke deskundige, dat de opgave juist en volledig is;
De Ridder gebiedt om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis passende maatregelen te treffen tot verspreiding van informatie over de uitspraak, te weten te verzenden een brief aan alle (zakelijke) afnemers van de inbreukmakende
cuddlebug-producten, welke ten minste de volgende informatie bevat: i) dat De Ridder de onderhavige inbreukmakende
cuddlebug-producten heeft verkocht, ii) dat deze producten niet afkomstig waren van de merkhouder en iii) dat De Ridder de verkoop van deze producten op last van de rechtbank per direct heeft gestaakt, welke brief op een wijze wordt verwoord waarbij geen rechtvaardigingsgronden worden aangedragen en de tekst ook op neutrale wijze is verwoord;
cuddlebug-producten, welke ten minste de volgende informatie bevat: i) dat De Ridder de onderhavige inbreukmakende
cuddlebug-producten heeft verkocht, ii) dat deze producten niet afkomstig waren van de merkhouder en iii) dat De Ridder de verkoop van deze producten op last van de rechtbank per direct heeft gestaakt, welke brief op een wijze wordt verwoord waarbij geen rechtvaardigingsgronden worden aangedragen en de tekst ook op neutrale wijze is verwoord;
met oplegging van een direct opeisbare dwangsom van € 2.500,- voor elke overtreding van de onder c tot en met f gevorderde geboden, en een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, te rekenen vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis;
De Ridder veroordeelt om aan MB Trading de schade te vergoeden gelijk aan de door MB Trading gederfde winst, dan wel, ter keuze van MB Trading , de door De Ridder met de verhandeling van inbreukmakende
cuddlebug-producten genoten nettowinst af te dragen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de betreffende inbreuken althans vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van voldoening, dan wel De Ridder veroordeelt tot vergoeding van de schade aan MB Trading , nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de betreffende inbreuken althans vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van voldoening;
cuddlebug-producten genoten nettowinst af te dragen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de betreffende inbreuken althans vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van voldoening, dan wel De Ridder veroordeelt tot vergoeding van de schade aan MB Trading , nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de betreffende inbreuken althans vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van voldoening;
De Ridder veroordeelt in de kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv, alsmede tot betaling van de nakosten verhoogd met de wettelijke rente.
3.2.
MB Trading legt aan deze vorderingen ten grondslag dat De Ridder merkinbreuk maakt als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo [3] in samenhang met artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE [4] door een identiek teken te gebruiken voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel dat De Ridder merkinbreuk maakt op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo in samenhang met artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE omdat door het gebruik van overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren gevaar voor verwarring ontstaat. De Ridder handelt hierdoor onrechtmatig als bedoeld in artikel 6:162 BW [5] , waardoor MB Trading schade heeft geleden.
3.3.
De Ridder voert gemotiveerd verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van MB Trading in haar vorderingen dan wel tot afwijzing van die vorderingen, met veroordeling van MB Trading in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover aan de vorderingen een Uniemerk ten grondslag is gelegd, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van deze vordering op grond van artikel 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat De Ridder in Nederland is gevestigd. De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie (artikel 126 lid 1 UMVo).
4.2.
Ten aanzien van de vorderingen die gegrond zijn op de gestelde inbreuk op de Benelux-merken, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat De Ridder in Nederland is gevestigd en haar website en haar aanbod via onder meer www.bol.com mede is gericht op klanten in dit arrondissement. Deze bevoegdheid geldt voor het grondgebied van de Benelux.
Merkinbreuk?
4.3.
Tussen partijen is niet in geschil dat De Ridder
cuddlebug-producten ter verkoop heeft aangeboden, onder meer via haar website en via www.bol.com . De Ridder voert echter een aantal gronden aan op basis waarvan zij meent dat zij daartoe gerechtigd was. De rechtbank zal deze hierna puntsgewijs beoordelen.
cuddlebug-producten ter verkoop heeft aangeboden, onder meer via haar website en via www.bol.com . De Ridder voert echter een aantal gronden aan op basis waarvan zij meent dat zij daartoe gerechtigd was. De rechtbank zal deze hierna puntsgewijs beoordelen.
Mede-eigendom
4.4.
De Ridder stelt dat de merkrechten onder de overeenkomst gezamenlijk werden gehouden dan wel dat de merkhouder (destijds: Burger Beheer ; later MB Trading ) aan De Ridder een eeuwigdurend en onherroepelijk gebruiksrecht heeft verstrekt op de merkrechten ten behoeve van de exploitatie van de
cuddlebugs. MB Trading betwist dit.
cuddlebugs. MB Trading betwist dit.
4.5.
De rechtbank stelt voorop dat ten tijde van de overeenkomst tussen partijen de afspraken golden zoals die in de overeenkomst zijn vastgelegd. De overeenkomst is op 17 april 2015 door ontbinding door De Ridder tot een einde gekomen. De vraag die nu voorligt, is welke consequenties die ontbinding heeft voor het gebruik van de merkrechten door De Ridder . De Ridder verwijst in dit verband naar artikel 3.3 van de overeenkomst, die – samengevat – inhoudt dat indien één van de betrokken partijen uit de overeenkomst stapt, de overeenkomst tussen de andere partijen in stand blijft, en stelt dat niet zíj degene is geweest die ‘opstapte’ uit de samenwerking, maar dat dat Burger Beheer is geweest, nu die de afspraken tussen partijen flagrant had geschonden. Voornoemd artikel is echter – zo heeft De Ridder desgevraagd ook erkend tijdens de mondelinge behandeling – niet geschreven voor een situatie zoals de onderhavige, waarin de overeenkomst door één van de partijen is ontbonden en de overeenkomst als gevolg daarvan is opgehouden te bestaan. Vanaf het moment van ontbinding van de overeenkomst geldt, dat – behoudens afwijkende partijafspraken, die gesteld noch gebleken zijn – aan MB Trading als merkhouder een uitsluitend recht toekomt ten aanzien van het gebruik van de merkrechten. Het verweer ten aanzien van de gestelde mede-eigendom dan wel een eeuwigdurend gebruiksrecht is dan ook onvoldoende onderbouwd is, zodat niet is komen vast te staan dat De Ridder een eeuwigdurend en onherroepelijk gebruiksrecht heeft op de merkrechten ten behoeve van de exploitatie van de
cuddlebugs.
cuddlebugs.
Uitputting
4.6.
De rechtbank stelt voorop dat een merkhouder zich op grond van artikel 15 lid 1 UMVo niet kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder dit merk door of met zijn of haar toestemming in de Europese Economische Ruimte ( EER ) in de handel zijn gebracht. Het is aan de partij die een beroep op uitputting doet, te stellen en zo nodig te bewijzen dat de door haar aangeboden producten met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht.
4.7.
De Ridder stelt dat zij ten tijde van de ontbinding van de overeenkomst een aanzienlijke voorraad
cuddlebug-producten had, welke voorraad onder de overeenkomst en aldus met toestemming van de merkhouder is aangelegd. De rechten op deze producten zijn volgens De Ridder dus uitgeput en het aanbieden daarvan stond haar dus vrij, aldus De Ridder . Ter onderbouwing van deze stelling verwijst zij naar de door haar overgelegde producties GP09 (een overzicht van de voorraad op 21 maart 2015) en GP10 (een factuur van de producent van 18 januari 2015). MB Trading heeft bij gebrek aan wetenschap echter betwist dat de door De Ridder aangeboden producten afkomstig zijn uit die voorraad en gesteld dat – voor zover de door De Ridder aangeboden producten al uit die voorraad afkomstig zouden zijn – deze producten niet als uitgeput kunnen worden aangemerkt, omdat deze nog niet in het handelsverkeer zijn gebracht en de merkhouder als gevolg daarvan nog niet de gelegenheid heeft gehad de economische waarde van die producten te realiseren.
cuddlebug-producten had, welke voorraad onder de overeenkomst en aldus met toestemming van de merkhouder is aangelegd. De rechten op deze producten zijn volgens De Ridder dus uitgeput en het aanbieden daarvan stond haar dus vrij, aldus De Ridder . Ter onderbouwing van deze stelling verwijst zij naar de door haar overgelegde producties GP09 (een overzicht van de voorraad op 21 maart 2015) en GP10 (een factuur van de producent van 18 januari 2015). MB Trading heeft bij gebrek aan wetenschap echter betwist dat de door De Ridder aangeboden producten afkomstig zijn uit die voorraad en gesteld dat – voor zover de door De Ridder aangeboden producten al uit die voorraad afkomstig zouden zijn – deze producten niet als uitgeput kunnen worden aangemerkt, omdat deze nog niet in het handelsverkeer zijn gebracht en de merkhouder als gevolg daarvan nog niet de gelegenheid heeft gehad de economische waarde van die producten te realiseren.
4.8.
De rechtbank verwerpt het uitputtingsverweer en overweegt daartoe als volgt. Ook indien veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de door De Ridder aangeboden
cuddlebug-producten afkomstig waren uit een voorraad die zij heeft aangelegd ten tijde van het bestaan van de overeenkomst met de merkhouder, betekent dit niet dat de betreffende
cuddlebug-producten met toestemming van de merkhouder in het handelsverkeer zijn gebracht. Blijkens onderdelen (i) en (ii) van de considerans van de overeenkomst werd die voorraad immers mede voor rekening en risico van de merkhouder aangelegd en zou die pas daarna door partijen in de handel gebracht worden. Nu De Ridder die overeenkomst heeft ontbonden, had zij vanaf het moment van ontbinding derhalve toestemming van de merkhouder nodig om de betreffende voorraad in de handel te brengen. Vaststaat dat De Ridder die toestemming niet heeft verkregen. Van uitputting is dan ook geen sprake.
cuddlebug-producten afkomstig waren uit een voorraad die zij heeft aangelegd ten tijde van het bestaan van de overeenkomst met de merkhouder, betekent dit niet dat de betreffende
cuddlebug-producten met toestemming van de merkhouder in het handelsverkeer zijn gebracht. Blijkens onderdelen (i) en (ii) van de considerans van de overeenkomst werd die voorraad immers mede voor rekening en risico van de merkhouder aangelegd en zou die pas daarna door partijen in de handel gebracht worden. Nu De Ridder die overeenkomst heeft ontbonden, had zij vanaf het moment van ontbinding derhalve toestemming van de merkhouder nodig om de betreffende voorraad in de handel te brengen. Vaststaat dat De Ridder die toestemming niet heeft verkregen. Van uitputting is dan ook geen sprake.
Rechtsverwerking
4.9.
De Ridder heeft betoogd dat er sprake is van rechtsverwerking. De Ridder stelt daartoe dat MB Trading , nadat zij De Ridder in 2015 heeft gesommeerd om de (eventuele) verkoop van
cuddlebugste staken en gestaakt te houden, de verkoop van de
cuddlebug-producten door De Ridder jarenlang heeft gedoogd. Vervolgens heeft MB Trading – aldus nog steeds De Ridder – terzake hetzelfde verwijt in 2020 opnieuw gesommeerd. Door het jarenlange gedogen is bij De Ridder de verwachting gewekt dat MB Trading haar merkrechten niet meer zou gaan handhaven. Dit verweer gaat niet op. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is enkel tijdsverloop immers ontoereikend. Het door De Ridder gestelde gedogen aan de zijde van MB Trading heeft enkel betrekking op het tijdsverloop en is naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een bijzondere omstandigheid als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar ( De Ridder ) het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser ( MB Trading ) zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. De Ridder heeft nog gesteld dat haar positie door het tijdsverloop is geschaad, omdat zij is gestopt met het administratieve systeem dat zij hanteerde voor de
cuddlebug-producten. De Ridder verliest hiermee uit het oog dat op grond van artikel 3:15i BW en artikel 2:10 BW op haar een administratieplicht rust en er voor die zakelijke administratie bovendien een fiscale bewaarplicht van zeven jaren geldt. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het niet bijhouden (en bewaren) van een administratie met betrekking tot de handel in
cuddlebug-producten niet aan MB Trading kan worden tegengeworpen. Van rechtsverwerking is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake.
cuddlebugste staken en gestaakt te houden, de verkoop van de
cuddlebug-producten door De Ridder jarenlang heeft gedoogd. Vervolgens heeft MB Trading – aldus nog steeds De Ridder – terzake hetzelfde verwijt in 2020 opnieuw gesommeerd. Door het jarenlange gedogen is bij De Ridder de verwachting gewekt dat MB Trading haar merkrechten niet meer zou gaan handhaven. Dit verweer gaat niet op. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is enkel tijdsverloop immers ontoereikend. Het door De Ridder gestelde gedogen aan de zijde van MB Trading heeft enkel betrekking op het tijdsverloop en is naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een bijzondere omstandigheid als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar ( De Ridder ) het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser ( MB Trading ) zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. De Ridder heeft nog gesteld dat haar positie door het tijdsverloop is geschaad, omdat zij is gestopt met het administratieve systeem dat zij hanteerde voor de
cuddlebug-producten. De Ridder verliest hiermee uit het oog dat op grond van artikel 3:15i BW en artikel 2:10 BW op haar een administratieplicht rust en er voor die zakelijke administratie bovendien een fiscale bewaarplicht van zeven jaren geldt. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het niet bijhouden (en bewaren) van een administratie met betrekking tot de handel in
cuddlebug-producten niet aan MB Trading kan worden tegengeworpen. Van rechtsverwerking is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake.
De vorderingen
Verbodsvordering
4.10.
De voorgaande overwegingen leiden tot de conclusie dat De Ridder met het aanbieden en verhandelen van
cuddlebug-producten inbreuk maakt of heeft gemaakt op de merkrechten. MB Trading heeft dan ook belang bij een inbreukverbod, zodat het onder b) gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen. Daarbij wordt evenwel het verbod, voor zover dat betrekking heeft op inbreuk op de Benelux merken, beperkt tot het grondgebied van de Benelux. Het inbreukverbod zal, zoals ook gevorderd, worden versterkt met een dwangsom, zij het dat deze zal worden beperkt en gemaximeerd.
cuddlebug-producten inbreuk maakt of heeft gemaakt op de merkrechten. MB Trading heeft dan ook belang bij een inbreukverbod, zodat het onder b) gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen. Daarbij wordt evenwel het verbod, voor zover dat betrekking heeft op inbreuk op de Benelux merken, beperkt tot het grondgebied van de Benelux. Het inbreukverbod zal, zoals ook gevorderd, worden versterkt met een dwangsom, zij het dat deze zal worden beperkt en gemaximeerd.
4.11.
MB Trading heeft onvoldoende duidelijk gemaakt welk belang zij heeft bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht (onderdeel a van de vordering) betreffende de inbreuk door De Ridder naast oplegging van een verbod aan De Ridder om inbreuk te maken. Deze vordering zal dan ook bij gebrek aan belang worden afgewezen.
Nevenvorderingen
4.12.
Nu er merkinbreuk is vastgesteld, heeft MB Trading in beginsel recht op verstrekking van de onder d) en e) gevorderde gegevens, versterkt met een dwangsom indien blijkt dat deze opgave incompleet of anderszins onjuist blijkt te zijn. Dit betekent dat De Ridder alle gegevens dient te verstrekken over de door haar verhandelde
cuddlebug-producten.
cuddlebug-producten.
4.13.
MB Trading heeft gevorderd de opgave te doen vergezellen van een verklaring van een registeraccountant inhoudende dat deze opgave juist en volledig is. Dit onderdeel van de vordering zal worden afgewezen. Het gevorderde komt erop neer dat de registeraccountant een verklaring geeft dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is. Dit vormt een opdracht die aspecten van
assuranceheeft, die de accountant op grond van zijn beroepsregels alleen kan geven als aan specifieke vereisten is voldaan. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat toewijzing van een daarop gerichte vordering tot executieproblemen kan leiden, aangezien een registeraccountant op grond van zijn beroepsregels niet zonder meer conclusies kan trekken die zekerheid geven over de juistheid en volledigheid van de opgave. [6]
assuranceheeft, die de accountant op grond van zijn beroepsregels alleen kan geven als aan specifieke vereisten is voldaan. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat toewijzing van een daarop gerichte vordering tot executieproblemen kan leiden, aangezien een registeraccountant op grond van zijn beroepsregels niet zonder meer conclusies kan trekken die zekerheid geven over de juistheid en volledigheid van de opgave. [6]
4.14.
De rechtbank merkt – ter voorkoming van onduidelijkheden – op, dat de onder d) en e) gevorderde opgaven in het dictum van dit vonnis als één (gezamenlijk) onderdeel zullen worden toegewezen, te meer omdat deze vorderingen enige overlap vertonen. De termijn waarbinnen aan de opgaveverplichting moet worden voldaan zal, ter vermijding van executieproblemen, worden gesteld op 30 dagen na betekening van dit vonnis.
4.15.
De onder c) gevorderde
recall(dat wil zeggen: het benaderen van de afnemers van De Ridder met de vraag de geleverde
cuddlebug-producten terug te sturen) en vernietiging zijn als onvoldoende weersproken toewijsbaar voor zover het om de verkoop van inbreukmakende
cuddlebug-producten gaat die aan zakelijke afnemers zijn geleverd. De termijn waarbinnen De Ridder volledig aan deze
recallmoet hebben voldaan, zal worden gesteld op 14 dagen na betekening van dit vonnis. De termijn waarbinnen De Ridder aan de vernietiging moet hebben voldaan zal wat ruimer zijn, omdat tevens – zo begrijpt de rechtbank – vernietiging wordt gevorderd van de producten die met de
recallworden teruggehaald. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn voor de vernietiging dan ook worden gesteld op 60 dagen na betekening van dit vonnis.
recall(dat wil zeggen: het benaderen van de afnemers van De Ridder met de vraag de geleverde
cuddlebug-producten terug te sturen) en vernietiging zijn als onvoldoende weersproken toewijsbaar voor zover het om de verkoop van inbreukmakende
cuddlebug-producten gaat die aan zakelijke afnemers zijn geleverd. De termijn waarbinnen De Ridder volledig aan deze
recallmoet hebben voldaan, zal worden gesteld op 14 dagen na betekening van dit vonnis. De termijn waarbinnen De Ridder aan de vernietiging moet hebben voldaan zal wat ruimer zijn, omdat tevens – zo begrijpt de rechtbank – vernietiging wordt gevorderd van de producten die met de
recallworden teruggehaald. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn voor de vernietiging dan ook worden gesteld op 60 dagen na betekening van dit vonnis.
4.16.
De onder f) gevorderde rectificatie is beperkt toewijsbaar. De Ridder is enkel gehouden haar zakelijke afnemers van inbreukmakende
cuddlebug-producten over dit vonnis te informeren. Onderdeel iii) is beperkt toewijsbaar in die zin dat de mededeling enkel kan inhouden dat de rechtbank een inbreukverbod heeft opgelegd. De termijn waarbinnen aan de rectificatie moet zijn voldaan zal, ter voorkoming van executieproblemen, worden gesteld op 30 dagen na betekening van dit vonnis.
cuddlebug-producten over dit vonnis te informeren. Onderdeel iii) is beperkt toewijsbaar in die zin dat de mededeling enkel kan inhouden dat de rechtbank een inbreukverbod heeft opgelegd. De termijn waarbinnen aan de rectificatie moet zijn voldaan zal, ter voorkoming van executieproblemen, worden gesteld op 30 dagen na betekening van dit vonnis.
4.17.
De onder g) gevorderde dwangsom zal als prikkel tot nakoming worden toegewezen, zij het dat deze zal worden beperkt en gemaximeerd. Aan de op te leggen dwangsom zal evenwel geen termijn worden verbonden, omdat dwangsommen pas zijn verschuldigd indien en voor zover niet wordt voldaan aan één van de opgelegde verboden.
4.18.
MB Trading vordert onder h) veroordeling van De Ridder tot vergoeding van schade gelijk aan de door MB Trading gederfde winst dan wel – ter keuze van MB Trading – afdracht van de door De Ridder met de verhandeling van inbreukmakende
cuddlebug-producten genoten nettowinst dan wel schadevergoeding nader op te maken bij staat. De rechtbank begrijpt deze vordering aldus, dat primair schadevergoeding in de vorm van gederfde winst dan wel winstafdracht wordt gevorderd, en subsidiair een schadevergoeding nader op te maken bij staat.
cuddlebug-producten genoten nettowinst dan wel schadevergoeding nader op te maken bij staat. De rechtbank begrijpt deze vordering aldus, dat primair schadevergoeding in de vorm van gederfde winst dan wel winstafdracht wordt gevorderd, en subsidiair een schadevergoeding nader op te maken bij staat.
4.19.
Nu is geoordeeld dat De Ridder inbreuk maakt op de merkrechten van MB Trading , is zij aansprakelijk voor de door MB Trading daardoor geleden schade. Voor de primair gevorderde afdracht van de nettowinst is vereist dat De Ridder de merkrechten te kwader trouw heeft gebruikt. Daarvan is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk en dat doet zich voor als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht [7] . In het onderhavige geval is de vereiste kwade trouw niet door MB Trading gesteld noch is daarvan gebleken. Het door De Ridder gedane beroep op uitputting is, zeker gezien de geschiedenis die partijen met elkaar hebben, niet aan te merken als een bij voorbaat kansloos verweer. Dit onderdeel van de vordering (afdracht van de nettowinst) wordt dan ook afgewezen. De – naar de rechtbank begrijpt – primair gevorderde schade ter hoogte van de gederfde winst is wel toewijsbaar.
4.20.
Nu de primaire vordering tot schadevergoeding gelijk aan de gederfde winst al wordt toegewezen, behoeft de subsidiair gevorderde schadevergoeding nader op te maken bij staat, geen bespreking.
4.21.
MB Trading vordert vergoeding van de wettelijke rente over de schadevergoeding. Deze vordering is toewijsbaar, met dien verstande dat deze rente toewijsbaar is vanaf de dag van de betreffende inbreuken, zoals deze blijken uit de door De Ridder gedane opgave.
Proceskosten in de hoofdzaak
4.22.
De Ridder zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. MB Trading heeft in dat verband aanspraak gemaakt op vergoeding van de redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en daartoe een specificatie in het geding gebracht die sluit op een totaalbedrag van € 36.447,32 (inclusief € 249,61 aan verschotten en € 304,- aan betaald griffierecht).
4.23.
De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE -zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie eenvoudige bodemzaak met een maximumtarief van € 8.000,-. Dit bedrag zal worden toegewezen, vermeerderd met de verschotten van € 249,61 en het betaalde griffierecht van € 304,-, zodat het totaal aan toe te wijzen proceskosten uitkomt op € 8.553,61.
4.24.
De over de proceskosten gevorderde wettelijke rente zal als onweersproken op na te melden wijze worden toegewezen.
4.25.
Voor een (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De nakosten zullen overeenkomstig het per 1 februari 2021 geldende liquidatietarief [8] worden begroot op € 163,- zonder betekening en op € 248,- in geval van betekening.
Proceskosten in het incident
4.26.
In het vonnis in incident van 10 maart 2021 is bepaald dat De Ridder als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de proceskosten van dat incident. De begroting van die proceskostenveroordeling is aangehouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.
4.27.
De rechtbank overweegt als volgt. MB Trading heeft in haar akte, die tot het schorsingsincident heeft geleid, geen proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv gevorderd. De rechtbank zal bij de begroting van deze kosten dan ook uitgaan van tarief II van de geldende liquidatietarieven en daarbij één punt toekennen in verband met het incident. Dit betekent dat een bedrag van € 563,- aan proceskosten in het schorsingsincident wordt toegewezen.
5.De beslissing
De rechtbank
In het schorsingsincident:
5.1.
veroordeelt De Ridder in de kosten van het incident, tot op heden begroot op een bedrag van € 563,-;
In de hoofdzaak:
5.2.
verbiedt De Ridder om onmiddellijk na betekening van dit vonnis in de Europese Unie inbreuk te maken op het Uniewoordmerk (registratienummer 7540313 ) en in de Benelux inbreuk te maken op de Benelux woordmerken (registratienummer 849867 en 911643 ) en het Benelux beeldmerk (registratienummer 1413225 ), op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 50.000,-;
5.3.
gebiedt De Ridder om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan MB Trading een juiste en volledige schriftelijke opgave te doen over de periode vanaf 17 april 2015, welke opgave ter staving vergezeld dient te zijn van goed leesbare en niet-geanonimiseerde kopieën van alle brondocumenten (zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, (e-mail) correspondentie, orders, orderbevestigingen en voorraadadministratie), van:
het aantal geproduceerde en/of ingekochte en/of verkochte en/of op voorraad zijnde en/of op andere commercieel in het verkeer gebrachte inbreukmakende
cuddlebug-producten, gespecificeerd naar type product en op verkoopdatum;
cuddlebug-producten, gespecificeerd naar type product en op verkoopdatum;
de kostprijs, inkoopprijs en verkoopprijs van de verschillende inbreukmakende
cuddlebug-producten;
cuddlebug-producten;
de volledige namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de professionele afnemers van de inbreukmakende
cuddlebug-producten;
cuddlebug-producten;
e volledige namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de fabrikant, mede-importeurs, tussenpersonen, leveranciers en (eventuele) mede-aanbieders van inbreukmakende
cuddlebug-producten;
cuddlebug-producten;
de bestaande voorraad inbreukmakende
cuddlebug-producten, promotiemateriaal en andere dragers waarom inbreukmakende
cuddlebug-producten zijn afgebeeld;
cuddlebug-producten, promotiemateriaal en andere dragers waarom inbreukmakende
cuddlebug-producten zijn afgebeeld;
5.4.
gebiedt De Ridder om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de door haar aangeboden en aan zakelijke afnemers geleverde
cuddlebug-producten bij die zakelijke afnemers terug te roepen uit het handelsverkeer om vervolgens binnen 60 dagen na betekening van dit vonnis deze producten op kosten van De Ridder te vernietigen, met verstrekking van een bewijs van deze vernietiging aan de advocaat van MB Trading ;
cuddlebug-producten bij die zakelijke afnemers terug te roepen uit het handelsverkeer om vervolgens binnen 60 dagen na betekening van dit vonnis deze producten op kosten van De Ridder te vernietigen, met verstrekking van een bewijs van deze vernietiging aan de advocaat van MB Trading ;
5.5.
gebiedt De Ridder om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis op haar kosten aan alle zakelijke afnemers van inbreukmakende
cuddlebug-producten een neutraal geformuleerde brief te verzenden, waarin staat dat De Ridder zonder toestemming van de merkhouder inbreukmakende
cuddlebug-producten heeft verkocht en dat de rechtbank in dit vonnis aan De Ridder een verbod heeft opgelegd tot het plegen van merkinbreuk;
cuddlebug-producten een neutraal geformuleerde brief te verzenden, waarin staat dat De Ridder zonder toestemming van de merkhouder inbreukmakende
cuddlebug-producten heeft verkocht en dat de rechtbank in dit vonnis aan De Ridder een verbod heeft opgelegd tot het plegen van merkinbreuk;
5.6.
veroordeelt De Ridder om aan MB Trading te betalen een direct opeisbare dwangsom van € 500,- voor elke overtreding van de geboden zoals opgenomen onder 5.3 tot en met 5.5 en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 50.000,-;
5.7.
veroordeelt De Ridder tot het vergoeden van de schade als gevolg van het verhandelen van inbreukmakende
cuddlebug-producten, welke schade gelijk is aan de door MB Trading gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de betreffende inbreuken zoals deze blijken uit de onder 5.3 toegewezen opgave tot de dag van voldoening;
cuddlebug-producten, welke schade gelijk is aan de door MB Trading gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de betreffende inbreuken zoals deze blijken uit de onder 5.3 toegewezen opgave tot de dag van voldoening;
5.8.
veroordeelt De Ridder in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van MB Trading begroot op € 8.553,61, en op € 163,- aan nakosten zonder betekening dan wel op € 248,- aan nakosten in geval van betekening, te vermeerderen met de wettelijke rente overeenkomstig artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen na de datum van betekening van dit vonnis tot de dag van voldoening;
5.9.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.10.
wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
Dit vonnis is gewezen door mr. I.C. Kranenburg en in het openbaar uitgesproken door mr. P. Dondorp, rolrechter, op 19 oktober 2022.