ECLI:NL:RBDHA:2021:5671

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/606736 / KG ZA 21-99

Vonnis in kort geding van 4 juni 2021

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS,

te Courbevoi, Frankrijk,

eiseres,

advocaat mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam,

tegen

1.VISION-BOX NETHERLANDS B.V.,

te Schiphol,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

VISION BOX - SOLUCOES DE VISAO POR COMPUTADOR S.A.,

te Lissabon, Portugal,

gedaagden,

advocaat mr. M.G.R. van Gardingen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Idemia en Vision-Box c.s. genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk Vision-Box BV en Vision-Box SA. De zaak is voor Idemia inhoudelijk behandeld door mr. Berghuis van Woortman voornoemd, mr. N. Steurrijs, advocaat te Amsterdam en ir. S.M.M. Versaevel, octrooigemachtigde, en voor Vision-Box c.s. door mr. Van Gardingen voornoemd, mr. R. Broekstra, mr. J. Santman, advocaten te Amsterdam, en mr. ir. F.A.T. van Looijengoed en dr. G. Schooneveldt, octrooigemachtigden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 10 februari 2021, met productie EP01 tot en met EP22;
de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 20 april 2021, met productie GP01 tot en met GP35;
de akte houdende overlegging reactieve producties van Idemia, ingekomen ter griffie op 29 april 2021, met productie EP23 tot en met EP28;
de akte houdende overlegging reactieve productie van Vision-Box c.s., ingekomen ter griffie op 6 mei 2021, met productie GP36;
de akte houdende overlegging producties van Idemia, ingekomen ter griffie op 10 mei 2021, met productie EP29 tot en met EP33;
de pleitnotities van Idemia, ingekomen ter griffie op 11 mei 2021;
de schriftelijke pleitnota van Vision-Box c.s., ingekomen ter griffie op 11 mei 2021;
de aanvulling pleitnota van Vision-Box c.s., ingekomen ter griffie op 12 mei 2021;
de digitale mondelinge behandeling via MCU-verbinding op 18 mei 2021 met participatie van partijen, octrooigemachtigden en advocaten.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Idemia is de moedermaatschappij van de Idemia-groep. Deze internationale groep is actief op het vlak van het beveiligen van de identiteit van personen op basis van biometrische technieken. De Idemia-groep heeft onder meer een beveiligingssysteem voor luchthavens ontwikkeld, genaamd ID2Travel.

2.2.

Vision-Box SA is de moedermaatschappij van een internationale onderneming op het gebied van totaaloplossingen voor inspectie voor luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en overheden, waaronder biometrische toegangssystemen voor luchthavens. Zij heeft een concept ontwikkeld onder de naam Seamless Flow. Op basis van dat concept ontwerpt en implementeert Vision-Box SA biometrische toegangssystemen voor de luchtvaartindustrie.

2.3.

Vision-Box BV is de Nederlandse dochteronderneming van Vision-Box SA. Zij houdt zich bezig met verkoop en onderhoud van de Vision-Box systemen voor de Nederlandse markt.

2.4.

Idemia is houdster van het Europese octrooi EP 3 008 704 B1 (hierna: EP 704 of het Octrooi), getiteld
“Method of control of persons and application to the

inspection of persons”. De aanvraag voor EP 704 dateert van 12 juni 2014 onder inroeping van prioriteit van FR 1355607, ingediend op 14 juni 2013. De verlening is gepubliceerd op 20 november 2019 en EP 704 is gedesigneerd voor Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (inclusief Liechtenstein).

2.5.

EP 704 heeft onafhankelijke conclusies 1 en 13 en daarvan afhankelijke volgconclusies 2 tot en met 12 en 14. Conclusie 1 luidt in de (onbestreden) Nederlandse vertaling als volgt:

Conclusie 13 luidt als volgt:

2.6.

In een persbericht van 9 februari 2017 is bekendgemaakt dat “Vision Box” (onduidelijk is welke rechtspersoon/-personen) een kaderovereenkomst met de luchthaven van Schiphol heeft ondertekend om op Schiphol een systeem waarin biometrische gegevens worden gebruikt, met documentloze controlemodules, te installeren (hierna: het Seamless Flow-systeem).

2.7.

Uit een persbericht van 18 februari 2019 volgt dat “Vision Box” het Seamless Flow-systeem op de luchthaven van Schiphol heeft geïmplementeerd.

2.8.

Op 18 december 2019 heeft Idemia Vision-Box SA een brief gestuurd waarin zij stelt dat Vision-Box SA met haar biometrische toegangspoorten inbreuk maakt op de octrooi familie US 8,657,190, waartoe octrooien behoren in de Verenigde Staten, Canada, Rusland, Maleisië, Australië, Japan, India en Brazilië, en zij stelt een bespreking voor om over een licentie te praten.

2.9.

Op 20 januari 2020 heeft Vision-Box SA bij brief gereageerd en ontkend dat zij inbreuk maakt op de octrooifamilie US 8,657,190. Daarbij is zij ingegaan op de uitnodiging voor een bespreking en heeft zij gevraagd om een onderbouwing van de gestelde inbreuk.

2.10.

Tijdens een bespreking tussen partijen op 13 maart 2020 heeft Idemia gesteld dat Vision-Box SA met een implementatie van een biometrisch toegangssysteem op Aruba inbreuk maakt op het octrooi EP 1 749 237 en dat zij met componenten van bepaalde systemen inbreuk maakt op het octrooi AU 2009336872. Vision-Box SA heeft tijdens de bespreking toegelicht waarom zij van mening is dat zij geen inbreuk maakt op deze octrooien.

2.11.

Op 31 maart 2020 heeft Idemia een brief gestuurd aan Vision-Box SA waarin zij stelt dat Vision-Box SA inbreuk maakt op haar Uniemerk Morphomaestro, de in 2.10 genoemde octrooien en dat Vision-Box SA met haar Arubaanse systeem ook inbreuk maakt op de octrooien EP 1 413 972 en EP 3 249 596.

2.12.

Vision-Box SA heeft bij brief van 23 juni 2020 geantwoord dat zij haars inziens geen inbreuk maakt op de betreffende octrooien.

2.13.

Op 21 december 2020 heeft (de Nederlandse advocaat van) Idemia Vision-Box SA een brief gestuurd waarin – onder meer – het volgende is opgenomen:

(…)

In particular, we refer to Idemia’s letter dated March 31, 2020, which refers to the use of Idemia’s IP rights in Vision Box’ biometric control solutions and which expresses Idemia’s willingness to enter into a license with Vision Box for the use of such IP rights. In its response letter dated June 23, 2020, however, Vision Box indicated that it does not see a need for such license. Idemia disagrees with this position.

In the meantime, Vision Box has continued to make use of Idemia’s IP rights, including recently granted EP 3 008 704 B1, in commercializing its biometric control solutions, in particular its so-called “Seamless Flow” technology, which is implemented in e.g. the Schiphol Airport in the Netherlands.

Accordingly, we demand, on behalf of Idemia and its affiliated companies, that you (i) cease and desist your unlawful use of Idemia’s IP rights and (ii) provide us with a written assurance
before Tuesday 22 December, 17.00 local timethat you will cease and desist from further infringement of Idemia’s IP rights, in particular with respect to the Seamless Flow technology.

If you do not comply with this cease and desist demand within this time period, our client Idemia has instructed us to pursue all available legal remedies, including claims for monetary damages and injunctive relief.

2.14.

Per omgaande heeft Vision-Box SA Idemia een e-mailbericht gestuurd dat zij niet in staat is binnen één dag op deze sommatie te reageren en zij heeft toegezegd om voor eind januari 2021 met een inhoudelijke reactie te komen.

2.15.

Op 22 december 2019 heeft Idemia bij de rechtbank het verzoekschrift ingediend om toegelaten te worden tot een VRO-procedure. De VRO-beschikking is op 5 januari 2021 afgegeven. Idemia heeft Vision-Box c.s. op 19 januari 2021 gedagvaard. Het pleidooi in de VRO-procedure is bepaald op 18 februari 2022.

3.Het geschil

3.1.

Idemia vordert – samengevat – een inbreukverbod voor EP 704 in alle gedesigneerde landen en een verbod om onrechtmatig te handelen, met nevenvorderingen (vermelding naar het onderhavige vonnis op de website, rectificatie en vernietiging) en dwangsom, inclusief een volledige proceskostenveroordeling.

3.2.

Ter onderbouwing van haar (neven)vorderingen stelt Idemia – verkort weergegeven – dat Vision-Box c.s. met het Seamless Flow-systeem, dat onder meer op de luchthaven van Schiphol wordt toegepast, inbreuk maakt op alle conclusies van EP 704, direct dan wel bij wege van equivalentie. Omdat Vision-Box c.s. ook in andere landen met het Seamless Flow-systeem dreigt in te schrijven op aanbestedingen, is een verbod voor alle gedesigneerde landen aan de orde. Daarnaast handelt Vision-Box c.s. onrechtmatig, omdat zij direct of indirect octrooi-inbreuk bevordert, faciliteert, daaraan deelneemt en/of daarvan profiteert in de gedesigneerde landen.

3.3.

Vision-Box c.s. voert gemotiveerd verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

Vision-Box BV

4.1.

Zoals partijen hebben onderkend, is de rechtbank grensoverschrijdend (en relatief) bevoegd van de vorderingen tegen Vision-Box BV kennis te nemen op grond van het bepaalde in artikel 4 Brussel I bis-Vo en artikel 80 lid 2 onder a ROW^[1], aangezien Vision-Box BV in Nederland is gevestigd. Gelet daarop bestaat eveneens de (grensoverschrijdende) bevoegdheid in dit kort geding voorlopige maatregelen te treffen.

Vision-Box SA

4.2.

Ten aanzien van Vision-Box SA is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo voor zover deze betrekking hebben op onrechtmatig handelen in Nederland. Om die reden komt de voorzieningenrechter ook bevoegdheid toe voorlopige maatregelen te treffen.

4.3.

Idemia stelt dat de voorzieningenrechter eveneens bevoegdheid toekomt om kennis te nemen van de grensoverschrijdende vorderingen tegen Vision-Box SA. Daartoe beroept zij zich op de artikelen 8 lid 1 en 35 Brussel I bis-Vo. Idemia stelt dat er sprake is van gezamenlijk handelen van Vision-Box BV en Vision-Box SA. Uit een persartikel volgt volgens haar dat Vision-Box c.s. het (volgens Idemia inbreukmakende) Seamless Flow-systeem in Italië en Engeland heeft geïmplementeerd. Volgens Idemia is Vision-Box c.s. tevens leverancier van het Seamless Flow-systeem in de luchthavens van Rome, Londen en Lissabon. In Lissabon en in andere landen (Frankrijk, Duitsland en Spanje) betreft het een testproject, zodat te verwachten is dat binnenkort een aanbesteding voor een definitief systeem zal volgen.

4.4.

Vision-Box c.s. betwist de grensoverschrijdende bevoegdheid van de voorzieningenrechter ten aanzien van Vision-Box SA. Zij betoogt – samengevat – dat Vision-Box BV geen activiteiten buiten Nederland verricht, waarmee niet aan de vereisten van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo is voldaan.

4.5.

Voor de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om van de grensoverschrijdende vorderingen tegen Vision-Box SA kennis te nemen is artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo relevant. Op grond van dit artikellid kan bevoegdheid alleen worden aangenomen indien (1) deze rechtbank kan worden aangemerkt als het “gerecht van de woonplaats” van (één van) de medegedaagden van Vision-Box SA en bovendien (2) sprake is van een zodanig nauwe band met de vorderingen tegen die medegedaagde(n) dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting teneinde tegenstrijdige beslissingen te voorkomen. Daarbij geldt dat deze vereisten terughoudend dienen te worden uitgelegd. Dit betekent onder meer dat het enkele feit dat tegenstrijdige uitspraken zich kunnen voordoen, onvoldoende is om te kunnen spreken van bedoelde nauwe band. Vereist is dat de tegenstrijdigheden zich kunnen voordoen in het kader van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, waarbij overigens niet is vereist dat de tegen de verschillende gedaagden ingestelde vorderingen dezelfde rechtsgrond hebben, voor zover voor gedaagden voorzienbaar was dat zij konden worden opgeroepen in de lidstaat waar één van hen zijn/haar woonplaats heeft.^[2]Daarbij merkt Vision-Box c.s. terecht op dat bij de beoordeling of deze alternatieve bevoegdheidsregel toepasselijk is (in afwijking van de hoofdregel van artikel 4 Brussel I bis-Vo), het juridisch kader van het Kolassa-arrest^[3]van het HvJ EU geldt, zodat de voorzieningenrechter haar rechtsmacht dient te toetsen aan alle ter beschikking staande gegevens, waaronder in voorkomend geval de betwistingen van een gedaagde.

4.6.

Aan het onder (2) bedoelde vereiste is naar voorlopig oordeel niet voldaan. Idemia heeft niets gesteld waaruit kan volgen dat Vision-Box BV voorbehouden handelingen buiten Nederland heeft verricht of zal verrichten. Vision-Box BV heeft uitdrukkelijk bestreden dat zij zich zou richten op andere markten dan de Nederlandse. Uit de door Idemia overgelegde producties waaruit blijkt dat op buitenlandse vliegvelden het Seamless Flow-systeem is geleverd, blijkt ook niets van betrokkenheid daarbij van Vision-Box BV. De enkele opmerking dat sprake is van “gezamenlijk (internationaal) handelen” door Vision-Box c.s. is derhalve, zonder nadere toelichting en onderbouwing – die ontbreekt – onvoldoende. Het was voor Vision-Box SA dan ook niet voorzienbaar dat zij voor haar handelen buiten Nederland in Nederland in kort geding zou worden gedagvaard met vorderingen gericht op andere landen. Dit geldt temeer nu, zoals hierna zal blijken, juist in Nederland van een dreigende inbreuk door Vision-Box c.s. voorshands geen sprake is. Dat betekent dat er geen gevaar is voor onverenigbare beslissingen, noch van een situatie die feitelijk en rechtens hetzelfde is. In feite tracht Idemia Vision-Box SA te onttrekken aan de rechter van haar vestigingsplaats en de rechters in de landen waar de gestelde inbreuk werkelijk dreigt. De voorzieningenrechter is dan ook niet bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen Vision-Box SA voor zover die een grensoverschrijdend karakter hebben.

4.7.

Op dezelfde gronden heeft de voorzieningenrechter ook geen grensoverschrijdende bevoegdheid voor de vorderingen jegens Vision-Box SA op grond van artikel 35 Brussel I bis-Vo. De daarvoor vereiste reële band met Nederland ontbreekt.

Spoedeisend belang

4.8.

Vision-Box c.s. betwist dat Idemia spoedeisend belang heeft bij de gevorderde (neven)voorzieningen, omdat zij volgens Vision-Box c.s. te lang heeft gewacht met het aanhangig maken van het onderhavige kort geding, het gesteld inbreukmakend handelen niet bij voortduring door haar wordt uitgevoerd en ook niet dreigt voordat in de bodemprocedure is beslist.

4.9.

De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij is het uitgangspunt dat het spoedeisend belang is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Een en ander hangt af van de omstandigheden van het geval.

4.10.

Vision-Box c.s. voert onweersproken aan dat Idemia al in 2017 bekend was met de samenwerking van Vision-Box c.s. met Schiphol voor de toepassing van het Seamless Flow-systeem (vergelijk onder 2.6). Dat systeem is vervolgens in februari 2019 geïmplementeerd (zie onder 2.7). Idemia heeft niet bestreden dat zij ook daarvan op de hoogte was. EP 704 is op 20 november 2019 verleend. De voor laatstgenoemde datum door Vision-Box c.s. in Nederland verrichte aanbiedings- en leveringshandelingen vormen op zich dus geen onrechtmatige inbreuk op EP 704.

4.11.

Op 18 december 2019 heeft Idemia een eerste sommatiebrief gestuurd aan Vision-Box SA waarin zij (zonder onderbouwing) stelt dat Vision-Box SA inbreuk maakt op een Amerikaanse octrooi-familie van Idemia (vergelijk onder 2.8). In de daaropvolgende (sommatie)brieven en besprekingen tussen partijen in de periode tussen 20 januari 2020 tot en met 23 juni 2020 heeft Idemia nog vier andere octrooien genoemd waarop Vision-Box c.s. volgens haar inbreuk maakt (zie onder 2.9 tot en met 2.12). Na de respectievelijke betwistingen van Vision-Box c.s. dat zij op deze octrooien inbreuk maakt, heeft Idemia de beschuldiging van inbreuk op ieder van deze octrooien niet meer herhaald. Tussen 23 juni 2020, de datum van de laatste betwisting van inbreuk door Vision-Box c.s., en 21 december 2020 is het stil gebleven van de zijde van Idemia. Op 21 december 2020 heeft Idemia vervolgens een nieuwe sommatiebrief gestuurd waarin zij voor het eerst stelt dat Vision-Box c.s. inbreuk maakt op EP 704.

4.12.

Met Vision-Box c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat Idemia hiermee onvoldoende voortvarend is opgetreden. Op het moment dat EP 704 verleend werd, was het Schiphol-systeem van Vision-Box c.s. al geïnstalleerd. Vervolgens heeft Idemia sommatiebrieven gestuurd aan Vision-Box c.s. en een bespreking met haar gevoerd, maar telkens over andere octrooien waarop inbreuk zou zijn gemaakt. Het staat Idemia vrij er voor te kiezen om over een periode van zes maanden in etappes eerst vijf andere octrooien tegen Vision-Box c.s. in te roepen, maar de gevolgen van dergelijke keuzes komen voor haar rekening en risico. Hetzelfde geldt voor de stelling van Idemia dat de gestelde inbreuk op EP 704 intern pas later is geïdentificeerd, vanwege de recente verlening van het octrooi. Nu zij na het laatste contact tussen partijen nog eens zes maanden heeft gewacht met het inroepen van EP 704 (derhalve in totaal ruim 13 maanden na verlening van EP 704), kan niet meer worden aangenomen dat Idemia thans nog spoedeisend belang heeft bij de onderhavige vorderingen die zien op het Schiphol-systeem.

4.13.

Daar komt bij dat Vision-Box c.s. naar voorlopig oordeel zelf geen voortdurende voorbehouden handelingen verricht bij het gebruik van het Seamless Flow-systeem door Schiphol. Idemia stelt dat Vision-Box c.s. ook indirecte inbreuk op het octrooi zou maken door het aanbieden en leveren van het Seamless Flow-systeem. Dat zijn echter dezelfde handelingen als waarop Idemia de directe inbreuk baseert, zodat het voorgaande daarvoor eveneens geldt. De gestelde dreiging van inbreuk in Nederland is daardoor niet acuut.

4.14.

Idemia heeft in dat verband gesteld dat haar spoedeisend belang mede wordt bepaald door een recente marktconsultatie van Schiphol in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee. Die consultatie zag op biometrische techniek voor een systeem dat gebruikt zal worden voor grenscontrole op luchthavens en dat zou moeten aansluiten op het bestaande Seamless Flow-systeem op Schiphol. De consultatie is eind januari 2021 afgerond en het ligt in de lijn der verwachting dat daarop een aanbestedingsprocedure zal volgen voordat uitspraak wordt gedaan in de door Idemia aanhangig gemaakte VRO-procedure (zie onder 2.15), waarmee spoedeisend belang volgens Idemia gegeven is.

4.15.

De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij, nu niet is gemotiveerd op welke manier het aanbieden of leveren van dat nog aan te besteden nieuwe systeem dat moet aansluiten op het Seamless Flow-systeem, leidt tot handelingen door Vision-Box c.s. die onder de beschermingsomvang van EP 704 vallen. De enkele stelling dat dat systeem aan moet sluiten op het Seamless Flow-systeem is daarvoor onvoldoende.

4.16.

Zoals hiervoor al is overwogen, is niet gebleken dat Vision-Box BV activiteiten buiten Nederland ontplooit. Een dreigende inbreuk door Vision-Box BV op EP 704 in andere gedesigneerde landen is dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Bezwaar akte aanvullende producties Idemia / vertrouwelijkheidsregime voor producties EP26 en EP 29

4.17.

Nu de vorderingen van Idemia op basis van gebrek aan spoedeisend belang zullen worden afgewezen, kan het bezwaar van Vision-Box c.s. tegen de in haar ogen te laat ingediende producties EP29 tot en met EP33 onbesproken blijven, evenals het door Idemia gevorderde vertrouwelijkheidsregime voor producties EP26 en EP29.

Proceskosten

4.18.

Idemia zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze zijn te begroten volgens artikel 1019h Rv. Partijen hebben afgesproken dat de proceskosten € 120.000,- bedragen zodat daarvan wordt uitgegaan. De kosten aan de zijde van Vision-Box c.s. worden daarom begroot op € 120.667,- (€ 120.000,- + € 667,- griffierecht), te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens Vision-Box SA voor zover die vorderingen grensoverschrijdend zijn ingesteld;

5.2.

wijst de vorderingen af;

5.3.

veroordeelt Idemia in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Vision-Box c.s. begroot op € 120.667,-, één en ander te voldoen binnen vijf werkdagen na de datum van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag van algehele voldoening;

5.4.

verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.3 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 4 juni 2021.