ECLI:NL:RBDHA:2020:4510

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/587443 / HA ZA 20-115

Vonnis in incident van 20 mei 2020

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

CASA INTERNATIONAL N.V.,

te Olen, België,

2.
CASA NEDERLAND B.V.,

te Breda,

eiseressen in de hoofdzaak,

verweersters in het incident,

advocaten mrs. N. Ruyters en A.L.W. Schalekamp te Breda,

tegen

INTERSTYLE B.V., tevens handelend onder de handelsnamen
CASA WONENen
CASA WONEN UTRECHT,

te Utrecht,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. A.J. Verbeek te Ouderkerk aan de Amstel.

Eiseressen in de hoofdzaak zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Casa. Gedaagde in de hoofdzaak zal Interstyle genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 15 januari 2020 met producties EP01 t/m EP28;
de incidentele conclusie tot schorsing van de procedure van Interstyle, met productie GP01;
de conclusie van antwoord in het incident, met producties EP29 en EP30.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2.Het geschil in de hoofdzaak

2.1.

Casa vordert – samengevat – dat de rechtbank bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. Interstyle beveelt te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het teken ‘Casa’ en ieder daarmee overeenstemmend teken, zoals het gebruik van de tekens ‘Casa Wonen’ en ‘Casa Wonen Utrecht’ als (handels)naam en (dienst)merk, waaronder ook begrepen het gebruik van het teken
, alsmede ieder gebruik van de domeinnamen www.casawonen.nl, www.casa-utrecht.nl en www.casawonenutrecht.nl, alsmede enige andere aanduiding die slechts in geringe mate van de handelsnaam en/of merken van Casa afwijkt;

2) Interstyle beveelt zorg te dragen voor overdacht om niet van de domeinnaam www.casa-utrecht.nl aan Casa en daartoe alle medewerking verleent;

3) Interstyle beveelt zorg te dragen voor doorhaling van de domeinnamen www.casawonen.nl en www.casawonenutrecht.nl;

4) Interstyle beveelt zorg te dragen voor opgave aan Casa van eventuele andere door Interstyle geregistreerde domeinnamen met het teken CASA of een daarmee overeenstemmend teken;

5) Interstyle beveelt de doorhalingsprocedures voor de merkregistraties met de nummer 003017662 en 728177 die worden gevoerd bij het EUIPO / BOIP, in te trekken onder gelijktijdige toezending van bewijs van die intrekking aan de advocaat van Casa;

6) Interstyle beveelt aan Casa te voldoen een dwangsom van € 25.000,- voor iedere individuele overtreding van – enig onderdeel van – het onder 1 tot en met 5 gevorderde, waarbij iedere individuele overtreding als een aparte overtreding dient te worden beschouwd, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,- per dag dat deze overtreding voortduurt;

7) Interstyle beveelt tot vergoeding van de door Casa geleden schade, nader op te maken bij staat;

8) Interstyle veroordeelt tot betaling van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv^[1], vermeerderd met rente en nakosten.

2.2.

Casa legt aan deze vorderingen de volgende stellingen ten grondslag.

2.2.1.

Casa is sinds 1975 actief onder de naam CASA en onder gebruikmaking van het merk CASA. Casa heeft zich in Europa ontwikkeld tot een toonaangevende speler binnen de branche van kwalitatieve, decoratieve en functionele interieurartikelen.

2.2.2.

Casa is houdster van de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘de CASA-merken’):

a. Het Benelux woord/beeldmerk, geregistreerd op 13 augustus 1975 onder registratienummer 0334385 voor producten in verschillende klassen waaronder 20 (meubels):

Het Uniewoord/beeldmerk, geregistreerd op 22 januari 2003 onder registratienummer 003017662 voor producten in verschillende klassen waaronder 20 (meubels):

Het Benelux woord/beeldmerk met inschrijvingsnummer 0728177, gedeponeerd op 24 januari 2003 voor producten in verschillende klassen waaronder 20 (meubels):

Het Benelux woordmerk CASASHOPS met inschrijvingsnummer 0788773, gedeponeerd op 23 december 2005, voor producten in verschillende klassen waaronder 20 (meubels).

Casa beroept zicht voorts op de volgende aanvrage:

De internationale woord/beeldmerkaanvrage van 1 juli 2003 onder registratienummer 808480 voor producten in verschillende klassen waaronder 20, (meubels), met inroeping van de prioriteit van het hiervoor onder c) omschreven Beneluxmerk,

2.2.3.

Interstyle staat sinds 2012 geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel als een winkel in artikelen voor woninginrichting, gevestigd in Utrecht. Interstyle heeft zeer recentelijk haar websites
www.casawonen.nl,
www.casa-utrecht.nlen
www.casawonenutrecht.nlgelanceerd. Interstyle heeft deze laatste twee domeinnamen op 5 mei 2018 geregistreerd.

2.2.4.

De website
www.casawonen.nlziet er als volgt uit:

2.2.5.

Op de gevel van de winkel van Interstyle is – naast de handelsnaam Lara Wonen in combinatie met de aanduiding ‘Interieurstoffen en Atelier’ – het teken CASA WONEN aangebracht.

2.2.6.

Interstyle maakt, door het gebruik van het teken CASA WONEN voor haar producten en/of diensten zonder daarvoor toestemming van Casa te hebben, inbreuk op de merkrechten van Casa op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b, c en d BVIE^[2]en artikel 9 lid 2 sub b en c^[3]UMVo^[4].

2.2.7.

Daarnaast handelt Interstyle in strijd met artikel 5a Hnw^[5]door het teken CASA WONEN op diverse manieren te gebruiken als naam waaronder haar onderneming wordt gedreven, terwijl de door Casa gevoerde naam CASA en de CASA-merken ouder zijn dan de handelsnaam van Interstyle. Door het gebruik van de handelsnaam CASA WONEN door Interstyle is gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten.

2.2.8.

Doordat Interstyle inbreuk maakt op de merkrechten van Casa en tevens in strijd handelt met artikel 5a Hnw, lijdt Casa schade. Deze schade dient voor rekening van Interstyle te komen.

3.Het geschil in het incident

3.1.

Interstyle vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

onderhavige procedure schorst in afwachting van de beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna te noemen: het Bureau) met betrekking tot de nietigheidsactie tegen de Uniemerkregistratie van Casa met registratienummer 003017662;

Interstyle een redelijke termijn gunt voor het indienen van haar conclusie van antwoord nadat onderhavige zaak – na schorsing – wordt hervat dan wel indien de vordering onder I wordt afgewezen en onderhavige procedure niet schorst;

met veroordeling van Casa in de kosten van dit incident ex artikel 1019h Rv, te specificeren bij de laatste proceshandeling in de bodemzaak.

3.2.

Interstyle legt aan deze vorderingen – samengevat – het volgende ten grondslag. Interstyle heeft in maart 2019 de nietigheid van het onder 2.2.2 sub b) vermelde Uniemerk (hierna: het Bestreden Uniemerk) ingeroepen bij het Bureau, omdat, naar de rechtbank uit de incidentele conclusie begrijpt, het merk beschrijvend is. Nu Casa de dagvaarding in deze zaak op een latere datum heeft uitgebracht, dient de rechtbank de procedure op grond van artikel 132 lid 1 UMVo te schorsen. Van bijzondere redenen om de schorsing achterwege te laten en de procedure voort te zetten is geen sprake. De schorsing van de procedure dient zich niet te beperken tot dat deel van de vordering dat is gebaseerd op het Bestreden Uniemerk, omdat de door Casa ingeroepen merkrechten vanwege het overeenstemmende onderscheidende element CASA dat in alle CASA-merken terugkeert, sterk aan elkaar gelijk zijn. Mocht het Bureau oordelen dat het Bestreden Uniemerk nietig is, dan heeft dat ook te gelden voor de andere CASA-merken, waarvan Interstyle in reconventie de nietigheid zal inroepen. Een algehele schorsing heeft daarnaast een kostenbesparend effect en het bevordert het bereiken van een schikking.

3.3.

Casa voert verweer en concludeert tot niet ontvankelijk verklaring van Interstyle dan wel tot afwijzing van haar vordering, met veroordeling van Interstyle in de kosten van het incident op de voet van artikel 1019h Rv.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

in de hoofdzaak

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen van Casa zijn gegrond op haar Uniemerken, is deze rechtbank op grond van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a, en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen, omdat Interstyle gevestigd is in Nederland.

4.2.

Deze rechtbank komt eveneens bevoegdheid toe voor zover de vorderingen van Casa zijn gebaseerd op haar Beneluxmerken, omdat de gestelde merkinbreuk mede plaatsvindt via ook in het arrondissement Den Haag te raadplegen websites, zodat Den Haag mede kan worden aangemerkt als de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, als bedoeld in artikel 4.6 lid 1 BVIE.

4.3.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het handelen in strijd met artikel 5a Hnw, hetgeen kwalificeert als onrechtmatige daad, is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 4 Brussel I
bis-Vo^[6]vanwege de vestigingsplaats van Interstyle in Nederland. Ten aanzien van de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank is het volgende van belang. Het gesteld onrechtmatig handelen, omvat mede het houden van diverse domeinnamen waarin het teken CASA is verwerkt. Deze domeinnamen worden gebruikt voor een website van Interstyle waarop het gesteld inbreukmakende gebruik van het teken CASA plaatsvindt. De website is ook in het arrondissement Den Haag te raadplegen, zodat de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank voortvloeit uit artikel 102 Rv.

4.4.

Hetgeen onder 4.1 is overwogen, betekent dat deze rechtbank bevoegd is om van de geschillen op grond van de door Casa ingeroepen Uniemerken kennis te nemen. Ten aanzien van het hierna te bespreken schorsingsincident is deze rechtbank dan ook een rechtbank voor het Uniemerk zoals bedoeld in artikel 132 lid 1 UMVo.

in het incident

4.5.

Artikel 132 lid 1 UMVo schrijft voor dat, indien bij een rechtbank voor het Uniemerk een vordering als bedoeld in artikel 124 UMVo – anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk – wordt ingesteld terwijl bij het Bureau (ten aanzien van hetzelfde merk) al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, die rechtbank de procedure ambtshalve of op verzoek van een partij schorst, tenzij er bijzondere redenen zijn de behandeling voort te zetten.

4.6.

De rechtbank stelt vast dat op het moment dat deze procedure aanhangig werd gemaakt door het uitbrengen van de dagvaarding op 15 januari 2020, bij het Bureau reeds een vordering tot nietigverklaring was ingesteld met betrekking tot het Bestreden Uniemerk. Daarmee is ten aanzien van dit Uniemerk voldaan aan het vereiste dat sprake is van een samenloop van een eerdere nietigheidsprocedure bij het Bureau en een latere procedure bij deze rechtbank. De bewoordingen van artikel 132 lid 1 UMVo laten er geen misverstand over bestaan dat in dat geval die latere procedure geschorst dient te worden. Slechts indien sprake is van bijzondere redenen kan schorsing achterwege worden gelaten en de procedure worden voortgezet.

4.7.

Naar het oordeel van de rechtbank doen zich in deze zaken geen bijzondere redenen voor, die een voortzetting van de procedure voor zover het Bestreden Uniemerk daaraan ten grondslag ligt, rechtvaardigen. De stelling dat de inschrijving van het Bestreden Uniemerk in het register blijk geeft van voldoende onderscheidend vermogen om voor inschrijving in aanmerking te komen, waardoor het merk geldig is en bescherming in de Europese Unie geniet, kan niet worden aangemerkt als een bijzondere reden. De geldigheid van het Bestreden Uniemerk is immers aangevochten en het is momenteel de taak van het Bureau om daar een oordeel over te geven. Indien de rechtbank de procedure ten aanzien van het Bestreden Uniemerk wel zou continueren, zou zij bij de beoordeling van de vorderingen van Casa – voor zover deze zijn gebaseerd op het Bestreden Uniemerk – in het vaarwater van het Bureau komen, wat gelet op artikel 132 lid 1 UMVo uitdrukkelijk niet de bedoeling is. De stelling van Casa dat de kans op strijdige uitspraken is uitgesloten vanwege het feit dat zij in eerdere procedures al met succes een beroep op het Bestreden Uniemerk heeft gedaan, doet hier niet aan af en kan dus evenmin worden aangemerkt als een bijzondere reden. Tot slot stelt Casa dat schorsing van de procedure tot onredelijke vertraging leidt en haar belang bij het verkrijgen van zekerheid omtrent de geldigheid van haar merk(en) dient te prevaleren, zeker nu deze procedure tegen beter weten in door Interstyle lijkt te zijn ingesteld, met uitsluitend als doel om deze procedure te vertragen dan wel om als drukmiddel in de onderhandelingen te gebruiken. De rechtbank is van oordeel dat het feit dat onduidelijkheid bestaat over de duur van de procedure bij het Bureau waardoor Casa geen zicht heeft op de periode dat zij nog in onzekerheid zal verkeren over de geldigheid van haar merk(en), evenmin een bijzondere reden is. Artikel 132 lid 1 UMVo gaat immers uit van het primaat van de oudste procedure, ongeacht een mogelijk sneller verloop van de jongere procedure. Voor zover Casa aanvoert dat de nietigheidsprocedure op oneigenlijke gronden wordt gevoerd, met als doel deze procedure te vertragen, geldt dat de schorsing niet in de weg staat aan het vorderen van voorlopige maatregelen op grond van artikel 132 lid 3 UMVo.

4.8.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de procedure zal worden geschorst ten aanzien van het Bestreden Uniemerk, totdat er door het Bureau definitief uitspraak is gedaan in de procedure over dat merk. Met een ‘definitieve beslissing’ bedoelt de rechtbank in dit verband een beslissing waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. De meest gerede partij kan de zaak dan weer aanbrengen op de continuatierol voor een akte uitlaten over de voortgang van de procedure.

4.9.

Interstyle heeft voorts aangevoerd dat de procedure ook geschorst moet worden ten aanzien van de overige CASA-merken zoals vermeld onder 2.2.2 sub a), c) en d). Aan de onder e) genoemde internationale aanvrage gaat de rechtbank voorbij, omdat uit de dagvaarding niet blijkt op welke voor deze procedure relevante concrete merkinschrijvingen op basis van die aanvrage Casa zich beroept. Uit het overgelegde uittreksel blijkt dat in ieder geval geen sprake is van gelding voor de gehele Unie (daarvoor geldt het gelijkluidende Bestreden Merk)), en dat die aanvrage ook niet ziet op de Benelux nu daarvoor een apart Beneluxmerk c) is ingeschreven waarvan de internationale aanvrage de prioriteit inroept.

4.10.

De rechtbank constateert dat tegen de merken a), c) en d) geen vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom (BBIE). Artikel 132 lid 1 UMVo biedt geen grondslag voor schorsing van de procedure ten aanzien van deze drie merken. Voor het merk vermeld onder 2.2.2 sub c) geldt weliswaar dat deze identiek is aan het Bestreden Uniemerk, maar aan de nietigheidsprocedure bij het Bureau is ten grondslag gelegd dat het merk beschrijvend is. Nu het relevante publiek en het relevante territorium voor de beoordeling daarvan van belang zijn, en deze bij een Beneluxmerk en een Uniemerk verschillen, ziet de rechtbank geen risico op onverenigbare beslissingen. De procedure zal dan ook niet worden geschorst voor zover de vorderingen van Casa zijn gebaseerd op het Beneluxmerk vermeld onder 2.2.2 sub c).

4.11.

Met betrekking tot de overige twee merken waarop Casa zich in deze procedure beroept (zoals hiervoor vermeld onder 2.2.2 sub a) en d), bestaat geen grond voor schorsing. Van de mogelijkheid van onverenigbare beslissingen is evenmin sprake nu het om andersluidende merkinschrijvingen gaat. Daaraan doet niet af dat een deel van de feiten die bij de verschillende beoordelingen worden betrokken, mogelijk overeen komt zodat er in zoverre sprake is van een zekere samenhang^[7]. De procedure ten aanzien van deze twee merken zal dan ook eveneens worden voortgezet op na te melden wijze.

4.12.

Casa heeft haar vorderingen tevens gebaseerd op artikel 5a Hnw. Dit artikel luidt:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

Casa stelt daarbij dat Interstyle inbreuk maakt op haar merkrechten door het voeren van verschillende handelsnamen waarin het teken CASA voorkomt. Zij doet geen beroep op artikel 5 Hnw. Voor zover aan deze vorderingen inbreuk op het Bestreden Merk - ten aanzien waarvan de procedure zal worden geschorst - ten grondslag ligt, geldt die schorsing eveneens voor de artikel 5a Hnw- grondslag. Voor de beoordeling van die grondslag is immers vereist dat Casa recht heeft op deze merken. Dit impliceert dat er een beoordeling van de geldigheid van deze merken nodig is, wat tot een onverenigbare beslissing met een beslissing in de procedure voor het Bureau kan leiden. Voor zover de op artikel 5a Hnw gebaseerde vorderingen betrekking hebben op de overige merken, is er geen reden voor schorsing.

4.13.

De rechtbank zal de beslissing omtrent de proceskosten in dit incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.

5.De beslissing

De rechtbank

in het incident:

5.1.

schorst de procedure in de hoofdzaak voor zover deze betrekking heeft op het onder 2.2.2 sub b) vermelde Uniemerk, totdat de nietigheidsafdeling van het Bureau definitief uitspraak heeft gedaan in de procedure over dit merk;

5.2.

houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

5.3.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

in de hoofdzaak:

5.4.

verwijst de zaak, voor zover deze betrekking heeft op de overige merken naar de rol van
woensdag 1 juli 2020voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Interstyle;

5.5.

bepaalt dat de meest gerede partij de zaak, voor zover deze betrekking heeft op de onder 2.2.2 sub b) vermelde Uniemerk, kan opbrengen op de continuatierol voor de in 4.8 beschreven akte, als het Bureau uitspraak heeft gedaan in de procedure over het Bestreden Uniemerk;

5.6.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel, rolrechter, op 20 mei 2020.