Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Vonnis in incident van 6 mei 2020
in de zaak met zaaknummer C/09/578120 / HA ZA 19-827 van
de rechtspersoon naar vreemd recht
MULTI ACCESS LIMITED,
te Tortola, Britse Maagdeneilanden,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. A.J. Spiegeler te Den Haag,
hierna te noemen: Multi Access Limited,
tegen
COÖPERATIE ORIENTAL HOLDING EUROPE U.A.,
te Amsterdam,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. R. Brekhoff te Den Haag,
hierna te noemen: Oriental Europe,
en in de zaak met zaaknummer C/09/578381 / HA ZA 19-844 van
de rechtspersoon naar vreemd recht
MULTI ACCESS LIMITED,
te Tortola, Britse Maagdeneilanden,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. A.J. Spiegeler te Den Haag,
hierna te noemen: Multi Access Limited,
tegen
SIN WAH FOODS B.V.,
te Eindhoven,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. R. Brekhoff te Den Haag,
hierna te noemen: Sin Wah Foods.
1.De procedures
1.1.
Het verloop van beide procedures blijkt uit:
- de vonnissen in de incidenten tot voeging en zekerheidstelling, beide van 27 november 2019 [1] (hierna: het vonnis van 27 november 2019);
- de incidentele conclusie houdende verzoek tot schorsing / aanhouding ex artikel 132 lid 1 UMVo [2] van Oriental Europe en Sin Wah Foods, met producties 1 tot en met 4;
- de incidentele conclusie van antwoord van Multi Access Limited, met producties 1.1 en 1.2.
1.2.
Ten slotte is in beide zaken vonnis bepaald in dit incident.
2.Het geschil in de hoofdzaken
2.1.
Voor het geschil in beide hoofdzaken verwijst de rechtbank naar paragraaf 2 van het vonnis van 27 november 2019. Ter precisering van de Uniemerken waarop Multi Access Limited zich in beide hoofdzaken beroept en die in het vonnis van 27 november 2019 zijn aangeduid als Beeldmerk 1 tot en met Beeldmerk 8, en als de woordmerken WANG LAO JI en WONG LO KAT, zal de rechtbank hieronder een overzicht geven van deze merken, die alle zijn geregistreerd voor onder andere thee en kruidenthee in warenklasse 30.
2.1.1.
Het Unie(beeld)merk “Beeldmerk 1”, ingeschreven op 19 april 2012 onder nummer 010414068:
2.1.2.
Het Unie(beeld)merk “Beeldmerk 2”, ingeschreven op 24 juli 2014 onder nummer 010413904:
2.1.3.
Het Unie(beeld)merk “Beeldmerk 3”, ingeschreven op 3 december 2009 onder nummer 008293631:
2.1.4.
Het Unie(beeld)merk “Beeldmerk 4”, ingeschreven op 1 december 2009 onder nummer 008293714:
2.1.5.
Het Unie(beeld)merk “Beeldmerk 5”, ingeschreven op 15 maart 2012 onder nummer 010386911:
2.1.6.
Het Unie(beeld)merk “Beeldmerk 6”, ingeschreven op 23 maart 2015 onder nummer 013496989:
2.1.7.
Het Unie(beeld)merk “Beeldmerk 7”, ingeschreven op 23 maart 2015 onder nummer 013497052:
2.1.8.
Het Unie(beeld)merk “Beeldmerk 8”, ingeschreven op 25 mei 2016 onder nummer 015040934:
2.1.9.
Het Unie(woord)merk “WANG LAO JI”, ingeschreven op 1 december 2009 onder nummer 008293599.
2.1.10.
Het Unie(woord)merk “WANG LAO JI”, ingeschreven op 23 maart 2015 onder nummer 013496906.
2.1.11.
Het Unie(woord)merk “WONG LO KAT”, ingeschreven op 1 december 2009 onder nummer 008293755.
2.1.12.
Het Unie(woord)merk “WONG LO KAT”, ingeschreven op 23 maart 2015 onder nummer 013497102.
3.Het geschil in het incident in beide zaken
3.1.
Oriental Europe en Sin Wah Foods vorderen – samengevat – dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, de behandeling van de hoofdzaak schorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo, totdat de nietigheidsafdeling van het Bureau [3] uitspraak heeft gedaan in de procedures over de Bestreden Uniemerken (zie 3.2 hierna) en de Kamer van Beroep uitspraak heeft gedaan in de procedure over het Vernietigde Uniemerk (zie 3.2 hierna), met veroordeling van Multi Access Limited in de kosten van dit incident op de voet van artikel 1019h Rv [4] .
3.2.
Oriental Europe en Sin Wah Foods leggen aan deze vordering ten grondslag dat tegen acht van de twaalf door Multi Access Limited ingeroepen Uniemerken nietigheidsprocedures zijn ingesteld. De grondslag voor die nietigheidsprocedures is dat deze merken te kwader trouw zijn gedeponeerd. Dit betreft de Beeldmerken 1 en 3 tot en met 8 (zie 2.1.1 en 2.1.3 tot en met 2.1.8), en het woordmerk WANG LAO JI dat geregistreerd is in 2015 (zie 2.1.10) (hierna samen: ‘de Bestreden Uniemerken’). Daarnaast heeft het Bureau een negende Uniemerk, te weten het woordmerk WONG LO KAT dat geregistreerd is in 2015 al nietig verklaard (zie 2.1.12, hierna: ‘het Vernietigde Uniemerk’). Multi Access Limited heeft tegen deze beslissing van het Bureau beroep ingesteld bij de Kamer van Beroep van het EUIPO. Op grond van artikel 132 lid 1 UMVo vorderen Oriental Europe en Sin Wah Foods dan ook schorsing van de hoofdzaken, die later zijn ingesteld. Deze schorsing dient ook de overige door Multi Access Limited ingeroepen Uniemerken te betreffen, omdat deze merken identiek aan althans sterk overeenkomstig zijn met de Uniemerken waartegen reeds nietigheidsprocedures lopen. Om onverenigbare beslissingen te vermijden en ten behoeve van een efficiënte rechtsgang is gelijktijdige behandeling en berechting aangewezen.
3.3.
Multi Access Limited voert verweer en concludeert primair tot afwijzing van de incidentele vordering, met veroordeling van Oriental Europe en Sin Wah Foods in de kosten van dit incident op de voet van artikel 1019h Rv, en(subsidiair) tot gedeeltelijke toewijzing, waarbij de behandeling alleen wordt voortgezet ten aanzien van de drie onbestreden Uniemerken, met aanhouding van een beslissing op de kosten in het incident totdat in de hoofdzaak is beslist.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
in de hoofdzaken
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen van Multi Access Limited zijn gegrond op haar Uniemerken, is deze rechtbank op grond van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a, en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen, omdat Oriental Europe en Sin Wah Foods gevestigd zijn in Nederland.
4.2.
Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatige daad, is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 4 Brussel I
bis-Vo [5] vanwege de vestigingsplaatsen van Oriental Europe en Sin Wah Foods in Nederland. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank vloeit voort uit artikel 102 Rv nu Multi Access Limited heeft gesteld dat het gesteld onrechtmatig handelen via de websites van Oriental Europe en Sin Wah Foods plaatsvindt, welke websites ook in het arrondissement Den Haag te raadplegen zijn.
bis-Vo [5] vanwege de vestigingsplaatsen van Oriental Europe en Sin Wah Foods in Nederland. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank vloeit voort uit artikel 102 Rv nu Multi Access Limited heeft gesteld dat het gesteld onrechtmatig handelen via de websites van Oriental Europe en Sin Wah Foods plaatsvindt, welke websites ook in het arrondissement Den Haag te raadplegen zijn.
4.3.
Het voorgaande betekent dat deze rechtbank bevoegd is om van de geschillen op grond van de door Multi Access Limited ingeroepen Uniemerken kennis te nemen. Ten aanzien van het hierna te bespreken schorsingsincident is deze rechtbank dan ook een rechtbank voor het Uniemerk zoals bedoeld in artikel 132 lid 1 UMVo.
in het incident in beide zaken
4.4.
Artikel 132 lid 1 UMVo schrijft voor dat, indien bij een rechtbank voor het Uniemerk een vordering als bedoeld in artikel 124 UMVo – anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk – wordt ingesteld terwijl bij het Bureau (ten aanzien van hetzelfde merk) al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, die rechtbank de procedure ambtshalve of op verzoek van een partij schorst, tenzij er bijzondere redenen zijn de behandeling voort te zetten.
4.5.
De rechtbank stelt vast dat op het moment dat deze procedures aanhangig werden gemaakt door het uitbrengen van de dagvaardingen op 23 juli 2019 respectievelijk 31 juli 2019, bij het Bureau reeds vorderingen tot nietigverklaring waren ingesteld met betrekking tot de Bestreden Uniemerken en het Vernietigde Uniemerk. Daarmee is ten aanzien van deze negen Uniemerken voldaan aan het vereiste dat sprake is van een samenloop van eerdere nietigheidsprocedures bij het Bureau en een latere procedure bij deze rechtbank. De bewoordingen van artikel 132 lid 1 UMVo laten er geen misverstand over bestaan dat in dat geval die latere procedure geschorst dient te worden. Slechts indien sprake is van bijzondere redenen kan schorsing achterwege worden gelaten en de procedure worden voortgezet.
4.6.
Naar het oordeel van de rechtbank doen zich in deze zaken geen bijzondere redenen voor, die een voortzetting van de procedures rechtvaardigen. Het feit dat onduidelijk is hoe lang de procedures bij het Bureau nog zullen duren, vormt geen bijzondere reden. Artikel 132 lid 1 UMVo gaat uit van het primaat van de oudste procedure, ongeacht een mogelijk sneller verloop van de jongere procedure. De in beslag genomen partij producten betreft thee, zodat de rechtbank ook niet inziet dat er sprake is van waren die snel bederven. Tot slot vormt een dreigende inbreuk, anders dan Multi Access Limited bepleit, geen grond om af te zien van schorsing. Artikel 132 lid 3 UMVo maakt duidelijk dat de rechtbank desgevorderd voorlopige maatregelen kan bevelen. De schorsing staat daar niet aan in de weg.
4.7.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de procedures zullen worden geschorst ten aanzien van de Bestreden Uniemerken en het Vernietigde Uniemerk, totdat er door het Bureau, respectievelijk de Kamer van Beroep definitief uitspraak is gedaan in de procedures over die merken. Met een ‘definitieve beslissing’ bedoelt de rechtbank in dit verband een beslissing waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. De meest gerede partij kan de zaak dan weer aanbrengen op de continuatierol voor een akte uitlaten over de voortgang van de procedure.
4.8.
Oriental Europe en Sin Wah Foods hebben voorts aangevoerd dat de procedures ook geschorst moeten worden ten aanzien van de overige drie door Multi Access Limited ingeroepen Uniemerken (te weten Beeldmerk 2 en de woordmerken WANG LAO JI en WONG LO KAT uit 2009, zie 2.1.2, 2.1.9 en 2.1.11). Tegen die merken is geen vordering tot vervallen- of nietigverklaring ingesteld bij het Bureau. Artikel 132 lid 1 UMVo biedt dan ook geen grondslag voor schorsing van de procedure ten aanzien van deze drie Uniemerken. Van onverenigbare beslissingen is geen sprake nu het om andere merkinschrijvingen gaat, die in andere jaren zijn gedeponeerd dan de daarmee identieke of sterk overeenstemmende Bestreden Uniemerken. Ook al stemmen die merken, zoals Oriental Europe en Sin Wah Foods hebben betoogd, sterk overeen met de Bestreden Uniemerken en is er in zoverre sprake van een zekere samenhang, dat betekent op zich nog niet dat er een risico is dat een beslissing door het Bureau over een depot te kwade trouw van een bepaald merk onverenigbaar is met de beoordeling van inbreuk op een overeenstemmend merk dat op een ander moment is gedeponeerd [6] . Oriental Europe en Sin Wah Foods hebben niet gesteld dat zij voornemens zijn zich met betrekking tot deze drie merken in deze procedures te beroepen op een depot te kwader trouw en zij hebben ook geen andere redenen aangevoerd waarom er in dit geval niet slechts sprake is van enige samenhang, maar van een risico van onverenigbare beslissingen. Dit betekent dat de procedures, voor zover deze betrekking hebben op Beeldmerk 2 en de beide woordmerken die in 2009 zijn geregistreerd, zullen worden voortgezet op na te melden wijze.
4.9.
Multi Access Limited heeft haar vorderingen subsidiair gebaseerd op een onrechtmatige daad door het uitlokken en/of bevorderen van merkinbreuk op de 12 ingeroepen Uniemerken. Voor zover deze subsidiaire grondslag de Bestreden Uniemerken en het Vernietigde Uniemerk betreft, zal de procedure eveneens worden geschorst. Voor de beoordeling van die grondslag is immers eveneens een beoordeling van de geldigheid van deze merken nodig, wat tot een onverenigbare beslissing met een beslissing in de procedures voor het Bureau of de Kamer van Beroep kan leiden. Voor zover Multi Access Limited nog andere feiten en omstandigheden aan de gestelde onrechtmatige daad ten grondslag legt dan inbreuk op de Uniemerken, wordt de procedure niet geschorst, omdat er daarbij geen risico is van onverenigbare beslissingen.
4.10.
De rechtbank zal de beslissing omtrent de proceskosten in dit incident in beide zaken aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.
5.De beslissing
De rechtbank
in het incident in beide zaken:
5.1.
schorst de procedure in de hoofdzaak voor zover deze betrekking heeft op inbreuk en/of onrechtmatig handelen (door inbreuk) op de Bestreden Uniemerken en het Vernietigde Uniemerk, totdat de nietigheidsafdeling van het Bureau definitief uitspraak heeft gedaan in de procedures over de Bestreden Uniemerken en de Kamer van Beroep definitief uitspraak heeft gedaan in de procedure over het Vernietigde Uniemerk;
5.2.
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;
5.3.
wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;
in beide hoofdzaken:
5.4.
verwijst de zaken, voor zover deze betrekking hebben op Beeldmerk 2 en de woordmerken WANG LAO JI en WONG LO KAT die in 2009 zijn geregistreerd, naar de rol van
woensdag 17 juni 2020voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Oriental Europe respectievelijk Sin Wah Foods;
woensdag 17 juni 2020voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Oriental Europe respectievelijk Sin Wah Foods;
5.5.
bepaalt dat de meest gerede partij de zaak, voor zover deze betrekking heeft op de Bestreden Uniemerken en/of het Vernietigde Uniemerk, kan opbrengen op de continuatierol voor de in 4.7 beschreven akte, als de nietigheidsafdeling van het Bureau uitspraak heeft gedaan in de procedures over de Bestreden Uniemerken en de Kamer van Beroep uitspraak heeft gedaan in de procedure over het Vernietigde Uniemerk;
5.6.
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel, rolrechter, op 6 mei 2020.