ECLI:NL:RBDHA:2020:1395

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/542243 / HA ZA 17-1150

Vonnis van 19 februari 2020

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

CROSSFIT INC.,

te Scotts Valley, Californië, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

advocaten mr. D.E. Stols en mr. F.G.S. Dohmen te Amsterdam,

tegen

VERENIGING VAN EXCLUSIEVE SPORTCENTRA,

te Den Haag,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam.

Partijen zullen hierna CF en VES genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 6 oktober 2017 met producties 1 tot en met 10;
de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie (cva/eir) van 13 december 2017 met producties 1 tot en met 4;
het tussenvonnis van 14 maart 2018 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
het proces-verbaal van comparitie van partijen van 19 juni 2018 en de daarin genoemde stukken.

1.2.

VES heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om opmerkingen te maken bij het met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal. De betreffende brief van mr. Maatjes van 5 juli 2018 is bij de processtukken gevoegd.

1.3.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

CF is opgericht door de Amerikaan [X] , bedenker van het zogenoemde CrossFit-trainingsprogramma. Het betreft een dynamisch en intensief (
high-intensity) trainingsprogramma waarin gewichtheffen, atletiek en gymnastiek worden gecombineerd.

2.2.

CF is houdster van het Uniewoordmerk CROSSFIT (hierna: Crossfit-merk). Het merk is ingeschreven op 2 mei 2006 onder nummer 005049192 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41, waaronder in die laatste klasse ‘
fitness training’,
‘consultation services with fitnesstrainers’, ‘educational , instructional and training services’, ‘arranging and conducting educational and training conferences and seminars’.

2.3.

CF verzorgt cursussen en seminars en certificeert trainers voor het CrossFit-trainingsprogramma. Zij geeft het Crossfit-merk tegen betaling in licentie aan bij haar aangesloten sportscholen (
affiliates). CF heeft wereldwijd 13.000 affiliates, waarvan 3.000 in Europa en ruim 140 in Nederland. Een bij CF aangesloten sportschool die een door haar gecertificeerd trainingsprogramma aanbiedt, wordt door CF een ‘
Box’ genoemd, waarmee wordt gedoeld op een minimalistisch ingerichte sportschool zonder fitnesstoestellen, maar uitgerust met autobanden,
kettlebells, zandzakken en andere attributen waarmee een CrossFit-trainingsprogramma uitgevoerd kan worden.

2.4.

CF werkt samen met het bedrijf en sportmerk Reebok, dat onder meer het

jaarlijks door CF georganiseerde wedstrijdevenement ‘CrossFit-games’ sponsort.

2.5.

VES is een overkoepelende fitnessorganisatie waarbij zo’n 100 (zelfstandige) sportscholen uit Nederland en Vlaanderen als lid zijn aangesloten.

2.6.

VES is houdster van het hierna weergegeven Benelux beeldmerk, ingeschreven op 8 april 2014 onder nummer 0957082 in klasse 41 voor: opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten (hierna: The Crossbox-merk):

2.7.

Rond de tijd dat VES haar merk heeft gedeponeerd, is zij aan haar leden een traningsprogramma onder de naam ‘The CrossBox’ aan gaan bieden. Het betreffende programma is ontwikkeld door de heer [A] en bestaat uit een driedaagse opleiding voor sportschool-instructeurs die de training daarna in hun eigen sportschool kunnen geven. Ten tijde van de zitting in deze zaak hadden ongeveer 14 VES-leden ervoor gekozen dit trainingsprogramma te volgen en in de eigen sportschool aan te bieden.

2.8.

Op de website van VES, met de domeinnaam
exclusievesportcentra.nl, staat volgens een screenshot van 29 oktober 2017 onder meer het volgende:

3.Het geschil

in conventie en in reconventie

3.1.

CF vordert
in conventie, samengevat, dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

i) voor recht verklaard dat VES door gebruik van het teken The CrossBox al dan niet in combinatie met een logo, inbreuk maakt op het Crossfit-merk;
ii) VES gebiedt de inbreuk op het Crossfit-merk te staken en gestaakt te houden;
iii) VES gebiedt om haar leden die deelnemen aan het programma ‘The Cross Box’ te berichten dat het The Crossbox-merk inbreuk maakt op het Crossfit-merk en hen te verzoeken het gebruik van eerstgenoemd merk te staken;
iv) het gebod onder ii) en iii) versterkt met een dwangsom van € 10.000,- per dag;
v) het The Crossbox-merk nietig verklaart en de doorhaling daarvan beveelt;
vi) VES gebiedt aan de advocaat van CF een accountantsrapport te verstrekken met een berekening van de door VES behaalde winst;
vii) VES veroordeelt tot betaling van de schade van CF, ter keuze van CF te berekenen op basis van de door VES genoten winst, dan wel USD 3.000,- per jaar per sportschool waaraan een The CrossBox-licentie is verstrekt, en
viii) VES veroordeelt tot betaling van de proceskosten begroot op de voet van artikel 1019h Rv

3.2.

CF legt aan haar inbreuk-vorderingen, (i) t/m (iv), (vi) en (vii), het volgende ten grondslag. Gezien haar website (zie r.o. 2.8) gebruikt VES het teken ‘The Crossbox’, dat in visueel en begripsmatig opzicht overeenstemt met het bekende Crossfit-merk, voor nagenoeg identieke diensten als waarvoor het Crossfit-merk wordt gebruikt, namelijk het aanbieden van een trainingsprogramma. Het relevante publiek zou hierdoor kunnen denken dat de bij VES aangesloten sportscholen een affiliate/Box van CF of nieuwe variant daarvan zijn. VES heeft hiermee duidelijk willen aanhaken bij en profiteren van het succes van CF. Hieruit vloeit voort dat sprake is van merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 2, aanhef en onder b en c, UMVo^[2]. CF lijdt als gevolg van de inbreuk schade bestaande uit gederfde licentievergoedingen.

3.3.

Aan vordering (v) legt CF ten grondslag dat het depot van het The Crossbox-merk in rangorde komt na het depot van het CrossFit-merk, en dat, nu het gaat om overeenstemmende merken voor identieke, althans soortgelijke diensten waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, zij de nietigheid van het The Crossbox-merk inroept op grond van artikel 2.28 lid 3 onder a in verbinding met artikelen 2.3 onder b en 2.45 BVIE.^[3]

3.4.

VES voert als verweer samengevat aan dat indien en voor zover het Crossfit-merk in aanvang al enig onderscheidend vermogen heeft gehad, dat nu geheel of gedeeltelijk is verdwenen, omdat het publiek ‘crossfit’ of daarvan afgeleide termen is gaan gebruiken om een bepaalde training of sportles te beschrijven. Als dit al anders zou zijn, dan geldt dat het onderscheidend vermogen en daarmee de beschermingsomvang van het merk zeer beperkt is. Gelet daarop en op de minimale overeenstemming tussen het Crossfit-merk en de door VES gebruikte tekens, is er geen gevaar voor verwarring. Van inbreuk op de rechten op het Crossfit-merk, dat geen bekend merk kan worden geacht, is geen sprake.

3.5.

Met verwijzing naar haar stellingen in conventie stelt VES
in reconventiedat ‘Crossfit’ door toedoen dan wel nalaten van de merkhouder een generieke aanduiding is geworden voor een bepaalde training of sportles. Zij vordert daarom op grond van artikel 58 lid 1, aanhef en onder b, UMVo dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het Crossfit-merk voor klasse 41 - ter zitting heeft zij toegelicht dat de vordering niet op andere klassen ziet - vervallen verklaart en de doorhaling daarvan gelast, met veroordeling van CF in de volledige (de rechtbank begrijpt: op de voet van artikel 1019h Rv begrote) door VES gemaakte proceskosten.

3.6.

CF bestrijdt dat haar merk tot soortnaam is verworden en dat aan de vereisten van artikel 58 lid 1, aanhef en onder b, UMVo is voldaan.

3.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op inbreuk op het
Crossfit-merk is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd om daarvan kennis te nemen omdat VES is gevestigd in Nederland (artikel 123 lid 1, 124, aanhef en onder a, en 125 lid 1 UMVo). Voor zover de vorderingen in conventie zien op de nietigverklaring en doorhaling van het The CrossBox-merk is de rechtbank ook internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen, nu VES is gevestigd in het arrondissement Den Haag (artikel 4.6 BVIE). Op grond van artikel 123 lid 1, 124, aanhef en onder d, en 128 lid 1 in verbinding met artikel 58 lid 1, aanhef en onder b, UMVo is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd om van het gevorderde in reconventie kennis te nemen.

Preliminair

4.2.

VES heeft ter zitting betoogd dat het recht van CF om in reconventie te antwoorden is vervallen, nu zij ondanks de daarvoor gegeven termijn geen conclusie van antwoord in reconventie heeft ingediend. De rechtbank onderschrijft dat waar het gaat om de mogelijkheid schriftelijk te concluderen, maar gelet op de samenhang tussen de conventie en reconventie heeft zij CF in dit geval wel toegestaan ter zitting kort mondeling verweer te voeren. In zoverre heeft zij het betoog van VES derhalve verworpen. Dat VES daardoor wordt benadeeld zoals zij heeft opgeworpen, volgt de rechtbank niet. Gesteld noch gebleken is immers dat zij ter zitting niet voldoende op het verweer in reconventie heeft kunnen reageren.

Beoordeling in conventie

4.3.

Omdat de rechtbank hierna in reconventie oordeelt dat niet aan de vereisten voor vervallenverklaring van het merk is voldaan, zal er bij de beoordeling van de vorderingen in conventie vanuit worden gegaan dat het Crossfit-merk geldig is.

Inbreuk c-grond: Crossfit een bekend merk?

4.4.

CF beroept zich op de bescherming van het Crossfit-merk op grond van onder meer artikel 9 lid 2, aanhef en onder c, UMVo. Een Uniemerk geniet slechts de door dit artikel geboden bescherming wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten zijn bestemd, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie. Bij de beantwoording van de vraag of aan deze voorwaarde is voldaan, moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals – vooral – het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investering om het bekendheid te geven.

4.5.

CF heeft gesteld dat het merk bekend is dankzij haar wereldwijde licentiemodel, het evenement The CrossFit Games, de samenwerking met Reebok en haar reclame- en marketinginspanningen. VES betwist echter dat uit de stukken die die CF ter staving daarvan heeft overlegd (productie 8), van de benodigde bekendheid blijkt. Zij heeft in dat verband onweersproken aangevoerd dat de overgelegde stukken zien op gebruik van het merk in de Verenigde Staten, dan wel dat deze (waar het gaat om informatieve pagina’s of artikelen) op zichzelf niets over de bekendheid van het merk zeggen. In dat licht had het op de weg van CF gelegen om nader toe te lichten en te onderbouwen dat het merk in de Europese Unie bekendheid geniet. Zij heeft dat echter nagelaten. Zo heeft zij de gestelde internationale uitstraling van de in de Verenigde Staten gehouden CrossFit-games, de samenwerking met Reebok en haar reclame- en marketinginspanningen, niet concreet gerelateerd aan de Europese Unie of voor dit grondgebied inzichtelijk gemaakt. Het aantal sportscholen dat in de Europese Unie gebruik maakt van haar licentiemodel heeft zij evenmin ergens aan gerelateerd, zodat daaraan wat betreft het marktaandeel van het merk geen betekenis kan worden toegekend. De stelling dat haar merk bekendheid geniet als bedoeld in artikel 9 lid 2, aanhef en onder c, UMVo is gelet op dit alles niet voldoende onderbouwd. CF komt daardoor geen beroep op de bescherming van dit artikel toe.

Inbreuk b-grond – gevaar voor verwarring?

4.6.

CF heeft verder gesteld dat VES door het gebruik van het teken The CrossBox inbreuk maakt op haar merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Op grond van dit artikellid kan zij het gebruik van een teken in het economisch verkeer verbieden wanneer het teken overeenstemt met haar Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het gaat er dan om of het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming (directe verwarring) of van economisch verbonden ondernemingen (indirecte verwarring). Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming (gelijkenis) tussen het merk en het teken, het onderscheidend vermogen van het merk en de mate van soortgelijkheid van de waren/diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken wordt gebruikt.

4.7.

Het onderscheidend vermogen dat het Crossfit-merk van huis uit heeft voor diensten op het gebied van een (fitness)trainingsprogramma, waarop CF zich in dit geding beroept, is naar het oordeel van de rechtbank niet groot, nu de onderdelen ‘cross’ en ‘fit’ in relatie tot die diensten een tamelijk generiek een tot op zekere hoogte beschrijvend karakter hebben. VES heeft immers onbestreden aangevoerd dat het element ‘cross’ is afgeleid van crosstraining en staat voor een mix van trainingsvormen, terwijl het element ‘fit’ verwijst naar fitness. Hieraan doet niet, althans onvoldoende af de stelling van CF dat het woord als geheel een nieuwvorming is en zij daarvoor in de praktijk een opvallende schrijfwijze met twee hoofdletters hanteert. Dat laatste benadrukt veeleer dat het merk uit twee elementen bestaat. Dat het onderscheidend vermogen dat het merk van huis uit heeft bescheiden is, wordt door CF ook niet ontkend. Zij stelt echter dat het onderscheidend vermogen van het merk enorm is toegenomen, doordat het licentiegebruik sterk is gegroeid, Reebok het merk is gaan gebruiken en er veel geld aan marketing is uitgegeven. Zij heeft daartoe, evenals in het kader van de haar gestelde bekendheid van het merk, verwezen naar productie 8. Zoals in dat verband echter al is overwogen, vormen de in die productie vervatte stukken zonder nadere toelichting, die ontbreekt, geen afdoende onderbouwing van de stellingen van CF. De rechtbank verwijst naar r.o. 4.5. Om dezelfde reden dat geen bekendheid van het merk is aangenomen, wordt daarom ook het standpunt dat het onderscheidend vermogen ervan sterk toegenomen is, verworpen. Hiervan uitgaande, is het onderscheidend vermogen van het merk beperkt en komt hieraan geen ruime beschermingsomvang toe. Bij die stand van zaken kan in het midden blijven of het onderscheidend vermogen is afgenomen vanwege het door VES gestelde beschrijvend gebruik ervan, nu dat gelet op de hierna volgende conclusie over het verwarringsgevaar en inbreuk niet tot een andere uitkomst leidt.

4.8.

Om de mate van overeenstemming tussen merk en teken te beoordelen, moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan worden beoordeeld. De beoordeling van de gelijkenis dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

4.9.

Tussen The CrossBox en Crossfit bestaat enige visuele en auditieve overeenstemming, namelijk wat betreft het element cross. Voor zover al sprake is van begripsmatige overeenstemming, waarover hierna meer, betreft dat ook hooguit dit element. Hoewel een element aan het begin van een woord doorgaans dominant is, omdat het meer aandacht trekt, is dat effect bij The CrossBox minder aan de orde dan bij Crossfit, omdat het element (The) Box een zelfstandig karakter heeft. Dit element refereert bovendien minder (duidelijk) aan fysieke training, zodat het een meer onderscheidend bestanddeel is dan cross (of fit) (vgl. hiervoor r.o. 4.7.) Gelet hierop levert de gelijkenis met betrekking tot het weinig onderscheidende element cross, slechts een beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken op.

4.10.

Aan het betoog van CF dat sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat ‘box’ in het teken van VES verwijst naar de trainingsruimte waar het programma van CF beoefend wordt, gaat de rechtbank voorbij. De bedoelde aanduiding maakt immers begripsmatig, noch anderszins onderdeel uit van haar merkinschrijving. De aanduiding vormt als zodanig ook geen onderdeel van de wijze waarop CF haar merk in de praktijk gebruikt, zodat niet kan worden aangenomen dat het van invloed is op de wijze waarop het publiek het Crossfit-merk percipieert. Voor zover CF ter zitting desondanks heeft betoogd dat het gebruik van de aanduiding ‘box’ een relevante factor is bij de hier te verrichten globale beoordeling van het verwarringsgevaar, faalt dat betoog reeds bij een gebreke van een deugdelijke onderbouwing.

4.11.

Dat de diensten waarvoor het Crossfit-merk is ingeschreven en waarvoor het teken door VES wordt gebruikt aan elkaar gelijk zijn, is niet in geschil. Die gelijkheid is in het licht van het hiervoor besproken beperkte onderscheidend vermogen van het merk, waardoor hieraan geen ruime beschermingsomvang toekomt, en de beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken, echter onvoldoende om tot het oordeel te komen dat sprake is van verwarringsgevaar. De inbreukvorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

Vordering tot nietigverklaring The CrossBox-merk

4.12.

Wat hiervoor is overwogen over (de afwezigheid van) verwarringsgevaar met betrekking tot het gebruik van het teken The CrossBox, geldt ook voor het gebruik van (dit teken in) het The CrossBox-merk. Nu de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het The CrossBox-merk ook op gesteld verwarringsgevaar berust en CF niet heeft toegelicht dat en waarom in dat verband iets anders zou hebben te gelden dan voor de gestelde inbreuk, zal deze vordering eveneens worden afgewezen.

Beoordeling in reconventie

4.13.

Wanneer een merk door toedoen of nalaten van de merkhouder een in de handel gebruikelijke benaming is geworden voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, kan het op grond van artikel 58 UMVo vervallen worden verklaard. Het bedoelde nalaten omvat elk verzuim waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk onderscheidend vermogen behoudt. Echter, niet tegen elk gebruik van een merk behoeft handhavend opgetreden behoeft te worden. Van de merkhouder mag wel een naar omstandigheden redelijke inspanning worden verwacht om te voorkomen dat zijn merk tot soortnaam verwordt. De vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven moet niet enkel worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naargelang de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van de waar of dienst, het waarnemen. De perceptie van consumenten of eindverbruikers is over het algemeen doorslaggevend.^[4]

4.14.

Tussen partijen is niet in geschil dat de consumenten van de diensten waar het hier om gaat – gelet op wat is aangevoerd betreft dat ‘fitness training’ uit klasse 41 - (potentiële) bezoekers van sportscholen zijn. Dit betreft een vrij algemeen publiek. Evenmin is in geschil dat (enige) betekenis toekomt aan de zienswijze van (exploitanten van) sportscholen, die de dienst als les of programma aan consumenten (willen) aanbieden.

4.15.

VES heeft haar standpunt dat ‘crossfit(ten)’ een gebruikelijke benaming is geworden voor (een vorm van) fitness training, onderbouwd met screenshots van Nederlandstalige berichten van sociale media, waaronder Facebook en Instagram, waarvan de meeste dateren van (kort) vóór het instellen van haar reconventionele vordering. Hieruit blijkt dat veel consumenten in hun berichten ‘crossfit’ of daarvan afgeleide termen op beschrijvende wijze gebruiken, namelijk als aanduiding voor een bepaalde sport(les). VES heeft in dit verband gewezen op uitingen als: ‘
Ik heb net gecrossfit’, ‘
Gisteren voor de verandering eens wezen crossfitten’, ‘
Ik doe aan crossfitten en aan hardloopwedstrijden’.Dat ook sportscholen het merk beschrijvend gebruiken, zoals VES heeft gesteld (cva/eir, punt 3) vindt in deze stukken geen steun, althans heeft VES niet gewezen op berichten waaruit dat blijkt. Echter, ook als er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan dat met de berichten van consumenten is aangetoond dat het Crossfit-merk ten tijde van deze procedure tot een in de handel gebruikelijke benaming voor (een soort) fitnesstraining is verworden - CF betwist dat - dan stuit de vordering tot vervallenverklaring van het merk af op het vereiste dat de verwording tot soortnaam aan een toedoen of nalaten van CF te wijten is. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.16.

VES heeft in het kader van voornoemd vereiste betoogd dat CF heeft nagelaten bij de introductie van haar training een generieke naam, naast haar merknaam te introduceren. Had zij dat wel gedaan, dan zou het publiek minder geneigd zijn om het merk ter aanduiding van de training te gebruiken. CF had zich gezien dit nalaten extra moeten inspannen bij constateringen van inbreuk en niet is gebleken dat zij dat in voldoende mate heeft gedaan.

4.17.

Dit betoog faalt. CF heeft terecht gesteld dat zij als merkhoudster niet verplicht is een generieke naam te verschaffen die het publiek kan gebruiken ter aanduiding van de door haar aangeboden diensten. Wel kan worden gezegd dat de keuze om een trainingsprogramma aan te bieden onder een merknaam die tot op zekere hoogte beschrijvend dan wel verwijzend van aard is, het risico meebrengt dat die naam eerder als soortnaam wordt gebruikt, maar voor het oordeel dat CF in dat verband geen redelijke inspanningen heeft verricht om haar merk te handhaven, bestaan op basis van het debat in deze procedure onvoldoende aanknopingspunten. De rechtbank stelt daarbij voorop dat VES de stelling van CF dat zij haar merk consequent aanduidt met het Amerikaanse
registered trademark-teken® en het zelf niet als soortnaam gebruikt, niet heeft betwist. VES heeft evenmin betwist dat CF strikte richtlijnen met betrekking tot het gebruik van haar merk door licentienemers hanteert en dat zij in dat verband ook strenge eisen stelt aan de toelating van nieuwe licentienemers, terwijl verder ook niet gesteld of gebleken is dat licentienemers de aanduiding Crossfit niet consequent als merk gebruiken. Daarnaast heeft CF gemotiveerd gesteld en met stukken onderbouwd dat zij haar merkrechten jegens derden actief handhaaft. Zij heeft voorbeelden overgelegd van door haar in Europa geëntameerde oppositie- en nietigheidsprocedures tegen merknamen van derden en zij heeft enkele (van vóór de dagvaarding daterende) sommatiebrieven aan niet gelicentieerde sportscholen overgelegd. Aan de stelling van VES dat onduidelijk is of die brieven effect hebben gesorteerd, gaat de rechtbank, bij gebreke van enige aanwijzing dat de betreffende sportscholen het gewraakte gebruik hebben voortgezet, voorbij. Ten slotte bestaat voor het oordeel dat voorafgaand aan de onderhavige vordering sprake is geweest van (generiek) gebruik van het merk door andere sportscholen of derden waartegen CF verzuimd heeft te ageren onvoldoende grond, in aanmerking genomen dat VES zich ter staving van haar vordering slechts heeft beroepen op beschrijvend gebruik in berichten op sociale media die hoofdzakelijk afkomstig zijn van consumenten. Dat de inspanningsverplichting van CF als merkhouder meebrengt dat zij de auteurs van die berichten rechtstreeks op dat gebruik had moeten aanspreken, is niet gesteld en valt zonder nadere toelichting ook niet in te zien.

4.18.

Gelet op het voorgaande kan niet worden geoordeeld dat aan de vereisen voor vervallenverklaring van het Crossfit-merk is voldaan, zodat de reconventionele vordering zal worden afgewezen.

Proceskosten

4.19.

In conventie zal CF als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van VES. De rechtbank volgt partijen in hun ter zitting gedane uitlating dat de zaak volledig ziet op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv (en aan ingenomen stellingen over onrechtmatig handelen geen zelfstandige betekenis toekomt). Partijen hebben verder betoogd dat de zaak met het oog op de Indicatietarieven in IE zaken moet worden gekwalificeerd als ‘normaal’. Deze kwalificatie komt de rechtbank juist voor, zodat zij uitgaat van een maximumtarief van € 17.500,-. De door VES gemaakte advocaatkosten bedragen gezien producties 4 en 8, in totaal € 7.628,03 (exclusief BTW). Onbestreden is dat 80 procent van haar kosten is toe te rekenen aan de procedure in conventie. De rechtbank begroot de advocaatkosten daarom op € 6.102,42 (80% x € 7.628,03) en de totale kosten, inclusief € 618,- griffierecht, op € 6.720,42.

4.20.

In reconventie is VES als de in het ongelijk gestelde partij aan te merken. Zij heeft in reconventie geen verzoek om een proceskostenveroordeling en om toepassing van artikel 1019h Rv gedaan. De rechtbank zal een conform het liquidatietarief begroot bedrag van

€ 271,50 (0,5 x tarief II) toewijzen.

5.De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt CF in de proceskosten, aan de zijde van VES tot op heden begroot op

€ 6.720, 42;

5.3.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

in reconventie

5.4.

wijst de vordering af;

5.5.

veroordeelt VES in de proceskosten, aan de zijde van CF begroot op € 271,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.T. Aalbers en in het openbaar uitgesproken op

19 februari 2020.