ECLI:NL:RBDHA:2019:563

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/548431 / HA ZA 18-205

Vonnis van 23 januari 2019

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

ACCORD HEALTHCARE LTD,

te North Harrow, Groot-Brittanië,

eiseres,

advocaat mr. M.G.R. van Gardingen te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC,

te Tucson, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagde,

advocaat mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk.

Partijen zullen hierna Accord en RCT genoemd worden. De zaak is voor Accord inhoudelijk behandeld door haar advocaat voornoemd, drs. K.M.L. Bijvank, octrooigemachtigde, mr. P. Marcelis en mr. D.M.C. Nijhuis, advocaten te Amsterdam. De zaak is voor RCT inhoudelijk behandeld door S.C. Dack, barrister, dr. J. den Hartog, octrooigemachtigde, mr. P. van Schijndel en mr. A.S. Friedman, advocaten te Amsterdam.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 20 juni 2017 waarbij Accord verlof is verleend RCT te dagvaarden in een versnelde bodemprocedure in octrooizaken (hierna: VRO-procedure);
de dagvaarding van 29 juni 2017;
de akte houdende overlegging producties ingediend op 21 februari 2018 met producties 1 tot en met 21;
de conclusie van antwoord van 2 mei 2018 met producties 1 tot en met 63;
de akte overlegging nadere producties van Accord van 8 augustus 2018 met producties 22 en 23;
de akte overlegging nadere producties van RCT van 8 augustus 2018 met producties 64 tot en met 66;
de akte overlegging reactieve producties van RCT van 7 september 2018 met producties 67 tot en met 72;
het e-mail bericht van mr. Marcelis van 17 september 2018 waarin hij de rechtbank namens partijen bericht dat zij overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de redelijke en evenredige proceskosten;
de brief van mr. Van Schijndel namens RCT van 25 september 2018, ingekomen per e-mail op die datum, met de aankondiging dat prof. dr. [… 1] als deskundige van de zijde van RCT bij de zitting aanwezig zal zijn;
de brief van mr. Van Gardingen van 28 september 2018, ingekomen per e-mail op die datum, waarin hij namens Accord bezwaar maakt tegen (1) de bijlagen bij productie GP68, (2) productie GP71 en (3) de niet tijdig aangekondigde deskundige van RCT;
de reactie op het bezwaar van S.C. Dack namens RCT, ingekomen per e-mail op 3 oktober 2018;
de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan door partijen gehanteerde pleitnotities.

1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Accord is een wereldwijd opererende producent van generieke geneesmiddelen. Haar productportfolio omvat geneesmiddelen op het gebied van oncologie, cardiologie, neurologie, nefrologie, urologie, psychiatrie, pijnbehandeling en gastro-enterologie.

2.2.

RCT is een technologie investerings- en managementbedrijf dat onderzoek van onder andere universiteiten ondersteunt en in dat verband uitvindingen van de University of Houston (hierna: ‘de UoH’) exploiteert. Daartoe behoort een octrooi voor het geneesmiddel lacosamide voor de behandeling van epilepsie (‘anticonvulsivum’), dat op de markt wordt gebracht onder de merknaam Vimpat.

2.3.

Harold Kohn (hierna: ‘Kohn’) was tussen 1983 en 1999 als hoogleraar
Chemistryen/of
Biochemical and Biophysical Sciencesverbonden aan de UoH. Tijdens deze periode deed hij onderzoek naar een nieuwe klasse anticonvulsiva die hij
functionalized amino acids(FAA’s) noemde en leidde hij een onderzoeksgroep die zich daarop richtte.

Het octrooi

2.4.

RCT is de aanvrager en houder van het Europese octrooi EP 0 888 289 B1 (hierna: ‘EP 289’ of ‘het octrooi’). Het Octrooi heeft betrekking op "Anticonvulsant Enantiomeric Amino Acid Derivatives" ofwel "Enantiomere anticonvulsie-aminozuurderivaten". EP 289 is aangevraagd op 17 maart 1997 als internationale aanvrage WO 97/33861 (hierna: ‘WO 861’). Daarbij is de prioriteit ingeroepen van de provisionele Amerikaanse aanvrage US 13522 P (hierna: ‘US 522’). US 522 is op 15 maart 1996 aangevraagd door Kohn, die als uitvinder staat vermeld op EP 289. EP 289 stelt (in conclusie 8) lacosamide onder bescherming.

2.5.

De conclusies van EP 289 luiden in de authentieke Engelse taal als volgt:

1. A compound in the R configuration having the formula:

wherein

Ar is phenyl which is unsubstituted or substituted with at least one halo group;

Q is alkoxy containing one to six carbon atoms, and

Q1 is methyl.

2. The compound according to claim 1 which is substantially enantiopure.

3. The compound according to claim 1 wherein Q is alkoxy containing 1-3 carbon atoms.

4. The compound according to claim 3 wherein Q is methoxy.

5. The compound according to claim 1 wherein Ar is unsubstituted phenyl.

6. The compound according to claim 1 wherein halo is fluoro.

7. The compound according to claim 1 wherein Q is alkoxy containing 1-3 carbon atoms and Ar is unsubstituted phenyl.

8. The compound according to claim 1 which is (R) -N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide.

9. The compound according to claim 8 which is substantially enantiopure.

10. A therapeutic composition comprising an anticonvulsant effective amount of a compound according to any one of claims 1-9 and a pharmaceutical carrier therefor.

2.6.

De – onbestreden – Nederlandse vertaling van de conclusies van EP 289 luidt als volgt:

1. Verbinding in de R-configuratie, met de formule:

waarbij

Ar fenyl is dat ongesubstitueerd is of wordt gesubstitueerd met ten minste één halogeno-groep;

Q alkoxy dat één tot zes koolstofatomen bevat, is en

Q1 methyl is.

2. Verbinding volgens conclusie 1, welke hoofdzakelijk enantiomeer zuiver is.

3. Verbinding volgens conclusie 1, waarbij Q alkoxy is dat 1-3 koolstofatomen bevat.

4. Verbinding volgens conclusie 3, waarbij Q methoxy is.

5. Verbinding volgens conclusie 1, waarbij Ar ongesubstitueerd fenyl is.

6. Verbinding volgens conclusie 1, waarbij halogeno fluoro is.

7. Verbinding volgens conclusie 1, waarbij Q alkoxy is dat 1-3 koolstofatomen bevat, en Ar ongesubstitueerd fenyl is.

8 . Verbinding volgens conclusie 1, welke (R) -N-benzyl-2-acetamido-3-methoxypropionamide is.

9. Verbinding volgens conclusie 8, welke hoofdzakelijk enantiomeer zuiver is

10. Therapeutische samenstelling die een anticonvulsie-werkzame hoeveelheid van een verbinding volgens een van conclusies 1-9 en een farmaceutische drager daarvoor omvat.

2.7.

De Engelse beschrijving van EP 289 bevat onder meer de volgende passages:

2.8.

EP 289 is geëxpireerd op 17 maart 2017. Een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) gebaseerd op EP 289 is nog van kracht en zal op 16 maart 2022 expireren. Dit ABC stelt conclusie 8 van het octrooi, lacosamide, onder bescherming.

2.9.

Kohn heeft op 4 februari 1997 in hoedanigheid van ‘
Inventor’ van de
provisional applicationvan US 522 een overeenkomst met RCT getekend, waarin onder meer is bepaald:

2.10.

Op 21 maart 1997 schreef [A] namens RCT aan [B] , ‘
assistant to the Vice Provost for Research and Graduate Studies’ van de UoH:

Onderzoek en publicaties van de onderzoeksgroep van Kohn

2.11.

In 1977 publiceerde Kohn over een theorie die hij had gepostuleerd, die luidde dat verbindingen die de volgende structurele elementen bevatten:

(i) Een vicinale diamineverbinding (twee stikstofatomen die met elkaar verbonden zijn via twee koolstofatomen; N-C-C-N);

(ii) Een zuurstofatoom verbonden aan de diamineverbinding; en

(iii) Een aromatische groep ("Ar") die zich op één atoom afstand bevindt van één van de stikstofatomen in de diaminegroep;

een goede anticonvulsieve werking zouden hebben. Hij baseerde deze theorie op de structurele gelijkenis van fenytoïne en biotine. Fenytoïne was toen het meest voorgeschreven anticonvulsivum en het was Kohn opgevallen dat biotine-analogen ook een – zij het beperkte – anticonvulsieve werking hadden.

Kohn veranderde de structuur van de verbinding en kwam tot de klasse die hij als FAA’s ging aanduiden en die op de R, R1, R2 en R3 posities variabele groepen hebben, die ieder een andere FAA vormen:

Het koolstofatoom waar R2 en R3 aan binden wordt ook wel het α-carbon genoemd.

2.12.

In 1985 publiceerde Kohn met [C] over onderzoek dat hij samen met [D] had gedaan in zijn laboratorium, waarbij twee FAA’s waren gesynthetiseerd. Die scoorden relatief goed wat betreft anticonvulsieve en neurotoxische eigenschappen van de verbindingen, al was de beste FAA in vergelijking met fenytoïne als benchmark zeven tot acht keer minder potent.

2.13.

Rond 1986 heeft het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly de FAA-technologie van Kohn en zijn onderzoeksgroep met tussenkomst van RCT in licentie genomen. Eli Lilly zorgde voor het testen van de farmacologische eigenschappen van de verbindingen die Kohn en zijn team synthetiseerden.

2.14.

In een publicatie van Kohn en [E] uit 1987 wordt gerapporteerd

dat elk van de groepen op de verschillende posities van zijn FAA's de eigenschappen van het molecuul beïnvloedt:

"
The specific activities of these compounds in the MES, scMet, and toxicity tests can be independently modulated by alteration of the substitution pattern at the α-carbon atom, the N-acyl, and the N-amido moieties."

2.15.

Philippe Le Gall heeft in december 1987 een
masters-thesisgeopenbaard getiteld ‘
2-Substituted-2-acetamido-N-benzylacetamides. Synthesis, Spectroscopic and Anticonvulsant Properties’ (hierna: ‘ Le Gall ’). Le Gall was een student van Kohn. In deze scriptie beschrijft hij onderzoek waarbij hij een aantal verbindingen heeft gesynthetiseerd en (een deel daarvan) heeft getest op anti-convulsieve eigenschappen met het oog op de behandeling van epilepsie. Een van de gesynthetiseerde verbindingen wordt aangeduid als ‘107e' en is gelijk aan het racemisch mengsel van lacosamide. De verbinding 107e is niet getest op anti-convulsieve eigenschappen, noch op neurotoxische eigenschappen. In tabel 35 van Le Gall is de structuurformule van 107e vermeld:

Op bladzijde 155 van het document schrijft Le Gall over verbinding 107e:

“
The more lipophilic methoxy ether 107e has not been evaluated yet. The close structural analogy of this compound with 86b suggest that this adduct may have good anticonvulsant

activity.”

In tabel 33 is ten aanzien van onder meer verbinding 86b het volgende opgenomen:

Le Gall schrijft over de enantiomeren van een andere verbinding (68a):

“
Interestingly, the D-enantiomer of 68a was thirteen times more active than the L-isomer when tested orally in mice in the MES seizure test^[1]. A comparable difference in activity was also noted for the two stereoisomers of 68b.”

Le Gall rapporteert de volgende farmacologische scores over de aromatische verbindingen 68b, 69a (een furanverbinding), 69b, 69c en 69d^[2]:

en de volgende onderzoeksresultaten van een aantal niet-aromatische verbindingen:

Le Gall komt tot de volgende conclusies:

2.16.

Le Gall is, in het kader van de samenwerking, aan Eli Lilly toegezonden.

2.17.

In 1990^[3]publiceerde Kohn gegevens waarin het racemaat van een van de verbindingen die Le Gall had gesynthetiseerd (69a), α-acetamido-N-benzyl-2-furanacetamide (hierna ook: de furanverbinding), werd vergeleken met de afzonderlijke enantiomeren daarvan. Een belangrijke bevinding in dat artikel was dat het R-enantiomeer een ED50 van 3,3 mg/kg en een TD50 van 23,8 mg/kg had, waarmee het middel beter was dan de benchmark fenytoïne wat betreft zowel ED50 als PI^[4]. Kohn constateerde in dat artikel dat de PI van de hetero-aromatische 2-furanylverbinding verder kon worden verbeterd door de niet-gesubstitueerde benzylamidegroep te vervangen door fluorgesubstitueerde benzylamiden. De PI-waarden daarvan waren aanzienlijk beter.

2.18.

In een ander project, gepubliceerd in 1991^[5], onderzocht Kohn een aantal niet-aromatische verbindingen. De meeste van deze verbindingen hadden een gemiddelde tot lage activiteit. Twee verbindingen vertoonden wel een interessante activiteit.

2.19.

Eli Lilly concentreerde haar ontwikkelingsinspanningen op de hetero-aromatische furanverbinding, die zeer goede ED50 en TD50 scores had. In 1991 bleek deze verbinding echter tot leverschade te leiden, tijdens een 30 dagen durend onderzoek naar toxiciteit bij ratten. Dit was voor Eli Lilly aanleiding om de ontwikkeling van FAA-anticonvulsiva te staken en de licentie met RCT te beëindigen. Er is niet gepubliceerd over de negatieve resultaten van dit laatste onderzoek naar de furanverbinding.

2.20.

In een artikel uit 1993^[6]bevestigde Kohn nogmaals het idee dat een aromatische groep op de α-koolstofpositie belangrijk was voor anticonvulsieve activiteit. Uit het artikel bleek dat de chemische omzetting van de hetero-aromatische furanring in een niet-aromatische tetrahydrofuranring tot een aanzienlijk verlies van activiteit leidde.

2.21.

In 1994^[7]publiceerden Kohn en zijn team (waaronder [Q] ) de resultaten van onderzoek naar alternatieven voor de furangroep op de α-koolstofpositie. Alle onderzochte verbindingen hadden een (hetero-)aromatische groep op de R2 positie, zoals blijkt uit de hieronder weergegeven tabel uit die publicatie. Drie FAA's (genummerd 11 – 13) met een elektron-deficiënte hetero-aromatische groep op het α-koolstofatoom vertoonden allemaal een uitstekende anticonvulsieve activiteit. Bovendien vertoonde de elektron-deficiënte hetero-aromatische 2-pyrimidine verbinding (verbinding 13 in tabel 1) een verbeterde toxiciteit in vergelijking met de 2-furanylverbinding (verbinding 2), en een betere PI. De PI van de 2-pyrazineverbinding (verbinding 12) was vergelijkbaar met die van de 2-furanyl-verbinding.

Naar aanleiding van dit onderzoek stelde Kohn zijn eerdere inzichten over de structuur-activiteit relatie van FAA's bij. De resultaten van dit laatste onderzoek suggereerden dat de aanwezigheid van het gesubstitueerde heteroatoom in de aromatische ring twee atomen verwijderd van het α-koolstofatoom waarschijnlijk belangrijker was dan de elektron-rijkdom (of gebrek aan elektron-rijkdom) van de hetero-aromatische ring, als het gaat om anticonvulsieve activiteit. De conclusie van het artikel benadrukt de goede anticonvulsieve eigenschappen van een aantal aromatische FAA’s, die een activiteit vertoonden die vergelijkbaar was met die van fenytoïne.

2.22.

Na de beëindiging van de samenwerking met Eli Lilly had Kohn in deze fase van het onderzoek moeilijkheden bij het vinden van financiering. Andere farmaceutische bedrijven hadden op dat moment geen belangstelling voor FAA’s.

2.23.

In december 1995 heeft Daeock Choi (hierna: ‘ Choi ’) zijn proefschrift ter verkrijging van een PhD-graad aan de UoH verdedigd. Kohn was zijn promotor.

In het proefschrift (hierna: ‘ Choi 1995’) is onder meer de hierna weergegeven informatie opgenomen:

In het ‘abstract’:

“In Chapter IIa derivatives of 3-substituted N-benzyl 2-acetamidopropanamide (2) were prepared and evaluated for anticonvulsant activity. Among these, N-benzyl 2-acetamido-3-methoxypropanamide (3) displayed outstanding activity in the maximal electroshock induced seizure (MES) test in mice. Evidence is presented that the activity of this racemate resided in the (R)-stereoisomer.”

Verder is de volgende structuurformule weergegeven op bladzijde 2:

Dit is de structuurformule van het racemaat van lacosamide. Onmiddellijk boven deze formule is vermeld:

“In agreement with previous findings, we demonstrated that the activity of this racemate resided in the (R)-stereoisomer.”

Verder beschrijft het proefschrift op welke wijze deze stof kan worden gesynthetiseerd.

2.24.

Kohn schreef op 16 februari 1996 het volgende aan de ‘
Dean’van zijn faculteit:

2.25.

De bibliotheekcatalogus van de UoH vermeldt als datum waarop Choi 1995 is gecatalogiseerd: 2 juni 1996.

2.26.

Op 1 april 1996 heeft Choi een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Medicinal Chemistry gebaseerd op zijn proefschrift (hierna: ‘ Choi 1996’). In het abstract van het artikel wordt N-benzyl-2-acetamido-3-methoxypropionamide genoemd, waarbij is vermeld dat de anti-convulsieve activiteit zich bevindt in de R-enantiomeer.

Overige relevante publicaties

2.27.

Epilepsy Research publiceerde in 1994 een paper getiteld "
Strategies in Antiepileptic Drug Development: Is Rational Drug Design Superior to Random Screening and Structural Variation?". De auteur was prof. [F] , een drug development wetenschapper op het gebied van anti-epileptica. Het artikel bevat een breed overzicht van anticonvulsiva en hun ontwikkeling, maar noemt het onderzoek van Kohn naar FAA's niet.

2.28.

In 1996 publiceerden [G] e.a. over een aantal FAA's en andere structureel verwante (maar niet-FAA) verbindingen die zij hadden gesynthetiseerd. Geen daarvan had een methoxymethylgroep op de R3-positie. Blijkens die publicatie waren deze onderzoekers op de hoogte van het onderzoek van Kohn.

2.29.

In 1996 publiceerden [H] e.a. over een andere klasse van, aan FAA soortgelijke, verbindingen. [H] verwijst in die publicatie naar het onderzoek van Kohn.

Parallelle procedures

2.30.

In het Verenigd Koninkrijk is in een procedure voor de High Court of Justice of England and Wales door Accord de nietigheid van het Britse deel van EP 289 gevorderd (hierna: de Engelse procedure).

2.31.

In een verklaring ten behoeve van de Engelse procedure, heeft Kohn op 9 maart 2017 verklaard:

“
11. It is my understanding that there was no standard practice across UH regarding the

scheduling and conduct of dissertation defences. However, throughout my tenure, it

was my experience that the UH Department of Chemistry conducted these

examinations in private. They were not advertised in any way and would not have

been open to the public.

(…)

13. I should note here that by 1995 the UH Department of Chemistry was fully aware of

the importance of confidentiality in relation to potentially patentable inventions. More

specifically, individuals in the UH Department of Chemistry, including myself, had

previously been involved in work that resulted in patent applications being made and

so understood the importance of keeping such information confidential.

14. In addition, if I were examining a graduate student supervised by a colleague, I would

have regarded it as a serious breach of professional ethics to use the material

described in their draft PhD thesis or discussed during a dissertation defence for my

own purposes without the permission of the student's supervisor and the student

themselves. I would have considered that it was for the student and their supervisor

to decide how to take the work forward, including in relation to its future publication.

Using such unpublished work for my own research, or disclosing it to others, without

their consent would simply have been incompatible with my professional integrity and

I would be extremely surprised if any individual working in an academic institution

would think it appropriate to behave in such a manner.

(…)

16. The project on which Dr Choi worked had been ongoing for a considerable period by

the time that he joined my lab. My group's research into the anticonvulsant effect of

what I termed functionalised amino acids ("FAAs") had commenced in the 1980s and

already generated several patent applications, which had been filed by RCT by agreement with UH. As such, I was aware of the importance of maintaining

confidentiality over interesting results pending decisions on publication and / or

patent filings and was keen to ensure that my graduate students and, where

necessary, members of the UH Department of Chemistry were aware that the FAA

project should be regarded as confidential.

(…)

19. In accordance with the usual practice of the UH Department of Chemistry, Dr Choi 's

dissertation defence was held in the Department and in private. Only members of

the thesis committee (who had been provided with a draft copy of the document in

advance of the examination) were present, and the examination was conducted

behind closed doors. It is my recollection that, at the conclusion of Dr Choi 's

dissertation defence, all of the examiners returned their copies of the draft thesis to

Dr Choi in order that he might incorporate their comments into the final version.

20. Given the context in which Dr Choi 's work was conducted (in particular, with the aim

of developing a novel anticonvulsant in collaboration with external partners, including

RCT), it was my clear understanding that Dr Choi 's research work, and in particular

the information covered in his written thesis and discussed with the committee during

his dissertation defence, was subject to conditions of confidence: that is, the

information contained in the Choi Thesis and / or discussed during Dr Choi 's

dissertation defence could not be shared with anyone or otherwise exploited.”

2.32.

In een verklaring ten behoeve van de Engelse procedure, heeft Choi op 13 maart 2017 verklaard:

“6.
I do not remember the exact date of my dissertation defence, but it took place before

I submitted my thesis in December 1995. (…) As well as Professor Kohn, four

other UH Professors were present (the examiners listed on page ii of my thesis).

Nobody else attended my dissertation defence.

7. Each of the examiners had been given a draft of my thesis before my dissertation

defence took place. At the end of the examination they all returned their copies to

me so that I could make the amendments that they had suggested. Professor Kohn

reviewed my thesis once I had made these corrections and I then submitted a final

version to the UH College of Natural Sciences and Mathematics.

8. I did not give a draft copy of my thesis to anybody other than the five examiners and,

apart from the final copy that I provided to Professor Kohn for him to review before I

submitted my thesis, and the copy that I was required to submit to the UH College of

Natural Sciences and Mathematics so that I could graduate, I did not give the final

version of the thesis to anyone (either before 15 March 1996 or afterwards).

9. While I was preparing my thesis Professor Kohn told me that some of my work might

form the basis of a patent application and that I should not discuss the contents of my

thesis with anyone other than him and the other four examiners of my dissertation defence. As I result I did not talk about my thesis publicly, or with anyone other than

my examiners. As I said, I have also never provided anyone other than Professor

Kohn and the UH College of Natural Sciences and Mathematics with a copy of my

final thesis.”

2.33.

In een verklaring ten behoeve van de Engelse procedure, heeft [I] , lid van de promotie-commissie van Choi , op 10 maart 2017 verklaard:

“
9. I note here that, whether or not specific confidentiality issues arise, as a matter of

professional ethics I would not feel able to use the work reported in a student's draft

thesis and / or discussed during his / her dissertation defense (or discuss that work

with a third party) without either obtaining the consent of the student in question and

their supervisor or waiting until the contents of the thesis had been made public.

10. Dissertation defenses themselves were conducted in private in the UH Chemistry

Department. There were no formal announcements of or invitation to these

examinations. In my experience of sitting on dozens of thesis committees as part of

my role in the UH Chemistry Department, I do not remember any instance of anyone

other than the examiners and the candidate attending a dissertation defense, and it

would have struck me as very unusual had it ever occurred.

13. Given the importance Professor Kohn afforded to maintaining confidentiality in relation

to his FAA research and that of his students, I would have considered the contents of

a thesis submitted by one of his students in this field as confidential (both before and after the dissertation defense) unless I was specifically notified otherwise. This would

have been the case regardless of whether or not Professor Kohn had expressly

informed me of the need to maintain confidentiality. As such, I do not believe that I

would have considered myself able to use the information reported by Dr Choi in the

Choi Thesis as I wished, either before or after the dissertation defense took place.”

2.34.

In een verklaring ten behoeve van de Engelse procedure, heeft [J] , lid van de promotie-commissie van Choi , op 13 maart 2017 verklaard:

“
11. It was the usual practice in the UH Chemistry Department to conduct dissertation

defences in private and within the Department itself. In all of the thesis committees

that I sat on during my time at UH I do not recall a single occasion where anyone other

than the student and their examiners were present at the dissertation defence, and

such an event would have struck me as extremely unusual.

12. Insofar as the Choi Thesis was concerned, although I cannot recall exactly when I was

informed, I was certainly aware before Dr Choi ’s dissertation defence itself was

conducted that the work described in the Choi Thesis (and subsequently discussed

during the dissertation defence) was subject to confidentiality restrictions and was to

be embargoed for a period of time. I was also aware of the confidential nature of the

project and the work reported by Dr Choi before I received a copy of his draft thesis

and, as explained above, I would have treated the draft as confidential as a matter of

course even if this had not been the case..”

2.35.

In een tweede verklaring ten behoeve van de Engelse procedure heeft Kohn op 17 maart 2017 verklaard:

“
4. As I explained to [… 2] when they first raised these queries, I do not recall that I ever had a formal contract of employment with UH. Certainly I do not have a copy of such a document in my possession and nor do I remember signing one. Similarly, I do not recall signing a copy of the Technology Agreement (or any similar document) and I do not have one in my records.”

2.36.

In de Engelse procedure heeft Justice Birrs op 7 november 2017 beslist dat het Engelse deel van EP 289 nieuw en inventief is. Hij achtte de ingeroepen prioriteit geldig en het octrooi inventief ten opzichte van Le Gall . Accord is toegelaten hoger beroep in te stellen tegen de beslissing dat de ingeroepen prioriteit geldig is. In een
Ordervan Lord Justice Kitchin van 4 april 2018 is bepaald dat Accord geen hoger beroep in kan stellen van de beslissing dat het octrooi – mits er sprake is van een geldige prioriteit – inventief is.

2.37.

In de Verenigde Staten is in een procedure tussen (onder meer) partijen voor de United States Court of Appeals for the Federal Circuit op 23 mei 2018 beslist, met een
dissenting opinion, dat het parallelle Amerikaanse octrooi geen inventiviteit ontbeert en geldig is.

2.38.

Ten tijde van het pleidooi in de Nederlandse zaak had Accord ook procedures in Italië en Duitsland aanhangig gemaakt.

3.Het geschil

3.1.

Accord vordert – samengevat – dat de rechtbank, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
A. alle conclusies van het Nederlandse deel van EP 289 vernietigt;
B. ABC 300376 vernietigt;
C. met veroordeling van RCT in de redelijke en evenredige proceskosten.

3.2.

Accord legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. EP 289 is^[8]nietig, omdat het niet nieuw is ten opzichte van Choi 1995 en Choi 1996, en omdat het niet inventief is ten opzichte van Le Gall . Choi 1995 behoorde tot de stand van de techniek op de ingeroepen prioriteitsdatum. Choi 1996 geldt als stand van de techniek ten opzichte van EP 289 omdat de ingeroepen prioriteit niet geldig is.

3.3.

RCT voert gemotiveerd verweer. Zij betwist dat Choi 1995 openbaar is gemaakt voor de prioriteitsdatum en daarmee dat het tot de stand van de techniek op die datum behoorde. Zij betwist ook dat de ingeroepen prioriteit niet geldig zou zijn. Voorts bestrijdt zij dat EP 289 niet inventief is ten opzichte van de stand van de techniek, waaronder Le Gall .

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De technische achtergrond

4.1.

De onderstaande beschrijving van de technische achtergrond van epilepsie en anti-epileptica is ontleend aan de processtukken van Accord (4.2) en RCT (4.3 tot en met 4.11), hetgeen over en weer onbestreden is gebleven. RCT stelt – eveneens onweersproken – dat zij haar beschrijving weer heeft ontleend aan de bevindingen van de Amerikaanse rechter in de parallelle Amerikaanse procedure.

4.2.

EP 289 ziet op enantiomere anti-convulsieve aminozuurderivaten. De voornaamste toepassing van anti-convulsieve geneesmiddelen is het onder controle krijgen en voorkomen van epileptische aanvallen en stuiptrekkingen als gevolg van epilepsie of andere aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel. De belangrijkste methode van behandeling voor dergelijke aandoeningen is het consistent en over lange termijn toedienen van anti-convulsieve medicijnen.

4.3.

Epilepsie is een chronische neurologische aandoening die ongeveer één procent van de bevolking treft. Epilepsie wordt gekenmerkt door ongecontroleerde aanvallen die levensbedreigend of levensbeperkend kunnen zijn. De oorzaak van de meeste gevallen van epilepsie is onbekend. De verschijningsvormen van epilepsie variëren ook sterk.

4.4.

Epilepsiebehandelingen moeten worden afgestemd op de specifieke patiënt. Een bepaalde behandeling kan bij de ene patiënt aanslaan, maar voor een andere patiënt ineffectief zijn. Deze factoren maken de ontwikkeling van anti-epileptica bijzonder uitdagend en onvoorspelbaar.

4.5.

Vóór 1996 waren in de Verenigde Staten meer dan 20 anticonvulsiva op de markt gebracht, waaronder fenobarbital, mephobarbital, fenytoïne, trimethadion, mefenytoïne, paramethadion, fenythenylaat, fenacemide, metharbital, benzchloorpropionamide, aminoglutethimide, acetazolamide, fensuximide, primidon, methsuximide, ethotoïne, methazolamide, ethosuximide, diazepam, carbamazepine, clonazepam, lorazepam, valproïnezuur, clorazepaat, felbamaat, gabapentine en lamotrigine.

4.6.

In 1996 was fenytoïne het meest voorgeschreven anticonvulsivum. Ondanks het wijdverbreide gebruik van fenytoïne, kleefden aan het middel een aantal nadelen. Het belangrijkste probleem met fenytoïne was de gecompliceerde farmacokinetiek (zogenaamde "zero order” kinetiek), waarbij kleine dosisverhogingen tot onevenredige veranderingen in de bloedspiegels konden leiden. Fenytoïne vertoonde ook een hoge interactie met andere geneesmiddelen. Bekend was voorts dat het op de korte termijn verschillende toxische effecten kon veroorzaken (duizeligheid, vermoeidheid, onvastheid). Er was ook sprake van toxische effecten die op de langere termijn optraden (waaronder perifere neuropathie en cerebellaire atrofie). Fenytoïne is moeilijk oplosbaar in water, hetgeen het formuleren van een intraveneuze toedieningsvorm bemoeilijkte.

4.7.

Andere anticonvulsiva die in 1996 beschikbaar waren hadden ook aanzienlijke nadelen.

4.8.

De werkzame dosis van een anticonvulsivum wordt uitgedrukt als de ED50 (d.w.z. de dosis waarbij aanvallen worden onderdrukt bij 50% van de proefdieren). Een lage ED50 duidt op een hoge werkzaamheid. Het anticonvulsivum fenytoïne had een ED50 van 9,5 mg/kg, wat zeer goed is. Fenytoïne werd (en wordt nog steeds) vaak gebruikt als benchmark wanneer kandidaat-geneesmiddelen worden getest.

4.9.

De neurotoxiciteit van een anticonvulsivum wordt uitgedrukt als de TD50 waarde van het geneesmiddel (d.w.z. de dosis in mg/kg waarbij 50% van de proefpersonen neurotoxische symptomen vertoont). Een hoge TD50 is onder voor het overige gelijkblijvende omstandigheden een aanwijzing voor een minder toxisch geneesmiddel.

4.10.

Een manier om de veiligheid van een geneesmiddel uit te drukken is door de dosis die een therapeutisch effect veroorzaakt te vergelijken met de dosis die toxiciteit veroorzaakt. De
Protective Index(PI), zoals deze wordt genoemd, is de neurotoxische dosis van een geneesmiddel voor 50% van de populatie (de TD50) gedeeld door de minimale werkzame dosis voor 50% van de populatie (de ED50). Een hoge PI is te verkiezen boven een lage, omdat dit aangeeft dat een aanzienlijk hogere dosis van een geneesmiddel moet worden genomen om de neurotoxische drempel te bereiken dan de dosis die nodig is om het therapeutisch effect te verkrijgen. Fenytoïne heeft een PI van 6,9. Tenslotte wordt nog rekening gehouden met de LD50: de mediane lethale dosis als maat voor de relatieve veiligheid.

4.11.

In documenten uit de stand van de techniek wordt vaak verwezen naar drie verschillende soorten dierproeven. De Maximal Electroshock Seizure (MES) en Subcutaneous Metrazol (scMet) tests worden gebruikt om de anticonvulsieve activiteit van een verbinding vast te stellen. De derde soort proef betreft neurotoxiciteitstesten, zoals de rotorod-test en de 'horizontal screen test'.

5.De beoordeling

Bevoegdheid

5.1.

De rechtbank is internationaal exclusief bevoegd kennis te nemen van de vordering tot vernietiging van het octrooi en het ABC op grond van artikel 24 aanhef en onder 4 Brussel I bis-Vo^[9]omdat het geschil de geldigheid van het Nederlandse deel van EP 289 en het daarop gebaseerde Nederlandse ABC betreft. De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 1 sub a Rijksoctrooiwet 1995 (ROW). De internationale en relatieve bevoegdheid van deze rechtbank is overigens niet bestreden.

Bezwaren van Accord

5.2.

Voorafgaand aan de zitting in deze procedure heeft Accord bezwaar gemaakt tegen de overlegging van de bijlagen bij productie GP68 (schriftelijke bewijsstukken bij de verklaring van [A] uit de Engelse procedure) en tegen productie GP71 (een transcript van het getuigenverhoor van Kohn in de Engelse procedure). Ter zitting is daarop beslist dat RCT zich in deze procedure kan beroepen op de passages uit GP71 die in de begeleidende akte waren geciteerd, en dat de rechtbank Accord nog in de gelegenheid zal stellen te reageren op andere onderdelen van die producties indien die van belang blijken te zijn bij de beoordeling. Voorts is ter zitting beslist dat Accord niet in haar verdediging was geschaad door de late aankondiging van de deskundige van RCT, zodat het bezwaar dat daartegen was aangetekend ongegrond was en deze deskundige gerechtigd was ter zitting het woord te voeren.

Nieuwheid: was Choi 1995 stand van de techniek op 15 maart 1996?

5.3.

Tussen partijen is in geschil of Choi 1995 op de prioriteitsdatum, 15 maart 1996, tot de stand van de techniek behoorde. RCT erkent dat het document destijds bestond, maar voert ten verwere aan dat het niet openbaar toegankelijk was.

5.4.

Op grond van artikel 4 lid 2 ROW behoort tot de stand der techniek al hetgeen voor de prioriteitsdatum door (onder andere) schriftelijke of mondelinge beschrijving openbaar toegankelijk is gemaakt. Daarvan is geen sprake als die informatie alleen toegankelijk is voor personen die een uitdrukkelijke of stilzwijgende geheimhoudingsplicht hebben. Op Accord rust de stelplicht en bewijslast van het feit dat Choi 1995 openbaar toegankelijk was, omdat zij zich beroept op de rechtsgevolgen daarvan: nietigheid van het octrooi.

5.5.

Accord wijst er op dat Choi 1995 besproken zal zijn tijdens de verdediging van het proefschrift door Choi in december 1995, zodat het tijdens die bijeenkomst openbaar toegankelijk is geworden. In ieder geval is het ten behoeve van die verdediging aan de promotoren ter hand gesteld.

5.6.

RCT heeft haar betwisting dat Choi 1995 voor 15 maart 1996 openbaar toegankelijk was, uitgebreid gemotiveerd en onderbouwd met een aantal documenten en verklaringen.

5.6.1.

Zo heeft RCT betwist dat de verdediging van het proefschrift openbaar was en gesteld dat de promotoren een stilzwijgende geheimhoudingsverplichting hadden. Dit wordt bevestigd door de onder ede afgegeven getuigenverklaringen van drie van de vijf promotoren, Kohn, [I] en [J] (zie onder 2.31, 2.33, 2.34). Ook uit de verklaring van Choi zelf blijkt dat hij zijn proefschrift en de informatie daaruit niet met derden (anders dan zijn promotoren) heeft gedeeld (zie 2.32).

5.6.2.

Uit de brief van Kohn aan de
Deanvan de faculteit (zie 2.24) blijkt dat Kohn heeft verzocht om de dissertatie van Choi nog niet openbaar te maken in verband met een octrooiaanvrage, terwijl uit de catalogus gegevens van de bibliotheek van de UoH (zie 2.24) blijkt dat catalogisering in die bibliotheek pas in juni 1996 heeft plaatsgevonden.

5.6.3.

Accord heeft geen nader bewijs aangedragen waaruit blijkt dat de verdediging wel openbaar was (bijvoorbeeld bewijs dat tegenspreekt dat het gebruikelijk was bij de UoH om de verdediging van een proefschrift in besloten kring te houden), noch bewijs dat tegenspreekt dat hoogleraren aan die universiteit zich gebonden wisten aan een stilzwijgende geheimhoudingsplicht. Dat die stilzwijgende geheimhoudingsplicht bestond, is temeer aannemelijk omdat (a) alle promotoren verbonden waren aan dezelfde universiteit, zodat sprake was van het intern delen van informatie, en (b) het onderzoek van Choi tot een vakgebied behoort waar het aanvragen van octrooi gebruikelijk is en werd verricht in een vakgroep waar al vaker octrooien waren aangevraagd, zodat betrokkenen bekend kunnen worden verondersteld met het belang van de vertrouwelijkheid van de informatie die zij uitwisselen.

5.7.

In het licht van de bewijslastverdeling en de hiervoor beschreven onderbouwing van RCT, volstaat het enkele beroep van Accord op de datum van de verdediging van het proefschrift van Choi niet. Accord heeft ook niet voldoende aangedragen om toe te komen aan haar bewijsaanbod. Het gevolg is dat Choi 1995 niet tot de stand van de techniek op de (ingeroepen) prioriteitsdatum gerekend kan worden.

Nieuwheid: is de ingeroepen prioriteit geldig?

5.8.

Accord heeft onweersproken aangevoerd dat Choi 1995 en Choi 1996 nieuwheidsschadelijk zijn als RCT geen beroep kan doen op prioriteit van US 522. Partijen verschillen echter van mening over de vraag of RCT de prioriteit van US 522 kan inroepen.

5.9.

Kohn was de aanvrager van US 522 en RCT de aanvrager van WO 861, die heeft geleid tot verlening van EP 289. Gelet op het bepaalde in artikel 87 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) kan RCT zich alleen beroepen op deze prioriteit als zij de rechtsopvolger van Kohn is ten aanzien van US 522. Die rechtsopvolging dient te hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de aanvraag van het octrooi waarbij de prioriteit wordt ingeroepen. RCT heeft zich ter onderbouwing van het feit dat zij tijdig de prioriteitsrechten van Kohn heeft verkregen op de in 2.9 beschreven overeenkomst beroepen.

5.10.

Accord heeft na overlegging van die overeenkomst van 4 februari 1997 niet langer bestreden dat er sprake is van een geldige overdracht door Kohn aan RCT van alle rechten waarover Kohn op 4 februari 1997 beschikte ten aanzien van US 522. Dat brengt de rechtbank bij de beoordeling van de (in de dagvaarding slechts terloops vermelde) subsidiaire stelling van Accord dat Kohn zelf niet over de relevante prioriteitsrechten beschikte op 4 februari 1997, zodat hij die niet kon overgedragen aan RCT. Accord stelt in dat verband in de dagvaarding en bij akte op de eerstdienende dag alleen maar dat de relevante rechten (de
equitable title) bij de UoH berustten, omdat Kohn in dienst was van de UoH.

5.11.

De rechtbank dient voor een inhoudelijke beslissing op de vraag of Kohn alle rechten kon overdragen en er niet een deel (een
equitable interest) bij de UoH berustte eerst vast te stellen welk recht van toepassing is op deze vraag. Op grond van het, gelet op het temporele toepassingsbereik, toepasselijke EEG-Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO), is het recht van de staat Texas (waaronder mede federaal recht van de Verenigde Staten van Amerika) als zijnde het recht van de staat waarmee de door Accord gestelde verbintenis het nauwst is verbonden, van toepassing op die vraag.

5.12.

Op de bewijslastverdeling is op grond van artikel 14 lid 1 EVO eveneens Texaans recht van toepassing, en derhalve niet – zoals door Accord bepleit – de regels die het EOB toepast met betrekking tot de bewijslastverdeling. De door partijen overgelegde rapporten van Amerikaanse rechtsgeleerden gaan niet uitdrukkelijk in op de bewijslastverdeling. Impliciet volgt echter uit zowel het rapport van de deskundige van Accord, prof. [deskundige 1] , als het rapport van de deskundige van RCT, prof. [deskundige 2] , dat de bewijslast van het feit dat Kohn niet meer alle prioriteitsrechten had en die dientengevolge niet kon overdragen, op Accord rust. [deskundige 1] verklaart (randnummer 18 van Annex II.a bij EP 21): “
In US federal law there is a basic presumption that, absent an assignment of rights to the contrary, the inventor owns his invention and related patent rights.” [deskundige 2] verklaart: (in randnummer 53 van Annex III.a bij EP 21, onderstreping toegevoegd door de rechtbank): “
At this point, I consider that a US court would conclude that there is a clear chain of written legal title from inventor to assignee, which indicated that the assignee, Research Corporation Technologies, Inc. (RCT), became legal title holder to the invention, the provisional application and any right of priority to foreign patents. To overcome thisprima facie case, a US court would require evidence contradicting thisclearly documented chain of title by showing that the inventor had previously conveyed legal title to some other person or entity.” Deze verklaringen duiden er op dat Accord de stelplicht en bewijslast draagt van een overdracht van rechten aan de UoH door Kohn, voorafgaand aan de overeenkomst van 4 februari 1997.

5.13.

Alvorens te beoordelen wat Accord in dit kader heeft gesteld, overweegt de rechtbank het volgende. In deze procedure betwist RCT dat Kohn enig recht heeft overgedragen aan de UoH. RCT wijst er op dat Kohn in de in 2.35 beschreven getuigenverklaring heeft verklaard dat hij nooit een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de UoH heeft gesloten, noch een andere overeenkomst waarbij hij die rechten heeft overgedragen. In reactie op dat verweer heeft Accord bij pleidooi gewezen op het feit dat RCT dit verweer in de Engelse procedure niet heeft gevoerd en dat de rechter in de Engelse procedure heeft overwogen dat in confesso was dat er een equitable interest bij de UoH berustte. Dit beroep op een overweging van de Engelse rechter vormt op zich echter geen voldoende onderbouwing van de onderliggende feiten die Accord stelt. Het staat RCT vrij een verweer te voeren dat zij in Engeland niet heeft gevoerd.

5.14.

Accord onderbouwt haar stelling dat Kohn niet meer volledig rechthebbende was op de prioriteitsrechten, door te wijzen op de tekst van de overeenkomst van 4 februari 1997. Daarin staat: “
Each Inventor is obligated to assign his or her rights, title and interest in the Invention and Provisional Application to the Institution or its designee” waarbij ‘
Institution’ is gedefiniëerd als de UoH. Dat de UoH een equitable interest had verkregen, kan echter niet zonder meer worden afgeleid uit een overweging daarover die is opgenomen in een overeenkomst waarbij de UoH, zo betoogt Accord ook zelf, geen partij was. Uit deze overweging blijkt hoogstens dat Kohn en RCT in de veronderstelling verkeerden dat Kohn gehouden was de uitvinding over te dragen aan de UoH (of diens
designee). Zoals de deskundige van Accord, prof. [deskundige 1] , heeft verklaard, is er voor overdracht van een equitable title een “
clear and unmistakeable act of assignment” vereist. Welke
act of assignmentKohn jegens de UoH heeft verricht en waarom die “
clear and unmistakeable” zou zijn, heeft Accord in deze procedure echter niet gesteld.

5.15.

Voor zover de rechtbank er al van uit zou gaan dat het voor een
clear and unmistakeable act of assignmental voldoende is dat Kohn jegens RCT heeft verklaard dat hij gehouden was zijn aanspraken over te dragen aan de UoH, valt bovendien niet in te zien dat een dergelijke vormvrije overgang niet tevens heeft plaatsgevonden tussen de UoH en RCT. De
act of assignmentzou dan immers bestaan uit de verklaring van Kohn jegens een derde, in combinatie met eerdere onderlinge gedragingen ten aanzien van andere uitvindingen door Kohn en zijn onderzoeksgroep. Ook in de verhouding tussen de UoH en RCT was er sprake van jarenlange onderlinge gedragingen, waaruit eveneens een impliciete
act of assignmentopgemaakt kan worden. De UoH had eerdere octrooiaanvragen van Kohn en zijn onderzoeksgroep ook aan RCT ter exploitatie overgedragen. De door RCT aangedragen feiten en omstandigheden tonen aan dat de UoH bekend was met de voorbereidingen voor de aanvraag voor WO 861 door RCT. Dat blijkt in ieder geval uit de in 2.10 weergegeven correspondentie tussen RCT en de UoH, waarin melding wordt gemaakt van een brief van 10 januari 1997 waarin RCT de UoH op de hoogte heeft gesteld van de voorgenomen octrooiaanvraag voor WO 861. Gesteld noch gebleken is van enig verzet op enig moment door de UoH tegen de aanvraag van het onderhavige octrooi. Onder deze omstandigheden zou de
equitable titledie de UoH zou hebben verkregen, ook weer vormvrij zijn overgegaan aan RCT door de onderlinge gedragingen en omstandigheden van het onderhavige geval. Prof. [deskundige 2] spreekt in dit verband van een
implied-in-fact contract.

5.16.

De slotsom is dat Accord haar subsidiaire stelling dat de ingeroepen prioriteit ongeldig is omdat de prioriteitsrechten (deels) bij de UoH berustten, zodat Kohn deze niet heeft kunnen overdragen aan RCT, in het licht van de betwisting door RCT onvoldoende heeft onderbouwd met bewijsstukken. Door de wijze waarop Accord deze stelling naar voren heeft gebracht, heeft zij in wezen pas ter zitting duidelijk gemaakt wat haar subsidiaire stelling ten aanzien van de ongeldigheid van de prioriteit inhield. Anders dan Accord lijkt aan te nemen, is het indienen van een deskundigenrapport niet gelijk te stellen aan het innemen van een stelling in deze procedure. Dat geldt temeer als dat deskundigenrapport niet meer dan een kritische reactie op een beslissing van een buitenlandse rechter is. Door de processtrategie van Accord is het complexe debat dat schuilgaat achter de paar zinnen in de dagvaarding en de akte bij aanbrengen, niet goed uit de verf gekomen. Dit is echter het gevolg van de keuze van Accord om deze procedure in het VRO-regime te voeren, haar kaarten vervolgens nog even tegen de borst te houden en om, toen zij volledig bekend was met het verweer van RCT en alle bewijsstukken uit de Engelse procedure, niet alsnog te verzoeken de zaak uit het VRO-regime te halen. Deze proceshouding brengt mee dat de rechtbank Accord niet in de gelegenheid zal stellen haar betoog nader toe te lichten en/of nader bewijs aan te dragen.

5.17.

Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank het beroep van Accord op het ontbreken van prioriteit van US 522 niet zal honoreren. Dat betekent dat de nieuwheid van EP 289 beoordeeld dient te worden met inachtneming van de ingeroepen prioriteit, zodat Choi 1996 en Choi 1995 niet nieuwheidsschadelijk zijn.

Inventiviteit

5.18.

Accord stelt zich op het standpunt dat EP 289 niet inventief is ten opzichte van Le Gall , waarin het racemisch mengsel van lacosamide is geopenbaard. Volgens Accord zou de vakman, uitgaande van Le Gall , routinematig de enantiomeren van verbinding 107e onderzoeken en zonder inventieve arbeid tot de materie van EP 289 komen. Le Gall bevat daartoe ook positieve
pointers, aldus Accord. RCT bestrijdt dat Le Gall op de prioriteitsdatum een ‘promising springboard’ naar de uitvinding vormde en meer algemeen dat de
problem and solution approach(PSA) de juiste toets vormt om in deze zaak de inventiviteit van EP 289 te beoordelen.

5.19.

De rechtbank stelt voorop dat het bij de beoordeling van inventiviteit gaat om de vraag of de uitvinding op de prioriteitsdatum voor de vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeide uit de stand van de techniek. Bij de beantwoording van die vraag kan de PSA als hulpmiddel worden gehanteerd, maar zij vormt niet de toets zelf. De toepassing van de PSA geeft een hulpmiddel om te onderzoeken of een octrooi inventief is, vanuit de gedachte dat een octrooi in beginsel inventief zal zijn als het inventief is ten opzichte van de dichtstbijzijnde stand van de techniek, de
closest prior art. De selectie van de
closest prior artbevat echter inherent
hindsight, omdat men met kennis van de uitvinding de
closest prior artselecteert. Op de prioriteitsdatum hoefde dat voor de vakman echter in het geheel geen reëel uitgangspunt te zijn. Uiteindelijk is het de vraag of de uitvinding voor de vakman voor de hand lag ten opzichte van het geheel van de stand van de techniek^[10].

5.20.

In de onderhavige zaak schuift de rechtbank de analyse van Accord aan de hand van de PSA terzijde, omdat de door Accord geselecteerde
closest prior art,gezien in de context van de gehele stand van de techniek, geen reëel uitgangspunt is. De rechtbank is van oordeel dat Le Gall niet aangemerkt kan worden als een goed uitgangspunt om de inventiviteit van EP 289 te beoordelen, omdat dat document, althans de beschrijving van verbinding 107e daarin, op de prioriteitsdatum geen
promising springboardvormde, ook al is het een publicatie die betrekking heeft op hetzelfde vakgebied en hetzelfde probleem, terwijl het de meeste structurele kenmerken heeft die gelijk zijn aan de conclusies van het octrooi. Daarvoor is het volgende redengevend.

5.21.

Partijen zijn het er over eens dat de gemiddelde vakman in deze zaak een medisch chemicus is, met interesse in de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie. Deze vakman is op de prioriteitsdatum bekend met alle stand van de techniek en derhalve ook met Le Gall en de overige publicaties van de onderzoeksgroep van Kohn.

5.22.

Deze vakman was op de prioriteitsdatum bekend met een heel scala aan onderzoeksrichtingen voor de ontwikkeling van een verbeterd anti-epilepticum. Het onderzoek naar FAA’s werd in het vakgebied niet beschouwd als een belangrijke onderzoeksrichting, zo kan men concluderen uit het feit dat de FAA’s niet genoemd worden in een overzichtsartikel uit 1994 over de ontwikkeling van nieuwe anti-epileptica (zie 2.27). Dit wordt bevestigd door het gegeven dat het Kohn in die periode niet lukte financiering te verkrijgen van farmaceutische bedrijven voor zijn onderzoek naar FAA’s (zie 2.22).

5.23.

De vakman die op de prioriteitsdatum Le Gall in ogenschouw neemt, zal dat artikel plaatsen in de context van de andere publicaties van de onderzoeksgroep van Kohn. Daaruit blijkt dat Kohn met zijn onderzoeksgroep langdurig onderzoek deed naar FAA’s. De vakman zou zien dat de nadruk in het onderzoek van Kohn in de latere publicaties ligt op het zoeken naar een verbinding met een hetero-aromatische groep op de R2 positie (als bedoeld in 2.11). Hij zou zien dat Kohn’s onderzoek zich in de loop der tijd had geconcentreerd op onderzoek naar de furanverbinding (69a in Le Gall ), blijkens de in 2.17 beschreven publicatie uit 1990. De publicaties van de onderzoeksgroep van Kohn uit 1991, 1993 en 1994 (2.18, 2.20 en 2.21) bevestigen dat de beste resultaten werden verkregen met verbindingen die een hetero-aromatische groep op de R2 positie hadden.

5.24.

Wanneer de vakman op de prioriteitsdatum (15 maart 1996) Le Gall in deze context leest, zal hij zien dat er van 107e geen onderzoeksresultaten bekend zijn met farmacologische informatie over de activiteit van deze verbinding. De vakman weet dus heel weinig over deze stof. Het enige dat duidelijk is, is dat deze verbinding niet wordt gekenmerkt door een hetero-aromatische groep, terwijl ook Le Gall beschrijft dat juist de aromaten een goede anticonvulsieve activiteit hadden. Eén van de conclusies van Le Gall is: “
all five-membered ring heteroaromatic analogues of 68b proved highly active in the MES seizure test.”

5.25.

De vakman zal inderdaad ook lezen dat Le Gall 107e toch een interessante verbinding vond, die mogelijk een goede activiteit zou geven omdat er structurele overeenkomsten waren met verbinding 86b (zie 2.15). Verbinding 86b was zelf echter met een factor 6 minder actief dan fenytoïne, met een ED50 van 62 mg/kg ten opzichte van 9,5 mg/kg voor fenytoïne. De effectieve werkzame dosis was derhalve veel hoger dan die van fenytoïne. Wat de PI van 86b was, was uitgaande van de gegevens in Le Gall niet bekend, omdat de TD50 was bepaald op > 112 mg/kg. De PI zou in het slechtste geval dus 1,8 bedragen ten opzichte van 6,9 voor fenytoïne (zie 4.10). Dit is derhalve geen waarde die in positieve zin opvalt. Le Gall noemt 107e dan ook niet als interessant resultaat van zijn onderzoek in de
General Conclusionsof in het
Abstractvan zijn scriptie.

5.26.

Accord heeft voorts, bij monde van haar deskundige [deskundige 3] , betoogd dat de vakman die Le Gall zou lezen, gemotiveerd zou zijn om 107e nader te onderzoeken, omdat hij structurele overeenkomsten zou herkennen tussen 107e en de furanverbinding 69a, zodat hij betere resultaten dan die van 86b zou verwachten. In 107e en 69a heeft het zuurstofatoom dezelfde positie ten opzichte van het α-koolstofatoom. Ook in twee latere publicaties van Kohn en zijn onderzoeksgroep (zie 2.18 en 2.21), die tot de relevante stand van de techniek behoren, werden goede waarden gemeten bij stoffen die een zuurstofatoom op dezelfde positie hebben. Daardoor zou de vakman zien dat ook 107e veelbelovend was, aldus Accord. RCT heeft dit gemotiveerd bestreden. RCT’s deskundige wijst er onder andere op dat de structurele overeenkomsten tussen beide verbindingen niet zo groot zijn en dat Le Gall verbindingen openbaart die structureel veel sterker overeenkomen, maar – zo blijkt ook uit Le Gall – qua farmacologische waarden toch sterk verschillen. Dat is zelfs het geval bij enantiomeren met dezelfde structuurformule. Dat de voorspellende waarde van dezelfde positie van het zuurstofatoom in de gehele structuur in de ogen van de vakman groot zou zijn, kan dan ook niet worden vastgesteld. Daar komt bij dat Le Gall zelf niets zegt over een structurele gelijkenis met 69a en de gemiddelde vakman niet beschikt over enig inventief vermogen. Dat die vakman 107e een goede activiteit zou toeschrijven omdat hij structurele overeenkomsten met 69a zou herkennen, is dan ook onvoldoende onderbouwd.

5.27.

Van belang voor de context is voorts dat Le Gall een masters-scriptie betreft, geen dissertatie of een publicatie van een gerenommeerd wetenschapper. Omdat het een masters-scriptie is die niet
peer reviewedwas, kon Le Gall ook gemakkelijker speculeren over positieve verwachtingen van 107e, zonder daaraan overigens duidelijke conclusies te verbinden. Accord wijst er op dat de resultaten van Le Gall deels zijn gepubliceerd in latere artikelen in
peer reviewedtijdschriften. Dat betekent echter nog niet dat daarbij ook de informatie over 107e in die artikelen is gepubliceerd en
peer reviewedwas op de prioriteitsdatum. Dat dat wel zo is, is gesteld noch gebleken.

5.28.

Het betrof bovendien onderzoek uit de eigen onderzoeksgroep van Kohn uit 1987. Deze vakgroep deed jarenlang als enige onderzoek naar de anticonvulsieve werking van FAA’s en was dus bij uitstek deskundig. Op de prioriteitsdatum zou de vakman zien dat die onderzoeksgroep zelf in de negen jaar na de publicatie van Le Gall geen nader onderzoek had gepubliceerd naar verbinding 107e. De vakman zou ook daardoor minder interesse voor 107e hebben en de opmerking van Le Gall over die verbinding opvatten als speculatie.

5.29.

Gelet op deze omstandigheden vormde de openbaarmaking van de stof 107e in Le Gall geen uitgangspunt dat de vakman op de prioriteitsdatum als een reëel vertrekpunt zou hebben genomen om tot de uitvinding te komen. Reeds daarop stuit de redenering van Accord aan de hand van de PSA dat EP 289 niet inventief is ten opzichte van Le Gall af.

5.30.

Er zijn bovendien secundaire indicia die er op duiden dat het octrooi inventief is: Kohn en zijn collega’s waren bij uitstek deskundig op het gebied van de ontwikkeling van anti-epileptica en zij waren bekend met Le Gall . Toch hebben zij jarenlang niet ingezien dat 107e een interessante stof was om nader te onderzoeken. Volgens Accord zou dat kunnen liggen aan tunnelvisie. Dat zou dan echter ook moeten gelden voor de farmacologen van Eli Lilly. Blijkens de getuigenverklaring van Kohn in de Engelse procedure hebben medewerkers van Eli Lilly Le Gall immers ook ontvangen. Ook zij hebben 107e niet herkend als een verbinding die interessant was om te splitsen in de enantiomeren en nader te onderzoeken. Dat zij last hebben gehad van dezelfde tunnelvisie, maar de gemiddelde vakman dat niet zou hebben gehad, ligt niet voor de hand en Accord heeft daartoe verder niets aangevoerd. De secundaire aanwijzing dat de vakgroep van Kohn en de farmacologen van Eli Lilly de potentie van 107e niet hebben herkend, weegt de rechtbank daarom wel mee. Daar komt nog bij dat lacosamide op de prioriteitsdatum voorzag in een grote behoefte, omdat het sterk verbeterde farmacologische eigenschappen heeft ten opzichte van de stand van de techniek. Het door het octrooi beschermde product Vimpat is dan ook een groot commercieel succes geworden. Volgens RCT bedroeg de jaarlijkse omzet van Vimpat in 2017 wereldwijd 976 miljoen Euro. Als de uitvinding voor de hand had gelegen uitgaande van 107e, was er zeker bij Eli Lilly wel een motivatie geweest om de stof verder te onderzoeken.

5.31.

Accord heeft – met juistheid – betoogd dat een uitvinding inventief moet zijn ten opzichte van alle stand van de techniek. Echter, zoals hiervoor overwogen, lag de uitvinding niet voor de hand op basis van de openbaarmaking van 107e in Le Gall , omdat de vakman geen aanleiding had om de beschrijving van die verbinding in Le Gall nader te onderzoeken in de verwachting een goed anti-epilepticum te verkrijgen. Daarbij is niet van belang of Le Gall al dan niet wordt beschouwd als meest nabije stand van de techniek op de prioriteitsdatum.

5.32.

EP 289 is dan ook inventief ten opzichte van Le Gall .

Slotsom

5.33.

De slotsom is dat de rechtbank geen grond ziet voor vernietiging van het octrooi, althans het daarop verleende ABC, zodat de daartoe strekkende vorderingen worden afgewezen. Accord zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. RCT heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Accord heeft gemotiveerd gesteld dat deze procedure tot vernietiging van EP 289 aangemerkt kan worden als een vooruitgeschoven inbreukverweer in de zin van het arrest Danisco/Novozymes^[11]waarop artikel 1019h Rv van toepassing is, en RCT heeft dat niet weersproken. De rechtbank volgt partijen hier in.

5.34.

Partijen hebben uitdrukkelijk overeenstemming bereikt over de hoogte van de redelijke en evenredige proceskosten in deze zaak. Die bedragen volgens hen, samen met de kosten voor de deskundigen, € 400.000,-. Ter zitting hebben partijen toegelicht dat de kosten van de deskundigen in deze zaak hoog waren. Gezien de bereikte overeenstemming en mede gelet op die toelichting acht de rechtbank dit bedrag redelijk en evenredig, zodat het voor toewijzing in aanmerking komt.

6.De beslissing

De rechtbank

6.1.

wijst de vorderingen af,

6.2.

veroordeelt Accord in de proceskosten, aan de zijde van RCT tot op heden begroot op € 400.000,-,

6.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, mr. A.M. Brakel en mr. C. Schüller en in het openbaar uitgesproken op 23 januari 2019.