ECLI:NL:RBDHA:2018:9747

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/552764 / KG ZA 18-453

Vonnis in kort geding van 13 augustus 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ONLINE PUBLISHER B.V.,

gevestigd te Oldenzaal,

eiseres in conventie,

verweerster in het bevoegdheidsincident,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. W.F. Dammers te Tilburg,

tegen

1. de rechtspersoon naar het recht van haar plaats van vestiging

NETMEDIA EUROPE N.V.,

gevestigd te Houthalen-Helchteren, België,

2. de rechtspersoon naar het recht van haar plaats van vestiging

LEAN MEAN BUSINESS BVBA,

gevestigd te Houthalen-Helchteren, België,

3.
[gedaagde A],

wonende te [woonplaats] , [land] ,

gedaagden in conventie,

eiseressen/eiser in het bevoegdheidsincident,

eiseressen/eiser in reconventie,

advocaat mr. M.M.M. Rooijen te Weert.

Partijen zullen hierna OP en Netmedia c.s. (enkelvoud) genoemd worden en gedaagden in conventie ook afzonderlijk NME, LMB en [gedaagde A] . De zaak is voor OP inhoudelijk behandeld door mr. Dammers voornoemd en voor Netmedia c.s. door de Belgische advocaat mr. J. Coninx, die samenwerkt in de zin van artikel 16J Advocatenwet met advocaat Rooijen voornoemd.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 17 mei 2018, met productie 1 tot en met 20;
de akte houdende vermeerdering van eis, tevens houdende aanvullende producties 21-43 van de zijde van OP, ingekomen ter griffie op 2 juli 2018, met productie 21 tot en met 43;
de conclusie van antwoord in kort geding houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens houdende eis in reconventie, ingekomen ter griffie op 10 juli 2018, met productie 1 tot en met 6;
de akte houdende aanvullende producties 44-49 van de zijde van OP, ingekomen ter griffie op 20 juli 2018, met productie 44 tot en met 49;
de mondelinge behandeling van 23 juli 2018 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van OP en Netmedia c.s.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

OP is een Nederlands full service kantoor voor het bedenken, organiseren, realiseren, vermarkten van en adviseren over internet- en nieuwe mediaproducten. Zij verzorgt daarnaast internet gerelateerde beheeractiviteiten.

2.2.

NME is in 2006 in België opgericht en heeft vanaf de oprichting een e‑viewersoftwareplatform ontwikkeld waardoor reclamefolders en .pdf-bestanden kunnen worden gedigitaliseerd. Dit platform is door NME in eigen beheer vermarkt via de volgende applicaties:

Jambooty voor het opladen van .pdf-en en het omzetten ervan naar digitale reclamefolders voor vertoning op de eigen website van de klant (een ‘self-service’ dienst).
PromoButler voor het opladen van reclamefolders en het omzetten ervan naar digitale reclamefolders die worden getoond op de website PromoButler.be. Op die manier kan een bezoeker of gebruiker op digitale wijze reclamefolders van diverse winkel(keten)s raadplegen.

2.3.

LMB is bestuurder van NME. [gedaagde A] is bestuurder van NME.

2.4.

Op 1 oktober 2014 zijn OP en NME gaan samenwerken. Zij zijn ten behoeve van de samenwerking het volgende overeengekomen (sic):

“Spelregels samenwerking Online Publisher en Netmedia

Datum: de laatste aanpassing 1 april 2015

Inleiding

Dit document geeft de spelregels weer in de samenwerking tussen OP en Netmedia. Deze spelregels worden ipv een contract opgesteld.

(…)

OP start een nieuw merk: Publ.sh, hiermee wordt marktbewerking gedaan.
OP is eigenaar van de contracten binnen het merk Publ.sh, behalve contracten van Belgische klanten. Deze zijn eigendom van Netmedia.
Netmedia is eigenaar van de techniek/broncode, ook van de engine (publish.folders.eu). Wanneer Netmedia stopt met haar activiteiten of verkocht wordt dan krijgt OP een kopie van de broncode en mag OP hier op doorontwikkelen (doel: organisatie kan voortbestaan).
(…)
Beide partijen zullen een gelijke skin hanteren.
Er is 1 global account voor OP waarin ze de FULL service doen voor hun klanten = FULL Service Account, in deze account zitten alle klanten van OP waarvoor OP het werk doet. De kosten zijn gelijk als die OP nu voor dezelfde oplossing betaald aan KeenOnDots (hosting, traffic, SLA) en Netpunelabs (support FSI server). Deze kosten nemen toe als de infrastructuur moet worden uitgebreid en/of traffic toeneemt.
(…)
Publ.sh kan in elk land ingezet worden, dus ook België. België is van oorsprong het domein van Netmedia. Daarom worden prospects en klanten van OP naar Netmedia gestuurd. Netmedia handelt de klant zelf af en verzorgt de facturatie. Netmedia ontvangt 100% van de licentiekosten.
(…)
In alle landen buiten België bedient OP de markt qua licenties en aanvullende diensten.

o
licentie Publ.sh: OP 60% en Netmedia 40%

o
uren tagging, analyse en presentatie: 100% OP

In 2014 is er een nieuwe skin gecreëerd. Voor de implementatie hiervan betaalt OP 40 EURO per uur aan Netmedia.
Per 2015 gaan OP en Netmedia werken aan een verbeterde userinterface voor de achterkant van Jambooty. OP betaalt net als bij de ontwikkeling van de skin 40 EURO per uur. samen de ontwikkeling doen.

(…)

Netmedia zal niet partneren met andere partijen dan Online Publisher. Jambooty of Publ.sh mag dus niet door Netmedia aan bijv reclamefolder worden aangeboden.
Online Publisher zou geen andere reader en DIY tool gebruiken dan de techniek van Netmedia.
Netmedia en Online Publisher gaan 3 jaar samenwerken, startend vanaf 1-10-2014. Er zal een evaluatie plaatsvinden, elke 6 maanden

(…)”

2.5.

Op enig moment hebben partijen het merk Publ.sh gewijzigd naar “wepublish”. Daarover is door OP aan dhr. [gedaagde A] van NME op 2 december 2016 de volgende email gestuurd:

“Zoals bekend hebben wij inmiddels de url wepublish.com in ons bezit. Momenteel laat ik een nieuw logo maken met de naam WePublish. Het icoon 'P' (ook veel gebruikt als social profielfoto) laten we bestaan. Binnenkort zal ik het design van WePublish' met je delen.

Wij regelen de aanpassing van de site en dat het hoofddomein wepublish.com wordt+ dat wepublish.digital en publ.sh redirecten naar het hoofddomein.

Met 'aanpassingen' bedoel in voor nu alleen de naamswijziging (in tekst) en de logowissel. Of we later de website nog anders in gaan vullen is fase 2 :)

Ik wil even een paar dingen met jullie afstemmen:

Timing

Ik wil voorstellen om het e.e.a. in december in orde te maken en in januari (liefst 1 /1) om te gaan. Is dat voor jullie ook haalbaar? We moeten ook qua e-mail etc. om natuurlijk. Digitaal kunnen we snel omschakelen, qua drukwerk kan daar achteraan natuurlijk.

Social

WePublish is in veel gevallen al in gebruik. het voorstel is om wepublishdigital/wepublish.digital te gaan gebruiken op Linkedin, FB, Twitter, Insta (en eventueel meerdere kanalen). Ben je het daarmee eens? Dan geef ik groen licht voor het claimen van de namen + het aanpassen van bestaande accounts.

Met vriendelijke groet/ Best regards”

2.6.

In de facturen die NME aan OP heeft gestuurd, is op de eerste pagina de factuur uitgeschreven en zijn op de tweede pagina de algemene voorwaarden van NME uitgeschreven. In de uitdraai van het grootboek van NME met betrekking tot de facturen aan OP, zijn facturen opgenomen vanaf 1 januari 2016. In een door Netmedia c.s. overgelegde factuur van 27 maart 2018 is op de tweede pagina onder algemene voorwaarden - onder meer - het volgende te lezen:

“(…)


Onderhavige transactie wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de rechtbank van Hasselt (België) exclusief bevoegd zijn, (…).”

2.7.

OP heeft op 24 februari 2017 het hieronder weergegeven Beneluxbeeldmerk gedeponeerd (hierna: het Merk), met registratienummer 1010807 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42:

2.8.

OP heeft na 1 oktober 2017 voor haar klanten alternatieve systemen (voor die welke in het kader van de samenwerking met NME werden gebruikt) klaargezet en deze klanten daarop overgezet.

2.9.

Op 3 april 2018 heeft de advocaat van OP namens OP aan Netmedia een brief gestuurd waarin - onder meer - is opgenomen:

“1. Namens cliënte, (…) (hierna te noemen: “OP”), informeer ik u hierbij dat zij de samenwerking die tussen uw en haar onderneming heeft bestaan niet zal continueren. Via deze brief bevestig ik deze beëindiging. De beëindiging heeft de volgende consequenties, waarvoor ik uw dringende aandacht verzoek:

2.
Partijen hebben sinds 1 oktober 2014 een overeenkomst gesloten voor een samenwerking voor een bepaalde duur van 3 jaar. Per 1 oktober 2017 is aan deze samenwerking van rechtswege een einde gekomen. (…) Voor zover juridisch vereist zou zijn geldt deze brief (alsnog) als formele opzegging.

3.
Gezien de juridische beëindiging van de samenwerking zal daaraan in de praktijk invulling moeten worden gegeven. Partijen zijn echter over en weer nog (deels) van elkaar afhankelijk. Om deze ontvlechting zo redelijk mogelijk te laten verlopen is het volgende vereist:

a.
WePublish klanten en Corporate Account klanten moeten nog 3 maanden online blijven. OP heeft uw onderneming daarvoor betaald. OP heeft zodoende de tijd om continuïteitsmaatregelen te treffen in het belang van deze klanten. Netmedia zal ervoor instaan dat deze klanten nog 3 maanden online blijven;

b.
(…);

c.
De skin (front end viewer) en de front-end van de back-end zijn ontworpen en betaald door OP. De auteursrechten daarop berusten bij OP. Netmedia heeft daarvoor de gebruiksrechten (licenties) verkregen, die met de beëindiging tevens beëindigd zijn. OP is bereid om uw onderneming in staat te stellen om een vervangende skin en front-end voor de back-end te regelen. Een termijn van drie maanden acht zij daarvoor voldoende. De verstrekte licentie zal aldus nog drie kalendermaanden - en daarmee tot uiterlijk 31 juli 2018 - aan uw onderneming worden verleend, waarna deze automatisch en van rechtswege komt te vervallen;

d.
(…).

e.
De licentie op het “Wepublish” merk van OP aan Netmedia is door de beëindiging eveneens beëindigd. Uw onderneming is niet langer gerechtigd een identiek of soortgelijk teken te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren of diensten en dient ieder gebruik daarvan te staken en gestaakt te houden. OP is bereid om uw onderneming in staat te stellen het gebruik hiervan binnen een termijn van twee weken te staken en gestaakt te houden. Daarna zal uw onderneming ieder gebruik van een teken identiek of soortgelijk aan “Wepublish” staken en gestaakt houden.

f.
(…).

4.
OP verzoekt, en voor zover nodig, sommeert Netmedia hierbij om voornoemde vereisten te bevestigen en na te leven. Zonder andersluidend tegenbericht voor uiterlijk vrijdag 13 april 2017 ga ik ervan uit dat u met e.e.a. instemt en de sommaties na zal leven.

(…)”

2.10.

[gedaagde A] heeft op 3 april 2018 in reactie een afwijzende e-mail gestuurd.

2.11.

NME heeft aan Nederlandse klanten, waaronder Bommel Meubelen, een e‑mail gestuurd. Hierin is - onder andere - opgenomen:

“de Bommel Meubelen heeft in het verleden gebruik gemaakt van de Netmedia-Europe e‑viewer onder de merknaam wepublish voor de online folders

We zijn blij dat u tevreden was over de technologie die de e‑viewer van Netmedia-Europe u biedt.

Tot voor kort werkte Netmedia-Europe voor haar activiteiten in Nederland, samen met (…), u ook wel bekend als Online Publisher.

Vanaf heden zullen wij gebruikers van onze e‑viewer buiten België terug zelf verzorgen en ondersteunen.

Voor U hoeft er echter niets te veranderen op vlak van service en kwaliteit voor uw online folders, integendeel. U kan vanaf nu zelfs genieten van de prijszetting die wij voor onze Belgische klanten hanteren. Dit wil zeggen: géén beperkingen op vlak van aantal edities, maar een vaste prijs per maand, zonder extra kosten. U kan onze prijslijst hier bekijken.

Heeft u vragen over de prijslijst of over jullie publicaties, ik help je graag verder.”

2.12.

NME heeft op zijn server de volgende mededeling geplaatst die wordt getoond aan enkele Nederlandse klanten (en hun eindgebruikers):

2.13.

Bij brief van 6 april 2018 heeft de advocaat van OP namens OP aan de advocaat van Netmedia c.s. - onder meer - het volgende gemeld:

“1. Namens cliënte, (…) (hierna te noemen: “OP”), merk ik op dat zij heeft geconstateerd dat uw cliënte (…) (hierna: “Netmedia”) de klanten van OP op onrechtmatige wijze heeft benaderd. (…)

Beëindiging samenwerking

2.
Per 1 oktober 2017 is de samenwerking tussen OP en Netmedia van rechtswege geëindigd. Op 3 april jl. heb ik Netmedia een brief gestuurd over de praktische uitvoering van die beëindiging.

Uw onderneming benadert klanten van OP

3.
Vervolgens heeft OP moeten constateren dat Netmedia daarop tal van onrechtmatige handelingen heeft verricht. Zo heeft OP geconstateerd dat uw cliënte op 5 april jl. WePublish klanten van OP heeft benaderd met de volgende e-mail:

(…)

4.
Daarnaast heeft Netmedia bij enkele klanten van OP de volgende melding geplaatst, waar bij de klanten voor reactivatie van de publicatie naar Netmedia worden geleid:

(…)

Netmedia handelt onrechtmatig jegens OP

5.
Door het massaal en stelselmatig benaderen van klanten van OP op basis van door middel van een beëindigde samenwerking verkregen gegevens handelt Netmedia in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en daarmee onrechtmatig. Er is sprake van onrechtmatige concurrentie door Netmedia.

6.
Bovendien merk ik (nogmaals) op dat met de beëindiging van de samenwerking ook de licentie op het “Wepublish” merk van OP aan Netmedia beëindigd. Netmedia is derhalve niet langer gerechtigd een identiek of soortgelijk teken te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren of diensten en dient ieder gebruik daarvan te staken en gestaakt te houden. Onder meer door het gebruik van het merk “Wepublish” in de e-mails aan klanten van OP wordt kennelijk geen gehoor gegeven aan mijn sommatie in de brief van 3 april jl. Sterker nog, deze wijze van handelen is misleidend: Wepublish is het merk van OP. Hierbij verzoek ik Netmedia alsnog te bevestigen dat het gebruik van het “Wepublish” merk zal worden gestaakt.

(…)

Sommaties

8.
Met inachtneming van bovenstaande verzoek en voor zover nodig sommeer ik Netmedia om:

a.
per ommegaandeiedere vorm van onrechtmatig handelen jegens OP te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet uitsluitend het benaderen van klanten van OP op welke wijze dan ook; en

b.
per ommegaande maar uiterlijk voor 9 april 2018 om 16:00 uuraan ondergetekende schriftelijk te bevestigen dat Netmedia het gebruik van het merk “Wepublish” zal staken en gestaakt zal houden.

(…)”

2.14.

De advocaat van Netmedia c.s. reageert namens Netmedia c.s. op 9 april 2018 per e-mail afwijzend.

2.15.

Op 11 april 2018 is het volgende bericht op de bij OP in gebruik zijnde Twitter-account @WePublish geplaatst:

2.16.

Op 2 en 7 mei 2018 is op de bij NME in gebruik zijnde Twitter-account pagina @wepublish_be onder meer het volgende zichtbaar geweest:

3.Het geschil in conventie

3.1.

OP vordert na vermeerdering van eis en samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden ieder gebruik in de Benelux van het Merk, geregistreerd onder nummer 1010807, of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van het woordelement van het Merk “wepublish” en/of het bijbehorende logo, te staken en gestaakt te houden;

2. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden ieder gebruik van de handelsnaam “wepublish” en van iedere andere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van eiser te staken en gestaakt te houden;

3. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden iedere vorm van ongeoorloofde mededinging jegens OP te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door Netmedia c.s. hoofdelijk te verbieden:

klanten van OP te benaderen, op welke wijze dan ook;

aan te haken of aan te leunen bij OP, op welke wijze dan ook, waaronder door op onrechtmatige wijze te refereren aan OP en/of haar merk- en handelsnaam wepublish;

4. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden iedere vorm van onrechtmatig vergelijkende reclame jegens OP te staken en gestaakt te houden;

5. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden de volgende rectificatie voor een minimale duur van 14 kalenderdagen, in een duidelijk leesbaar en gangbaar lettertype op een duidelijk leesbare en gangbare plaats, zonder enige aanvullingen of wijzigingen op haar website en social media kanalen te plaatsen:

a. Primair:

“Wij – Netmedia Europe – hebben op internet verschillende onrechtmatige uitlatingen over Online Publisher en haar merk “Wepublish” gedaan. Ook hebben wij verschillende klanten van Online Publisher via social media en servermeldingen benaderd. Wij waren daartoe niet gerechtigd en hadden klanten van Online Publisher niet mogen benaderen. Tevens hadden wij het merk en de handelsnaam van Online Publisher niet in die communicatie mogen gebruiken. Ook hebben wij ten onrechte de indruk gewekt dat onze diensten van een betere kwaliteit zouden zijn. Ten slotte waren wij niet gerechtigd tot de exploitatie van de Wepublish software. De voorzieningenrechter te Den Haag heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht deze rectificatie te plaatsen.”

Subsidiair:

“Wij – Netmedia Europe – hebben op internet verschillende onrechtmatige uitlatingen over Online Publisher en haar merk “Wepublish” gedaan. Ook hebben wij verschillende klanten van Online Publisher via social media en servermeldingen benaderd. Wij waren daartoe niet gerechtigd en hadden klanten van Online Publisher niet mogen benaderen. Tevens hadden wij het merk en de handelsnaam van Online Publisher niet in die communicatie mogen gebruiken. Ook hebben wij ten onrechte de indruk gewekt dat onze diensten van een betere kwaliteit zouden zijn. De voorzieningenrechter te Den Haag heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht deze rectificatie te plaatsen.”

6. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden iedere auteursrechtinbreuk met betrekking tot de Software te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het staken en gestaakt houden van iedere exploitatie, openbaarmaking en verveelvoudiging van (onderdelen van) de Software;

7. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden iedere auteursrechtinbreuk met betrekking tot de inhoud van de Website, waaronder de lay-out, het menu, features, afbeeldingen, tabellen, video’s en teksten, en de Video te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het staken en gestaakt houden van iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van de lay-out, het menu, features, afbeeldingen, tabellen, video’s en teksten, waaronder op de websites van NME en de openbaarmaking en verveelvoudiging van de Video op het persoonlijke Vimeo-account van dhr. [gedaagde A] en de websites van NME;

8. alles op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-, voor elke dag of gedeelte van een dag dat nakoming van het gevorderde onder 1 tot en met 7 geheel of gedeeltelijk uitblijft, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting;

9. zal bepalen dat Netmedia c.s. hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv^[1];

10. zal bepalen dat de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i Rv zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis is.

3.2.

Ter onderbouwing van haar vordering in 3.1 onder 1 stelt OP dat sinds het einde van de samenwerking per 1 oktober 2017 ook de licentie van NME op het gebruik van het Merk is geëindigd. NME maakt echter nog steeds gebruik van zowel het teken “wepublish” als het P-beeldelement van het Merk op exact dezelfde wijze als OP. Hij gebruikt het teken in het economisch verkeer voor dezelfde diensten als OP en er is sprake van verwarringsgevaar (zowel direct als indirect). Daarmee maakt NME inbreuk op de exclusieve merkrechten van OP, welk gebruik OP kan verbieden op basis van artikel 2.20 lid 1 sub a en sub b BVIE^[2]jo artikel 2.20 lid 2 BVIE.

3.3.

Aan haar vordering in 3.1 onder 2 legt OP ten grondslag dat zij in Nederland een onderneming drijft onder de naam “Wepublish”, waarmee zij op grond van artikel 1 Hnw^[3]handelsnaamrechten op deze naam heeft. De handelsnaam is ook ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als handelsnaam van OP. Nu NME dezelfde naam gebruikt op de Nederlandse markt waardoor verwarringsgevaar aanwezig is, maakt hij inbreuk op de handelsnaamrechten van OP op grond van artikel 5 en 5a Hnw.

3.4.

De vordering in 3.1 onder 3 grondt OP op de stelling dat sprake is van ongeoorloofde mededinging van de zijde van NME. Hij profiteert op onrechtmatige wijze van het bedrijfsdebiet van OP door klanten van OP te benaderen via een servermelding van wepublish. Een servermelding is daar niet voor bedoeld. Daarnaast heeft NME het Twitteraccount van wepublish gekaapt en gebruikt om (Nederlands) klanten van OP te bereiken. Voorts heeft NME klanten van OP per e-mail en via LinkedIn benaderd op basis van verkregen persoonsgegevens door middel van een inmiddels beëindigde samenwerking. De werkwijze van NME zorgt voor verwarring bij het publiek en OP heeft ter zake ook herhaaldelijk vragen gekregen. Daarnaast is sprake van onrechtmatig aanleunen tegen OP omdat NME gebruik maakt van het Merk en van de handelsnaam van OP.

3.5.

OP stelt met betrekking tot de vordering in 3.1 onder 4 dat NME in de LinkedIn e-mail haar eigen diensten tegenover die van OP stelt, waarbij sprake is van vergelijkende reclame. Omdat sprake is van verwarringsgevaar en NME zich onder meer kleinerend uitlaat over OP, is deze reclame is leidend en onrechtmatig in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub a tot en met h BW^[4].

3.6.

In verband met de door OP gestelde merkinbreuk, handelsnaaminbreuk ongeoorloofde mededinging en onrechtmatig vergelijkende reclame door Netmedia c.s., vordert OP in 3.1 onder 5 dat Netmedia c.s. een rectificatie zal plaatsen.

3.7.

Ten aanzien van de vordering in 3.1 onder 6 stelt OP dat zij tijdens de samenwerking met NME diverse auteursrechtelijke werken heeft gecreëerd. De auteursrechten zijn altijd bij OP blijven rusten. Met betrekking tot de software heeft OP alle zichtbare elementen in de software uitgedacht, ontworpen en naar functionele development code laten vertalen. Deze ontwikkelwerkzaamheden zijn verricht op kosten van OP. Dit betreft eigenlijk de ‘schil’ van de software die is aangebracht over de (doorNME ontwikkelde) techniek van de software. NME heeft (impliciet) auteursrechtelijke licenties verkregen, welke licenties met de beëindiging van de samenwerking zijn komen te vervallen. NME pleegt inbreuk op de auteursrechten van OP door de exploitatie van de software te continueren, zonder toestemming van OP.

3.8.

Aan haar vordering in 3.1 onder 7 legt OP ten grondslag dat haar website www.wepublish.com uit verschillende onderdelen bestaat, waaronder de lay-out, het menu, features, afbeeldingen, tabellen, video’s (waaronder een instructie-video, in de vordering als ‘de Video’ aangeduid) en teksten. Deze onderdelen hebben een eigen oorspronkelijk karakter en dragen het persoonlijk stempel van de maker waarmee ze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Al deze onderdelen zijn bedacht en geschreven door OP, althans OP is de auteursrechthebbende. Aangezien NME, zonder toestemming van OP, verschillende onderdelen van de website één op één heeft overgenomen op haar website www.wepublish.be, pleegt zij auteursrechtinbreuk.

3.9.

Naast NME zijn volgens OP LMB en [gedaagde A] hoofdelijk aansprakelijk omdat hen een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt in de zin van de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid. De brief van 3 april 2018 van de advocaat van OP was voor het bestuur kennelijk een reden om onrechtmatige handelingen te gaan verrichten, nu op dat moment het benaderen van klanten van OP met gebruik van het Merk en de handelsnaam van OP, alsmede het kapen van het Twitteraccount is gestart, terwijl het bestuur van NME wist dat OP dit gebruik niet zou toestaan. Bovendien heeft het bestuur van NME, met name [gedaagde A] , niet ingegrepen nadat OP NME op 9 april 2018 had gesommeerd het onrechtmatig handelen te staken.

3.10.

Netmedia c.s. voert verweer.

3.11.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.Het geschil in reconventie

4.1.

Netmedia c.s. vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. het Benelux Merk 1010807 nietig zal verklaren en ambtshalve de doorhaling ervan zal bevelen;

OP zal veroordelen om ieder gebruik van de domeinnaam “www.wepublish.com” en de handelsnaam “wepublish” en van iedere andere handelsnaam en/of domeinnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam “wepublish”, zowel offline als online, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

OP zal veroordelen om de domeinnaam “www.wepublish.com” kosteloos aan NME over te dragen, middels het doen toekomen van de verhuistokens en iedere verdere noodzakelijke medewerking te verlenen;

OP zal veroordelen om een schriftelijke opgave aan NME te doen van alle domeinnaamregistraties op naam van OP en/of op naam van enige aan haar gelieerde onderneming en/of op naam van haar bestuurders/aandeelhouders, die de domeinnaam “www.wepublish.com” en de handelsnaam “wepublish” bevatten;

OP zal verbieden om (opnieuw) domeinnamen met de handelsnaam “wepublish”, of daarmee overeenstemmende domein- en handelsnamen, te registreren;

OP zal veroordelen, ingeval zij in gebreke mocht blijven met het opvolgen en afzien van bovenstaande veroordelingen, aan NME een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van € 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, tot een maximum van € 500.000,-;

de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis zal stellen;

OP zal veroordelen in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv.

4.2.

Met betrekking tot de vordering in 4.1 onder a stelt Netmedia c.s. dat het Merk nietig is omdat het te kwader trouw is gedeponeerd. OP was er van op de hoogte dat NME al vanaf 2014 gebruik maakte van “wepublish” als handelsnaam. Dat volgt uit het Twitter-certificaat waarin is opgenomen dat het Twitteraccount ‘wepublish’ op 12 juni 2014 werd ‘geboren’ en dat Netmedia c.s. destijds om toestemming werd gevraagd om “wepublish” te gebruiken (zie r.o. 2.5).

4.3.

De vorderingen in 4.1 onder b tot en met f grondt Netmedia c.s. op de stelling dat, nu het Merk nietig verklaard moet worden, OP in strijd met artikel 5 en 5a Hnw inbreuk maakt op de handelsnaam Wepublish van NME. Derhalve dient zij dit gebruik te staken, de domeinnaam www.wepublish.com aan NME over te dragen en is een verbod op het (opnieuw) gebruiken van domeinnamen met de handelsnaam Wepublish aan de orde.

4.4.

OP voert verweer.

4.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5.De beoordeling in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

5.1.

Netmedia c.s. betwist de bevoegdheid van deze voorzieningenrechter en stelt dat de Belgische rechtbank te Hasselt bevoegd is op basis van het in de algemene voorwaarden opgenomen forumkeuzebeding (zie r.o. 2.6) en de stilzwijgende aanvaarding van die voorwaarden door OP. OP stelt daartegenover dat die algemene voorwaarde niet van toepassing is (verklaard) door partijen en derhalve geen forumkeuze overeen is gekomen. Partijen hebben daarbij gewezen op art. 25 Brussel I-bis Verordening en bijbehorende jurisprudentie.

5.2.

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ) blijkt echter dat het BVIE voorgaat, daar waar dat verdrag toepasselijk is.^[5]Aangezien aan de vorderingen onder meer een Beneluxmerk ten grondslag wordt gelegd, is derhalve art. 4.6 BVIE van toepassing. Uit dat artikel is af te leiden dat een forumkeuze “uitdrukkelijk” moet zijn overeengekomen. Daargelaten de vraag of de door Netmedia c.s. gestelde forumkeuze in haar algemene voorwaarden door OP is aanvaard, kwalificeert die eventuele stilzwijgende aanvaarding, niet als een “uitdrukkelijke” forumkeuze in de zin van art. 4.6 BVIE. Nu voorts de gestelde merkinbreuk door middel van onder meer internet plaatsvindt, welke internetwebsites ook in het arrondissement Den Haag zijn te raadplegen, is de verbintenis in dit arrondissement ontstaan en dient een verbod onder meer in dit arrondissement te worden uitgevoerd. Deze voorzieningenrechter is mitsdien bevoegd voor wat betreft het Beneluxmerk. Voor wat betreft de in reconventie gevorderde doorhaling van het merk is er eveneens bevoegdheid op basis van art. 4.6 lid 4 BVIE.

5.3.

De bevoegdheid ten aanzien van de verder nog in conventie en reconventie gevorderde maatregelen wordt wel door de Brussel I-bis verordening bestreken. Daarvoor biedt evenwel art. 35 bevoegdheid in conventie nu het onderhavige kort geding naar vaste jurisprudentie van het HvJ en de Nederlandse rechters is te beschouwen als een voorlopige maatregel in de zin van dat artikel, terwijl die bevoegdheid los staat van de bevoegdheid voor de bodemzaak^[6]. De bevoegdheid in reconventie is niet bestreden.

Spoedeisend belang

5.4.

Naar vaste rechtspraak is bij de gestelde voortdurende dreiging van inbreuk in beginsel het spoedeisende belang gegeven. Voor zover Netmedia c.s. aanvoert dat de vorderingen in conventie reeds daags na beëindiging van de samenwerking (1 oktober 2017) konden worden ingesteld en OP sindsdien gedraald zou hebben, wordt dit verworpen. OP heeft onbetwist aangevoerd dat er na 1 oktober 2017 onderhandeld is over voortzetting van de samenwerking en dat zij, toen die onderhandelingen stukliepen, eerst haar eigen clientèle op haar eigen systemen wilde overzetten, alvorens Netmedia c.s. in april 2018 voor het eerst te sommeren de inbreuk te staken. Dat een ander maakt niet dat het spoedeisende belang door talmen verloren is gegaan.

5.5.

Hetzelfde is aan te nemen voor de eis in reconventie met uitzondering van de gevorderde vernietiging en doorhaling van het Beneluxmerk. Die vordering is vanwege het definitieve karakter ervan ongeschikt voor kort geding zodat deze al om die reden dient te worden afgewezen.

Voorts in conventie

Te ingewikkeld voor kort geding

5.6.

Deze zaak is door toedoen van beide partijen omvangrijk. Niettemin is met terughoudendheid aan te nemen dat een zaak te omvangrijk of gecompliceerd is voor kort geding, zoals Netmedia c.s. kennelijk voor staat. Voor zover het feitenonderzoek in de zaak niet toereikend kan zijn, zal daarmee rekening worden gehouden bij toewijzing van de vorderingen.

Merkinbreuk

5.7.

Namens Netmedia c.s. is aangevoerd dat hij nadat zij door de eerste sommatie in april 2018 op het bestaan van het beeldmerk met de “P” in rode zeshoek is gewezen hij niet langer van dat beeldmerk gebruik maakt. Het element “wepublish” gebruikt hij nog wel. OP maakt echter ook bezwaar tegen het gebruik door NME van het teken “wepublish” omdat zij dit inbreuk acht op haar merkrechten. Netmedia c.s. brengt daar tegenin (i) dat hij “wepublish” heeft bedacht en eerder gebruikte dan OP, zodat de merkinschrijving in zoverre te kwader trouw is verricht en (ii) dat geen sprake is van inbreuk omdat “wepublish” beschrijvend is. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

Ad i: Depot te kwader trouw/oudere handelsnaamrechten?

5.8.

OP bestrijdt de stelling van Netmedia c.s. dat haar inschrijving te kwader trouw is en Netmedia c.s. oudere handelsnaamrechten zou hebben. Integendeel zij stelt dat zij, OP, de naam heeft bedacht. Naar vaste jurisprudentie is het aan Netmedia c.s. om te stellen en bij betwisting, te bewijzen dat de merkaanvraag te kwader trouw is ingediend en zij over oudere handelsnaamrechten zou beschikken.

5.8.1.

Ten bewijze van haar oudere gebruik van “wepublish” wijst Netmedia c.s. er ten eerste op dat hij op 12 juni 2014 het Twitter-account “@wepublish_be” heeft geregistreerd, waarvoor hij een “geboortecertificaat” heeft overgelegd van die datum. OP stelt daar echter onbetwist tegenover dat de naam van een Twitter-account eenvoudig te wijzigen is, het overgelegde “geboortecertificaat” niet van Twitter zelf afkomstig is maar door een derde is aangemaakt en de eerste activiteit pas op 1 september 2017 plaatsvond (derhalve ruim ná het merkdepot). Het geboortecertificaat overtuigt de voorzieningenrechter om de door OP aangevoerde redenen niet, daargelaten nog de vraag of de registratie van een accountnaam voor Twitter als zodanig (terwijl op dat account geen activiteit plaatsvond) voldoende is om van een merkinschrijving te kwader trouw te kunnen spreken (2.4 sub f BVIE).

5.8.2.

Ten tweede heeft Netmedia c.s. aangevoerd dat OP bij het omzetten van “publ.sh” naar “wepublish” aan hem toestemming heeft gevraagd (zie email opgenomen in r.o. 2.5), waaraan hij de conclusie verbindt dat NME de oudste rechten moet hebben gehad. Die conclusie is evenwel niet uit die email te trekken, althans niet met voldoende zekerheid. De bedoelde tekst is de volgende:

“
WePublish is in veel gevallen al in gebruik. het voorstel is om wepublishdigital/wepublish.digital te gaan gebruiken op Linkedin, FB, Twitter, Insta (en eventueel meerdere kanalen). Ben je het daarmee eens? Dan geef ik groen licht voor het claimen van de namen + het aanpassen van bestaande accounts.”

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan die vraag net zo goed verband houden met dat de omzetting op dat moment van “publ.sh” naar “wepublish” waarbij onderlinge afstemming moest plaatsvinden tussen de (toen nog) samenwerkende partijen om die overgang soepel te laten verlopen. Een duidelijke erkenning dat in wezen NME rechthebbende op de naam is, valt daarin niet te lezen. Evenmin is daaruit af te leiden, zoals Netmedia c.s. wil maar OP bestrijdt, dat OP slechts toestemming kreeg van NME om de naam “wepublish” gedurende de samenwerking te gebruiken en OP dat gebruik daarna moest staken.

5.8.3.

De door Netmedia c.s. overgelegde bewijzen maken zodoende niet dat er een gerede want serieuze, niet te verwaarlozen kans kan worden aangenomen dat de merkinschrijving als te kwader trouw in een daartoe strekkende bodemprocedure zal worden vernietigd. Evenzo heeft Netmedia c.s. zijn stelling dat zij over oudere handelsnaamrechten dan de merkinschrijving beschikt niet nader onderbouwd, zodat haar beroep op artikel 2.23 lid 2 BVIE faalt.

Ad ii: inbreuk/beschrijvend gebruik

5.9.

Voor zover NME (tot de eerste sommatie) gebruik maakte van het beeldmerk, is niet bestreden dat dit merkinbreuk oplevert (anders dan met het hiervoor verworpen beroep dat het merk te kwader trouw zou zijn gedeponeerd) volgens artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Voor zover NME gebruik maakt van “wepublish” is door het ontbreken van de “P” in de rode zeshoek geen sprake van een gelijk teken, zodat getoetst dient te worden aan de criteria van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

5.10.

De daarbij te beantwoorden vraag of sprake is van verwarring wekkende overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komend publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.

5.10.1.

Ten aanzien van de vraag of er sprake van voldoende overeenstemming van een teken met een samengesteld merk is, heeft het HvJ overwogen dat zelfs indien een woordelement als louter beschrijvend moet worden beschouwd, dit beschrijvende karakter niet eraan in de weg staat dat wordt vastgesteld dat dit element dominerend is voor de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens.^[7]Dat een bestanddeel beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft is zodoende niet zonder meer voldoende om het bij de vergelijkingsvraag te negeren. Het beschrijvende karakter kan echter wel van invloed zijn op de vraag of de eventuele overeenstemming voldoende is om een gevaar voor verwarring aan te nemen aangezien het publiek een dergelijk element als beschrijvend zal opvatten.

5.11.

Naar voorlopig oordeel stemmen het beeldmerk en het door NME gebruikte teken “wepublish” voldoende overeen om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Auditief, visueel en begripsmatig is er aanzienlijke overeenstemming, waarbij in visueel opzicht tevens meetelt dat de op zich inderdaad wel beschrijvende woorden “we” en “publish” in zowel merk als teken aan elkaar zijn geschreven en “publish” is dikgedrukt. Voorts is niet zonder belang dat partijen voorheen gezamenlijk onder het beeldmerk en met gebruikmaking van “wepublish” naar buiten traden maar die samenwerking is beëindigd, zo staat tussen partijen vast. Bij het in aanmerking te nemen publiek zal door die voormalige samenwerking immers eerder de gedachte postvatten met de merkhouder van doen te hebben, of althans met een (nog steeds) daaraan verbonden onderneming, mede in aanmerking genomen dat de door partijen aangeboden diensten identiek (althans in sterke mate soortgelijk) zijn.

5.12.

Voor zover NME met zijn opmerking dat zij “wepublish” beschrijvend gebruikt tevens een beroep doet op een beperking van het merkrecht volgens artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

5.13.

Op grond van die bepaling kan (voor zover hier relevant) een merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake onder meer soort, kwaliteit, hoeveelheid en bestemming van de waren of diensten of andere kenmerken van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Dit laatste is niet het geval indien de gebruiker van het teken deloyaal handelt jegens de merkhouder. Aan deze beperking ligt het algemeen belang ten grondslag dat dergelijke tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven, zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Bij de beoordeling of sprake is van een deloyaal gebruik moet met alle omstandigheden van het geval rekening worden gehouden. Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

– het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;

– dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;

– de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan; of

– de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.^[8]

5.14.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het gebruik van het teken “wepublish” aan elkaar geschreven en met “publish” dikgedrukt, gelet voorts op de voorgaande maar beëindigde samenwerking, bij het betrokken publiek, althans een aanzienlijk deel daarvan, de indruk kan doen ontstaan van (nog steeds) een commerciële band tussen (de diensten van) NME en OP. Het gebruik van dat teken is dan ook deloyaal te achten ten opzichte van OP.

5.15.

Het onder 1 gevorderde merkinbreukverbod kan daarom worden toegewezen.

Handelsnaaminbreuk

5.16.

OP heeft onderbouwd gesteld dat zij de handelsnaam “wepublish” sinds 16 januari 2017 voert. Netmedia c.s. heeft weliswaar gesteld dat zij oudere handelsnaamrechten zou hebben maar zij beroept zich daarbij op dezelfde bewijzen als voor de door haar gestelde inschrijving te kwader trouw door OP van het merk, welke in het voorgaande reeds onvoldoende overtuigend zijn geoordeeld (zie r.o. 5.8.1-5.8.3). Het is daarom voldoende aannemelijk dat OP over de oudste rechten op de handelsnaam “wepublish” beschikt. Netmedia c.s. heeft niet bestreden dat er sprake is van verwarringwekkende gelijkenis, sterker nog, zij stelt dit zelf ook ter onderbouwing van haar in reconventie onder 2 gevorderde verbod (zie nr. 62 CvA). Aldus zal ook het verbod tot gebruik van de handelsnaam “wepublish” als onder 2 gevorderd worden verboden.

Ongeoorloofde mededinging/onrechtmatige vergelijkende reclame

5.17.

Tussen OP en NME was overeen gekomen dat OP gerechtigd was tot de contracten onder het merk Publ.sh (later derhalve “wepublish”) met uitzondering van de Belgische klanten, die voor NME waren (zie 2e bolletje van de spelregels, r.o. 2.4). Ofschoon het - zoals beide partijen erkennen - Netmedia c.s. na beëindiging van de samenwerking vrijstond met OP te concurreren, acht de voorzieningenrechter het met OP in strijd met die afspraak om de klanten die volgens die afspraak aan OP toebehoorden, via een foutmelding op de server (zie r.o. 2.12) te benaderen om met NME zaken te doen. Weliswaar behoorde de “engine” (publish.folders.eu) waarop dit gebeurde volgens bolletje 3 van die spelregels aan NME toe, dit betekent niet dat hij – zonder nader overleg met OP – gerechtigd was om nog via die “engine” gepubliceerde folders af te sluiten (ook voor de eindgebruikers) met een servermelding aan die klanten dat zij voor “re-activering” bij NME terecht kunnen. Evenzo acht de voorzieningenrechter het ongeoorloofd dat NME diezelfde klanten van OP rechtstreeks per email benadert. Door Netmedia c.s. is niet (gemotiveerd) betwist dat hij voor het benaderen van die klanten persoonsgegevens heeft gebruikt die hij heeft verkregen tijdens de samenwerking.

5.18.

NME heeft niet weersproken dat hij op het Twitter-account @Wepublish van OP op 11 april 2018 een bericht heeft gepost zoals vermeld in r.o. 2.15. Niet alleen wordt daar door NMENetmedia c.s. ten onrechte gebruik gemaakt van het logo en teken “wepublish” maar ook is het voorshands onrechtmatig om een dergelijk bericht op de twitter-account pagina van een concurrent, na afloop van de samenwerking, te plaatsen.

5.19.

Dat Netmedia c.s. daarbij heeft ingelogd op de account van een klant van OP, zoals OP stelt, is in dit kort geding niet voldoende aannemelijk geworden. De enkele omstandigheid dat vanuit Hasselt in België zou zijn ingelogd maakt niet dat daarmee voldoende aannemelijk is dat dit aan Netmedia c.s., die dit ontkent, is toe te schrijven. Voor nadere bewijslevering leent dit kort geding zich niet.

5.20.

Voor zover OP voorts nog een beroep doet op ongeoorloofde mededinging, waaronder ongeoorloofd aanleunen, valt niet in te zien welk belang zij daarbij heeft naast de reeds geconstateerde en te verbieden ongeoorloofde mededinging en merk- en handelsnaaminbreuk. Voor het overige is dit een en ander onvoldoende gespecificeerd te achten om tot toewijzing te kunnen leiden. Ten aanzien van de gestelde onrechtmatig vergelijkende reclame geldt hetzelfde, omdat die kennelijk gericht is aan een klant van OP (welk benaderen hiervoor reeds ongeoorloofd is geacht).

5.21.

Op grond van het voorgaande zal de vordering ter zake de ongeoorloofde mededinging worden toegewezen voor zover deze ziet op het handelen als in 5.17 en 5.18 bedoeld.

Auteursrechtinbreuk

5.22.

Vordering 6 in conventie ziet op het staken van de inbreuk met betrekking tot de software. Het betreft hier software waarvan in elk geval een deel toebehoort aan NME (zie 3e bolletje spelregels, r.o. 2.4). OP stelt echter dat zij auteursrechthebbende is ten aanzien van de “skin” (de front-end), de zichtbare elementen van de software derhalve. Deze zouden zijn ontworpen door haar en door haar zusteronderneming Brandcube B.V. welke laatste de auteursrechten aan OP zou hebben overgedragen bij akte van 18 juni 2018. Netmedia c.s. stelt hiertegenover dat het enige dat hij gebruikt haar eigen “eviewersoftwareplatform” is waarvan zij steeds het eigendom en de IE-rechten heeft behouden. De voorzieningenrechter overweegt dat in het beperkte kader van dit kort geding onvoldoende duidelijk is geworden welke onderdelen van de software door OP zijn ontwikkeld, of NME daaraan mee heeft geholpen in de zin van medeauteurschap (kennelijk was het NME die de door OP/Brandcube B.V. ontworpen elementen programmeerde, zie 4e bolletje spelregels) en of Netmedia c.s. die elementen toepast. Vordering 6 zal daarom worden afgewezen.

5.23.

Vordering 7 ziet op een waaier aan auteursrechtinbreuken die NME zou maken door delen van de website van OP over te nemen. Hierover wordt als volgt overwogen.

5.23.1.

Logo en menu-structuur.

Website OP:

Website Netmedia:

Ten aanzien van het gebruik van “wepublish” is reeds geoordeeld dat dit niet mag; niet valt in te zien welk spoedeisend belang OP erbij heeft dat het gebruik van het logo eventueel ook op grond van het auteursrecht verboden zou worden. Netmedia c.s. heeft voorts betwist dat op de menu-structuur auteursrechtelijke bescherming rust, waarop OP in elk geval wat betreft de menu-structuur niet meer heeft gereageerd. Bij gebreke hiervan en gelet op de eenvoud van die menu-structuur, zal het verbod in zoverre worden afgewezen.

5.23.2.

Gebruik instructievideo. Netmedia c.s. heeft niet betwist dat op deze video auteursrechten rusten. Netmedia c.s. heeft slechts in algemene termen betwist dat OP van de door haar ingeroepen auteursrechten titularis zou zijn maar niet specifiek betwist dat OP op basis van artikel 8 Aw auteursrecht toekomt ter zake van de video, zoals door OP onderbouwd is gesteld. Door die video openbaar te maken op haar website is sprake van auteursrechtinbreuk door NME.^[9]

5.23.3.

Omslagfoto Twitter-account @wepublish_be (r.o. 2.16). Netmedia c.s. heeft slechts in algemene termen betwist dat OP van de door haar ingeroepen auteursrechten titularis zou zijn maar niet specifiek betwist dat OP op basis van artikel 8 Aw auteursrecht toekomt ter zake van de foto, zoals door OP onderbouwd is gesteld. Door die foto openbaar te maken op haar website is sprake van auteursrechtinbreuk door NME.

5.23.4.

Tekst “About us”.

Website OP:

Website Netmedia:

Netmedia c.s. heeft weliswaar betwist dat op die tekst auteursrechtelijke bescherming rust maar gelet op onder meer de lengte van die tekst en inhoud is de kale stelling dat deze tekst geen persoonlijk stempel van de maker draagt of niet origineel is, onvoldoende. Door precies die tekst over te nemen is daarom voorshands oordelend sprake van auteursrechtinbreuk door NME.

5.23.5.

Diverse titels, teksten en overige delen van de website. Netmedia c.s. heeft (reeds bij conclusie van antwoord) gemotiveerd betwist dat op al die teksten, titels en overige delen van die website auteursrechtelijke bescherming rust. OP is hierop vervolgens ter zitting nauwelijks nog ingegaan. Het beperkte feitenonderzoek in dit kort geding en nogal beknopte debat tussen partijen over al deze aspecten (alsmede de voorshandse vraagtekens die inderdaad bij de auteursrechtelijke beschermbaarheid te stellen zijn) maken dat de vorderingen voor zover deze hierop zijn gericht, dienen te worden afgewezen.

Slotsom in conventie en proceskosten

5.24.

Het merk- en handelsnaaminbreukverbod wordt toegewezen als na te melden. Evenzo deels de vorderingen voor wat betreft oneerlijke mededinging en auteursrechtinbreuk. Er zal ter voorkoming van executiegeschillen ambtshalve een termijn van één week worden bepaald waarbinnen aan het verbod kan worden voldaan. De gevorderde rectificatie (5.onder a primair) komt de voorzieningenrechter gepast voor in het licht van het voorgaande maar zal in enigszins aangepaste vorm als na te melden worden toegewezen, uitvoerbaar bij voorraad. Een en ander zal versterkt worden met een gematigde en gemaximeerde dwangsom.

5.25.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van LMB als bestuurder van NME en [gedaagde A] als bestuurder van LMB, wordt overwogen dat niet zozeer de vraag voorligt of doorbreking van de rechtspersoonlijkheid van NME gerechtvaardigd is. Het gaat immers niet om de vraag of die bestuurders ook schadevergoedingsplichtig zijn te houden voor het handelen van NME (naar welke jurisprudentie Netmedia c.s. verwijst) maar om de vraag of er een serieuze dreiging is van inbreuk of ongeoorloofde mededinging door deze (middellijke) bestuurders. Voorshands oordelend is er sprake van een dergelijke dreiging, gelet op de toch wel tamelijk grove manier waarop de omslagfoto en “about us” zijn overgenomen alsmede klanten van OP zijn benaderd, een en ander onder kennelijk toeziend oog van deze (middellijke) bestuurders. Hierbij is voorts gelet op de omstandigheden dat [gedaagde A] op zijn persoonlijke Vimeo-account nog de instructievideo in strijd met de auteursrechten van OP openbaarde en de reconventionele vorderingen door alle gedaagden (en niet alleen NME) zijn ingesteld. De verboden zullen derhalve jegens alle gedaagden worden toegewezen inclusief dwangsommen en uitvoerbaar bij voorraad; voor een rectificatie door de bestuurders is geen plaats.

5.26.

Gelet op het voorgaande moet Netmedia c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. OP maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten ten bedrage van € 25.107,32 (exclusief BTW en griffierechten) overgelegd. Netmedia c.s. heeft betoogd dat aansluiting bij de IE-indicatietarieven dient te worden gezocht en de zaak als eenvoudig kan worden gekenschetst. OP stelt dat het om een complex kort geding gaat en stelt desgevraagd een verdeling van 90% voor IE-grondslagen en 10% voor de overige grondslagen voor.

5.27.

De voorzieningenrechter zoekt bij de beoordeling van de redelijkheid van de proceskosten aansluiting bij de indicatietarieven die voor intellectuele eigendomsrechten zijn vastgesteld. Gelet op alle omstandigheden, is deze zaak als het midden houdend tussen een normaal en een complex kort geding te beschouwen in de zin van die regeling. De voorzieningenrechter acht de door OP opgegeven kosten daarom onredelijk en onevenredig voor zover zij het bedrag van € 20.000,-- overschrijden. Voorts acht de voorzieningenrechter een verdeling van 80% IE en 20% overig een reëler uitgangspunt. De voorzieningenrechter zal de proceskosten daarom tot 80% van laatstgenoemd bedrag toewijzen, vermeerderd met (20% van het liquidatietarief van € 980,-=) € 196, het griffierecht van € 626,-- en de (Belgische) explootkosten van € 919,25, derhalve in totaal € 17.741,25. Netmedia c.s. zullen hoofdelijk in die kosten worden veroordeeld, zoals gevorderd.

5.28.

De termijn als bedoeld in 1019i Rv zal op zes maanden na heden worden bepaald.

Voorts in reconventie

5.29.

Uit hetgeen in conventie is overwogen volgt dat de vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen. Netmedia c.s. zal in de proceskosten worden veroordeeld, die evenwel op nihil zijn te schatten gelet op de samenhang met de conventie.

6.De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie

6.1.

gebiedt Netmedia c.s. binnen één week na betekening hoofdelijk ieder gebruik in de Benelux van het Merk, geregistreerd onder nummer 1010807, of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van het woordelement van het Merk “wepublish” en/of het bijbehorende logo, te staken en gestaakt te houden;

6.2.

gebiedt Netmedia c.s. binnen één week na betekening hoofdelijk ieder gebruik van de handelsnaam “wepublish” en van iedere andere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van eiser te staken en gestaakt te houden;

6.3.

gebiedt Netmedia c.s. binnen één week na betekening hoofdelijk iedere vorm van ongeoorloofde mededinging jegens OP te staken en gestaakt te houden, zoals weergegeven in r.o. 5.17 en 5.18 van dit vonnis;

6.4.

gebiedt NME binnen één week na betekening de volgende rectificatie voor een minimale duur van 14 kalenderdagen, in een duidelijk leesbaar en gangbaar lettertype op een duidelijk leesbare en gangbare plaats, zonder enige aanvullingen of wijzigingen op haar website en social media kanalen te plaatsen:

“Wij – Netmedia Europe – hebben op internet verschillende onrechtmatige uitlatingen over Online Publisher en haar merk “Wepublish” gedaan. Ook hebben wij verschillende klanten van Online Publisher via social media en servermeldingen benaderd. Wij waren daartoe niet gerechtigd en hadden klanten van Online Publisher niet mogen benaderen. Tevens hadden wij het merk en de handelsnaam van Online Publisher niet in die communicatie mogen gebruiken. De voorzieningenrechter te Den Haag heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht deze rectificatie te plaatsen.”

6.5.

gebiedt Netmedia c.s. binnen één week na betekening hoofdelijk iedere auteursrechtinbreuk met betrekking tot de inhoud van de Website als vermeld in r.o. 5.23.2-5.23.4, met betrekking tot een afbeelding, een instructievideo en “About us” tekst, te staken en gestaakt te houden, waaronder op de websites van NME en de video op het persoonlijke Vimeo-account van [gedaagde A] ;

6.6.

bepaalt dat Netmedia c.s. een dwangsom van € 1.000,- verbeurt voor elke dag of gedeelte van een dag dat nakoming van het hiervoor bepaalde geheel of gedeeltelijk uitblijft, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting;

6.7.

veroordeelt Netmedia c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van OP tot op heden begroot op € 17.741,25;

6.8.

bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden;

6.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.10.

wijst af het meer of anders gevorderde;

In reconventie

6.11.

wijst af het gevorderde;

6.12.

veroordeelt Netmedia c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van OP tot op heden begroot op nihil;

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 13 augustus 2018.

ECLI:NL:RBDHA:2018:9747

Merkinbreuk, handelsnaaminbreuk en auteursrechtinbreuk na beëindiging samenwerking tussen Online Publisher B.V. en Netmedia Europe N.V.

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

1.De procedure

2.De feiten

3.Het geschil in conventie

4.Het geschil in reconventie

5.De beoordeling in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

6.De beslissing

Voetnoten