ECLI:NL:RBDHA:2018:13938

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/558654 / HA RK 18-430

Beschikking van 27 november 2018

in de zaak van

GLOBAL FACTORIES B.V.,

te Den Haag,

verzoekster,

advocaat: mr. W.E. Pors te Den Haag,

tegen

1.
BLISTERPARTNER B.V.,

te Den Haag,

2.
[verweerder A],

te [plaats 1] ,

3.
HMGEB HOLDING B.V.,

te Den Haag,

verweerders,

advocaat: mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Verzoekster wordt hierna aangeduid met Global Factories en verweerders met Blisterpartner c.s. (vrouwelijk enkelvoud). Blisterpartner c.s. wordt ook afzonderlijk aangeduid met Blisterpartner, [verweerder A] en HMGEB.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 21 augustus 2018 ingekomen verzoekschrift, met productie 1 tot en met 9 en het verzoek ten aanzien van productie EP 1.11, EP 8 en EP 9 geheimhouding op te leggen als bedoeld in artikel 28 lid 1 onder a Rv^[1];

de bij e-mail van 27 augustus 2018 namens mr. Rijsdijk toegestuurde brief van Blisterpartner c.s. van 27 augustus 2018;
de e-mail van mr. Pors van gelijke datum waarin hij reageert op de brief van Blisterpartner c.s.;
het op 3 oktober 2018 ingekomen verweerschrift, met productie 1 tot en met 8;
de fax van Blisterpartner c.s. van 8 oktober 2018, met een kostenspecificatie;
de e-mail van mr. B.P.C. Bijl namens Blisterpartners c.s. van 26 november 2018, ontvangen ter griffie om 13.08 uur;
de reactie van mr. Pors per e-mail van 26 november 2018, ontvangen ter griffie om 14.11 uur.

1.2. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2018. Global Factories is bijgestaan door mr. Pors voornoemd en mr. K. Hsia, advocaat te Den Haag. Blisterpartner c.s. is bijgestaan door mr. Rijsdijk voornoemd en mr. B.P.C. Bijl, advocaat te Amsterdam. Zowel Global Factories als Blisterpartner c.s. hebben gepleit en pleitnotities overgelegd.

1.3. Ten slotte is de datum voor beschikking nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Global Factories is een in 2000 opgerichte onderneming op het gebied van geautomatiseerde medicijnverificatie. Zij heeft een machine ontwikkeld voor het verifiëren van per patiënt in medicijnenzakjes verpakte medicijnen. De machine voert honderden zakjes per minuut langs de camera van het systeem. Individuele pillen worden door de
computer vision softwaregeïdentificeerd zonder uit het zakje te worden gehaald. Aan de hand van het opgeslagen recept vindt zo controle van de inhoud van het medicijnzakje plaats. Eén van haar primaire producten is de Medicine Detection Machine (hierna: MDM-machine).

2.2. Vanaf 1 november 2007 tot en met 31 oktober 2009 is [verweerder A] bij Global Factories in dienst geweest als (de enige) software programmeur. Hij heeft in die periode de software die werd gebruikt voor de inspectiemachines opnieuw ontworpen/herschreven aan de hand van een oude broncode die door een derde partij (Aspectis) is geschreven en werd beheerd. Daarnaast was [verweerder A] verantwoordelijk voor het onderhoud van deze software.

2.3. In de arbeidsovereenkomst tussen Global Factories en [verweerder A] is - onder meer - het volgende opgenomen:

“(…)

9. Geheimhoudingsplicht

Werknemer verbindt zich jegens werkgever en met haar gelieerde ondernemingen zowel gedurende het bestaan van deze overeenkomst alsook nadat deze om welke reden ook, door wie dan ook, zal zijn beëindigd, geheimhouding te betrachten omtrent alle informatie waarvan hij gedurende het dienstverband kennis heeft genomen betreffende (de onderneming van) werkgever of met haar gelieerde ondernemingen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, hun relaties, bedrijfsstructuur en andere al dan niet financiële bedrijfsgegevens en met name de prijslijsten en gegevens met betrekking tot kortingen, en op geen enkele wijze aan wie dan ook daarvan mededelingen te doen.

10.Teruggave-verplichting

Alle zaken, in de ruimste zin des woords (waaronder mede begrepen, bestanden en documenten), van werkgever en met haar gelieerde ondernemingen, die de werknemer onder zich heeft, zijn en blijven te allen tijde hun eigendom. Werknemer verplicht zich jegens werkgever en met haar gelieerde ondernemingen om vorenbedoelde zaken, alsmede alle in zijn bezit zijnde kopieën en al hetgeen werknemer verder van werkgever en met haar gelieerde ondernemingen onder zich heeft, op eerste verzoek terstond te overhandigen. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de werknemer verplicht alle voornoemde zaken terstond en uit eigener beweging op het bedrijfsadres van werkgever in te leveren.

(…)

16.Intellectueel en industrieel eigendom

16.1

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (waaronder octrooi-, auteurs- en modellenrechten) of aanspraken daarop die tijdens de looptijd van de dienstverband of gedurende een half jaar na afloop daarvan (mede) door toedoen van werknemer zijn ontstaan, komen toe aan werkgever. De uit het auteursrecht voortvloeiende persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet komen ook aan werkgever toe en werknemer doet daarvan reeds nu voor alsdan afstand.

(…)”

2.4.

Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn Global Factories en [verweerder A] overeengekomen dat [verweerder A] vanaf 1 januari 2010 als zzp’er twee dagen in de week voor Global Factories blijft werken en zijn opvolger zal inwerken. In de samenwerkingsovereenkomst die partijen daartoe hebben gesloten, is geen artikel opgenomen vergelijkbaar met artikel 16.1 van de arbeidsovereenkomst. Global Factories en [verweerder A] hebben op deze basis samengewerkt tot en met een datum in het laatste kwartaal van 2011.

2.5.

HMGEB is een holdingvennootschap en opgericht op 1 september 2011. [verweerder A] is enig bestuurder en aandeelhouder.

2.6.

Blisterpartner is opgericht op 3 december 2015 en houdt zich bezig met product- en softwareontwikkeling voor medicatiedistributie. HMGEB is enig bestuurster en aandeelhoudster. Blisterpartner brengt momenteel inspectiemachines voor verpakte medicatie op de markt (hierna: de Blisterpartner-machine), onder andere via haar Amerikaanse partner, Parata Symstems LLC.

2.7.

Global Factories heeft bij verzoekschriften van 2 en 31 mei 2018 verlof verzocht tot het leggen van bewijsbeslag onder Blisterpartner c.s. De voorzieningenrechter heeft de desbetreffende verloven verleend bij beschikking van 18 mei 2018 (zaak-/rekest nummer:

C/09/552564 / KG RK 18-639) en bij beschikking van 31 mei 2018 (zaak-/rekest nummer:

C/09/554039 / KG RK 18-780). In beide beschikkingen is - onder meer - opgenomen:

“(…)

3. Beslissing

De voorzieningenrechter:

(…)

3.20.

Het bewijsbeslag dient zoveel mogelijk te worden gelegd op kopieën van documenten en/of digitale bestanden. Indien het maken van kopieën ter plaatse van de beslaglegging praktisch niet uitvoerbaar blijkt en de deurwaarder geen toestemming verkrijgt van beslagene voor het maken van kopieën elders, kan onder de volgende (cumulatieve) voorwaarden het beslag worden gelegd op de integrale gegevensdrager(s) waarop deze documenten en/of digitale bestanden zich bevinden. De deurwaarder dient de beslagene en (als dat een ander is) gerekwestreerde te horen. Als hij van oordeel blijft dat beslaglegging ter plaatse praktisch niet uitvoerbaar is, dient hij de volgende procedure te volgen:

a.
a) ter plaatse een integrale kopie te maken, die op het terrein/binnen het bedrijf van de beslagene blijft, en daar dient te worden bewaard in een door de deurwaarder af te sluiten ruimte of in verzegelde vorm. De bewaartermijn is [10] werkdagen. De deurwaarder, eventueel vergezeld van de IT-specialist, kan deze integrale kopie gedurende de bewaarperiode raadplegen en dient deze na afloop van de bewaarperiode te vernietigen;en

b) een kopie te maken van een eerste selectie van de onder het beslag vallende bescheiden en deze kopie mee te nemen naar het kantoor van de deurwaarder/IT-specialist. Definitieve selectie van daadwerkelijk in beslag te nemen bescheiden wordt vervolgens ten kantore van de deurwaarder of de IT-specialist (onder toezicht van de deurwaarder) gemaakt. De gerekwestreerde/beslagene, diens advocaat en/of een door deze aan te wijzen eigen IT-specialist is/zijn gerechtigd daarbij aanwezig te zijn met maximaal [2] personen. Om die aanwezigheid mogelijk te maken zal het selectieproces uiterlijk 3 werkdagen worden uitgesteld. De selectie zelf zal hoogstens 5 werkdagen duren, waarna de meegenomen kopie aan de gerekwestreerde/beslagene wordt geretourneerd; en

c) binnen 24 uur na aanvang van de beslaglegging in een proces-verbaal vast te leggen dat sprake is. van een beslag dat ter plaatse niet praktisch uitvoerbaar is onder vermelding van de omstandigheden waarop die beoordeling is gebaseerd. Dit proces-verbaal wordt aan verzoeker, gerekwestreerde en de beslagene verstrekt.

(…)”

2.8.

De deurwaarder heeft op 31 mei 2018 twee processen-verbaal opgemaakt. De eerste ziet op beslaglegging op papieren gegevens onder [verweerder A] en HMGEB. Het tweede proces-verbaal ziet op beslaglegging onder Blisterpartner op digitale gegevens. In dit tweede proces-verbaal is - onder meer - opgenomen:

“(…)

Vanwege de grote hoeveelheid aangetroffen data en de daaraan gerelateerde aanzienlijke tijdsduur voor het veiligstellen van de relevante data, zijn de deurwaarders enerzijds en de heer [verweerder A] anderzijds (in aanwezigheid van zijn advocaten), overeengekomen dat in afwijking van het bepaalde onder 3.20 a) tot en met c) van de beschikkingen een integrale kopie zal worden gemaakt van de data op het aldaar aanwezige computersysteem, op de aldaar aanwezige gegevensdragers en de vanaf deze locatie benaderde clouddata en deze kopie vervolgens in bewaring zal worden gehouden totdat in rechte omtrent de inzage is beslist. In dit geval zou een andere uitvoering van de beslaglegging de bedrijfsvoering van gerekwestreerden ernstig hinderen. Daarbij is tevens overeengekomen dat het proces-verbaal van beslaglegging conform de wettelijk bepaalde termijn, binnen 3 dagen na de beslaglegging zal worden overbetekend aan gerekwestreerden. (…)”

3. Het verzoek en het verweer

3.1.

Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank een voorlopig deskundigenbericht zal bevelen. Aan haar verzoek legt Global Factories het volgende ten grondslag.

3.1.1.

Global Factories vermoedt dat Blisterpartner c.s. inbreuk maakt op de auteursrechten op haar software en onrechtmatig handelt door bedrijfsgeheimen van Global Factories te gebruiken.

3.1.2.

Voor de onderbouwing van haar auteursrechten en bedrijfsgeheimen verwijst Global Factories naar haar verzoekschriften tot het leggen van bewijsbeslag.

Met betrekking tot haar auteursrechten heeft Global Factories in voornoemde verzoekschriften gesteld dat de Blisterpartner-machine vergelijkbare functionaliteit lijkt te bieden als de MDM-machine. [verweerder A] heeft in de periode dat hij in dienstbetrekking bij Global Factories werkte zeer specialistische kennis over de MDM-software opgedaan. De verschillende functies van de MDM-software hebben een unieke vorm waarbij die implementatie volgens Global Factories niet direct voor de hand ligt voor een programmeur. De details van deze implementatie-specifieke en niet voor de hand liggende broncode zijn bedrijfsgeheime informatie van Global Factories. Mogelijk heeft Blisterpartner c.s. de broncode voor haar Blisterpartner-machine ontleend aan de broncode van de MDM-machine en dan is sprake van auteursrechtinbreuk.

3.1.3.

Ten aanzien van haar bedrijfsgeheimen stelt Global Factories in haar voornoemde verzoekschriften, naast hetgeen zij heeft gesteld ter onderbouwing van haar auteursrechten, dat haar MDM-machines een zeer hoge nauwkeurigheid bij een zeer lage frequentie aan onterechte foutmeldingen behalen en tegelijkertijd een hoge doorvoersnelheid behalen. In de ontwikkeling van de daarvoor vereiste software-instellingen is jaren werk gaan zitten. Tot deze bedrijfsgeheimen behoren onder meer testgegevens over technische trials, opgebouwde kennis met betrekking tot de optimale herkenningstoleranties met betrekking tot computergestuurde optische herkenning van medicijnen, testgegevens met betrekking tot de optimalisatie van algoritmen en de relevante softwarearchitectuur. Daarnaast ziet de geheime bedrijfsinformatie op bijvoorbeeld klantenbestanden, inkoopvoorwaarden en prijzen van leveranciers. Ter zitting heeft Global Factories nader toegelicht dat volgens haar de concepten en (samenstelling van) ideeën die de grondgedachte vormen voor de broncode van de MDM-machine, tot haar bedrijfsgeheimen behoren.

3.1.4.

Global Factories is voornemens om een inzageprocedure (ex artikel 843a Rv) bij de rechtbank aanhangig te maken om toegang te krijgen tot het in beslag genomen bewijs. Ter onderbouwing van deze inzagevordering zal Global Factories nader moeten onderbouwen waarom haars inziens Blisterpartner c.s. inbreuk maakt / onrechtmatig handelt. Nu de deurwaarder in het kader van het gelegde bewijsbeslag geen selectie heeft gemaakt uit het beslagen materiaal, is er mogelijk materiaal in beslag genomen dat geen bewijs vormt van de gestelde inbreuken of bedrijfsgeheimen van Blisterpartner bevat. Volgens Global Factories is het deskundigenonderzoek daarom noodzakelijk omdat de deskundige kan vaststellen welk bewijsmateriaal relevant is. Daarnaast dient de deskundige een advies op te stellen over de vraag of de betreffende relevante documenten (kunnen) leiden tot de conclusie dat inbreuk wordt gemaakt op de door Global Factories ingeroepen rechten.

3.1.5.

Global Factories verzoekt het onderzoek te laten uitvoeren door Europees octrooigemachtigde en advocaat de heer mr. dr. ir. E. Visscher (hierna: Visscher). Bij het opstellen van het deskundigenonderzoek zal de deskundige toegang krijgen tot de broncode van de MDM-software, de beschrijving van de werking van de software en een beschrijving van de
‘fingerprints’, waarbij Global Factories ten aanzien van deze gegevens de rechtbank verzoekt aan Blisterpartner c.s. geheimhouding op te leggen. In het voorlopig deskundigenonderzoek dienen volgens Global Factories - verkort weergegeven - in ieder geval de volgende onderwerpen te worden behandeld:

een korte beschrijving van het materiaal dat in beslag is genomen en dat door de deskundige is onderzocht en geanalyseerd;

de beschrijving van de methoden en informatie die de deskundige heeft gebruikt tijdens het onderzoek en de analyse;

een uitgebreide beschrijving van het materiaal dat tijdens het onderzoek en de analyse door de deskundige geïdentificeerd is als relevant voor de vraag of er sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Global Factories dan wel of BlisterPartner onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsgeheimen van Global Factories;

een toelichting van de deskundige waarom het materiaal zoals geïdentificeerd onder 3 relevant is en waarom op basis van het geïdentificeerde materiaal kan worden aangenomen dat er een redelijke kans aanwezig is dat er sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Global Factories en/of inbreuk op, dan wel onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen van Global Factories door BlisterPartner.

3.2.

Blisterpartner c.s. verzet zich tegen inwilliging van het verzoek en voert daartoe het volgende aan.

3.2.1.

Global Factories heeft in de onderhavige procedure haar broncode overgelegd. Op het kantoor van Blisterpartner heeft Blisterpartner c.s. - in aanwezigheid van [verweerder A] - een onderzoek laten verrichten door de heer ir. [X] , zelfstandig software engineer, en de heer. ir. [Y] , beëdigd informaticadeskundige. Daarbij hebben de partijdeskundigen de volledige broncodes van Global Factories en Blisterpartner c.s. vergeleken en zijn tot de conclusie gekomen dat de broncodes niet overeenstemmen en dat geen aanwijzing bestaat dat broncodes van Global Factories door Blisterpartner c.s. zijn (her)gebruikt. Nu Blisterpartner c.s. met dit deskundigenbericht de vraag heeft beantwoord of er rechtens een vermoeden van inbreuk kan worden vastgesteld, wat niet het geval is, heeft Global Factories geen belang meer bij het voorlopig deskundigenonderzoek.

3.2.2.

Daarnaast heeft Global Factories de door haar gestelde bedrijfsgeheimen niet geconcretiseerd. De
‘fingerprints’die Global Factories heeft overgelegd, zien enkel op voor de hand liggende algoritmes die geen bedrijfsgeheimen van Global Factories inhouden. Daarmee wordt niet aan de maatstaf voldaan dat voldoende aannemelijk moet zijn gemaakt dat (er geheime bedrijfsinformatie is en dat) die bedrijfsgeheimen onrechtmatig zijn verkregen en gebruikt.

3.3.

Voor het geval de rechtbank toch overgaat tot benoeming van een deskundige, verzet Blisterpartner c.s. zich tegen de benoeming van Visscher, aangezien niet duidelijk is waaruit de specifieke expertise van Visscher blijkt.

4. De beoordeling

4.1.

De rechtbank stelt voorop dat een verzoek om een voorlopig deskundigenonderzoek in beginsel dient te worden toegewezen, mits het verzoek ter zake dienend en voldoende concreet is en ziet op feiten die met een deskundigenonderzoek bewezen kunnen worden. Dit is alleen anders indien zich feiten en omstandigheden voordoen die meebrengen dat het verzoek in strijd is met een goede procesorde, indien misbruik wordt gemaakt van de bevoegdheid toepassing van dit middel te verlangen of dat het verzoek moet afstuiten op een ander, door de rechter zwaarwichtig geoordeeld, bezwaar. Voorts geldt ook bij de beoordeling van een verzoek om een voorlopig deskundigenonderzoek de in artikel 3:303 BW^[2]neergelegde regel dat zonder belang niemand een rechtsvordering toekomt.

4.2.

De rechtbank constateert - met Blisterpartner c.s. - dat Global Factories haar bedrijfsgeheimen niet nader heeft gespecificeerd. In haar verzoekschriften voor het verkrijgen van verlof voor bewijsbeslag heeft Global Factories aangegeven dat het voor haar ondoenlijk is om bedrijfsgeheimen in detail te specificeren zonder deze aan Blisterpartner c.s. alsnog openbaar te maken. Maar zij heeft gesteld dat ze in het kader van een voorlopig deskundigenonderzoek deze specificatie zal verstrekken. In het onderhavige verzoek en de toelichting ter zitting heeft Global Factories echter enkel gesteld dat de bescherming van bedrijfsgeheimen verder gaat dan de bescherming die haar geboden wordt wanneer zij een beroep doet op haar auteursrechten. In dit geval behoren volgens Global Factories de concepten en (samenstelling van) ideeën die de grondgedachte vormen voor de broncode van de MDM-machine, tot haar bedrijfsgeheimen. Met deze abstracte beschrijving van haar bedrijfsgeheimen heeft Global Factories het verzoek op dit punt onvoldoende geconcretiseerd. Immers, zonder een nadere concretisering is niet duidelijk waarnaar de deskundige zou moeten zoeken in het beslagen materiaal om te kunnen adviseren of Blisterpartner c.s. al dan niet onrechtmatig bedrijfsgeheimen van Global Factories heeft gebruikt.

4.3.

Voor wat betreft de inbreuk op auteursrechten is het verzoek wel ter zake dienend en voldoende concreet, nu de deskundige in het kader van het onderzoek de broncode(s) van de MDM-machine dient te vergelijken met de broncode van de Blisterpartner-machine en kan adviseren of sprake is van ontlening in de zin van het auteursrecht.

4.4.

Het verweer van Blisterpartner c.s. dat het belang van Global Factories aan haar verzoek is komen te ontvallen omdat Blisterpartner c.s. zelf een deskundigenonderzoek heeft laten verrichten waaruit volgt dat er geen sprake is van auteursrechtinbreuk, slaagt niet. Nu het gaat om een rapport opgesteld door partij-deskundigen op basis van een eenzijdig door Blisterpartner c.s. geformuleerde opdracht, houdt Global Factories belang bij een door de rechtbank geëntameerd voorlopig deskundigenonderzoek door een onafhankelijke deskundige.

4.5.

Het verzoek, dat op de wet is gegrond, zal voor wat betreft de te onderzoeken mogelijke inbreuk op het auteursrecht van Global Factories worden toegewezen, evenwel onder de hierna in r.o. 4.11 opgenomen beperkende bepalingen.

4.6.

Global Factories verzoekt de rechtbank Visscher als deskundige te benoemen. Blisterpartner c.s. heeft zich in eerste instantie verzet zich tegen benoeming van Visscher. Tijdens de zitting heeft Blisterpartner c.s. betoogd dat het wenselijk is dat - naast Visscher - een IT-deskundige wordt benoemd. Partijen zijn vervolgens - op voorstel van de rechtbank - akkoord gegaan met benoeming van drie deskundigen, van welk driemanschap Visscher deel zal uitmaken. Blisterpartner c.s. heeft toegezegd binnen één week na de zitting een naam voor een te benoemen IT-deskundige voor te dragen. De twee deskundigen zouden vervolgens gezamenlijk beslissen welke derde deskundige de rechtbank zou benoemen. Blisterpartner c.s. heeft echter (in de weken) na de zitting geen deskundige voorgedragen. Eerst gisterenmiddag heeft een kantoorgenoot van mr. Rijsdijk, mr. B.P.C. Bijl, de rechtbank en Global Factories per e-mail laten weten dat Blisterpartner c.s. er niet in is geslaagd een geschikte deskundige te vinden, waarbij zij thans betoogt dat Visscher naar haar mening niet onafhankelijk is. Aan de e-mail is een bijlage gehecht van een vonnis van deze rechtbank van 21 november 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:13746) waaruit het volgende blijkt. Mr. Pors heeft in die octrooiprocedure, met andere procespartijen dan de onderhavige procespartijen, een procespartij als advocaat bijgestaan. Visscher heeft diezelfde procespartij als octrooigemachtigde bijgestaan. De rechtbank gaat aan de e-mail van mr. Bijl voorbij reeds omdat die, in strijd met de ter zitting gemaakte afspraak, niet binnen een week is toegestuurd. Overigens draagt Blisterpartners c.s. ook geen naam voor van een te benoemen deskundige, terwijl zij haar bezwaren tegen benoeming van Visscher andermaal niet heeft onderbouwd. Het enkele feit dat Visscher in een niet met de onderhavige zaak gerelateerde octrooiprocedure is opgetreden als octrooigemachtigde, terwijl mr. Pors is opgetreden als advocaat, vormt geen enkele aanwijzing dat Visscher in de onderhavige zaak niet als onafhankelijk deskundige kan optreden. Dat betekent dat de rechtbank enkel Visscher als deskundige zal benoemen, aangezien de rechtbank - met Global Factories - van oordeel is dat Visscher de vereiste kwalificaties bezit om het deskundigenonderzoek naar behoren uit te voeren. Visscher heeft de rechtbank bericht dat hij bereid en in staat is om het deskundigenonderzoek te verrichten en dat zijn deskundigheid ligt op het terrein van elektronica en ICT, maar dat hij eveneens voldoende is ingevoerd in het intellectuele eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, om ook de hierna onder 5.1 op te nemen vragen over ontlening te kunnen beantwoorden.

4.7.

Ter zitting is het navolgende besproken. Volgens Blisterpartner c.s. berust het auteursrecht op alles wat [verweerder A] aan broncode voor Global Factories heeft ontwikkeld vanaf 1 mei 2010 (de datum waarop artikel 16.1 van de arbeidsovereenkomst volgens [verweerder A] is uitgewerkt, zie onder 2.3) enkel bij [verweerder A] . Global Factories betwist dit. Partijen zijn het erover eens dat deze discussie niet thuishoort in de onderhavige procedure, maar dat het praktisch is voor eventuele vervolgprocedures wanneer de deskundige in zijn voorlopig deskundigenbericht wel de beide mogelijke uitgangspunten betrekt. Daartoe dient Global Factories de broncode van de MDM-machine van 1 mei 2010 aan de deskundige (en Blisterpartner c.s.) ter hand te stellen, zodat de deskundige deze broncode in zijn onderzoek kan betrekken, naast de al ter beschikking gestelde broncode van eind 2011 (de datum van beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen).

4.8.

Daarnaast is duidelijk dat door de deurwaarder op veel meer beslag is gelegd dan waarvoor door Global Factories verlof is verkregen (vergelijk 2.7, onder 3.20 en 2.8). De deurwaarder heeft een integrale kopie gemaakt van de digitale bestanden van Blisterpartner en in weerwil van hetgeen de voorzieningenrechter heeft beslist, nagelaten een selectie te maken en vervolgens de integrale kopie te vernietigen. Nu de deurwaarder heeft verzuimd de gevraagde selectie aan te brengen, zal aan de deskundige worden gevraagd alsnog deze selectie te maken. Vervolgens zal de deskundige worden gevraagd uit deze eerste selectie een volgende selectie te maken die alleen ziet op de broncode van de Blisterpartner-machine, aangezien het voorlopig deskundigenonderzoek zich alleen dient te richten op deze broncode. Ter zitting heeft Global Factories toegelicht dat deze tweede selectie door de deskundige kan worden gemaakt mede aan de hand van de door haar als productie EP 1.11 overgelegde
‘fingerprints’. De rechtbank zal dit dan ook meenemen in de hieronder te behandelen vraagstelling aan de deskundige.

4.9.

Partijen hebben zich niet specifiek uitgelaten over de aan de deskundige voor te leggen vragen. Wel heeft Global Factories voorgesteld - verkort weergegeven - dat in het voorlopig deskundigenbericht in ieder geval de volgende onderwerpen worden behandeld:

Korte beschrijving van het materiaal dat in beslag is genomen en dat door de aangestelde deskundige is onderzocht en geanalyseerd.

Beschrijving van de methoden en informatie die de aangestelde deskundige heeft gebruikt tijdens het onderzoek en de analyse.

Uitgebreide beschrijving van het materiaal dat tijdens het onderzoek en de analyse door de aangestelde deskundige geïdentificeerd is als relevant voor de vraag of er sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Global Factories.

Toelichting van de aangestelde deskundige waarom het materiaal zoals geïdentificeerd onder punt 3 relevant is en waarom op basis van het geïdentificeerde materiaal kan worden aangenomen dat er een redelijke kans aanwezig is dat er sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Global Factories door BlisterPartner c.s.

4.10.

De rechtbank ziet aanleiding de eerste twee onderwerpen mee te nemen in de vraagstelling. Het derde (gedeeltelijk) en het vierde onderwerp zijn in beginsel geen onderwerpen die aan een deskundige dienen te worden voorgelegd, omdat het aan de deskundige is om te onderzoeken en te beschrijven of (delen van) de broncode al dan niet identiek zijn of op elkaar lijken, maar het juridisch oordeel of al dan niet sprake is van auteursrechtinbreuk voorbehouden is aan de rechter. Dit voorlopig deskundigenbericht wordt echter op bijzondere wijze ingestoken, waarbij Global Factories afziet van de voornaamste rechten die aan een deskundigenonderzoek zijn verbonden (vergelijk r.o. 4.11), om zo informatie te verkrijgen waarmee zij de inschatting kan maken of het aanhangig maken van verdere procedures voor haar zinvol is. Aangezien zij het voorlopig deskundigenbericht zelf niet zal ontvangen, zal de rechtbank derhalve een vraag aan de deskundige met betrekking tot eventuele ontlening opnemen, waarbij de deskundige de uitkomst van het antwoord op die vraag (ook) met Global Factories mag delen.

Tevens rekening houdend met hetgeen is overwogen in r.o. 4.7 en 4.8, zullen aan de deskundige de volgende vragen worden voorgelegd:

1. Wilt u aan de hand van de (door u bij de deurwaarder op te vragen) integrale kopie van de digitale bestanden van Blisterpartner een selectie maken (die voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de beschikkingen van 18 mei 2018 (C/09/552564 / KG RK 18-639) en 31 mei 2018 (C/09/554039 / KG RK 18-780) bestaande uit de volgende digitale bestanden (hierna: selectie 1):

A. de software van Blisterpartner, met de naam ‘MDM’, ongeacht welke versie, dan wel andere software voor de Pouch Inspector, zowel in executable code als in broncode of op welke wijze dan ook vastgelegd, alsmede de bijbehorende functionele en technische documentatie.

alle documenten en bestanden met betrekking tot:

 klantenbestanden;

 software en settings in die software;

 belichting;

 Matrox Imaging library;

 settings parameters;

 herkenning geneesmiddelen;

 de brochures, ontwerptekeningen, UML-diagrammen, presentaties, die betrekking hebben de op precieze technische werking van de verificatiesystemen van BlisterPartner (zoals de Pouch Inspector) en de software die gebruikt wordt om deze aan te sturen die betrekking heeft op de
‘fingerprints’.

2. Wilt u selectie 1 opslaan op een aparte digitale drager?

3. Wilt u de integrale kopie met de digitale bestanden van Blisterpartner aan de deurwaarder terugsturen
ter vernietiging?

4. Wilt u uit selectie 1 (zoals opgeslagen op de aparte digitale drager als bedoeld onder 2), mede aan de hand van de door Global Factories als productie EP 1.11 overgelegde
‘fingerprints’, de broncode van de Blisterpartner-machine selecteren (nu het voorlopig deskundigenbericht dient te worden beperkt tot onderzoek naar deze broncode)? Kunt u daarbij kort beschrijven hoe u te werk bent gegaan en welke bestanden tot de uiteindelijk door u geselecteerde broncode behoren?

5. Wilt u de door u geselecteerde broncode van de Blisterpartner-machine opslaan op een aparte digitale drager ten behoeve van het onderhavige deskundigenonderzoek?

6. Wilt u de aparte digitale drager met selectie 1 (als bedoeld onder 2) aan de deurwaarder sturen
ter bewaring?

7. Zijn er verschillen tussen de broncode van de MDM-machine van Global Factories van 1 mei 2010 en de broncode van de MDM-machine van Global Factories van eind 2011? Zo ja, kunt u de verschillen beschrijven?

8. In hoeverre is in de broncode van 1 mei 2010 van de MDM-machine van Global Factories, respectievelijk in de broncode van eind 2011 van de MDM-machine van Global Factories, respectievelijk in de door u geselecteerde broncode van de Blisterpartner-machine gebruik gemaakt van standaardmodules, ingekochte commerciële software van derden en/of openlijk toegankelijke elementen/structuren? Kunt u daarbij kort beschrijven om welke modules / commerciële software / openlijk toegankelijke elementen/structuren het gaat? Kunt u ten aanzien van de door u geselecteerde broncode van de Blisterpartner-machine aangeven waar in dit materiaal deze modules zich bevinden? Indien (al dan niet in ruime mate) gebruik is gemaakt van standaardmodules etc. dan verzoekt de rechtbank u die gegevens, bij beantwoording van de volgende vragen, buiten beschouwing te laten.

10. A. Kunt u de broncode van 1 mei 2010 van de MDM-machine van Global Factories vergelijken met de door u geselecteerde broncode van de Blisterpartner-machine en vaststellen of en zo ja in hoeverre, daartussen overeenkomsten, althans gelijkenissen, bestaan? Niet voldoende is dat de functionaliteiten die geboden worden, overeenkomen. Indien er overeenkomsten, althans gelijkenissen, bestaan, kunt u dan aangeven waar in de door u geselecteerde broncode dit deel van de broncode zich bevindt?

B. Indien er overeenkomsten, althans gelijkenissen, bestaan, zijn die volgens u voldoende om aan te nemen dat er een redelijke kans aanwezig is dat er sprake is van inbreuk op auteursrechten van Global Factories (ontlening) door Blisterpartner c.s.?

11. A. Kunt u de broncode van eind 2011 van de MDM-machine van Global Factories vergelijken met de door u geselecteerde broncode van de Blisterpartner-machine en vaststellen of en zo ja in hoeverre, daartussen overeenkomsten, althans gelijkenissen, bestaan? Niet voldoende is dat de functionaliteiten die geboden worden overeenkomen. Indien er overeenkomsten, althans gelijkenissen, bestaan, kunt u dan aangeven waar in de door u geselecteerde broncode dit deel van de broncode zich bevindt?

B. Indien er overeenkomsten, althans gelijkenissen, bestaan, zijn die volgens u voldoende om aan te nemen dat er een redelijke kans aanwezig is dat er sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Global Factories (ontlening) door Blisterpartner c.s. (veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het auteursrecht op de broncode van eind 2011 van de MDM-machine van Global Factories bij Global Factories berust)?

12. Zijn er voor het overige nog opmerkingen die u partijen in deze kwestie wilt meegeven?

4.11.

Gezien de in r.o. 4.10 opgenomen vraagstelling, valt te verwachten dat de beantwoording door de deskundige Global Factories informatie verschaft waarop zij nog geen recht heeft, omdat de inzageprocedure waarin beslist moet worden of Global Factories recht heeft op inzage in een deel van het beslagen materiaal, nog niet aanhangig is gemaakt. Om het voorlopig deskundigenonderzoek toch mogelijk te laten zijn, heeft Global Factories ter zitting gemeld dat zij afstand doet van haar recht (ex artikel 205 lid 1 Rv jo artikel 198 lid 2 Rv) om opmerkingen te maken en verzoeken te doen, waaronder ook het recht valt om te reageren op de conceptrapportage van de deskundige. Voorts doet zij afstand van het recht om het rapport van het voorlopig deskundigenonderzoek te ontvangen, in ieder geval tot daarover in eventuele volgende procedures is beslist. Global Factories heeft toegelicht dat - voor het geval de deskundige tot het oordeel komt dat er een redelijke kans aanwezig is dat er sprake is van inbreuk op haar auteursrechten - zij in de daarna te entameren inzageprocedure de rechtbank zal verzoeken om het voorlopig deskundigenbericht (ambtshalve) te bekijken en te beoordelen of Global Factories recht heeft op inzage, dit zonder dat zij het deskundigenbericht heeft kunnen inzien en zonder dat zij derhalve kan reageren op eventuele verweren van Blisterpartner c.s. die zien op het voorlopig deskundigenbericht. De rechtbank zal deze beperkingen opnemen en bepalen dat de deskundige aan Global Factories alleen de enkele mededeling zal doen of hij al dan niet van oordeel is dat er een redelijke kans aanwezig is dat er inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Global Factories.

4.12.

Het verzoek van Global Factories om geheimhouding aan Blisterpartner c.s. op te leggen ten aanzien van de producties EP 8, EP 9 en EP 1.11, zal worden toegewezen voor de producties EP 8 en EP 9, nu de geheimhoudingsclausule voor wat betreft productie EP 1.11 al in de beslagverloven van 18 en 31 mei 2018 is opgenomen.

4.13.

De rechtbank ziet geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt van de wet, dat het voorschot op de kosten van de deskundige in beginsel door de verzoekende partij moet worden gedeponeerd. Dit voorschot zal daarom door Global Factories moeten worden betaald.

4.14.

De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij.

4.15.

Indien Blisterpartner c.s. schriftelijke opmerkingen en verzoeken aan de deskundige doet toekomen, dient de deskundige daarvan in het deskundigenbericht melding te maken en zijn antwoord daarop te formuleren.

4.16.

Aangezien het onderhavige verzoek ten aanzien van het auteursrecht is toegewezen en met betrekking tot de bedrijfsgeheimen is afgewezen, ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten te compenseren, in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1.

beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de volgende vragen:

B. alle documenten en bestanden met betrekking tot:

 klantenbestanden;

 software en settings in die software;

 belichting;

 Matrox Imaging library;

 settings parameters;

 herkenning geneesmiddelen;

2. Wilt u selectie 1 opslaan op een aparte digitale drager?

3. Wilt u de integrale kopie met de digitale bestanden van Blisterpartner aan de deurwaarder terugsturen
ter vernietiging?

5. Wilt u de door u geselecteerde broncode van de Blisterpartner-machine opslaan op een aparte digitale drager ten behoeve van het onderhavige deskundigenonderzoek?

6. Wilt u de aparte digitale drager met selectie 1 (als bedoeld onder 2) aan de deurwaarder sturen
ter bewaring?

12. Zijn er voor het overige nog opmerkingen die u partijen in deze kwestie wilt meegeven?

5.2.

benoemt tot deskundige:

de heer mr. dr. ir. E. Visscher, van het kantoor […]
correspondentieadres: [adres 1] ,
telefoon: [nummer] ,
emailadres: [e-mailadres] ,

het voorschot

5.3.

bepaalt dat de griffier een afschrift van deze beschikking aan de deskundige zal zenden,

5.4.

bepaalt met het oog op de vaststelling van het voorschot op de kosten van de deskundige het volgende:

de deskundige dient
de griffie zal de opgave van de deskundige vervolgens toezenden aan partijen,
partijen kunnen desgewenst
indien niet of niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, wordt de hoogte van het voorschot op de kosten van de deskundige reeds nu voor alsdan vastgesteld op het door de deskundige begrote bedrag,
indien wel tijdig bezwaar wordt gemaakt, zal het voorschot worden vastgesteld bij afzonderlijke rechterlijke beslissing,

5.5.

bepaalt dat Global Factories het voorschot dient over te maken
binnen twee wekenna de datum van de nota met betaalinstructies van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak,

5.6.

draagt de griffier op om de deskundige onmiddellijk in kennis te stellen van de betaling van het voorschot,

het onderzoek

5.7.

bepaalt dat Global Factories het procesdossier in afschrift aan de deskundige dient te doen toekomen,

5.8.

bepaalt dat Global Factories haar broncode van de MDM-machine van 1 mei 2010 aan de deskundige en Blisterpartner c.s. dient te doen toekomen,

5.9.

bepaalt dat de deskundige toegang heeft tot het in beslag genomen materiaal, dat beheerd wordt door de bewaarder, de maatschap [de maatschap] , kantoorhoudende te [plaats 2] aan de [adres 2] (hierna: de bewaarder),

5.10.

bepaalt dat de bewaarder de integrale kopie van de digitale bestanden van Blisterpartner die hij op enig moment geretourneerd krijgt van de deskundige (vergelijk 5.1, onder 3),
zal vernietigen,

5.11.

bepaalt dat de bewaarder selectie 1 die hij op enig moment aangeleverd krijgt van de deskundige (vergelijk 5.1, onder 1, 2 en 6),
zal bewaren,

5.12.

bepaalt dat de deskundige het onderzoek zelfstandig zal instellen op de door de deskundige in overleg met partijen te bepalen tijd en plaats,

5.13.

wijst de deskundige er op dat:

de deskundige voor aanvang van het onderzoek dient kennis te nemen van de Leidraad deskundigen in civiele zaken (te raadplegen op www.rechtspraak.nl of desgevraagd te verkrijgen bij de griffie), en daarnaar zal handelen
de deskundige het onderzoek pas na het bericht van de griffier omtrent betaling van het voorschot dient aan te vangen,
de deskundige het onderzoek onmiddellijk dient te staken en contact dient op te nemen met de griffier, indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het voorschot niet toereikend blijkt te zijn,

5.14.

bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan de deskundige dienen te verstrekken indien deze daarom verzoekt, de deskundige toegang dienen te verschaffen tot voor het onderzoek noodzakelijke plaatsen, en de deskundige ook voor het overige gelegenheid dienen te geven tot het verrichten van het onderzoek,

het schriftelijk rapport

5.15.

draagt de deskundige op om uiterlijk drie maanden na het schriftelijk bericht van de griffier omtrent de betaling van het voorschot een schriftelijk en ondertekend bericht in drievoud ter griffie van de rechtbank in te leveren, onder bijvoeging van een gespecificeerde declaratie, waarbij de griffie
enkel aan Blisterpartner c.s.één van de drie deskundigenberichten zal sturen,

5.16.

draagt de deskundige op om tegelijkertijd met de verzending van het deskundigenbericht aan de griffie van de rechtbank, aan Global Factories een brief te sturen met de enkele mededeling of naar het oordeel van de deskundige al dan niet sprake is van overeenkomsten / gelijkenissen tussen de broncode van Global Factories van 1 mei 2010 en die van Blisterpartner en tussen de broncode van Global Factories van eind 2011 en die van Blisterpartner, zodanig dat er met betrekking tot (één van de twee) broncodes een redelijke kans aanwezig is dat er sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Global Factories (ontlening) door Blisterpartner c.s., met een kopie van deze brief aan Blisterpartner c.s. en de griffie van de rechtbank,

5.17.

wijst de deskundige er op dat:

uit het schriftelijk bericht moet blijken op welke stukken het oordeel van de deskundige is gebaseerd,
de deskundige een concept van het rapport

5.18.

bepaalt dat Blisterpartner c.s. binnen vier weken dient te reageren op het conceptrapport van de deskundige nadat dit aan haar is toegezonden,

geheimhouding

5.19.

bepaalt dat het Blisterpartner c.s. verboden is aan derden mededelingen te doen over de inhoud van de producties EP 8 en EP 9 en de onder 5.8 genoemde broncode van Global Factories (conform artikel 28 lid 1 sub b Rv), waarbij het haar wel is toegestaan deze informatie te delen met derden die in het kader van dit voorlopig deskundigenonderzoek of daarop volgende procedures bij de zaak zijn betrokken en eveneens aan vertrouwelijkheid zijn gebonden, zoals bijvoorbeeld een advocaat,

algemeen en proceskosten

5.20.

verklaart de beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.21.

wijst het meer of anders verzochte af,

5.22.

compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2018.

ECLI:NL:RBDHA:2018:13938

Verzoek om voorlopig deskundigenonderzoek inzake auteursrecht en bedrijfsgeheimen in softwareontwikkeling

Uitspraak

10.Teruggave-verplichting

16.Intellectueel en industrieel eigendom

Voetnoten