Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel - voorzieningenrechter
Vonnis in kort geding van 1 november 2018
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/561999 / KG ZA 18-1112 van
de rechtspersoon naar vreemd recht
G.D. SEARLE LLC.,
te New York, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
advocaat: S.C. Dack, barrister en geregistreerd EU-advocaat te Amsterdam,
tegen
SANDOZ B.V.,
te Almere,
gedaagde,
advocaat: mr. D.F. de Lange te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Searle en Sandoz genoemd worden. De zaak is voor Searle inhoudelijk behandeld door de barrister voornoemd en mr. P. Van Schijndel, advocaat te Amsterdam met bijstand van dr. J. den Hartog, octrooigemachtigde, en voor Sandoz door mr. De Lange voornoemd en mr. B.J.M. van der Maazen, eveneens advocaat te Amsterdam.
1.De procedure
1.1.
In de procedure heeft Searle de dagvaarding, vergezeld van 13 producties, doen uitbrengen op 23 oktober 2018. Bij e-mail van gelijke datum heeft mr. De Lange - na ruggespraak met de heer Dack - voorgesteld de aanvankelijk voor 26 oktober 2018 geplande mondelinge behandeling in de provisionele voorziening gecombineerd te behandelen met de hoofdzaak in kort geding, welke laatste separaat was bepaald op 7 december 2018, op welke e-mail de heer Dack heeft gereageerd. Daarop heeft de griffie namens de voorzieningenrechter aan partijen laten weten dat er op 31 oktober 2018 te 11.00 uur een mondelinge behandeling zal plaatsvinden waarin zowel de provisionele voorziening als de hoofdzaak zullen worden behandeld. Mr. De Lange heeft de heer Dack bevestigd dat Sandoz vrijwillig zal verschijnen. Bij e-mail van 29 oktober 2018 heeft mr. Van Schijndel de voorzieningenrechter aanvullende producties 14 en 15 toegezonden. Bij e-mail op diezelfde dag heeft mr. Van der Maazen de akte houdende overlegging producties toegezonden met de producties 1 t/m 4. Bij e-mail van 30 oktober hebben beide partijen een definitieve proceskostenspecificatie gestuurd met een schatting van de kosten van 30 en 31 oktober 2018. Vervolgens is op 31 oktober 2018 een mondelinge behandeling gehouden ter gelegenheid waarvan de advocaten pleitnota’s hebben overgelegd.
1.2.
Vonnis in de provisionele voorziening is bepaald op heden.
2.Het geschil
2.1.
Searle vordert - deels samengevat - dat de voorzieningenrechter:
A. een provisioneel (mondeling), uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, vonnis in kort geding zal wijzen voor de duur van het onderhavige kort geding, onmiddellijk na afloop van de mondelinge behandeling, en daarin
1. Sandoz zal verbieden om in Nederland op enigerlei wijze betrokken te zijn bij (directe en/of indirecte) inbreuk op ABC (NL) 300283 (hierna: het ABC), onder meer door het betrokken zijn bij het aanbieden, in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, of voor dit een en ander (verder) aanbieden van het generieke geneesmiddel ‘Darunavir Sandoz’, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per overtreding van het provisioneel verbod, dan wel, ter keuze van Searle, van € 25.000,- per betrokken product of per dag, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend, waarop de overtreding zal voortduren, met een maximum van € 1.000.000,-;
2. Sandoz zal bevelen haar aanbieding van ‘Darunavir Sandoz’ in de G-standaard te rectificeren met een zogeheten Taxe-brief, en dit product per de eerstvolgende keer dat dit redelijkerwijze mogelijk is uit de gepubliceerde G-standaard prijslijst te (laten) verwijderen;
B. bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren
1. Sandoz zal verbieden om in Nederland op enigerlei wijze betrokken te zijn bij (directe en/of indirecte) inbreuk op het ABC onder meer door het betrokken zijn bij het vervaardigen, in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, of voor dit een en ander (verder) aanbieden van het generieke geneesmiddel ‘Darunavir Sandoz’ (of enig ander generiek geneesmiddel van het Sandoz concern dat darunavir bevat);
2. Sandoz zal bevelen haar aanbieding van ‘Darunavir Sandoz’ in de G-standaard te rectificeren met een zogeheten Taxe-brief, en dit product per de eerstvolgende keer dat dit redelijkerwijze mogelijk is uit de gepubliceerde G-standaard prijslijst te (laten) verwijderen, voor zover een en ander niet reeds in het kader van een provisionele voorziening heeft plaatsgevonden;
3. Sandoz zal bevelen in de eerstvolgende uitgave van het Pharmaceutisch Weekblad een advertentie te plaatsen welke voldoet aan wat in paragraaf 42 van de dagvaarding is gesteld;
4. Sandoz zal bevelen een overzicht te geven van de vervaardigings- en distributieketen van ‘Darunavir Sandoz’;
5. Sandoz zal bevelen aan Searle schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers aan wie Sandoz producten heeft verkocht, afgeleverd en/of heeft aangeboden die vallen onder de beschermingsomvang van het ABC;
6. Sandoz zal bevelen aan ieder van de onder B sub 5 bedoelde afnemers een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de in het petitum onder B sub 6 opgenomen inhoud en zonder bijschrift, onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan Searle;
7. Sandoz zal bevelen om per overtreding van het onder B sub 1 bedoelde verbod en voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de onder B sub 2, 3, 4, 5 en/of 6 bedoelde bevelen aan Searle een dwangsom te betalen van € 50.000,- dan wel, ter keuze van Searle, aan Searle een dwangsom te betalen van € 25.000,- per betrokken product, of per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat de betrokkenheid van Sandoz bij directe of indirecte inbreuk op het ABC zal voortduren of de onder B sub 2, 3, 4 en/of 5 bedoelde bevelen niet geheel en deugdelijk worden nagekomen, waarbij de dwangsommen verschuldigd zijn per niet (geheel en deugdelijk) nagekomen verbod of bevel;
8. Sandoz zal veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.
3.De beoordeling
bevoegdheid
3.1.
De rechtbank komt op grond van het bepaalde in artikel 4 jo. 24 lid 4 Brussel I bis-Vo [2] internationale (bodem)bevoegdheid toe om van de vorderingen van Searle en het beroep van Sandoz op nietigheid van het ABC kennis te nemen. Gelet daarop is de voorzieningenrechter bevoegd voorlopige maatregelen te treffen. De relatieve bevoegdheid volgt uit artikel 80 lid 2 onder a Rijksoctrooiwet 1995. De bevoegdheid is overigens niet bestreden.
provisionele voorziening voor de duur van de onderhavige procedure
3.2.
In deze zaak heeft Sandoz, zonder enige voorafgaande aankondiging, haar generieke versie van het anti-retrovirus geneesmiddel Prezista® (een protease inhibitor die gebruikt wordt voor de behandeling van het humaan immunodeficiëntie virus (HIV) en dat door licentienemer Janssen-Cilag B.V., een zusteronderneming van Janssen Sciences Ierland UC, de licentienemer van Searle, in Nederland op de markt wordt gebracht) met als werkzame stof darunavir
at riskop de Nederlandse markt geïntroduceerd. Sandoz heeft haar product doen opnemen in de november-editie van de G-standaard, een geneesmiddelen-databank die wordt uitgegeven door Z-Index, een dochteronderneming van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Publicatie van deze editie heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2018, derhalve voor de expiratiedatum van het ABC (op 23 februari 2019). Voorts heeft Sandoz haar product reeds aangeboden aan de groothandel en is zij voornemens dat per 1 november 2018 feitelijk op de markt te brengen.
at riskop de Nederlandse markt geïntroduceerd. Sandoz heeft haar product doen opnemen in de november-editie van de G-standaard, een geneesmiddelen-databank die wordt uitgegeven door Z-Index, een dochteronderneming van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Publicatie van deze editie heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2018, derhalve voor de expiratiedatum van het ABC (op 23 februari 2019). Voorts heeft Sandoz haar product reeds aangeboden aan de groothandel en is zij voornemens dat per 1 november 2018 feitelijk op de markt te brengen.
3.3.
Sandoz heeft ter zitting aangegeven dat zij bereid is de feitelijke verhandeling voor de duur van hooguit een week op te schorten, maar dat zij die toezegging niet wil doen voor de gehele duur van de procedure, dat wil zeggen tot dat vonnis wordt gewezen in de hoofdzaak in kort geding.
3.4.
Bij deze stand van zaken dient de voorzieningenrechter te beslissen op de vordering van Searle tot het treffen van provisionele voorzieningen voor de duur van de procedure tot het moment dat vonnis wordt gewezen in de hoofdzaak.
3.5.
De provisionele voorzieningen zullen worden toegewezen als na te melden. De vorderingen van Searle komen geenszins zonder grond voor en zij heeft aanzienlijke belangen gesteld bij handhaving van de status quo (dat wil zeggen zonder verhandeling van generiek darunavir) totdat vonnis in de hoofdzaak in kort geding zal worden gewezen. Met name heeft zij gemotiveerd en onvoldoende weersproken gesteld dat er sprake zal zijn van prijsbederf wanneer Sandoz zich met haar generieke darunavir op de markt zou begeven. In zoverre is de zaak dus te onderscheiden van het geval waarbij een product al enige tijd op de markt is, zodat prijsbederf reeds heeft plaatsgevonden en niet zozeer de octrooihouder als wel de vermeende inbreukmaker een aanzienlijk belang bij handhaving van de status quo heeft. Bij de belangenafweging wordt in het voordeel van Searle voorts van gewicht geacht dat de Engelse High Court (Arnold J) in de parallelle Engelse bodemprocedure de vordering van (onder meer) Sandoz tot vernietiging van het ABC heeft afgewezen omdat het ABC naar zijn oordeel voldoet aan het vereiste van artikel 3, aanhef en onder a, van de ABC-Verordening [3] en de Court of Appeal (Lewison LJ, Kitchen LJ, Floyd LJ) in het hoger beroep (dat is aangehouden vanwege het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie) vooralsnog in ieder geval niet in het voordeel van Sandoz heeft beslist, terwijl Sandoz de gestelde inbreuk op het ABC in de onderhavige procedure niet met andere (nietigheids)argumenten heeft bestreden.
3.6.
De voorzieningenrechter ziet aanleiding een beslissing over de proceskosten aan te houden totdat over de vorderingen in de hoofdzaak in kort geding zal zijn beslist.
4.De beslissing
De voorzieningenrechter:
in de provisionele voorziening
4.1.
verbiedt Sandoz met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland inbreuk te maken op het ABC, onder meer door het aanbieden, in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, of voor dit een en ander aanbieden van het generieke geneesmiddel ‘Darunavir Sandoz’, en veroordeelt Sandoz
om per overtreding van het verbod een dwangsom te betalen van € 50.000,-, dan wel, ter keuze van Sandoz, aan Searle een dwangsom te betalen van € 5.000,- per betrokken product, of per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat de inbreuk op het ABC na de betekening van dit vonnis zal voortduren, met een maximum van € 1.000.000,-, waarbij dit provisioneel verbod van kracht zal zijn voor de duur van het onderhavige kort geding, en in ieder geval tot daarin vonnis in de hoofdzaak zal zijn gewezen;
4.2.
beveelt Sandoz haar aanbieding van ‘Darunavir Sandoz’ in de G-standaard te rectificeren met een zogeheten Taxe-brief, en dit product per de eerstvolgende keer dat dit redelijkerwijze mogelijk is uit de gepubliceerde G-standaard prijslijst te (laten) verwijderen;
4.3.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
4.4.
houdt de beslissing omtrent de kosten van de provisionele voorziening aan.
in de hoofdzaak
4.5.
houdt iedere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en bij zijn ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. C.T. Aalbers op 1 november 2018.