ECLI:NL:RBDHA:2017:6743

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/475342 / HA ZA 14-1176

Vonnis van 21 juni 2017

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

HYGRO INTERNATIONAL PTY LIMITED,

gevestigd te Sydney (Australië),

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FUTURECARE WORLDWIDE B.V.,

tevens handelende onder de naam
PG WORLDWIDE,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A & T IMPORT EXPORT WORLDWIDE B.V.,

beiden gevestigd te Zoetermeer,

gedaagden in conventie in de hoofdzaak,

eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,

verweersters in het incident,

advocaat voorheen mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, die zich heeft onttrokken.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Hygro, Futurecare en A&T. Gedaagden zullen gezamenlijk ook wel worden aangeduid als Futurecare c.s. (vrouwelijk enkelvoud). De zaak is voor Hygro inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd en mr. B.P.C. Bijl, advocaat te Amsterdam.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis in het incident houdende het stellen van zekerheid van 15 april 2015 en de daarin vermelde (proces)stukken;
het tussenvonnis in het incident tot het treffen van provisionele voorzieningen I

van 4 november 2015 en de daarin vermelde (proces)stukken (hierna: het tussenvonnis);

de conclusie van repliek in conventie tevens antwoord in reconventie tevens houdende incident tot het treffen van provisionele voorzieningen II van 11 mei 2016 van Hygro, met producties 17-19;
de akte houdende overlegging productie van 28 juni 2016 van Hygro, met productie 20 (kostenopgave);
de akte houdende overlegging productie van 13 juli 2016 van Hygro, met producties 21-22.

1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Hygro is een Australische onderneming die zich onder meer bezig houdt met de verhandeling van de door haar ontwikkelde “Adjust-A-Wings” lamparmaturen. Deze lamparmaturen worden in de tuinbouw (doorgaans in kassen) gebruikt om de groei van planten te verbeteren en het kweken ervan meer efficiënt te maken. De lamparmaturen bestaan uit twee verstelbare aluminium reflectorplaten waarop aan de binnenkant een dun laagje glas met titaandioxide is aangebracht. Naargelang de hoogte waarop de lamparmaturen boven het gewas hangen, kan de positie van de reflectorplaten alsmede die van de lamphouder worden aangepast. Hierdoor kan de spreiding in de lichtweerkaatsing van het licht worden verdeeld. Hieronder is een afbeelding van de Adjust-A-Wings opgenomen.

2.2.

Hygro was houdster van het Europees Octrooi EP 0 870 154 (hierna: het octrooi), verleend op 26 juli 2006 op een aanvrage van 24 mei 1995 voor een ‘
adjustable reflector device’. Het octrooi bevat 1 onafhankelijke conclusie en 19 afhankelijke volgconclusies. Het octrooi is op 24 mei 2015 verlopen. In de beschrijving staat onder meer:

[0004] The present invention seeks to provide an adjustable light reflecting device which overcomes or at least ameliorates the disadvantages of the prior art.

[0005] It is known from French Patent Application No. 824,845 and Dutch Patent Application No. 8,702,949 to provide reflectors able to be positioned into one of a

number of different positions. Each ot these positions has a different reflecting characteristic. In the French specification, movement of the outer extremities of the

reflector is used to change the reflective characteristic. In the Dutch specification, movement of the Innerextremities of the reflector is used to change the reflective characteristic. This prior art provides a reflector having only a limited range of movement of the reflector.

2.3.

Conclusie 1 luidt in de originele Engelse tekst als volgt:

1. A reflector device for a luminaire, said device having a pair of resilient sheets (1, 2) able to have their shape adjusted to alter the reflective properties of the reflector device, the adjustment being to change the curvature of the sheets and retain same against the bias of their normal resilience,characterised in thatthe sheets lie one to either side of a spine (3),

in the unflexed condition extend forwardly of the spine, and are flexed backwardly into a doubly arched configuration which forms the reflective surface.

2.4.

In het octrooi staat onder meer de volgende afbeelding.

2.5.

Daarnaast is Hygro houdster van de Uniewoordmerken^[1]“ADJUST A WINGS” (op 14 november 2009 ingeschreven onder nummer 008244204) en “SUPER SPREADER” (op 25 november 2009 ingeschreven onder nummer 008244212) voor waren in klasse 11, waaronder
luminaires, light fittings for electric lamps, light diffusers, light reflecting devices for lamps and parts(hierna gezamenlijk de Uniemerken en afzonderlijk Uniemerk ADJUST A WINGS en Uniemerk SUPERSPREADER).

2.6.

Futurecare drijft een groothandel in kweekmateriaal. Tot haar (voormalige) handelsnamen behoren PG Worldwide en [B.V.1] . A&T is een groothandel die zich volgens haar inschrijving in het handelsregister onder meer bezig houdt met het importeren en exporteren en de groothandel in goederen over de hele wereld.

2.7.

Gedurende een aantal jaren heeft Hygro Adjust-A-Wings geleverd aan Futurecare en later aan A&T. Met het oog op deze leveringen hebben Hygro enerzijds en PG Worldwide (Futurecare) anderzijds afspraken neergelegd in een document met als opschrift “Heads of Agreement”. Namens PG Worldwide is de Heads of Agreement in september 2009 ondertekend door haar eigenaren/bestuurders, de heren [A] (hierna: [A] ) en

[B] (hierna: [B] ). De Heads of Agreement is verder uitgewerkt in

een meer volledige Distribution Agreement.

2.8.

In 2013 heeft Hygro haar leveringen aan Futurecare c.s. gestaakt.

2.9.

Futurecare c.s. heeft vervolgens zelf lamparmaturen laten produceren in China en deze lamparmaturen in een folder in december 2013 te koop aangeboden onder de naam “Adjust-A-Shades”.

2.10.

Hygro heeft via een zogenoemde ‘mystery-shopper’ een aantal Adjust-A-Shades-lamparmaturen bij Futurecare c.s. gekocht.

2.11.

Na daartoe verlof te hebben verkregen van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft Hygro op 8 april 2014 ten laste van Futurecare c.s. conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op 42 zogenaamde spreaders en 36 lampfittingen.

3.Het geschil

in conventie

in het incident tot het treffen van provisionele voorzieningen II

3.1.

Hygro vordert bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 1. Futurecare c.s. te bevelen om binnen zeven werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Hygro een door een onafhankelijke registeraccountant die geen eerdere zakelijke relatie met Futurecare c.s. heeft gehad opgestelde en goedgekeurde verklaring aan te leveren, voorzien van alle relevante ondersteunende documenten en vergezeld van een verklaring van de registeraccountant betreffende de wijze waarop deze te werk is gegaan en de rekenmethoden die daarbij zijn gebruikt, betreffende:

a. de volledige namen en adressen van de rechtspersonen die betrokken zijn geweest bij de productie en het verhandelen van de inbreukmakende lamparmaturen, en in het bijzonder van de producent en distributeur van de inbreukmakende lamparmaturen;

b. het totale aantal inbreukmakende lamparmaturen dat besteld of gekocht of geproduceerd is door of ten behoeve van Futurecare c.s., voor aflevering (in Nederland), vergezeld van facturen met de prijs die door Futurecare c.s. voor de inbreukmakende lamparmaturen werd betaald;

c. het totale aantal van de door Futurecare c.s. aan haar afnemers (en mogelijke distributeurs) verkochte of afgeleverde inbreukmakende lamparmaturen, vergezeld van facturen betreffende dergelijke verkopen en leveringen;

d. het totale aantal inbreukmakende lamparmaturen dat Futurecare c.s. in voorraad hebben of waarover zij kunnen beschikken in Nederland;

2. te bepalen dat, indien Futurecare c.s. met de naleving van [de rechtbank leest:] het onder 1 gevraagde bevel in gebreke blijft, zij aan Hygro een dwangsom van € 5.000,- zal verbeuren voor ieder overtreding dan wel – zulks ter keuze van Hygro – een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of ieder dagdeel dat de overtreding van het bevel zal voortduren;

met veroordeling van Futurecare c.s. in de volledige proceskosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv^[2].

3.2.

Hygro stelt dat zij vanwege de aanhoudende klachten in Europa over nepproducten een spoedeisend belang heeft bij informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten. Daarnaast is informatie nodig ter begroting van de schade die zij heeft geleden. Futurecare c.s. is bij het tussenvonnis reeds veroordeeld om de informatie bedoeld onder vordering 1 sub a aan Hygro te doen toekomen. Aan die veroordeling is geen gevolg gegeven. Hygro heeft derhalve belang bij toewijzing van haar vorderingen versterkt met een dwangsom.

3.3.

Futurecare c.s. heeft geen verweer gevoerd tegen deze provisionele vordering.

in de hoofdzaak

3.4.

Hygro vordert, na vermindering van eis, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

voor recht te verklaren dat Futurecare c.s. door het vervaardigen, in of voor haar bedrijf gebruiken, in het verkeer brengen, (verder) verkopen, afleveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander aanbieden, invoeren en/of in voorraad hebben van lamparmaturen die vallen binnen de beschermingsomvang van het octrooi (direct en/of indirect) inbreuk maakt c.q. heeft gemaakt op het octrooi;

voor recht te verklaren dat Futurecare c.s. door het zonder toestemming gebruiken van de Uniemerken op de verpakkingen en op de fittingen van de door Futurecare c.s. aangeboden lamparmaturen inbreuk maken c.q. hebben gemaakt op de Uniemerken van Hygro;

voor recht te verklaren dat Futurecare c.s. door het (doen) produceren en/of verhandelen en/of anderszins verveelvoudigen en openbaar maken van kopieën van de Adjust-A-Wings- en Super Spreader lamparmaturen, alsmede van de verpakkingen en gebruiksaanwijzingen van deze producten inbreuk maakt c.q. heeft gemaakt op het auteursrecht van Hygro op deze werken;

Futurecare c.s. te gebieden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere directe en indirecte inbreuk op de rechten van Hygro ter zake de Uniemerken, alsmede elke betrokkenheid daarbij, te staken en gestaakt te houden, waaronder met name, doch niet daartoe beperkt, de verhandeling van producten welke producten dan wel de verpakking daarvan is voorzien van één van de Uniemerken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit gebod, dan wel – zulks ter keuze van Hygro – voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit gebod zal voortduren;

Futurecare c.s. te gebieden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere directe of indirecte inbreuk op het auteursrecht van Hygro, alsmede elke betrokkenheid daarbij, te staken en gestaakt te houden, waaronder met name, doch niet daartoe beperkt, de verveelvoudiging en openbaarmaking (verhandeling) van inbreukmakende verpakkingen en handleidingen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van

€ 10.000,- voor iedere overtreding van dit gebod, dan wel – zulks ter keuze van Hygro – voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit gebod zal voortduren;

6. Futurecare c.s. te bevelen om binnen zeven werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Hygro een door een onafhankelijke registeraccountant die geen eerdere zakelijke relatie met Futurecare c.s. heeft gehad opgestelde en goedgekeurde verklaring aan te leveren, voorzien van alle relevante ondersteunende documenten en vergezeld van een verklaring van de registeraccountant betreffende de wijze waarop deze te werk is gegaan en de rekenmethoden die daarbij zijn gebruikt, betreffende:

c. het totale aantal de door Futurecare c.s. aan haar afnemers (en mogelijke distributeurs) verkochte of afgeleverde inbreukmakende lamparmaturen, vergezeld van facturen betreffende dergelijke verkopen en leveringen;

d. het totale aantal inbreukmakende lamparmaturen dat Futurecare c.s. in voorraad heeft of waarover zij kan beschikken in Nederland.

7. Futurecare c.s. te bevelen om de door Hygro geleden schade te vergoeden of de door haar gemaakte winst af te dragen, zulks ter keuze van Hygro, waarbij Hygro binnen 30 dagen na ontvangst van de onder sub 5 sub b bedoelde opgave Futurecare c.s. dient te informeren of zij kiest voor winstafdracht of een schadevergoeding zal eisen in een afzonderlijke schadestaatprocedure; respectievelijk (subsidiair) Futurecare c.s. te veroordelen tot het vergoeden van de schade geleden door de inbreuken van Futurecare c.s., op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

8. te bepalen dat, indien Futurecare c.s. met de naleving van de onder 6 en/of 7 gevraagde bevelen in gebreke blijft, zij aan Hygro een dwangsom van € 5.000,- zal verbeuren voor ieder overtreding dan wel – zulks ter keuze van Hygro – een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of ieder dagdeel dat de overtreding van het bevel zal voortduren;

9. Futurecare c.s. te veroordelen in de volledige proceskosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv, te voldoen binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis.

3.5.

Aan deze vorderingen heeft Hygro het volgende ten grondslag gelegd. Een ‘mystery shopper’ heeft in opdracht van Hygro een Adjust-A-Shades armatuur gekocht. Bij die koop heeft Futurecare c.s. aangegeven dat de Adjust-A-Shades een kopie is van de Adjust-A-Wings en dat zij deze verhandelde vanwege een voorraadtekort van de originele Adjust-A-Wings. De Adjust-A-Shades bevat een reflectorapparaat voor een lamparmatuur in de zin van conclusie 1 en/of één van de volgconclusies van het octrooi, zodat sprake is van inbreuk daarop. De Uniemerken werden op (een sticker op) de verpakking en op de fitting gebruikt, zodat sprake is van merkinbreuk. Futurecare c.s. verkocht het armatuur in een niet-originele verpakking, voorzien van een (verouderde versie van een) originele sticker van Hygro met de benaming “Adjust-A-Wings”, met daarin een kopie van een oude gebruiksaanwijzing van Hygro. Daarmee is sprake van inbreuk op de auteursrechten van Hygro op de vormgeving van het Adjust-A-Wings armatuur en van het Super Spreader hitteschild en op de vormgeving van de verpakking en de gebruiksaanwijzing.

3.6.

Hygro stelt verder dat zij door het, ook na de beslaglegging voortgezette, inbreukmakend handelen van Futurecare c.s. inkomensschade heeft geleden. Ook is sprake van reputatieschade omdat de door Futurecare c.s. op de markt gebrachte producten van inferieure kwaliteit zijn, waardoor Hygro een aanhoudende klachtenregen heeft ontvangen van klanten die menen een armatuur van Hygro te hebben verkregen. Hoewel Hygro heeft vernomen dat Futurecare c.s. en haar bestuurders mede in verband met een lopende strafzaak thans geen activiteiten meer ontplooien, ontvangt Hygro nog altijd signalen uit de markt over de verhandeling van inbreukmakende producten. Desgevraagd heeft [A] verklaard dat hij op de hoogte is van de herkomst van de inbreukmakende producten, maar hij heeft daarover geen nadere informatie willen verschaffen. Hygro heeft daarom belang om te weten wie de leverancier van Futurecare c.s. is, of deze leverancier de bron is van de inbreukmakende producten en of die leverancier ook aan andere partijen levert, zodat Hygro tegen de voortdurende inbreuk kan optreden.

3.7.

Tevens schiet Futurecare c.s. tekort in de nakoming van de Distribution Agreement waarin is overeengekomen dat Futurecare c.s. de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van Hygro actief zou ondersteunen. In plaats daarvan maakt Futurecare c.s. zich zelf schuldig aan inbreuk. Futurecare c.s. dient daarom de door Hygro op grond van wanprestatie van Futurecare c.s. geleden schade te vergoeden.

3.8.

Nu het octrooi sinds 24 mei 2015 verlopen is, heeft Hygro bij conclusie van repliek haar (oorspronkelijke) vordering (4) tot verkrijging van een verbod op inbreuk op het octrooi ingetrokken. Wel handhaaft zij haar vorderingen wat betreft de verklaring voor recht van inbreuk op het octrooi en ter zake de door de octrooi-inbreuk geleden schade.

3.9.

Futurecare c.s. voert verweer.

3.10.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.11.

Futurecare c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

het octrooi vernietigt;

de Uniemerken vernietigt;

met veroordeling van Hygro in de werkelijk gemaakte redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.12.

Futurecare c.s. betwist de geldigheid van de door Hygro ingeroepen octrooirechten. Zij voert daartoe aan dat het octrooi nietig is/was nu niet is voldaan aan artikel 123 lid 2 EOV^[3]jo artikel 75 lid 1 c ROW^[4], omdat het onderwerp van het Octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage. In de oorspronkelijke aanvrage wordt in conclusie 1 gesproken over een reflector met
resilient sheet members “which are normally disposed at a substantially orthogonal angle”. Dit is in conclusie 1 van het octrooi zoals verleend vervangen door het kenmerk dat de
sheets “in the unflexed condition extend forwardly of the spine”. Dit nieuwe kenmerk is breder en daarmee is sprake van een ontoelaatbare generalisering van een essentieel kenmerk. Voorts is gelet op de Franse octrooiaanvrage 824845, die in de beschrijving van het octrooi wordt genoemd, sprake van gebrek aan nieuwheid dan wel inventiviteit, aldus Futurecare c.s.

3.13.

Futurecare c.s. betwist ook de geldigheid van de door Hygro ingeroepen merkrechten. De Uniemerken zijn nietig op grond van artikel 52 lid 1 sub a jo artikel 7 lid 1 sub b en c GMVo^[5], zo stelt Futurecare c.s., omdat deze merken uitsluitend beschrijvend zijn voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven.

3.14.

Hygro voert verweer.

3.15.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

in conventie

Bevoegdheid

4.1.

De rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen gebaseerd op het octrooi op grond van artikel 2 EEX-Vo oud^[6]omdat Futurecare c.s. in Nederland is gevestigd. De rechtbank ontleent haar relatieve bevoegdheid voor zover het de octrooirechtelijke vorderingen betreft aan artikel 80 lid 2 ROW. Voor zover de vorderingen van Hygro zijn gebaseerd op de Uniemerken is deze rechtbank bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 onder a en 97 lid 1 GMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor de door Hygro ingeroepen auteursrechten geldt dat de rechtbank bevoegd is reeds omdat Futurecare c.s. die bevoegdheid niet heeft bestreden.

Octrooi

4.2.

Futurecare c.s. betwist dat zij gedurende de looptijd daarvan inbreuk heeft gemaakt op het octrooi. Zij stelt daartoe dat het octrooi nietig was (op de gronden als vermeld bij haar onderbouwing van de vorderingen in reconventie). Dat het octrooi uitvindingshoogte mist op grond van de Franse octrooiaanvage is door Futurecare c.s. onvoldoende gemotiveerd, zodat die stelling reeds om die reden wordt verworpen. Hygro heeft bij conclusie van repliek in de hoofdzaak de overige nietigheidsargumenten weerlegd. Zij heeft toegelicht dat en waarom
sheets “in the unflexed condition extend forwardly of the spine” in het octrooi geen ruimere betekenis heeft dan
sheets “which are normally disposed at a substantially orthogonal angle” in de oorspronkelijke aanvrage. Ook heeft zij toegelicht dat de Franse octrooiaanvrage als prior art in de beschrijving van het octrooi wordt vermeld en ziet op een armatuur met een beperkte beweging van de reflectoren die derhalve verschilt van het octrooi en niet nieuwheidsschadelijk is. Daar heeft Futurecare c.s. niet meer op gereageerd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Hygro daarmee voldoende nader onderbouwd dat haar een beroep toekwam op het octrooi.

4.3.

Nu Futurecare c.s. niet heeft betwist dat de armaturen die zij heeft verhandeld onder de beschermingsomvang van het octrooi vielen en ook niet op andere gronden heeft betwist dat zij inbreuk heeft gemaakt op het octrooi, staat daarmee de octrooi-inbreuk vast.

Uniemerken

4.4.

Futurecare c.s. heeft (zowel in het incident tot het treffen van provisionele voorzieningen I waarop het tussenvonnis ziet als in de hoofdzaak) betwist dat sprake is van merkinbreuk stellende dat de Uniemerken nietig zijn (als toegelicht bij haar onderbouwing van de vorderingen in reconventie). In de hoofdzaak heeft Hygro bij conclusie van repliek nader onderbouwd dat en op welke gronden de Uniemerken niet beschrijvend zijn, hetgeen niet meer door Futurecare c.s. is weersproken. De rechtbank komt op dezelfde gronden als overwogen in het tussenvonnis tot het oordeel dat de merken niet nietig zijn en dat Hygro een beroep op haar merken toekomt. Nu Futurecare c.s. niet heeft betwist dat zij zonder toestemming van Hygro de Uniemerken heeft gebruikt op (stickers op) de verpakkingen en op de fittingen bij het verhandelen van de Adjust-A-Shades en ook niet op andere gronden heeft betwist dat zij inbreuk heeft gemaakt op de Uniemerken, staat - zoals voorshands reeds geoordeeld in het tussenvonnis - daarmee de merkinbreuk vast.

Auteursrecht

-
armaturen

4.5.

Futurecare c.s. heeft (zowel in het incident tot het treffen van provisionele voorzieningen I waarop het tussenvonnis ziet als in de hoofdzaak) het verweer gevoerd dat Hygro heeft verzuimd te onderbouwen op welke vormgeving van de lamparmaturen zij auteursrecht claimt en voorts dat voor zover Hygro heeft bedoeld te stellen dat zij auteursrecht heeft op een armatuur met de vormgeving van het voortbrengsel weergegeven in het octrooi in dat geval sprake is van een vormgeving die uitsluitend bestaat uit datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, hetgeen auteursrechtelijk niet beschermd is.

4.6.

Als productie bij de conclusie van repliek heeft Hygro een afbeelding in het geding gebracht van een Adjust-A-Wings armatuur (zie 2.1) waarop zij haar auteursrechtelijke stellingen baseert. In genoemde conclusie heeft Hygro aangevoerd dat het armatuur dat is vormgegeven door de directeur van Hygro bestaat uit de kenmerkende vleugelvorm, de vederlichte constructie, de draadspanners en het gebruik van het specifieke materiaal. Hoewel deze kenmerken een technisch effect hebben, hadden deze ook op een andere wijze kunnen worden vormgegeven zodat nog steeds sprake is van creatieve keuzes, aldus Hygro.

4.7.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Hygro, gelet op het verweer van Futurecare c.s. (dat weliswaar is gebaseerd op het armatuur zoals afgebeeld in het octrooi zie (2.4) maar deze afbeelding vertoont grote overeenstemming vertoont met de overgelegde afbeelding van de Adjust-A-Wings) onvoldoende nader onderbouwd dat geen sprake is van een vormgeving die uitsluitend bestaat uit datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Hygro erkent dat de kenmerkende elementen een technisch effect hebben en heeft weliswaar gesteld, maar onvoldoende nader toegelicht dat die kenmerken evengoed anders vormgegeven hadden kunnen worden. Zoals ook al overwogen in het tussenvonnis, rust er naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen auteursrecht op de vormgeving van de Adjust-A-Wings armaturen van Hygro, zodat van inbreuk op die rechten ook geen sprake is.

-
verpakking

4.8.

Futurecare c.s. heeft (zowel in het incident tot het treffen van provisionele voorzieningen I waarop het tussenvonnis ziet als in de hoofdzaak) het verweer gevoerd dat de vormgeving van de verpakking zodanig banaal is dat daarop geen auteursrecht rust.

4.9.

Hygro heeft bij conclusie van repliek aangevoerd dat het kenmerkende aan de verpakking niet de platte doos zelf is, maar het logo en het ADJUST A WINGS merk dat op een fijne manier in de bovenzijde van de verpakking is gegraveerd (waarvan zij eerst bij gelegenheid van deze conclusie een afbeelding heeft overgelegd). Naar het oordeel van de rechtbank heeft Hygro daarmee niet voldoende nader onderbouwd welke creatieve keuzes bij de vormgeving van de verpakking zijn gemaakt. Dat het logo als een op zich zelf staand auteursrechtelijk beschermd werk dient te worden beschouwd, heeft zij niet aangevoerd. Hygro heeft nog verwezen naar een eerder door haar gebruikte sticker met logo (waarvan de rechtbank begrijpt dat die voorheen in plaats van het ingegraveerde logo op de verpakking werd aangebracht). Ook ten aanzien daarvan heeft zij evenwel niet gesteld dat of onvoldoende gesteld om aan te nemen dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, terwijl overigens een afbeelding van die sticker niet is overgelegd. Daarmee slaagt het verweer van Futurecare c.s. Zoals ook al voorshands overwogen in het tussenvonnis is de verpakking naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen auteursrechtelijk beschermd werk.

-
gebruiksaanwijzing

4.10.

Futurecare c.s. heeft (zowel in het incident tot het treffen van provisionele voorzieningen I waarop het tussenvonnis ziet als in de hoofdzaak) ook ten aanzien van de gebruiksaanwijzing het verweer gevoerd dat deze zodanig banaal is dat daarop geen auteursecht rust.

4.11.

Dit verweer faalt. Onder verwijzing naar hetgeen zij overwoog in het tussenvonnis, is de rechtbank van oordeel dat Hygro ten aanzien van de gebruiksaanwijzing (die zij heeft overgelegd als productie 13) wel auteursrechtelijke bescherming toekomt. Zoals zij bij conclusie in repliek nader heeft onderbouwd, zijn bij het maken van de gebruiksaanwijzing ontegenzeggelijk bepaalde creatieve keuzes gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de lay-out en de kleurstelling.

4.12.

Futurecare c.s. heeft niet betwist dat zij de gewraakte producten heeft verhandeld met in de verpakking een kopie van de gebruiksaanwijzing van Hygro (die Hygro inmiddels zelf niet meer gebruikt). Zoals ook voorshands geoordeeld in het tussenvonnis, kan Hygro zich op grond van haar auteursrecht daartegen verzetten.

Vorderingen in de hoofdzaak

4.13.

De rechtbank heeft hiervoor geoordeeld dat Futurecare c.s. inbreuk heeft gemaakt op de octrooi- en merkrechten van Hygro en op het auteursrecht op de gebruiksaanwijzing van Hygro.

4.14.

De met de inbreuk op het merk- en het auteursrecht verband houdende verbodsvorderingen zijn gelet hierop toewijsbaar als nader in het dictum bepaald.

4.15.

De door Hygro gevorderde opgave is merendeels reeds in het tussenvonnis toegewezen, echter zonder dwangsom nu deze niet was gevorderd. Aan de veroordeling is niet voldaan. De rechtbank zal Futurecare c.s. andermaal veroordelen tot het doen van opgave, ditmaal zoals gevorderd versterkt met een dwangsom. Omdat Futurecare c.s. de gewraakte lamparmaturen in een folder van december 2013 heeft aangeboden, zal de verplichting tot het doen van opgave ter zake de verhandeling worden beperkt tot de periode vanaf december 2013. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de termijn voor het doen van opgave worden verruimd tot één maand zoals Futurecare c.s. voorstaat. De gevorderde inschakeling van een onafhankelijke registeraccountant zal worden afgewezen. Hetgeen van de accountant wordt verlangd, komt neer op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. Dit vormt een opdracht voor het geven van een vorm van
assurancedoor een registeraccountant. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat een registeraccountant die
assuranceniet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen.^[7]Een minder verstrekkende opdracht tot het maken van een “rapport van feitelijke bevindingen”, zoals door gerechtshof ’s‑Hertogenbosch^[8]voorgestaan, biedt naar het oordeel van de rechtbank Hygro geen extra zekerheid ten aanzien van de juistheid van de opgave, omdat de accountant daarin kennelijk volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De accountant kan niet verklaren dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is. Gelet op de beperkte zekerheid die een rapport van feitelijke bevindingen daardoor aan Hygro zal bieden en gelet op het feit dat aan de veroordeling tot het doen van opgave een dwangsom wordt verbonden, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die met zo’n rapport gemoeid zijn, althans heeft Hygro dat niet inzichtelijk gemaakt.

4.16.

Vast staat dat Futurecare c.s. inbreukmakende handelingen heeft verricht. De rechtbank acht de mogelijkheid dat Hygro hierdoor schade heeft geleden aannemelijk. Nu de omvang van het inbreukmakend handelen niet vast staat, kan de rechtbank de door Hygro geleden schade thans niet begroten. De vordering tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat is dan ook toewijsbaar. Als alternatief voor schadevergoeding vordert Hygro winstafdracht. Deze vordering, die niet is weersproken, komt in alternatieve zin eveneens voor toewijzing in aanmerking. De winstafdracht- of schadevergoedingsvordering is slechts toewijsbaar vanaf december 2013 op de wijze als in het dictum bepaald. Een dwangsom kan aan deze veroordeling, die in wezen een veroordeling tot betaling van een geldsom is, niet worden verbonden.

4.17.

De aan andere onderdelen te verbinden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum nader bepaald.

4.18.

Hygro heeft niet gesteld welk belang zij nog heeft bij toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht (vorderingen sub 1, 2 en 3) nu de verbods- en schadevergoedings/winstafdrachtvorderingen worden toegewezen. De gevorderde verklaringen voor recht zijn dan ook niet toewijsbaar.

4.19.

Nu de gevorderde schadevergoeding reeds op grond van de vastgestelde octrooi-, merk- en auteursrechtinbreuk toewijsbaar is en Hygro niet heeft gesteld dat de schade die zij vordert op grond van niet-nakoming van de Distribution Agreement andere schade betreft, behoeft hetgeen partijen hebben aangevoerd over niet-nakoming van de Distribution Agreement geen nadere bespreking. Op die grondslag is geen afzonderlijke vordering gericht.

Proceskosten in de hoofdzaak

4.20.

Futurecare c.s. zal als de meest in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in de hoofdzaak. Hygro vordert een volledige proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. De vorderingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten zodat artikel 1019h Rv in beginsel van toepassing is. De proceskosten worden evenwel ingeval de advocaat van de wederpartij zich onttrekt, zoals hier aan de orde, gelet op de eisen van een goede procesorde, slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv begroot, indien vast staat dat de specificatie van de kosten aan de wederpartij kenbaar is gemaakt. Hygro heeft haar kostenspecificatie als productie 20 op 28 juni 2016 in het geding gebracht, derhalve na het moment dat de advocaat van Futurecare c.s. zich had onttrokken. Hygro heeft vervolgens op 13 juli 2016 als productie 21 kopieën van aanbiedingsbrieven van de betreffende specificaties, gericht aan het adres van Futurecare c.s. zoals vermeld in het handelsregister overgelegd. Er is evenwel geen bewijs van ontvangst van deze specificaties overgelegd, zodat de rechtbank niet als vaststaand kan aannemen dat Futurecare c.s. hiervan kennis heeft kunnen nemen. De proceskosten zullen daarom conform het liquidatietarief worden begroot. De proceskosten in de hoofdzaak komen op € 904,- (2 punten x € 452,-) aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 619,- aan griffierecht en € 88,53 (dagvaardingskosten), derhalve in totaal op € 1.611,53.

Vorderingen in incident tot het treffen van provisionele voorzieningen II

4.21.

Nu de vordering tot het verstrekken van informatie ter zake de omvang van de inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade versterkt met een dwangsom reeds in de hoofdzaak wordt toegewezen, heeft Hygro geen belang meer bij een veroordeling van Futurecare c.s. daartoe in het incident. De rechtbank wijst het gevorderde dan ook af.

4.22.

Hygro zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in dit incident. Futurecare c.s. heeft in dit incident niet geantwoord en dus ook geen proceskosten gemaakt. De rechtbank begroot de proceskosten dan ook op nihil.

Proceskosten in de overige incidenten

4.23.

In het incident tot het treffen van provisionele voorzieningen I zal Futurecare c.s. als de meest in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Gelet op het voorgaande begroot de rechtbank de proceskosten conform liquidatietarief op

€ 904,- (2 punten x € 452,-) aan salaris advocaat.

4.24.

In het incident tot het stellen van zekerheid zal Hygro als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Hygro heeft weliswaar gevorderd de proceskosten te begroten op de voet van artikel 1019h Rv maar zij heeft geen kostenspecificatie overgelegd. De proceskosten zullen zodoende worden begroot conform liquidatietarief op € 226,- (0,5 punt x € 452,-) aan salaris advocaat.

in reconventie

4.25.

De rechtbank is ingevolge artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder d, 97 lid 1 GMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd te oordelen over de in reconventie gevorderde nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van de Uniemerken voor zover die gelden voor de Europese Unie. De rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi op grond van artikel 22 aanhef en onder 4 artikel 2 EEX-Vo Oud. De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 1 sub a ROW.

4.26.

Het octrooi waarvan Futurecare c.s. vernietiging vordert is inmiddels verlopen. Die vordering kan om die reden al niet worden toegewezen en overigens heeft de rechtbank in conventie de aangevoerde nietigheidsgronden verworpen. Ook wat betreft de merken heeft de rechtbank in conventie de geldigheidsverweren van Futurecare c.s. verworpen. Dit leidt op dezelfde gronden tot afwijzing van de in reconventie gevorderde nietigverklaring van de merken.

4.27.

Futurecare c.s. zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie, welke kosten aan de zijde van Hygro zoals hiervoor in conventie overwogen, zullen worden begroot op basis van het liquidatietarief. Vanwege de samenhang met de conventie worden de kosten vastgesteld op een bedrag van € 226,- (0,5 punt x € 452,-).

5.De beslissing

De rechtbank

in conventie

in de hoofdzaak

5.1.

beveelt Futurecare c.s. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Uniemerken ADJUST A WINGS en SUPERSPREADER in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot de verhandeling van lamparmaturen (en/of hun verpakking) die zijn voorzien van één of beide merken;

5.2.

beveelt Futurecare c.s. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Hygro op de gebruiksaanwijzingen van haar producten in Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot de openbaarmaking en verveelvoudiging van de gebruiksaanwijzingen bij het verhandelen van lamparmaturen;

5.3.

beveelt Futurecare c.s. om binnen één maand na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Hygro opgave te doen, voorzien van kopieën van relevante ondersteunende documenten en van een toelichting op de gebruikte rekenmethoden, betreffende

de volledige namen en adressen van de rechtspersonen die betrokken zijn geweest bij de productie en het vanaf december 2013 verhandelen van inbreukmakende lamparmaturen (dat wil zeggen lamparmaturen die onder de beschermingsomvang vallen van het octrooi, en/of zijn verhandeld onder één of beide merken, en/of die zijn verhandeld met de inbreukmakende gebruiksaanwijzing);

het totale aantal inbreukmakende lamparmaturen dat vanaf december 2013 besteld of gekocht of geproduceerd is door of ten behoeve van Futurecare c.s. vergezeld van facturen met de prijs die door Futurecare c.s. voor de inbreukmakende lamparmaturen werd betaald;

het totale aantal van de vanaf december 2013 door Futurecare c.s. aan haar afnemers (en mogelijke distributeurs) verkochte of afgeleverde inbreukmakende lamparmaturen, vergezeld van facturen betreffende dergelijke verkopen en leveringen;

het totale aantal van inbreukmakende lamparmaturen dat Futurecare c.s. in voorraad heeft of waarover zij kan beschikken.

5.4.

bepaalt dat Futurecare c.s. bij overtreding van één of meer van de onder 5.1 tot en met 5.3 gegeven bevelen een dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere dag (elk deel van een dag als een hele gerekend) waarop de overtreding voortduurt, tot een maximum van

€ 100.000,- is bereikt;

5.5.

veroordeelt Futurecare c.s. tot (i) betaling van de vanaf december 2013 door Hygro ten gevolge van de gemaakte inbreuk op octrooi-, merk- en auteursrechten geleden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, of, naar keuze van Hygro, tot (ii) afdracht van de vanaf december 2013 met de inbreuk door Futurecare c.s. genoten nettowinst als gevolg van deze inbreuken;

5.6.

veroordeelt Futurecare c.s. in de kosten van de procedure, aan de zijde van Hygro begroot op € 1.611,53;

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af;

5.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

in het incident houdende zekerheidstelling

5.9.

veroordeelt Hygro in de kosten van de procedure, aan de zijde van Futurecare c.s. begroot op € 226,-;

5.10.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in het incident tot het treffen van provisionele voorzieningen I

5.11.

veroordeelt Futurecare c.s. in de kosten van de procedure, aan de zijde van Hygro begroot op € 904,-;

5.12.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in het incident tot het treffen van provisionele voorzieningen II

5.13.

wijst de vorderingen af;

5.14.

veroordeelt Hygro in de kosten van de procedure, aan de zijde van Futurecare c.s. begroot op nihil;

in reconventie

5.15.

wijst het gevorderde af;

5.16.

veroordeelt Futurecare c.s. in de kosten van het geding in reconventie, aan de zijde van Hygro begroot op € 226,-;

5.17.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 21 juni 2017.

ECLI:NL:RBDHA:2017:6743

Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door Futurecare c.s. met betrekking tot de producten van Hygro International Pty Limited

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

1.De procedure

2.De feiten

3.Het geschil

in conventie

4.De beoordeling

5.De beslissing

Voetnoten