ECLI:NL:RBDHA:2017:4382

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/511030 / HA ZA 16-574

Vonnis van 3 mei 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HDD HOLDING B.V.,

gevestigd te Waalwijk,

eiseres,

advocaat mr. G.G.W.G. van der Valk-van den Bosch te 's-Hertogenbosch,

tegen

1.de vennootschap onder firma [de V.O.F.] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2.
[gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3.
[gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. R.W. de Pater te Breda.

Eiseres zal hierna HDD worden genoemd. Gedaagde sub 1 zal [de V.O.F.] worden genoemd en gedaagden gezamenlijk zullen [de V.O.F.] c.s. worden genoemd.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

˗ de dagvaarding van 26 april 2016 met producties 1 tot en met 15;

˗ de conclusie van antwoord tevens houdende conclusie van antwoord in incident van 10 augustus 2016, met producties 1 tot en met 3;

˗ het tussenvonnis van 24 augustus 2016 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

˗ de op 10 oktober 2016 ontvangen akte overlegging producties ten behoeve van de comparitie van HDD, met producties 1 en 2 (in verband met de doornummering door HDD hernoemd tot producties 16 en 17);

˗ de op 11 oktober 2016 ontvangen akte overlegging producties ten behoeve van de comparitie van partijen van HDD, met producties 18 en 19;

˗ de op 19 oktober 2016 ontvangen akte houdende overlegging aanvullende producties van [de V.O.F.] c.s., met productie 4;

˗ het proces-verbaal van comparitie van 20 oktober 2016;

˗ de brief van mr. Van der Valk-van den Bosch van 7 november 2016 namens HDD.

1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

HDD is als distributeur en agent voor buitenlandse fitnessbedrijven betrokken bij sport- en fitnessgerelateerde activiteiten.

2.2.

Les Mills International Ltd., gevestigd te Auckland, Nieuw-Zeeland (hierna: LMI). is een wereldwijd opererend bedrijf dat fitnessprogramma’s, al dan niet gecombineerd met muziek, ontwikkelt en aanbiedt. De door LMI ontwikkelde fitnessprogramma’s c.q. trainingen hebben specifieke kenmerken en een eigen naam. Genoemde programma’s/trainingen worden periodiek vernieuwd. LMI verstrekt, onder meer via tussenkomst van lokale tussenpersonen, zoals HDD, licenties aan sportscholen/fitnessbedrijven om de fitnessprogramma’s van LMI te kunnen doceren en daartoe reclame te kunnen maken. In Nederland heeft 45% van de sportschoolhouders een licentie van LMI.

2.3.

Het trainingsconcept Bodypump van LMI houdt in dat onder leiding van een instructeur in groepsverband krachttraining wordt gedaan op muziek. Het trainingsconcept Sh’bam van LMI is een vorm van fitness in groepsverband zonder krachttraining.

2.4.

LMI is onder meer houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna: de LMI-merken)

2.4.1.

het Uniewoordmerk BODY PUMP, ingeschreven onder nummer 000847970 op 3 mei 2002 voor onder meer “organisatie van activiteiten voor het onderhouden van de lichamelijke conditie; instructies voor het onderhouden van de lichamelijke conditie; lichaamstraining” (klasse 41);

2.4.2.

het Uniewoordmerk BODYPUMP, ingeschreven onder nummer 004845533 op 4 mei 2007 voor onder meer “het produceren en uitvoeren van persoonlijke trainingsschema's en diensten daaromtrent” (klasse 41); (hierna, samen met inschrijving 1.: de Bodypump-woordmerken)

2.4.3.

het Uniewoordmerk LES MILLS BODYPUMP, ingeschreven onder nummer 001096759 op 29 mei 2000 voor onder meer “het produceren en begeleiden van oefeningen voor muzieklessen en -programma's; sportschool; sportclubs; fitnessclubs; gymnastiekinstructie en -training” (klasse 41);

2.4.4.

het Uniebeeldmerk

ingeschreven onder nummer 001486281 op 24 januari 2001 voor onder meer “diensten op het gebied van sportclubs; fitnessclubs; gymnastiekinstructie, -advisering en -training; sportinstructie, -coaching en -onderwijs” (klasse 41) (hierna het Bodypump-beeldmerk, en tezamen met nrs. 2.3.1 en 2.3.2, de Bodypump-merken);

2.4.5.

het Uniewoordmerk SH’BAM, ingeschreven onder nummer 009221541 op 30 november 2010 voor onder meer “diensten op het gebied van sportclubs; fitnessclubs; gymnastiekinstructie, -advisering en -training; sportinstructie, -coaching en -onderwijs; uitgave van muziek en video- en audiovisuele bronnen met betrekking tot fitness- en gezondheidsclubprogramma's en opleidingsmaterialen in digitale vorm; uitgave van muziek en video- en audiovisuele bronnen met betrekking tot fitness- en gezondheidsclubprogramma's en opleidingsmaterialen in digitale vorm” (klasse 41).

2.5.

Een gedeelte van een document getiteld “Agency Agreement (International)” gedateerd 1 oktober 1997, omvat de volgende tekst:

“
Parties

LES MILLS AEROBICS (INTERNATIONAL) LIMITED (“Principal”)

BENELUX (“Agent”)

Background

The Principal has devised “Pump” and other Les Mills exercise Routines.

The Agent wishes to act as agent for the Principal in licensing interested parties to use “Pump” and other Les Mills exercise Routines in the Territory.

The parties wish to record the arrangements between them.

8 INTELLECTUAL PROPERTY

8.1

Protection of Intellectual Property: The Agent shall during the term of this agreement:

(a)
Not cause or permit anything which may damage the Intellectual Property or other intellectual property of the Principal or the Principal’s rights and title to the Intellectual Property or assist or allow others to do so;”

Slechts de hiervoor aangehaalde tekst en de rest van artikel 8 van het document is overgelegd. Het document is ondertekend namens de rechtsvoorgangster van HDD (HDD Sports Import B.V.) door [A] (‘
President’) namens de
Agent, en niet ondertekend namens Les Mills.

2.6.

In een ongeadresseerd schrijven gedateerd 6 oktober 2016, met in het briefhoofd “LESMILLS”, en onder aan de brief “Les Mills International Ltd.”, is het volgende te lezen:

“I confirm on behalf of Les Mills International Limited (formerly named Les Mills Aerobics (International) Limited) (“LMI”) that:

• LMI is the owner of the intellectual rights in a range of group fitness programs and associated trademarks (including BODYPUMP) (“Intellectual Property”).

• HDD Holding BV and Les Mills BV are authorised to enforce the rights in the Intellectual Property against third parties infringing such rights in the Benelux region.

[handtekening]

[B]

General Counsel”

2.7.

Gedaagden sub 2 en 3 hebben de onderneming [x] in 2001 overgenomen van een derde. Thans zijn zij vennoten van [de V.O.F.] die deze onderneming drijft.

2.8.

[de V.O.F.] c.s. is in de jaren 2003 en 2008 licentienemer geweest van HDD voor delen van het LMI-lesaanbod en heeft toen onder meer BODYPUMP en SH’BAM lessen aangeboden. [de V.O.F.] c.s. heeft in dat kader destijds van HDD promotiemateriaal (afbeeldingen en teksten) ontvangen. Sinds juli 2015 is [de V.O.F.] licentienemer van Club Joy ten aanzien van onder meer het fitnessprogramma Power, dat zij aanbiedt onder de aanduiding “Pump”.

2.9.

Gedeelten van lesroosters van respectievelijk [de V.O.F.] c.s. van 2012 en van een bij HDD/LMI aangesloten sportschool zijn hieronder naast elkaar weergegeven:

2.10.

Op de Facebook-pagina van [de V.O.F.] c.s. is op 20 augustus 2013 het volgende aangekondigd:

2.11.

Op 16 juni 2015 is op Facebook het volgende aangekondigd door [de V.O.F.] c.s.:

2.12.

[de V.O.F.] heeft op haar website [de website] in oktober 2015 op de volgende wijze Pump-lessen aangeboden en aangeprezen:

2.13.

Bij verzoekschrift van 11 november 2015 heeft HDD verlof gevraagd en gekregen voor het leggen van onder andere conservatoir (bewijs)beslag onder [de V.O.F.] . Op 30 november 2015 is het beslag gelegd.

2.14.

Op 17 december 2015 is [de V.O.F.] c.s. gesommeerd onder meer informatie te verschaffen over de inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van LMI, en alle inbreuken daarop te staken.

3.De vorderingen en het verweer

3.1.

HDD vordert dat de rechtbank, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [de V.O.F.] c.s. hoofdelijk

in het incident

I. zal veroordelen tot het verstrekken van een afschrift van de processenverbaal betreffende het gelegde bewijsbeslag zoals betekend aan [de V.O.F.] c.s. en weergegeven in productie 7, alsmede alle andere gegevens en bescheiden getroffen door het bewijsbeslag, het een en ander zoals uiteengezet onder punt 23 van de dagvaarding, en voorts;

in de hoofdzaak:

II. zal bevelen om onverwijld, althans binnen 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden het maken van inbreuk op de merkrechten van LMI, meer in het bijzonder door haar te verbieden de woord- en beeldmerken: “Pump”, “BodyPump”, “SH’Bam” en “SH’Beng” nog langer te gebruiken in het kader en ter promotie van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,- per dag dat zij hiermee in gebreke blijft, en voorts;

III. zal bevelen om onverwijld, althans binnen 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden het maken van inbreuk op de auteursrechten van HDD, meer in het bijzonder door haar te verbieden de wervende tekst die zij voor de Pump-lessen gebruikt, nog langer te gebruiken op haar website en/of via social media kanalen, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,- per dag of dagdeel dat zij hiermee in gebreke blijft, en voorts;

IV. zal bevelen om onverwijld, althans binnen 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden haar onrechtmatig handelen jegens LMI, meer in het bijzonder door haar te verbieden misleidende reclame te maken met gebruikmaking van de (huis)stijl, merkrechten en auteursrechtelijk beschermde teksten en afbeeldingen van LMI, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,- per dag of dagdeel dat zij hiermee in gebreke blijft, en voorts;

V. zal bevelen om onverwijld, althans binnen 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, een publieke mededeling te plaatsen op de homepage van haar website ( [de website] ) en op haar Facebookpagina met de navolgende inhoud: “Hierbij delen wij u mede dat [de V.O.F.] geen trainingen van Les Mills aanbiedt. Eerder hebben wij dit onterecht zo doen lijken, waarbij helaas inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van Les Mills International Ltd. en HDD Holding B.V., de exclusief licentienemer van Les Mills in de Benelux.”, dan wel een tekst met gelijke of vergelijkbare inhoud door de rechtbank in goede justitie te bepalen, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,- per dag of dagdeel dat zij hiermee in gebreke blijft, en voorts;

VI. zal veroordelen tot vergoeding van de door HDD geleden schade, tot en met april 2016 begroot op € 9.126,- (zegge: “negenduizend éénhonderdzesentwintig euro”), te vermeerderen met € 129,20 per maand zolang het inbreuk makend handelen, dan wel het onrechtmatig handelen voortduurt, dan wel een bedrag aan schade door de rechtbank in goede justitie vast te stellen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, en voorts;

VII. zal veroordelen tot vergoeding van de door LMI geleden schade, tot en met april 2016 begroot op € 2.281,50 (zegge: “tweeduizend tweehonderdéénentachtig euro en vijftig eurocent”) te vermeerderen met € 47,30 per maand zolang het inbreuk makend handelen, dan wel het onrechtmatig handelen voortduurt, dan wel een bedrag aan schade door de rechtbank in goede justitie vast te stellen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, en voorts;

VIII. zal veroordelen aan HDD tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen, het bedrag groot € 1.211,50 (zegge: éénduizend tweehonderdelf euro en vijftig eurocent) ter zake van buitengerechtelijke kosten, dan wel een bedrag door de rechtbank in goede justitie te bepalen, welk bedrag conform het bepaalde in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek, dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum dagvaarding tot aan de datum der algehele voldoening, en voorts

IX. met veroordeling van [de V.O.F.] c.s. in de beslagkosten groot € 2.817,85, dan wel een bedrag aan beslagkosten nader door de rechtbank vast te stellen, alsmede de kosten van dit geding, waaronder begrepen ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de volledige proceskosten zoals begroot onder punt 61 van de dagvaarding, alsmede de noodzakelijke verschotten en de nakosten, die worden begroot op € 131,- en € 199,- in geval van betekening, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na het in dezen te wijzen vonnis.

3.2.

HDD legt aan haar stellingen ten grondslag dat zij als licentienemer van LMI, met diens toestemming, de LMI-merken handhaaft in deze procedure, en dat zij als gevolmachtigde van LMI optreedt om de door LMI en haarzelf geleden schade te vorderen. [de V.O.F.] c.s. maakt door het gebruik van de tekens Bodypump, Pump en Sh’Beng voor fitneslessen inbreuk op de LMI-merken. HDD stelt dat zij rechthebbende is met betrekking tot de wervende teksten voor de Bodypump-lessen van LMI, en dat [de V.O.F.] c.s. door deze teksten woordelijk over te nemen inbreuk maakt op die auteursrechten. [de V.O.F.] c.s. handelt voorts onrechtmatig door zich schuldig te maken aan misleidende reclame en door op ontoelaatbare wijze aan te haken bij de reputatie van LMI en HDD. De misleiding bestaan eruit dat [de V.O.F.] c.s. door gebruikmaking van de woord- en beeldmerken en auteursrechtelijk beschermde teksten en afbeeldingen van LMI, en de huisstijl van LMI, althans van haar licentienemers, en de door LMI haar aangeboden fitnessprogramma’s, doet voorkomen of zij fitnessprogramma’s van LMI aanbiedt terwijl dit in werkelijkheid niet zo is, hetgeen onrechtmatig is jegens HDD en LMI. Door genoemde inbreuken en onrechtmatig handelen hebben zowel LMI als HDD schade geleden, waarvoor [de V.O.F.] c.s. aansprakelijk is.

3.3.

[de V.O.F.] c.s. voert verweer. HDD dient de gehele Agency Agreement over te leggen omdat [de V.O.F.] c.s. de stellingen van HDD omtrent haar rechtsverhouding met LMI niet inhoudelijk kan beoordelen. Ook blijkt uit de verstrekte informatie niet dat (i) HDD partij is bij de Agency Agreement, (ii) LMI de contractspartij is, aangezien het document een andere Les Mills-entiteit noemt, en (iii) er een overeenkomst tussen LMI en HDD tot stand is gekomen, aangezien het document slechts door HDD is ondertekend. HDD is voorts niet bevoegd namens LMI schade vorderen. [de V.O.F.] c.s. gebruikt de aanduiding Pump, niet PUMP (met hoofdletters), wat een wezenlijk verschil is. De aanduiding Pump is bedacht door de vorige eigenaar van [de V.O.F.] en zij werd al gebruikt voordat LMI daarmee begon; [de V.O.F.] c.s. is daar in 2001 mee doorgegaan. Voorts is Pump een algemeen gebruikte Engelse term (die in Google meer dan 500 miljoen resultaten geeft), en kan het gebruik daarvan niet worden verboden omdat Pump reeds in 1997 een algemene aanduiding was geworden binnen de fitness-wereld voor krachttraining op muziek, mede als gevolg van de Arnold Schwarzenegger-film
Pumping Ironuit 1977. Pump verwijst ook naar het ‘oppompen’ van de spieren door middel van krachttraining. In de loop van de tijd is het publiek ook de aanduiding Bodypump gaan beschouwen als soortaanduiding en niet als aanduiding voor een bepaalde dienst afkomstig van LMI. Er is voorts geen sprake van verwarringsgevaar tussen de merken BODY PUMP/ BODYPUMP en het teken Pump aangezien onvoldoende overeenstemming tussen merk en teken bestaat. Verwarring heeft zich ook nog nooit daadwerkelijk voorgedaan, wat des te opmerkelijker is gezien de lange tijd dat partijen Pump en BODY PUMP/BODYPUMP naast elkaar hebben gebruikt.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Aangezien [de V.O.F.] c.s. gevestigd is in Nederland is de rechtbank op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 (jo. 103) UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van HDD. Voor het overige is de rechtbank bevoegd reeds omdat de bevoegdheid niet is bestreden.

Ontvankelijkheid/procesvolmacht?

4.2.

[de V.O.F.] c.s. heeft na overlegging van de in 2.6 genoemde brief niet meer bestreden dat LMI de rechtsopvolgster is van de in de Agency Agreement genoemde Les Mills Aerobics (International) Limited. Zij heeft niet onderbouwd dat dit anders zou zijn. Dat [de V.O.F.] c.s. dit niet zou kunnen omdat niet de gehele Agency Agreement is overgelegd, wordt verworpen aangezien [de V.O.F.] c.s. zich had kunnen verweren tegen de (feitelijke) stellingen van HDD dienaangaande zoals ondersteund door de wél beschikbare informatie, en overigens had [de V.O.F.] c.s. zelf concrete feiten of omstandigheden kunnen stellen, wat zij heeft nagelaten. Dat niet op iedere pagina van de Agency Agreement “HDD” is vermeld en dat het document niet is ondertekend door Les Mills Aerobics International, maakt dit niet anders.

4.3.

Gelet op het voorgaande gaat de rechtbank ervan uit dat de in 2.5 aangehaalde bepalingen uit de Agency Agreement tussen HDD en LMI gelden. [de V.O.F.] c.s. heeft niet betwist dat uit de Agency Agreement volgt dat HDD licentienemer is onder de LMI-merken. Dat uit de brief van LMI volgt dat HDD de LMI-merken kan handhaven, is door [de V.O.F.] c.s. ook niet betwist. Ook de authenticiteit van deze brief is door [de V.O.F.] c.s. als zodanig niet bestreden. De stelling van [de V.O.F.] c.s. dat zij niet weet wie de heer [B] is, kan in elk geval niet als (gemotiveerde) betwisting gelden. Dat genoemde bevoegdheid van HDD zich, naast de Bodypump-merken, ook uitstrekt tot het woordmerk SH’BAM is door HDD gesteld onder verwijzing naar het woord “including” in voornoemde brief. [de V.O.F.] c.s. heeft dat niet bestreden.

4.4.

Uit het voorgaande volgt dat HDD als licentienemer van LMI onder de ingeroepen Uniemerken op grond van artikel 22 lid 3 UMVo het zelfstandige recht heeft verkregen een vordering wegens inbreuk in te stellen tegen [de V.O.F.] c.s. De door die bepaling vereiste toestemming ligt, zo is niet bestreden door [de V.O.F.] c.s., besloten in de brief van LMI. De bevoegdheid om namens LMI een schadevergoedingsvordering in te stellen volgt eveneens uit voornoemde brief. HDD is ontvankelijk in (al) haar vorderingen.

Merkinbreuk: gebruik van het teken Pump

4.5.

Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of [de V.O.F.] c.s. door haar gebruik van het teken Pump inbreuk maakt op de merkrechten van LMI in de zin van artikel 9 lid 1 sub b UMVo. Van een inbreuk in die zin is sprake als teken en merk zodanig overeenstemmen dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst daarvan. De vraag of gevaar voor verwarring bestaat moet globaal worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name de onderlinge samenhang tussen de mate van overeenstemming (gelijkenis) tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt en de mate van soortgelijkheid van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en die onder het teken worden aangeboden, en het onderscheidend vermogen van het merk. Om de overeenstemming tussen een merk en een teken te beoordelen moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis worden vastgesteld, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.

onderscheidend vermogen Body Pump

4.6.

[de V.O.F.] c.s. stelt dat de Bodypump-merken hun onderscheidend vermogen hebben verloren nu het publiek Body Pump / Bodypump als soortaanduiding is gaan beschouwen. [de V.O.F.] c.s. verwijst daarbij naar een aanbod van het bedrijf Lifemaxx (geen licentienemer van LMI) van een
‘Body pump set’(kennelijk een set gewichten), het feit dat velen op internet Bodypump aanbieden, en het feit dat LMI het zelf noodzakelijk acht de aanduiding ‘Bodypump’ – vanwege haar kennelijke geringe onderscheidend vermogen – vergezeld te laten gaan van de toevoeging ‘Les Mills’. HDD betwist dat Body Pump tot soortnaam is verworden, en wijst er daarbij op dat ‘Googelen’ op Bodypump weliswaar veel resultaten oplevert, maar dat die resultaten uitsluitend websites van LMI of haar (sub)licentienemers betreffen, aangezien HDD en LMI streng optreden tegen inbreukmakers. Dit is door [de V.O.F.] c.s. niet betwist.

4.7.

Voor zover [de V.O.F.] c.s. met haar stellingen de geldigheid van de LMI-merken in twijfel wil trekken, kunnen die stellingen niet slagen nu de rechtbank – in afwezigheid van een reconventionele nietigheidsvordering – moet uitgaan van de geldigheid van deze Uniemerken (artikel 99 lid 1 UMVo). Voor zover [de V.O.F.] c.s. met het voorgaande wenst te betogen dat de beschermingsomvang van de Bodypump-merken (zeer) gering is, moet dat betoog stranden omdat haar stellingen als zodanig, zelfs indien juist, niet die conclusie kunnen dragen. Een bewijsopdracht ter zake is dan niet aan de orde.

4.8.

Nu ook niet is gesteld of gebleken dat de woordmerken door inburgering aan onderscheidend vermogen hebben gewonnen, is het inherente onderscheidend vermogen van de merken uitgangspunt voor de globale beoordeling. Partijen hebben zich over dat inherente onderscheidend vermogen niet (expliciet) uitgelaten. Op grond van wat in het navolgende zal worden overwogen, oordeelt de rechtbank dat het onderscheidend vermogen van de Bodypump-woordmerken vanwege de – onbestreden – algemeenheid en (zekere) beschrijvendheid van de onderdelen daarvan, terwijl HDD niet heeft gesteld dat de samenstelling van deze onderdelen in dit opzicht meer zou zijn dan de som der delen, gering is.

overeenstemming

4.9.

Wat betreft de overeenstemming tussen merk en teken overweegt de rechtbank dat het teken Pump identiek is aan het tweede gedeelte van het merk BODY PUMP en het merk BODYPUMP. Hoewel doorgaans het begin van een woord meer aandacht trekt, wordt dat effect in dit geval verzwakt omdat het gedeelte BODY algemener is dan PUMP, en tot op zekere hoogte beschrijvend voor fitness(lessen) omdat het refereert aan het doel van fitness: het lichaam (
body) fit houden. PUMP is weliswaar niet dominant, maar wel het meest onderscheidende onderdeel van de woordmerken. Hoewel PUMP, zoals [de V.O.F.] c.s. terecht heeft aangevoerd, kan verwijzen naar aspecten van fitness / krachttraining, bijvoorbeeld het oppompen van de spieren, is dat verband naar het oordeel van de rechtbank minder sterk dan bij BODY.

4.10.

Merken en teken stemmen door de gelijkheid van het onderscheidende deel auditief zowel als visueel overeen. Begripsmatige overeenstemming is niet in geschil. Al met al is dus sprake van een aanzienlijke mate van overeenstemming tussen de merken en het teken. Dat het teken Pump zonder hoofdletters wordt gebruikt, zoals [de V.O.F.] c.s. aanvoert, is voor de auditieve en begripsmatige overeenstemming niet relevant, en voor de visuele overeenstemming acht de rechtbank dit geen wezenlijk punt. Waarom dit wel zo zou zijn, heeft [de V.O.F.] c.s. niet gemotiveerd.

v
erwarringsgevaar

4.11.

De rechtbank zal nu het gestelde verwarringsgevaar ‘sub b’ beoordelen en daarbij uitgaan van het teken Pump (niet met hoofdletters), nu HDD niet heeft bestreden dat dat het teken is zoals door [de V.O.F.] c.s. gebruikt. De merken BODYPUMP als BODY PUMP (met spatie) worden gezamenlijk beoordeeld nu de spatie naar het oordeel van de rechtbank een voor de beoordeling van het verwarringsgevaar irrelevant verschil is.

4.12.

Dat de diensten waarvoor het merk is ingeschreven identiek zijn aan die waarvoor het teken wordt gebruikt, is niet in geschil. Tussen partijen staat het in aanmerking komende publiek ook niet ter discussie. De rechtbank gaat daarom in beginsel uit van alle volwassenen als potentiële afnemers van fitnesslessen.

4.13.

De rechtbank is van oordeel dat sprake is van gevaar voor verwarring. De aanzienlijke overeenstemming tussen merk en teken (door het identieke PUMP respectievelijk Pump), de gelijkheid van de door [de V.O.F.] c.s. aangeboden diensten, en de overige hiervoor genoemde omstandigheden maken dat het publiek zou kunnen menen dat de door [de V.O.F.] c.s. onder het teken Pump aangeboden fitnesslessen van LMI afkomstig zijn, dan wel met haar toestemming (onder licentie) door [de V.O.F.] c.s. worden aangeboden, dan wel dat er anderszins een economische band bestaat tussen LMI en [de V.O.F.] c.s.. Dat de Bodypump-merken een gering onderscheidend vermogen hebben, doet daar onvoldoende aan af. Dat [de V.O.F.] c.s. op basis van een licentie van Club Joy zogeheten ‘Power’-lessen (die ook bestaan uit groepstraining met gewichten op muziek) als Pump-lessen aanbiedt is in dit kader niet relevant. Gesteld noch gebleken is dat die licentie [de V.O.F.] c.s. het recht geeft om de Power-lessen aan te duiden met het teken Pump in weerwil van rechten van derden.

4.14.

Voor zover HDD heeft gesteld dat [de V.O.F.] c.s. door het gebruik van het teken Pump inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk LES MILLS BODYPUMP wordt die stelling verworpen reeds omdat HDD de overeenstemming tussen merk en teken onvoldoende heeft onderbouwd.

4.15.

De slotsom van het voorgaande is dat [de V.O.F.] c.s. door het in geding zijnde gebruik van het teken Pump in beginsel inbreuk ‘sub b’ maakt op de Uniewoordmerken BODY PUMP en BODYPUMP.

4.16.

Aan de stelling van [de V.O.F.] c.s. dat zij sinds 2001 (onafgebroken) de aanduiding Pump, door de rechtsvoorganger van [de V.O.F.] begonnen, heeft gebruikt voor fitneslessen heeft zij geen gevolgtrekking verbonden. Zij heeft ook niet aangegeven dat en waarom dit tot afwijzing van de vorderingen zou moeten leiden, zodat de rechtbank deze stelling als niet relevant, althans onvoldoende gemotiveerd terzijde moet laten.

4.17.

Voor zover [de V.O.F.] c.s. zich met haar stelling dat Pump een generieke aanduiding is voor krachttraining beroept op artikel 12 lid 1 onder b en lid 2 UMVO, in die zin dat het een derde niet kan worden verboden zich in het economisch verkeer te bedienen van aanduidingen betreffende kenmerken van de aangeboden waren of diensten, wordt dat beroep verworpen. [de V.O.F.] c.s. heeft geen enkele concrete aanwijzing gegeven waaruit blijkt dat het publiek het teken Pump zo opvat. Het enkele feit dat de film
Pumping Ironpopulair was in de fitnesswereld in de periode na 1977, is in ieder geval te weinig concreet.

Het woordmerk SH’BAM

4.18.

De gestelde inbreuk op het woordmerk SH’BAM door het gebruik van het teken Sh’Beng (vergelijk rov. 2.11) is door [de V.O.F.] c.s. slechts bestreden met argument dat Sh’Beng onvoldoende overeenstemt met het merk SH’BAM. Dat verweer wordt gepasseerd reeds omdat de klank en het woordbeeld van teken en merk (mede door de apostrof) nagenoeg identiek zijn. Nu het onderscheidend vermogen van het merk aanzienlijk moet worden geacht, de diensten die onder teken en merk worden aangeboden identiek zijn en de overeenstemming tussen merk en teken groot is, kan het publiek in verwarring raken omtrent de herkomst van de aangeboden diensten (directe verwarring), althans een economisch verband tussen [de V.O.F.] c.s. en de merkhouder vermoeden (indirecte verwarring), zodat sprake is van verwarringsgevaar en daarmee van een inbreuk ‘sub b’. Het feit dat [de V.O.F.] c.s. de Sh’Beng-lessen in de praktijk niet geeft omdat er geen animo voor zou zijn, neemt niet weg dat zij dit teken heeft gebruikt voor het aanbieden van die lessen, hetgeen een inbreuk oplevert.

Auteursrechtinbreuk

4.19.

[de V.O.F.] c.s. betwist dat de wervende teksten voor de Bodypump-lessen auteursrechtelijk beschermd zijn, en zij betwist de ontlening.

4.20.

[de V.O.F.] c.s. heeft ter betwisting van de ontlening erop gewezen dat haar wervende tekst, die zij naar eigen zeggen zelf heeft samengesteld, drie regels telt en die van HDD zes, wat HDD niet heeft kunnen weerleggen omdat HDD geen goed leesbaar exemplaar van de tekst heeft overgelegd. HDD heeft ter zake aangeboden een beter leesbare versie over te leggen maar dat aanbod wordt gepasseerd aangezien HDD ruim de gelegenheid heeft gehad dit stuk, waar zij haar vorderingen inzake het auteursrecht op baseert, in het geding te brengen. In deze situatie is geen ruimte meer voor een bewijsopdracht.

Onrechtmatige daad

4.21.

[de V.O.F.] c.s. betwist dat zij doet voorkomen in haar uitingen dat zij fitnessprogramma’s van LMI aanbiedt. Dat verweer slaagt. [de V.O.F.] c.s. bestrijdt naar het oordeel van de rechtbank terecht dat de respectievelijke huisstijlen van LMI zelf en die van [de V.O.F.] c.s. overeenstemmen. Uit het overgelegde materiaal is niet vast te stellen of de logo’s die [de V.O.F.] c.s. gebruikt identiek zijn of overeenstemmen met de logo’s van LMI. HDD heeft haar betoog, los van de overeenstemming in logo’s, in het geheel niet gemotiveerd. De enkele stelling van HDD dat [de V.O.F.] c.s. “de volledige (huis)stijl kopieert” van licentienemers onder verwijzing naar een aantal figuren en producties is in casu in elk geval onvoldoende onderbouwd.

4.22.

Aangezien HDD ten aanzien van het overnemen van de huisstijl en ten aanzien van de auteursrechtinbreuk onvoldoende heeft gesteld, verwerpt de rechtbank de stelling van HDD dat door het overnemen in combinatie met de auteursrechtinbreuk sprake is van misleidende reclame of ongeoorloofd aanhaken, en daarmee dat sprake zou zijn van onrechtmatig handelen anders dan het plegen van merkinbreuk.

Vorderingen

4.23.

Gelet op het voorgaande komt het verbod van merkinbreuk in gewijzigde vorm voor toewijzing in aanmerking. De rechtbank zal de termijn verruimen tot een week na betekening in plaats van 24 uur na betekening van het vonnis omdat de rechtbank dat te kort voorkomt in het licht van mogelijke executieproblemen. De dwangsom zal worden gemaximeerd. Genoemd verbod zal eveneens omvatten het gebruik van het Bodypump-beeldmerk zoals in de in 2.10 getoonde aankondiging, welk gebruik – zoals [de V.O.F.] c.s. ook heeft beaamd – een merkinbreuk oplevert. Dat deze aankondiging per ongeluk is geplaatst door een stagiaire van [de V.O.F.] c.s., zoals [de V.O.F.] c.s. heeft gesteld, doet niet af aan het belang van HDD bij een dergelijk verbod. Het uit te spreken verbod zal mede betrekking hebben op het woordmerk SH’BAM. De verboden zullen gelden voor de EU nu de ingeroepen merken Uniemerken zijn.

4.24.

Voor de toewijzing van een mededeling omtrent de inbreuk op de Facebookpagina van [de V.O.F.] c.s. ziet de rechtbank onvoldoende aanleiding nu HDD haar belang daarbij niet afzonderlijk heeft gemotiveerd en in elk geval de gestelde misleiding van het publiek niet is vast komen te staan.

4.25.

Wat betreft de gevorderde schadevergoeding overweegt de rechtbank als volgt. HDD heeft de door haar en LMI geleden schade bij dagvaarding begroot en vordert deze schade in de vorm van een specifiek bedrag. De begroting is, naar eigen stelling van HDD in de dagvaarding, gebaseerd op schade als gevolg van de merkinbreuken, de auteursrechtinbreuken en het onrechtmatig handelen. Nu in deze procedure niet is geoordeeld dat [de V.O.F.] c.s. inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van HDD, dan wel onrechtmatig jegens HDD of LMI heeft gehandeld, kan de begroting van HDD in deze procedure niet tot uitgangspunt worden genomen. Deze begroting maakt immers niet duidelijk welk gedeelte van het te vorderen bedrag verband houdt met de gestelde merkinbreuk. [de V.O.F.] c.s. heeft echter niet (gemotiveerd) weersproken dat HDD en /of LMI door genoemde inbreuk enige schade hebben geleden. De rechtbank zal daarom de vordering tot vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat, toewijzen.

4.26.

Ten aanzien van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten overweegt de rechtbank dat onvoldoende is gebleken welke incassoverrichtingen (aanmaningen, ingebrekestellingen, onderhandelingen) betrekking hebben gehad op het buiten rechte doen beëindigen van het handelen dat onderwerp is van de onderhavige procedure. Dat deze verrichtingen meer hebben omvat dan een enkele (herhaalde) sommatie, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier kan uit de stellingen van HDD in samenhang met de in deze procedure overgelegde stukken niet worden afgeleid. HDD heeft derhalve niet aan haar stelplicht voldaan. De kosten moeten daarom in zoverre worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling ex artikel 241 Rv wordt geacht een vergoeding in te sluiten. De conclusie is dat geen sprake is van schade in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub c BW zodat de vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt.

4.27.

Als de in overwegend in het gelijk gestelde partij heeft HDD recht op vergoeding van de proceskosten door [de V.O.F.] c.s. HDD vordert ter zake op grond van artikel 1019h Rv een bedrag van ‘iets meer dan’ € 20.000,-, inclusief de kosten voor de beslaglegging. HDD heeft daarbij geen onderverdeling gemaakt naar IE-grondslag (merk- en auteursrechtinbreuk) en onrechtmatige daad, waarvoor artikel 1019h Rv niet geldt. [de V.O.F.] c.s. heeft deze kosten bestreden in die zin dat sprake zou zijn van een ‘bulk-procedure’ tegen een groot aantal sportschoolhouders (180 in Nederland), zodat de kosten niet alleen voor de onderhavige procedure (kunnen) zijn. Ook zijn volgens [de V.O.F.] c.s. teveel uren besteed aan het opstellen van de dagvaarding (44 uur). HDD betwist niet dat zij meerdere sportscholen aanpakt, maar stelt dat zij uren voor andere partijen buiten het onderhavige dossier heeft gehouden.

4.28.

De rechtbank is van oordeel dat de voorliggende zaak een eenvoudige IE-zaak is zonder conclusies van repliek of dupliek. Daarvoor geldt een Indicatietarief van maximaal € 8.000,- aan honorarium. De rechtbank zal, afgaande op de inhoud van de stukken en het verhandelde ter comparitie, ambtshalve 90% aanmerken als betrekking hebbend op de IE-grondslagen en 10% op de onrechtmatige daad. [de V.O.F.] c.s. heeft in zijn algemeenheid de noodzakelijkheid van het bewijsbeslag betwist, maar heeft geen verweer gevoerd op de kosten voor het beslag als zodanig, zodat zij voor toewijzing in aanmerking komen. Deze kosten betreffen conform opgave van HDD € 2.817,85. Een en ander leidt tot het volgende:

salaris IE

€ 7.200,- (90% x € 8.000,-)

salaris niet-IE

€ 90,40 (105 x 2 punten à € 452,00)

griffierecht

€ 1.929,-

dagvaardingskosten

€ 85,74

beslagkosten (incl. griffierecht)

€ 2.817,85

TOTAAL

€ 12.122,99

De proceskosten zullen, als gevorderd, worden vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na betekening van het vonnis. Voor een separate veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor de nakosten een executoriale titel oplevert^[1].

4.29.

Gelet op deze uitkomst komt de vordering van [de V.O.F.] c.s. tot vergoeding van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand ad € 8.000,- op grond van ernstige verwijtbaarheid van HDD bij het instellen van een beweerdelijk pretense vordering tegen [de V.O.F.] c.s. niet voor toewijzing in aanmerking.

4.30.

In haar conclusie van antwoord vraagt [de V.O.F.] c.s. om veroordeling van HDD, onder dwangsom, tot opheffing van het in rov. 2.13 genoemde beslag, wat gelet op het voorgaande niet kan worden toegewezen.

in het incident

4.31.

De vorderingen in het incident dienen te worden afgewezen reeds omdat HDD noch bij dagvaarding, noch ter zitting (gemotiveerd) heeft gesteld dat sprake is van een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a / artikel 1019b Rv die recht zou geven op inzage in of afschrift van bepaalde in beslag genomen bescheiden, noch dat en waarom zij daarbij een rechtmatig belang heeft. Dergelijke stellingen zijn ook niet te vinden in of af te leiden uit het als productie bijgesloten verzoekschrift.

4.32.

Als de in het incident in het ongelijk gestelde partij zal HDD worden veroordeeld in de kosten van de procedure. [de V.O.F.] c.s. heeft geen vergoeding van proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, zodat haar kosten zullen worden begroot op basis van het liquidatietarief, zijnde 1 punt à € 452,00 aan salaris.

5.De beslissing

De rechtbank

in het incident

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt HDD in de kosten van het incident, tot op heden aan de zijde van [de V.O.F.] c.s. begroot op € 452,00;

in de hoofdzaak

5.3.

beveelt [de V.O.F.] c.s. om binnen een week na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de Uniewoordmerken 000847970 (BODY PUMP), 004845533 (BODYPUMP) en 009221541 (SH’BAM), alsmede het Uniebeeldmerk 001486281 te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag dat zij hiermee in gebreke blijft, tot een maximum van € 10.000,-;

5.4.

veroordeelt [de V.O.F.] c.s. tot vergoeding van de door HDD en LMI als gevolg van de merkinbreuk geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.5.

veroordeelt [de V.O.F.] c.s. in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van HDD begroot op € 12.122,99, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis;

5.6.

verklaart de bevelen en veroordelingen onder 5.3-5.5 uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 3 mei 2017.