ECLI:NL:RBDHA:2017:3174

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/525021 / KG ZA 17-43

Vonnis in kort geding van 30 maart 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap

HIGH FIVE HEALTH PROMOTION B.V.,

gevestigd te Aalsmeer,

eiseres,

advocaat mr. M.G. Jansen te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap

HIIT45 HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. F.F. Blokhuis te Amsterdam.

Partijen zullen hierna High Five en HIIT45 genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 17 januari 2017;
productie 1 tot en met 12 van de zijde van High Five ingekomen ter griffie op 19 januari 2017;
de akte houdende overlegging producties van de zijde van HIIT45 ingekomen ter griffie op 9 februari 2017, met productie 1 tot en met 11;
de brief van 15 februari 2017 van de zijde van High Five ingekomen ter griffie op 16 februari 2017 waarbij productie 11 uit de eerder toegezonden productielijst is ingetrokken, met (nagezonden) productie 3;
de akte houdende overlegging aanvullende producties van de zijde van HIIT45 ingekomen ter griffie op 22 februari 2017, met productie 12 tot en met 14;
het aanvullende kostenoverzicht van de zijde van High Five ingekomen ter griffie op 8 maart 2017;
het aanvullende kostenoverzicht van de zijde van HIIT45 ingekomen ter griffie op 8 maart 2017;
de mondelinge behandeling van 9 maart 2017 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van High Five, alsmede de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van HIIT45.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

High Five is opgericht in 1988 en gebruikt als handelsnaam High Five. Zij houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van (bedrijfs)fitness, fysiotherapie en gezondheidsmanagement. Zij verzorgt dit - onder meer - in de vorm van bedrijfsfitness op bedrijfslocaties bij haar (
corporate) klanten. High Five is actief in Engeland, Duitsland en Nederland. High Five exploiteert onder andere een fitnesscentrum op Schiphol onder de naam The Base, gericht op werknemers van bedrijven op Schiphol.

2.2.

High Five is houdster van de hierna genoemde merkregistraties (hierna: gezamenlijk aangeduid als de HIGH FIVE-merken, de Uniemerkregistratie als het HIGH FIVE-Uniemerk en de Beneluxmerkregistraties gezamenlijk als de HIGH FIVE-Beneluxmerken):

- het Uniewoordmerk HIGH FIVE met registratienummer 013276969, op 10 maart 2015 geregistreerd voor diensten in de klassen 35, 41 en 44;

- het Beneluxwoordmerk HIGH FIVE met registratienummer 0809039, op 7 november 2006 geregistreerd voor diensten in de klassen 35, 41 en 44;

- het hieronder afgebeelde Beneluxwoord-/beeldmerk met registratienummer 0809881, op 7 november 2006 geregistreerd voor diensten in de klassen 35, 41 en 44:

2.3.

De HIGH FIVE-merken zijn in de klasse 41 alle ingeschreven voor - onder andere - de volgende diensten: sport- en fitnessinstructie.

2.4.

In 2015 heeft mevrouw [A] (hierna: [A] ) als indirect directeur en aandeelhoudster HIIT45 Holding B.V. opgericht en in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam High45.

2.5.

HIIT45 heeft op 18 november 2015 het hieronder weergegeven Beneluxbeeldmerk gedeponeerd (hierna: het gedeponeerde HIGH45-Beneluxmerk), met registratienummer 1321522 voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 41:

2.6.

Het HIGH45-Beneluxmerk is in de klasse 41 ingeschreven voor - onder andere - de volgende diensten: sportieve activiteiten; beschikbaar stellen van gezondheidsclubs en fitnesszalen; diensten op het gebied van gezondheids- en fitnessclubs; persoonlijke begeleiding bij fitness; sporttraining (fitness).

2.7.

De heer [B] , (indirect statutair bestuurder van High Five) heeft op 18 januari 2016 een e-mail gestuurd aan [A] waarin – onder meer – is opgenomen:

“Vandaag bemerkte ik dat u van plan bent een fitnessclub te openen in Amsterdam onder de naam High45.

High Five Health Promotion, in de markt bekend onder de naam High Five, bestaat reeds 26 jaar en heeft voor de fitnessmarkt in de Benelux alle rechten voor de merknaam High Five.

Ik maak bezwaar tegen uw gebruik van deze naam omdat ik van mening ben dat de merknaam High45 teveel lijkt op onze merknaam en dit zou tot verwarring kunnen lijden in de fitnessmarkt. (High forty-five lijkt erg op high-five)

Ik zou graag met u in contact komen en verzoek u vriendelijk contact met mij op te nemen of uw telefoongegevens door te geven zodat we dit kunnen bespreken.

Ik zal u dan ook de bewijzen van de deponering van onze merknaam uit het Benelux merkenregister doen toekomen.

Ik kan mij voorstellen dat u hiervan schrikt, maar ik raad u aan dit serieus te nemen omdat wij onrechtmatig gebruik van onze merknaam niet zullen toestaan. Het verdient aanbeveling om zo snel mogelijk actie te ondernemen om verdere onnodige kosten te voorkomen.”

2.8.

In februari 2016 is door High Five bij het BBIE^[1]oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het HIGH45-Beneluxmerk. Deze oppositieprocedure loopt nog.

2.9.

High45 heeft op 10 april 2016 een ‘High45-boutique’ in Amsterdam geopend. Het betreft een fitnesscentrum met – kort samengevat – het volgende concept. High45 is gericht op de sporter die in 45 minuten een high intensity interval training (HIIT) krijgt. High45 is een chique en strak ingerichte club/studio, waarbij de muziek zorgvuldig is gekozen, met kleedkamers waar mensen verzorgingsproducten en handdoekjes kunnen pakken, een shop-in-shop “Cold Pressed Juice”, high-end interieur en professionele (eigen) fotografie voor marketing en public-relationsactiviteiten. HIIT45 gebruikt het in 2.5 weergegeven beeldmerk voor deze activiteit (hierna ook: het High45-logo).

2.10.

In een interview gepubliceerd in het Parool omstreeks 10 april 2016 heeft [A] gezegd:

“
We zijn bezig met een tweede locatie in Amsterdam en willen graag naar andere grote Nederlandse steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maar we hebben ook zeker een internationale ambitie. High45 London of Parijs is mijn grote droom.”

2.11.

Bij brief van 10 juni 2016 heeft High Five (bij monde van haar advocaat) HIIT45 gesommeerd het gebruik van het teken HIGH45 of daarmee gelijkende tekens te staken en gestaakt te houden, wegens inbreuk op de merkrechten en oudere handelsnaamrechten van High Five.

3.Het geschil

3.1.

High Five vordert – samengevat en zoals nader toegelicht ter zitting - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1. HIIT45 zal bevelen om binnen een termijn van twee weken na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de HIGH FIVE-merken te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om ieder gebruik van het teken HIGH45, of daarmee overeenstemmende tekens, zowel online als offline, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

2. HIIT45 zal bevelen om binnen een termijn van twee weken na betekening van het vonnis iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van High Five te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om ieder gebruik van de handelsnaam High45, of een daarmee overeenstemmend teken, zowel online als offline, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

3. HIIT45 zal gelasten om al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie www.high45.com en alle overige door HIIT45 geregistreerde en/of door haar gehouden domeinnamen die een in deze procedure bedoeld merk of handelsnaam van High Five bevatten of een daarmee overeenstemmend teken, zonder enige restrictie op naam wordt of worden gesteld van High Five, een en ander conform het reglement van de SIDN;

4. HIIT45 zal gelasten aan High Five een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- te betalen voor elke dag dat HIIT45 geheel of gedeeltelijk met de nakoming van één van de onder 3.1 onder 1 tot en met 3 bevelen/geboden in gebreke blijft;

5. HIIT45 zal veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);

6. zal bepalen dat High Five binnen zes maanden na betekening van het vonnis de eis in de hoofdzaak dient in te stellen.

3.2.

Ter onderbouwing van haar vordering genoemd onder 3.1.1 stelt High Five - verkort weergegeven - dat HIIT45 met het gebruik van het teken HIGH45 inbreuk maakt op haar HIGH FIVE-Uniemerk (op basis van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo^[2]) en op haar HIGH FIVE-Beneluxmerken (op basis van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE^[3]). HIIT45 gebruikt het teken HIGH45 in het economisch verkeer, als merk en als handelsnaam, voor dezelfde of soortgelijke diensten waarvoor High Five haar merken heeft ingeschreven. Beide tekens vertonen, globaal beoordeeld en naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en begripsmatig een zodanige gelijkenis dat daardoor bij de gemiddelde consument verwarring wordt gewekt, dan wel de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen beide ondernemingen.

3.3.

Aan haar vordering genoemd onder 3.1.2 legt High Five - zakelijk weergegeven - ten grondslag dat het op basis van artikel 5 Hnw^[4]verboden is een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder de naam werd gedreven, al door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, zodanig dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen valt te duchten. High Five gebruikte haar handelsnaam al eerder dan HIIT45 haar handelsnaam High45. De beide namen wijken, gelet op hun dominerende en kenmerkende bestanddelen, maar in geringe mate van elkaar af en beide ondernemingen bieden identieke diensten aan. Dat betekent dat gevaar voor verwarring valt te duchten en de handelsnaam van HIIT45 in strijd is met voornoemd artikel 5 Hnw.

3.4.

De vordering genoemd onder 3.1.3 grondt High Five op de stelling - samengevat - dat het gebruik door HIIT45 van de domeinnaam www.high45.com eveneens in strijd is met artikel 5 Hnw, nu de domeinnaam als handelsnaam kan worden aangemerkt.

3.5.

Daarnaast stelt High Five ter onderbouwing van de voornoemde drie vorderingen dat HIIT45 tevens onrechtmatig handelt jegens High Five, omdat zij door het gebruik van het teken HIGH45 op ongeoorloofde en goedkope wijze profiteert van de reputatie van het merk HIGH FIVE, waarin High Five veel tijd en geld heeft geïnvesteerd en dat een aanzienlijke goodwill in zich draagt.

3.6.

HIIT45 voert gemotiveerd verweer.

3.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

De voorzieningenrechter stelt vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Voor zover High Five aan haar vordering inbreuk op haar HIGH FIVE-Uniemerk ten grondslag heeft gelegd, volgt deze bevoegdheid uit artikel 95 lid 1, artikel 96 onder a, 97 lid 1 en 103 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien HIIT45 haar vestigingsplaats in Nederland heeft. Voor zover High Five aan haar vordering inbreuk op haar HIGH FIVE-Beneluxmerken ten grondslag heeft gelegd, volgt deze bevoegdheid uit artikel 4.6 lid 1 BVIE^[5]aangezien de (dreigende) inbreuk via de promotie van HIIT45 op internet (bijvoorbeeld via www.madpac.nl, www.womenshealthmag.nl, www.fitmagazine.nl, Instagram, Facebook) en in landelijke kranten en tijdschriften (bijvoorbeeld Parool, NRC, Viva, Vogue en Grazia) in heel Nederland plaatsvindt en daarmee mede in dit arrondissement. Voor zover de vordering is gebaseerd op een handelsnaamrecht, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd, reeds omdat de bevoegdheid niet is bestreden.

Spoedeisend belang

4.2.

Als meest verstrekkend verweer betwist HIIT45 dat High Five een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen omdat High Five te lang heeft stilgezeten. Nadat [B] op 18 januari 2016 bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van HIGH45, heeft de advocaat van High Five pas op 10 juni 2016 aan HIIT45 een sommatiebrief en de afwijzing van een schikkingsvoorstel doen toekomen. Daarna is in oktober 2016 om verhinderdata gevraagd en begin januari 2017 opnieuw, waarna op 9 maart 2017 het kort geding is gepland. Dat is 14 maanden na de eerste e-mail, waarmee er voor High Five geen spoedeisend belang meer is, aldus HIIT45.

4.3.

De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Zulks hangt af van de omstandigheden van het geval.

4.4.

De voorzieningenrechter acht spoedeisend belang aanwezig, nu High Five voldoende voortvarend heeft opgetreden tegen het door haar gestelde inbreukmakende handelen van HIIT45. Daartoe acht de voorzieningenrechter relevant dat [B] op 18 januari 2016 aan HIIT45 een e-mail heeft gestuurd met de waarschuwing om de (merk)naam HIGH45 niet te gaan gebruiken (vergelijk onder 2.7). In februari 2016 heeft High Five oppositie ingesteld tegen het merkdepot door HIIT45 (zie onder 2.8). Op 10 april 2016 heeft HIIT45 haar fitness boutique met de naam High45 geopend (vergelijk 2.9). Ter zitting heeft [A] bevestigd dat zij (bij monde van haar advocaat) in april 2016 schriftelijk een voorstel heeft gedaan voor een minnelijke regeling. Dat voorstel is door High Five van de hand gewezen en op 10 juni 2016 heeft High Five haar sommatie gestuurd (zie onder 2.11). Daarna zijn partijen in overleg getreden. Dat er, zoals HIIT45 ter zitting heeft aangevoerd, na juni niet is onderhandeld, wordt gelogenstraft door de door partijen overgelegde urenoverzichten. In de periode van half juni 2016 tot begin oktober 2016 zijn er blijkens die overzichten verscheidene werkzaamheden verricht met omschrijvingen als ‘in verband met een schikking’, ‘reactie op voorstel’ en ‘reactie op tegenvoorstel’. De voorzieningenrechter volgt High Five dan ook in haar stelling dat pas in oktober 2016 duidelijk is geworden dat een schikking niet tot de mogelijkheden behoorde. In december 2016 heeft High Five verhinderdata opgevraagd bij HIIT45 (en in januari 2017 nogmaals).

4.5.

Daarnaast is relevant dat HIIT45 bij de lancering van haar fitness boutique in Amsterdam (via verschillende mediakanalen, waaronder het in 2.10 geciteerde interview) heeft aangekondigd dat zij haar concept landelijk wil gaan exploiteren en dat zij ook internationale aspiraties heeft. Ter zitting heeft [A] verklaard dat zij alleen concrete plannen heeft om de naam High45 voor een tweede locatie in Amsterdam te gaan gebruiken en dat ze op dit moment nog op zoek is naar een geschikte locatie daarvoor. Er is daarmee echter wel een reëel risico op een vergroting van de omvang van de door High Five gestelde inbreuk, al lijkt die voorlopig beperkt tot de regio Amsterdam.

4.6.

Uit de hiervoor geschetste omstandigheden volgt dat High Five al voor de opening van het fitnesscentrum van HIIT45 actie heeft ondernomen om het (vermeende) inbreukmakend handelen van HIIT45 een halt toe te roepen en dat zij binnen een redelijke termijn nadat de onderhandelingen waren gestrand haar acties heeft voortgezet. Mede gezien de mogelijke vergroting van de omvang van de inbreuk is er om die reden ook thans nog een aantoonbaar spoedeisend belang.

Merkinbreuk

4.7.

De voorzieningenrechter zal de door High Five gestelde inbreuk op haar HIGH FIVE-Uniemerk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo als eerste beoordelen nu dit de meest omvattende grondslag is.

4.8.

Een merkhouder kan op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.

4.9.

Van een dergelijke inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo is sprake als het teken (in dit geval het HIGH45-logo en/of de door HIIT45 gebruikte naam High45) en het merk (in dit geval het HIGH FIVE-Uniemerk) zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming.

4.10.

Voor zover HIIT45 bedoeld heeft te betogen dat haar gehanteerde bedrijfsconcept zodanig afwijkt van het concept dat High Five hanteert, dat het teken HIGH45 niet wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke diensten als de diensten die High Five aanbiedt, verwerpt de voorzieningenrechter dit betoog. Het HIGH FIVE-Uniemerk is ingeschreven voor onder andere ‘sport en fitnessinstructie’ (vergelijk onder 2.3). HIIT45 biedt deze diensten aan. Dat HIIT45 deze diensten in een bijzonder concept of nieuwe formule heeft verpakt, betekent niet dat die diensten niet aangemerkt kunnen worden als sport en fitnessinstructie.

4.11.

Met betrekking tot de vraag of verwarringsgevaar te duchten is bij het relevante publiek, neemt de voorzieningenrechter het volgende in aanmerking.

4.12.

Het onderhavige merk en teken stemmen auditief sterk overeen. De uitspraak van het begin- (high) en einddeel (five) is hetzelfde. In het teken High45 zit alleen ‘four’ tussen het begin- en einddeel, terwijl bij de uitspraak van ‘fourtyfive’ het accent ligt op het eindcijfer ‘five’.

4.13.

Ook visueel is er een redelijke mate van overeenstemming. Zowel het merk als het teken beginnen met ‘high’.

4.14.

Begripsmatig is er aanzienlijke overeenstemming omdat ook het teken ‘high45’ een knipoog lijkt te maken naar de uitdrukking ‘high five’, dat staat voor een sportieve groet of een compliment. Daarbij verwerpt de voorzieningenrechter het betoog van HIIT45 dat het teken High45 duidelijk refereert aan een high-end training met hoge intensiteit van 45 minuten, zodat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen het merk en het teken. Het publiek dat met het teken High45 in aanraking komt, zal niet op voorhand begrijpen dat ‘45’ refereert aan de duur van de trainingen, nog daargelaten dat niet duidelijk zal zijn dat ‘high’ ziet op een high-end training met hoge intensiteit. De uitzondering in het door HIIT45 aangehaalde arrest van het HvJEU van 12 januari 2006^[6], is onder deze omstandigheden niet van toepassing omdat het begripsmatige verschil in dit geval onvoldoende is om de auditieve en visuele overeenstemming op te kunnen heffen.

4.15.

Het onderscheidend vermogen van het HIGH FIVE-Uniemerk is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gemiddeld. Weliswaar is ‘high five’ een vaak gebruikte uitdrukking die blijkens het feit dat verschillende sportclubs of -projecten deze naam gebruiken ter onderscheiding van hun activiteiten of diensten, ook vaker wordt gebruikt in relatie tot sportactiviteiten. De door HIIT45 overgelegde productie 8 betreft echter voornamelijk lokale, beperkte, initiatieven, zodat die er niet toe leiden dat er sprake is van een teken met een zeer beperkt onderscheidend vermogen voor de betreffende diensten. Het merk bevat ook geen elementen die beschrijvend zijn voor de diensten. Bovendien leiden de volgende omstandigheden tot een toename van het onderscheidend vermogen. Voldoende aannemelijk is dat High Five haar merk al sinds 1988 gebruikt in verband met de exploitatie van fitness locaties in bedrijven en inmiddels ook enige tijd in verband met haar (in ieder geval voor personeel van allerlei werkgevers op Schiphol toegankelijke) fitness club op Schiphol. Verder heeft High Five onweersproken gesteld dat zij is uitgegroeid tot marktleider in Nederland (en daarbuiten) op het gebied van bedrijfsfitness. Op grond van al deze omstandigheden is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft.

4.16.

Vervolgens is aan de orde wat in de onderhavige zaak het relevante publiek is in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Dat is het gemiddelde publiek voor de betrokken
soort(onderstreping voorzieningenrechter) producten of diensten.^[7]Dat betekent dat moet worden uitgegaan van het publiek voor de (geregistreerde) dienst, in dit geval ‘sport- en fitnessinstructie’. De markt die High Five met haar (overwegend) bedrijfsfitness en daaraan gerelateerde diensten bedient, is daarmee geen afgescheiden markt van de markt die HIIT45 bedient, zoals HIIT45 betoogt. High Five exploiteert sport-/fitnesslocaties binnen bedrijven waarbij werknemers de eindgebruiker zijn, ook al betalen zij een relatief laag bedrag via hun werkgever en maakt de werkgever de keus om High Five in te huren. Het relevante publiek betreft in het geval van High Five derhalve, naast de ‘tussenpersoon’ in de vorm van het bedrijf, tevens een (groot) publiek aan consumenten/eindgebruikers.^[8]Dit publiek is vergelijkbaar met het relevante publiek van High45, te weten de consument die op zoek is naar ‘sport- en fitnessinstructie’. Dat dit publiek meer dan gemiddeld oplettend is, is gesteld noch gebleken.

4.17.

Alle bovenstaande omstandigheden samengenomen, is er naar voorlopig oordeel gevaar voor inbreuk op het High Five-Uniemerk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Voorshands is er ook gevaar voor indirecte inbreuk omdat beide organisaties opereren in en rond Amsterdam. High Five verzorgt een scala aan diensten, waardoor bij het relevante publiek eerder de indruk wordt gewekt dat High45 een nieuwe ‘loot aan de stam’ is. Dat de dienst die HIIT45 aanbiedt een bijzonder en nieuw concept of formule zou betreffen, gericht op een specifieke doelgroep (de jonge, trendgevoelige Amsterdammer met een bovengemiddeld inkomen) is onvoldoende om dit voorlopig oordeel te laten kantelen. Die doelgroep maakt immers onderdeel uit van het hiervoor bepaalde publiek. Dat geldt tevens voor het feit dat in de onderhavige procedure geen concrete gevallen van verwarring zijn benoemd. Dat is niet noodzakelijk om tot het voorlopige oordeel te komen dat gevaar voor verwarring te duchten is. Ten slotte bewijst het gegeven dat bij een ‘Google search’ (door de advocaat van HIIT45 uitgevoerd met eigen gekozen zoektermen) geen aan elkaar gerelateerde uitkomsten worden gevonden, evenmin dat er geen gevaar voor verwarring bij het relevante publiek kan zijn.

4.18.

Het voorgaande betekent dat High Five zich in ieder geval op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo kan verzetten tegen het gebruik van het teken High45. Een met een dwangsom versterkt verbod van dit gebruik is daarmee op z’n plaats.

Merkinbreuk HIGH FIVE-Beneluxmerken en inbreuk op handelsnaamrecht

4.19.

Nu het verbod op inbreuk op het HIGH FIVE-Uniemerk zal worden toegewezen, heeft High Five naar voorlopig oordeel geen belang meer bij een beoordeling van een eventuele inbreuk op de HIGH FIVE-Beneluxmerken. Datzelfde geldt voor de beoordeling van de vraag of HIIT45 inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van High Five. High Five heeft ter zitting verklaard het belang bij een afzonderlijke beoordeling van die grondslag niet te kunnen geven, zodat die grondslag in zoverre subsidiair is aangevoerd en geen bespreking meer behoeft.

Vordering overdracht domeinnaam

4.20.

De voorzieningenrechter zal de gevorderde overdracht van de domeinnaam aan High Five afwijzen. Aangezien aan HIIT45 een verbod zal worden opgelegd om het teken High45 zowel offline als online te gebruiken, waarmee gebruik van haar domeinnaam in het economisch verkeer als teken ter onderscheiding van diensten wordt verboden, ontbreekt het spoedeisend belang bij de vordering tot overdracht van de domeinnaam. Bovendien heeft HIIT45 onweersproken betoogd dat High Five ten gevolge van een dergelijke overdracht toegang zou krijgen tot al het e-mail verkeer dat aan de e-mail adressen van HIIT45 worden gezonden (en daarmee ook toegang zou verkrijgen tot de klanten en prospects van HIIT45). Een dergelijk gevolg wordt niet gerechtvaardigd door de vastgestelde merkinbreuk.

Vorderingen

4.21.

Met verwijzing naar r.o. 4.18 komt de vordering genoemd onder 3.1.1 voor toewijzing in aanmerking, met dien verstande dat het gevorderde verbod om te
doenstaken zal worden afgewezen omdat onduidelijk is wat daaronder precies moet worden verstaan, zodat daardoor executieproblemen kunnen ontstaan. Het verbod geldt voor het handelen van HIIT45 zelf en voor het handelen van derden dat aan HIIT45 is toe te rekenen (bijvoorbeeld handelen van opdrachtnemers), maar niet voor overig handelen van derden.

4.22.

De vorderingen genoemd onder 3.1.2 en 3.1.3 liggen voor afwijzing gereed (vergelijk r.o. 4.19 en 4.20).

4.23.

De gevorderde dwangsom genoemd onder 3.1.4 zal worden gemaximeerd.

4.24.

De voorzieningenrechter zal het vonnis zoals gevorderd uitvoerbaar bij voorraad verklaren, echter niet op alle dagen en uren, nu de noodzaak het vonnis ook gedurende de avonduren en op zon- en feestdagen ten uitvoer te kunnen leggen niet kan worden ingezien.

4.25.

De termijn van 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis (zie de vordering genoemd onder 3.1.5).

Proceskosten

4.26.

HIIT45 zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. High Five maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. High Five heeft meerdere specificaties in het geding gebracht die tezamen optellen tot een bedrag (aan honorarium) van € 13.172,51 exclusief BTW te vermeerderen met € 3.190,- exclusief BTW in verband met de (voorbereiding van de) mondelinge behandeling zelf (in totaal € 17.574,42 inclusief BTW). HIIT45 heeft ter terechtzitting bezwaar gemaakt tegen de redelijkheid en evenredigheid van deze kosten en in dat verband gewezen naar de indicatietarieven in IE-zaken.

4.27.

Dit bezwaar is gegrond. Deze zaak moet worden aangemerkt als een eenvoudig kort geding als bedoeld in de indicatietarieven, zodat in beginsel een bedrag van € 6.000,- exclusief verschotten en griffierecht als redelijk en evenwichtig moet worden beschouwd. Anders dan – beide – partijen hebben betoogd^[9], kunnen de kosten die zijn gemaakt in de oppositieprocedure niet worden betrokken bij de kostenbegroting. Die kosten vormen derhalve geen reden voor een verhoging. Los van de vraag of die kosten onder het regime van artikel 1019 Rv vallen, op welke vraag het door partijen aangehaalde arrest betrekking had, zijn die kosten niet gemaakt voor de onderhavige kort geding procedure. Nu High Five verder niet heeft toegelicht waarom niettemin een hoger bedrag op z’n plaats is, zal de voorzieningenrechter de proceskosten vaststellen conform dit tarief. Voor het totaalbedrag aan toe te wijzen proceskosten dienen de dagvaardingskosten van € 80,42 en het griffierecht van € 618,- bij het salaris advocaat van € 6.000,- te worden opgeteld, waarmee het bedrag in totaal sluit op € 6.698,42. De vordering genoemd onder 3.1.5 zal voor dit bedrag worden toegewezen, inclusief de door High Five gevorderde wettelijke rente.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt HIIT45 om binnen twee weken na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het HIGH FIVE-Uniemerk (met registratienummer 013276969) in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door ieder gebruik van het teken HIGH45, of daarmee overeenstemmende tekens, zowel online als offline te staken en gestaakt te houden,

5.2.

veroordeelt HIIT45 tot betaling aan High Five van een dwangsom van € 5.000,- voor elke dag, een gedeelte van een dag voor een geheel gerekend, dat zij het onder 5.1 bevolene overtreedt, met een maximum van € 100.000,- in totaal,

5.3.

veroordeelt HIIT45 in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van High Five begroot op € 6.698,42,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden,

5.6.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 30 maart 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.