Uitspraak
vonnis
RECHTBANKDEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/395475 / HA ZA 11-1637 en C/09/418788 / HA ZA 12-574
Vonnis van 15 oktober 2014
in zaak 11-1637 van
de rechtspersoon naar vreemd recht
CONVERSE INC.,
gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ALPI INTERNATIONAL FORWARDERS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Leiden,
en in zaak 12-574 van
de rechtspersoon naar vreemd recht
CONVERSE INC.,
gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ALPI INTERNATIONAL FORWARDERS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ALPI NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Zaandam,
gedaagde in conventie,
eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,
3.
[A],
[A],
wonende te [woonplaats], Finland,
gedaagde in conventie,
eiser in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,
4.
[B],
[B],
wonende te [woonplaats],
gedaagde in conventie,
eiser in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,
5.
[C],
[C],
wonende te [woonplaats],
gedaagde in conventie ,
eiser in (voorwaardelijke) reconventie,
advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,
6. de rechtspersoon naar vreemd recht
PELHAM SPORT S.L.,
gevestigd te Valencia, Spanje,
gedaagde,
niet verschenen,
7.
[D],
[D],
wonende te [woonplaats], Spanje,
gedaagde,
niet verschenen,
8.
[E],
[E],
wonende te [woonplaats], Spanje,
gedaagde,
niet verschenen,
9. de rechtspersoon naar vreemd recht
RESSOKD-RINGS S.L.,
gevestigd te Alicante, Spanje,
gedaagde,
niet verschenen,
10. de rechtspersoon naar vreemd recht
KARAMAY S.L.,
gevestigd te Guadelajara, Spanje,
gedaagde,
niet verschenen,
11. de rechtspersoon naar vreemd recht
YAGUA TRADING S.L.,
gevestigd te Guadelajara, Spanje,
gedaagde,
niet verschenen,
12. de rechtspersoon naar vreemd recht
AIAX INTERNACIONAL DEL COMERCIO 21 S.L.,
gevestigd te Madrid, Spanje,
gedaagde,
niet verschenen,
13.
[F],
[F],
wonende te [woonplaats] de Gran Canaria, Spanje,
gedaagde,
niet verschenen.
Eiseres in beide zaken zal hierna worden aangeduid als Converse. Gedaagde in zaak 11-1637 zal worden aangeduid als Alpi International. Gedaagden 1 tot en met 5 in zaak 12-574 zullen hierna gezamenlijk (in enkelvoud) Alpi c.s. worden genoemd en afzonderlijk worden aangeduid als Alpi International, Alpi Netherlands, [A], [B] en [C]. De overige gedaagden zullen respectievelijk worden aangeduid als Pelham, [D], [E], Ressokd, Karamay, Yagua, Aiax en [F].
De zaak wordt voor Converse inhoudelijk behandeld door mr. N.W. Mulder, mr. L. Kroon, mr. L.E.J. Korsten en mr. A.M.E. Voerman, advocaten te Amsterdam en voor Alpi c.s. door mr. M.M. Hoving, mr. P. Wezelenburg, mr. F.M.L. Dekkers, mr. R. te Pas en mr. Tsoutsanis voornoemd, allen advocaten te Leiden.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure in zaak 11-1637 blijkt uit:
- de dagvaarding van 14 januari 2011;
- de akte overlegging producties met producties 1-27;
- de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring;
- de conclusie van antwoord in het incident tot oproeping in vrijwaring;
- het vonnis in het vrijwaringsincident van 21 september 2011, waarbij de rechtbank Alpi International heeft toegestaan Baccarat Group Ltd, Ressokd en Pelham Sport in vrijwaring op te roepen;
- het verzoek van 2 januari 2012 van Alpi International, waarbij Alpi International heeft aangegeven af te zien van het oproepen van Baccarat Group Ltd in vrijwaring en zij heeft verzocht om uitstel van de datum waartegen Ressokd en Pelham Sport in vrijwaring moeten worden opgeroepen;
- het faxbericht van 3 januari 2012 van Converse, waarbij Converse bezwaar heeft gemaakt tegen het door Alpi International bij brief van 2 januari 2012 ingediende verzoek tot uitstel;
- de beschikking van 5 januari 2012, waarbij het verzoek van Alpi International om uitstel is afgewezen en is aangegeven dat de hoofdzaak zonder vrijwaring zal worden voortgezet;
- de conclusie van antwoord tevens houdende verzoek tot benoeming deskundigen tevens conclusie van eis in reconventie en incidentele conclusie tot schorsing;
- de conclusie van antwoord in het schorsingsincident;
- het vonnis in incident van 4 april 2012, waarbij de rechtbank de incidentele vordering tot schorsing heeft afgewezen;
- het vonnis van 18 april 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 10 mei 2012, waarbij de comparitie is bepaald op 3 juli 2012;
- de brief van 14 juni 2012 van Converse, waarin Converse heeft verzocht om uitstel van de comparitie en waarin zij heeft aangekondigd in de zaak 12-574 een incident tot voeging met de onderhavige zaak te zullen opwerpen;
- de brief van 18 juni 2012 van Alpi International, waarbij Alpi International heeft gereageerd op het verzoek dat Converse bij brief van 14 juni 2012 naar voren heeft gebracht;
- de brief van 19 juni 2012 van Alpi International, waarbij Alpi International bezwaar heeft gemaakt tegen de overlegging van producties 28-30 van Converse;
- de beschikking van 21 juni 2012, waarbij is bevolen de zaak op de rol te voegen met de zaak 12-574, de comparitie is aangehouden en is gemeld dat de producties 28-30 op dat moment nog niet in het geding waren gebracht;
- het faxbericht van 27 september 2012 van Alpi International, waarbij Alpi International heeft opgemerkt dat Converse – anders dan Converse had aangekondigd in haar brief van 14 juni 2012 – geen incident tot voeging had opgeworpen in zaak 12-574 en waarin Alpi International bezwaar maakt tegen een eventuele ambtshalve rolvoeging door de rechtbank;
- het faxbericht van 28 september 2012, waarin Converse heeft gereageerd op het bericht van 27 september 2012 van Alpi International door erop te wijzen dat de rechtbank al bij beschikking van 21 juni 2012 een rolvoeging heeft bevolen en er voor haar in dat licht geen aanleiding meer bestond voor een incident tot voeging;
- het telefonisch bericht van de rechtbank aan partijen van 2 oktober 2012, waarbij de rechtbank partijen heeft meegedeeld geen aanleiding te zien om terug te komen van de bij beschikking van 21 juni 2012 bevolen rolvoeging;
- de beschikking van 6 maart 2013, waarbij de bij vonnis van 18 april 2012 bevolen comparitie van partijen nader is bepaald op 18 oktober 2013;
- de akte van Converse houdende overlegging aanvullende producties met toelichting, met producties 28-30;
- de akte houdende aanvullende producties met producties 31-38 van Converse;
- de akte houdende voorstel procesafspraak, tevens conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende vermeerdering van eis en verzoek ex artikel 31 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) van Converse;
- de akte overlegging producties, tevens houdende uitbreiding bewijsaanbod met producties 1-11 van Alpi c.s.;
- de brief van 16 oktober 2013 van Alpi International met productie 12 (kostenspecificatie);
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 18 oktober 2013 en de pleitnotities die ter comparitie zijn voorgedragen en overgelegd.
1.2.
Het verloop van de procedure in zaak 12-574 blijkt uit:
- de dagvaardingen van 10 februari 2012, 4 juni 2012 en 6 juni 2012;
- de akte overlegging producties van Converse met producties 1-73;
- de rolbeslissing van 8 augustus 2012, waarbij de zaken tegen de oorspronkelijke gedaagden 14 tot en met 17 op verzoek van Converse zijn doorgehaald;
- de conclusie van antwoord en (voorwaardelijke) eis in reconventie in de hoofdzaak, tevens inhoudende de incidentele conclusie van antwoord en een incidentele eis met producties 1-17;
- de incidentele conclusie van antwoord van Converse;
- het vonnis in incidenten van 30 januari 2013, waarbij – samengevat –
i) de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaart te beslissen op het door Converse jegens Pelham Sport, [E], Ressokd, Karamay, Yagua, Aiax en [F] incidenteel gevorderde voor zover daaraan inbreuk of dreigende inbreuk op haar Gemeenschapsmerken buiten Nederland ten grondslag is gelegd;
ii) Pelham Sport, [E], Ressokd, Karamay, Yagua, Aiax en [F] bij wijze van provisionele voorziening zijn veroordeeld gedurende de looptijd van deze bodemprocedure elke inbreuk op de in de dagvaarding gespecificeerde Gemeenschapsmerken van Converse in Nederland en elke inbreuk op de in de dagvaarding gespecificeerde Beneluxmerken van Converse in de Benelux te staken en gestaakt te houden;
iii) Alpi International, [A], [C], Pelham Sport, [E], [D], Ressokd, Karamay, Yagua, Aiax en [F] bij wijze van provisionele voorziening zijn veroordeeld gedurende de looptijd van deze bodemprocedure om het in de dagvaarding omschreven onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden;
iv) Alpi International en [A] zijn veroordeeld om de herkomst en de distributiekanalen van inbreukmakende Converse schoenen aan Converse mee te delen door middel van een schriftelijke opgave;
v) Alpi International en [A] zijn veroordeeld te gedogen dat een door Converse aan te wijzen forensische accountant de juistheid en volledigheid van de opgave nagaat in de op 13 oktober 2011 in conservatoir bewijsbeslag genomen administraties;
vi) de door Alpi c.s. gevorderde vrijwaring is afgewezen;
- het vonnis van 13 februari 2013, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 6 maart 2013, waarbij de bij vonnis van 13 februari 2013 bevolen comparitie van partijen nader is bepaald op 18 oktober 2013;
- de incidentele conclusie van Alpi International en [A] tot het treffen van een voorlopige voorziening;
- het faxbericht van 22 maart 2013 van Alpi International en [A], waarbij zij het incident tot het treffen van voorlopige voorziening met goedvinden van Converse intrekken;
- het rolbericht van 3 april 2013, waarbij het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening is doorgehaald;
- de akte van Converse houdende overlegging aanvullende producties met toelichting, met producties 74-76;
- de akte houdende aanvullende producties met producties 77-86 van Converse;
- de akte houdende voorstel procesafspraak, tevens conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende vermeerdering van eis en verzoek ex artikel 31 Rv van Converse;
- de akte overlegging producties, tevens houdende uitbreiding bewijsaanbod met producties 18-34 van Alpi c.s.;
- de brieven van 16 oktober 2013 van Alpi c.s. met producties 35 en 36 (kostenspecificatie);- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 18 oktober 2013 en de pleitnotities die ter comparitie zijn voorgedragen en overgelegd;
- de akte van Alpi c.s. in reactie op de akte vermeerdering eis zijdens Converse.
1.3.
Tegen de gedaagden in zaak 12-574 die niet zijn verschenen, is verstek verleend.
1.4.
In beide zaken is vonnis nader bepaald op heden.
2.De feiten
2.1.
Converse is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp en de productie van sportkleding en -schoenen. Converse brengt wereldwijd schoenen op de markt, waaronder de zogeheten Converse Chuck Taylor All Star-schoen.
2.2.
Converse is houdster van onder meer de navolgende merken (hierna gezamenlijk aangeduid als: de Converse-merken):
2.2.1.
het Gemeenschapswoordmerk CONVERSE, ingeschreven op 11 december 2009 onder nummer 7600117 voor onder meer schoenen in klasse 25;
2.2.2.
het Gemeenschapswoordmerk ALL STAR, ingeschreven op 3 december 2009 onder nummer 7600191 voor onder meer schoenen in klasse 25;
2.2.3.
het Beneluxwoordmerk CONVERSE, gedeponeerd op 8 juni 1990 en ingeschreven onder nummer 0482232 voor onder meer schoenen in klasse 25;
2.2.4.
het hierna weergegeven Beneluxbeeldmerk, gedeponeerd op 8 juni 1990 en ingeschreven onder nummer 0482231 voor onder meer schoenen in klasse 25:
2.2.5.
het hierna weergegeven Beneluxbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 0531763 voor onder meer schoenen in klasse 25:
2.2.6.
het hierna weergegeven Beneluxbeeldmerk, gedeponeerd op 23 april 1987 en ingeschreven onder nummer 0431828 voor onder meer schoenen in klasse 25:
2.3.
Alpi International oefent een expeditiebedrijf uit en houdt zich daarnaast bezig met de opslag en overslag van goederen. [A] en [B] zijn bestuurders van Alpi International. [C] is als logistiek manager werkzaam bij Alpi International en is in het handelsregister ingeschreven als gevolmachtigde van Alpi International.
2.4.
In de periode 2008 tot en met 2010 zijn tientallen partijen schoenen voorzien van tekens identiek aan (een of meer van) de Converse-merken (hierna: Converse-tekens) via zee- of luchtvervoer aangevoerd naar de Europese Unie en vervolgens op de markt gebracht in de Europese Unie. Alpi International heeft voor onder meer Yagua, Karamay, Aiax, Ressokd en Pelham logistieke diensten verleend met betrekking tot deze zendingen.
2.5.
[D] en [E] zijn bestuurders van Pelham.
2.6.
[F] is bestuurder van Karamay.
2.7.
In januari en februari 2009 heeft de Belgische douane vier partijen schoenen, voorzien van Converse-tekens, tegengehouden vanwege een vermoeden van namaak. Alpi International was bij deze zendingen betrokken als logistiek dienstverlener.
2.8.
Op 2 en 6 april 2010 heeft de Italiaanse douane twee partijen schoenen, voorzien van Converse-tekens, tegengehouden vanwege een vermoeden van namaak. Alpi International is betrokken geweest bij het regelen van het transport van deze schoenen. Naar aanleiding van het beslag heeft de Italiaanse justitie strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen het bedrijf dat het transport heeft uitgevoerd, Olympic Transport & Handelsmij B.V., en (een vertegenwoordiger van) de geadresseerde van de zending, Ressokd.
2.9.
Op 6 september 2010 heeft de Roemeense douane een partij schoenen, voorzien van Converse-tekens, tegengehouden vanwege een vermoeden van namaak. De bij die partij behorende vrachtbrief vermeldde Alpi International als bestemming. Nadat Converse had meegedeeld dat de schoenen niet door of met toestemming van Converse waren geproduceerd, zijn de schoenen vernietigd.
2.10.
Op 24 september 2010 is in opdracht van Converse en met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem bewijsbeslag gelegd op de administratie van Alpi International, alsmede conservatoir beslag tot afgifte op een partij schoenen met Converse-tekens onder Alpi International. Converse heeft monsters uit de inbeslaggenomen partij laten onderzoeken door een medewerker, die heeft geconcludeerd dat de schoenen namaak zijn.
2.11.
Op 25 november 2010 heeft Alpi International Converse toestemming gegeven om het papieren deel van de administratie die op 24 september 2010 in beslag was genomen, in te zien.
2.12.
Bij vonnis van 31 december 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem Alpi International bevolen te gedogen dat een forensisch account inzage neemt in het digitale deel van de inbeslaggenomen administratie. Alpi International heeft van het vonnis hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 26 maart 2013 heeft het hof Amsterdam het vonnis bekrachtigd. Er is geen cassatie ingesteld.
2.13.
Naar aanleiding van het vonnis in kort geding van 31 december 2010 heeft Converse Meelis & Partners, IFC Forensics B.V. (hierna: IFC) opdracht gegeven de administratie van Alpi International te onderzoeken en van haar bevindingen een rapport op te stellen. IFC heeft circa 88 zendingen schoenen onderzocht en heeft een rapport opgesteld.
2.14.
Op 20 januari 2011 is de onderneming van Alpi Netherlands opgericht. Alpi Netherlands houdt zich bezig met expeditie en opslag en overslag van goederen. [A] en [B] zijn bestuurders van Alpi Netherlands. [C] is als
Director Logisticswerkzaam bij Alpi Netherlands en is in het handelsregister ingeschreven als gevolmachtigde van Alpi Netherlands. Alpi Netherlands en Alpi International zijn gevestigd op hetzelfde adres en maken gebruik van hetzelfde bedrijfspand, hetzelfde telefoonnummer, hetzelfde faxnummer, dezelfde postbus en dezelfde website.
Director Logisticswerkzaam bij Alpi Netherlands en is in het handelsregister ingeschreven als gevolmachtigde van Alpi Netherlands. Alpi Netherlands en Alpi International zijn gevestigd op hetzelfde adres en maken gebruik van hetzelfde bedrijfspand, hetzelfde telefoonnummer, hetzelfde faxnummer, dezelfde postbus en dezelfde website.
2.15.
Bij beschikking van 29 oktober 2011 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem Converse verlof verleend om bewijsbeslag en verhaalsbeslag te leggen ten laste van Alpi Netherlands, [A] en [B]. Converse heeft de beslagen gelegd op 13 oktober 2011.
2.16.
Alpi Netherlands heeft een kort geding aanhangig gemaakt tegen Converse waarin zij opheffing van de ten laste van haar gelegde beslagen heeft gevorderd. Bij vonnis van 24 november 2011 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem de vorderingen van Alpi Netherlands afgewezen. Alpi Netherlands heeft hoger beroep ingesteld tegen die beslissing. Bij arrest van 15 oktober 2013 heeft het hof Amsterdam de vorderingen alsnog toegewezen.
3.Het geschil
in zaak 11-1637
in conventie
3.1.
Converse vordert dat de rechtbank Alpi International veroordeelt merkinbreuk en onrechtmatig handelen, althans het verlenen van commerciële diensten die bij de inbreuk op de Converse-merken worden gebruikt, te staken en gestaakt te houden. Verder vordert Converse opgave van informatie met betrekking tot herkomst- en distributiekanalen, inzage in de op 24 september 2010 inbeslaggenomen administratie, schadevergoeding, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Rv, subsidiair in de beslag- en opslagkosten.
3.2.
Converse legt aan haar vorderingen – samengevat – het volgende ten grondslag:
3.2.1.
Uit onder meer het onderzoek van IFC blijkt dat sprake is van een organisatie van rechtspersonen en natuurlijke personen die opzettelijk betrokken zijn bij de verhandeling of het faciliteren van de verhandeling van partijen schoenen met Converse-tekens die zonder toestemming van Converse in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (hierna gezamenlijk aangeduid als: Europa) zijn geïmporteerd.
3.2.2.
Het handelen van Alpi International is aan te merken als merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)(hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Alpi International handelt daarnaast onrechtmatig jegens Converse door deelname aan de organisatie met het doel zoals hiervoor omschreven, alsmede door het (mede)plegen van c.q. het uitlokken van diverse strafbare handelingen zoals valsheid in geschrifte, oplichting en BTW-fraude. Alpi International is de spil van deze organisatie. Alpi International is samen met de andere deelnemers aan de organisatie op grond van artikel 6:166 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) aansprakelijk voor de door de merkinbreuk of het onrechtmatig handelen door Converse geleden schade.
in (voorwaardelijke) reconventie
3.3.
Alpi International vordert een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse. Daarnaast vordert zij, onder de voorwaarde dat de vorderingen in conventie worden afgewezen, een verklaring voor recht dat Converse aansprakelijk is voor schade die zij heeft geleden ten gevolge van de ten laste van haar gelegde beslagen, het gebruik van informatie uit de administratie van Alpi International en uitingen van Converse waarin Alpi International in verband wordt gebracht met
counterfeitschoenen, een veroordeling van Converse tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat, een bevel tot opheffing van de beslagen, een bevel tot publicatie van het vonnis op de website van Converse, een bevel tot opgave van de personen die kennis hebben genomen van informatie uit de administratie van Alpi International, een bevel tot het verwijderen en het staken van verder gebruik van die informatie, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Converse in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Rv.
counterfeitschoenen, een veroordeling van Converse tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat, een bevel tot opheffing van de beslagen, een bevel tot publicatie van het vonnis op de website van Converse, een bevel tot opgave van de personen die kennis hebben genomen van informatie uit de administratie van Alpi International, een bevel tot het verwijderen en het staken van verder gebruik van die informatie, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Converse in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Rv.
3.4.
Aan haar vorderingen legt Alpi International ten grondslag dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken noch onrechtmatig jegens Converse heeft gehandeld, en – samengevat – dat de maatregelen die Converse heeft getroffen ongegrond en onrechtmatig zijn.
in zaak 12-574
in conventie
3.5.
Converse vordert in de hoofdzaak in conventie een verklaring voor recht dat gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan merkinbreuk, onrechtmatig handelen, strafbare feiten en/of onrechtmatig handelen in groepsverband en dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door Converse dientengevolge geleden en nog te lijden schade. Daarnaast vordert Converse dat de rechtbank hen veroordeelt de merkinbreuk en het onrechtmatig handelen, althans (subsidiair) het verlenen van commerciële diensten die bij de inbreuk op de merkrechten worden gebruikt, te staken en gestaakt te houden. Verder vordert Converse opgave van informatie met betrekking tot herkomst- en distributiekanalen, inzage door de forensische accountant in de op 24 september 2010 en 13 oktober 2011 inbeslaggenomen administraties, hoofdelijke veroordeling tot het betalen van schadevergoeding of winstafdracht vermeerderd met wettelijke rente, hoofdelijke veroordeling tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met rente, en een verklaring voor recht dat Alpi Netherlands op grond van bedrijfsopvolging aansprakelijk is voor de schade van Converse, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Rv, subsidiair in de beslag- en opslagkosten.
3.6.
Converse legt aan haar vorderingen – samengevat – het volgende ten grondslag:
3.6.1.
Uit onder meer het onderzoek van IFC blijkt dat sprake is van een organisatie van rechtspersonen en natuurlijke personen die opzettelijk betrokken zijn bij de verhandeling of het faciliteren van de verhandeling van partijen schoenen met Converse-tekens die zonder toestemming van Converse in Europa zijn geïmporteerd. Die zogenaamde Baccarat groep bestaat uit Karamay, Yagua, Aiax en [F] aan de verkoopzijde en Pelham, [D], [E], Ressokd aan de aankoopzijde. Daarnaast maakten nog diverse andere ondernemingen te weten Baccarat Group Ltd., Baccarat Ltd., Ponders Ltd., Anderson Trading Group Ltd., Abbey Trading Ltd., Abbey Sources Ltd. en HIFIX Ltd., die nooit hebben bestaan of gedurende de onderzoeksperiode van IFC niet meer bestaan, deel uit van de groep.
3.6.2.
Het handelen van Alpi International is aan te merken als merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo. Zij handelt daarnaast onrechtmatig jegens Converse door deelname aan de organisatie met het doel zoals hiervoor omschreven, alsmede door het (mede)plegen van c.q. het uitlokken van diverse strafbare handelingen zoals valsheid in geschrifte, oplichting en BTW-fraude. Alpi International is de spil van deze organisatie.
3.6.3.
De hiervoor genoemde grondslagen zijn ook van toepassing op Pelham, [E], Ressokd, Karamay, Yagua, Aiax en [F]. [D] handelt op vergelijkbare wijze onrechtmatig.
3.6.4.
Gezien de verwevenheid van Alpi Netherlands met Alpi International is zeer waarschijnlijk dat Alpi Netherlands de merkinbreuk c.q. het onrechtmatig handelen voortzet. In ieder geval is Alpi Netherlands aansprakelijk voor de door Converse geleden schade die voortvloeit uit handelen van Alpi International.
3.6.5.
[A], [B] en [C] zijn naast hun aansprakelijkheid uit eigen hoofde wegens betrokkenheid bij de merkinbreuk c.q. onrechtmatig handelen subsidiair ook aansprakelijk op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. [C] kan naast de bestuurders [A] en [B] als feitelijk beleidsbepaler van Alpi International en Alpi Netherlands worden aangemerkt.
3.6.6.
Alle gedaagden zijn op grond van artikel 6:166 BW aansprakelijk voor de door de merkinbreuk of het onrechtmatig handelen door Converse geleden schade.
3.7.
Bij akte o.a. houdende vermeerdering van eis die is genomen op de comparitie van 18 oktober 2013 heeft Converse haar eis uitgebreid met een verklaring voor recht dat Alpi International en [A] niet hebben voldaan aan het opgavebevel dat deze rechtbank in het tussenvonnis van 30 januari 2013 aan hen heeft opgelegd en dat zij daarom dwangsommen zijn verschuldigd. Aan die eis legt Converse ten grondslag dat de opgave die Alpi International en [A] hebben gedaan onvolledig is.
in (voorwaardelijke) reconventie
3.8.
Alpi International vordert een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse. Daarnaast vordert zij, onder de voorwaarde dat de vorderingen in conventie worden afgewezen, een verklaring voor recht dat Converse aansprakelijk is voor schade die zij heeft geleden ten gevolge van de ten laste van haar gelegde beslagen, het gebruik van informatie uit de administratie van Alpi International en uitingen van Converse waarin Alpi International in verband wordt gebracht met
counterfeitschoenen, een veroordeling van Converse tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat, een bevel tot opheffing van de beslagen, een bevel tot publicatie van het vonnis op de website van Converse, een bevel tot opgave van de personen die kennis hebben genomen van informatie uit de administratie van Alpi International, een bevel tot het verwijderen en het staken van verder gebruik van die informatie, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Converse in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.
counterfeitschoenen, een veroordeling van Converse tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat, een bevel tot opheffing van de beslagen, een bevel tot publicatie van het vonnis op de website van Converse, een bevel tot opgave van de personen die kennis hebben genomen van informatie uit de administratie van Alpi International, een bevel tot het verwijderen en het staken van verder gebruik van die informatie, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Converse in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.
3.9.
Daarnaast vorderen Alpi Netherlands, [A] en [B] een verklaring voor recht dat Converse aansprakelijk is voor schade die zij hebben geleden ten gevolge van de ten laste van hun gelegde beslagen, een veroordeling van Converse tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat, een bevel tot opheffing van de beslagen, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Converse in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.
3.10.
Ten slotte vordert [C] een verklaring voor recht dat Converse aansprakelijk is voor schade die hij heeft geleden ten gevolge van het instellen van de zaak in conventie en een veroordeling van Converse tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat, met veroordeling van Converse in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.
3.11.
Aan de vorderingen legt Alpi c.s. ten grondslag dat Alpi International geen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten noch onrechtmatig jegens Converse heeft gehandeld, en – samengevat – dat de maatregelen die Converse heeft getroffen tegen Alpi c.s. ongegrond en onrechtmatig zijn.
4.De beoordeling
in de zaken 11-1637 en 12-574, ten aanzien van de verschenen gedaagden
in conventie
verhouding tussen de twee zaken
4.1.
Partijen hebben ter zitting, naar aanleiding van een suggestie van de rechtbank, aangegeven dat de stellingen en stukken die in zaak 12-574 zijn ingediend met betrekking tot Alpi International moeten worden geacht ook naar voren te zijn gebracht in zaak
11-1637, en omgekeerd. Daarom zal in dit vonnis bij de beoordeling van de positie van Alpi International geen onderscheid worden gemaakt tussen de twee zaken.
4.2.
Veel van de producties zijn in beide zaken overgelegd. Bij de onderstaande beoordeling zal ten aanzien van die dubbele stukken steeds worden verwezen naar het productienummer van de in zaak 12-574 overgelegde stukken. Gelet op het voorgaande moeten die worden geacht ook in zaak 11-1637 te zijn ingediend.
arrest hof Amsterdam
4.3.
Het verzoek van Alpi c.s. om aanhouding van de procedure in de zaak 12-574 in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep tegen de beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem van 31 december 2010 (zie r.o. 2.12) en de eventueel daarop volgende cassatieprocedure, kan worden gepasseerd. Het hof heeft immers bij arrest van 26 maart 2013 al arrest gewezen en partijen hebben bij de comparitie de gelegenheid gehad om zich uit te laten over de gevolgen van dat arrest voor deze zaak. Cassatie is niet ingesteld. Een vergelijkbaar verzoek in de zaak 11-1637 heeft de rechtbank al afgewezen bij het tussenvonnis van 4 april 2012.
4.4.
Bij het arrest van 26 maart 2013 heeft het hof Amsterdam het oordeel van de voorzieningenrechter dat Alpi International verplicht was om een forensisch accountant inzage te geven in haar administratie bekrachtigd. De rechtbank sluit zich aan bij dat oordeel. Gelet daarop moet het betoog van Alpi c.s. dat de gegevens die Converse heeft ontleend aan de administratie van Alpi International onrechtmatig zijn verkregen, worden verworpen. Er is, anders dan Alpi c.s. heeft betoogd, dan ook geen grond om die gegevens in deze procedure buiten beschouwing te laten.
herstel
4.5.
Het betoog van Converse dat het tussenvonnis een kennelijke fout in de zin van artikel 31 Rv bevat, moet worden verworpen. Op zich heeft Converse terecht opgemerkt dat er mogelijk een inconsistentie bestaat tussen de overwegingen en het dictum van het tussenvonnis. In rechtsoverweging 5.23 overweegt de rechtbank het volgende:
5.23
Uit het hiervoor onder 5.17 overwogene volgt dat tussen Converse en Alpi International, [A] en [C] een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv voldoende aannemelijk is. De bescheiden waarin Converse inzage verlangt zijn beperkt tot die bescheiden in de in beslag genomen administratie die informatie verschaffen over herkomst- en distributiekanalen van inbreukmakende Converse schoenen. De bescheiden zijn aldus voldoende bepaald.
In het dictum veroordeelt de rechtbank vervolgens alleen Alpi International en [A], en niet [C], tot het doen van opgave. Daaruit volgt, anders dan Converse meent, niet zonder meer dat het dictum onjuist is. Niet uitgesloten kan worden dat de hiervoor aangehaalde overweging ten onrechte de suggestie wekt dat ook [C] zou worden veroordeeld tot het doen van opgave. Alpi c.s. heeft erop gewezen dat er ook een grond bestaat voor een onderscheid op dit punt tussen enerzijds Alpi International en [A] (die wel zijn veroordeeld tot het doen van opgave) en [C] (die niet - uitdrukkelijk - is veroordeeld tot het doen van opgave). [C] is namelijk werknemer en heeft daarom niet zomaar de toegang tot de administratie van Alpi International die nodig is voor het doen van de gevorderde opgave. Alpi International zelf en haar bestuurder [A] hadden die toegang wel. Gelet daarop kan het niet veroordelen van [C] niet worden aangemerkt als een kennelijke fout. Het verzoek om herstel van het tussenvonnis zal daarom worden geweigerd.
bewijslast
4.6.
Niet in geschil is dat Alpi c.s., althans Alpi International, diensten heeft verricht met betrekking tot schoenen waarop Converse-tekens zijn aangebracht. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of die schoenen door derden zonder toestemming van Converse op de markt zijn gebracht in Europa.
4.7.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft Alpi c.s. terecht aangevoerd dat bij de beantwoording van de bovengenoemde vraag de bewijslastverdeling afhankelijk is van de grondslag van de vordering. Voor zover Converse Alpi c.s. aanmerkt als (mede)inbreukmaker, dient Alpi c.s. te stellen en zo nodig te bewijzen, dat de schoenen door of met instemming van Converse op de markt zijn gebracht in Europa (zie onder meer HR 18 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7429,
Lancaster). In dat geval kan Converse zich krachtens de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo in de regel verzetten tegen het gebruik van de Converse-tekens voor schoenen en is uitputting een door Alpi c.s. in te roepen uitzondering.
Lancaster). In dat geval kan Converse zich krachtens de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo in de regel verzetten tegen het gebruik van de Converse-tekens voor schoenen en is uitputting een door Alpi c.s. in te roepen uitzondering.
4.8.
Voor zover Converse Alpi c.s. verwijt inbreuken door derden te hebben gefaciliteerd, rust de bewijslast daarentegen op Converse. In dat geval kan Converse geen beroep doen op de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 1 GMVo omdat Alpi c.s. dan niet de partij is die de Converse-tekens gebruikt. De vorderingen van Converse zijn in dat geval gebaseerd op de stelling dat (i) Alpi c.s. op commerciële schaal diensten heeft verleend die derden hebben gebruikt bij inbreukmakende handelingen in de zin van artikel 2.22 lid 5 BVIE, (ii) Alpi c.s. een tussenpersoon is wiens diensten derden hebben gebruikt om inbreuk op de Converse-tekens te maken in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE, of (iii) Alpi c.s. een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden door – samengevat – bewust en stelselmatig inbreuken door derden te faciliteren. Voor elk van deze drie grondslagen geldt dat Converse de feiten dient aan te dragen, en zo nodig te bewijzen, waaruit volgt dat er daadwerkelijk sprake is van inbreuken door derden. Daarvoor is de vaststelling dat die derden de Converse-tekens hebben gebruikt voor schoenen niet voldoende. Gelet op het verweer van Alpi c.s. moet Converse ook stellen, en zo nodig bewijzen, dat de schoenen niet door of met toestemming van Converse in het verkeer zijn gebracht in Europa.
4.9.
Gelet op het voorgaande zal de rechtbank hierna eerst beoordelen of Alpi c.s. kan worden aangemerkt als (mede-)inbreukmaker.
inbreuk: verkoop aan personeel
4.10.
De rechtbank is met Converse van oordeel dat Alpi International inbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken door verkoop van een aantal schoenen waarop Converse-tekens zijn aangebracht aan haar personeel. Dat Alpi International die schoenen heeft ingekocht en verkocht blijkt genoegzaam uit de door Converse overgelegde inkoopfactuur en e-mailcorrespondentie (document IM54, bijlage 13 bij productie 82 van Converse), waarvan de authenticiteit niet ter discussie staat.
4.11.
De rechtbank begrijpt dat Alpi c.s. als verweer heeft willen aanvoeren dat de personeelsleden zelf rechtstreeks hebben ingekocht bij een opdrachtgever van Alpi International en dat Alpi International dus niet betrokken is geweest bij de koop. Die stelling is niet onderbouwd en is onverenigbaar met de door Converse overgelegde stukken. De genoemde inkoopfactuur is namelijk niet gericht aan de personeelsleden, maar aan Alpi International en uit de e-mailcorrespondentie blijkt dat de personeelsleden ook niet hebben betaald aan de opdrachtgever van Alpi International, maar moesten “afrekenen” bij een medewerker van Alpi International. Gelet daarop staat de inkoop en verkoop door Alpi International als onvoldoende betwist vast. Dat die handelingen ook overigens aan de voorwaarden van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo voldoen, heeft Alpi c.s. niet bestreden.
4.12.
Alpi c.s. heeft in algemene zin “bij gebrek aan wetenschap betwist” dat de schoenen die door haar klanten zijn verhandeld niet door Converse of met haar toestemming op de markt zijn gebracht in Europa. Voor zover zij ook in het kader van de hiervoor vastgestelde verkoop aan het personeel een beroep heeft willen doen op uitputting, moet dat beroep worden verworpen. Zoals hiervoor is overwogen (zie r.o. 4.7), en Alpi c.s. overigens ook zelf heeft aangevoerd, rust de stelplicht en bewijslast van uitputting op de vermeend inbreukmaker. Een enkele “betwisting bij gebrek aan wetenschap” volstaat daartoe niet, gelet op het feit dat Converse nadrukkelijk en onderbouwd het standpunt inneemt dat de schoenen niet door haar of met haar toestemming op de markt zijn gebracht.
4.13.
De hiervoor vastgestelde inbreuk kan echter niet leiden tot toewijzing van alle vorderingen. Tussen partijen staat namelijk vast dat het gaat om slechts 52 paar schoenen, waarvan zowel de leverancier als de afnemers al bekend zijn, te weten respectievelijk Ressokd en de personeelsleden van Alpi International. De verkoop van deze relatief kleine hoeveelheid schoenen aan de personeelsleden vormt dan ook niet de kern van het verwijt dat Converse Alpi c.s. maakt.
geen inbreuken door Alpi c.s.
4.14.
Converse heeft ter onderbouwing van haar stelling dat Alpi c.s. inbreuk heeft gemaakt ten eerste een reeks van handelingen aangevoerd die feitelijk door Alpi c.s. zijn uitgevoerd. Zoals hierna per handeling zal worden toegelicht kunnen die handelingen echter niet worden aangemerkt als inbreuken door Alpi c.s. Daarbij is van belang dat, zelfs al zou worden aangenomen dat Alpi c.s. met die handelingen inbreuken door haar opdrachtgevers dusdanig heeft gefaciliteerd dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Converse (of dat zo is, kan vooralsnog in het midden blijven), dat naar het oordeel van de rechtbank niet meebrengt dat Alpi c.s. als inbreukmaker kan worden aangemerkt. Beslissend is of Alpi c.s. kan worden aangemerkt als een partij die Converse-tekens
zelfheeft gebruikt (als onder meer bedoeld in de artikelen 2.20 lid 2 BVIE en 9 lid 2 GMVo). Als Alpi c.s. de Converse-tekens niet zelf heeft gebruikt, moet bij de beoordeling van de rol van Alpi c.s. worden uitgegaan van andere rechtsregels dan de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 1 GMVo (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 tot en met C-238/08,
Google).
zelfheeft gebruikt (als onder meer bedoeld in de artikelen 2.20 lid 2 BVIE en 9 lid 2 GMVo). Als Alpi c.s. de Converse-tekens niet zelf heeft gebruikt, moet bij de beoordeling van de rol van Alpi c.s. worden uitgegaan van andere rechtsregels dan de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 1 GMVo (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 tot en met C-238/08,
Google).
geen in voorraad houden door Alpi c.s.
4.15.
Tussen partijen staat vast dat Alpi c.s., althans Alpi International schoenen met Converse-tekens in opslag heeft gehouden. Anders dan Converse heeft betoogd, volgt daaruit niet dat Alpi c.s. die schoenen in voorraad heeft gehouden om die te kunnen verhandelen. Zoals ook uit de door Converse zelf beschreven “
modus operandi” (paragraaf 4.4 van de dagvaarding) en door IFC opgestelde stroomschema’s van diverse zendingen (productie 36 van Converse) blijkt, gaat het om schoenen die zijn ingevoerd op naam van een onderneming die volgens Converse behoort tot de Baccarat-groep, en zijn verkocht aan de Spaanse groothandels Pelham of Ressokd, die de schoenen op hun beurt hebben doorverkocht aan klanten in Europa. Alpi c.s. heeft de schoenen dus als logistiek dienstverlener in opslag gehouden in opdracht van de ondernemingen uit de Baccarat-groep, Pelham en Ressokd. Dat als zodanig kan niet worden aangemerkt als in voorraad houden ter verhandeling door Alpi c.s.
modus operandi” (paragraaf 4.4 van de dagvaarding) en door IFC opgestelde stroomschema’s van diverse zendingen (productie 36 van Converse) blijkt, gaat het om schoenen die zijn ingevoerd op naam van een onderneming die volgens Converse behoort tot de Baccarat-groep, en zijn verkocht aan de Spaanse groothandels Pelham of Ressokd, die de schoenen op hun beurt hebben doorverkocht aan klanten in Europa. Alpi c.s. heeft de schoenen dus als logistiek dienstverlener in opslag gehouden in opdracht van de ondernemingen uit de Baccarat-groep, Pelham en Ressokd. Dat als zodanig kan niet worden aangemerkt als in voorraad houden ter verhandeling door Alpi c.s.
geen ompakken door Alpi c.s.
4.16.
Converse heeft daarnaast aangevoerd dat Alpi c.s., althans Alpi International inbreukmakende handelingen heeft verricht door het “ompakken” van de schoenen met de Converse-tekens en meer in het bijzonder door het vervangen van zogeheten “micro paks” (pakketjes die het vochtgehalte in schoenendozen reguleren teneinde schimmel tegen te gaan) en het verwijderen van etiketten, labels en prijzen. Alpi c.s. heeft hiertegen ingebracht dat zij deze handelingen heeft verricht in opdracht van haar opdrachtgevers. Wat betreft de micro paks heeft Alpi c.s. er daarbij op gewezen dat haar opdrachtgever de betreffende micro paks heeft besteld en heeft laten afleveren bij Alpi International met het verzoek de micro paks van een bepaalde zending te vervangen, waarna Alpi International de kosten van een en ander in rekening heeft gebracht bij haar opdrachtgever. Die gang van zaken wordt bevestigd door de e-mailcorrespondentie tussen Alpi c.s. en haar opdrachtgevers over de micro paks die Converse zelf heeft overgelegd (producties 83L, 83Q en 83Y van Converse) en is ook niet bestreden door Converse. Onder die omstandigheden kan, voor zover het vervangen van micro paks als inbreuk moet worden aangemerkt, die handeling niet worden aangemerkt als inbreuk
door Alpi c.s.(vgl. HvJ EU 15 december 2011, C-119/10,
Red Bull – Winters). Hetzelfde geldt voor het verwijderen van de etiketten, labels en prijzen. Ook ten aanzien van die handelingen moet ervan worden uitgegaan dat Alpi c.s. ze heeft verricht in opdracht van haar opdrachtgevers. Dat heeft Alpi c.s. namelijk nadrukkelijk aangevoerd en het tegendeel is gesteld noch gebleken.
door Alpi c.s.(vgl. HvJ EU 15 december 2011, C-119/10,
Red Bull – Winters). Hetzelfde geldt voor het verwijderen van de etiketten, labels en prijzen. Ook ten aanzien van die handelingen moet ervan worden uitgegaan dat Alpi c.s. ze heeft verricht in opdracht van haar opdrachtgevers. Dat heeft Alpi c.s. namelijk nadrukkelijk aangevoerd en het tegendeel is gesteld noch gebleken.
geen invoer door Alpi c.s.
4.17.
Ten derde heeft Converse aangevoerd dat Alpi c.s., althans Alpi International zelf schoenen met Converse-tekens heeft ingevoerd. In dat verband stelt Converse onder meer dat Alpi International als fiscaal vertegenwoordiger op eigen naam en voor eigen rekening bij de douane aangifte heeft gedaan van invoer van schoenen met Converse-tekens. Daargelaten of het als fiscaal vertegenwoordiger doen van aangifte van invoer kan worden gekwalificeerd als invoer in merkenrechtelijke zin door de vertegenwoordiger, moet dit betoog bij gebrek aan feitelijke grondslag worden verworpen. Alpi c.s. betwist nadrukkelijk dat zij op eigen naam aangifte heeft gedaan van invoer van de schoenen en heeft er daarbij op gewezen dat, als zij dat wel zou hebben gedaan, dit zou moeten blijken uit de administratie die Converse heeft ingezien. Converse heeft echter geen stukken uit de administratie van Alpi c.s. overgelegd waaruit die gestelde aangifte blijkt. Zij heeft slechts verwezen naar één factuur waarin Alpi International kosten in rekening brengt bij haar opdrachtgever voor onder meer “
Customs clearance” (productie 83Y). Alpi c.s. heeft daartegen ingebracht dat die werkzaamheden niet de invoer van schoenen betreffen maar de invoer van de hiervoor genoemde zending micro paks (zie r.o. 4.16). Gelet op het feit dat in diezelfde factuur ook kosten in rekening worden gebracht voor de vervanging van de micro paks en Converse niet heeft toegelicht waarom het zou gaan om schoenen, kan dit document de gestelde invoer door Alpi International niet onderbouwen. Daarnaast heeft Converse een e-mail aangehaald waarin [C] aan Pelham bericht dat “
cartons” met niet aangeduide goederen “
will be customs cleared together with the shipment from the far east” (productie 83X). Dat bericht is echter verenigbaar met de stelling van Alpi c.s. dat zij voor haar opdrachtgevers de douaneformaliteiten verzorgde op naam van die opdrachtgevers en kan de stelling dat Alpi c.s. de aangifte op eigen naam heeft gedaan, dus niet onderbouwen.
Customs clearance” (productie 83Y). Alpi c.s. heeft daartegen ingebracht dat die werkzaamheden niet de invoer van schoenen betreffen maar de invoer van de hiervoor genoemde zending micro paks (zie r.o. 4.16). Gelet op het feit dat in diezelfde factuur ook kosten in rekening worden gebracht voor de vervanging van de micro paks en Converse niet heeft toegelicht waarom het zou gaan om schoenen, kan dit document de gestelde invoer door Alpi International niet onderbouwen. Daarnaast heeft Converse een e-mail aangehaald waarin [C] aan Pelham bericht dat “
cartons” met niet aangeduide goederen “
will be customs cleared together with the shipment from the far east” (productie 83X). Dat bericht is echter verenigbaar met de stelling van Alpi c.s. dat zij voor haar opdrachtgevers de douaneformaliteiten verzorgde op naam van die opdrachtgevers en kan de stelling dat Alpi c.s. de aangifte op eigen naam heeft gedaan, dus niet onderbouwen.
4.18.
Converse heeft aangevoerd dat de invoer van de schoenen door Alpi c.s. ook volgt uit het feit dat Alpi c.s. schoenen met Converse-tekens die als niet-communautaire goederen waren opgeslagen in haar douane-entrepot, als communautaire goederen heeft uitgeslagen. Dat betoog moet worden verworpen. Het gaat namelijk om partijen schoenen waarover Converse zelf heeft aangevoerd dat die door de opdrachtgevers van Alpi c.s. zijn aangegeven om in het vrije verkeer te worden gebracht in de Europese Unie. Daarnaast heeft Alpi c.s. – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat zij de goederen na die aangifte heeft uitgeslagen omdat zij de opdracht had gekregen de goederen te laten vervoeren naar een klant van haar opdrachtgevers. Onder die omstandigheden moeten die opdrachtgevers worden aangemerkt als de partij die de schoenen in merkenrechtelijke zin hebben ingevoerd.
Het betoog van Converse dat de aangifte door de opdrachtgevers in strijd is met de douaneregelgeving omdat de goederen zich op het moment van de aangifte niet bevonden op de plek waar de aangifte werd gedaan (Spanje), en dat Alpi c.s. ten gevolge van de onregelmatige aangifte door haar opdrachtgevers de goederen op grond van het douanerecht niet had mogen uitslaan als communautaire goederen, kan niet leiden tot een andere conclusie. Feit blijft dat Alpi c.s. niet zelf aangifte heeft gedaan van invoer en de uitslag heeft uitgevoerd in opdracht van haar opdrachtgevers.
4.19.
Gezien dit oordeel ziet de rechtbank geen reden voor de door Alpi c.s. voorgestelde benoeming van een deskundige op douanegebied voor een rapport over deze materie en de praktische uitvoering daarvan.
geen gebruik voor schoenen in zakelijke stukken van Alpi c.s.
4.20.
Ten vierde heeft Converse betoogd dat Alpi c.s. de Converse-tekens voor schoenen heeft gebruikt in stukken voor zakelijk gebruik, waaronder vervoersdocumenten, orderbevestigingen, paklijsten en palletstickers. Het betoog dat Alpi c.s. daardoor inbreuk heeft gemaakt kan niet slagen omdat Alpi c.s. de tekens in de betreffende stukken niet gebruikt “voor waren en diensten” in de zin van artikel 9 lid 1 GMVo en 2.20 lid 1 BVIE. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat het begrip “voor waren en diensten” in beginsel betrekking heeft op de waren of diensten van de derde die van het teken gebruikmaakt (zie onder meer HvJ EU 15 december 2011, C-119/10,
Red Bull – Winters, r.o. 31). Dat Alpi c.s. de Converse-tekens zou gebruiken voor de logistieke diensten die zij verleent, heeft Converse niet aangevoerd. Converse stelt slechts dat Alpi c.s. de tekens zou gebruiken voor de schoenen. Tussen partijen staat echter vast dat die schoenen niet van Alpi c.s. zijn.
Red Bull – Winters, r.o. 31). Dat Alpi c.s. de Converse-tekens zou gebruiken voor de logistieke diensten die zij verleent, heeft Converse niet aangevoerd. Converse stelt slechts dat Alpi c.s. de tekens zou gebruiken voor de schoenen. Tussen partijen staat echter vast dat die schoenen niet van Alpi c.s. zijn.
4.21.
Op zich heeft Converse terecht aangevoerd dat het feit dat de schoenen niet van Alpi c.s. zijn, niet uitsluit dat Alpi c.s. de tekens voor die schoenen gebruikt. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt namelijk dat er wel sprake kan zijn van gebruik van een teken “voor waren” door een onderneming die geen titel heeft op die waren, als het gebruik van het teken de indruk doet ontstaan dat er in het economisch verkeer een verband bestaat tussen deze waren en die onderneming (zie onder meer HvJ EU 19 februari 2009, C-62/08,
UDV-Brandtraders). Gesteld noch gebleken is dat in dit geval aan die voorwaarde is voldaan. Integendeel, Alpi c.s. heeft aangevoerd dat voor zover het relevante publiek al kennis kan nemen van het gebruik van de Converse-tekens in de zakelijke stukken van Alpi c.s., het publiek daarin geen aanwijzing zal zien dat de schoenen afkomstig zijn van Alpi c.s. (onder meer conclusie van antwoord in de zaak 11-1637, alinea 130). Dat klinkt aannemelijk en is als zodanig ook niet bestreden door Converse.
UDV-Brandtraders). Gesteld noch gebleken is dat in dit geval aan die voorwaarde is voldaan. Integendeel, Alpi c.s. heeft aangevoerd dat voor zover het relevante publiek al kennis kan nemen van het gebruik van de Converse-tekens in de zakelijke stukken van Alpi c.s., het publiek daarin geen aanwijzing zal zien dat de schoenen afkomstig zijn van Alpi c.s. (onder meer conclusie van antwoord in de zaak 11-1637, alinea 130). Dat klinkt aannemelijk en is als zodanig ook niet bestreden door Converse.
geen inbreuk door verhulling
4.22.
Ten vijfde heeft Converse aangevoerd dat Alpi c.s. inbreuk heeft gemaakt omdat Alpi c.s. (i) in haar zakelijke stukken de generieke benaming “
shoes” heeft gebruikt, (ii) te lage invoerwaardes heeft opgegeven, en (iii) constructies heeft bedacht om douane-interventie te voorkomen. Dat betoog kan geen doel treffen. Voor zover de aangevoerde stellingen juist zijn, betreffen ze handelingen die mogelijk eventuele inbreuken door de opdrachtgevers verhullen. De handelingen zelf kunnen echter niet worden aangemerkt als inbreuken, dat wil zeggen als aan de merkhouder voorbehouden handelingen in de zin van de artikelen 9 GMVo en 2.20 BVIE.
shoes” heeft gebruikt, (ii) te lage invoerwaardes heeft opgegeven, en (iii) constructies heeft bedacht om douane-interventie te voorkomen. Dat betoog kan geen doel treffen. Voor zover de aangevoerde stellingen juist zijn, betreffen ze handelingen die mogelijk eventuele inbreuken door de opdrachtgevers verhullen. De handelingen zelf kunnen echter niet worden aangemerkt als inbreuken, dat wil zeggen als aan de merkhouder voorbehouden handelingen in de zin van de artikelen 9 GMVo en 2.20 BVIE.
maatstaf mede-inbreuk
4.23.
Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de handelingen die Alpi c.s. volgens Converse feitelijk zelf heeft verricht, niet kunnen worden gekwalificeerd als inbreukmakende handelingen door Alpi c.s. Converse heeft echter niet alleen aangevoerd dat Alpi c.s. zelf feitelijk inbreukmakende handelingen heeft verricht, maar dat Alpi c.s. kan worden aangemerkt als mede-inbreukmaker met betrekking tot de invoer en verdere verhandeling van schoenen met Converse-tekens omdat die handelingen volgens Converse zijn uitgevoerd “in groepsverband”. Converse verwijst in dit verband naar artikel 6:166 BW. Alpi c.s. bestrijdt dat zij deelt uitmaakt van een groep die zich bezighoudt met inbreuken en stelt dat haar betrokkenheid bij de gestelde inbreuken door derden niet verder gaat dan – kort gezegd – het verlenen van gewone logistieke diensten en dat Alpi c.s. daarom in ieder geval niet als mede-inbreukmaker kan worden aangemerkt.
4.24.
Anders dan Converse lijkt te veronderstellen, volstaat voor de kwalificatie van Alpi c.s. als “mede-inbreukmaker” niet dat Alpi c.s. op onrechtmatige wijze betrokken is bij een inbreuk door derden. Daarom kan ook in dit kader onbesproken blijven of, zoals Converse stelt en Alpi c.s. bestrijdt, Alpi c.s. inbreuken door derden heeft gefaciliteerd en of Alpi c.s. heeft deelgenomen aan een groep terwijl de kans op inbreuken door een van de andere leden van de groep Alpi c.s. had behoren te weerhouden van deelname aan de groep. Om Alpi c.s. te kunnen aanmerken als mede-inbreukmaker is beslissend of Alpi c.s. zelf kan worden aangemerkt als gebruiker van de gesteld inbreukmakende tekens.
4.25.
Een andere conclusie kan, anders dan Converse meent, ook niet worden getrokken uit artikel 6:166 BW. Dit artikel geeft namelijk geen antwoord op de vraag onder welke omstandigheden een partij kan worden aangemerkt als dader van een onrechtmatige daad, zoals een merkinbreuk. Het bevat een regeling voor het causaal verband tussen een specifieke onrechtmatige daad en daardoor geleden schade, in die zin dat iemand die deelneemt aan een groep zich niet kan onttrekken aan mede-aansprakelijkheid voor schade die door een ander lid van de groep is toegebracht, met een beroep op het ontbreken van causaal verband tussen zijn deelname en de schade. Bovendien is de grondslag voor de in artikel 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid een onrechtmatige daad bestaande uit het deelnemen aan een groep terwijl de kans op het onrechtmatig schade toebrengen door één van de leden, de betreffende persoon had behoren te weerhouden van zijn deelname aan de groep. Ook indien het onrechtmatig schade toebrengen door het ene groepslid bestaat uit het maken van inbreuk op een merkrecht, is de grondslag voor de in artikel 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid van het andere groepslid dus niet een inbreuk op een merkrecht.
Alpi c.s. geen auctor intellectualis
4.26.
Ter onderbouwing van de gestelde mede-inbreuk heeft Converse als meest verstrekkende stelling aangevoerd dat Alpi c.s. de “
auctor intellectualis” van de inbreuken door derden zou zijn. Converse verwijst in dit verband naar een stroomschema dat zij heeft gevonden in de administratie van Alpi International (productie 33 van Converse). Uit dit document blijkt, anders dan Converse meent, echter niet dat Alpi c.s. zelf heeft bedacht hoe de schoenen met Converse-tekens moeten worden ingevoerd en verhandeld. Het schema geeft aan op welke wijze er gefactureerd diende te worden voor de diverse mogelijk stappen in het logistieke proces, zoals de opslag van de goederen, de organisatie van het vervoer en het “orderpicken”. Een dergelijk schema is verenigbaar met de stelling van Alpi c.s. dat Alpi c.s. de in het schema genoemde werkzaamheden steeds uitvoerde in opdracht van de in het schema genoemde partijen Baccarat en Pelham. Dat het schema de indruk wekt dat de dienstverlening aan die partijen een structureel karakter had, maakt dat niet anders. Het structureel verlenen van diensten bij bepaalde invoer- en verkoophandelingen impliceert niet dat Alpi c.s. die invoer- en verkoophandelingen ook zelf verricht. De rechtbank verwerpt dan ook de stelling dat Alpi c.s. de “auctor intellectualis” is.
auctor intellectualis” van de inbreuken door derden zou zijn. Converse verwijst in dit verband naar een stroomschema dat zij heeft gevonden in de administratie van Alpi International (productie 33 van Converse). Uit dit document blijkt, anders dan Converse meent, echter niet dat Alpi c.s. zelf heeft bedacht hoe de schoenen met Converse-tekens moeten worden ingevoerd en verhandeld. Het schema geeft aan op welke wijze er gefactureerd diende te worden voor de diverse mogelijk stappen in het logistieke proces, zoals de opslag van de goederen, de organisatie van het vervoer en het “orderpicken”. Een dergelijk schema is verenigbaar met de stelling van Alpi c.s. dat Alpi c.s. de in het schema genoemde werkzaamheden steeds uitvoerde in opdracht van de in het schema genoemde partijen Baccarat en Pelham. Dat het schema de indruk wekt dat de dienstverlening aan die partijen een structureel karakter had, maakt dat niet anders. Het structureel verlenen van diensten bij bepaalde invoer- en verkoophandelingen impliceert niet dat Alpi c.s. die invoer- en verkoophandelingen ook zelf verricht. De rechtbank verwerpt dan ook de stelling dat Alpi c.s. de “auctor intellectualis” is.
geen mede-inbreuk
4.27.
Daarnaast heeft Converse naar voren gebracht dat Alpi c.s. deel uitmaakt van een organisatie en dat Alpi c.s. daarin op de volgende wijze heeft meegewerkt aan de invoer en verdere verhandeling van schoenen met Converse-tekens:
i. Alpi c.s. correspondeert met andere leden van de organisatie en/of geeft instructies over het feitelijk weg- en/of zeevervoer, de aan te meren havens, de aankomst, de uitlevering, de inklaring en/of opslag van zendingen Converse-schoenen die via de organisatie zijn geïmporteerd en/of worden verhandeld;
ii. Alpi c.s. geeft instructies aan en/of overlegt met andere leden van de organisatie en/of derden omtrent opstelling van facturen en/of CMR documenten en/of inklaringsdocumenten en/of overige (vervalste) documenten in verband met zendingen die via de organisatie zijn geïmporteerd en/of worden verhandeld;
iii. Alpi c.s. stelt (achteraf) facturen en/of CMR documenten en/of inklaringsdocumenten en/of pakbonnen en/of overige documenten op in verband met schoenen die via de organisatie zijn geïmporteerd en/of worden verhandeld;
iv. Alpi c.s. verstrekt (achteraf) opgestelde facturen en/of CMR documenten en/of inklaringsdocumenten en/of salida en/of berichten van aankomst en/of overige (vervalste) documenten aan andere leden van de organisatie en/of derden in verband met de zendingen die via de organisatie zijn geïmporteerd en/of worden verhandeld;
v. Alpi c.s. correspondeert met andere leden van de organisatie over verzekering van het feitelijk weg en/of zeevervoer van zendingen schoenen die via de organisatie zijn geïmporteerd en/of worden verhandeld;
vi. Alpi c.s. correspondeert met andere leden van de organisatie over (juridische) acties die douaneautoriteiten en/of Converse hebben ondernomen en/of plan van aanpak c.q. stand van zaken in lopende (juridische) procedures in verband met zendingen schoenen die via de organisatie zijn geïmporteerd en/of worden verhandeld;
vii. Alpi c.s. correspondeert met andere leden van de organisatie omtrent verwisseling van Micro Paks in verband met zendingen die via de organisatie zijn geïmporteerd en/of worden verhandeld;
viii. Alpi c.s. correspondeert met andere leden van de organisatie omtrent verwijdering en/of verwijdert stickers met prijzen in USD en airwaybill stickers van de dozen schoenen die via de organisatie zijn geïmporteerd en/of worden verhandeld; en
ix. Alpi c.s. checkt aantallen, modellen en maten van zendingen schoenen die via de organisatie zijn geïmporteerd en/of worden verhandeld.
De hiervoor omschreven werkwijze kan de conclusie dat Alpi c.s. met betrekking tot de invoer en verdere verhandeling van de schoenen moet worden aangemerkt als mede-inbreukmaker om de volgende redenen niet dragen.
4.28.
Ten eerste gaat het om handelingen die als zodanig niet als aan de merkhouder voorbehouden handelingen kunnen worden aangemerkt (zie ook hiervoor r.o. 4.14 e.v.), maar hooguit als handelingen die behulpzaam zijn bij voorbehouden handelingen door derden.
4.29.
Ten tweede is gesteld noch gebleken dat de handelingen die wel als voorbehouden handelingen kunnen worden aangemerkt, te weten de invoer en verdere verhandeling, voor rekening en risico van Alpi c.s. zijn uitgevoerd. Integendeel, Alpi c.s. heeft juist nadrukkelijk betoogd dat zij geen aanspraak heeft gehad op (een deel van) de opbrengst van de invoer en verdere verhandeling, maar telkens slechts een vergoeding heeft gekregen voor de door haar verleende diensten. Converse heeft wel aangevoerd dat Alpi c.s. de kosten van bepaalde handelingen, zoals de kosten van het vervoeren, afhandelen en vrijmaken van zendingen, heeft betaald. Daar heeft Alpi c.s. echter – als zodanig onweersproken – tegen ingebracht dat zij die kosten heeft doorberekend aan haar opdrachtgevers en dat het in de logistieke branche ook gebruikelijk is om dergelijke kosten voor te schieten.
4.30.
Ten derde is gesteld noch gebleken dat derden de schoenen hebben ingevoerd en verhandeld in opdracht van Alpi c.s. Integendeel, Alpi c.s. heeft aangevoerd dat het omgekeerde het geval is. Derden hebben Alpi c.s. opdracht gegeven de genoemde diensten te verrichten. Dat heeft Converse niet bestreden. Converse kwalificeert de handelingen ook zelf als “aanvullende diensten” van Alpi c.s. en stelt diverse malen in de stukken ook dat Alpi c.s. opdrachten en instructies kreeg (onder meer: dagvaarding in zaak 11-1637, onder 45, 67 sub ii en 99-100). Hetzelfde volgt uit de door Converse overgelegde IFC rapporten. Daarin wordt de rol van Alpi c.s. namelijk consequent samengevat als “een logistieke rol bij de organisatie van het vervoer”.
4.31.
Het betoog van Converse dat een deel van de partijen die Alpi c.s. noemt als haar opdrachtgevers niet-bestaande rechtspersonen zijn, kan niet leiden tot een ander oordeel. Onbesproken kan blijven of dit betoog feitelijk juist is (Alpi c.s. bestrijdt dat bij gebrek aan wetenschap). Als in bepaalde gevallen geen opdracht zou zijn verleend door de op papier genoemde partij, impliceert dat niet zonder meer dat Alpi c.s. handelingen zonder opdracht heeft verricht. Uit de stellingen van Converse en door Converse aangehaalde stukken blijkt duidelijk dat er wel opdrachtgevers zijn geweest, te weten [F] en aan hem gelieerde rechtspersonen. Het punt van Converse is vooral dat Alpi c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door de gestelde handelingen te verrichten zonder de identiteit van haar opdrachtgevers te controleren. In het kader van de beoordeling van de gestelde merkinbreuken door Alpi c.s. kan onbesproken blijven of dat betoog juist is. Als het juist zou zijn, brengt het niet mee dat Alpi c.s. als mede-inbreukmaker kan worden aangemerkt.
4.32.
Ook de stelling van Converse dat Alpi c.s. zou hebben geweten dat de schoenen met de Converse-tekens zonder toestemming van Converse op de markt zijn gebracht, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat Alpi c.s. de gestelde wetenschap bestrijdt, maakt die enkele wetenschap een logistiek dienstverlener onder de hiervoor genoemde omstandigheden niet tot mede-inbreukmaker.
faciliteren inbreuken
4.33.
Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat, afgezien van de verkoop aan het eigen personeel, Alpi c.s. niet zelf inbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken. Bij de beantwoording van de vraag of Alpi c.s. wel kan worden verweten inbreuken door derden te hebben gefaciliteerd, dient zoals hiervoor is overwogen, eerst te worden vastgesteld of die derden inbreuk hebben gemaakt. Zoals hierna zal worden toegelicht moet in dit kader een onderscheid worden gemaakt tussen (i) zendingen ten aanzien waarvan de inbreuk voorshands moet worden aangenomen, maar Alpi c.s. tegenbewijs mag leveren, (ii) zendingen ten aanzien waarvan de inbreuk als onvoldoende onderbouwd moet worden verworpen en (iii) zendingen ten aanzien waarvan Converse nog bewijs moet leveren.
zendingen ten aanzien waarvan de inbreuk voorshands vast staat
4.34.
De rechtbank acht ten aanzien van een aantal zendingen voorshands bewezen dat de opdrachtgevers van Alpi c.s. schoenen met Converse-tekens in Europa zonder toestemming van Converse in het verkeer hebben gebracht. Het gaat daarbij om de in de pleitnota (in par. 8.1.5.) van Converse opgenomen lijst van 53 zendingen van in totaal 756.123 paar schoenen. Converse stelt dat die schoenen afkomstig zijn uit het Verre Oosten en door ondernemingen uit de Baccarat-groep of Brighton International Ltd. zijn verkocht aan Pelham en Ressokd, die de schoenen hebben doen aangeven voor invoer in de Europese Unie en ze hebben doorverkocht aan afnemers in de Europese Unie. De gestelde herkomst van de schoenen heeft Converse onderbouwd met vele documenten uit de administratie van Alpi International. Daarnaast heeft Converse aangevoerd dat de betreffende ondernemingen uit de Baccarat-groep, Brighton International Ltd., Pelham en Ressokd geen banden hebben met Converse.
4.35.
Daar komt bij dat Converse een aantal omstandigheden heeft aangehaald die haar stelling dat de betreffende zendingen niet door of met haar toestemming op de markt zijn gebracht, nader onderbouwen. Zo heeft zij aangevoerd dat de schoenen tussen de ondernemingen van de Baccarat-groep zijn verkocht aan Pelham en Ressokd voor een fractie van de prijs die een distributeur van Converse-schoenen doorgaans moet betalen. Daarnaast staat tussen partijen vast staat dat drie van de hiervoor genoemde 53 zendingen vanwege een vermoeden van namaak door buitenlandse douaneautoriteiten zijn tegengehouden op grond van de Anti Piraterij Verordening (de destijds geldende verordening EG/1383/2003). Het gaat om een in het IFC-rapport als IFC026 aangeduide zending en de door Alpi International in haar opgave met de volgende nummers aangeduide zendingen: 34/20901172 en 34/20900692. De eerstgenoemde zending is in Antwerpen tegengehouden door de Belgische douane en heeft geleid tot strafrechtelijke vervolging van de opdrachtgevers van Alpi c.s. De tweede zending is in Tallinn tegengehouden door de Estse douane. De derde zending is in Southampton tegengehouden door de Britse douane en heeft geleid tot vernietiging van de schoenen zonder dat de opdrachtgevers van Alpi c.s. zich daartegen hebben verzet.
4.36.
Verder heeft Converse aangevoerd dat van nóg drie zendingen, die geen deel uitmaken van de hiervoor genoemde 53 zendingen, op basis van echtheidskenmerken is vastgesteld dat de schoenen niet door Converse of met toestemming van Converse zijn geproduceerd en daarom ook niet door Converse of met haar toestemming zullen zijn ingevoerd in Europa. Ten aanzien van één van deze drie zendingen (in de opgave van Alpi c.s. aangeduid met het nummer 14/21013541 en beschreven in de dagvaarding onder 3.2 en productie 26 van Converse) acht de rechtbank de door Converse gegeven onderbouwing voldoende om voorshands bewezen te achten dat de opdrachtgevers van Alpi c.s. inbreuk hebben gemaakt. De overige twee zendingen (IFC 053 en 14/2103100) zullen hierna worden besproken in rechtsoverweging 4.40 e.v. Bij de ene zending waarvan de inbreuk voorshands wordt aangenomen gaat het om een partij schoenen die door de Roemeense douane is tegengehouden vanwege een vermoeden van namaak. Als onweersproken staat vast dat de douane deze partij heeft vernietigd, kennelijk omdat de aangever, houder of eigenaar van de goederen daarmee heeft ingestemd, althans zich daar niet tegen heeft verzet.
4.37.
Mede gelet op het feit dat Alpi c.s. het gestelde ontbreken van toestemming slechts heeft betwist bij gebrek aan wetenschap, zijn de bovenstaande aanwijzingen naar het oordeel van de rechtbank voldoende om er voorshands van uit te gaan dat de betreffende 54 zendingen schoenen niet door of met toestemming van Converse op de markt zijn gebracht en dat de opdrachtgevers van Alpi c.s. dus inbreuk hebben gemaakt door die schoenen verder te verhandelen. Alpi c.s. zal in de gelegenheid worden gesteld de voorshands bewezen geachte merkinbreuken te ontkrachten door het leveren van tegenbewijs. Bij de beslissing om de merkinbreuken voorshands bewezen te achten en tegenbewijs toe te staan – en niet de merkeninbreuken als onvoldoende betwist als vaststaand aan te nemen –weegt voor de rechtbank mee dat de rapportages van IFC waarmee Converse haar stellingen onderbouwt, voor een deel pas na de conclusie van antwoord van Alpi c.s. zijn overgelegd en Alpi c.s. bij de comparitie maar beperkte mogelijkheid heeft gehad om de definitieve rapporten van IFC te bespreken.
zendingen ten aanzien waarvan de gestelde inbreuk wordt verworpen
4.38.
Voor de andere zendingen dan de hiervoor genoemde 54 zendingen geldt dat Converse zelf heeft aangevoerd dat de door haar ingeschakelde deskundige IFC op basis van de administratie van Alpi International en de opgave door Alpi International en [A] niet heeft kunnen vaststellen of de zendingen door de opdrachtgevers van Alpi c.s. zijn ingevoerd (pleitnota onder 6.1.4). Onduidelijk is wie de zendingen wel heeft ingevoerd.. Ook anderszins is de stelling dat deze partijen schoenen zijn ingevoerd zonder toestemming van Converse onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat zes van de zendingen afkomstig zouden zijn uit een douane-entrepot in Aspropirgos in Griekenland volstaat daartoe niet.
4.39.
De suggestie van Converse dat de inbreuk als vaststaand moet worden aangenomen omdat Alpi c.s. in het geheel niet zou hebben bestreden dat de schoenen zonder toestemming van Converse op de markt zijn gebracht, is ongegrond. Alpi c.s. heeft uitdrukkelijk aangegeven dat zij op basis van verklaringen van haar opdrachtgevers uitgaat van geautoriseerde parallelimport (zie onder meer conclusie van antwoord in zaak 12-547, paragrafen 47, 78 en 148). In het licht daarvan had Converse het gestelde ontbreken van toestemming dienen te onderbouwen.
zendingen ten aanzien waarvan bewijslevering nodig is
4.40.
Converse heeft aangevoerd dat zij van een aantal zendingen die niet behoren tot de hiervoor genoemde 54 zendingen ten aanzien waarvan de inbreuk voorshands is aangenomen, op basis van echtheidskenmerken heeft kunnen vaststellen dat het gaat om schoenen die niet door of met toestemming van Converse zijn geproduceerd. Het betreft de 27.938 paar schoenen die op 24 september 2010 bij Alpi International door Converse in beslag zijn genomen en de door IFC als IFC053 besproken drie zendingen van respectievelijk 13.560, 13.392 en 13.842 paar schoenen (in de opgave van Alpi c.s. aangeduid als respectievelijk 14/21011469 en 14/21011470 en 14/21011471) die, naar Converse stelt, door de douane in Ancona, Italië, in beslag zijn genomen. Uit het door IFC overgelegde rapport blijkt dat die laatste stelling niet juist is ten aanzien van zending 14/21011470. Blijkens dat rapport zijn alleen de zendingen 14/21011469 en 14/21011471 in beslag genomen. Zending 14/21011470 moet daarom worden gerekend tot de categorie zendingen ten aanzien waarvan de gestelde inbreuk als onvoldoende onderbouwd moet worden verworpen.
4.41.
Met betrekking tot de bij Alpi International en in Italië in beslag genomen schoenen heeft Converse niet gespecificeerd wat de echtheidskenmerken zijn omdat die kenmerken vertrouwelijk dienen te blijven met het oog op de bestrijding van namaak. Dat laatste is begrijpelijk, maar brengt, zoals Alpi c.s. terecht heeft opgemerkt, mee dat de door Converse gegeven onderbouwing niet verifieerbaar is door Alpi c.s. en de rechtbank en daarom onvoldoende is om de inbreuk te kunnen vaststellen. De rechtbank zal daarom, zoals Alpi c.s. heeft voorgesteld, een deskundige benoemen om te controleren welke kenmerken Converse verifieerbaar heeft vastgelegd als echtheidskenmerken en of de in beslag genomen schoenen die kenmerken bezitten. De deskundige zal ter uitvoering van dat onderzoek kennis dienen te krijgen van de echtheidskenmerken en de wijze waarop Converse die heeft vastgelegd, maar zal de kennis over de echtheidskenmerken geheim dienen te houden ten opzichte van Alpi c.s. en derden. De rechtbank zal partijen in de gelegenheid stellen een akte te nemen waarin zij zich uitlaten over de persoon of personen van de te benoemen deskundige(n), de formulering van de vraagstelling en de wijze waarop die deskundige(n) het onderzoek zouden kunnen uitvoeren, waarna zij bij antwoordakte mogen reageren op elkaars voorstellen.
4.42.
Als Converse heeft willen betogen dat het bewijs dat met de zendingen 14/21011469 en 14/21011471 inbreuk is gemaakt al volgt uit het feit dat die zendingen zijn tegengehouden door de douane of het feit dat strafrechtelijk vervolging is ingesteld naar aanleiding van die zendingen, kan dat niet leiden tot een ander oordeel over de benodigde bewijslevering. De inbreuk kan niet als vaststaand worden aangenomen op basis van enkel het leggen van douanebeslag of het instellen van strafrechtelijke vervolging. Anders dan het beslag in Roemenië (zie hiervoor r.o. 2.9 en 4.36), is gesteld noch gebleken dat de douanebeslagen hebben geleid tot vernietiging van de goederen of dat de strafrechtelijke vervolging heeft geresulteerd in een veroordeling.
4.43.
Een andere zending waarvan volgens Converse is aangetoond dat het namaak schoenen zijn, betreft de door IFC als IFC055 aangeduide zending van 24.000 paar schoenen. IFC gaat er echter van uit dat deze zending deel uitmaakt van de partij schoenen die op 24 september 2010 in beslag is genomen bij Alpi International. Ten aanzien van die schoenen is hiervoor al geoordeeld dat niet vast staat dat daarmee inbreuk is gemaakt op de Converse-merken (zie 4.40). De bewijsmiddelen die Converse heeft aangevoerd met betrekking tot deze 24.000 paar schoenen, kunnen niet leiden tot een ander oordeel. Converse betoogt, onder verwijzing naar een verklaring van Chamandy (productie 77 van Converse), dat de inbreuk zou volgen uit het feit dat dat de serienummers op labels in de schoenen niet terugkomen in de database van het bedrijf Avery Dennison, dat de labels uitgeeft. Voor dit betoog geldt hetzelfde bezwaar als voor de echtheidskenmerken (zie r.o. 4.41), te weten dat die onderbouwing niet verifieerbaar is voor Alpi c.s. en de rechtbank. Daarnaast heeft Converse in dit verband verwezen naar een verklaring van [G] (productie 73 van Converse). Die verklaring is evenmin voldoende bewijs, alleen al omdat [G] zelf verklaard dat hij niet kan beoordelen of de schoenen echt of imitatie zijn.
4.44.
Ten slotte heeft Converse bij pleidooi verwezen naar een zending die wordt aangeduid met het nummer “21030100”, waarvan ook zou zijn vastgesteld dat het om “namaak” zou gaan (pleitnota onder 6.1.4 en voetnoot 5). Die zending heeft Converse echter niet besproken. Daarom kan deze zending niet in de beoordeling worden meegenomen.
conclusie
4.45.
Gelet op het voorgaande komt de rechtbank vooralsnog niet toe aan beoordeling van de overige argumenten die partijen hebben aangevoerd voor en tegen het gestelde onrechtmatige handelen van Alpi c.s., waaronder mede begrepen het debat over de bestuurdersaansprakelijkheid van [A], [B] en [C] en de vereenzelviging van Alpi International en Alpi Netherlands.
eisvermeerdering
4.46.
De eisvermeerdering die Converse heeft ingediend bij haar akte van 18 oktober 2013 zal worden toegelaten, alleen al omdat Alpi c.s. op de comparitie uitdrukkelijk heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de toelating.
4.47.
Aan de vermeerderde eis legt Converse ten grondslag dat Alpi International en [A] de bij het tussenvonnis aan hen opgelegde opgaveverplichting hebben geschonden. Die opgaveverplichting is beperkt tot opgave van bepaalde gegevens over de herkomst en distributiekanalen van “inbreukmakende Converse schoenen”. Ook voor die beslissing is dus relevant of de zendingen partijen schoenen betroffen waarmee inbreuk is gemaakt op de Converse-merken. De beslissing op de vermeerderde eis zal daarom worden aangehouden in afwachting van de uitkomst van de bewijslevering door Alpi c.s.
in (voorwaardelijke) reconventie
4.48.
Gelet op hetgeen in conventie is vastgesteld moet de onvoorwaardelijke gevorderde verklaring voor recht worden afgewezen. Vast staat dat Alpi International inbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken door de verkoop aan haar personeelsleden. In verhouding tot de overige verwijten die Converse Alpi c.s. maakt, betreft dat weliswaar een beperkte hoeveelheid schoenen, maar dat laat onverlet dat een verklaring voor recht dat Alpi International geen inbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken niet toewijsbaar is.
4.49.
Aan de overige vorderingen wordt nog niet toegekomen omdat die zijn ingesteld onder de voorwaarde dat de vorderingen in conventie worden afgewezen en die voorwaarde is (nog) niet ingetreden.
in de zaken 11-1637 en 12-574, ten aanzien van alle gedaagden
in conventie en (voorwaardelijke) reconventie
4.50.
Iedere (verdere) beslissing wordt aangehouden.
5.De beslissing
De rechtbank
in de zaken 11-1637 en 12-574 ten aanzien van de verschenen gedaagden
in conventie
5.1.
verwijst de zaak naar de rol van 12 november 2014 voor de in rechtsoverweging 4.41 bedoelde akte van Converse en Alpi c.s. waarin zij zich kunnen uitlaten over de persoon of personen van de te benoemen deskundige(n), de formulering van de vraagstelling en de wijze waarop die deskundige(n) het onderzoek zouden kunnen uitvoeren, waarna zij bij antwoordakte mogen reageren op de akte van de wederpartij;
5.2.
laat Alpi c.s. toe tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands voor juist aangenomen stelling van Converse dat de in rechtsoverwegingen 4.34 tot en met 4.37 bedoelde 54 zendingen schoenen zonder toestemming van Converse op de markt zijn gebracht in Europa;
5.3.
bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 12 november 2014 voor uitlating door Alpi c.s. of Alpi c.s. bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en/of door een ander bewijsmiddel;
5.4.
bepaalt dat indien Alpi c.s. geen bewijs door getuigen wil leveren, maar wel bewijsstukken wil overleggen, zij die stukken direct in het geding moet brengen;
5.5.
bepaalt dat Alpi c.s., indien Alpi c.s. getuigen wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden december 2014 tot en met februari 2015 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald;
5.6.
bepaalt dat de getuigenverhoren zullen plaatsvinden op de terechtzitting van de daartoe tot rechter-commissaris benoemde mr. P.H. Blok in het paleis van justitie te Den Haag aan Prins Clauslaan 60;
5.7.
bepaalt dat alle partijen uiterlijk vier weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;
in de zaken 11-1637 en 12-574 ten aanzien van alle gedaagden
in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie
5.8.
houdt iedere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. L. Alwin en mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 15 oktober 2014.