Uitspraak
Vonnis
RECHTBANK ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 217808 / KG ZA 11-339
Vonnis in kort geding van 24 augustus 2011
in de zaak van
1. de vennootschap naar Duits recht
MUCOS PHARMA GMBH & CO. KG,
gevestigd te Berlijn, Duitsland,
2. de vennootschap naar Duits recht
MUCOS EMULSIONSGESELLSCHAFT MBH,
gevestigd te Berlijn, Duitsland,
eiseressen,
advocaat mr. H.A.M. Konings te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SANO-PHARM NEDERLAND B.V.,
statutair gevestigd te Schagen, kantoorhoudende te Barneveld,
gedaagde,
namens welke vennootschap is verschenen haar directeur de heer D. Kruiniger.
Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Mucos worden genoemd, dan wel ieder afzonderlijk respectievelijk Mucos Pharma en Mucos Emulsionsgesellschaft. Gedaagde zal hierna Sano-Pharm worden genoemd.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties
- de producties van Sano-Pharm
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Mucos.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Mucos Pharma en Mucos Emulsionsgesellschaft zijn chemisch farmaceutische bedrijven die geneesmiddelen en voedingssupplementen produceren. Mucos Pharma is een dochteronderneming van Mucos Emulsionsgesellschaft.
2.2. Sano-Pharm is blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel een groothandel in farmaceutische producten. Meer in het bijzonder houdt zij zich onder meer bezig met de handel in en im- en export van farmaceutische preparaten, daaronder begrepen homeopathie en phytotherapie.
2.3. Mucos Pharma en Sano-Pharm hebben op 1 maart 1984 een distributieovereenkomst gesloten. In deze distributieovereenkomst is onder meer het volgende opgenomen:
§ 1
Vertragsgegenstand
1. MUCOS Pharma überträgt an Sano-Pharm für das Gebiet der Niederlande den
Alleinvertrieb der nachstehend aufgeführten Human-Arzneimittelspezialitäten:
(…)
WOBENZYM Dragees
Salbe
(…)
§ 5
Gewerbliche Schutzrechte
(…)
2. Warenzeichen und sonstige gewerbliche Schutzrechte, auch Ausstattungsrechte an den den Gegenstand dieses Vertrages bildenden Arzneimittelspezialitäten stehen ausschließlich MUCOS Pharma zu. Soweit sie während des Vertrages von Sano-Pharm benutzt und/oder auf Sano-Pharm für die Laufzeit des Vertrages übertragen werden mußten, gehen diese bei Vertragsbeendigung wiederum auf MUCOS Pharma über, ohne daß es einer ausdrücklichen weiteren rechtsgeschäftlichen Erklärung bedarf.
§ 8
Vertragsdauer
1. Dieser Vertrag tritt am 01.03.1983 in Kraft und dauert bis zum 31.12.1992. Er verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr, sofern er nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. (…)
2.4. Mucos Emulsionsgesellschaft is sinds 18 november 1982 houder van het woordmerk Wobenzym. Dit woordmerk is bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) onder het nummer 0385534 (depotnummer 0654012) ingeschreven voor waren en/of diensten in klasse 5 (Chemische producten voor geneeskundige doeleinden; farmaceutische producten). Op 10 april 2002 heeft Mucos Emulsionsgesellschaft het woordmerk Wobenzym bij het BBIE onder het nummer 0719931 (depotnummer 1009043) ingeschreven voor waren en/of diensten in de klassen 5 (Medicijnen; vitaminepreparaten; voedingssupplementen voor medisch gebruik), 29 (Voedingssupplementen van dierlijke oorsprong, niet voor medisch gebruik) en 30 (voedingssupplementen van plantaardige oorsprong, niet voor medisch gebruik, voor zover niet begrepen in andere klassen).
2.5. Daarnaast heeft Mucos Emulsionsgesellschaft op 2 april 1997 onder het nummer 000506147 een Europese registratie verkregen van het woordmerk Wobenzym, in de klasse 5 (Medicines), welke registratie op 22 april 2002 is veranderd en uitgebreid met - kort gezegd - de klassen 5, 29, 30, 31 en 32.
2.6. Mucos Pharma was en is bevoegd licentiehouder van het door Mucos Emulsionsgesellschaft geregistreerde woordmerk Wobenzym.
2.7. Op 10 januari 2003 heeft Sano-Pharm de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) geregistreerd. Daarbij staat Sano-Pharm ook vermeld als domeinnaamhouder.
2.8. Mucos Pharma heeft bij brief van 26 april 2010 de distributieovereenkomst met Sano-Pharm opgezegd tegen 31 december 2010.
2.9. Bij brief van 7 april 2011 heeft een kantoorgenoot van de advocaat van Mucos Sano-Pharm onder meer verzocht en voor zover nodig gesommeerd om binnen 7 dagen ervoor te zorgen dat de domeinnaam www.wobenzym.nl door de registrar Previder B.V. op naam van Mucos Pharma wordt gesteld.
2.10. Sano-Pharm heeft niet aan voormelde sommatie voldaan.
3. Het geschil
3.1. Mucos Emulsionsgesellschaft vordert dat:
1. Sano-Pharm wordt veroordeeld om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op het aan
Mucos Emulsionsgesellschaft toekomende merkenrecht te staken en gestaakt te houden,
waaronder begrepen het gebruik/doorlinken van de domeinnaam www.wobenzym.nl,
2. Sano-Pharm wordt veroordeeld om met onmiddellijke ingang elk onrechtmatig handelen
jegens Mucos Emulsionsgesellschaft te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen
het gebruik/doorlinken van de domeinnaam www.wobenzym.nl,
3. Sano-Pharm wordt veroordeeld binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al datgene
te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam
www.wobenzym.nl op naam wordt gezet van Mucos Emulsionsgesellschaft,
4. Sano-Pharm wordt veroordeeld om van de, in verband met het onder 3 gevorderde,
gevoerde correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel na ontvangst
daarvan, een afschrift aan de advocate van Mucos Emulsionsgesellschaft te zenden,
5. Sano-Pharm wordt veroordeeld om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan
Mucos Emulsionsgesellschaft te vergoeden de door haar werkelijk gemaakte
gerechtskosten en andere kosten, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische
bijstand als bedoeld in artikel 1019h Rv,
6. wordt bepaald dat Sano-Pharm een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 per dag of
gedeelte daarvan waarop Sano-Pharm in gebreke blijft aan het onder 1,2, 3 of 4
gevorderde te voldoen,
7. Sano-Pharm wordt veroordeeld in de kosten van dit geding.
Mucos Pharma vordert dat:
8. Sano-Pharm wordt veroordeeld om met onmiddellijke ingang elk onrechtmatig handelen
jegens Mucos Pharma te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het
gebruik/doorlinken van de domeinnaam www.wobenzym.nl,
9. wordt bepaald dat Sano-Pharm een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 per dag of
gedeelte daarvan waarop Sano-Pharm in gebreke blijft aan het onder 8 gevorderde te
voldoen,
10. Sano-Pharm wordt veroordeeld in de kosten van dit geding.
3.2. Mucos legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Doordat de distributieovereenkomst op 31 december 2010 rechtsgeldig tot een einde is gekomen, is Sano-Pharm niet langer gerechtigd de domeinnaam www.wobenzym.nl te gebruiken en heeft zij daarbij ook geen gerechtvaardigd belang meer. Het gebruik van het woordmerk Wobenzym in die domeinnaam en het doorlinken naar de website van Sano-Pharm zorgt voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek en heeft tot gevolg dat het woordmerk van Mucos Emulsionsgesellschaft verwatert, terwijl Sano-Pharm hieruit voordeel trekt, nu zij tevens met Wobenzym vergelijkbare producten verkoopt. Bovendien kan door het doorlinken naar de website van Sano-Pharm bij potentiële afnemers ten onrechte de indruk ontstaan dat Sano-Pharm nog steeds distributeur is van het product Wobenzym. Sano-Pharm handelt volgens Mucos dan ook in strijd met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), althans handelt zij onrechtmatig jegens Mucos Emulsionsgesellschaft. Daarnaast is de handelwijze van Sano-Pharm onrechtmatig jegens Mucos Pharma. Sano-Pharm is namelijk te beschouwen als een concurrent van Mucos Pharma en door aan te haken bij de bekendheid van het merk van Mucos Emulsionsgesellschaft, loopt Mucos Pharma potentiële klanten mis.
3.3. Sano-Pharm voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.
4. De beoordeling
bevoegdheid
4.1. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het merkenrecht, vloeit de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om daarvan kennis te nemen voort uit artikel 4.6 lid 1 BVIE. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatig handelen, komt de Nederlandse rechter krachtens artikel 2 lid 1 van Pro Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000, betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening) rechtsmacht toe, nu Sano-Pharm haar vestigingsplaats in Nederland heeft. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is relatief bevoegd, gelet op de kantoorlocatie van Sano-Pharm te Barneveld.
toepasselijk recht
4.2. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het merkenrecht, kunnen zij worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 8 lid 1 van Pro Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007, betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (‘Rome II’) de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd, in dit geval Nederland. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatig handelen, kunnen zij worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 4 lid 1 Rome Pro II het recht van toepassing is van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Aangenomen moet worden dat de gestelde schade zich (onder andere) in Nederland voordoet.
spoedeisend belang
4.3. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merkinbreuk van Sano-Pharm een voortdurend karakter heeft. De enkele omstandigheid dat Mucos enige tijd heeft laten verlopen voordat zij een kort geding aanhangig maakte, maakt dit niet anders.
merkenrecht
4.4. Voorop wordt gesteld dat Mucos Emulsionsgesellschaft houder is van het woordmerk Wobenzym en dat Mucos Pharma licentiehouder was en is van dit woordmerk.
4.5. Mucos Emulsionsgesellschaft beroept zich ter onderbouwing van haar vorderingen, voor zover gegrond op het merkenrecht, op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Ingevolge dit artikel kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
4.6. In dit verband heeft allereerst te gelden dat de distributieovereenkomst op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd. Sano-Pharm heeft dit ter zitting ook bevestigd. Ingevolge paragraaf 5 lid 2 van de distributieovereenkomst gaan door Sano-Pharm tijdens de looptijd van die overeenkomst gebruikte intellectuele eigendomsrechten van Mucos Pharma bij beëindiging van de overeenkomst weer over op Mucos Pharma, zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke verdere rechtsgeldige verklaring nodig is.
4.7. Vaststaat verder dat Sano-Pharm op 10 januari 2003 de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ bij SIDN heeft geregistreerd. In overeenstemming met uitspraken van andere feitenrechters moet worden aangenomen dat reeds het registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam die het (woord)merk van een ander bevat, gebruik inhoudt “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Daarnaast staat vast dat de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ automatisch doorlinkt naar de website van Sano-Pharm, www.sanopharm.com. Anders dan Sano-Pharm stelt, volgt hieruit genoegzaam dat via de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ zogenaamde ‘traffic’ wordt gegenereerd naar de website van Sano-Pharm. Ook dit levert gebruik op van het woordmerk Wobenzym anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.
4.8. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat Sano-Pharm geen geldige reden heeft voor het gebruik van het woordmerk Wobenzym. Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een redelijk belang tot gebruik van een teken op zichzelf geen geldige reden oplevert. In zoverre kan de stelling van Sano-Pharm, dat haar belang om de domeinnaam te kunnen blijven gebruiken is gelegen in het feit dat zij probeert de schade die zij lijdt als gevolg van de handelwijze van Mucos zoveel mogelijk te beperken, haar dan ook niet baten.
4.9. Van een geldige reden is eerst sprake wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Van een zodanige noodzaak is in het onderhavige geval niet gebleken. Die noodzaak volgt ook niet uit het door Sano-Pharm gedane beroep op een opschortingsrecht in verband met door Mucos gepleegde wanprestatie ten tijde van de looptijd van de distributieovereenkomst.
4.10. Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat door het gebruik van het woordmerk Wobenzym in de domeinnaam ‘wobenzym.nl’, en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, Sano-Pharm bij (potentiële) afnemers ten onrechte de indruk wekt dat zij nog steeds distributeur is van het product Wobenzym. Hierdoor is er sprake van een reëel gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk Wobenzym. Bovendien wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit woordmerk, nu voldoende aannemelijk is geworden dat Sano-Pharm op haar website (onder meer) met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten verkoopt, zoals bijvoorbeeld het product Innovazym.
4.11. Een en ander voert tot de slotsom dat Sano-Pharm door het gebruik van het teken ‘wobenzym.nl’ inbreuk maakt op het merkenrecht van Mucos Emulsionsgesellschaft in de onder 4.5 bedoelde zin.
4.12. Gelet op het feit dat Mucos Pharma licentiehouder is van het woordmerk Wobenzym, alsmede tegen de achtergrond van de distributieovereenkomst, die was gesloten tussen Mucos Pharma en Sano-Pharm en die op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd, handelt Sano-Pharm onrechtmatig jegens Mucos Pharma, door na die beëindiging het gebruik van de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ voort te zetten en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, waarop, zoals hiervoor reeds is overwogen, met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten worden verkocht. Het is alleszins aannemelijk dat (potentiële) afnemers van Mucos Pharma als gevolg van dit doorlinken het product Wobenzym of vergelijkbare producten niet bij Mucos Pharma, maar bij Sano-Pharm afnemen, ten gevolge waarvan Mucos Pharma schade lijdt.
de vorderingen
4.13. Het gevorderde onder 3.1 sub 1, 3, 4 en 8 ligt voor toewijzing gereed, een en ander in voege zoals hierna is aangegeven. Anders dan Sano-Pharm stelt, is de voorzieningenrechter van oordeel dat met betrekking tot het gevorderde onder 3.1 sub 3 geen sprake is van een onomkeerbare voorziening. Indien in een bodemprocedure zou worden geoordeeld dat Sano-Pharm wel is gerechtigd de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ te gebruiken, kan de registratie van die domeinnaam immers weer op naam worden gezet van Sano-Pharm, waarbij tevens een aanvullende schadevergoeding aan haar kan worden toegekend voor de periode dat zij niet de beschikking had over de domeinnaam.
4.14. Er bestaat aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen en te maximeren.
4.15. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.
4.16. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Sano-Pharm worden veroordeeld in de proceskosten. Mr. Konings heeft namens Mucos Emulsionsgesellschaft gevorderd Sano-Pharm te veroordelen in de werkelijk gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. De totale advocaatkosten van Mucos Emulsionsgesellschaft bedragen € 3.793,46, waarvan zij gespecificeerde facturen heeft overgelegd. Sano-Pharm heeft deze kostenspecificatie als zodanig niet betwist. Deze kosten vallen binnen de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken, volgens welke voor een eenvoudig kort geding een bedrag van maximaal € 6.000,00 redelijk en evenredig wordt geacht, en kunnen dus geheel worden toegewezen. Ten aanzien van de kosten van Mucos Pharma zal het gebruikelijke liquidatietarief worden toegepast. De kosten aan de zijde van Mucos worden derhalve begroot op:
- dagvaarding € 76,31
- griffierecht € 560,00
- salaris advocaat € 816,00 (ten aanzien van Mucos Pharma)
- salaris advocaat € 3.793,46 (ten aanzien van Mucos Emulsionsgesellschaft)
Totaal € 5.245,77
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. veroordeelt Sano-Pharm om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het aan Mucos Emulsionsgesellschaft toekomende merkenrecht te staken en gestaakt te houden, voor zover het betreft het gebruik/doorlinken van de domeinnaam www.wobenzym.nl,
5.2. veroordeelt Sano-Pharm om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam www.wobenzym.nl op naam wordt gezet van Mucos Emulsionsgesellschaft,
5.3. veroordeelt Sano-Pharm om van de - in verband met het onder 5.2 bepaalde -gevoerde correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel na ontvangst daarvan, een afschrift aan de advocaat van Mucos Emulsionsgesellschaft te zenden,
5.4. veroordeelt Sano-Pharm om aan Mucos Emulsionsgesellschaft een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1, 5.2 en/of 5.3 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,
5.5. veroordeelt Sano-Pharm om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk onrechtmatig handelen jegens Mucos Pharma te staken en gestaakt te houden, voor zover het betreft het gebruik/doorlinken van de domeinnaam www.wobenzym.nl,
5.6. veroordeelt Sano-Pharm om aan Mucos Pharma een dwangsom te betalen van
€ 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.5 uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,
5.7. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,
5.8. veroordeelt Sano-Pharm in de proceskosten, aan de zijde van Mucos tot op heden begroot op € 5.245,77,
5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.10. weigert het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 24 augustus 2011.