Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
zaaknummer / rolnummer: C/13/699982 / HA ZA 21-314
Vonnis van 29 december 2021
in de zaak van
[eiser]
handelend onder de naam Wendy’s,
wonende te [woonplaats] ,
eiser,
advocaat mrs. L. Varela en S. Zadeh te Rotterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WENDY'S NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WENDY'S NETHERLANDS HOLDINGS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
3. rechtspersoon naar buitenlands recht
WENDY'S INTERNATIONAL LLC,
gevestigd te Dublin, Ohio, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagden,
advocaat mrs. F.W.E. Eijsvogels en L.E. Fresco te Amsterdam.
Partijen zullen hierna [eiser] en WN, WNH, Wendy’s International (tezamen Wendy's) worden genoemd.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 1 december 2020 met producties 1 - 18,
- de conclusie van antwoord met producties 1 - 10,
- het tussenvonnis van 29 september 2021,
- de akte vermeerdering van eis met productie 19,
- de akte van Wendy's met producties 11 en 12,
- het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 12 november 2021,
- de brief van mr. Fresco van 10 december 2021 met opmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal.
1.2.
Verzoek aanpassing proces-verbaalDe rechtbank heeft kennisgenomen van de opmerkingen van mr. Fresco op het proces-verbaal van 10 november 2021 en het verzoek het proces-verbaal aan te passen. De rechtbank ziet geen aanleiding het proces-verbaal aan te passen, omdat het – anders dan mr. Fresco meent – geen onjuiste weergave bevat van hetgeen is verklaard en het een zakelijke, geen letterlijke, weergave is van het besprokene, naast hetgeen in de spreekaantekeningen staat. Bovendien komt aan de passages die volgens mr. Fresco moeten worden aangepast hierna geen redengevende betekenis toe. Wel wordt verduidelijkt dat met het woord ‘vestigingen’ op pagina 4 van het proces-verbaal onder
‘In aanvulling op punt 26 spreekaantekeningen’allerlei typen vestigingen worden bedoeld, het gaat niet alleen om restaurantvestigingen.
‘In aanvulling op punt 26 spreekaantekeningen’allerlei typen vestigingen worden bedoeld, het gaat niet alleen om restaurantvestigingen.
1.3.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De feiten
Algemeen en vennootschapsstructuur
2.1.
[eiser] is een Zeeuwse ondernemer, die diverse ondernemingen in (voornamelijk) de provincie Zeeland exploiteert. Eén van de bedrijven van [eiser] is sinds 1988 de snackbar Wendy’s in [vestigingsplaats] . [eiser] heeft de snackbar vernoemd naar zijn dochter [naam dochter] .
2.2.
Wendy’s International is een dochteronderneming van The Wendy’s Company, de Amerikaanse houdstermaatschappij van de internationale fastfoodketen Wendy’s. Deze Amerikaanse Wendy’s is met circa 7.000 vestigingen na Burger King en McDonald’s de grootste hamburger fastfoodketen ter wereld.
2.3.
WN en WNH zijn (indirecte) dochterondernemingen van Wendy’s International en verrichten volgens de inschrijvingen in het handelsregister activiteiten van financiële holdings.
2.4.
Quality Is Our Recipe LLC (hierna: QIOR) is een indirecte dochter van Oldemark LLC, een zusteronderneming van Wendy’s International.
2.5.
De onderneming Officeware B.V. (hierna Officeware) is opgericht op 6 april 2009. Zij werd op 30 december 2011 overgedragen aan Wendy’s Global Financing Partner LLC. Deze onderneming is een dochter van Wendy’s Global Holdings CV, die op haar beurt een dochter is van Wendy’s International. Ook werd per 30 december 2011 de handelsnaam van Officeware gewijzigd naar Wendy’s Netherlands B.V. (WN).
2.6.
De onderstaande lijst geeft de concernrelatie tussen Wendy’s International en (onder meer) WN, WNH en QIOR weer.
Beneluxmerk WENDY’S
2.7.
Tot 1986 waren er meerdere Wendy’s restaurants in de Benelux gevestigd, waaronder op de Lijnbaan in Rotterdam. Wendy’s International hield daartoe ook een tiental WENDY’S Beneluxmerken voor restaurants en voedselproducten, gedeponeerd tussen 1977 en 1987.
2.8.
Op 16 februari 1995 heeft [eiser] het Benelux-merk ‘WENDY’S’ gedeponeerd voor snacks en snackproducten in Nice klassen 29 en 30 en diensten van restaurants en snackbars in Nice klasse 43 (hierna: het merk). Dit merk is op 1 oktober 1995 onder nummer 565037 ingeschreven.
2.9.
Wendy’s International deponeerde in december 1995 twee Benelux-merken waarin het element “Wendy’s” voorkwam.
2.10.
Op 29 februari 1996 heeft [eiser] met een sommatie bezwaar gemaakt tegen de Benelux-merkdepots van Wendy’s International. Op 1 april 1997 startte hij een bodemprocedure bij de Rechtbank Middelburg. Hij vorderde de vervallenverklaring van deze Benelux-merken van Wendy’s International en een verbod op het voeren van de handelsnaam Wendy’s alsmede op gebruik van het merk.
2.11.
Wendy’s International vorderde in die procedure in reconventie nietigverklaring van het merk op de grond dat de registratie hiervan te kwader trouw was verricht en dat Wendy's een algemeen bekend merk was.
2.12.
Op 12 januari 2000 heeft de Rechtbank Middelburg vonnis gewezen (hierna: het vonnis uit 2000) tussen [eiser] en Wendy’s International dat onder meer als volgt luidt:
“Uit de door Wendy’s International bij akte na comparitie overgelegde documentatie blijkt dat haar merken in de andere landen van de Benelux niet meer gebruikt werden sinds 1982. In de periode 1980 en 1982 heeft Wendy’s International totaal vijf vestigingen gehad in België en Luxemburg. Daarna is er geen vestiging meer geweest. Wendy’s International heeft geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat haar merken nadien nog in die landen en vanaf 31 december 1986 in Nederland gebruikt zijn.
(…)
De rechtbank:
in conventie
(…)
-
verbiedt Wendy’s International met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis gebruik te maken van het merk WENDY’S van [eiser] of van een met dit merk overeenstemmende aanduiding, zoals WENDY, WENDY HAMBURGER, en WENDY’S OLD FASHIONED HAMBURGERS;
verbiedt Wendy’s International met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis gebruik te maken van het merk WENDY’S van [eiser] of van een met dit merk overeenstemmende aanduiding, zoals WENDY, WENDY HAMBURGER, en WENDY’S OLD FASHIONED HAMBURGERS;
-
verbiedt Wendy’s International met onmiddellijke ingang een handelsnaam te voeren waarin de aanduiding WENDY’S voorkomt, dan wel een andere handelsnaam te voeren of de aanduiding WENDY’S anderszins te gebruiken zodanig dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen de onderneming van eiser ( [eiser] ) en die van gedaagde (Wendy’s International);
verbiedt Wendy’s International met onmiddellijke ingang een handelsnaam te voeren waarin de aanduiding WENDY’S voorkomt, dan wel een andere handelsnaam te voeren of de aanduiding WENDY’S anderszins te gebruiken zodanig dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen de onderneming van eiser ( [eiser] ) en die van gedaagde (Wendy’s International);
-
bepaalt dat Wendy’s International een dwangsom verbeurt van fl.100.000,-- ineens voor iedere overtreding van de hierboven gegeven verboden alsmede fl.10.000,-- voor iedere dag of keer - zulks ter keuze van [eiser] dat Wendy’s International in strijd met het gegeven verbod voortgaat met het verboden gebruik; (…)
bepaalt dat Wendy’s International een dwangsom verbeurt van fl.100.000,-- ineens voor iedere overtreding van de hierboven gegeven verboden alsmede fl.10.000,-- voor iedere dag of keer - zulks ter keuze van [eiser] dat Wendy’s International in strijd met het gegeven verbod voortgaat met het verboden gebruik; (…)
(…)
in reconventie:
-
wijst de vorderingen van Wendy’s International af (…)”
wijst de vorderingen van Wendy’s International af (…)”
2.13.
Wendy’s International heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis uit 2000. Op 3 april 2012 wees het Hof Den Haag arrest in het hoger beroep en bekrachtigde het vonnis.
Het door Wendy’s International hiertegen ingestelde cassatieberoep is bij arrest van 20 december 2013 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 lid 1 Wet op de rechterlijke organisatie.
Uniemerken WENDY’S
2.14.
Op 19 maart 2013 deponeerde Wendy’s International een drietal Uniemerken, bestaande uit het gestileerde woord ‘Wendy’s’ met en zonder beeldelement voor onder meer de klassen 29, 30 en 43.
2.15.
[eiser] heeft oppositie ingesteld tegen deze merkaanvragen.
2.16.
Op 4 augustus 2014 werd de onderneming Wendy’s Netherlands Holdings B.V. (WNH) opgericht.
2.17.
QIOR heeft op 1 juni 2015 de in 2.14 genoemde Uniemerken van Wendy's International overgedragen gekregen en vervolgens in 2015 een procedure tegen [eiser] aanhangig gemaakt bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (hierna: de QIOR-procedure). QIOR vorderde de vervallenverklaring van het merk van [eiser] omdat hij het merk met zijn eenmanszaak in [vestigingsplaats] niet normaal zou gebruiken.
2.18.
In de conclusie van dupliek van 22 juli 2016 van [eiser] in de QIOR-procedure staat onder meer het volgende:
“19. Daarnaast is gebleken dat in 2009 de onderneming Wendy’s Netherlands B.V. is opgericht (…) en in 2014 (slechts acht maanden na het arrest van de Hoge Raad) de onderneming Wendy’s Netherlands Holdings B.V. (…). Ook met betrekking tot de oprichting van deze ondernemingen kunnen Wendy’s International en QIOR niet in ernst betwijfelen dat dit in strijd is met het door de Rechtbank Middelburg gegeven verbod.”
2.19.
Bij vonnis van 15 februari 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West Brabant het [eiser] Merk vervallen verklaard voor alle (voedings)waren in klassen 29 en 30 en geoordeeld dat het merk normaal gebruikt is voor horecadiensten. De daarop betrekking hebbende vordering voor horecadiensten in klasse 43 is afgewezen. Hiermee is het merk van [eiser] voor die klasse in stand gebleven.
QIOR heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. Het hof Den Bosch heeft op 2 november 2021 uitspraak gedaan en heeft het bestreden vonnis bekrachtigd en geoordeeld dat het merk van [eiser] niet is vervallen voor horecadiensten.
Aanzegging dwangsommen
2.20.
Op 22 juli 2015 heeft [eiser] het vonnis van 12 januari 2000 aan Wendy’s International en aan QIOR betekend.
2.21.
Bij exploot van 20 mei 2020 heeft (de gemachtigde van) [eiser] haar brief van 15 mei 2020 aan Wendy’s International betekend, waarmee deze op de hoogte is gebracht van het standpunt van [eiser] dat Wendy’s International door de oprichting van de WN en WNH het vonnis uit 2000 heeft overtreden en daardoor dwangsommen heeft verbeurd. Daarbij zijn gelijktijdig de dwangsommen aangezegd en is bevel tot betaling gedaan.
2.22.
Bij brief van 26 mei 2020 heeft (de gemachtigde van) [eiser] WN en WNH gesommeerd om het gebruik van de aanduiding WENDY’S te staken en gestaakt te houden.
2.23.
Wendy’s International heeft niet aan het bevel tot betaling voldaan, waarna [eiser] op 26 mei 2020 is overgegaan tot het leggen van executoriaal derdenbeslag onder WN en WNH. Dit beslag heeft geen doel getroffen. Dat volgt uit de derdenverklaringen van WN en WNH van 22 juni 2020.
2.24. (
De gemachtigde van) [eiser] heeft op 17 november 2020 een stuitingsbrief aan Wendy’s International verstuurd met een herhaald verzoek tot betaling van verbeurde dwangsommen vanaf 20 november 2019.
3.Het geschil
3.1.
[eiser] vordert – samengevat na wijziging van eis – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
JEGENS WENDY’S INTERNATIONAL
Primair
I. voor recht verklaart dat Wendy’s International ingevolge het vonnis uit 2000 dwangsommen heeft verbeurd tot een bedrag van € 6.516.283,90, vermeerderd met fl. 10.000,- per dag dat iedere overtreding voortduurt;
II. Wendy’s International veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 6.516.283,90, vermeerderd met fl. 10.000,- per dag dat iedere overtreding voortduurt, althans een door u in goede justitie te bepalen bedrag, aan [eiser] binnen 7 dagen na betekening van het vonnis;
III. Wendy’s International veroordeelt in de volledige proceskosten van dit geding, overeenkomstig artikel 1019h Rv;
Subsidiair
I. voor recht verklaart dat Wendy’s International ingevolge het vonnis uit 2000 van 20 november 2019 tot en met 12 november 2021 dwangsommen heeft verbeurd tot een bedrag van € 3.258.141,95, vermeerderd met fl. 10.000,- per dag dat iedere overtreding voortduurt;
II. Wendy’s International veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 3.258.141,95, vermeerderd met fl. 10.000,- per dag dat iedere overtreding voortduurt;
III. Wendy’s International veroordeelt in de volledige proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv;
JEGENS WENDY’S NETHERLANDS EN WENDY’S NETHERLANDS HOLDINGS
I. WN en WNH veroordeelt om zich, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te onthouden van iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van [eiser] , op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan [eiser] te betalen dwangsom van € 50.000,- voor iedere overtreding van deze veroordeling en een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat de overtreding dan wel niet-nakoming geheel of gedeeltelijk voortduurt;
II. WN en WNH hoofdelijk veroordeelt in de kosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Rv.
3.2.
[eiser] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. Wendy’s International handelt in strijd met de door de rechtbank Middelburg opgelegde verboden, nu zij, althans haar (indirecte) dochterondernemingen WN en WNH (i) het merk WENDY’S gebruiken in Nederland, (ii) handelsnamen voeren waarin de aanduiding WENDY’S voorkomt en (iii) de aanduiding WENDY’S zodanig gebruiken dat bij het publiek verwarring kan ontstaan.
[eiser] stelt dat hij genoodzaakt is om een verklaring voor recht te vorderen, nu WN en WNH het gebruik van WENDY’S niet hebben gestaakt en Wendy’s International weigert de verbeurde dwangsommen te voldoen en dwangsommen blijft verbeuren.
3.3.
Wendy’s voert verweer en voert daartoe aan dat Wendy’s International niet in strijd met het vonnis uit 2000 heeft gehandeld. Wendy’s International is bij dat vonnis kortweg verboden inbreukmakend gebruik te maken van het merk of de handelsnaam WENDY’S van [eiser] in de Benelux c.q. Nederland. Zij heeft dit vonnis altijd gerespecteerd en geen restaurantactiviteiten meer ontplooid in de Benelux.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
4.1.
Het gaat in deze zaak om de vraag of Wendy’s International of anders WN of WNH dwangsommen hebben verbeurd door met de ondernemingen WN en WNH een of meerdere verboden uit het vonnis uit 2000 te overtreden.
Wendy’s International, WN en WNH
4.2.
[eiser] stelt dat de verboden jegens alle ondernemingen van The Wendy’s Company gelden, dan wel dat de betreffende handelingen als handelingen van Wendy’s International moeten worden beschouwd. Volgens [eiser] moet het oprichten van WN en WNH gezien worden als een handeling van Wendy’s International en dus als een schending van het verbod uit het vonnis uit 2000 door Wendy’s International.
Op 30 december 2011 werd de handelsnaam van Officeware, een (indirecte) dochteronderneming van Wendy’s International, gewijzigd naar Wendy’s Netherlands B.V. (WN) (zie uitgebreid hiervoor in 2.2 en verder). WNH werd op 14 augustus 2014 opgericht met WN als enig aandeelhouder. Beide ondernemingen zijn dus gelieerd aan Wendy’s International en opgericht terwijl Wendy’s International op de hoogte was van het verbod om WENDY’S in de Benelux te gebruiken.
4.3.
Volgens Wendy’s hebben WN en WNH niets te maken met het geschil tussen [eiser] en Wendy’s International. De ondernemingen gebruiken de naam Wendy’s omdat deze aansluit bij de Amerikaanse Wendy’s groep waarvan zij deel uitmaken. Het bezwaar van [eiser] gaat dus niet om enig gebruik door Wendy’s International zelf. Omdat WN en WNH geen partij waren bij het vonnis uit 2000, zijn zij dus ook niet gebonden aan de opgelegde verboden. Wendy’s International heeft geen, laat staan directe, zeggenschap over de activiteiten van WN en WNH. WN en WNH zijn (achter-)achterkleindochters van
Wendy’s International. De aandelen van WNH zijn in handen van WN en de aandelen in WN worden gehouden door Wendy’s Global Financing Partner LLC (een andere buitenlandse vennootschap). Ook Wendy’s Global Financing Partner LLC voert Wendy’s niet als merk of handelsnaam in de Benelux of Nederland. Datzelfde geldt voor diens aandeelhouder, de houdstervennootschap Wendy’s Global Holdings CV, aldus Wendy's.
4.4.
Naar het oordeel van de rechtbank moet op dit punt het vonnis uit 2000 zo begrepen worden dat ook (indirecte) dochterondernemingen van Wendy’s International het vonnis moeten respecteren. Klaarblijkelijk was Wendy’s International voorheen merkhouder in de Benelux en zij heeft in december 1995 nieuwe beneluxmerken gedeponeerd, waartegen [eiser] in een gerechtelijke procedure opkwam. Uit het vonnis volgt duidelijk dat het merkgebruik en het handelsnaamgebruik door Wendy’s International wordt verboden. Belangrijke omstandigheid daarbij was zij in de Benelux niet meer werden gebruikt. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar de entiteit binnen het concern die het merk of de handelsnaam gebruikte. Wendy’s International staat in de vennootschapsstructuur op een van de hoogste posities en zij wordt geacht zeggenschap te hebben ten aanzien van de vennootschappen in die hele structuur. Het grootste deel van die vennootschappen draagt ‘Wendy’s’ in haar naam. Indien het vonnis strikt beperkt zou zijn tot Wendy’s International, zou zij een dochteronderneming kunnen oprichten die – onder dezelfde naam als die door de rechtbank Middelburg aan Wendy’s International verboden is te gebruiken – en alsnog dezelfde verboden activiteiten kunnen ontplooien en merken kunnen aanhouden in de Benelux als destijds. Dat strookt niet met de strekking en bedoeling van het vonnis uit 2000.
rechtsverwerking
4.5.
Wendy’s voert als verweer tegen de vordering van [eiser] aan dat hij zijn rechten heeft verwerkt. WN en WNH stonden immers in 2015, ten tijde van de betekening van het vonnis uit 2000 door [eiser] , al enkele jaren respectievelijk een jaar geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. [eiser] heeft destijds niet gesteld dat er sprake was van strijdigheid met het vonnis uit 2000 en heeft toen ook geen dwangsommen aangezegd. Hij heeft het bestaan van WN en WNH nog jarenlang gedoogd zonder enige actie daartegen te ondernemen. In ieder geval is vanaf 2016 sprake van bewust gedogen, vanaf toen was [eiser] namelijk bekend met het bestaan van WN en WNH. Wendy’s mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat [eiser] geen aanspraak op dwangsommen (meer) zou maken en geen vorderingen zou instellen in verband met het bestaan van WN en WNH. Dit geldt te meer omdat [eiser] tijdens het mediationtraject dat in 2016 is doorlopen, nooit de vermeende overtreding van het vonnis uit 2000 ter sprake heeft gebracht en ook nimmer over verbeurde dwangsommen heeft gerept. Wendy’s voert aan dat bij gebreke van een maximering van de dwangsommen, zoals hier het geval is, een beroep op rechtsverwerking sneller moet worden aangenomen. Dit is een bijkomende bijzondere omstandigheid waardoor Wendy’s International onredelijk wordt benadeeld indien [eiser] zijn vermeende aanspraak na al die jaren alsnog geldend zou kunnen maken.
Volgens Wendy’s heeft [eiser] zich door het nu geldend maken van zijn vermeende recht op dwangsommen, gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Hij maakt hiermee misbruik van de (executie)bevoegdheid.
4.6.
[eiser] betwist dat van rechtsverwerking sprake is. Zij heeft niet stilgezeten, maar het verbeuren van dwangsommen per brief laten weten. Bovendien vordert zij dwangsommen vanaf 20 november 2019, dus vanaf 6 maanden voorafgaand aan zijn brief van 20 mei 2020. Er is dus geen nadeel bij Wendy's.
4.7.
De rechtbank stelt op dit punt het volgende voorop. Zolang een vonnis niet onherroepelijk is, kan gewacht worden met het aanzeggen en executeren van dwangsommen. Op grond van artikel 3:324 lid 1 BW verjaart de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak door verloop van twintig jaren na de aanvang van de dag, volgende op die van de uitspraak. Uit artikel 3:317 BW volgt dat de verjaring kan worden gestuit door de betekening van een vonnis. Na een stuiting van de verjaringstermijn in de zin van artikel 3:317 lid 1 BW begint die termijn opnieuw te lopen. Een dwangsom kan niet worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld, dat volgt uitartikel 611a lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Krachtens artikel 611g lid 1 Rv verjaart een dwangsom door verloop van zes maanden na de dag waarop zij is verbeurd. Daarvoor is bekendheid met de overtreding van de veroordeling nodig.
4.8.
Het vonnis uit 2000 is, na bekrachtiging door het hof Den Haag, bij arrest van de Hoge Raad van 20 december 2013 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat de dwangsommen uit het vonnis uit 2000 vanaf dat moment nog aangezegd en geëxecuteerd konden worden. Voor het tenuitvoerleggen van het vonnis heeft [eiser] na 20 december 2013 nog 20 jaar de tijd. [eiser] heeft het vonnis ten behoeve van de executie op 22 juli 2015 aan Wendy’s International en QIOR betekend, dit is een stuitingshandeling.
In de QIOR-procedure heeft [eiser] op 22 juni 2016 bij conclusie van dupliek gesteld dat hij op dat moment bekend is met het bestaan van WN en WNH. Hij geeft aan dat Wendy’s het vonnis uit 2000 niet respecteert. [eiser] en Wendy’s International zijn vervolgens met elkaar in onderhandeling getreden. Wanneer partijen in onderhandeling zijn, geldt dat voor stuiting van de verjaring een schriftelijke verklaring vereist is, waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Dit volgt uit artikel 3:317 lid 1 BW. Ter zitting heeft mr. Varela verklaard dat dit is gebeurd. Zij heeft in e-mails aan de mediator de mogelijke dwangsomvorderingen van [eiser] genoemd. Wendy’s heeft dit ter zitting betwist. Gelet op deze betwisting, is naar het oordeel van de rechtbank niet komen vast te staan dat de verjaring tijdens de mediation is gestuit namens [eiser] . De dwangsommen waren toen nog niet aangezegd. Verdere beoordeling wordt achterwege gelaten gelet op hetgeen hierna wordt overwogen.
executie vonnis
4.9.
In een executiegeschil kan de rechtbank, als executierechter, slechts oordelen over de vraag of Wendy’s heeft voldaan aan de verboden die haar zijn opgelegd, en in het verlengde daarvan, of dwangsommen zijn verbeurd. Daarbij toetst de rechtbank de ter uitvoering van het vonnis verrichte handelingen aan de inhoud van de veroordeling. Het doel en de strekking van de veroordeling dienen daarbij als richtsnoer, in die zin dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel.
merkinbreuk
4.10.
[eiser] stelt dat in het vonnis uit 2000 een verbod op grond van sub b van artikel 13A lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW) is toegewezen, maar dat een inbreuk op een andere grond, zoals omschreven in sub c of d van dat artikel, ook onder de veroordeling valt.
4.11.
Wendy’s betwist dat er sprake is van enige overtreding van het verboden merk- of handelsnaamgebruik. [eiser] heeft geen enkel bewijs overgelegd van activiteiten van WN en WNH in Nederland, laat staan dat Wendy’s International zelf daarmee het vonnis uit 2000 overtreedt. WN en WNH zijn andere ondernemingen dan Wendy’s International en verrichten ook geheel andere activiteiten, namelijk holdings- en financieringsactiviteiten. Die activiteiten stemmen niet overeen met de (voedsel)waren en horecadiensten waarvoor het Merk was gedeponeerd. [eiser] kan zijn merk niet inroepen tegen waren of diensten die niet overeenstemmen, alleen al omdat zijn merk geen bekend merk was of is in de Benelux.
De bedrijfsnamen van WN en WNH kwalificeren niet als gebruik van het merk WENDY’S in de zin van het vroegere artikel 13A BMW, thans 2.20 BVIE. ‘Wendy’s’ is hier slechts onderdeel van een statutaire bedrijfsnaam en wordt niet gebruikt in het economisch verkeer. Dat levert geen merkgebruik op. Omdat partijen zich tijdens de procedure bij de rechtbank in Middelburg niet hebben uitgelaten over sub c en sub d van artikel 13A lid 1 BMW, meent Wendy’s dat de rechtbank nu ook niet naar deze gronden dient te kijken.
4.12.
Met het vonnis uit 2000 heeft de rechtbank Middelburg, ten aanzien van het merk WENDY’S, Wendy’s International verboden om gebruik te maken van dit Merk in de Benelux. Dit verbod moet getoetst worden op de onderhavige situatie. In het vonnis uit 2000 ging het om een verbod op grond van artikel 13A lid 1 sub a en b BMW, dus een verbod van het gebruik van een teken dat gelijk is aan, respectievelijk overeenstemt met een merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde, respectievelijk soortgelijke waren of diensten, en - wat de b-grond betreft - dat daardoor bij het publiek een associatie kan worden gewekt tussen het teken en het merk. Wendy’s International werd verboden om ‘WENDY’S’ te gebruiken, want dat was in strijd met het merkrecht van [eiser] .
4.13.
Er is nu sprake van een ander merkgebruik dan destijds namelijk het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren of diensten, hetgeen onder de c of d-grond van 13A BMW zou vallen. De rechtbank stelt voorop dat een reeds gegeven verbod zich niet behoeft te beperken tot een verbod van de herhaling van de inbreuk in de zelfde vorm als die waarin zij werd gepleegd, doch zich bij het bestaan van een dreiging van inbreuk in andere vormen ook tot die andere vormen kan uitstrekken. De vorm welke een dreigende inbreuk in feite zal aannemen, valt niet nauwkeurig te voorzien (zie Lexington-arrest, HR 3 januari 1964 NJ 1964/445). [eiser] stelt dat hier van schending van de d-grond sprake is. Hij heeft echter onvoldoende feiten of omstandigheden heeft aangevoerd ter onderbouwing van zijn standpunt dat zijn merk in de Benelux algemeen bekend was. Daarom is er op basis van de d-grond geen inbreuk vast komen te staan die onder het in dat vonnis uitgesproken eerste verbod kan vallen.
handelsnaam
4.14.
[eiser] stelt dat de namen van WN en WNH statutaire namen en daarmee handelsnamen zijn waarin de aanduiding WENDY’S op identieke wijze voorkomt. Uit de jaarrekeningen van WN en WNH volgt dat er daadwerkelijk ondernemingen worden gedreven onder de handelsnamen en dat er niet louter sprake is van ‘stille’ geregistreerde ondernemingen. WN en WNH ontplooien weliswaar andere activiteiten dan [eiser] ’ Wendy’s, alsnog kan sprake zijn van (indirecte) verwarring. Het handelsregister is immers voor eenieder te raadplegen en iemand die op zoek gaat naar de onderneming van [eiser] , zou in de veronderstelling kunnen raken dat WN of WNH die onderneming is of dat deze ondernemingen gelieerd zijn aan de onderneming van [eiser] , bijvoorbeeld als holdingmaatschappijen boven de onderneming van [eiser] , aldus [eiser] .
4.15.
Wendy’s betwist dat de naam ‘Wendy’s’ als handelsnaam wordt gevoerd door WN en WNH in de Benelux. Zij treden ook niet onder die naam naar buiten in Nederland. Wendy’s voert daarnaast aan dat de aard en activiteiten van de ondernemingen (interne financiering en holdingactiviteiten versus een buurtsnackbar) én de plaats van vestiging (Goes versus Amsterdam) zodanig verschillen dat er geen verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.
4.16.
Het is Wendy's verboden een handelsnaam te voeren waarin de aanduiding WENDY’S voorkomt, dan wel een andere handelsnaam te voeren of de aanduiding WENDY’S anderszins te gebruiken zodanig dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen de onderneming van [eiser] en die van Wendy's International.
4.17.
Door Wendy’s is terecht aangevoerd dat [eiser] ’ Wendy’s enerzijds en WN en WNH anderzijds andere bedrijfsactiviteiten verrichten, zij richten zich tot een ander publiek. Dat WN en WNH binnen de Benelux naar buiten treden met hun namen is niet gebleken.
[eiser] heeft daarnaast onvoldoende gesteld om tot het oordeel te komen dat bij zijn publiek sprake kan zijn van (indirecte) verwarring met WN en WNH als zij hem opzoeken in het handelsregister. Voorbeelden uit de afgelopen jaren waarin WN en WNH daarin reeds waren ingeschreven heeft [eiser] niet genoemd. Het is ongebruikelijk dat het publiek dat bestaat uit de gebruikers van (voedsel)waren en horecadiensten het Handelsregister raadplegen teneinde de identiteit en de concernrelatie van de snackbar te onderzoeken. De rechtbank oordeelt ook overigens dat de ondernemingen WN en WNH op dit moment bij het publiek – gelet op de financiële activiteiten die zij ontplooien – niet is vast komen te staan dat sprake is van enige associatie met [eiser] ’ Wendy’s. Hierbij wordt opgemerkt dat zodra Wendy’s International, dan wel WN, WNH of een andere (indirecte) dochteronderneming in de Benelux activiteiten zal ontplooien die wél in verband staan met fastfood, (voedsel)waren en horecadiensten – zoals kon worden verondersteld door het deponeren van het Uniemerk voor de klassen 29, 30 en 43 - wél een zodanige verwarring kan ontstaan. Een overtreding van het tweede verbod uit het vonnis uit 2000 in de afgelopen jaren is niet vast komen te staan.
conclusie
4.18.
Nu de rechtbank heeft geoordeeld dat geen sprake is van een overtreding van een van de verboden uit het vonnis uit 2000 door Wendy’s zullen de vorderingen van [eiser] worden afgewezen. De overige gronden en verweren behoeven om die reden geen bespreking meer.
proceskosten
4.19.
[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Wendy’s. Wendy’s vordert dat [eiser] op grond van artikel 1019h Rv wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten die zij heeft gemaakt. Dit kan worden toegewezen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de rechtbank uit van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt als uitgangspunt voor de advocaatkosten genomen het (maximum) tarief behorend bij een eenvoudige bodemzaak: € 8.000,-. Dit tarief is gekozen, omdat de zaak gaat over merken- en handelsnaamrecht, maar het een executiegeschil betreft dat verder niet uitzonderlijk omvangrijk en/of ingewikkeld is. Het gevorderde bedrag aan salaris voor de advocaat van € 25.147,00 is meer dan het tarief en zal daarom gematigd tot het tarief worden toegewezen. Wel zal de brief van 12 juni 2020 (productie GP5A) van de advocaten in reactie op het gelegde beslag als kosten worden meegenomen, zoals Wendy's heeft gevorderd. Die kosten worden vastgesteld op 1 uur voor mr. Eijsvogels en 2 uur voor mr. Fresco, tezamen € 1.550,-.
De kosten aan de zijde van Wendy’s worden aan de hand van het bovenstaande begroot op:
- griffierecht € 4.131,00
- beslagkosten € 1.550,00
- salaris advocaat €
8.000,00(tarief II.a Bodemzaken eenvoudig)
8.000,00(tarief II.a Bodemzaken eenvoudig)
Totaal € 13.681,00
De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen op de wijze als in de beslissing vermeld.
4.20.
De nakosten worden begroot en zijn toewijsbaar op de wijze als in de beslissing vermeld.
5.De beslissing
De rechtbank
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt [eiser] in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv aan de zijde van Wendy’s begroot op € 13.681,00 en bepaalt dat bij niet betaling wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag verschuldigd is vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis,
5.3.
veroordeelt [eiser] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 voor salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Warrend niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak
5.4.
verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. de Koning, rechter, bijgestaan door mr. K.E. Luijckx, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 29 december 2021. [1]
De griffier is buiten staat dit vonnis
te ondertekenen.