ECLI:NL:RBAMS:2020:551

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/676511 / KG ZA 19-1253 CdK/MV

Vonnis in kort geding van 29 januari 2020

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COMMANDER HOLDING B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JUST BRANDS B.V.,

beiden gevestigd te Lijnden,

eiseressen bij dagvaarding van 23 december 2019,

advocaat mr. L. Bakers te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar Duits recht

OUTFITTERY GMBH,

gevestigd te Berlijn (Duitsland),

gedaagde,

advocaten mrs. S.A. Klos en A. Ringnalda te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna Commander en Just Brands worden genoemd. Gezamenlijk zullen zij ook Just Brands c.s. worden genoemd. Gedaagde zal hierna Outfittery worden genoemd.

1.De procedure

Tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding op 15 januari 2020 hebben Commander en Just Brands de dagvaarding toegelicht. Outfittery heeft verweer gevoerd tegen de vorderingen.

Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Tijdens het pleidooi van de raadsman van Just Brands c.s. is een PowerPoint presentatie getoond die eveneens in het geding is gebracht.
Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig:

aan de zijde van Commander en Just Brands [naam 1] , financieel medewerker Just Brands, met mr. Bakers en zijn kantoorgenoot mr. K. Deutz;

aan de zijde van Outfittery [naam 2] , founder en CEO, met mrs. Klos en Ringnalda.
Ook was aanwezig K. van den Berg, tolk in de Engelse taal.
Na verder debat is vonnis bepaald op 29 januari 2020.

2.De feiten

2.1.

Just Brands ontwerpt herenkleding en brengt die kleding onder het merk Vanguard op de markt in met name de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ter promotie van het merk Vanguard worden tv-commercials uitgezonden en wordt reclame gemaakt op de website
www.vanguard-clothing.com.

2.2.

Commander is de Benelux-merkhouder van het hieronder weergegeven beeldmerk. Dit merk (hierna ook: het Merk) is gedeponeerd op 9 augustus 2006 in klasse 3 (zepen en parfumerieën etc.), 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten) en 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels). Just Brands exploiteert het beeldmerk (in combinatie met het woordmerk Vanguard) sinds 2007 op basis van een van Commander verkregen licentie.

2.3.

Outfittery is een Duitse onderneming, opgericht in 2012. Klanten kunnen via het internet een doos met voorgesorteerde herenkleding van verschillende merken bestellen. Outfittery is onder meer actief in Nederland via
www.outfittery.nl. Ook zendt Outfittery in Nederland tv-commercials uit. Outfittery beschikt verder over de websites met de domeinnamen
www.outfittery.be,
www.outfittery.luen
www.outfittery.de.

2.4.

Aanvankelijk maakte Outfittery gebruik van het onderstaande logo, dat op 15 mei 2013 als Uniemerk is geregistreerd in de klassen 18, 25 en 35:

2.5.

Sinds 2018 maakt Outfittery gebruik van het onderstaande logo (hierna ook: het Teken):

2.6.

Op 14 september 2018 heeft Outfittery het onder 2.5 afgebeelde logo in Duitsland als merk gedeponeerd, onder meer in de klassen 18 en 25. Op 25 januari 2019 hebben Commander en Just Brands hiertegen oppositie ingesteld.

2.7.

Bij brief van 18 maart 2019 van de raadsman van Just Brands c.s., gericht aan de toenmalige Duitse raadsman van Outfittery, is bezwaar gemaakt tegen de onder de 2.6 genoemde merkaanvraag en is Outfittery gesommeerd die aanvraag in te trekken en het gebruik van het Teken te staken.

2.8.

Bij brief van 9 april 2019 van de toenmalige Duitse raadsman van Outfittery is voorgesteld een bespreking tussen partijen te organiseren met als doel een minnelijke oplossing. Deze bespreking, die niet heeft geleid tot een minnelijke oplossing, heeft op 15 april 2019 plaatsgevonden. Nadien is door de opvolgend Duitse raadsvrouw van Outfittery contact opgenomen met de raadslieden van Just Brands c.s. maar ook dit heeft niet geleid tot een minnelijke oplossing.

2.9.

Bij brief van 16 oktober 2019 van de raadsman van Just Brands c.s. is Outfittery er onder verwijzing naar de brief van 18 maart 2019 opnieuw op gewezen dat het gebruik van het onder 2.5 afgebeelde Teken van Outfittery en de Duitse merkaanvraag voor dit Teken niet kunnen worden getolereerd. Outfittery is onder meer gesommeerd die merkaanvraag in te trekken en het gebruik van het Teken te staken.

2.10.

Bij brief van 8 november 2019 is door de Nederlandse raadslieden van Outfittery gereageerd op de onder 2.9 genoemde brief. In de brief van 8 november 2019 is – kort gezegd – bestreden dat sprake is van merkinbreuk omdat Merk en Teken niet op elkaar lijken en partijen niet dezelfde waren of diensten aanbieden. Ook is er geen sprake van verwarringsgevaar, aldus de brief, omdat het beeldmerk van Outfittery steeds wordt gebruikt in combinatie met het woordmerk Outfittery.

2.11.

Op 21 november 2019 heeft Commander tegen de registratie van het onder 2.5 afgebeelde logo als Uniemerk (in onder meer de klassen 18 en 25) oppositie ingesteld. Deze oppositieprocedure loopt thans nog bij het EUIPO.

3.Het geschil

3.1.

Commander en Just Brands vorderen – kort gezegd – het volgende:
A. Outfittery te gebieden om onmiddellijk na het wijzen van dit vonnis iedere inbreuk binnen het gehele grondgebied van de Benelux op de Beneluxmerken van Commander en Just Brands te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder gebruik van het onder 2.5 afgebeelde Teken, op straffe van een dwangsom
€ 10.000,- per overtreding en per dag dat die overtreding voortduurt;
B. Outfittery te veroordelen in de volledige proceskosten van € 26.176,27 (zie productie 25), te vermeerderen met de nakosten;
C. de termijn waarbinnen de hoofdzaak aanhangig moet worden gemaakt te bepalen op zes maanden.

3.2.

Commander en Just Brands beroepen zich – samengevat weergegeven – op de artikelen 2.20 lid 2 sub b en c van het BVIE (hierna ook de b-grond en de c-grond). Voor het beroep op de b-grond is van belang dat sprake is van tal van visuele en begripsmatige overeenkomsten tussen Merk en Teken. De waren en diensten die beide partijen aanbieden zijn soortgelijk. In dit geval is dan ook sprake van verwarringsgevaar. Voor het geval het beroep op de b-grond niet slaagt, beroepen Commander en Just Brands zich op de c-grond. De Vanguard-merken hebben een enorme bekendheid opgebouwd in de Benelux. Vanguard beschikt over een groot aantal verkooppunten. Door gebruik van het Teken verkrijgt Outfittery een ongerechtvaardigd voordeel omdat zij profiteert van de enorme investering die Just Brands heeft gedaan in de bekendheid van het beeldmerk. Bovendien verwatert het beeldmerk van Just Brands c.s. hierdoor.
Commander en Just Brands hebben een spoedeisend belang bij toewijzing van het gevorderde. De eerste sommatie dateert van maart 2019 en vanaf dat moment heeft Outfittery lange tijd de verwachting gewekt dat zij bereid was te komen tot een minnelijke regeling en zelfs tot een aanpassing van het Teken. Na inschakeling van haar Nederlandse advocaten bleek ineens geen ruimte meer voor overleg en werd aangestuurd op een procedure.
Ter zitting hebben Commander en Just Brands hun vordering tot betaling van de proceskosten bijgesteld, in die zin dat zij aansluiting zoeken bij het IE-indicatietarief voor een complex kort geding (€ 25.000,-).

3.3.

Outfittery heeft – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat Commander en Just Brands vanaf 2012 op de hoogte waren van het toen door Outfittery in gebruik genomen Uniemerk (zie onder 2.4). Dat beeldmerk bestond uit een zwart/wit silhouet, van een gevleugeld en naar rechts kijkend fantasieroofdier, met vier zichtbare poten en een opengeslagen vleugel op de rug. In artikel 61 van de Uniemerkenverordening is bepaald dat een ouder nationaal merk dat een Uniemerk vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, dat Uniemerk niet langer kan aanvallen. Er ontstaat dan een situatie van co-existentie. In een bodemprocedure zal dus hoe dan ook komen vast te staan dat Outfittery het recht heeft in de EU een beeldmerk te voeren dat bestaat uit een zwart/wit silhouet, van een gevleugeld en naar rechts kijkend fantasieroofdier, met vier zichtbare poten en een opengeslagen vleugel op de rug. Omdat sprake is van rechtsverwerking door gedogen kan de door Outfittery in 2018 geüpdatete versie van het beeldmerk niet worden verboden omdat ook dat beeldmerk bestaat uit een zwart/wit silhouet van een gevleugeld en naar rechts kijkend fantasieroofdier, met vier zichtbare poten en een opengeslagen vleugel op de rug. Dit staat aan toewijzing van de vorderingen in dit kort geding in de weg.
Over het beroep van Just Brands c.s. op de b-grond voert Outfittery aan dat alle concrete vormgevingselementen van Merk en Teken alsmede de totaalindrukken verschillen. Er is onvoldoende overeenstemming om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Verwarringsgevaar vereist ook een zekere mate van soortgelijkheid tussen waren en diensten en die is in dit geval niet meer dan in een geringe mate aanwezig. Outfittery is niet zoals Vanguard actief als kledingmerk, maar zij geeft klanten een persoonlijk kledingadvies. Als persoonlijk adviseur stelt zij voor een klant die zich meldt via de website een zogenoemde Outfittery Box samen uit producten van meer dan 100 kledingmerken. Van de diensten van Outfittery en de producten van Vanguard kan dus hoogstens worden gezegd zij in elkaars verlengde liggen.
Ook het beroep op de c-grond wordt bestreden omdat aan de zijde van Just Brands c.s. geen sprake is van een bekend merk. Evenmin is aannemelijk dat Outfittery profiteert van het Merk van Just Brands c.s. of dat dat Merk verwatert door gebruik van het Teken.
Tot slot voert Outfittery aan dat ook een afweging van belangen in haar voordeel moet uitvallen. Zij heeft honderdduizenden euro’s geïnvesteerd in haar merk en toewijzing van de vorderingen zal haar bedrijfsvoering ernstig verstoren. Ook moet haar bij toewijzing van de vorderingen voldoende tijd worden gegund om al het materiaal waarop het logo staat aan te passen.
Op grond van artikel 1019h Rv maakt Outfittery aanspraak op € 18.088,50 (excl. btw) aan advocaatkosten en op € 4.173,14 (excl. btw) aan kosten voor een marktonderzoek naar de bekendheid van de Vanguard-merken. Overigens is Outfittery van mening dat hier sprake is van een “normaal” kort geding in de zin van de IE-indicatietarieven. Dan geldt een bedrag van € 15.000,- aan advocaatkosten.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

Omdat de beweerde inbreuk op het beeldmerk van Just Brands c.s. mede in het arrondissement Amsterdam plaatsvindt, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

4.2.

Outfittery heeft zich beroepen op artikel 61 van de Uniemerkenverordening (rechtsverwerking wegens gedogen). In dit artikel is – kort gezegd – bepaald dat de houder van een ouder nationaal merk die het gebruik van een jonger Uniemerk in de lidstaat waar het oudere merk wordt beschermd gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, niet langer op grond van het oudere merk kan vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard.

4.3.

Het beroep van Outfittery op artikel 61 van de Uniemerkenverordening is niet ondersteund met een beroep op jurisprudentie. Outfittery heeft dit beroep voor het eerst gedaan tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding, zodat Commander en Just Brands zich hierop niet hebben kunnen voorbereiden. In dit kort geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten, is echter onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter het beroep van Outfittery zal honoreren. Dat Commander en Just Brands thans hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen het
eerderelogo van Outfittery is onvoldoende om aan te kunnen nemen dat zij dat logo
bewusthebben gedoogd, laat staan gedurende vijf opeenvolgende jaren. Bovendien gaat het in dit verband om het eerdere logo van Outfittery dat zou zijn gedoogd, en dit gedogen kan niet zonder meer worden betrokken op het huidige logo van Outfittery dat nu eenmaal niet hetzelfde is. Hierop stuit toewijzing van de vorderingen in dit kort geding dus niet af.

4.4.

Op grond van de b-grond is het verboden gebruik te maken van een Teken wanneer dit gelijk is aan of overeenstemt met het Merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het Merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk. Voor Merk en Teken wordt verwezen naar de onder 2.2 en 2.5 opgenomen afbeeldingen. Voor voorbeelden van de wijze waarop Merk en Teken in de praktijk worden gebruikt wordt verwezen naar de twee afbeeldingen hieronder:

4.5.

Commander en Just Brands zullen worden gevolgd in hun stelling dat in dit geval, wanneer wordt uitgegaan van de totaalindruk en wanneer meer gewicht wordt toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, sprake is van visuele overeenstemming tussen het Merk (zoals gedeponeerd) en Teken (zoals gebruikt). De onderscheidende en dominerende bestanddelen die de overeenstemmende totaalindruk bepalen zijn het zwart-wit silhouet, het onderlijf van een leeuw met vier zichtbare poten, de trotse opgerichte pose, de opengeslagen vleugel op de rug, de positionering naar rechts kijkend en de krulstaart met kwast. Van belang is voorts dat Merk en Teken in de regel niet rechtstreeks door de consument met elkaar kunnen worden vergeleken waardoor rekening moet worden gehouden met het onvolmaakte herinneringsbeeld dat bij het publiek achterblijft na waarneming van Merk of Teken. Ook zijn de waren en diensten waarvoor Merk en Teken worden gebruikt soortgelijk aan elkaar. Die soortgelijkheid dient immers te worden beoordeeld aan de hand van verschillende factoren, waaronder de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerende dan wel complementaire karakter van de waren en diensten. De aard en bestemming is in dit geval soortgelijk, te weten (de verkoop van) herenkleding. De dienst van Outfittery is complementair aan de waren die onder het Merk Vanguard op de markt worden gebracht. Beide partijen richten zich op de in de aankoop van herenkleding geïnteresseerde consument. De merkaanvraag van Outfittery (zie 2.11) voor de inschrijving van haar merk in dezelfde klasse (klasse 25 voor onder meer kleding) vormt bovendien een aanwijzing voor overeenstemming van de aangeboden waren en diensten. Op grond van dit alles is voldoende aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar, althans van indirect verwarringsgevaar. Dat verwarringsgevaar wordt nog versterkt door de wijze waarop zowel Merk als Teken worden gebruikt, te weten kleiner afgebeeld dan de woordmerken van beide partijen en centraal gepositioneerd boven die woordmerken.

4.6.

Op grond van hetgeen onder 4.5 is overwogen slaagt het beroep van Just Brands c.s. op de b-grond en liggen de vorderingen op die grond voor toewijzing gereed. De c-grond kan in dit geding dan ook verder buiten beschouwing worden gelaten.

4.7.

Toewijzing van vorderingen van Just Brands c.s. is, nu het gaat om een inbreuk op een IE-recht, naar haar aard spoedeisend. Die spoedeisendheid is echter niet van dien aard dat niet nog rekening kan worden gehouden met het belang van Outfittery om haar een redelijke termijn te gunnen. Aannemelijk is dat zij de nodige inspanningen moet verrichten om aan de hoofdveroordeling te kunnen voldoen. Haar zal hiervoor een termijn van vier maanden worden gegund. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

4.8.

Voor de op grond van artikel 1019h Rv toe te wijzen proceskosten zal in navolging van Outfittery worden aangeknoopt bij het IE-indicatietarief voor een normaal kort geding (€ 15.000,-). Weliswaar hebben Commander en Just Brands zich gebaseerd op twee grondslagen, maar het kort geding betreft alleen het merkenrecht, zodat niet van een complex kort geding kan worden gesproken. Verder zal Outfittery worden veroordeeld in de dagvaardingskosten, het griffierecht en de nakosten.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt Outfittery binnen vier maanden na betekening van dit vonnis op het Benelux-grondgebied iedere inbreuk op het onder 2.2 afgebeelde Beneluxbeeldmerk van Just Brands c.s. te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder gebruik van het onder 2.5 afgebeelde Teken, op straffe van een dwangsom van
€ 1.000,- voor iedere overtreding van dit gebod en voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, met een maximum van totaal € 250.000,-,

5.2.

veroordeelt Outfittery in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Commander en Just Brands begroot op € 81,83 aan dagvaardingskosten, € 656,- aan griffierecht en € 15.000,- aan salaris advocaat,

5.3.

veroordeelt Outfittery in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

bepaalt de termijn voor het instellen van de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. de Koning, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 29 januari 2020.^[1]