Conclusie
Neuschwanstein’. [1] Het middel stelt aan de orde hoe moet worden beoordeeld of een teken een beschrijvend karakter heeft omdat het een verwijzing naar een geografische herkomst, zoals een plaatsnaam, bevat en hoe genoemd arrest in dat verband moet worden geduid.
1.Feiten en procesverloop
het teken) voor waren en diensten in de klassen 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 41, 42 en 45. [3]
BVIE). [4]
primairvoor alle waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd,
subsidiair(voor het geval het teken beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist voor de diensten uit klasse 41 [6] ) voor al die waren en diensten met uitzondering van klasse 41, en
meer subsidiair(voor het geval het teken beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist voor de waren leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) in klasse 16 [7] en voor diensten in klasse 42 [8] ) voor al die waren en diensten met uitzondering van de waren in klasse 16 en de diensten in klassen 41 en 42. Ter toelichting van haar (meer) subsidiaire verzoek stelt de UvA dat het teken voor al die andere waren en diensten niet beschrijvend kan worden geacht en wel onderscheidend vermogen heeft, omdat die waren en diensten geen kenmerken hebben van Amsterdam en/of van een universiteit.
ab initiobeschrijvend is en onderscheidend vermogen mist. Het bestaan van woord/beeldmerken met het woordelement AMSTERDAM UNIVERSITY betekent niet dat dit woordelement voor inschrijving als woordmerk in aanmerking komt. De toetsing op absolute gronden dient een algemeen belang. Het belang van de UvA bij inschrijving van het teken als merk kan daar niet aan afdoen. Dat andere universiteiten een registratie hebben verkregen voor de Engelse vertaling(en) van hun naam is niet relevant, aangezien ieder depot op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld. [9] Het is gebruikelijk voor universiteiten om ‘merchandising’-artikelen op de markt te brengen. Voor alle in het depot aangeduide waren en diensten kan het teken dienen ter aanduiding van kenmerken van de betreffende waren en diensten, omdat zij afkomstig zijn van een universiteit in Amsterdam.
ab initioniet onderscheidend moeten worden aangemerkt voor de hiervoor onder rov. 8 genoemde waren en diensten. Dat die benamingen door gebruik (kunnen) zijn ingeburgerd en alsnog onderscheidend vermogen hebben gekregen of om andere redenen zijn ingeschreven maakt niet dat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY niet beschrijvend zou zijn en wel
ab initioonderscheidend vermogen zou hebben. Op dezelfde gronden wordt de stelling van UvA, dat zij bekend staat als ‘Universiteit van Amsterdam’ c.q. ‘University of Amsterdam’ en het teken AMSTERDAM UNIVERSITY dus ook onderscheidend is voor het publiek, verworpen.”
ab initioonderscheidend vermogen mist (rov. 11). Het hof heeft het standpunt van de UvA verworpen dat het Bureau voor AMSTERDAM UNIVERSITY ambtshalve inburgering had moeten aannemen (rov. 15).
Neuschwanstein. Daartoe heeft het hof het volgende overwogen: [11]
2.Juridisch kader beschrijvende aanduidingen
Vooraf
BenGH). [13] Zaken als deze komen voortaan dus niet meer bij het gerechtshof Den Haag en bij gevolg ook niet in cassatie bij de Hoge Raad. De onderhavige zaak is de laatste ‘registratiezaak’ waar uw Raad over heeft te oordelen.
EUIPO). De bepalingen van het materiële merkenrecht zijn in de richtlijn en de verordening vrijwel gelijk.
BVIE (oud)) van toepassing op dit geschil. De materiële bepalingen van het BVIE (oud) moeten worden uitgelegd conform Richtlijn 2008/95/EG, de temporeel toepasselijk versie van de merkenrichtlijn.
commerciëleherkomst van de waren of diensten, niet te verwarren met de hierna te bespreken
geografischeherkomst.
het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding vansoort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde,
plaats van herkomstof het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
Gronden voor weigering of nietigheid
onder bzich voordoet moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Het komt aan op een beoordeling in concreto. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld in relatie tot de aangewezen waren of diensten en in relatie tot de perceptie van het relevante publiek van de betreffende waren of diensten. [29] Voor de beoordeling moet worden gelet op de totaalindruk van het merk en niet van de afzonderlijke onderdelen daarvan. Het oordeel of een merk onderscheidend vermogen heeft is dan ook een feitelijk oordeel.
onder czijn merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de categorieën van waren of diensten waarvoor inschrijving wordt gevraagd. Het met deze weigeringsgrond nagestreefde doel van algemeen belang bestaat erin dat beschrijvende tekens door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Zij moeten worden vrijgehouden en mogen daarom niet worden gemonopoliseerd. [30] Dat is onder andere het geval voor geografische aanduidingen. Beschrijvende merken zijn niet onderscheidend en in zoverre vormt sub c een species van sub b. [31] Beide gronden moeten wel van elkaar worden onderscheiden. [32]
deze zaakheeft het Bureau zich beroepen op weigeringsgrond sub c. In het verlengde daarvan heeft het Bureau ook de meer generieke weigeringsgrond sub b genoemd, in de zin dat het beschrijvend karakter van het gedeponeerde teken tot gevolg heeft dat het geen onderscheidend vermogen heeft. In de stukken van het Bureau ben ik niet een afzonderlijk, al dan niet subsidiair, betoog tegengekomen dat er toe strekt dat het teken hoe dan ook onderscheidend vermogen mist en daarom op de b-grond niet voor registratie in aanmerking komt.
teken als geheelmoeten worden beoordeeld en voor iedere waar of dienst waarvoor de inschrijving van het merk wordt verzocht. [33] In het
Postkantoor-arrest [34] heeft het Hof van Justitie aanwijzingen gegeven voor de beoordeling van merken die bestaan uit bestanddelen die elk beschrijvend zijn. De combinatie van die delen is dan in beginsel ook beschrijvend. Een dergelijk merk is daarom niet onderscheidend, tenzij het merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. De voor deze zaak relevante beslissing uit dat arrest luidt als volgt:
Sat.2-arrest [35] en het
Celltech-arrest [36] heeft het Hof van Justitie overwogen dat een analyse van het beschrijvende karakter van de afzonderlijke delen geen verplichte stap in de beoordeling is en dat het onderscheidend vermogen weliswaar ten dele kan worden onderzocht voor elk van de bestanddelen, maar dat het daardoor gevormde geheel beslissend is.
Sat.2-arrest, dat betrekking heeft op de weigeringsgronden in de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Ik citeer:
,C‑363/99, punten 99 en 100).
deze zaakgaat het eveneens om een samengesteld merk waarvan de (twee) bestanddelen afzonderlijk beschouwd elk beschrijvend zijn. De vraag is of dit ook opgaat voor
de combinatievan die bestanddelen. Het Bureau meent van wel. [37] De UvA meent van niet. Het hof heeft de UvA daarin niet gevolgd, althans niet voor zover het de klassen 16, 41 en 42 betreft (zie rov. 9). Voor de overige klassen heeft het hof geoordeeld dat het teken niet beschrijvend is en de c-grond daarom niet van toepassing is. Het hof heeft zich gebaseerd op het arrest
Neuschwansteinen niet geoordeeld dat de combinatie van beide bestanddelen op zichzelf al meebrengt dat het teken voldoende onderscheidend is.
Windsurfing Chiemsee(hierna kortweg
Chiemsee). [39] De Chiemsee is een meer In Beieren. De onderneming Windsurfing Chiemsee had een woordcombinatie met Chiemsee erin als beeldmerk laten inschrijven. Twee handelaren in de regio verkochten sportkleding met de naam Chiemsee er op, maar in een andere grafische vorm. Windsurfing Chiemsee startte een inbreukprocedure. Het verweer van de handelaren hield in dat Chiemsee een plaats van herkomst is, die niet als (onderdeel van een) merk kan worden gedeponeerd. De eerste vraag aan het Hof van Justitie was wanneer inschrijving van een teken met daarin een herkomstaanduiding moet worden geweigerd. De tweede vraag was wanneer een teken door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen. Voor het onderhavige geschil komt het enkel aan op de eerste vraag. [40]
in de toekomstredelijkerwijs te verwachten is. Het Hof van Justitie overweegt:
Chiemseeeen vervolg in het reeds genoemde arrest
Neuschwanstein. [41] Die zaak gaat over de inschrijving van een Gemeenschapsmerk. De benaming NEUSCHWANSTEIN (de naam betekent: nieuwe rots voor de zwaan) verwijst naar kasteel Neuschwanstein in Beieren, dat thans aan Freistaat Bayern toebehoort. Het EUIPO heeft het woordteken NEUSCHWANSTEIN ingeschreven en een vordering tot nietigverklaring van het Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise afgewezen. Het Gerecht verwerpt het daartegen gerichte beroep en het Hof van Justitie wijst vervolgens ook de hogere voorziening af.
Chiemsee:
nietworden herkend als afkomstig van een bepaalde geografische plaats, wel als merk worden geregistreerd. Het Hof van Justitie herhaalt verder dat de plaats van herkomst gewoonlijk de plaats is waar de waren zijn vervaardigd of in de toekomst zouden kunnen worden vervaardigd. [43] De plaats van verkoop is niet bepalend.
Neuschwansteingaat meer dan het arrest
Chiemseein op de vraag of het te beoordelen merk als beschrijvend
isaan te merken
.Voor een deel is dat verschil ‘institutioneel’ verklaarbaar:
Neuschwansteinbetreft een beroep tot nietigverklaring van een besluit van het EUIPO en het Hof van Justitie moest een oordeel geven over het feitelijk oordeel dat het merk niet beschrijvend is en daarom terecht is geregistreerd, terwijl het arrest
Chiemseeeen prejudiciële beslissing betreft naar aanleiding van een nationale inbreukprocedure. Nieuw is dat het Hof van Justitie duidelijk maakt dat het gebruik van een benaming als ‘Neuschwanstein’ ter aanduiding van algemene waren als souvenirs en merchandising (kleding, pennen, mokken etc.) niet beschrijvend is omdat dergelijke voor dagelijks gebruikt bestemde waren niet bijzondere of specifieke kenmerken of kwaliteiten hebben waarvoor het betrokken kasteel bekend is of waarvoor het waarschijnlijk is dat die waren van dat kasteel afkomstig zijn of daar worden vervaardigd (zie punt 43 van het arrest).
deze zaakbaseert het hof zijn oordeel dat het gedeponeerde teken, met uitzondering van de klassen 16, 41 en 42 niet beschrijvend is, op
Neuschwanstein. Op deze plaats wijs ik er op dat, in de hypothetische situatie waarin dit arrest niet was gewezen en dus moet worden weggedacht, het hof op basis van het arrest
Chiemseetot dezelfde uitkomst had kunnen komen. Immers, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen is Amsterdam niet de plaats die in de opvatting van de relevante kringen met de betrokken categorieën van waren en diensten in verband wordt gebracht en evenmin lijkt een dergelijk verband in de toekomst te verwachten (vgl.
Chiemsee, punt 31).
3.Bespreking van het cassatiemiddel
Vooraf
in abstractoplaats en steeds moet rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden van het concrete geval. Het oordeel van het hof heeft enkel en alleen betrekking op het teken AMSTERDAM UNIVERSITY. Daaraan kunnen niet zonder meer conclusies ten aanzien van andere tekens worden verbonden.
Neuschwanstein-arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van art. 7 lid 1 onder Pro c van Verordening nr. 207/2009 en daarmee ten aanzien van art. 2.11 lid 1 sub c BVIE (
onder 13). Het hof heeft de bijzondere voorwaarden voor de toepassing miskend en is ten onrechte ervan uitgegaan dat genoemd arrest ook op algemene, niet specifieke herkomstaanduidingen zou kunnen en moeten worden toegepast en heeft de overwegingen inzake merchandising- en souvenirartikelen ten onrechte en zonder nadere motivering doorgetrokken naar tekens die uit beschrijvende elementen en geografische aanduidingen bestaan, zoals het teken AMSTERDAM UNIVERSITY (
onder 14). Het arrest maakt immers nog niet dat de strekking van art. 7 lid 1 sub c van Pro Verordening nr. 207/2009 een
acte éclairéis. Het Hof van Justitie heeft niet in algemene zin de inschrijving voor merchandising- en souvenirartikelen willen toelaten, maar heeft slechts een uitzonderingsregel geformuleerd voor het bijzondere geval dat het gaat om de naam van een specifiek gebouw dat a priori niet als plaats voor de ontwikkeling en/of vervaardiging van merchandising- en souvenirartikelen in aanmerking komt. Daarnaast had het hof, gelet op de door het Bureau aangevoerde stellingen, [44] nader moeten onderzoeken of aan de in punt 39 van het
Neuschwanstein-arrest neergelegde voorwaarden voor de toepassing van de overwegingen uit het
Neuschwanstein-arrest is voldaan. Nu het hof dit onderzoek achterwege heeft gelaten, is de beschikking zowel onjuist, als ontoereikend gemotiveerd (
onder 16).
onder 18). Voor geografische aanduidingen gelden in verband met een bijzondere behoefte aan vrijhouding strikte inschrijvingsvoorwaarden (
onder 19). [45] De behoefte aan vrijhouding betreft niet alleen de geografische aanduiding als zodanig, maar ook samengestelde en grafische merken die daaruit zijn afgeleid (
onder 20). [46] Voor een weigering op grond van het beschrijvend karakter is niet vereist dat de geografische benaming een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen op het ogenblik van de aanvraag met de betrokken categorie van waren of diensten in verband wordt gebracht. Veeleer is het voldoende dat een dergelijk verband redelijkerwijs in de toekomst kan worden verwacht (
onder 22). [47]
onder 23). [48] Dat risico is hier aanwezig. Denkbaar is dat niet alleen de UvA, maar ook andere universiteiten in Amsterdam de aanduiding ‘een Amsterdamse universiteit’ op merchandising- en souvenirartikelen zouden willen gebruiken (
onder 24). [49] Het Bureau klaagt dat het hof ten onrechte heeft volstaan met de algemene opmerking dat de feiten in de onderhavige zaak vergelijkbaar zouden zijn met de feitelijke achtergrond van de zaak
Neuschwansteinen geen aanleiding heeft gezien om de vrijhoudingsbehoefte te analyseren (
onder 25). Het achterwege laten van een nadere bespreking van een (potentiële) behoefte aan vrijhouding is onjuist (
onder 26). [50] Het Bureau wijst er verder op dat het
Neuschwanstein-arrest een voorbeeld vormt van de in het
Chiemsee-arrest genoemde specifieke uitzondering dat het niet waarschijnlijk is dat de betrokken kringen kunnen aannemen dat de betrokken waren uit deze plaats afkomstig is. Dat oordeel vereist een nader onderzoek (
onder 28). [51] Hier had het hof de bijzondere regels van het
Neuschwanstein-arrest slechts mogen toepassen indien het teken AMSTERDAM UNIVERSITY eveneens in de categorie van geografische benamingen zou vallen die aan de voorwaarden van het arrest
Chiemseevoldoen. Dergelijke tekens zijn slechts toelaatbaar als het teken ‘niet als aanduiding van een plaats bekend is’ en ‘niet waarschijnlijk is dat de betrokken warencategorie uit deze plaats afkomstig is’. Het Bureau klaagt dat het hof daaromtrent niets heeft vastgesteld en dat het bestreden oordeel onvoldoende is gemotiveerd als rov. 19 hierop betrekking heeft (
onder 29).
onder 30). Het teken moet onmiskenbaar worden opgevat als een verwijzing naar de plaats Amsterdam en de daar gevestigde universiteiten (
onder 31). De aanduiding AMSTERDAM UNIVERSITY is verder veel minder specifiek dan de aanduiding Neuschwanstein. Het is geenszins uit te sluiten dat merchandising- en souvenirartikelen in deze toeristische plaats worden bedacht, ontworpen en vervaardigd (
onder 34). [52] Zelfs door de samenstelling ontstaat geen specifieke aanduiding die met de naam Neuschwanstein vergelijkbaar is. De merchandising- en souvenirartikelen hebben geen specifieke vorm en inhoud. Die moeten door de UvA worden bedacht. Met andere woorden: de merchandising- en souvenirartikelen zouden in dat geval wél bij ‘een Amsterdamse universiteit’ worden bedacht en ontworpen. Het Bureau stelt dat op grond van het niet-specifieke karakter van de aanduiding ‘Amsterdam University’ dus niet kan worden uitgesloten dat het vereiste verband tussen de geografische aanduiding en de betrokken warencategorie bestaat of dat een dergelijk verband in de toekomst tot stand zou kunnen komen (
onder 35). [53]
Neuschwanstein-arrest hier, gezien de verschillen met de onderhavige zaak, niet had mogen toepassen, maar veeleer nader had moeten onderzoeken of aan de bijzondere voorwaarden daarvoor is voldaan. Het arrest is gebaseerd op de overweging dat het publiek a priori niet zal aannemen dat merchandising- en souvenirartikelen in het kasteel worden ontworpen of vervaardigd. [54] Ten aanzien van de algemene aanduiding Amsterdam of Amsterdam University zal de perceptie een andere kunnen zijn. Niet valt uit te sluiten dat zij daadwerkelijk in Amsterdam of door een Amsterdamse Universiteit zijn ontworpen en vervaardigd (
onder 36). Tegen de achtergrond van het
Windsurfing Chiemsee-arrest en het daarin genoemde vrijhoudingsbelang ligt het voor de hand aan te nemen dat het Hof van Justitie in het
Neuschwanstein-arrest slechts een specifieke regel met een zeer beperkte strekking heeft willen opstellen: een regel voor een kleine restrictieve categorie van namen voor beroemde gebouwen, zoals de benaming Neuschwanstein, die een fantasienaam is en naar een specifiek gebouw in Beieren verwijst dat
a prioriniet in aanmerking komt als plaats voor de vervaardiging of het ontwerp van merchandising- en souvenirartikelen (
onder 38). [55]
Chiemseein dit opzicht heeft willen nuanceren (
onder 39). De onderhavige zaak leent zich goed voor het stellen van daarop gerichte prejudiciële vragen.
Neuschwanstein-arrest ook kan worden toegepast op ‘algemene, niet specifieke geografische aanduidingen’. Het hof hoefde niet een dergelijk algemeen oordeel te geven, maar slechts te beoordelen of het teken AMSTERDAM UNIVERSITY ingeschreven kan worden. Het bestreden oordeel is terecht daartoe beperkt. [56]
Neuschwanstein-arrest of van art. 2.11 lid 1 sub c BVIE (oud). Genoemd arrest bevat niet een specifieke regel met een zeer beperkte strekking voor een kleine restrictieve categorie van namen voor beroemde gebouwen, zoals de benaming Neuschwanstein. Het enkele feit dat het in
Neuschwansteinging om een kasteel met een fantasienaam, rechtvaardigt niet de conclusie dat het daarin gegeven beoordelingskader niet ook in andere gevallen van toepassing is. Dat AMSTERDAM UNIVERSITY geen fantasienaam is en een bestanddeel bevat dat een geografische aanduiding vormt, ontneemt aan het
Neuschwanstein-arrest dan ook niet zijn relevantie. [57]
Neuschwanstein-arrest zonder meer kunnen worden doorgetrokken naar zuivere geografische benamingen als Beieren, München of Amsterdam. Dat dit wel mogelijk is, volgt m.i. ook uit de omstandigheid dat de punten 33-39 van dat arrest uitvoerig ingegaan op het
Chiemsee-arrest en het daar genoemde belang geografische aanduidingen vrij te houden. Daarmee staat het arrest
Neuschwanstein,ook de daaropvolgende overwegingen 40-46, in de sleutel van weigeringsgrond sub c, meer in het bijzonder het kenmerk ‘plaats van herkomst.’ Deze overwegingen vormen een toepassing van de voorafgaande – aan het arrest
Chiemseeontleende – uitgangspunten en bieden aanknopingspunten voor de wijze waarop de beoordeling in gevallen als het onderhavige door de nationale rechter dient plaats te vinden.
Neuschwanstein-arrest houdt dan ook tevens een beoordeling langs de in het arrest
Chiemseeuitgezette lijnen in. [58] Toepassing daarvan heeft het hof kennelijk tot het oordeel gebracht dat er, anders dan het Bureau blijkens de weergave van zijn standpunt in rov. 18 heeft gesteld, geen behoefte aan vrijhouding bestaat. De klacht dat het hof geen aanleiding heeft gezien de ‘vrijhoudingsbehoefte’ te analyseren, mist dan ook feitelijke grondslag. [59]
Neuschwanstein-arrest is voldaan, wijst het op de door hem in feitelijke aanleg in het verweerschrift onder 14 en 16 opgenomen stellingen. Niet duidelijk is waarom specifiek deze stellingen tot dergelijk onderzoek aanleiding zouden moeten geven. Het Bureau heeft daar gesteld dat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY beschrijvend is voor de waren, omdat het gaat om typische merchandisingproducten die aan bijvoorbeeld bezoekers van een seminar worden uitgedeeld of in een (souvenir)winkel worden verkocht. Op die stelling is het hof uitdrukkelijk ingegaan in rov. 17 en 21 van de bestreden beschikking.
Chiemseeaf te leiden voorwaarden voor inschrijving niet miskend, maar daaraan uitdrukkelijk getoetst. De klacht dat het hof dit laatste heeft nagelaten, mist derhalve feitelijke grondslag. Uit beide arresten volgt dat de inschrijving van geografische benamingen mogelijk is als die in betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een geografische plaats bekend zijn of als het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is. In rov. 17 heeft het hof het standpunt van het Bureau weergegeven dat de waren waarvoor het teken is gedeponeerd typische merchandisingsproducten zijn die als (relatie)geschenk worden uitgedeeld of in een (souvenir)winkel worden verkocht en als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij afkomstig kunnen zijn of betrekking hebben op een universiteit van Amsterdam en om die reden beschrijvend zijn. In rov. 21 heeft het hof dit standpunt verworpen en overwogen dat het enkele feit dat de waren of diensten door het in aanmerking komend publiek als merchandising of souvenirs worden beschouwd doordat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY erop wordt aangebracht of daaraan wordt verbonden, op zich geen wezenlijk kenmerk vormt dat die waren of diensten beschrijft.
Neuschwansteinkan meer in het bijzonder worden opgemaakt dat naar het oordeel van het hof: i) de waren waarvoor het teken wordt gedeponeerd gangbare consumptiegoederen zijn (
Neuschwanstein, punt 42), ii) de waren geen bijzondere kenmerken of specifieke kwaliteiten hebben waarvoor een universiteit in Amsterdam traditioneel bekend is en waarvoor het waarschijnlijk is dat het relevante publiek kan menen dat zij uit Amsterdam afkomstig zijn of daar worden vervaardigd (punt 43), iii) het feit dat de waren als merchandising- of souvenirartikelen worden verkocht niet relevant is voor de beoordeling van het beschrijvend karakter van de benaming AMSTERDAM UNIVERSITY (punt 44), iv) de omstandigheid dat de waren merchandising- en souvenirartikelen worden doordat deze benaming erop wordt aangebracht op zich geen wezenlijk kenmerk vormt dat die waren beschrijft (punt 45) en v) redelijkerwijze niet kan worden verondersteld dat de herinnering die de benaming oproept uit het oogpunt van het relevante publiek wijst op een kwaliteit of een wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten (punt 46).
Neuschwansteinop juiste wijze heeft toegepast. Toch wil ik hier wel kwijt dat ik dat arrest niet zo bevredigend vind. Het is namelijk nogal contra-intuïtief dat, enigszins versimpeld gezegd, een teken wel kan worden beschermd als het wordt gebruikt voor algemene waren die het publiek
nietin verband brengt met de herkomst van die waren, terwijl het belangrijkste doel van een merk nu juist de herkomstfunctie is.
Neuschwansteinmoeten doen
.Het Hof van Justitie zal niet zo maar op dit arrest willen terugkomen, schat ik zo in
.Het hof Den Haag heeft dat arrest m.i. correct toegepast. In elk geval blijkt uit dit eerste (en belangrijkste) onderdeel van het middel niet dat het hof dat arrest (en daarmee tevens het arrest
Chiemsee) onjuist heeft toegepast (zie ook 2.26-2.27).
onder 40).
onder 41). Volgens het Bureau is een dergelijke gescheiden beoordeling ook juridisch onjuist. Het belang bij vrijhouding van beschrijvende tekens brengt mee dat ook achterdeuren voor de verkrijging van merkrechten, die het ongestoorde gebruik door andere marktdeelnemers zouden kunnen belemmeren, moeten worden gesloten (
onder 42). [61] Het hof had consistent moeten zijn. Wanneer de hoofdactiviteit op grond van ontbrekend onderscheidend vermogen (en inburgering) niet eenduidig kan worden gekoppeld aan één specifieke Amsterdamse universiteit, dan valt volgens het Bureau ook niet in te zien waarom aan één van de Amsterdamse universiteiten de exclusieve bevoegdheid zou moeten worden verleend om het teken via de verkoop van merchandising- en souvenirartikelen te exploiteren (
onder 43). [62] Het hof had de UvA niet de mogelijkheid mogen bieden om als enige Amsterdamse universiteit profijt te halen uit de verkoop van dergelijke artikelen die aantrekkelijk zijn op grond van de positieve gevoelswaarde [63] van de beschrijvende aanduiding die het gevolg is van de algemene aantrekkelijkheid van Amsterdam als leef- en studieomgeving (
onder 44 en 45). [64]
andereabsolute weigeringsgronden van art. 2.11 lid 1 BVIE zou vallen. Het hof had moeten nagaan of naast een weigering op grond van beschrijvend karakter, een weigering op grond van ontbrekend onderscheidend vermogen is vereist. Door dit na te laten heeft het hof ten onrechte, althans zonder voldoende begrijpelijke motivering het verzoek van de UvA toegewezen ten aanzien van merchandising- en souvenirartikelen (
onder 47). [66]
onder 48). [67] Onder verwijzing naar het
Postkantoor-arrest (punten 67 en 70) klaagt het Bureau dat het hof heeft miskend dat de verschillende weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (
onder 49). Uit de omstandigheid dat het teken niet beschrijvend is, had het hof niet mogen afleiden dat het teken niet onder een andere weigeringsgrond zou vallen (
onder 50). Het ontbreekt in dit geval aan een feitelijke onderbouwing van het oordeel dat het teken onderscheidend is (
onder 53). De bespreking van het
Neuschwanstein-arrest door het hof vormt niet een dergelijke onderbouwing (
onder 54). [68] Het hof heeft verder miskend dat de situatie in het
Neuschwanstein-arrest verschilt van het onderhavig geval, in die zin dat daarin sprake was van een fantasienaam. Dat feit was voor het Hof van Justitie aanleiding om uit te gaan van onderscheidend vermogen (
onder 55-56). [69] Hier is dit anders. Een aanvullende omstandigheid die de aanname van onderscheidend vermogen zou kunnen ondersteunen ontbreekt. AMSTERDAM UNIVERSITY is geen fantasienaam, maar een naam die is samengesteld uit elementen die niet willekeurig zijn gekozen (
onder 60). Deze algemene aanduiding is niet in staat om de oorsprong van de relevante waren en diensten eenduidig aan te geven. Het bestanddeel Amsterdam is een geografische aanduiding die in heel Amsterdam en daarbuiten op merchandising- en souvenirartikelen kan worden aangetroffen. Ook het verdere bestanddeel University spitst de herkomstaanduiding niet toe op een specifiek commerciële oorsprong (
onder 62). Volgens het Bureau is het aannemelijk dat de consument het teken slechts als versiering op merchandising- en souvenirartikelen zal beschouwen (
onder 63). [70]