ECLI:NL:PHR:2005:AS5249 - Parket bij de Hoge Raad - Hoge Raad over modelrechtelijke bescherming en nieuwheid ...

Conclusie

C04/027HR

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 4 februari 2005

Conclusie inzake:

[eiseres]

(hierna: [eiseres] )

tegen

[verweerster]

(hierna: [verweerster] )

1. Inleiding

1.1. Partijen strijden over de vraag of een douche-afvoergoot van [verweerster] inbreuk maakt op een door [eiseres] voor een douche-afvoergoot gedeponeerd model. Het hof heeft bepaalde verweren van [verweerster] gehonoreerd en de vorderingen van [eiseres] afgewezen.

1.2. Naast klachten van [eiseres] in het principale cassatieberoep, heeft [verweerster] voorwaardelijk incidentele klachten aangevoerd tegen door het hof niet gehonoreerde verweren. Indien de Hoge Raad zou oordelen dat gegrondheid van een of meer voorwaardelijk incidentele klachten meebrengt dat daarmee vaststaat dat [eiseres] zich niet op het door haar gepretendeerde modelrecht kan beroepen, zou de Hoge Raad de principale middelen buiten beoordeling kunnen laten.

Naar blijken zal, kom ik tot de conclusie dat één van de voorwaardelijk incidentele middelen weliswaar slaagt, maar zonder dat daaruit - zonder een daartoe noodzakelijk nader feitelijk onderzoek - afgeleid kan worden of [eiseres] zich inderdaad niet op haar modeldepot kan beroepen.

Daarvan uitgaande dienen ook de principale klachten aan de orde te komen, en onder de geschetste omstandigheden wijk ik niet af van de reguliere gewoonte om die eerst te bespreken. Naar mijn mening slaagt ook één van de principale klachten. Ook daar is reden voor nadere feitelijke beoordeling.

Voor prejudiciële vragen aan het HvJEG of aan Benelux-Gerechtshof zie ik onvoldoende aanleiding.

2. Feiten(1) en procesverloop

2.1. [eiseres] drijft een groothandel in bouwmaterialen, waaronder sanitaire producten. Ook houdt [eiseres] zich bezig met het zelfstandig ontwikkelen van sanitaire producten.

2.2. Sinds najaar 2002 brengt [eiseres] een doucheafvoerput op de markt onder de naam ' […] '(2). Dit product is een langwerpige afvoerput met rooster van roestvrij staal met aan de onderzijde een reukslot of sifon. De […] is ontwikkeld voor toepassing in doucheruimten.

2.3. Op 2 april 2002 heeft [eiseres] het model van de […] onder inschrijvingsnummer [001] doen inschrijven bij het internationale bureau van de World Intellectual Property Organization (WIPO) op basis van de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid. Staten waarvoor de […] is gedeponeerd, zijn de Benelux, Duitsland en Italië.

2.4. Op 13 november 2002 heeft [verweerster] per e-mail documentatie over de […] opgevraagd bij [eiseres] .

2.5. [verweerster] heeft op de Bouwbeurs, die in februari 2003 in Utrecht werd gehouden, een langwerpige afvoergoot geïntroduceerd voor toepassing in doucheruimten. In de folder met productinformatie staat vermeld: 'Nieuw' en 'Uniek voor de Nederlandse markt'.

2.6. Bij brief van 3 februari 2003 heeft [eiseres] [verweerster] gesommeerd om ieder onrechtmatig handelen te staken en het inbreukmakende product uit de verkoop te halen.

2.7. [eiseres] heeft [verweerster] vervolgens bij inleidende dagvaarding van 14 april 2003 in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter bij de rechtbank Zwolle, zitting houdende te Lelystad, en gevorderd - naast nevenvoorzieningen, waaronder oplegging van dwangsommen en voorts de afgifte van bescheiden m.b.t. inkoop of productie van de inbreukmakende producten, de verstrekking van in- en verkoopgegevens, 'recall' en afgifte van de voorraad en retour ontvangen producten - [verweerster] te veroordelen het vervaardigen, het invoeren, het in- en verkopen, verhuren, het te koop of te huur aanbieden, het tentoonstellen, het in gebruik hebben en het in voorraad hebben te staken en gestaakt te houden van ieder gebruiksvoorwerp dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het model van [eiseres] .

2.8. Aan haar vorderingen heeft [eiseres] ten grondslag gelegd(3) - samengevat - dat [verweerster] met de door haar op de markt gebrachte doucheafvoergoot inbreuk maakt op het modelrecht en auteursrecht van [eiseres] , nu [verweerster] 's product nagenoeg identiek is aan, althans slechts ondergeschikte verschillen vertoont met de […] die [eiseres] als een nieuw product in 2002 als model heeft gedeponeerd en die bovendien een oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Verder heeft [eiseres] aangevoerd dat [verweerster] onrechtmatig handelt omdat er sprake is van slaafse nabootsing nu de vormgeving van het inbreukmakende product van [verweerster] nagenoeg identiek is aan die van de […] .

2.9. [verweerster] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Zij heeft bestreden dat [eiseres] uit hoofde van het modelrecht bescherming toekomt omdat het depot van de […] volgens haar niet geldig is, nu dit model al sinds jaar en dag wordt toegepast als waterafvoerbaan in tal van gebruiksfuncties en er aldus geen sprake is van nieuwheid. Volgens [verweerster] verschillen haar doucheafvoerput en de […] op essentiële onderdelen waardoor deze producten ook niet identiek zijn. [verweerster] heeft verder betwist dat zij inbreuk maakt op een auteursrecht van [eiseres] en dat er sprake zou zijn van slaafse nabootsing.

2.10. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 26 mei 2003 [eiseres] ' vorderingen grotendeels toegewezen, met dien verstande dat de verboden bevelen werden beperkt tot de langwerpige roestvrijstalen afvoergoot waarvan een afbeelding aan het vonnis werd gehecht.

2.11. Wat betreft de modelrechtelijke grondslag van de vorderingen van [eiseres] overwoog de voorzieningenrechter dat de […] nieuw was in de zin van artikelen 1 en 4 BTMW omdat niet was gebleken dat met de […] vergelijkbare producten eerder als doucheput waren aangewend (rov. 3.4). Naar zijn voorlopig oordeel was de doucheafvoerput van [verweerster] niet identiek aan de […] omdat hun uiterlijk een aantal verschillen vertoont, zoals vormgeving van de gaatjes in het rooster, materiaalkeuze en afwerkingsniveau (rov. 3.6). Op de grond dat de […] voor de badkamerbranche een geheel nieuwe toepassing van een bestaand idee was, waren deze verschillen volgens de voorzieningenrechter evenwel zodanig ondergeschikt dat de doucheafvoergoot van [verweerster] inbreuk maakte op het modelrecht van [eiseres] (rov. 3.7).

2.12. Wat betreft de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van [eiseres] oordeelde de voorzieningenrechter dat de […] een werk is in de zin van de Auteurswet 1912 en dat [eiseres] als deposant van het model moest worden vermoed de houder te zijn van het auteursrecht waarop de doucheafvoerput van [verweerster] inbreuk maakte (rov. 3.8). Hetgeen [eiseres] had gesteld over slaafse nabootsing, heeft de voorzieningenrechter in het midden gelaten (rov. 3.9).

2.13. Van dit vonnis is [verweerster] bij spoedappeldagvaarding, houdende (zes) grieven, in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te Arnhem, concluderende tot vernietiging van het vonnis en tot - alsnog - niet-ontvankelijkverklaring van [eiseres] althans afwijzing van haar vorderingen.

2.14. Nadat [verweerster] bij akte van 5 augustus 2003 haar eis in hoger beroep had vermeerderd in die zin dat [eiseres] zou worden bevolen de inmiddels gelegde beslagen op te heffen, het door haar verschuldigde bedrag aan verbeurde dwangsommen terug te betalen (met rente) en aan haar een voorschot op schadevergoeding te voldoen(4), hebben, na een stukkenwisseling, op 6 oktober 2003 pleidooien plaatsgevonden, waarna van de zijde van partijen nog producties in het geding zijn gebracht(5).

2.15. Bij arrest van 4 november 2003 (IER 2004, nr. 31, p. 155, BIE 2004, nr. 95, p. 571(6)) heeft het hof het geschil in volle omvang beoordeeld, het vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van [eiseres] alsnog afgewezen.

2.16. Voor zover in cassatie van belang, overwoog het hof:

'4.1 De grieven leggen het geschil in volle omvang aan het hof voor.

4.2 [eiseres] heeft bezwaar tegen de langwerpige afvoergoot voor toepassing in doucheruimten die [verweerster] in februari 2003 op de Bouwbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht heeft geïntroduceerd (productie 8 zijdens [eiseres] in eerste aanleg en

producties 5 en 6 zijdens [verweerster] in eerste aanleg en productie 21 (eerste drie pagina's) zijdens [verweerster] in hoger beroep).

4.3 De eerste vraag is of de door [eiseres] [...] gedeponeerde modellen van doucheafvoerputten, genaamd […] , modelrechtelijke bescherming toekomen.

4.4 Het hof is met [verweerster] van oordeel dat bij de beoordeling hiervan moet worden uitgegaan van de EG Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van Ministers van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb EG 1998 L 289/28), nu de implementatietermijn voor deze richtlijn sinds 28 oktober 2001 is verstreken. Het hof is tot deze richtlijnconforme interpretatie van de bestaande Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) gehouden, omdat de rechter tot taak heeft de volle werking van gemeenschapsrechtelijke bepalingen te verzekeren.

4.5 Ingevolge artikel 3 lid 2 van Pro de EG Modellenrichtlijn (verder: de richtlijn) wordt een model door een modelrecht beschermd voorzover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Artikel 4 bepaalt Pro dat een model als nieuw wordt beschouwd

indien vóór de datum van de aanvraag van het depot geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld, alsmede dat modellen geacht worden identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Krachtens artikel 5 lid 1 van Pro de richtlijn wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, duidelijk (zie overweging 13 bij de richtlijn) verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum van de aanvraag van het depot voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Hierbij moet volgens overweging 13 bij de richtlijn de aard van het voortbrengsel waarop het model is toegepast en in het bijzonder de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model in acht worden genomen.

Het modelrecht beschermt die vormkenmerken van een voortbrengsel die in de aanvraag om inschrijving zichtbaar zijn weergegeven en die door middel van publicatie of openstelling van het betrokken dossier voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt (overweging 11 bij de richtlijn). Onderdelen die bij normaal gebruik van het voortbrengsel niet zichtbaar zijn, komen ingevolge overweging 12 bij de richtlijn geen bescherming toe.

4.6 De aan een modelrecht gestelde vereisten van nieuwheid en een eigen karakter zijn verbonden aan "een model". Een model is de verschijningsvorm van een voortbrengsel, waaronder weer een op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp wordt verstaan (artikel 1 onder Pro a en b van de richtlijn). Verder is voor beide vereisten van belang of het model bij ingewijden in de betrokken sector bekend kon zijn (artikel 6 lid 1 van Pro de richtlijn), terwijl voor de invulling van het eigen

karakter de aard van het voortbrengsel en de bedrijfstak waarmee het verbonden is een rol speelt. De aan een modelrecht gestelde eisen van nieuwheid en een eigen karakter moeten derhalve worden gerelateerd aan de sector, de bedrijfstak, waarvoor het voortbrengsel is bestemd.

4.7 Partijen zijn het erover eens dat voorafgaand aan het modeldepot van de […] door [eiseres] langwerpige afvoergoten werden toegepast in de industrie, de agrarische sector, in douches van sportfaciliteiten en in professionele keukens.

Volgens [eiseres] was de […] de eerste langwerpige afvoerput voor douches en badkamers in woningen en tevoren onbekend bij haar doelgroep in de Benelux, de woning-sanitairbranche. [verweerster] heeft hiertegen aangevoerd dat binnen de Benelux reeds vanaf 1984 langwerpige afvoergoten voor doucheruimtes op de markt werden gebracht en daartoe verwezen naar de afvoergoten nummer 660 en de opvolger 670 van de Deense firma Blücher, alsmede naar afvoergoten uit 1987 en 1995 van deze firma. [verweerster] heeft betoogd, hetgeen door [eiseres] is bestreden, dat deze goten door haarzelf werden verhandeld (producties 1, 2, 8 en 11 zijdens [verweerster] in hoger beroep).

4.8 Het hof overweegt dienaangaande het volgende. Voormelde langwerpige afvoergoten van de firma Blücher hebben hetzelfde bovenaanzicht als de in februari 2003 door [verweerster] geïntroduceerde afvoergoot naar aanleiding waarvan

[eiseres] het onderhavige geding tegen [verweerster] heeft aangespannen (zie productie 8 [zijdens, toevoeging A-G] [eiseres] in eerste aanleg en producties 5 en 6 zijdens [verweerster] in eerste aanleg en vaststaand feit onder 1.5 van het bestreden vonnis). Ter pleitzitting in hoger beroep heeft [verweerster] hieromtrent het volgende verklaard: [verweerster] leverde deze afvoergoten aan groothandels in sanitair zonder dat zij zicht had op de toepassing. Deze goten hadden een diepte van 16,5 centimeter waaronder nog een afvoer moest worden gemaakt, zodat deze -tenzij op aanvraag speciaal aangepast- niet toepasbaar waren in de meeste woningen, maar enkel in oude huizen met een grote ruimte tussen de verdiepingsvloer en het plafond op de begane grond of op de begane grond. Deze goten werden ook niet speciaal aangeprezen als douchegoten voor woningen. De in februari 2003 door [verweerster] geïntroduceerde afvoergoot is de eerste door [verweerster] verhandelde afvoergoot die is geconstrueerd voor doucheruimtes in woningen.

[verweerster] heeft verder nog producties overgelegd van afvoergoten van andere bedrijven. Gesteld noch gebleken is echter dat deze voor het publiek beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van doucheruimtes in woningen. Aldus is voorshands komen vast te staan dat de door [eiseres] bij de WIPO gedeponeerde modellen van de langwerpige afvoerput, de […] , de eerste langwerpige doucheafvoerputten zijn die geschikt zijn om in douches en badkamers van woningen te worden toegepast.

4.9 Vervolgens is het de vraag of deze langwerpige afvoerputten voor douche- en badkamers in woningen moeten worden aangemerkt als een ander "model", "voortbrengsel" en "voorwerp" in de zin van (artikel 1 van Pro) de richtlijn dan de reeds eerder bestaande langwerpige doucheafvoerputten als bedoeld in de eerste zin van rechtsoverweging 4.7, omdat deze zijn verbonden aan een andere sector. Ook dit is voorshands voldoende komen vast te staan. [eiseres] heeft immers onweersproken gesteld dat uit een door [A] B.V., distributeur van [eiseres] , gehouden mini-enquête onder 23 bedrijven in de sanitair-branche, waaronder alle grote marktleiders, is gebleken dat 96% van de respondenten de […] als een noviteit voor de badkamer beschouwt en dat alle respondenten vóór de introductie van de […] niet op de hoogte waren van een soortgelijk product voor de badkamer (productie B bij memorie van antwoord). Zo schrijft [C] in een intern memo van juli 2003: "Wellicht dat het nog niet bij eenieder (goed) bekend is, maar enige tijd geleden is er een noviteit op de (sanitair-) markt gekomen. We kunnen hier echt spreken over 'een gat in de markt' (...) en dus in feite eindelijk een antwoord op vragen uit die markt. De producent van dit product is erin geslaagd om op een vernuftige wijze een afvoergoot, genaamd ' […] ', te produceren welke veel voordelen kent t.o.v. de traditionele doucheputjes." [D], [E] te Heerlen en [F] B.V. merken op vorenbedoeld enquêteformulier over de […] achtereenvolgens op: "Hoe kom je erop? Gat in de markt", "Vernieuwend", "Gat in de markt. Innovatief, uniek in zijn soort". Ook [verweerster] leverde en levert volgens haar eigen uitlatingen ter pleitzitting aan de hier geciteerde bedrijven.

In het vakblad voor de sanitair-branche "Produktnieuws" van oktober 2002 staat onder de kop "Put verandert in goot" onder meer het volgende: " [eiseres] uit [plaats] heeft goed nagedacht over het alom bekende doucheafvoerputje. Het resultaat is de […] geworden. (...). De […] is de oplossing voor afschotproblemen van de douchevloer, voor de steeds populairder wordende inloopdouche en tegen de veel voorkomende voetblessures aan versneden tegels" (productie 3 zijdens [eiseres] in eerste aanleg). In het "Installatie Nummer 11" van november 2002 is het volgende te lezen: "Tegelzetter, installateur en natuurlijk gebruikers zullen plezier hebben van de nieuwe […] (...) afvoergoot. Het alternatief voor de vertrouwde doucheput is een eenvoudige oplossing voor afschotproblemen" (productie 4 zijdens [eiseres] in eerste aanleg). Volgens het "Sanitair nummer 9" van september 2003 is het [eiseres] gelukt om met de […] "de opvolger van het vaak problematische doucheputje de markt te (...) veroveren" (productie G zijdens [eiseres] in hoger beroep). Ten slotte prijst ook [verweerster] zijn in februari 2003 geïntroduceerde langwerpige afvoergoot aan als "(d)e uitbreiding van het Afvoerputten programma met roestvrijstalen douchegoten" welke "kan worden gezien als een verbreding van het enorme pakket aan afvoer mogelijkheden van de puttenspecialist uit Lelystad" (productie 6 zijdens [verweerster] in eerste aanleg).

4.10 Ondanks het feit dat voorshands voldoende vaststaat dat de […] doucheafvoerputten de eerste langwerpige doucheafvoerputten zijn die geschikt zijn om in douches en badkamers van woningen te worden toegepast en moeten worden aangemerkt als een ander "model", "voortbrengsel" en "voorwerp" in de zin van (artikel 1 van Pro) de richtlijn dan de reeds eerder bestaande langwerpige doucheafvoerputten, komt aan de […] geen modelrechtelijke bescherming toe voorzover het uiterlijk noodzakelijk is voor het verkrijgen van het technisch effect.

4.11 Krachtens artikel 7 lid 1 van Pro de richtlijn geldt een modelrecht immers niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. De voor de beoordeling van het modelrecht relevante uiterlijke kenmerken zijn slechts diegene die zijn gedeponeerd en bij normaal gebruik van het voortbrengsel zichtbaar zijn (overwegingen 11 en 12 bij de richtlijn als aangehaald onder 4.5). Het gaat hier derhalve enkel om die uiterlijke kenmerken van de afvoerput die zichtbaar zijn wanneer de put is gemonteerd. Zichtbaar is alleen de langwerpige bovenkant in verschillende breedtes met de daarin aangebrachte perforatie, terwijl de materiaalkeuze, roestvrij staal, niet uit het depot blijkt en derhalve in dit kader niet van belang is.

4.12 [verweerster] heeft aangevoerd dat de langwerpige vorm van de afvoergoot een technisch gegeven is, gezien de toepassing in de breedte van een douche; dat een aan de bovenzijde aangebrachte waterdoorlatende perforatie evenzeer technisch is vereist en dat voorzover van enige modelrechtelijke bescherming sprake zou zijn, deze zich zou dienen te beperken tot de esthetische vormgeving, derhalve tot de vormgeving van de perforatie, hoewel deze als gebruikelijk kan worden bestempeld en hij daarbij voldoende afstand heeft genomen. [eiseres] heeft volgens [verweerster] immers

gekozen voor ellipsvormige gaten, terwijl de perforatie in zijn afvoerput in een blokjesmotief is uitgevoerd.

4.13 Het hof komt dienaangaande voorshands tot het volgende oordeel. Uit de met kopieën uit vakbladen onderbouwde stellingen van [eiseres] blijkt de langwerpige vorm van de […] juist te zijn gekozen vanwege het technische effect: "De […] is de oplossing voor afschotproblemen van de douchevloer, voor de steeds populairder wordende inloopdouche en tegen de veel voorkomende voetblessures aan versneden tegels. De installateur en de tegelzetter kunnen probleemloos de plaats van de afvoergoot bepalen". "Het resultaat is een doorlopende tegelvloer of inloopdouche, zonder de traditionele obstakels of scherpe randen rondom de doucheput" (producties 3 en 2 zijdens [eiseres] in eerste aanleg). [betrokkene 1] van [B] (distributeur van [eiseres] ), zegt in "Techniek" van december 2002 het volgende: "Iedereen kent het probleem met het doucheputje. Zo'n putje heeft vaak het formaat van 15 bij 15 cm en is gepositioneerd midden in de douche. Men staat altijd met de voeten in dat putje te dansen. Het wordt voor de tegelzetter regelmatig een legpuzzel van stukjes om een afschot te creëren. Op het moment dat men ervoor kiest om […] te plaatsen in de doorgang van het natte naar het droge gedeelte (of onder een douchedeur of aan de muurkant) creëer je een eenzijdig afschot. Dan kun je bijvoorbeeld ook een groot formaat tegels gebruiken. (...) Zelfs bij lekkende douchedeuren biedt […] uitkomst. Zet er een goot onder en het probleem is opgelost" (productie 5 zijdens [eiseres] in eerste aanleg).

Dat de afvoerput naast de langwerpige vorm geperforeerd moet zijn en een zekere breedte moet hebben, wordt eveneens bepaald door haar technische functie, de waterafvoer in een douche- of badkamerruimte. Aldus resteert voor modelrechtelijke bescherming slechts de vormgeving van de perforatie van de […] .

4.14 De draagwijdte van de modelrechtelijke bescherming van de perforatie in de langwerpige afvoerputten van [eiseres] , de […] , omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt (artikel 9 lid 1 van Pro de richtlijn). Het hof is voorshands van oordeel dat de blokvormige vormgeving van de perforatie in de langwerpige afvoerput van [verweerster] zodanig verschillend is van de gedeponeerde ellipsvormige perforatie van de […] dat daardoor bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt.

4.15 Voormelde andere algemene indruk heeft naar het voorlopig oordeel van het hof eveneens tot gevolg dat geen sprake is van inbreuk op het door [eiseres] gestelde auteursrecht op de […] , omdat de totaalindrukken van de perforatie in de afvoerput van [verweerster] en de perforatie van de […] in voldoende mate verschillend zijn.'

2.17. Tegen dit arrest heeft [eiseres] - tijdig(7) - beroep in cassatie ingesteld. [verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van dit principaal cassatieberoep en, op haar beurt, voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. Nadat [eiseres] had geconcludeerd tot verwerping van dat beroep, hebben partijen hun standpunten schriftelijk doen toelichten waarna zij over en weer hebben gerepliceerd en gedupliceerd.

3. Enige inleidende opmerkingen

3.1. Als ik goed zie, is dit de eerste zaak die de Hoge Raad bereikt, waarin het gaat over het inmiddels Europees geharmoniseerde modellenrecht.

3.2. In 1993 zijn door de Europese Commissie vrijwel tegelijkertijd voorstellen voor een Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo) en een Modellenrichtlijn (hierna: ModRl) voorgelegd.(8)

Nadat het Economisch en Sociaal Comité over beide voorstellen op 6 juli 1994 een eerste advies(9) en op 22 februari 1995 een vervolgadvies(10) had uitgebracht, heeft het Parlement in 1995 besloten om eerst het voorstel voor een richtlijn te bespreken. Het heeft daartoe in oktober 1995 een wetgevingsresolutie aangenomen(11). Eén van de onderwerpen waarover bij de voorstellen voor de ModRl en de GModVo indringend debat is gevoerd, is de vrije beschikbaarheid van onderdelen voor reparatiedoeleinden (iets daarvan komt bij de bespreking van de middelen nog aan de orde).

Op 21 februari 1996 heeft de Europese Commissie een gewijzigd voorstel voor de richtlijn voorgelegd(12). De Raad heeft op 17 juni 1997 zijn gemeenschappelijke standpunt over het richtlijnvoorstel vastgesteld(13). Toen bleek dat het Parlement en de Raad het niet eens konden worden over een aantal amendementen van het Parlement op het gemeenschappelijk standpunt, heeft in een bemiddelingsprocedure het bemiddelingscomité een gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn op 29 juli 1998 goedgekeurd(14). Op 13 oktober 1998 is de Modellenrichtlijn aangenomen.(15) De GModVo werd op 6 maart 2002 van kracht.(16)

3.3. Doel van de ModRl is uiteraard om (grote delen van) het materiële modellenrecht van de lidstaten te harmoniseren en aan hetzelfde materiële regime te onderwerpen als voor de gemeenschapsmodellen zou gaan gelden.(17) Artikel 19 van Pro de ModRl schreef implementatie in de nationale wetgeving voor per uiterlijk 28 oktober 2001.

3.4. De Benelux-Staten hebben die datum niet gehaald.(18) De vóórdien geldende eenvormige Beneluxwet inzake de tekeningen of modellen (verder te noemen 'oude BTMW' of 'BTMW-oud'(19)) is nog tot 1 december 2003 van kracht gebleven. De oude BTMW is bij protocol van 20 juni 2002 (Trb. 2002, 129) aangepast en in overeenstemming gebracht met de Modellenrichtlijn. Na goedkeuring en bekrachtiging in de drie landen (Trb. 2003, 181) zijn de bepalingen van dit protocol ingevolge art. VIII in werking getreden op 1 december 2003. Ik duid de aldus gewijzigde wet verder aan als de BTMW 2003.(20)

3.5. In de nu voorliggende zaak heeft het hof op 4 november 2003, toen de oude BTMW nog gold, arrest gewezen. Het hof heeft evenwel in rov. 4.4 vooropgesteld dat bij de vaststelling van de modelrechtelijke bescherming onder de oude BTMW dient te worden uitgegaan van de Modellenrichtlijn, omdat de implementatietermijn voor deze richtlijn was verstreken op 28 oktober 2001. Het hof achtte zich tot een richtlijnconforme interpretatie van de oude BTMW gehouden 'omdat de rechter tot taak heeft de volle werking van het gemeenschapsrecht te verzekeren'.

Het uitgangspunt van het hof acht ik - met partijen, want tegen rov. 4.4 is geen klacht aangevoerd - juist, immers in overeenstemming met desbetreffende jurisprudentie van het HvJEG. Bij de toepassing van de bepalingen van (eenvormig) nationaal recht, onverschillig of zij van eerdere of latere datum dan de richtlijn zijn, moeten - in dit geval vanaf 28 oktober 2001- rechters van de lidstaten deze zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en de objectieve doelstellingen van de richtlijn.(21)

Weliswaar heeft het HvJEG in het arrest BMW/Deenik van 1999(22) geoordeeld dat het Gemeenschapsrecht zich niet tegen verzet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels (daar: van de Merkenrichtlijn 89/104) te laat van kracht werden, in cassatie volgens de vóór die datum geldende regels wordt beslecht (23), maar het HvJEG heeft in zo'n geval beoordeling naar 'oud recht' ook niet voorgeschreven. En in de nu voorliggende zaak hééft het Arnhemse hof welbewust geoordeeld op basis van richtlijnconforme interpretatie.

3.6. Ook het Beneluxrecht verzet zich niet tegen richtlijnconforme interpretatie, voor zover de bewoordingen van de oude wettekst geen belemmering vormen om die uit te leggen in overeenstemming met Richtlijnbepalingen; zulks ook niet op cassatieniveau. Aldus blijkt uit arresten van het BenGH van 25 september 2000 en 2 oktober 2000 in merkenzaken, waarin vergelijkbare problemen speelden.(24)

3.7. Tegen de in de voorliggende zaak door het Arnhemse hof vooropgestelde keuze voor richtlijnconforme interpretatie richt zich, als gezegd, geen klacht. Richtlijnconforme interpretatie is echter naar haar aard beperkt tot interpretatie van de nog niet aan een Richtlijn aangepaste wetgeving, en kan niet leiden tot een contra legem-uitleg daarvan.

Naar bij de bespreking van onderdeel 1 van het principale middel blijken zal, meen ik dat deze zaak in één opzicht tegen deze grens aanloopt. Ik zal daar - en bij enkele andere onderdelen - ook aangegeven waarom prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EG en/of aan het Benelux-Gerechtshof m.i. niet in de rede liggen.

3.8. Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er op dit moment noch bij het Hof van Justitie van de EG noch bij het Benelux-Gerechtshof zaken aanhangig waarin de uitleg van de in deze zaak spelende bepalingen van de ModRl (of corresponderende bepalingen van de GModVo), of overgangsrechtelijke vragen ten deze, aan de orde zijn.

4. Bespreking van het principale cassatieberoep

Principaal onderdeel 1

4.1. Onderdeel 1 komt met rechts- en motiveringsklachten op tegen het oordeel van het hof in rov. 4.5 en 4.11 dat de voor de beoordeling van het modelrecht relevante uiterlijke kenmerken van een model slechts diegene zijn die gedeponeerd zijn en die bij normaal gebruik van het voortbrengsel zichtbaar zijn.

Volgens het onderdeel moet (tussen partijen in confesso) de bescherming van art. 14 lid 1 BTMW Pro-oud in het licht van het bepaalde in art. 9 lid 1 van Pro de Modellenrichtlijn worden uitgelegd. Dat brengt mee dat het gehele model, zoals gedeponeerd, voor bescherming in aanmerking komt, behoudens voorzover een specifieke beperking van toepassing is. Betoogd wordt dat het hof ten onrechte deze beperking heeft gebaseerd op de considerans 11 en 12 van de richtlijn nu ingevolge considerans 11 de bescherming alleen betrekking heeft op zichtbaar weergegeven kenmerken van het modeldepot (dus ongeacht de zichtbaarheid in het gebruik) en considerans 12 enkel een verwijzing inhoudt naar wat in art. 3 lid 3 en Pro lid 4 van de ModRl is bepaald. Het hof heeft miskend dat de laatste beperking slechts betrekking heeft op onderdelen van samengestelde voortbrengselen zoals auto's en huishoudelijke apparaten, terwijl het model van [eiseres] (een doucheafvoerput) geen onderdeel van een samengesteld voortbrengsel is. Het bestreden arrest is althans, aldus het onderdeel, niet naar behoren gemotiveerd nu het hof niet vaststelt dat of motiveert waarom het model een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel is.

4.2. Het belang dat [eiseres] bij dit onderdeel heeft of denkt te hebben, is kennelijk het volgende. Bij zijn beoordeling van hetgeen in [eiseres] ' model voor bescherming in aanmerking komt, heeft het hof blijkens rov. 4.11, voorlaatste volzin, alleen de na montage zichtbare uiterlijke kenmerken in aanmerking genomen. Dat zijn blijkens de laatste volzin van rov. 4.11 de langwerpige bovenkant in verschillende breedtes, met de daarin aangebrachte perforatie. De in de modelregistratie (prod. 6 in eerste aanleg) wél zichtbare, maar bij normaal gebruik aan zichtbaarheid onttrokken afvoergoot daaronder en het reukslot (sifon) vallen daar dus buiten: dat blijkt impliciet nader doordat het hof in rov. 4.12-4.14 daaraan geen aandacht geeft.

4.3. In de nrs. 4.5.1-4.5.5 zal ik uiteenzetten dat, uitgaande van onverkorte toepasselijkheid van het regime van de ModRl, de klacht m.i. faalt.

In nrs. 4.6.1-4.6.4 zal ik evenwel aangeven dat de klacht m.i. tóch slaagt, omdat 'richtlijnconforme interpretatie' ten deze geen onverkorte toepasselijkheid van het Richtlijnregime toelaat. Daarvoor staat (de tekst van) de oude BTMW te ver af van het Richtlijnregime, door het ontbreken in de oude BTMW van een equivalent van art. 3, leden 3 en 4 van de Richtlijn. Wie dit laatste aanstonds beslissend acht, kan de nrs. 4.5.1-4.5.5 overslaan.

4.4. Voorafgaand citeer ik de hier relevante legislatieve bepalingen.

4.4.1. Ik citeer eerst uit de 'oude' BTMW:

Art. 1. Als tekening of model kan worden beschermd het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft.

Art. 4. Door het depot van een tekening of model wordt geen uitsluitend recht verkregen indien:

1. de tekening of het model niet nieuw is, dat wil zeggen wanneer:

a. op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren, voorafgaande aan de datum van het depot [...], een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Benelux-gebied feitelijk bekendheid heeft genoten; [...].

Art. 14. 1. Op grond van zijn uitsluitend recht op een tekening of model kan de houder daarvan zich verzetten tegen elke vervaardiging, invoer, uitvoer, verkoop, het te koop aanbieden, verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk, van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont.

4.4.2. Vervolgens citeer ik uit de Modellenrichtlijn:

Artikel 1 - Definities.

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a. "model": de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan;

b. "voortbrengsel": elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd [...];

c. "samengesteld voortbrengsel": een voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden.

Artikel 3 - Beschermingsvoorwaarden

[...]

3. Een model dat is toegepast op of verwerkt in een voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt, wordt slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben:

a. voorzover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft; en

b. voorzover deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter voldoen.

4. "Normaal gebruik" in de zin van lid 3, onder a, houdt het gebruik door de eindgebruiker in, met uitzondering van handelingen in verband met onderhoud of reparatie.

Artikel 9 - Draagwijdte van de bescherming

1. De bescherming krachtens het modelrecht omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

2. Bij de beoordeling van de draagwijdte van het gebruik wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

4.4.3. Ik citeer voorts de Richtlijnoverwegingen 11 en 12:

'11. Overwegende dat de houder van het recht door inschrijving bescherming verkrijgt voor die vormkenmerken van een voortbrengsel of een deel ervan, die in de aanvraag om inschrijving zichtbaar zijn weergegeven en welke door middel van publicatie of openstelling van het betrokken dossier voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt:

12. Overwegende dat bescherming zich niet dient uit te strekken tot die onderdelen die bij normaal gebruik van een voortbrengsel niet zichtbaar zijn, noch tot die kenmerken van een dergelijk onderdeel die onzichtbaar zijn wanneer dat onderdeel op zijn plaats is aangebracht, of die op zich niet aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter zouden voldoen; dat met kenmerken van een model die om deze redenen van bescherming worden uitgesloten, geen rekening mag worden gehouden bij het beoordelen of andere kenmerken van het model aan de vereisten voor bescherming voldoen'.

4.5.1. Voor zover onderdeel 1 betoogt dat het hof bij onverkorte toepassing van het Richtlijnregime - nu kort samengevat - ten onrechte de beperking tot bij normaal gebruik zichtbare zou hebben aangehouden omdat die beperking slechts betrekking heeft op onderdelen van samengestelde voortbrengselen zoals auto's en huishoudelijke apparaten, terwijl het model van [eiseres] (een doucheafvoerput) geen onderdeel van een samengesteld voortbrengsel is, faalt het wegens onjuiste lezing van het arrest, althans wegens een onjuiste rechtsopvatting.

4.5.2. Anders dan het onderdeel betoogt, heeft het hof - kennelijk en begrijpelijk - de […] beschouwd als een samengesteld voortbrengsel (in de woorden van art. 1 onder Pro c van de ModRl: 'een voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden'.

Dat kennelijk en feitelijk oordeel van het hof is begrijpelijk, indien men acht slaat op de (aan de eisen ten grondslag gelegde) registratie van [eiseres] ' model bij de WIPO(25), waaruit met zoveel beelden (die juist in het modellenrecht meer zeggen dan woorden) blijkt dat het inderdaad gaat om een voortbrengsel dat uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden, en waarbij het na montage zichtbare rooster ook duidelijk onderscheiden wordt van de na montage niet zichtbare goot en sifon. Gelet op deze evidentie, behoefde 's hofs oordeel in dit opzicht ook geen nadere motivering.

4.5.3. Voor zover het onderdeel zou betogen dat het regime van het geharmoniseerde modellenrecht in art. 3, leden 3 en 4 ModRl met de daarin neergelegde beschermingsuitsluiting voor niet zichtbare onderdelen slechts betrekking zou hebben op onderdelen van samengestelde voortbrengselen zoals auto's en huishoudelijke apparaten (waarbij het onderdeel er kennelijk van uitgaat dat de […] geen voortbrengsel zoals een huishoudelijk apparaat is), faalt het eveneens, en wel wegens een onjuiste rechtsopvatting. Hoewel de steller van het onderdeel zich er kennelijk van bewust is dat de discussie over art. 3, leden 3 en 4 ModRl zich met name heeft afgespeeld tegen de achtergrond van de beschermbaarheid van onderdelen van automobielen en huishoudelijke apparaten - gezien de uit de Richtlijngeschiedenis en de literatuur bekende lobby's van juist de fabrikanten daarvan en de juist daartegen gerichte tegenlobby's(26) -, luiden de leden 3 en 4 van artikel 3 algemeen Pro (en luidt ook Richtlijnoverweging 12 algemeen(27)). Er kan geen redelijke twijfel over bestaan dat de Europese wetgever dat weloverwogen heeft gedaan. De Europese wetgever was immers bij de totstandkoming van de GModVo en ModRl nu juist geconfronteerd met de lobby's uit de genoemde 'hoeken'. Hij had dus de genoemde bepalingen kúnnen beperken tot automobielen en huishoudelijke apparaten (dan misschien met toevoeging van machines, vaartuigen, vliegtuigen en nog het een en ander?!). Dat heeft de Europese wetgever dus juist niét gedaan. Hij heeft gekozen voor, en is vervolgens gebleven bij een algemene omschrijving als in art. 3, leden 3 en 4 en in Richtlijnoverweging 12 verwoord.

4.5.4. Het mooiste Britse boek (en m.i. het mooiste boek ter wereld) over auteursrecht en modellenrecht is: The Modern Law of Copyright and Designs van High Court Justice Sir Hugh Laddie en vier Barristers.(28) Ter nadere adstructie citeer ik daaruit nog de nrs. 44.73-44.75 (op pp. 2011-2012), waarin de auteurs aan de hand van de Engelstalige Richtlijntekst het volgende heldere en overtuigende beeld schetsen met betrekking tot het regime voor onderdelen van samengestelde voortbrengselen ('components for complex articles'):

'The legislative provisions relating tot components for complex articles.

44.73The provisions in arts 4 and 5 in relation to novelty and individual character have special application to the design of components incorporated into complete products. Articles 3.3 and 3.4 provide:

'3. A design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product shall only be considered to be new and to have individual character:

(a) if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter, and

(b) to the extent that those visible features of the component part fulfil in themselves the requirements as to novelty and individual character.

4. "Normal use" within the meaning of paragraph (3)(a) shall mean use by the end user, excluding maintenance, servicing or repair work.

What are complex products?

44.74The expression "complex product" is defined by art 1(c):

'"complex product" means a product which is composed of multiple components which can be replaced permitting disassembly and reassembly of the product.'

This seems to be directed at a discrete item which is not a mere collection of parts but has value as an identifiable whole. In the case of products which are commercialised it is presumably an item which is sold or used as a whole. The legislative intent was, presumably, to distinguish between complete products on the one hand and the modular systems referred to in art 7.3[...](29) on the other. If this were not so the special saving contained in the latter article would be nullified in many case by arts 3.3-3.4. Even if one considers that a desirable outcome, it can not be what the legislation means. It seems to us, for example, that a car or a coffee maker is a complex article in that it is made of a number of parts but the item which is of primary interest to the end user is the completely assembled combination. On the other hand a built-in kitchen is not a complex article. It is a modular system made up, at the customer's choice, from a number of discrete units each of which probably is made from component parts.[...] The distinction may be difficult to define by a verbal formula but the finished article offered for sale by the proprietor in the latter example consists of a number of interlocking or connectable units which the customer can assemble at choice. The fact that the user decides to purchase a number of units at the same time and have them assembled together does not mean that each unit stops being a finished item of commerce in its own right which could survive and have utility without the need for other units. [...]

Only visible features protected

44.75The combined effect of art 3.3 (a) and (b) appears to be that only the visible features of a component within a complex item can be considered for design purposes and those features need to display the novelty of design and individuality of character to meet the provisions of arts 4 and 5. To take as an example the components in a car, a design for the shape of the floor plan or for the shape of the bottle containing windscreen washing fluid would not be protectable, the latter because it is only visible when the bonnet is raised during maintenance or servicing, the former because it is not visible during normal use. On the other hand most of the features of a body panel are visible during normal use. Some parts of the panel will be hidden from view once it has been fitted to the car. It is only the latter features which will be excluded from consideration. It should be noticed however that these provisions must not be read as excluding the possibility of valid registered designs for internal parts of complex products. 1f the internal part is visible during normal use [...], then its features may qualify for protection.'

4.5.5. Uitgaande van onverkorte Richtlijntoepassing heeft het Arnhemse hof in rov. 4.5 (en rov. 4.11 voor zover die daarop voortbouwt) dus een juist oordeel gegeven: dat acht ik niet voor redelijke twijfel vatbaar. Daarop stuit ook af de motiveringsklacht dat het hof niet vaststelt dat of motiveert waarom het model een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel is, nu een rechtsoordeel niet met een motiveringsklacht kan worden bestreden.

Terzijde merk ik op dat de klacht in het onderdeel over een misplaatste verwijzing door het hof in rov. 4.11 naar Richtlijnoverweging 11 mij wél juist voorkomt. Dat kan evenwel aan het bovenstaande niet afdoen, omdat ook zonder die verwijzing 's hofs oordeel, uitgaande van onverkorte Richtlijntoepassing, juist blijft.

4.6.1. In nr. 4.3 heb ik evenwel al aangegeven dat (de tekst van) de oude BTMW ten deze te ver afstaat van het Richtlijnregime. In de oude BTMW is geen sprake van een equivalent van art. 3, leden 3 en 4 van de Richtlijn, waarmee de bij normaal gebruik niet zichtbare onderdelen als 'niet nieuw' en daarmee van bescherming uitgesloten worden verklaard. Ik constateer dit ambtshalve (art. 25 Rv Pro.).

4.6.2. Iemand zou kunnen tegenwerpen dat de oude BTMW toch ook (slechts) als een model aanmerkte: het 'uiterlijk' van een voortbrengsel. Inderdaad: onder de tekst van de oude BTMW laat zich verdedigen dat daartoe niet het inwendige van het voortbrengsel behoort.(30) Maar (1e) het begrip 'samengesteld voortbrengsel' is onder de oude BTMW onbekend; (2e) het onderdeel van een (wat onder het Richtlijnregime heet:) 'samengesteld voortbrengsel', kon en kan natuurlijk wél zichtbaar zijn, bijv. bij de aankoop bij een leverancier, ook al werd en wordt het na inbouw normaliter aan het oog ontrokken(31); (3e) ook de ModRl gaat in haar art. 1 uit Pro van het begrip (Engels:) 'appearance' (Nederlands:) 'verschijningsvorm', equivalent van 'uiterlijk', terwijl (4e) het Richtlijnbegrip desalniettemin de ondersoort zichtbaar bij normaal gebruik als een duidelijke noviteit ten opzichte van de oude BTMW introduceert; en (5e) de invoering hiervan in de ModRl en de GModVo was juist een omstreden onderwerp, in verband met de pro- en contralobbies ten aanzien van onderdelen van auto's en huishoudelijke apparaten.(32)

4.6.3. Partijen hebben unisono en nadrukkelijk richtlijnconforme interpretatie omhelsd.(33) Zoals ik in nr. 3.7 al aangaf, impliceert richtlijnconforme interpretatie niet: contra legem-interpretatie. Volgens de eerder aangehaalde vaste jurisprudentie van het HvJEG kan een niet-geïmplementeerde Richtlijn immers niet rechtstreeks rechten en verplichtingen tussen burgers scheppen (en evenmin voorheen verkregen rechten ontnemen).

Hoezeer partijen het eens zijn in hun wens naar richtlijnconforme interpretatie, om een interpretatie contra legem hebben zij begrijpelijkerwijs niet gevraagd.

4.6.4. Bij gegrondbevinding van dit onderdeel zal het hof waarnaar de zaak verwezen wordt, bij de beoordeling aan de hand van het criterium van de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door een technische functie worden bepaald (art. 2 lid 1 BTMW Pro-oud in verbinding met art. 7 lid 1 ModRl Pro), anders dan het Arnhemse hof gedaan heeft, dus óók het uit het depot kenbare inbouwgedeelte (onder de in 's hofs rov. 4.11 bedoelde langwerpige bovenkant met de daarin aangebrachte perforatie) in de beoordeling moeten betrekken. Tot welke uitkomst dat zal leiden, is aan een onderzoek van de feitenrechter voorbehouden.(34) De Hoge Raad kan daarop niet vooruitlopen.

Principale onderdelen 2-4

4.7. De onderdelen 2-4, gericht tegen de rov. 4.13 en 4.14 van het bestreden arrest, lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.7.1. Onderdeel 2 richt rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.13 waar het hof heeft geoordeeld dat de langwerpige vorm van de […] niet voor bescherming in aanmerking komt, aangezien deze vorm technisch bepaald is.

Geklaagd wordt dat het hof daarmee heeft miskend dat art. 2 lid 1 BTMW Pro-oud slechts uitsluit van bescherming die kenmerken die noodzakelijk zijn voor het bereiken van een technisch effect. Betoogd wordt dat dit in het licht van het bepaalde in art. 7 lid 1 van Pro de ModRl aldus moet worden uitgelegd dat slechts zijn uitgesloten van bescherming die uiterlijke kenmerken die 'uitsluitend door de technische functie worden bepaald'.

Volgens het onderdeel legt het hof de beperking van art. 2 lid 1 BTMW Pro-oud in verbinding met art. 7 lid 1 ModRl Pro te ruim uit en miskent het dat als er variatie mogelijk is binnen de technische vereisten, het betreffende kenmerk niet uitsluitend technisch bepaald is in de zin van deze artikelen. De specifieke langwerpige vorm en de verhoudingen van het model behoeven niet uitsluitend door de technische functie te zijn bepaald.

Aan deze rechtsklacht wordt subsidiair een motiveringsklacht verbonden voor zover het hof mocht hebben geoordeeld dat in casu de specifieke langwerpige vorm en de lengte-breedteverhoudingen van het model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. Het oordeel is zonder nadere motivering onbegrijpelijk in het licht van de stelling van [eiseres] dat zij diverse varianten heeft gedeponeerd en dat er dus variatie mogelijk is(35).

Ten slotte wordt in het onderdeel erover geklaagd dat het hof ten onrechte en niet naar behoren gemotiveerd heeft nagelaten de algemene indruk van dit model, met inbegrip van deze vorm, te vergelijken met de algemene indruk van het door [verweerster] op de markt gebrachte product nu het hof niet heeft vastgesteld dat de specifieke langwerpige vorm en verhoudingen van het gedeponeerde model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald.

4.7.2. Onderdeel 3 is een soort 'breedte-'tweelingzusje van 'lengte-'onderdeel 2: geklaagd wordt dat het hof in rov. 4.13, heeft overwogen dat het feit dat de afvoerput naast de langwerpige vorm geperforeerd moet zijn en een zekere breedte moet hebben, wordt bepaald door haar technische functie, waardoor voor modelrechtelijke bescherming de vormgeving van de perforatie van de […] resteert.

Ook hier wordt geklaagd dat het hof heeft miskend dat art. 2 lid 1 BTMW Pro-oud slechts van bescherming uitsluit die kenmerken die noodzakelijk zijn voor het bereiken van een technisch effect, en dat dit ingevolge art. 7 lid 1 ModRl Pro moet worden uitgelegd in die zin dat slechts zijn uitgesloten van bescherming die uiterlijke kenmerken die 'uitsluitend door de technische functie worden bepaald'.

Uit het feit dat de breedte tot op zekere hoogte technisch bepaald is, volgt - aldus het onderdeel - niet dat de breedte uitsluitend technisch bepaald is. Het hof legt zodoende een onjuiste maatstaf aan, of heeft - aldus de klacht - zijn overweging niet naar behoren gemotiveerd in het licht van de stellingen van [eiseres] (36). Een en ander geldt volgens het onderdeel ook voorzover in het in rov. 4.13 overwogene besloten ligt dat de breedte van het model uitsluitend technisch bepaald is.

4.7.3. Onderdeel 4 stelt dat deze klachten eveneens rov. 4.14 vitiëren: het hof heeft volgens het onderdeel op basis van zijn voorgaande overwegingen een te beperkt deel van de kenmerken van het gedeponeerde model van [eiseres] vergeleken met het product van [verweerster] .

4.8. Alvorens de middelonderdelen 2-4 te bespreken, citeer ik eerst de in onderdelen 2 en 3 aangehaalde wets- en richtlijnbepalingen:

Artikel 2 lid 1 BTMW Pro-oud:

1. Van de bescherming uit hoofde van deze wet is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

Artikel 7 lid 1 Modellenrichtlijn Pro:

1. Een modelrecht geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

Uit de 14e Richtlijnoverweging haal ik aan:

'Overwegende dat de technologische innovatie niet mag worden gehinderd door aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald, modelbescherming te bieden;'.

Ter vergelijking geef ik ook de tekst van art. 2 lid 1 sub a BTMW Pro 2003 weer:

1. Van de bescherming uit hoofde van deze wet zijn uitgesloten:

a. de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald; (...).

4.9. Doordat zij de samenhang tussen rov. 4.13 en 4.14 uit het oog verliezen, berusten de middelonderdelen 2 tot en met 4 op een onjuiste lezing van deze rechtsoverwegingen en missen zij daarom feitelijke grondslag.

4.10. Het hof bespreekt in rov. 4.13 eerst een aantal stellingen en producties van (juist) [eiseres] , waaruit blijkt dat juist vanwege het technische effect de keuze van de langwerpige vorm van de […] is gekozen. Daartegen richten de middelonderdelen geen klachten.

Vervolgens overweegt het hof in de laatste alinea, eerste volzin van rov. 4.13, dat het feit dat de afvoerput naast de langwerpige vorm geperforeerd moet zijn en een zekere breedte moet hebben, eveneens bepaald wordt door haar technische functie (nl. de waterafvoer in een douche- of badkamerruimte). Ook tegen dat oordeel richten de middelonderdelen geen klachten.

Nadat het hof in de laatste volzin van rov. 4.13 overwogen heeft dat - in het licht van art. 2 lid 1 BTMW Pro-oud in verbinding met art. 7 lid 1 ModRl Pro - 'aldus (...) voor modelrechtelijke bescherming slechts de vormgeving van de perforatie van de […] [resteert]', overweegt het hof ten slotte in rov. 4.14 enerzijds dat de 'draagwijdte van de modelrechtelijke bescherming van de perforatie in de langwerpige afvoerputten van [eiseres] , de […] ,[...] elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt (art. 9 lid 1 van Pro de richtlijn)' omvat, en anderzijds dat het hof voorshands van oordeel is 'dat de blokvormige vormgeving van de perforatie in de langwerpige afvoerput van [verweerster] zodanig verschillend is van de gedeponeerde ellipsvormige perforatie van de […] dat daardoor bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt'.

4.11. In dit - feitelijke en begrijpelijke - oordeel van het hof ligt besloten dat in het gegeven geval, wat er zij van de concrete lengte- en breedteverhoudingen van de douchegoten van partijen, en wat er zij van de mogelijkheid dat lengte- en breedteverhoudingen enigermate kunnen variëren, de mate van overeenkomst van die lengte- en breedteverhoudingen bij enerzijds de gedeponeerde modellen van [eiseres] en anderzijds het product van [verweerster] , niet van dien aard is dat die zouden afdoen aan 's hofs oordeel dat door de - in 's hofs kennelijke en begrijpelijke gedachtegang zwaarder wegende - verschillen tussen de gedeponeerde ellipsvormige perforatie van de […] en de perforatie in het product van [verweerster] bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt.

4.12. Ten overvloede: 's hofs oordeel is te minder onbegrijpelijk, nu de door het hof in rov. 4.13 aan stellingen van [eiseres] zelf - in cassatie onbestreden - ontleende overwegingen over het technisch effect (de technische functie), klaarblijkelijk impliceren dat de […] enerzijds een klassieke afvoerput met de bezwaren van dien overbodig maakt, en anderzijds de mogelijkheid biedt van een drempelvrije 'inloopdouche'. Daarmee is - vanzelfsprekend - enerzijds gegeven de met het oog op deze technische functie gewenste lengte van de afvoergoot, en wel min of meer overeenkomend met die van een drempel; en anderzijds de technische functie van een goot die een zekere breedte dient te hebben, maar ook niet breder dan nodig om het (meetbare) gebruikelijke douchewater te doen afvoeren. Deze, aan het hof voorgehouden, en bovendien voor de hand liggende, zo niet van algemene bekendheid te achten feiten, dragen eens te meer bij aan de begrijpelijkheid van 's hofs kennelijke oordeel dat de mate van overeenkomst van die lengte- en breedteverhoudingen niet van dien aard is, dat die afdoen aan de zodanige verschillen tussen de gedeponeerde ellipsvormige perforatie van de […] en de perforatie in het product van [verweerster] dat daardoor bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt.

4.13. Het vorenstaande brengt mee dat de Hoge Raad, hoewel het cassatiemiddel en, tot op zekere hoogte, de schriftelijke toelichtingen daartoe wellicht uitnodigen, in deze (kort-geding)-zaak niet behoeft in te gaan op vragen met betrekking tot (onder meer) een 'apparaatgerichte' of 'productgerichte' uitleg van de noodzakelijkheidregel in de Modellenrichtlijn en de BTMW-oud.(37) Ik verwijs in dit verband nog naar het eerder genoemde artikel van Quaedvlieg in BIE 2004, p. 529 (533-534). Ik volsta hier met de korte opmerking dat ik mij in zijn daar vermelde visie op de uitleg van art. 2 lid 1 BTMW Pro-oud en art. 7 lid 1 ModRl Pro (waarmee z.i. het bestreden arrest in overeenstemming is), voorshands kan vinden. Mocht de Hoge Raad van mij hieromtrent een nadere conclusie wensen, dan houd ik mij op afroep daartoe beschikbaar.

Principaal onderdeel 5

4.14. Onderdeel 5 keert zich tegen rov. 4.15 waar het hof ten aanzien van de auteursrechtelijke bescherming heeft overwogen dat de door het hof eerder bedoelde andere algemene indruk naar zijn voorlopig oordeel eveneens tot gevolg heeft dat er geen sprake is van inbreuk op het door [eiseres] gestelde auteursrecht op de […] 'omdat de totaalindrukken van de perforatie in de afvoerput van [verweerster] en de perforatie van de […] in voldoende mate verschillend zijn'.

Geklaagd wordt dat het hof hier een onjuiste maatstaf heeft aangelegd voor de beoordeling of sprake is van auteursrechtelijke inbreuk dan wel onvoldoende heeft gemotiveerd waarom er geen sprake is van dergelijke inbreuk. Onder verwijzing naar HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax) wordt betoogd dat voor de vergelijking niet kan worden volstaan met het vergelijken van slechts één element van beide werken maar de rechter de totaalindrukken van beide producten dient te vergelijken. Volgens het onderdeel heeft het hof de eerder aangenomen modellenrechtelijke beperkingen in de vergelijking (nl. beperking tot bij normaal gebruik zichtbare kenmerken; onderwerp van onderdeel 1) ten onrechte mede van toepassing geoordeeld op het auteursrecht. Aan deze rechtsklacht worden nog enkele nadere klachten verbonden.

4.15. Ik geef de steller van het onderdeel in zoverre gelijk, dat (i) juist is dat de rechter in een geval als het onderhavige de totaalindrukken van beide producten dient te vergelijken(38), en dat (ii) een deelcriterium waarbij bij normaal gebruik niet zichtbare kenmerken niet zouden meetellen, aan het auteursrecht vreemd is. Dit laatste laat zich reeds afleiden uit het notoire gegeven dat het auteursrecht ook werken beschermt die in het geheel niet voor openbaarmaking bestemd zijn, zoals bijv. geheime dagboeken en onvoltooide werken.(39)

Het hof mocht, aldus op zichzelf bezien, vanuit auteursrechtelijk oogpunt niet volstaan met alleen een vergelijking van de totaalindrukken van de perforaties.

4.16. Wat het hof echter wél mocht, (ook) in auteursrechtelijke context, was: het ecarteren van datgene 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. Dit volgt uit de zgn. Screenoprints-jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof en de Hoge Raad.(40)

Onderdeel 5 miskent dat het hof dit niet alleen mocht doen, maar ook hééft gedaan in rov. 4.13, die in het licht van het benodigde technische effect, betrekking heeft op de noodzaak van enerzijds de langwerpige vorm en anderzijds een zekere breedte van de ' […] '. Hetgeen aldaar in de modellenrechtelijke context is overwogen, laat zich immers - zonder enige Europeesrechtelijke of Beneluxrechtelijke hindernis - in het licht van de Screenoprints-jurisprudentie zonder meer doortrekken naar het auteursrecht. Ook als men meent dat het hof dit 'zonder meer' wel erg letterlijk heeft genomen door er niets naders over te overwegen, is het hof niét van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan. Gegeven het karakter van het kort geding, met de daaraan verbonden beperktere motiveringsplicht, kan m.i. het hof ook niet verweten worden dat het in verband de door [eiseres] (ook) met het oog op de auteursrechtelijke bescherming ingeroepen lengte en breedte van de ' […] ', niet nog eens heeft uitgeschreven hetgeen ik hier nu wél uitschrijf.

4.17. Het onderdeel voert nog aan dat de klacht te meer zou klemmen nu [eiseres] had gesteld, en niet betwist is, dat de onderkant van beide afvoerputten exact gelijk is.(41) Deze klacht kan [eiseres] evenwel niet baten, nu de gestelde gelijkheid van de onderkant niet alleen niets zegt over het eigen oorspronkelijk karakter en/of persoonlijk stempel van de onderkant, waaromtrent [eiseres] ook niets had gesteld, maar er, naar het kennelijke en allerminst onbegrijpelijke oordeel van het hof ook niet toe bijdroeg dat aan de hand van vergelijking van de door het hof in aanmerking te nemen totaalindrukken tot een ander oordeel gekomen had moeten worden. Gelet op de rechtsgang van het kort geding was het hof ten deze ook niet tot nadere motivering gehouden.

4.18. Ten slotte klaagt het onderdeel dat het hof zou hebben miskend dat gesteld en niet betwist is dat [verweerster] kennis had genomen van de ' […] ' alvorens zij haar concurrerende product op de markt bracht(42), zodat gelet op de gestelde en niet betwiste overeenkomst in trekken (althans aan de onderkant) voorshands van een vermoeden van ontlening moet worden uitgegaan; het hof had althans nader dienen te motiveren waarom in casu dit vermoeden is ontkracht.

Deze klacht gaat uit van de onjuiste rechtsopvatting dat met een te vermoeden of vaststaande 'ontlening' ook auteursrechtinbreuk vermoed zou moeten worden. Dat is niet juist: voor inbreuk is immers in de eerste plaats een auteursrechtelijk relevante gelijkenis vereist (naast een vaststaande, of aan vergaande gelijkenis met betrekking tot auteursrechtelijk beschermde trekken te vermoeden ontlening).(43)

5. Bespreking van het (voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep

5.1. Indien de Hoge Raad van oordeel is dat enig onderdeel van het principale beroep tot cassatie leidt (wat mij betreft ging dat op voor onderdeel 1), zal hij het onder die voorwaarde ingestelde incidentele cassatieberoep moeten bezien.

5.2. In de aanhef van het incidenteel cassatiemiddel wordt in het algemeen geklaagd dat het hof ten onrechte in rov. 4.4-4.10 van zijn arrest heeft geoordeeld, kort samengevat, dat het model van [eiseres] ( […] ) in ieder geval voor wat betreft de Benelux voldoet aan de eis van nieuwheid in de zin van de artikelen 1 en 4 BTMW-oud. Deze algemene (rechts)klacht wordt in de daarop volgende middelonderdelen nader uitgewerkt.

5.3. Onderdeel 1 bevat geen klachten.

5.4. Onderdeel 2 van het incidentele cassatiemiddel keert zich met een rechtsklacht tegen het in de rov. 4.8-4.10 besloten liggende oordeel van het hof - samengevat - dat voor de conclusie dat sprake is van een 'nieuw' model in de zin van de artikelen 1 en 4 BTMW-oud, gelezen in het licht van art. 3, tweede lid, en de artikelen 1 en 4 van de Modellenrichtlijn, voldoende (althans in ieder geval van doorslaggevend belang) is het feit dat de langwerpige afvoerputten van [eiseres] de eerste waren die in douches en badkamers van woningen werden gebruikt.

Deze klacht wordt in de (sub)onderdelen 2a en 2b verder uitgewerkt.

5.5. Onderdeel 2a klaagt dat het hof aldus heeft miskend dat de Modellenrichtlijn anders dan de artikelen 1 en 4 BTMW-oud het model niet koppelt aan een bepaalde gebruiksfunctie - waardoor het mogelijk was met eenzelfde model verschillende modelrechten te verwerven bij verschillende gebruiksfuncties (hierbij wordt verwezen naar HR 10 maart 1995, NJ 1995, 670, m.nt. DWFV (Kinderkapperstoel)) - maar juist een absolute nieuwheid van het model eist onafhankelijk van de gebruiksfunctie. Het feit dat afvoergoten met hetzelfde uiterlijk als de door [verweerster] verhandelde afvoergoten vóór het modeldepot van [eiseres] werden toegepast in andere sectoren, brengt volgens het onderdeel mee dat ook dan sprake kan zijn van nieuwheidschadelijke terbeschikkingstelling aan het publiek.

5.6. Terwijl onderdeel 2a ervan uitgaat dat de (zgn. specialiteits-)leer van het Kinderkapperstoel-arrest van 1995 niet langer opgeld zou doen, gaat onderdeel 2b ervan uit dat dit wél het geval zou zijn. Volgens dit onderdeel is 's hofs oordeel ook dan rechtens onjuist en onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, kort gezegd omdat de functie die de afvoergoten daar vervulden, een functie was die identiek is aan de functie die de afvoergoten in het modeldepot van [eiseres] vervullen: de afvoer van (douche)water. In nr. 5.20 zal ik het onderdeel uitvoeriger citeren.

5.7. Onderdeel 2a is het meest verstrekkende, en meest interessante van deze twee onderdelen 2a en 2b. Naar blijken zal, is - al aangenomen dat de (tekst van de) 'oude' BTMW te zeer aan de in onderdeel 2a bedoelde uitleg in de wegstaat, hetgeen eventueel aanleiding zou geven tot desbetreffende prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof - de door onderdeel 2a verdedigde opvatting geen acte clair, net zomin als de tegengestelde opvatting. Daarmee doemen dan - ook al gaat het hier om een kort geding - uitlegvragen aan het HvJEG op.

5.8. M.i. kan de Hoge Raad beoordeling van onderdeel 2a evenwel in het midden laten, omdat onderdeel 2b slaagt - zonder dat dáárbij prejudiciële tussenkomst het HvJEG en het BenGH nodig is.

Toch zal ik hieronder (in nrs. 5.9-5.19) eerst onderdeel 2a bespreken, omdat zonder dat een begrijpelijke korte bespreking van 'meteen' onderdeel 2b niet goed mogelijk is. Bovendien heb ik dan al de parameters besproken, waarvan de Hoge Raad gebruik zou kunnen maken als hij tóch met het oog op onderdeel 2a aan het HvJ EG prejudiciële vragen zou willen stellen.

In nrs. 5.20-5.26 bespreek ik vervolgens onderdeel 2b.

Incidenteel onderdeel 2a

5.9. Hoewel de tekst van de BTMW-oud niet daartoe dwong, werd, zoals onderdeel 2a ook tot uitgangspunt neemt, vrij algemeen aangenomen dat de nieuwheidseis, evenals de inbreuktoets, betrekking had op de combinatie van een bepaald uiterlijk (ontwerp) en een bepaald voortbrengsel. De literatuur spreekt in dit verband wel van het 'specialiteitsbeginsel'. In de MvT bij de BTMW van 1975 was deze opvatting van de Benelux-regeringen als volgt verwoord:

'Het kan voorkomen dat eenzelfde model op verschillende voortbrengselen is aangebracht; hetzelfde Schotse motief kan bijvoorbeeld worden aangebracht op behangselpapier, dassen of dekens. In dat geval gaat het om drie verschillende modellen aangezien het drie verschillende voortbrengselen betreft'.(44)

Het specialiteitsbeginsel oftewel het systeem waarbij een model bepaald wordt door de combinatie van een bepaald uiterlijk en een bepaald voortbrengsel, heeft - inderdaad - gevolgen in twee richtingen. Aan de ene kant is de bescherming van de deposant beperkt tot het overnemen van dezelfde combinatie. Wie het Schotse motief alleen voor dassen heeft gedeponeerd, kan niet optreden tegen gebruik van het motief in dekens of op behangselpapier.

De andere kant van de medaille is dat bekendheid van de (al dan niet als model gedeponeerde) combinatie van het ontwerp met één soort voortbrengsel niet in de weg staat aan modellenrechtelijke beschermbaarheid bij combinatie van het ontwerp met een ander soort voortbrengsel. Bekendheid van de das met het Schotse motief staat niet in de weg aan een geldig modeldepot voor een deken of voor behangselpapier met hetzelfde motief, of die latere deposant nu de ontwerper van het Schotse motief is of een ander.

5.10. In de zaak van de zgn. Kinderkapperstoel, waarin het ging over een combinatie van een bekende kapperstoel en een daarop gemonteerde bekende grote kunststof speelgoedauto (trapauto waaruit het trapmechanisme was verwijderd), welke kapperstoel inclusief speelgoedauto was gedeponeerd voor 'kinderkapperstoelen', heeft de Hoge Raad, onder aanhaling van bovengenoemde passage uit de MvT, in 1995 geoordeeld (rov. 3.4):

'dat aangezien een speelgoedauto en een kinderkapperstoel voortbrengselen zijn met een verschillende gebruiksfunctie, de omstandigheid dat de speelgoedauto herkenbaar blijft als onderdeel van de kinderkapperstoel, niet belet dat met betrekking tot laatstgenoemd voortbrengsel sprake kan zijn van een nieuw uiterlijk als vereist voor de bescherming als model.'

5.11. Is het nu zo, zoals het onderdeel verdedigt, dat onder het stelsel van de Modellenrichtlijn de koppeling van het uiterlijk (de verschijningsvorm) aan een bepaald voortbrengsel (een das, een deken, behangselpapier) is losgelaten?

Ik geef eerst de in dit verband relevante bepalingen in artikelen 1, 4, 5, 9 en 12 van de Modellenrichtlijn weer, niet omdat daaruit meteen het antwoord voortvloeit, maar omdat de verderop te citeren literatuur daarnaar verwijst.

'Artikel 1 - Definities.

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

Artikel 4 - Nieuwheid

Een model wordt als nieuw beschouwd, indien vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.

Artikel 5 - Eigen karakter

1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

Artikel 9 - Draagwijdte van de bescherming

1. De bescherming krachtens het modelrecht omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

2. Bij de beoordeling van de draagwijdte van het gebruik wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

Artikel 12 - Inhoud van het modelrecht

1. De inschrijving van een model verleent aan de houder ervan het exclusieve recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel. (...)

Voorts citeer ik richtlijnoverwegingen 11 en 13:

'13. Overwegende dat het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet zijn het duidelijke verschil tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij de geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en deze die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het voortbrengsel is verbonden en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model'.

5.12. Het gemeenschappelijk commentaar van de Benelux-regeringen bij de BTMW 2003, waarin de Richtlijn werd geïmplementeerd, belijdt dat de koppeling (het specialiteitsbeginsel) nog steeds bestaat. In het commentaar bij art. 1 BTMW Pro-2003 onder het kopje 'Functie van het te beschermen voortbrengsel' lezen wij (p. VI-10):

'Het huidige modellenrecht beschermt het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie. Deze drie begrippen uiterlijk, voortbrengsel en gebruiksfunctie kunnen niet los van elkaar gezien worden, zoals de Nederlandse Hoge Raad op 10 maart 1995 heeft bevestigd (NJ 1995, 670, Kinderkapperstoel). Een bestaand voorwerp dat een andere gebruiksfunctie krijgt dan waarvoor het gedeponeerd is, kan daarvoor zelfstandige modelbescherming verwerven, ook als het voorwerp geen wijziging van belang ondergaat en het kenmerkende bestanddeel vormt van het voortbrengsel met de nieuwe gebruiksfunctie. Hoewel de richtlijn het begrip "gebruiksfunctie" niet kent, is de uitkomst hetzelfde, omdat de bescherming via de definities van model en voortbrengsel is gekoppeld aan een voorwerp en een kinderkapperstoel is een ander voorwerp dan een trapauto. Bovendien is de centrale vraag of het model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt. (...)'

5.13. Een andere (of althans aanzienlijk genuanceerdere) opvatting wordt gehuldigd door onder meer Spoor, Speyart, Considine, Odle, Quaedvlieg, Massa, Vanderbeeken, Strowel, Laddie c.s., en Cornish & Llewellyn:

Spoor in 1993:

'Een ander verschil met de BTMW is, dat de Verordening de bescherming niet koppelt aan een bepaald gebruiksdoel. Het depot van een produkt als de Philishave biedt dus ook bescherming tegen draagbare radio's, brillekokers of shampoo-flessen die in die vorm zijn uitgevoerd.'(45)

Speyart in 1996:

'Een belangrijk verschil met de BTMW is dat daar bescherming wordt geboden tegen voortbrengselen die hetzelfde uiterlijk of slechts ondergeschikte verschillen vertonen, en niet, zoals in de voorstellen, tegen vergelijkbare modellen, ongeacht het produkt waarop zij zijn aangebracht of waarin zij belichaamd zijn. Onder het gemeenschapsstelsel en onder de geharmoniseerde nationale stelsels zal het dus mogelijk zijn om, na depot van het model van een auto, de produktie van een zeepje met dezelfde vorm aan te vechten.'(46)

Speyart in 2004:

'(...) is de door de Beneluxwetgever voorgestane uitleg naar mijn mening fout. Dat het model de verschijningsvorm van een voortbrengsel moet zijn, vormt ook hier een afbakening van de reikwijdte van het modellenrecht als recht van industriële eigendom. Als het uiterlijk niet dat is van een voortbrengsel, speelt het immers geen rol in het economisch verkeer. Een en ander betekent naar mijn mening niet dat de te beschermen verschijningsvorm die moet zijn van een bepaald voorwerp, met een bepaalde functie. Met andere woorden: onder vigeur van de geharmoniseerde modelwetten strekt de beschermingsomvang zich uit tot alle voortbrengselen waarin de betrokken verschijningsvorm is belichaamd, ongeacht de gebruiksfunctie. In dezelfde optiek moet het depot van een reeds gedeponeerde verschijningsvorm voor een nieuwe gebruiksfunctie geweigerd worden vanwege de nieuwheidsschadelijkheid van het eerste depot.'(47)

In dezelfde zin Considine in 1999(48) en Odle in 2002(49).

5.14. In het Verenigd Koninkrijk blijkt het onderwerp van de verlating van een voorheen (onder de Registered Designs Act (RDA) van 1949) daar geldend specialiteitsbeginsel, zoals door de Hoge Raad in het Kinderkapperstoel-arrest voor het oude Beneluxrecht gehuldigd, indringende aandacht te hebben gekregen. Dat is gebeurd in het al genoemde boek van Laddie c.s.(50) Hun commentaar luidt in dezelfde zin als dat van de boven vermelde auteurs van Nederlandse bodem.

Uit dit boek citeer ik uitvoerig drie paragrafen, omdat die minstens dezelfde diepgang hebben als van een conclusie van mijn hand verwacht mag worden, en omdat het wiel niet opnieuw behoeft te worden uitgevonden. Ik citeer de par. 43.50 (p. 1929), 48.33 en 48.34 (pp. 2108-2109):

'43.50 One other feature of the new regime to be introduced with implementation of the Directive should be noted. Perhaps the most important reason for needing to know what an 'article' is under the RDA 1949 and for registering the design in respect of the article or articles in respect of which exclusive rights are sought is that infringement under that Act is tied to the article identified in the registration. For example, a designer who registers a new design for application to the side of teapots obtains no right to prevent unlicensed use of the design on cups, saucers or, say, wallpaper. To prevent such use the proprietor needs separate registrations, perhaps by registrations of addition,[...] for each new type of article. No doubt as a revenue-collecting exercise, this is most attractive. However, as will be examined more closely in chapter 48, this restriction on the scope of the exclusive rights does not exist under the Directive. There are some odd consequences as a result.'

'48.33 As was pointed out at para 48.8 above, under our domestic law the allegedly infringing design has to be applied to an article and, more than that, it has to be applied to the particular article or set of articles in respect of which the design has been registered. This is because s. 7 of the Act defines the rights given by registration as extending to certain types of use of the design on an 'article in respect of which the design is registered'. A proprietor who wants to prevent the design from being used on other articles must apply for separate registrations for them, including. perhaps, designs of addition. The Directive does not contain in express language any equivalent restriction on the proprietor's rights. However, art 12.1 does refer to the exclusive right to use the design. 'Design' under the Directive is defined as meaning the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation [...] and the word 'product' is defined as meaning any industrial or handicraft item, including inter alia parts intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up. graphic symbols and typographic typefaces, but excluding computer programs. [...] So, for there to be infringement under the provisions contained within the Directive, an offending design must still be used in relation to a product as defined. However, there is nothing either expressly or implicitly which restricts the type of product to those in respect of which the design has been registered. It appears to us that as a matter of language, it is not possible to write in to the Directive the limitations contained in s 7 of the Act and there is no reason to expect the courts in other member states to do so either. If that is so, then the scope of infringement will have been widened very considerably. Furthermore, that appears to have been the intention of the Commission. The provisions of the draft Regulation referred to below confirms this to be so.

The provisions under the draft Regulation

48.34 Under the draft Regulation, when a proprietor applies to register a design it will be necessary for him to indicate in his application the products into which it is intended to incorporate the design or to which it is intended to be applied and to state the classification of the products in respect of which the design is to be registered. [...] The classification to be used is that to be found in the Annex to the Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs, signed at Locarno on 8 October 1968. [...] This information will then be open for public inspection. So a member of the public will be able to see that a particular design has been registered in respect of, say, cutlery. However, the rights to be conferred by a Community registered design are expressed to be the same as those conferred by virtue of the Directive.3 The draft Regulation at art 39.7 provides expressly that:

'The information contained [in the application for registration] contained in the elements mentioned in paragraph ... (la) (a) and (b) [ie the reference to the classification of goods] ... does not affect the scope of protection of the design as such.'

The purpose of this is set out in the Explanatory Memorandum which is attached to and preceeds the draft Regulation as follows:

The new paragraph 7 aims at avoiding that the obligation to make public certain elements of information by virtue of paragraph 1 a could unduly restrict the scope of protection of the Community design (eg by indicating the product in which the design is incorporated one could be led to the conclusion that the use of the same for a different product is free).'

The meaning of this is clear. A Community registration will give rights enforceable against use of the design on any product, not just products within the classification for which registration was obtained. It appears that the same approach will have to be followed in relation to the Directive. Although the latter does not contain any equivalent to draft Regulation art 39.7, it is difficult to believe the most important provisions in the Directive, namely those in arts 9 and 12.1, Will be construed as having a substantially different meaning and effect to the identical provisions in the draft Regulation.'

[...]

3 Compare draft Regulation arts 9 and 20.1 with Directive arts 11 and 12.1 respectively. The definitions of 'design' and 'product' are also the same: see draft Regulation art. 3.'

5.15. Omdat de Britten, zoals bleek, kampen met hetzelfde probleem als in de Benelux nu aan de orde, citeer ik ook nog - veel korter, maar in dezelfde zin als Laddie c.s. - uit Cornish & Llewellyn (2003):

'In the European scheme, what is protected is a design for a product. Incorporation of the design into any product not just that for which the registration is procured, then falls within the right. Previously the design had to be registered for each product separately.'

en:

'A registered design is now infringed by any unauthorized act which uses the design or any design which does not produce on the informed user a different overall impression [...]. The test is the equivalent of that which determines whether the protected design has distinctive character when compared with prior art.'(51)

5.16. Er zijn, nu weer van Benelux-bodem, auteurs die niet zo duidelijk positie kiezen, maar het probleem wel mooi etaleren. Zo bijv. Massa & Vanderbeeken (2002), respectievelijk Strowel & Massa (2003):

'"Model" betekent "de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van m.n. de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan".[...] Een fundamenteel discussiepunt rijst hier in verband met inbreuk. Is de hoeksteen van de definitie "de verschijningsvorm" of "een voortbrengsel"? Het antwoord vindt men ergens tussen het onderwerp en de draagwijdte van de bescherming. Artikel 3(a) met als titel "Definities" spreekt van "verschijningsvorm of een voortbrengsel (of een deel ervan)", wat suggereert dat het voorwerp van een model een verschijningsvorm is in zo verre het verwerkt is of toegepast is op een product. Men kan dus argumenteren dat het model een product beschermt vanuit zijn verschijningsvorm en eventueel gelijkende producten. In tegenstelling spreekt artikel 10, met als titel "Draagwijdte van de bescherming", over "elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt". Dit suggereert dat de draagwijdte van de bescherming van het model zich uitstrekt over een productmarkt die alle voor de geïnformeerde gebruiker substitueerbaar gelijkende of niet gelijkende producten omvat. Het model beschermt dus één verschijningsvorm gebruikt op één productmarkt, zonder rekening te houden met het specifiek product dat het model belichaamt. Bovendien, spreekt artikel 19 met Pro als titel "Aan het Gemeenschapsmodel verbonden rechten" over "gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast", wat suggereert dat het gebruik van zo een product inbreukmakend is. Men kan dus besluiten dat het model onafhankelijk van het product waarin het is opgenomen, een verschijningsvorm beschermt. Dit gaat veel verder dan de specificiteitsregel. Tenslotte dienen in verband met de indiening van een aanvraag de artikelen 10 en 19 in samenhang met artikel 36.6 gelezen te worden: "De informatie die krachtens lid 2 [nl. een opgave van de voortbrengselen waarin het model zal worden ver werkt of waarop het zal worden toegepast] in lid 3, onder (a) [nl. een beschrijving ter verduidelijking van de afbeelding of het specimen] (d) [de classificatie van de voortbrengselen waarin het model zal worden ver werkt of waarop het zal worden toegepast] wordt verstrekt, is niet van invloed op de draagwijdte van de bescherming van het model als zodanig". Let op de formulering "als zodanig". Men kan besluiten dat de draagwijdte van het model ergens tussen de verschijningsvorm van een product, enig gelijkend product, enig substitueerbaar product en om het even welk product ligt. Bij wijze van vergelijking kan men stellen dat het auteursrecht een materiële vorm (inhoudende een originele schepping) op abstracte wijze in al haar verschijningsvormen beschermt, eerder dan op concrete wijze als belichaamd in één of een reeks van producten. Daarentegen zijn de meeste merken aan de specificiteitsregel onderhevig. De uiteindelijke oplossing van het vermeld probleem is dus van cruciaal belang voor de praktische waarde van het model in vergelijking met het auteurs- en het merkenrecht.'(52)

In dezelfde, meer verkennende geest, Quaedvlieg (2004):

'Er zijn echter nog meer punten die de vraag kunnen opwerpen of de specialiteitsleer nu wel echt het huis ontruimd heeft en de sleutel heeft ingeleverd. De nieuwheid en het eigen karakter van het model worden gerelateerd aan de vraag of het voor het publiek beschikbaar is gesteld, maar daarvan is krachtens art. 6, lid 1 van de richtlijn geen sprake wanneer het model niet ter kennis kan zijn gekomen van "ingewijden in de betrokken sector" die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Daardoor wordt verbatim wel degelijk een vorm van specialiteit opgeroepen. Het betekent immers dat een design uit de algemene vormenschat aan de voorwaarden voor bescherming als model nog steeds kan voldoen als het maar nieuw is in de betrokken sector. En de sector zal nu een keer in belangrijke mate gedetermineerd worden op grond van producten voor bepaalde gebruiksfuncties.

Specialiteitsdenken is ook haast onvermijdelijk ten aanzien van bepaalde toepassingen van de regel van art. 3, lid 3 sub a Rl, dat (voor onderdelen van samengestelde voortbrengselen) de bescherming beperkt tot datgene wat bij normaal gebruik zichtbaar blijft. Dat laatste hangt immers juist af van de gebruiksfunctie. De kiel van een schipmodel is bij normaal gebruik als schip onzichtbaar onder water, maar bij gebruik van hetzelfde schipmodel als sigarendoos of decoratie op tafel, permanent zichtbaar.

[...]

Flagrant zelfs lijkt het specialiteitsdenken zich te manifesteren in de dertiende overweging van de richtlijn, met betrekking tot het door art. 3, lid 2 jo. art. 5 ge Proëiste eigen karakter van het model [...].

Door enerzijds bij de beschermingsomvang specialiteit uitdrukkelijk af te wijzen maar anderzijds nieuwheid en eigen karakter toch weer te relateren aan de betrokken sector, ontstaat een moeilijk te verzoenen tegenspraak. Eigen karakter, nieuwheid en beschermingsomvang staan immers tot elkaar in een evident verband.[...] Verwaarloost men dat verband, dan ontstaan vreemde toestanden. Het is immers ongerijmd als de huis-douchegoot uit de Arnhemse zaak wèl aan de nieuwheidstoets zou voldoen omdat die in zijn specifieke betrokken sector van huis-douchegoten nieuw is en de oudere modellen in de branche van industriële goten aan die nieuwheid niet kunnen afdoen, doch de rechthebbenden op diezelfde oudere "industriële" douchegoten niettemin de huisgoot onmiddellijk na verschijning op de markt zouden mogen aanvallen wegens modelinbreuk, omdat de beschermingsomvang van de industriële goten zich wèl tot buiten de sector uitstrekt![...]'(53)

5.17. Literatuur die het in nr. 5.12 vermelde standpunt van de Benelux-regeringen in hun gemeenschappelijk commentaar bij de BTMW 2003 steunt, heb ik niet aangetroffen. Ik moet daarbij erkennen dat ik geen uitvoeriger onderzoek naar buitenlandse literatuur gedaan heb dan hierboven bleek; hieronder zal ik aangeven waaróm niet.

5.18. Van de juistheid van het in nr. 5.12 weergegeven standpunt van de Benelux-regeringen in hun Gemeenschappelijk Commentaar bij de BTMW 2003, en daarmee van een Europeesrechtelijke 'acte clair' in die zin, kan m.i. niet worden uitgegaan. Daarvoor is enerzijds dat Gemeenschappelijk Commentaar te apodictisch, en anderzijds de literatuur in andere zin, of in twijfelende zin, voldoende serieus.

Omgekeerd kan een volgens de opvattingen van sommige auteurs aperte onjuistheid van het standpunt van de Benelux-regeringen in hun Gemeenschappelijk Commentaar bij de BTMW 2003, evenmin als een 'acte clair' gelden. Ik herinner daartoe aan de beschouwingen van Massa, Vanderbeeken en Strowel, en van Quaedvlieg. De Europese waarheid zou wel eens in het midden kunnen liggen.

5.19. Indien de Hoge Raad over dit onderdeel 2a moet beslissen, meen ik met het bovenstaande voldoende duidelijk te hebben gemaakt dat het onderwerp kwalificeert voor prejudiciële vragen van uitleg van de Modellenrichtlijn. Ik ben er niet nóg dieper op ingegaan, enerzijds omdat ik in nr. 5.8 reeds aangaf dat het Hoge Raad dit onderwerp m.i. in het midden kan laten, en anderzijds - indien in verband met onderdeel 2a tóch prejudiciële vragen worden gesteld - het parket van het HvJEG zijnerzijds ongetwijfeld nog nader (literatuur-)onderzoek zal doen.

Incidenteel onderdeel 2b

5.20. Terwijl, als gezegd, onderdeel 2a ervan uitgaat dat de (specialiteits-)leer van het Kinderkapperstoel-arrest van 1995 onder het regime van de Modellenrichtlijn niet langer opgeld zou doen, gaat onderdeel 2b ervan uit dat dit wel het geval zou zijn. Volgens dit onderdeel is 's hofs oordeel ook dan rechtens onjuist en onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, tegen de achtergrond van zijn vaststelling in rov. 4.7 dat 'afvoergoten met hetzelfde uiterlijk als de door [verweerster] verhandelde afvoergoten, vóór het modeldepot van [eiseres] werden toegepast in andere fysieke omgevingen'(54) waarbij onder meer het gebruik in douches (van sportfaciliteiten) wordt genoemd, althans die mogelijkheid wordt open gelaten. Betoogd wordt dat de functie die de afvoergoten daar vervulden, een functie was die identiek is aan de functie die de afvoergoten in het modeldepot van [eiseres] vervullen: de afvoer van (douche)water. Het feit dat een voortbrengsel met een bepaald uiterlijk geplaatst in de ene fysieke omgeving wel bekend is maar in de andere nog niet, brengt volgens het onderdeel ook niet mee dat bij introductie van het product voor gebruik in die tweede fysieke omgeving sprake is van een nieuwe gebruiksfunctie wanneer dat voortbrengsel in beide omgevingen dezelfde technische functie vervult, zoals een trapauto die als speelgoed bekend is bij scholen en crèches en voor het eerst wordt aangeboden als speelgoed voor thuis.

5.21. Dit onderdeel acht ik gegrond. Indien onder het Richtlijnregime het in nrs. 5.9 e.v. besproken specialiteitsbeginsel, waaraan het Kinderkapperstoel-arrest van 1995 uitdrukking gaf, nog steeds zou gelden, dan gaat dat stellig niét zo ver als het hof - daarmee blijkgevend van een onjuiste rechtsopvatting - heeft aangenomen. Ik werk dit als volgt uit.

5.22. Na zijn vooropstelling in rov. 4.7 dat partijen het erover eens zijn 'dat voorafgaand aan het modeldepot van de […] door [eiseres] langwerpige afvoergoten werden toegepast in de industrie, de agrarische sector, in douches van sportfaciliteiten en in professionele keukens toegepaste langwerpige afvoergoten', heeft het hof in rov. 4.8, laatste alinea

(i) dit gegeven, en ook

(ii) het gegeven dat van afvoergoten van andere bedrijven (waarover [verweerster] producties had overgelegd) gesteld noch gebleken was dat die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van doucheruimtes in woningen,

niet van betekenis geacht op grond dat, samengevat, aldus voorshands is komen vast te staan dat de door [eiseres] gedeponeerde modellen van de langwerpige afvoerput, de […] , de eerste langwerpige doucheafvoerputten zijn die geschikt zijn om in douches en badkamers van woningen te worden toegepast.

5.23. Deze gedachtegang geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting omdat ook onder toepassing van het specialiteitsbeginsel, de enkele beschikbaarstelling (ofwel: aanprijzing, A-G) voor een bepaalde bestemming, niet kan leiden tot het oordeel dat er daarom sprake is van een ander voortbrengsel. Het onderdeel geeft, m.i. terecht, reeds als sprekend voorbeeld dat na de bekendheid van een trapauto die als speelgoed bekend is bij scholen en crèches, de aanbieding (of beschikbaarstelling, A-G) van die trapauto als speelgoed voor thuis, niet in een nieuw voortbrengsel, respectievelijk niet in een nieuwe daartoe in aanmerking te nemen gebruiksfunctie resulteert.

5.24. Dat voorbeeld is met talrijke andere te vermeerderen, die de onhoudbaarheid van de opvatting van het hof aantonen. Twee lijken me wel genoeg.

(i) A ontwerpt een model voor een theepot. Vervolgens bedenkt B dat ditzelfde voorwerp ook uitstekend zou kunnen dienen om kamerplanten mee te begieten, en B introduceert hetzelfde model als 'kamerplantengieter zonder sproeikop'. Staat A daarmee machteloos tegenover B, en als A niet gedeponeerd had, kan B dan omgekeerd een exclusief recht vestigen op hetzelfde model en technisch bezien - ook qua afmetingen - hetzelfde voortbrengsel, louter door er bij presentatie en deponering een andere bestemming aan te geven?

(ii) Een niet onbekend voorbeeld van hetgeen een niet auteursrechtelijk, maar nu juist wél modellenrechtelijk beschermbaar voorwerp is de afbeelding van een klassiek, auteursrechtvrij schilderwerk, bijv. de Nachtwacht, op een op zichzelf al even onbeschermbaar voortbrengsel als een gewoon rechthoekig dienblad of een gewone rechthoekige koektrommel. Als de Nachtwacht op een dienblad of op een koektrommel nog niet bekend was, levert dat onder het specialiteitsbeginsel van de BTMW-oud telkens een beschermbaar model op. Maar kan onder het specialiteitsbeginsel een derde, die de Nachtwacht op eenzelfde trommel plaatst, maar die trommel aanbiedt en beschikbaar stelt als verbanddoos, of als bewaarplaats voor oude spijkers en schroeven, dat doen zónder inbreuk te maken op het modelrecht van de deposant van exact dezelfde trommel, en kan deze derde daarop zonder nieuwheidsbezwaar wéér een modelrecht, voor een spijkerdoos of verbanddoos vestigen?

Over de ontkennende beantwoording van de hiervoor geformuleerde vragen acht ik geen (Europees- of Beneluxrechtelijke) twijfel mogelijk.

Een bevestigend antwoord zou meebrengen dat van de ontwerper naast het ontwerp en het toepassen daarvan op een voortbrengsel, ook nog gevergd zou moeten worden dat hij daaraan een kenbare doelbestemming meegeeft, en dat zijn bescherming, omgekeerd, niet alleen tot dat voortbrengsel, maar ook nog eens tot die doelbestemming beperkt zou zijn. Het zou, omgekeerd, medebrengen dat reeds de loutere presentatie/aanbieding van een bestaand object voor een ander(e) (doel)groep dan tot dusverre aangegeven, in een nieuw voor modellenrechtelijke bescherming vatbaar recht zou resulteren. Daarmee zou het modellenrecht in wezen een voertuig worden voor de bescherming van geabstraheerde (van ontwerpersarbeid, en van toepassing op voortbrengselen los staande) marketing-ideeën. Dat staat niet alleen haaks op de (beperkte) doelstellingen van het modellenrecht, maar zelfs haaks op het stelsel van wettelijke bescherming van intellectuele eigendom in het algemeen.

5.25. Voor de m.i. dus terecht bestreden rechtsopvatting van het hof, bieden ook de MvT bij de oude BTMW (1975) en het Kinderkapperstoel-arrest geen steun. Het in de MvT gegeven voorbeeld dat hetzelfde Schotse motief, aangebracht op behangselpapier, dassen of dekens, drie verschillende modellen oplevert aangezien het drie verschillende voortbrengselen betreft, impliceert allerminst dat bijv. het voor het eerst beschikbaar stellen of aanbieden van de voorheen voor de particuliere markt aangeboden deken voor gebruik in hotels een nieuw model zou opleveren. Het impliceert ook niet dat het aanbieden van de deken voor gebruik als tafelkleed een nieuw beschermbaar model zou opleveren (waarmee in geval van eerder depot van het model voor dekens, bovendien geen inbreuk op het desbetreffend modelrecht zou worden gemaakt).

Ook het Kinderkapperstoel-arrest van 1995 - waarin de Hoge Raad expliciet aan de MvT van 1975 refereert - biedt voor de in het onderdeel bestreden opvatting van het Arnhemse hof geen, althans onvoldoende steun. In dat arrest ging het immers - in de woorden van de Hoge Raad, in rov. 3.4 - om een voortbrengsel dat is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere gebruiksfunctie, en dus niet alleen maar om een aan eenzelfde voortbrengsel door de aanbieder toegekende andere gebruiksfunctie, terwijl de Hoge Raad in rov. 3.5 refereerde aan een 'gemodificeerd voorwerp'.

Voor de rechtsopvatting van het hof heb ik ook geen steun aangetroffen in de literatuur over de 'oude' BTMW.(55)

5.26. Uitgaande van gegrondbevinding van onderdeel 2b, heeft het Arnhemse hof ten onrechte niet beoordeeld óf (de concrete uiterlijken van) de volgens rov. 4.7, eerste volzin, tussen partijen in confesso zijnde eerder in de industrie, de agrarische sector, in douches van sportfaciliteiten en in professionele keukens toegepaste langwerpige afvoergoten, aan de nieuwheid van het door [eiseres] gedeponeerde model afdoen. Het hof waarnaar de zaak verwezen wordt, zal dat alsnog moeten beoordelen.

Voor die verwijzing is aanleiding, omdat niet juist is de door [verweerster] in onderdeel 1 van haar middel geponeerde, en in de aanhef van onderdeel 2b herhaalde stelling dat het Arnhemse hof reeds geoordeeld zou hebben (in de woorden van onderdeel 2b) dat 'afvoergoten met hetzelfde uiterlijk (mijn curs., A-G) als de door [verweerster] verhandelde afvoergoten, vóór het modeldepot van [eiseres] werden toegepast in andere fysieke omgevingen'. In zoverre berust het onderdeel op onjuiste lezing van rov. 4.7 en mist het feitelijke grondslag.

Tot welke uitkomst het nader onderzoek zal leiden, is aan de feitenrechter voorbehouden. De Hoge Raad kan daarop niet vooruitlopen.

Incidenteel onderdeel 3

5.27. Onderdeel 3 richt, ten slotte, verschillende rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.6-4.10. Als algemene rechtsklacht stelt het onderdeel voorop dat het hof in rov. 4.6 van het bestreden arrest aan het bepaalde in art. 6 lid 1 van Pro de Modellenrichtlijn in het licht van zijn totstandkomingsgeschiedenis een rechtens onjuiste uitlegging en toepassing heeft gegeven door - zakelijk weergegeven -:

(i) in de laatste volzin van rov. 4.6 de strekking ervan onjuist samen te vatten, en

(ii) aan die bepaling een onjuiste invulling en toepassing te geven door in rov. 4.7 t/m 4.10 te overwegen dat - ondanks dat voorafgaand aan het modeldepot van [eiseres] reeds langwerpige afvoergoten met hetzelfde bovenaanzicht als de afvoergoten van [verweerster] werden toegepast in de industrie, de agrarische sector, douches van sportfaciliteiten en professionele keukens - marktpartijen in de sanitair-branche de afvoerput van [eiseres] als 'noviteit' voor douches en badkamers van woningen beschouwen en daarom sprake is van een ander, nieuw 'model' in de zin van art. 1 van Pro de Modellenrichtlijn.

Het onderdeel betoogt dat het hof heeft miskend dat art. 6, eerste lid, ModRl als beperking slechts noemt 'tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving (...) ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn'. Volgens het onderdeel had het hof:

a) in zijn beoordeling moeten betrekken of de eerder toegepaste goten redelijkerwijs ter kennis hadden kunnen komen van ingewijden in de betrokken sector;

b) in zijn beoordeling moeten betrekken of de eerder toegepaste goten redelijkerwijs ter kennis hadden kunnen komen van ingewijden in de betrokken sector;

c) moeten aangegeven waarom de eerder in, onder andere, douches toegepaste goten redelijkerwijs niet ter kennis hadden kunnen komen van ingewijden in de betrokken sector terwijl de goten in hetzelfde land (in de bouw, in douches) zijn toegepast;

d) moeten oordelen over de vraag of de ingewijden in de betrokken sector in andere landen van de Europese Gemeenschap redelijkerwijs kennis hadden kunnen nemen van het gebruik van de goten, bijvoorbeeld in douches van sportfaciliteiten;

e) niet buiten beschouwing moeten laten dat art. 6, eerste lid, eerste zin vanaf 'tenzij' van de Modellenrichtlijn ziet op geheel andere situaties dan zich in deze zaak voordoen zodat het deze uitzonderingsbepaling al daarom in dit geval niet had mogen toepassen.

Het onderdeel bevat een subsidiaire motiveringklacht.

5.28. Naar mijn mening faalt dit onderdeel bij gebrek aan belang. Indien onderdeel 2b slaagt, heeft [verweerster] bij dit onderdeel geen belang, omdat het slagen van onderdeel 2b niet afhankelijk is van de beoordeling c.q. gegrondheid van de klachten van onderdeel 3. Dat is ook - terecht - het uitgangspunt van onderdeel 2b.

Ook de beoordeling van onderdeel 2a is niet afhankelijk van de beoordeling c.q. gegrondheid van de klachten van onderdeel 3 (ook weer overeenkomstig het - juiste - uitgangspunt van nu onderdeel 2a). Immers, indien juist is de stelling in onderdeel 2a, kort gezegd, dat nieuwheidsschadelijkheid moet worden aangenomen op de grond dat afvoergoten met hetzelfde uiterlijk als de door [verweerster] verhandelde afvoergoten vóór het modeldepot van [eiseres] werden toegepast in andere sectoren, dan behoeft - gegeven 's hofs vooropstelling in rov. 4.7 'Partijen zijn het erover eens dat voorafgaand aan het modeldepot van de […] door [eiseres] langwerpige afvoergoten werden toegepast in de industrie, de agrarische sector, in douches van sportfaciliteiten en in professionele keukens' - niet te worden toegekomen aan de vraag naar welke maatstaven die bekendheid bij [eiseres] zou moeten worden aangenomen.

Ten slotte: indien, omgekeerd, onderdelen 2a en 2b niét zouden slagen, kan onderdeel 3 niet tot een ander resultaat leiden. Immers, bij falen van onderdeel 2b (omdat, kort gezegd, een andere functionele bestemming van [eiseres] ' model, ondanks technische gelijkheid van het voortbrengsel met een of meer anticiperende voortbrengselen van derden, wél voldoende geoordeeld zou worden voor nieuwheid van [eiseres] ' model), kan gegrondbevinding van onderdeel 3 daaraan niet afdoen, omdat bij dat oordeel de maatstaven naar welke de bekendheid van de functioneel anders gerichte anticiperende voortbrengselen gemeten moeten worden, niet aan de orde zijn. Volgens 's hofs geciteerde vooropstelling in rov. 4.7 zijn partijen het immers over die bekendheid eens. Hetzelfde geldt bij falen (respectievelijk buiten beoordeling laten) van onderdeel 2a.

6. Slotsom

Uitgaande van gegrondbevinding van het principale onderdeel 1 en het voorwaardelijk incidentele onderdeel 2b, is er reden voor vernietiging van 's hofs arrest, met - als aangegeven in nrs. 4.6.4 respectievelijk 5.26 - verwijzing naar een ander hof.

7. Conclusie

Mijn conclusie strekt zowel in het principale als in het incidentele beroep tot vernietiging en verwijzing.

De procureur-generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G

1 Ontleend aan rov. 1.1 t/m 1.6 van het vonnis van de voorzieningenrechter bij de rechtbank Zwolle van 26 mei 2003, waarvan ook het hof blijkens rov. 3 van zijn arrest is uitgegaan.

2 Als regel zal ik het product met de naam ' […] ' aanduiden, maar in de gedingstukken komt ook ' […] ' voor.

3 Zie voor de stellingname van partijen over en weer, naast de gedingstukken in eerste aanleg, ook de samenvatting door de voorzieningenrechter in rov. 2.1 en 2.2 van het vonnis.

4 De akte houdende vermeerdering van eis alsmede een op 5 augustus 2003 door [verweerster] genomen akte overlegging producties ontbreken in het B-dossier. Deze 'eisvermeerdering' blijft verder buiten beschouwing: in zijn arrest heeft het hof zich niet hierover uitgesproken en daarover wordt in cassatie niet geklaagd.

5 Blijkens de slotzin van rov. 2.5 van het bestreden arrest heeft het hof een door [eiseres] in de laatste akte in het geding gebrachte fax van [D] aan [eiseres] als een niet 'binnen de door het hof aan [eiseres] toegestane uitlating' buiten beschouwing gelaten.

6 Onderdelen van het arrest zijn in dezelfde BIE-aflevering besproken door A.A. Quaedvlieg, Eigen karakter, technische functie en specialiteit in het nieuwe modellenrecht, BIE 2004, pp. 529-534.

7 Het exploot van de cassatiedagvaarding dateert van 30 december 2003 en is daarmee binnen de cassatietermijn van, in totaal, acht weken uitgebracht (art. 339 lid 2 en Pro 402 lid 2 Rv.).

8 PbEG C 29 van 31 januari 1994, COM(1993) 342 def., onderscheidenlijk PbEG C 345 van 23 december 1993, COM(1993) 344 def.

9 PbEG C 388 van 31 december 1994.

10 PbEG C 110 van 2 mei 1995.

11 PbEG C 287 van 30 oktober 1995.

12 PbEG C 142 van 14 mei 1996, COM(1996) 66 def.

13 PbEG C 237 van 4 augustus 1997.

14 Zie de besluiten van het Europees Parlement van 22 oktober 1997 (PbEG C 339 van 10 november 1997) en van 15 september 1998 alsmede het besluit van de Raad van 24 september 1998.

15 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998, nr. 98/71/EG, PbEG 1998 L 289/28. De Nederlandstalige tekst is eveneens opgenomen in S&J 34 (2000) en in de Verzameling wetgeving intellectuele eigendom 2004-2005 (red. P.G.F.A. Geerts en P.A.C.E. van der Kooij), 6e druk Sdu 2004.

16 Verordening nr. 6/2002 van de Raad, Pb. L3/1 van 5 januari 2002. De Nederlandstalige tekst is ook opgenomen in de twee in de vorige voetnoot genoemde uitgaven.

17 De desbetreffende artikelen in de GModVo en ModRl zijn dan ook (zakelijk) gelijkluidend, zij het niet gelijk genummerd.

18 Zie over deze overschrijding van de implementatietermijn de toelichtende nota bij de brief van de toenmalige minister van buitenlandse zaken tot voorlegging aan de Eerste en Tweede Kamer van het BTMW-aanpassingsprotocol van 2002 (TK 2002-2003, 28 788, nrs. 161 en 1), p. 2.

19 In processtukken in deze zaak ook wel aangeduid als de BTMW 2000, omdat op 1 januari 2000 in werking trad een eerder voorbereide (beperkte) aanpassing van de BTMW, op basis van een protocol van 7 augustus 1996 (Trb. 1996, 226; zie voor inwerkingtreding Trb. 2000, 37). De tekst van de BTMW in de versie van 2000 is opgenomen in S&J 34 (2000), p. 54 e.v.

20 De tekst van de BTMW 2003 is opgenomen in de Wetgevingseditie voor de rechtspraktijk 2004/2005, in de in voetnoot 15 genoemde Verzameling wetgeving intellectuele eigendom 2004-2005, en voorts in de wettenpocket privaatrecht 'Benelux Merkenwet en Benelux Tekeningen en Modellenwet' (red. D.J.G. Visser en A. Tsoutsanis), Kluwer 2004, p. 37. Zie ook losbladige Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs commentaar, band 3 (L.A.G. Meijer), p. Mo I-1-1 t/m 22. In die bundel is thans (januari 2005) met het commentaar op de vernieuwde BTMW 2003 een begin gemaakt.

21 Zie o.m. HvJEG 13 november 1990, C-106/89, Jur. 1990, p. I-4135, SEW 1992, p. 816 m.nt. C.W.A. Timmermans, NJ 1993, 163 (Marleasing); HvJEG 14 juli 1994, C-91/92, Jur. 1994, p. I-3325, NJ 1995, 321 (Faccini Dori), alsmede, recent, HvJEG 5 oktober 2004, C-397/01 t/m C-403/01, JIN 2004, 49 (gevoegde zaken Pfeifer e.a.), rov. 108-116. Zie ook A-G Mok (onder 5.2.5-5.2.6.4) vóór HR 25 oktober 1996, NJ 1997, 639 m.nt. DWFV (Pink Floyd) en (onder 3.1.6) vóór BenGH 25 september 2000, NJ 2001, 245 (BMW/Deenik), en A-G Langemeijer (onder 2.13) vóór HR 14 december 2001, NJ 2002, 105 m.nt. DWFV ([…]/Nordprofil).

22 HvJEG 23 februari 1999, nr. C-63/97, Jur. 1999, p. I-905, NJ 2001, 134 m.nt. J.H. Spoor (rov. 21).

23 De Hoge Raad had in zijn verwijzingsarrest van 7 februari 1997, NJ 1997, 314 m.nt. DWFV hiernaar gevraagd, op het voetspoor van A-G Vranken, die in zijn conclusie (onder 9-11) een toepassing naar analogie van art. 74 lid 4 Overgangswet Pro NBW had voorgesteld.

24 BenGH 25 september 2000, NJ 2001, 245 m.nt. DWFV onder nr. 246; IER 2000, nr. 65, p. 313 (BMW/Deenik), zie met name rov. 12-13, onderscheidenlijk BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246 m.nt. DWFV; IER 2000, nr. 66, p. 316; BIE 2001, nr. 30, p. 169, zie met name rov. 17 (Haacht/GSB).

25 Prod. 6 in eerste aanleg.

26 Zie hierover bijv. F. van Schaik, De toekomstige Beneluxregeling inzake de modelrechtelijke bescherming van reserveonderdelen, IER 2002, pp. 282-290 en H.M.H. Speyart, Toch nog een modellenrichtlijn..., NTER 1998, p. 298-303 met verdere gegevens.

27 Zelfs nog algemener: de tekst van considerans 12 is niet beperkt tot reserve-onderdelen of onderdelen van een samengesteld voortbrengsel als bedoeld in art. 3 lid Pro 3.

28 H. Laddie, P. Prescott, M. Vitoria, A. Speck & L. Lane, The Modern Law of Copyright and Designs, 3rd edition, London 2000 (drie delen).

29 Art. 7 lid 3 ModRl Pro: 'In afwijking van lid 2 kan een model dat tot doel heeft binnen een modulair systeem de meervoudige samenvoeging of verbinding van onderling verwisselbare voortbrengselen mogelijk te maken, onder de in de artikelen 4 en 5 gestelde voorwaarden door een modelrecht worden beschermd.' (toevoeging A-G).

30 Aldus bijv., twintig jaar geleden, schrijver dezes: Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten (Deventer 1985), nr. 17, p. 29.

31 Denk aan de vormgeving van het inwendig deel van een inbouw- of opbouwstopcontact, of aan zo'n draaiend, octopus-achtig messenhoofdje in de scheerkoppen van een Philishave of een vergelijkbaar scheerapparaat.

32 Dáárin val ik de steller van het middel bij, hoewel ik hem niet bijviel in zijn stelling dat het Richtlijnregime daarmee beperkt zou zijn tot onderdelen van auto's en huishoudelijke apparaten.

33 Zie punt 1 van de cassatiedagvaarding zijdens [eiseres] ; de aanhef en punt 1 van het incidentele cassatiemiddel zijdens [verweerster] ; par. 2 van de schriftelijke toelichting namens [eiseres] , en par. 9 van de schriftelijke toelichting namens [verweerster] .

34 Bespiegelingen hieromtrent zijn te vinden bij Speyart, BIE 1996, p. 228 l.k.

35 Verwezen wordt naar de inleidende dagvaarding onder 7 en de pleitnota van mr. Verhaag in eerste aanleg onder 27.

36 Verwezen wordt naar de inl. dagvaarding onder 7, het modeldepot (prod. 6 in eerste aanleg zijdens [eiseres] ), pleitnota van mr. Verhaag in eerste aanleg, onder 3, 27 en 28, MvA onder 30, 56 en 70.

37 Wat dit onderscheid betreft ontleen ik, summier, het volgende aan het commentaar (van mijn hand) op art. 2 lid 1 BTMW Pro (oud) in T&C Intellectuele Eigendom (1998), p. 267: '1. Nodig voor een technisch effect (lid 1). (a) Algemeen. Het gaat hier om een in de literatuur omstreden bepaling van de BTMW: afgrenzing van het domein van het octrooirecht. Jurisprudentie op het niveau van de HR en het BenGH ontbreekt anno 1997 nog. (b) Technisch effect. Over dit element bestaat in de literatuur en de lagere rechtspraak niet zo veel verschil van inzicht: een vergrote deugdelijkheid of bruikbaarheid levert een `technisch effect' op, daargelaten of die voldoende inventief zou zijn voor octrooiëring. (c) Nodig voor het verkrijgen van een technisch effect. Niet 'nodig' in de zin van het artikel is de navolging van een vorm, als het nut van die vorm in het object van de navolger niet terugkomt (naar het voorbeeld in de MvT: een vorm is nuttig voor het toepassen van een versterkte hak in een schoen; de navolger bezigt dezelfde vorm, echter zonder de versterking). Hierover is men het nog wel eens. Verder lopen de opvattingen uiteen. Resultaat of apparaat? Quaedvlieg (Auteursrecht op techniek, Zwolle 1987) onderscheidt in de literatuur 'resultaat-gerichte' en 'apparaat-gerichte' opvattingen over het artikel. Bij de 'resultaat-gerichte' opvatting is het criterium of eenzelfde resultaat ook op een (geheel) andere wijze bereikt kan worden. Omdat dit bijna altijd wel het geval zal zijn, zou art. 2 lid 1 vrijwel Pro een dode letter zijn. In de - volgens Quaedvlieg juiste 'apparaat-gerichte' opvatting dienen alternatieven die los staan van de onderhavige vorm (bijv. kurkenzuiger i.p.v. kurkentrekker) buiten beschouwing te blijven. Realiter beschikbare alternatieven. Een andere benadering is om uit te gaan van de zich ten tijde van de inbreukkwestie (al of niet) voordoende reële (en niet veel kostbaarder) alternatieven met eenzelfde technisch effect.'

38 Dit volgt inderdaad uit HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV (Decaux/Mediamax), rov. 3.3. Zie over dit arrest ook Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195 en Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, 3e druk 2005, par. 4.11.

39 Vgl. bijv. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, 3e druk 2005, par. 3.15.

40 Vgl. het verwijzingsarrest van HR 29 november 1985, NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55; vervolgens BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 m.nt. LWH, AMI 1987, p. 78 m.nt. JHS, BIE 1987, nr. 49, p. 196 m.nt. Ste., IER 1987, nr. 40, p. 70, AA 1987, p. 717 m.nt. H. Cohen Jehoram; en tenslotte het arrest van HR 15 januari 1988, NJ 1988, 376, BIE 1988, nr. 49, p. 170.

41 Verwezen wordt naar de pleitnota van mr. Verhaag in eerste aanleg, nrs. 28 en 30.

42 Verwezen wordt naar de inleidende dagvaarding nr. 9, de pleitnota van mr. Verhaag in eerste aanleg, nrs. 6 en 7, en de appelpleitnota van mr. Verhaag, nrs. II.3 en 4.

43 Vgl. ook HR 29 november 2002, Nr. C01/093, NJ 2003, 17, AMI 2003, nr 1, p. 15 m.nt. Visser, IER 2003, nr. 17, p. 93 m.nt. FWG, LJN AE8456 (Una voce particolare): het bovenstaande valt - a fortiori - uit rov. 3.3 van dat arrest af te leiden.

44 MvT bij art. 8 (opgenomen in editie S&J (2000) dl. 34).

45 J.H. Spoor, Naar een communautair modellenrecht, in: J. Jonkers, P.J. Keuchenius & J.A. Schaap (red.), Bescherming van vormgeving in Europa, Kluwer 1993, p. 27 (35 onderaan).

46 H.M.H. Speyart, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de modellen-richtlijn, BIE 1996, p. 222 (230 l.k. bovenaan).

47 H. Speyart, Kinderkapperstoelverhuizer (M/V) gezocht, IER 2004, nr. 40, p. 183 r.k. Naar ik veronderstel zal Speyart logischerwijs eveneens nieuwheidsschadelijkheid aannemen bij bekendheid van het model dat niét eerder werd gedeponeerd.

48 J.A.F. Considine, Nieuwheid in het modellenrecht, BMM-Bulletin no. 84 (april 1999), p. 34 (36). Considine focust daar alleen op de grotere beschermingsomvang en niet op de spiegelbeeldige consequenties van het door de Richtlijn verruimde nieuwheidsbezwaar van een (al dan niet eerder geregistreerd) model met hetzelfde uiterlijk, ook indien dat gedeponeerd is voor en/of toegepast is in een ander voortbrengsel.

49 A. Odle, Mogelijke gevolgen van de implementatie van de modellenrichtlijn en de inwerkingtreding van de modellenverordening, BMM-Bulletin 2002, p. 58 (59). Ook Odle vermeldt hier niet de spiegelbeeldige consequenties (vgl. vorige voetnoot).

50 Zie voetnoot 28.

51 W.R. Cornish & D. Llewellyn, Intellectual property, 5th edition, London 2003, nr. 14-13, p. 542, resp. nr. 14-26, p. 550.

52 C.-H. Massa & P. Vanderbeeken, Het Gemeenschapstopmodel, BMM-Bulletin 2002, p. 46 (49-50). In het artikel van C.-H. Massa & A. Strowel, Community Design: Cinderella Revamped, EIPR 2003, p. 68 (71-72) leest men hetzelfde in het Engels.

53 A.A. Quaedvlieg, Eigen karakter, technische functie en specialiteit in het nieuwe modellenrecht, BIE 2004, p. 529 (530-531; artikel geschreven in het kader van commentaar op de onderhavige zaak).

54 Aldus de bewoordingen van onderdeel 2b. Zo niet echter het hof zélf in rov. 4.7. Ik kom hierop nog terug in nr. 5.26.

55 Ik trof geen woord in die richting aan in de hierna te vermelden passages (waar het zou hebben moeten staan) bij Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële eigendom en mededingingsrecht, 8e druk 1989, nr. 523 (p. 202) en nr. 591 (p. 231); Braun/Evrard, Droit des dessins et modèles au Benelux, Bruxelles 1975, pp. 33-36 en 72-74; Van Empel/Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 5e druk 2002, nr. 68 (pp. 122-124); Van der Kooij/Mulder, Hoofdzaken mededingingsrecht, 2e druk 1998, hst. II, par. 2 (pp. 71-75) en par. 5 (pp. 79-81); en ook niet bij Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten (1985), nrs. 23 (pp. 33-36) en 34 (pp. 48-49).

Hoge Raad over modelrechtelijke bescherming en nieuwheid van langwerpige doucheafvoergoot

Conclusie