Uitspraak
14 december 2001
Eerste Kamer
Nr. C00/078HR
AP
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. MAARS PRODUCTIE B.V.,
2. MAARS ACOUSTICAL PRODUCTS INDUSTRY B.V.,
3. MAARS PROJECTEN B.V.,
4. MAARS HOLDING B.V.,
alle gevestigd te Harderwijk,
EISERESSEN tot cassatie,
advocaat: aanvankelijk jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper,
thans mr. T. Schaper,
t e g e n
NORDPROFIL B.V., gevestigd te Ommeren,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. W.E. Pors.
1. Het geding in feitelijke instanties
Verweerster in cassatie - verder te noemen: Nordprofil - heeft bij exploit van 22 januari 1996 eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Maars - op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank te Zutphen en gevorderd Maars:
I te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis elke vervaardiging, gebruik en/of iedere vorm van exploitatie van het band- rasterprofiel van Nordprofil of enig daarop gelijkend profiel dat inbreuk maakt op enig model- of auteursrecht van Nordprofil te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- voor iedere overtreding van de ten deze te geven veroordeling;
II te veroordelen om binnen drie werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan Nordprofil schrif-telijk opgave te doen van de navolgende gegevens:
a. naam, adres, telefoon- en faxnummer van degene(n) bij wie Maars het inbreukmakende bandrasterprofiel heeft laten produceren;
b. de exacte hoeveelheid (uitgedrukt in M-1) van de inbreukmakende bandrasterprofielen en bijbehorende elementen die Maars heeft laten produceren, ingekocht en/of besteld heeft, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van inkoopfacturen en/of orderformulieren;
c. namen en adressen van al die opdrachtgevers en/of andere afnemers (uitgesplitst per bouwproject) aan wie Maars de inbreukmakende bandrasterprofielen heeft aangeboden, geleverd of verkocht of van wie zij een bestelling heeft genoteerd;
d. de exacte hoeveelheid inbreukmakende bandrasterprofielen (per m-1) die door Maars aan ieder van de hierboven onder c. bedoelde opdrachtgevers en/of afnemers (uitgesplitst per bouwproject) is geleverd of verkocht of door hen is besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van facturen, bestellingen c.q. offertes;
e. de exacte hoeveelheid van de inbreukmakende band- rasterprofielen die Maars op het tijdstip van het ten deze te wijzen vonnis zelf of door middel van derden in voorraad heeft;
f. een gedetailleerde opgave van de produktiekosten c.q. de door Maars voor de betreffende bandrasterprofielen per m-1 betaalde prijs en de van de opdrachtgevers van Maars c.q. afnemers ontvangen c.q. te ontvangen prijzen, onder gelijktijdige overlegging van bescheiden waaruit de juistheid van die cijfers blijkt;
zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- voor iedere dag dat Maars met het verstrekken van enige van de hier bedoelde gegevens in gebreke blijft;
III te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan alle hiervoor onder IIc bedoelde afnemers de hierna op te nemen brief te versturen, met gelijktijdige verzending van een kopie van die brieven aan de advocaat van Nordprofil, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per dag of geval, zulks ter keuze van Nordprofil, dat Maars in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen:
"Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen van …. is vastgesteld dat wij inbreuk hebben gemaakt op model- of auteursrechten van Nordprofil B.V., althans onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld door zonder haar toestemming bandrasterprofielen te verkopen met een gelijkend uiterlijk als de NEXUS bandrasterprofielen van Nordprofil B.V.
Wij verzoeken u deze bandrasterprofielen binnen één week na ontvangst van deze brief terug te zenden aan ons adres aan de Deventerweg nr. 1 te Harderwijk, waarbij wij u aanbieden de betaalde koopprijzen, transportkosten en mogelijke andere door u gemaakte kosten te vergoeden."
IV te veroordelen om binnen drie weken na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de alsdan bij Maars aanwezige inbreukmakende bandrasterprofielen (welke voorradig waren en welke zijn teruggekomen als uitvloeisel van het gevorderde onder III) aan Nordprofil ter vernietiging, dan wel ter onbruikbaarmaking af te geven, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per dag of per geval, zulks ter keuze van Nordprofil, dat zij in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen;
V te veroordelen tot vergoeding aan Nordprofil van de volledige schade, onder meer bestaande uit winstderving, aantasting van goede naam en kosten van buitengerechtelijke hulp, die zij heeft geleden ten gevolge van de inbreuk van Maars op de auteurs- en/of modelrechten van Nordprofil c.q. het onrechtmatige handelen van Maars jegens Nordprofil, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, alles vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de inbreuken door Maars zijn gepleegd, c.q. door Maars onrechtmatig jegens Nordprofil is gehandeld, althans vanaf de dag van dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede met de wettelijke rente over alle vervallen rente indien en voorzover deze over een geheel jaar verschuldigd zijn;
VI te veroordelen tot afdracht, als bedoeld in art. 27a Auteurswet, aan Nordprofil van alle gelden waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen door of als gevolg van de inbreuk door gedaagden op de auteursrechten van Nordprofil, waaronder de door de auteursrechtinbreuk genoten winst en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen, alles vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de auteursrechtinbreuk door Maars is gepleegd c.q. door Maars onrechtmatig jegens Nordprofil is gehandeld, althans vanaf de dag van dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede met de wettelijke rente over alle vervallen rente indien en voorzover deze over een geheel jaar verschuldigd zijn.
Bij conclusie van antwoord heeft Maars de vordering bestreden en in reconventie gevorderd:
1. Nordprofil te verbieden na de betekening van dit vonnis aan (potentiële) afnemers van Maars mede te delen of te suggereren dat het Maars plafondophangsysteem en/of het Maars bandrasterprofiel met groef inbreuk maakt op (exclusieve) rechten van Nordprofil, dan wel zich anderszins op negatieve wijze uit te laten over Maars plafondophangsystemen of onderdelen daarvan, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van ƒ 100.000,-- per keer dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld;
2. Te bepalen dat Nordprofil aan haar modeldepot in-ternationaal depotnummer DM/019328 d.d. 19 april 1991 geen uitsluitend recht kan ontlenen;
3. Het modeldepot, internationaal depotnummer DM/019328 d.d. 19 april 1991, nietig te verklaren in de landen waarin dit is gedeponeerd, althans in de Benelux, en doorhaling daarvan te gelasten.
Nordprofil heeft de vordering in reconventie bestreden.
Nadat de Rechtbank bij tussenvonnis van 14 november 1996 in conventie Maars had toegelaten tot bewijs en zowel in conventie als in reconventie iedere verdere beslissing had aangehouden, heeft zij bij vonnis van 9 juli 1998 de vorderingen in conventie afgewezen en in reconventie:
Nordprofil verboden na de betekening van dit vonnis aan (potentiële) afnemers van Maars mede te delen of te suggereren dat het Maars plafondophangsysteem en/of het Maars bandrasterprofiel met groef inbreuk maakt op (exclusieve) rechten van Nordprofil, dan wel zich anderszins op negatieve wijze uit te laten over Maars plafondophangsystemen of onderdelen daarvan, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van ƒ 10.000,-- per keer dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld, met een maximum van ƒ 200.000,--;
bepaald dat Nordprofil aan haar modeldepot internationaal depotnummer DM/019328 d.d. 9 april 1991 geen uitsluitend recht kan ontlenen;
het modeldepot met internationaal depotnummer DM/019328 d.d. 19 april 1991 nietig verklaard en de doorhaling daarvan gelast.
Tegen deze vonnissen heeft Nordprofil hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem.
Maars heeft voorwaardelijk incidenteel beroep ingesteld.
Bij arrest van 2 november 1999 heeft het Hof het tussenvonnis van 14 november 1996 bekrachtigd en het eindvonnis van 7 mei 1998 zowel in conventie als in reconventie vernietigd, en opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Nordprofil grotendeels toegewezen en alle vorderingen van Maars afgewezen.
Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het Hof heeft Maars beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Nordprofil heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof over de in de alinea's 2.17 en 2.21 aangeduide onderwerpen en tot aanhouding van iedere verdere beslissing in afwachting van het antwoord van dat hof.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie moet, deels veronderstellenderwijs, worden uitgegaan van het volgende.
(i) Nordprofil is een producent van metalen plafondsystemen.
(ii) Op 9 april 1991 heeft zij onder depotnummer DM/019328 het uiterlijk van het door haar ontwikkelde NEXUS bandrasterprofiel - een in de lengterichting voorgevormde strook metaal waarin uitsparingen zijn aangebracht voor het maken van horizontale en verticale verbindingen - internationaal als model gedeponeerd voor onder meer de Beneluxlanden, waarbij als gebruiksfunctie is opgegeven: "ceiling support system".
(iii) Op verzoek van Maars heeft Nordprofil op 5 mei en 30 juni 1994 offerte uitgebracht voor de levering van, onder meer, circa 11.000 onderscheidenlijk 13.000 m-1 NEXUS 100 bandrastersysteem ten behoeve van de bouw van het hoofdkantoor van een bank in Rotterdam, van welk werk Maars een van de onderaannemers was.
(iv) Op 10 februari 1995 heeft Maars bij Nordprofil voor een proefopstelling een aantal NEXUS 100 bandrasterprofielen met bijbehorende onderdelen besteld, waarna zij op 20 februari 1995 nog enkele onderdelen heeft bijbesteld. Op 15 maart 1995 zijn deze bestellingen afgeleverd. Op 24 februari 1995 had Maars aan Nordprofil laten weten dat zij van de hiervoor onder (iii) genoemde offertes geen gebruik zou maken.
(v) Maars is later van eigen, gelijksoortige, bandrasterprofielen gebruik gaan maken.
(vi) In de - 156 bladzijden tellende, 526 schematische tekeningen bevattende - catalogus/prijslijst 1985 van Suckow & Fischer is als plaatje P 92071 een bandrasterprofiel afgebeeld dat zodanig overeenstemt met dat van Nordprofil, dat dit laatste niet als nieuw in de zin van art. 4 BTMW Pro kan worden aangemerkt indien het afgebeelde profiel al vóór 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten.
(vii) Deze catalogus was vóór 9 april 1991 op ruime schaal in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied verspreid en bekend. Van deze catalogus is een pocketversie gemaakt, die in grote oplage onder klanten in het Beneluxgebied is verspreid. De hiervoor onder (vi) bedoelde afbeelding komt ook voor in de catalogus van Suckow & Fischer van 1986.
3.2 Nordprofil heeft zich tot de Rechtbank gewend en gevorderd dat Maars de vervaardiging, het gebruik en het verhandelen van het bandrasterprofiel van Nordprofil of enig daarop gelijkend profiel zal staken. Aan deze vordering - die vergezeld ging van de gebruikelijke, hiervoor onder 1 vermelde nevenvorderingen - heeft Nordprofil ten grondslag gelegd, voorzover in cassatie van belang, dat Maars inbreuk maakt op het uitsluitend recht dat Nordprofil ontleent aan haar modeldepot.
Maars heeft de vorderingen bestreden met het betoog dat:
a. het uiterlijk van het gedeponeerde model niet nieuw is;
b. de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit het depot blijken;
c. subsidiair, haar producten niet hetzelfde uiterlijk vertonen als het gedeponeerde model of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen.
In reconventie heeft Maars onder meer nietigverklaring van het depot gevorderd op de grond dat het gedeponeerde model niet nieuw is.
Na verhoor van getuigen oordeelde de Rechtbank Maars geslaagd in het bewijs dat het in de catalogus van Suckow & Fischer afgebeelde profiel vóór 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten. Zij heeft de vorderingen van Nordprofil afgewezen en in reconventie het depot nietig verklaard.
3.3 In het door Nordprofil ingestelde principale beroep heeft het Hof, dat anders dan de Rechtbank het bewijs niet geleverd achtte, het hiervoor in 3.2 onder a vermelde verweer van Maars alsnog verworpen, de vorderingen in conventie merendeels toegewezen en de vorderingen in reconventie afgewezen. In het incidentele beroep, dat zich onder meer keerde tegen de verwerping door de Rechtbank van het hiervoor in 3.3 onder b vermelde verweer van Maars, heeft het Hof het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd.
3.4.1 Onderdeel 2 - onderdeel 1 bevat geen klacht - klaagt dat de weerlegging door het Hof van het verweer onder b niet sluitend is omdat het Hof onbesproken heeft gelaten de stelling van Maars dat het profiel waarvoor Nordprofil bescherming inroept in het depot slechts is afgebeeld als een onderdeel van een uit meer elementen samengesteld geheel van voorzieningen, te weten als onderdeel van een plafondophangsysteem, waarbij niet (voldoende) kenbaar wordt gemaakt voor welke aspecten van het afgebeelde geheel (of van de verschillende afgebeelde samenstellingen) bescherming wordt ingeroepen.
3.4.2 De Rechtbank had dit verweer van Maars verworpen in rov. 7.2.1 van haar tussenvonnis luidende:
"De kenmerkende eigenschappen van het model, vorm en afmeting van het bandrasterprofiel, blijken in voldoende mate uit alle drie de tekeningen van het modeldepôt. Dat de tekeningen 1.1 en 1.2 meer informatie bevatten doet daaraan niet af (…...)."
Hiertegen richtte zich grief I in het incidenteel beroep.
3.4.3 Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Het ziet eraan voorbij dat het Hof zich, door in zijn rov. 4.5 te oordelen dat Nordprofil genoegzaam heeft aangegeven om welke vormgeving met welke kenmerkende eigenschappen het haar te doen is en voor welke uiterlijke verschijningsvorm zij dientengevolge blijkens het depot bescherming verlangt en door dit oordeel mede daarop te baseren dat de tekeningen 1.1, 1.2 en 1.3 van het depotbewijs onderscheidenlijk het bovenaanzicht, het zij-aanzicht en het vooraanzicht van het bandrasterprofiel aangeven, heeft geschaard achter het oordeel van de Rechtbank dat voldoende kenbaar is dat Nordprofil blijkens het depot slechts bescherming verlangt voor het op de zo-even genoemde tekeningen afgebeelde bandrasterprofiel. Onderdeel 2 kan derhalve wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.
3.5.1 Onderdeel 3 keert zich met een reeks klachten tegen de verwerping van het verweer van Maars dat het gedeponeerde model niet nieuw is. Deze verwerping heeft het Hof gegrond op zijn oordeel dat Maars niet erin was geslaagd te bewijzen dat het als P 92071 in de catalogus uit 1985 van Suckow & Fischer afgebeelde profiel vóór 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten. Hetgeen het Hof daartoe heeft overwogen kan als volgt worden samengevat:
A. Maars heeft alleen getuigen doen horen die de aanbodzijde van de markt in bandrastersystemen en -profielen vertegenwoordigen. De belanghebbende kring van nijverheid of handel in de zin van art. 4, onder 1, sub a BTMW bestaat in elk geval bij het model waarvan te dezen de bescherming wordt ingeroepen ook uit afnemers - met name: bouwbedrijven, hoofdaannemers en architecten - in de sector van de bouw van kantoor- en bedrijfspanden. Om het verlangde bewijs geleverd te achten is dus nodig dat het in de catalogus uit 1985 van Suckow & Fischer afgebeelde profiel vóór 9 april 1991 ook aan die afnemerszijde bekend was (rov. 4.11 - 4.12).
B. Het door Maars bijgebrachte bewijs is ook om de twee volgende redenen niet genoegzaam:
1. Dat een aantal van de gehoorde getuigen heeft ver-klaard dat zij de afbeelding in de catalogus van Suckow & Fischer eerder kenden, brengt op zichzelf niet mee dat daarom al sprake is van een model dat reeds vóór 9 april 1991, zelfs binnen de branche van de aanbieders, feitelijk bekendheid heeft genoten in de zin van art. 4, onder 1, sub a BTMW. Hierbij is van belang dat voor het afgebeelde profiel nooit een bestelling uit de Benelux is gekomen, terwijl het ook nooit voor enige markt is geproduceerd. Het is al met al gebleven bij een - niet zeer opvallend - plaatje dat één van de 526 schematische tekeningen in een catalogus van 156 pagina's uitmaakt. Dat het product hiermee nog niet een ook maar enigszins algemene bekendheid in de betrokken kring heeft verkregen - dat wil zeggen: in het "collectieve geheugen" daarvan is blijven hangen - blijkt ook hieruit dat Suckow & Fischer zelf, toen in 1988 of 1989 een klant bij haar om een dergelijk profiel vroeg, niet op dit profiel uit haar eigen collectie heeft gewezen (rov. 4.14).
2. De verklaringen van de vier getuigen uit het segment van de aanbieders die zeggen de afbeelding in de catalogus van Suckow & Fischer vóór 9 april 1991 te hebben gekend, zijn onvoldoende geloofwaardig omdat zij hetzij ([betrokkene A]) in het geheel niet vermelden waaraan zij hun wetenschap ontlenen, hetzij ([betrokkene B], [betrokkene C] en [betrokkene D]) een verkeerde referentie opgeven (rov. 4.15).
3.5.2 Onderdeel 3 bevat in de eerste plaats klachten (3.2.1.1 - 3.2.2.2) die berusten op de opvatting dat, behoudens bijzondere - door het Hof niet vastgestelde - omstandigheden, voor feitelijk bekend zijn in de zin van art. 4, onder 1, sub a BTMW van een voortbrengsel dat (nagenoeg) hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model, voldoende is dat dit voortbrengsel is afgebeeld in een catalogus van een leverancier die binnen de belanghebbende kring van handel op ruime schaal is verspreid en bekend was. Het Hof heeft miskend, aldus het onderdeel, dat "feitelijke bekendheid" niet slechts moet worden aangenomen wanneer het betreffende uiterlijk daadwerkelijk bij personen uit de betreffende kring in het bewustzijn leeft, maar in elk geval ook dan, wanneer het uiterlijk van het desbetreffende voortbrengsel door afbeelding in een voor de belanghebbende kring van handel bestemde catalogus op zodanige schaal is openbaar gemaakt dat betrokkenen uit die kring daarvan op een navenant ruime schaal kennis hebben kunnen nemen, waarbij onverschillig is in hoeverre de betrokkenen dat ook daadwerkelijk hebben gedaan.
3.5.3 De hiervoor in 3.5.2 bedoelde klachten falen. Enerzijds omdat het aan de feitenrechter is overgelaten om aan de hand van de omstandigheden van het geval - waarbij hier onder meer te denken valt aan de aard, inhoud, omvang, oplage en het verspreidingsgebied van de catalogus, alsmede aan de mate waarin afzet van het afgebeelde voortbrengsel heeft plaatsgevonden in het Beneluxgebied - te beoordelen of sprake is van feitelijk bekend zijn en anderzijds omdat de klachten uitgaan van een opvatting omtrent dit begrip waarvan buiten redelijke twijfel staat dat deze onjuist is, te weten de opvatting volgens welke voor feitelijk bekend zijn van een voortbrengsel als bedoeld in art. 4, onder 1, sub a BTMW niet onder alle omstandigheden vereist is dat dit voortbrengsel daadwerkelijk bekendheid heeft genoten.
3.5.4 De Hoge Raad zal vervolgens eerst de klacht onder 3.4.2.1 behandelen, voorzover deze gericht is tegen het oordeel van het Hof dat Maars ook daarom niet in het van haar verlangde bewijs is geslaagd omdat de verklaringen van de vier getuigen uit het segment van de aanbieders, die zeggen de bewuste afbeelding uit de catalogus van Suckow & Fischer wel vóór 9 april 1991 te hebben gekend, onvoldoende geloofwaardig zijn. Anders dan de klacht betoogt, geeft dit oordeel van het Hof niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het berust op een waardering van het bewijsmateriaal, die is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Het oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde evenmin nadere motivering. De klacht faalt derhalve in zoverre.
3.5.5 De verwerping van de onder 3.5.2 bedoelde klachten en van de klacht tegen het oordeel dat de verklaringen van de zo-even genoemde getuigen onvoldoende geloofwaardig zijn, welk oordeel het oordeel dat Maars het vereiste bewijs niet heeft geleverd zelfstandig kan dragen, heeft tot gevolg dat Maars geen belang heeft bij de overige klachten van onderdeel 3, zodat deze geen behandeling behoeven.
3.6 Gegrond is onderdeel 4. Door het principale hoger beroep werd aan het oordeel van het Hof onderworpen de vraag of de vordering van Nordprofil terecht was afgewezen. Bij de beantwoording van deze vraag moest het Hof acht slaan op alle verweren die door Maars in eerste instantie waren aangevoerd en in hoger beroep niet waren prijsgegeven. Daartoe behoorde het hiervoor in 3.2 onder c vermelde verweer dat haar producten niet hetzelfde uiterlijk vertonen als het door Nordprofil gedeponeerde model of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen. Het Hof heeft echter verzuimd dit verweer te behandelen, zodat het bestreden arrest niet in stand kan blijven.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 2 november 1999;
verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch;
veroordeelt Nordprofil in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Maars begroot op ƒ 733,27 aan verschotten en ƒ 3.500,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren R. Herrmann, J.B. Fleers, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 14 december 2001.