Conclusie
Rekestnr. R02/100HR
Mr. D.W.F. Verkade
Parket 21 november 2003
Conclusie inzake:
[verzoekster], h.o.d.n. DUTCH-ART.NL
tegen
het Benelux-Merkenbureau
1. Inleiding
1.1. Het gaat in deze zaak om de weigering van de inschrijving van een woordmerk.
1.2. Het cassatiemiddel snijdt naar mijn mening geen rechtsvragen in de zin van art. 81 R.O. aan. Het geeft daarmee ook geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen op de voet van art. 6 lid 3 van Pro het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965, respectievelijk art. 234 EG Pro.
2. Feiten(1) en procesverloop
2.1. [Verzoekster] heeft op 16 februari 2000 bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: BMB), onder nr. 957.009 een Benelux-depot verricht van het teken 'DUTCH-ART.NL' voor de hieronder vermelde waren en diensten in de daarbij vermelde klassen:
klasse 16: schilderijen, zeefdrukken, tekeningen, linosnedes
klasse 20: sculpturen van hout, was, gips of plastic
klasse 35: zakelijke bemiddeling bij de verkoop van beeldende kunst(werken)
klasse 41: verhuur van beeldende kunst(werken).
2.2. Het BMB heeft bij brief van 23 mei 2001 de inschrijving van het depot voorlopig geweigerd. Als reden heeft het BMB opgegeven:
'Het teken DUTCH-ART.NL is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 16, 20, 35 en 41 genoemde waren en diensten met betrekking tot Nederlandse kunst (Engels: Dutch art). Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)). De toevoeging van de internet-landaanduiding .NL (voor: Nederland) heft het gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken niet op.'
2.3. Nadat [verzoekster] in faxbrieven tegen de voorlopige weigering bezwaren had aangevoerd, heeft het BMB bij brief van 18 februari 2002 mededeling gedaan van zijn beslissing om de inschrijving van het depot definitief te weigeren.
2.4. [Verzoekster] heeft met een op 16 april 2002 ter griffie van het gerechtshof te 's-Gravenhage ingekomen verzoekschrift het hof verzocht op de voet van art. 6ter Benelux-Merkenwet (BMW) het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan. Het BMB heeft een verweerschrift ingediend. Partijen hebben de zaak mondeling toegelicht, waarbij van de kant van het BMB pleitnotities zijn overgelegd.
2.5. Bij beschikking van 26 september 2002 heeft het Hof het verzoek van [verzoekster] afgewezen. Het hof overwoog hiertoe, voor zover in cassatie van belang:
'4.1 De vraag die partijen verdeeld houdt is of het teken DUTCH-ART.NL is aan te merken als uitsluitend beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is verzocht. Het hof overweegt daartoe als volgt.
4.2 De weigering van het Benelux-Merkenbureau het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Dit artikel is ingevoerd ter aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid Staten, PbEG 1989 L40). Het artikellid bepaalt, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW Pro gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
4.3 Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: Unieverdrag) luidt - voorzover hier van belang:
"B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
1. (...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd; (...)"
4.4 Hieronder zal worden nagegaan of het teken DUTCH-ART.NL, beschouwd in zijn geheel en in elk van zijn onderdelen, in de ogen van het in aanmerking komend publiek is aan te merken als louter beschrijvend voor (wezenlijke kenmerken van) de betrokken waren en diensten. Het teken is gedeponeerd als woordmerk en combineert de door een liggend streepje verbonden woorden 'Dutch' en 'art' met het achtervoegsel '.NL'.
4.5 De Engelstalige woorden 'Dutch' en 'art' zijn algemeen bekend bij het publiek in de betekenis van (onderscheidenlijk) 'Nederlands(e)' en 'kunst'. Dit deel van het teken is daarmee beschrijvend voor waren en diensten met betrekking tot Nederlandse kunst. Anders dan [verzoekster] aanvoert, maakt het geen verschil dat het gaat om Engelse termen. Naar het bureau onweersproken aanvoert is het gebruik van het Engels in de kunstwereld gebruikelijk, terwijl beide woorden kunnen worden gerekend tot het in Nederland gangbare taalgebruik. Er is ook geen merkbaar verschil tussen de woordcombinatie en de terminologie die in het normale taalgebruik van het in aanmerking komend publiek wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden.
4.6. De aanduiding '.NL' wordt in Nederland algemeen gebruikt als een domeinaanduiding op het Internet. Gebruikt als achtervoegsel doet het, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de enkele toevoeging van een lidwoord, voor het Benelux-publiek niet toe- of af aan het onderscheidende vermogen van een teken als het onderhavige. Het gebrek aan elk onderscheidend vermogen van het teken wordt door de toevoeging daarvan dan ook niet opgeheven.
5. Op de overige verweren van [verzoekster] behoeft niet meer te worden ingegaan. Het teken is aldus beschouwd uitsluitend beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd.'
2.6. Bij verzoekschrift, ingekomen op 24 december 2002, dus tijdig(2), heeft [verzoekster] cassatieberoep ingesteld. Het BMB heeft in cassatie verweer gevoerd.
3. Inleidende opmerkingen
3.1. Wettelijk uitgangspunt bij de beoordeling van de vatbaarheid voor merkenrechtelijke bescherming is dat merken dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (art. 1 BMW Pro). Om als merk aanvaardbaar te zijn, moet het teken onderscheidend vermogen hebben.
Artikel 6bis BMW bepaalt dat het BMB weigert een depot in te schrijven indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW Pro gegeven omschrijving van een merk, en met name wanneer het teken ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs. Laatstgenoemde bepaling is door het hof in zijn hierboven weergegeven rov. 4.3 aangehaald.
3.2. Ik merk op dat, gelet op de Europese harmonisering van het merkenrecht, de artikelen 2 en 3 van Merkenrichtlijn 89/104 (hierna: Rl) en de daaraan te geven uitleg doorslaggevend zijn, en dat de nu nog vigerende tekst van (onder meer) artikelen 1 en 6bis BMW daarmee niet in overeenstemming is. Dat wordt enigszins, maar niet geheel goedgemaakt door de verwijzing in art. 6bis BMW naar art. 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, dat ook ten grondslag ligt aan art. 3 Rl Pro.
Het probleem van de lang niet steeds goed bij Richtlijn 89/104 aansluitende tekst van de BMW zal binnen afzienbare tijd gelukkig tot het verleden behoren. Op 1 januari 2004 treedt een nieuw Protocol bij de BMW in werking.(3) Daarin zijn (onder meer) de feilen in het Protocol van 1996, dat toen (mede) bedoeld was om de BMW aan te passen aan Richtlijn 89/104, alsnog verholpen. De Hoge Raad zal de eerstkomende jaren nog wel bedacht moeten zijn op kwesties van intertemporeel recht. Richtlijnconforme interpretatie is evenwel in veel gevallen(4) mogelijk te achten. Dat is m.i. met name ook zo, wanneer het - zoals in de onderhavige zaak - gaat om art. 1 en Pro art. 6bis, lid 1 sub a BMW.
3.3. Op het hier bedoelde gebied van de beoordeling van het onderscheidend vermogen is men in de Benelux reeds gewend aan de maatgevendheid van de jurisprudentie van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen, dat hierover in de afgelopen jaren spraakmakende arresten gewezen heeft. Het gaat om zaken met roepnamen als Chiemsee, Baby-Dry, Bravo, Companyline en Philips/Remington.(5) Op twee arresten in de vanuit Nederland in 1999 resp. 2000 verwezen zaken 'Biomild' en 'Postkantoor' zitten wij overigens nog steeds te wachten.
Hieronder zal ik de voor de onderhavige zaak m.i. relevante jurisprudentie van het HvJ EG bespreken. Het middel (dat zich ook op jurisprudentie van dit Hof beroept), zal tegen de achtergrond daarvan moeten worden beoordeeld.(6)
Vooraf geef ik de tekst van art. 3 lid Pro 1, aanhef en onderdelen a t/m d Rl weer:
'1. Niet ingeschreven worden, of indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a. tekens die geen merk kunnen vormen;
b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;'.
Ik wijs erop dat de hier aangehaalde weigeringsgronden van art. 3 lid 1 sub Pro a t/m d Rl letterlijk overeenstemmen met de weigeringsgronden in art. 7 lid 1 onder Pro a t/m d van de Gemeenschapsmerkenverordening.(7) Het HvJEG oordeelt aan de hand van art. 3 Rl Pro in prejudiciële zaken. Het oordeelt aan de hand van art. 7 GemMVo Pro in beroepszaken tegen arresten van het Gerecht van Eerste Aanleg der EG (GEA-EG), nadat dat Gerecht geoordeeld heeft over beroepen tegen inschrijvingsweigeringen door het gemeenschapsmerkenbureau, het OHIM te Alicante.
3.4. Het Chiemsee-arrest van 1999 is het eerste voor de onderhavige materie belangrijke arrest. In deze zaak ging het om de aanvaardbaarheid van het woord 'Chiemsee' onder art. 3 lid 1 sub c Rl Pro (weigering van inschrijving van beschrijvende merken) als merk voor sportkleding, waarbij in aanmerking te nemen is dat de Chiemsee, een meer in Beieren, een geliefd watersportgebied is.
Het Hof van Justitie overwoog dat art. 3 lid 1 sub c een Pro doel van algemeen belang nastreeft, nl. dat - in het bijzonder geografische - herkomstaanduidingen worden 'vrijgehouden', nu die benamingen 'door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt' (zie r.ovv. 25-26). De eerdere Duitse rechtspraak sprak van een 'Freihaltebedürfnis', die werd aangenomen als die behoefte 'konkret, aktuell oder ernsthaft' was. Het Hof van Justitie koos voor een genuanceerder criterium: voor weigering wegens een behoefte tot vrijhouding is volgens het Hof van belang of de geografische benaming een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is. Hierbij speelt een rol of de betrokken kringen met de benaming, de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en de betrokken categorie van waren bekend zijn (r.ovv. 31-32).
3.5. In twee latere arresten leek het Hof van Justitie een veel liberale koers te varen. In het arrest Baby-Dry (over een merk gedeponeerd voor luiers) gaf het Hof voor de toelaatbaarheid van woordcombinaties onder art. 3 lid 1 sub c Rl Pro de volgende regel:
'40. Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.'(8) (mijn curs., A-G).
3.6. In het enkele weken na Baby-Dry gewezen Bravo-arrest(9) ging het om de weigeringsgrond van art. 3, lid 1 sub d van de Richtlijn, op grond waarvan de inschrijving moet worden geweigerd van 'merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden'. In deze zaak ging het om het voor schrijfbenodigdheden gedeponeerde merk Bravo. De Duitse merkenautoriteit had inschrijving geweigerd, omdat 'Bravo' slechts een bijvalsbetuiging zou zijn. Het HvJ EG besliste in andere zin. Het verduidelijkte eerst dat een merk alléén op deze grond geweigerd kan worden wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, gebruikelijk zijn 'ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen' (rov. 31). Vervolgens overwoog het Hof in rov. 40:
'De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, zijn, is als zodanig echter niet uitgesloten wegens dat gebruik. Het staat aan de nationale rechter om van geval tot geval uit te maken of die tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduidingen van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft.'
Een aanprijzende term kan dus niet op grond van art. 3 lid 1 sub d geweigerd Pro worden, zolang de aanprijzende term niet tot een gebruikelijk (soort)naam is geworden. Opgemerkt moet nog worden dat het Hof in rov. 35 wees op een overlapping van art. 3 lid 1 sub d met Pro art. 3 lid 1 sub Pro c; het Hof was in deze Bravo-zaak evenwel slechts tot uitleg van art. 3 lid 1 sub d geroepen Pro.
3.7. Met name het - vanuit het oogpunt van de merkdeposant als liberaal aangemerkte - Baby-Dry-arrest is in de literatuur gemengd ontvangen. De meest spraakmakende kritiek kwam intussen van 's Hofs eigen A-G Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusies in de zaken Postkantoor(10), Biomild en Companyline.(11) Hij wees op onduidelijkheid van de verhouding van de Baby-Dry-overwegingen tot het Chiemsee-arrest (dat in het Baby-Dry-arrest niet wordt genoemd). Voorts zou het 'merkbaar verschil'-criterium 'indien zij niet wordt gematigd door de toepassing van de regel van de noodzaak tot vrijhouding waaraan het [Baby-Dry-, DWFV] arrest is voorbijgegaan, onvoldoende [zijn] om te verzekeren dat de merken niet wezenlijk beschrijvend zullen zijn'.(12)
In zijn conclusie voor het Companyline-arrest merkte A-G Ruiz-Jarabo Colomer op dat een 'merkbaar verschil' niet hetzelfde is als een 'minimaal' verschil.(13)
In zijn conclusie van 31 januari 2002 in de Postkantoor-zaak stelde hij voor dat een verschil als merkbaar wordt aangemerkt:
'wanneer het betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of de betekenis van het teken. Wat de vorm betreft, zal er slechts een dergelijk verschil zijn indien het neologisme door de ongebruikelijke of fantasievolle aard van de combinatie sterker is dan de som van de woorden ervan. Wat de betekenis betreft, zal het verschil slechts merkbaar zijn indien hetgeen door het samengestelde teken wordt opgeroepen niet volledig overeenkomt met de som van de aanduidingen van de beschrijvende bestanddelen.'(14)
3.8. Het Hof van Justitie had in de Baby-Dry-zaak (althans nominatim) slechts geoordeeld over de weigeringsgrond van art. 7 lid 1 sub c GemMVo Pro = art. 3 lid 1 sub c Rl Pro (beschrijvende merken), waardoor twijfel kon bestaan of de uitspraak zich ook uitstrekte over de weigeringsgrond van art. 7 lid 1 sub b GemMVo Pro = art. 3 lid 1 sub b Rl Pro (ontbreken van elk onderscheidend vermogen).(15)
3.9. In het op 19 september 2002 gewezen Companyline-arrest(16) oordeelde het Hof over het criterium van art. 7 lid 1 sub b GemMVo Pro (= 3 lid 1 sub b Rl). Het Hof gaf in dit arrest zijn fiat aan de door (de vierde kamer van) het GEA-EG gehanteerde maatstaf 'of de combinatie van twee soortnamen het teken een extra kenmerk verleent waardoor het in zijn geheel onderscheidend vermogen verkrijgt' (rov. 21). In dit arrest stelde het Hof zich voorts weer meer terughoudend op ten opzichte van de feitenrechter, waar het de (feitelijke) toetsing van het voorliggende geval betreft.(17)
3.10. Moet het Baby-Dry-arrest als een 'ontsporing' gezien worden? Wat daarvan zij, het recente Doublemint-arrest van 23 oktober 2003 laat zien dat het HvJ EG toch vasthoudt aan (of: weer is teruggekeerd naar) de engere, in het Chiemsee-arrest neergelegde leer. De Doublemint-zaak betrof een gemeenschapsmerkdepot voor (onder meer) kauwgom.
'inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.' (rov. 31)
Het hof vervolgt:
'32.Voor een weigering van inschrijving [...] op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt' (curs. A-G).
In het door het Hof vernietigde arrest was het GEA-EG volgens het Hof van de onjuiste rechtsopvatting uitgegaan dat een voor verschillende uitleg vatbare benaming niét uitsluitend beschrijvend is. Terwijl het Hof in het Chiemsee-arrest noodzaak tot vrijhouding aannam met het oog op een huidig, of 'redelijkerwijs te verwachten' verband tussen de benaming en de betrokken waar, gaat het hof hier op een ander aspect in, namelijk in hoeverre van belang is of de beschrijvende betekenis slechts één van de vele betekenissen van de gebruikte bewoordingen is. Volgens het HvJ EG maakt dat geen verschil: indien één van de mogelijke betekenissen beschrijvend is, volstaat dat voor weigering.
Inburgering
3.11. Bij een aanvankelijk niet onderscheidend (al dan niet beschrijvend) teken is niet uitgesloten dat dit teken 'als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen', tóch als merk kan worden ingeschreven op grond van art. 3, lid 3 Rl. In Nederlands merkenjargon spreekt men van 'inburgering'. Daarop zal echter een beroep moeten worden gedaan, en de deposant zal deze 'inburgering' minst genomen aannemelijk moeten maken. Een klacht van [verzoekster] dat het hof ten onrechte een beroep hierop zou hebben afgewezen, is er niet.
4. Bespreking van het cassatiemiddel
4.1. Blijkens onderdeel 1.3 van de inleiding op het middel, richt dit zich tegen r.ovv. 4.4-4.6 van het bestreden arrest, waarin het Hof heeft onderzocht of het gedeponeerde teken al dan niet (uitsluitend) beschrijvend is resp. al dan niet onderscheidend vermogen mist.
4.2. Onderdeel 1.6 (de onderdelen 1.1-1.5 bevatten slechts een inleiding) behelst de klacht dat het hof weliswaar ten aanzien van de woordonderdelen afzonderlijk heeft onderzocht of deze al dan niet beschrijvend zijn, danwel onderscheidend vermogen hebben, maar daarbij heeft verzuimd te onderzoeken of de woord-onderdelen in hun geheel (in combinatie) beschouwd aan de voor een merk geldende vereisten voldoen. Op grond hiervan is 's Hofs oordeel rechtens onjuist, althans onvoldoende gemotiveerd. Het onderdeel doet hiertoe een beroep op het eerder genoemde Baby-Dry-arrest van het HvJ EG van 20 september 2000, waarin hij terzake van de woordcombinatie 'Baby-Dry' voor luiers overwoog:
'39. De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, zijn dus slechts die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Verder kan de inschrijving van een merk dat tekens en aanduidingen bevat die aan deze omschrijving beantwoorden, slechts worden geweigerd op voorwaarde dat het geen andere tekens of aanduidingen bevat en dat bovendien de zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen waaruit het bestaat, niet worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan.
40. Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.'
Een vergelijkbare overweging gaf het Hof in het Companyline-arrest (rov. 21):
'Dat het Gerecht bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door na te gaan of de combinatie van twee soortnamen het teken een extra kenmerk verleent waardoor het in zijn geheel onderscheidend vermogen verkrijgt.'(18)
4.3. Het onderdeel voert, gelet op het voorgaande, terecht aan dat bij combinaties van (beschrijvende) woorden, moet worden beoordeeld of de woordcombinatie onderscheidend vermogen heeft.
Het onderdeel faalt echter bij gebrek aan feitelijke grondslag. In rov. 4.4 overweegt het hof immers uitdrukkelijk dat het onderzoek zich richt op de vraag of 'het teken DUTCH-ART.NL, beschouwd in zijn geheel en in elk van zijn onderdelen (curs. A-G), in de ogen van het in aanmerking komend publiek is aan te merken als louter beschrijvend voor (wezenlijke kenmerken van) de betrokken waren en diensten'. In rov. 4.5 overweegt het hof: 'De Engelstalige woorden "Dutch" en "art" zijn algemeen bekend bij het publiek in de betekenis van (onderscheidenlijk) "Nederlands(e)" en "kunst".' Ook uit de omstandigheid dat het hof spreekt van 'Nederlands(e) (curs. A-G) kunst' blijkt dat het hof de woorden 'Dutch' en 'art' mede in samenhang heeft bezien, in de betekenis van 'Nederlandse kunst'. Uit rov. 4.6 blijkt tenslotte, dat het hof het gedeelte '.nl' zowel afzonderlijk (als algemeen gangbare domeinaanduiding) als in de woordcombinatie dutch-art.nl heeft beschouwd.
Het bestreden oordeel is niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Het onderdeel faalt derhalve.
4.4. Middelonderdeel 2 klaagt dat het hof in rov. 4.6 de door het HvJ EG in rov. 40 van het Baby-Dry-arrest gegeven maatstaf heeft miskend. In rov. 4.6 overwoog het Hof 's-Gravenhage:
'4.6. De aanduiding '.NL' wordt in Nederland algemeen gebruikt als een domeinaanduiding op het Internet. Gebruikt als achtervoegsel doet het, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de enkele toevoeging van een lidwoord, voor het Benelux-publiek niet toe- of af aan het onderscheidende vermogen van een teken als het onderhavige. Het gebrek aan elk onderscheidend vermogen van het teken wordt door de toevoeging daarvan dan ook niet opgeheven.'
De door het middelonderdeel genoemde overweging uit het Baby-Dry-arrest is hiervóór in par. 4.2 geciteerd.
Volgens het onderdeel had het hof dienen te onderzoeken of de woordcombinatie 'DUTCH-ART.NL' afwijkt van de terminologie die in het normale taalgebruik door de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waren en diensten in de aangegeven klassen aan te duiden. Het middel doet hiermee een beroep op de, in de tweede volzin van rov. 40 van het Baby-Dry-arrest neergelegde regel ('Elk merkbaar verschil...').
4.5. Ook dit middelonderdeel mist feitelijke grondslag. In rov. 4.5 haalt het hof de door het onderdeel bedoelde maatstaf, ten aanzien van de combinatie 'dutch' en 'art', uitdrukkelijk aan. Door aansluitend in rov. 4.6 te oordelen dat het teken '.NL' aan die beoordeling niets toevoegt of afdoet, heeft het hof kennelijk geoordeeld dat deze toevoeging - door het hof op één lijn gesteld met een lidwoord - evenmin een 'merkbaar verschil' oplevert.
4.6. Met het verwijt van een miskenning van de maatstaf van het Baby-Dry-arrest, kan het middelonderdeel in wezen niet anders bedoelen dan miskenning van de maatstaf van art. 3 lid 1 sub c Rl Pro = art. 7 lid 1 sub c GemMVo Pro.
Nu wij inmiddels weten - wat de steller van het middel ten tijde van het indienen van de cassatieschriftuur nog niet kon weten - dat het Hof van Justitie der EG bij zijn uitleg van dezelfde Richtlijn- = Verordeningsbepaling (na de kritiek op het Baby-Dry-arrest) in zijn latere arrest Doublemint die bepaling heeft uitgelegd zoals eerder in deze conclusie weergegeven, met als effectief resultaat het niet (zonder meer) accepteren van deze merkinschrijving, kan aan het gerechtshof te 's-Gravenhage eens te minder verweten worden dat het bij zijn uitleg van art. 3 lid 1 sub c Rl Pro van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan.
4.7. Ofschoon het onderdeel geen motiveringsklacht bevat, voeg ik aan het voorgaande ten overvloede nog toe dat aanduidingen als '.NL' in de beginjaren van het internet misschien nog niet zodanig verbreid waren dat met de toevoeging daarvan wellicht onderscheidend vermogen zou kunnen worden verkregen. Bij de huidige stand van zaken (ook reeds ten tijde van het depot) komt 's hofs beoordelingswijze volkomen begrijpelijk voor, ook waar het gaat om het zo'n toevoeging buiten de eigenlijke 'internet-context'.
4.8. Onderdeel 3 betoogt dat het hof heeft verzuimd te onderzoeken of de woordcombinatie 'DUTCH.NL' een woordcombinatie is die, omdat zij meer is dan de som der beschrijvende delen, onderscheidend vermogen heeft.
Het onderdeel ziet eraan voorbij dat het gedeponeerde teken niet de woordcombinatie 'DUTCH.NL' is, maar 'DUTCH-ART.NL'. Over deze laatste woordcombinatie was het hof gehouden een oordeel te geven, hetgeen het ook heeft gedaan. Op grond hiervan faalt ook dit onderdeel.
4.9. Mocht de formulering van dit onderdeel op een vergissing berusten, en mocht bedoeld zijn dat het hof ten aanzien van het teken 'DUTCH-ART.NL' had moeten onderzoeken of deze woordcombinatie onderscheidend vermogen zou hebben omdat zij 'meer zou zijn dan de som der beschrijvende delen', dan meen ik dat het onderdeel nog steeds faalt, en wel op dezelfde gronden als uiteengezet onder 4.3, 4.5 en 4.6.
5. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
A-G
1 Ontleend aan r.ovv. 2 en 3 van de beschikking van het hof.
2 Art. 426 Rv Pro., zoals luidend sinds 1 januari 2002.
3 Protocol van 11 december 2001, Trb. 2002, 37.
4 Een van de onderwerpen, waarbij dit aan twijfel onderhevig is, is het gebruik op veel plaatsen in de BMW van de term 'depot', waar de richtlijn 'inschrijving' voorschrijft. Zie bijv. de noot van J.H. Spoor onder Vzr. 11 oktober 2002, BIE 2003, nr. 25, p. 177 (Boer'n Yoghurt I).
5 HvJ EG 4 mei 1999 (C-108/97 en C-109/97), Jur. 1999, p. I-2779, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV, IER 1999, 30 m.nt. ChG (Chiemsee); HvJ EG 20 september 2001 (C-383/99P), Jur. 2001, p. I-6251, NJ 2002, 139 m.nt. DWFV, IER 2001, nr. 54, p. 294 m.nt. SdW, AA 2002, p. 40 e.v. m.nt. ChG (Baby-Dry); HvJ EG 4 oktober 2001 (C-517/99), Jur. 2001, p. I-6959, NJ 2002, 140 m.nt. DWFV (Bravo); HvJ EG 19 september 2002 (C-104/00P), Jur. 2002, p. I-7561, IER 2002, nr. 52 m.nt. ChG, BIE 2003, nr. 19, p. 130 m.nt. Steinhauser (Companyline); HvJ EG 18 juni 2002 (C-299/99), Jur. 2002, p. I-5475, BMM-bulletin 2002, pp. 188 e.v., IER 2002, p. 251 m.nt. FWG (Philips/Remington).
6 Ik attendeer op de zeer overzichtelijke website van het British Patent Office, waarop de recent besliste en aanhangige HvJEG-zaken op het gebied van de intellectuele eigendom zijn gerubriceerd, met hyperlinks naar de conclusies (voor zover genomen) en de arresten (voor zover gewezen) in de verschillende taalversies (voor zover beschikbaar): http://www.patent.gov.uk/about/ippd/ecj/index.htm.
7 Verordening nr, 40/94/EG; hierna: GemMVo.
8 Vindplaatsen in voetnoot 5.
9 Vindplaatsen eveneens in voetnoot 5.
10 Conclusies van 31 januari 2002 in de zaken C-363/99 (Postkantoor), afgedrukt in BMM-bulletin, 2003, p. 30 e.v. en C-265/00 (Biomild). In de zaak Biomild waren inhoudelijk overeenstemmende (volgens de A-G identieke) prejudiciële vragen gesteld, reden waarom hij verwees naar de op dezelfde dag genomen Postkantoor-conclusie).
11 Conclusie van 14 mei 2000 voor HvJ EG 19 september 2002, BIE 2003, nr. 19, p. 130 m.nt. Steinhauser (Companyline).
12 Conclusie Postkantoor, nrs. 68-69.
13 Conclusie Companyline, nr. 50.
14 Conclusie Postkantoor, nr. 70.
15 Zie A-G Ruiz-Jarabo Colomer, conclusie Companyline, nrs. 39-41. Spoor ziet in het na het Baby-Dry arrest gewezen Companyline-arrest een mogelijke aanwijzing dat het Hof in eerstgenoemd arrest alleen over art. 7 lid 1 sub c Vo Pro heeft geoordeeld (J.H. Spoor, BIE 2002, p. 368). Ook Hoorneman meent dat het HvJEG alleen over sub c een uitspraak heeft gedaan. Volgens hem kan, omdat sub c als een verbijzondering van sub b kan worden beschouwd (een beschrijvend merk als subcategorie van de groep merken zonder onderscheiden vermogen), een merk dat op grond van het 'merkbaar-verschil-criterium' de test van sub c passeert, toch nog stranden op sub b (W. Hoorneman, BMM-Bulletin 2003, pp. 7-8). Deze opvatting is aangetroffen in vonnissen van sommige Britse rechters, teneinde daarmee de drempel voor de inschrijving van beschrijvende merken hoog te houden. Zie C. Loweth, Baby-Dry form a UK perspective, BMM-Bulletin 2003, pp. 2-3 en Hoorneman, a.w., p. 8.
16 Vindplaatsen in voetnoot 5.
17 Het hof verwijst hierbij in rov. 22 uitdrukkelijk naar de conclusie van A-G Ruiz Jarabo Colomer (nr. 58 e.v.) waarin deze kritiek had geuit op de toetsing door het Hof in het Baby-Dry-arrest.
18 Vindplaatsen in voetnoot 5.