Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd voor zover PHZ daarin is bevolen om met onmiddellijke ingang na betekening van dat vonnis te staken en gestaakt te houden het verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk die door PHZ zijn gerepareerd en waarbij die reparaties bestaan uit wijzigingen in de toestand van de pallets die niet van ondergeschikte betekenis zijn in de zin van het ‘Valeo’-arrest van het Benelux Gerechtshof, zulks op straffe van een dwangsom. Voor het overige heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van EPAL afgewezen.Hiertoe heeft het hof, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwogen.
Er is niet gegriefd tegen het door de rechtbank uitgesproken verbod voor zover dat ziet op verhandeling van pallets die PHZ zelf heeft gerepareerd en waarbij die reparaties bestaan uit ‘wijzigingen aan de toestand die niet van ondergeschikte betekenis zijn’, zoals bedoeld in het Valeo-arrest van het Benelux Gerechtshof. (rov. 3.2)
De europallets waar het in dit geding om gaat zijn door de merkhouder of met diens toestemming in het verkeer gebracht. Gelet op art. 13 van – de in dit geding nog toepasselijke – Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 (GMVo) kan EPAL verdere verhandeling dus alleen verbieden wanneer er voor haar gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling te verzetten, met name wanneer de toestand van de pallets, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. (rov. 3.6)
EPAL heeft bij pleidooi in hoger beroep verduidelijkt dat het kapotgaan van de pallets vóór de reparatie – en dus niet de reparatie zelf – de wijziging in de zin van art. 13 lid 2 GMVo vormt. Zij ziet de reparatie (dus) niet langer als het wijzigen van de toestand van de pallets. Dat betekent dat de inbreukvordering niet kan worden toegewezen op grond van de aanwezigheid van wijzigingen in de zin van art. 13 lid 2 GMVo, omdat gesteld noch gebleken is dat PHZ in kapotte pallets heeft gehandeld. (rov. 4.2-4.3)
EPAL meent dat er desondanks sprake is van een gegronde reden in de zin van art. 13 GMVo, omdat de herkomstaanduidingsfunctie respectievelijk de kwaliteitsgarantiefunctie van het EPAL-merk niet langer is gewaarborgd doordat een niet-licentienemer reparaties uitvoert. (rov. 4.4 en 4.7)
De merkhouder kan zich tegen verdere verhandeling van de waren verzetten indien sprake is van een gegronde reden en de verdere verhandeling afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. (rov. 4.5)
Aan de herkomstaanduidingsfunctie wordt onder meer afbreuk gedaan wanneer het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder (hier: EPAL en/of haar leden) bestaat, met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. PHZ verhandelt de door haar ingekochte pallets verder. Zij verkoopt dus tweedehands waren en haar afnemers moeten verondersteld worden dit te weten. PHZ vermeldt dit ook op haar website, waarop een europallet met het EPAL-merk is afgebeeld. Deze omstandigheden zijn niet van dien aard dat gezegd kan worden dat de indruk wordt gewekt dat PHZ en EPAL/haar leden economisch zijn verbonden en evenmin dat de website van PHZ de reputatie van het merk ernstig schaadt. (rov. 4.9)
Het collectieve merk van EPAL heeft als functies te waarborgen dat deze waren afkomstig zijn van een lid/licentienemer van EPAL (dus: die oorspronkelijke herkomst heeft), wat instaat voor de kwaliteit ervan op het moment van eerste verhandeling. Het merk heeft niet de functie in te staan voor de kwaliteit nadien en garandeert ook niet dat derden daaraan geen reparaties zullen verrichten. Het is dus niet mogelijk om via een collectief merk af te dwingen dat pallets, nadat zij met toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht, uitsluitend door de leden en licentienemers van de merkhouder volgens bepaalde normen worden gerepareerd om daarmee de kwaliteit, na eerste verhandeling, te handhaven. De herkomstfunctie is dus – anders dan EPAL stelt – niet in het geding in het geval waarin een niet-licentienemer reparaties uitvoert en vervolgens de constante kwaliteit van de europallets bij verdere verhandeling niet kan worden gegarandeerd. (rov. 4.10)
Om de hiervoor genoemde reden wordt evenmin afbreuk gedaan aan de kwaliteitsgarantie- en investeringsfunctie. Daar komt nog bij dat het standpunt van EPAL dat de reparaties door PHZ geen wijziging in de toestand van de waar opleveren, met zich brengt dat door de verdere verhandeling door PHZ van de gerepareerde pallets geen afbreuk aan deze functies van het merk wordt gedaan, omdat de pallets (dus) na reparatie niet zijn gewijzigd en daardoor niet als kwalitatief minder zijn aan te merken dan voorheen en dus ook niet als schadelijk voor de reputatie van het EPAL-merk zijn te beschouwen. (rov. 4.11)
De subsidiaire stellingen van EPAL dat iedere reparatie door een niet-licentienemer een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis inhoudt, zijn innerlijk tegenstrijdig en onbegrijpelijk en missen in het licht van het voorgaande relevantie. (rov. 4.13)
Er zijn geen gegronde redenen als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo, nu geen van de functies van het EPAL-merk wordt of kan worden aangetast door de verdere verhandeling door PHZ. (rov. 4.14) Het merkrecht van EPAL is dan ook uitgeput voor de europallets waar dit geding om gaat. (rov. 5.1)
EPAL heeft haar vorderingen subsidiair gegrond op het bestaan van een onrechtmatige daad. EPAL heeft aan deze vordering ten grondslag gelegd dat PHZ door het verhandelen van pallets met het EPAL-merk die niet aan de normen van het EPAL-systeem voldoen, afbreuk doet aan dat systeem. Daarmee berust de vordering gegrond op onrechtmatige daad in de kern op de stelling dat PHZ het EPAL-merk gebruikt, zodat deze vorderingen het lot delen van de op het merkrecht gebaseerde vorderingen. (rov. 5.3)