ECLI:NL:HR:2015:3394

• Datum uitspraak: 27 november 2015
• Publicatiedatum: 26 november 2015
• Zaaknummer: 11/04114
• Instantie: Hoge Raad
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Civiel recht
• Uitkomst: Overig
• Procedures: Cassatie
• Rechters: E.J. Numann; C.A. Streefkerk; G. Snijders; G. de Groot; V. van den Brink
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Vormmerk Tripp Trapp-kinderstoel: nietigheid en toepassing Merkenrichtlijn

Deze zaak betreft het vormmerk van de Tripp Trapp-kinderstoel van Stokke A/S en de vraag of dit merk nietig is op grond van uitsluitingsgronden in artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn. De Hoge Raad verwijst naar eerdere arresten en het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 18 september 2014, waarin is geoordeeld dat de gronden voor weigering van inschrijving niet gecombineerd mogen worden toegepast.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof in het bestreden arrest een onjuiste rechtsopvatting had door de uitsluitingsgronden te combineren. Op basis van het HvJEU-arrest moet het hof opnieuw beoordelen of het vormmerk van de Tripp Trapp-stoel op grond van de afzonderlijke uitsluitingsgronden niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Verder geeft de Hoge Raad aan dat het hof bij de herbeoordeling rekening moet houden met de uitleg van het HvJEU over de aard van de wezenlijke gebruikskenmerken en de perceptie van de vorm door het doelpubliek. De Hoge Raad verwijst de zaak naar het gerechtshof Amsterdam voor verdere behandeling en beslissing en veroordeelt Hauck in de kosten van het cassatieberoep.

Uitkomst: Het arrest van het hof wordt vernietigd en de zaak wordt verwezen voor herbeoordeling volgens het HvJEU-arrest.

Uitspraak

27 november 2015

Eerste Kamer

11/04114

LZ

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de vennootschap naar Duits recht
FIRMA HAUCK GMBH & CO. KG,
gevestigd te Sonnefeld, Duitsland,

EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep,

advocaat: mr. K. Aantjes,

t e g e n

1. de vennootschap naar Noors recht
STOKKE A/S,
gevestigd te Skodje, Noorwegen,

2. STOKKE NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Tilburg,

3. [verweerder 3] ,
wonende te [woonplaats] , Noorwegen,

4. de vennootschap naar Noors recht
[verweerster 4] ,
gevestigd te [vestigingsplaats] , Noorwegen,

VERWEERDERS in cassatie, eisers in het incidentele cassatieberoep,

advocaten: mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch.

Eiseres zal hierna ook worden aangeduid als Hauck, verweerders gezamenlijk als Stokke c.s. en afzonderlijk als Stokke A/S, Stokke Nederland, [verweerder 3] en [verweerster 4] .

1. Het geding

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de arresten in deze zaak van 12 april 2013 ECLI:NL:HR:2013:BY1533, NJ 2013/503 en van 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1601;

b. het arrest in de zaak C-205/13 van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg van 18 september 2014.

Deze arresten zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het verdere verloop van het geding in cassatie

De zaak is voor partijen nader toegelicht door hun advocaten, voor Hauck mede door mrs. A.A. Quadvlieg, S.A. Klos en S.A. Hoogcarspel, voor Stokke c.s. mede door mr. R.M. Sjoerdsma.

De nadere conclusie van de Advocaat-Generaal A. Hammerstein strekt tot vernietiging en verwijzing.

De advocaten van partijen hebben ieder bij brief van 28 augustus 2015 op die conclusie gereageerd.

3. Verdere beoordeling van het middel in het incidentele beroep

3.1

De Hoge Raad heeft in zijn hiervoor in 1 genoemde arrest van 12 april 2013 – hierna: het tussenarrest – de onderdelen I-III, IV.1, IV.8, V en VI afgedaan en ten aanzien van de onderdelen IV.2-IV.5 de in dat arrest onder 7 geformuleerde vragen van uitleg aan het HvJEU gesteld.

3.2.1

Onderdeel IV.2 klaagt (rov. 5.7.1 tussenarrest) dat het hof in rov. 5.3 van zijn eindarrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, waar het heeft vastgesteld dat de vorm van de Tripp Trapp-stoel niet uitsluitend in de beide uitgesloten vormen bestaat, nu het heeft overwogen dat de vorm deels door de aard van de waar wordt bepaald en deels een wezenlijke waarde aan de waar geeft en daarbij kennelijk van oordeel was dat elke uitsluitingsgrond op zich niet wordt gehaald.

3.2.2

In rov. 5.7.2 van het tussenarrest heeft de Hoge Raad het oordeel van het hof in het bestreden arrest aldus uitgelegd dat het van oordeel is geweest dat het vormmerk van Stokke A/S een teken is dat uitsluitend bestaat in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i) en voor het overige aan e (iii) van Richtlijn 2008/95/EG (hierna: de Merkenrichtlijn), welke bepalingen overeenkomen met art. 3 lid 1, aanhef en onder e, eerste en derde streepje van Richtlijn 89/104/EEG.

3.2.3

Het HvJEU heeft in zijn hiervoor in 1 genoemde arrest van 18 september 2014 de op dit onderdeel betrekking hebbende vraag 3 aldus beantwoord:

“Artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) moet aldus worden uitgelegd dat de in het eerste en derde streepje van deze bepaling vermelde gronden voor weigering van inschrijving niet gecombineerd kunnen worden toegepast.”

3.2.4

Het vorenstaande brengt mee dat onderdeel IV.2 slaagt en dat vernietiging van het bestreden eindarrest moet volgen. Het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen, dient alsnog te onderzoeken of de vorm van de Tripp Trapp-stoel een teken is dat, gelet op de door Hauck ingeroepen uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i) en e (iii), Merkenrichtlijn, niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt hetzij op de ene grond, hetzij op de andere, hetzij volledig op elk van beide gronden.

3.2.5

De onderdelen IV.3-IV.7 behoeven daarom geen behandeling. Het verwijzingshof zal, waar het de strekking van de genoemde uitsluitingsgronden betreft, het antwoord op de prejudiciële vragen 1 en 2 in aanmerking dienen te nemen. Met het oog daarop wordt nog het volgende overwogen.

3.3.1

Op de klachten van de onderdelen IV.3-IV.5, weergegeven in rov. 5.7.3 van het tussenarrest, hebben de prejudiciële vragen 1 en 2 betrekking. Daarop heeft het HvJEU de volgende antwoorden gegeven:

“1) Artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.

2) Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. De perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek is slechts één van de elementen bij de beoordeling of de betrokken weigeringsgrond van toepassing is.”

3.3.2

Het antwoord op vraag 1 dient te worden gelezen in samenhang met de daaraan ten grondslag liggende overweging 22 van het arrest van het HvJEU, inhoudende dat de betrokken uitsluitingsgrond niet mede bestrijkt het geval dat in de vorm van de waar een ander element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt.

3.4

Hauck dient in de kosten van het incidentele cassatieberoep te worden verwezen. Nu Stokke c.s. op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de kosten hebben gevorderd en partijen overeenstemming hebben bereikt over de terzake toe te schatten kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist.

4. Beslissing

In het incidentele beroep:

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te ’s-Gravenhage van 31 mei 2011;

verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Hauck in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stokke c.s. begroot op € 136,14 aan verschotten en € 65.000,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Hauck deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren C.A. Streefkerk, G. Snijders, G. de Groot en V. van den Brink, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 27 november 2015.