Uitspraak
8 juli 2005
Eerste Kamer
Nr. C01/036HR
RM
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. UNILEVER N.V.,
gevestigd te Rotterdam,
2. IGLO-MORA GROEP B.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
EISERESSEN tot cassatie,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,
t e g e n
de vennootschappen naar Belgisch recht
1. ARTIC N.V.,
gevestigd te Nieuwegein,
2. N.V. FRISA,
gevestigd te Kuurne, België,
VERWEERSTERS in cassatie,
advocaat: mr. E. Grabandt.
1. Het geding tot dusver
De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 24 januari 2003, RvdW 2003, 21, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de in het arrest onder 5 vermelde vragen van uitleg.
Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het Benelux-Gerechtshof bij arrest van 25 juni 2004 in de zaak A 2003/1 (IER 2004, 79 en NJB 2005, blz. 506) voor recht verklaard:
"Het verrichten van een depot van een merk moet niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in de verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voor-voorgebruiker)."
Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Unilever c.s. - hebben een nadere schriftelijke toelichting gegeven.
De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.
2. Verdere beoordeling van het middel
2.1.1 In het licht van het door het Benelux-Gerechtshof gegeven antwoord op de eerste in het tussenarrest door de Hoge Raad gestelde vraag en de omstandigheid dat het Hof van oordeel was dat, gelet op dat antwoord, de tweede en derde vraag geen beantwoording meer behoefden, moet worden geoordeeld dat onderdeel 2.1.1 - weergegeven in 3.3 onder (1) van het tussenarrest - slaagt. Uit de door het Benelux-Gerechtshof uitgesproken verklaring voor recht volgt immers dat een merkdepot, verricht door iemand die zelf de eerste gebruiker van dat merk is, jegens een andere, en dus latere, voorgebruiker niet als te kwader trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met het voorgebruik van die ander.
2.1.2 Het vorenstaande brengt mee dat de onderdelen 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2, omschreven in het tussenarrest in 3.3 onder (2), (3) en (4), geen behandeling behoeven.
2.2 Onderdeel 2.3.1, vermeld in het tussenarrest in 3.3 onder (5), is eveneens gegrond, nu het hof de daarin vermelde omstandigheden in aanmerking heeft genomen bij de beoordeling van de goede trouw van het voorgebruik door Artic c.s. en van de vraag of het depot van Unilever c.s. te kwader trouw was uit hoofde van haar bekendheid met dat voorgebruik door Artic c.s., welke goede, onderscheidenlijk kwade trouw, ingevolge de door het Benelux-Gerechtshof gegeven verklaring voor recht, voor de hier aan de orde zijnde vraag niet van betekenis zijn.
2.3 Het vorenoverwogene brengt mee dat onderdeel 2.3.3, weergegeven in 3.3 onder (7) van het tussenarrest, geen behandeling behoeft, evenmin als de onderdelen 2.4.1, 2.4.2 en 2.5.
2.4.1 Onderdeel 3 keert zich tegen de afwijzing door het hof van de vordering tot het terughalen en vernietigen van de inbreukmakende producten (recall). Het klaagt allereerst dat bij de belangenafweging die tot dat oordeel heeft geleid in relevante mate betekenis is toegekend aan het antwoord op de vraag of (en in hoeverre) Artic c.s. mede inbreuk maakten op het vormmerk van Unilever c.s., zodat de onjuistheid van 's hofs rechtsopvatting omtrent de rechtsgeldigheid van het depot van dat merk ertoe leidt dat ook deze beslissing niet in stand kan blijven. Deze klacht mist feitelijke grondslag en kan daarom niet tot cassatie leiden. De in rov. 9 van de bestreden uitspraak neergelegde belangenafweging berust, blijkens de bewoordingen daarvan, in genen dele op 's hofs oordeel dat Unilever c.s. aan het depot van haar vormmerk geen rechten konden ontlenen, doch uitsluitend op de honorering van het betoog van Artic c.s. dat zij door een bevel tot recall grote schade zouden lijden en dat die aanzienlijk is vergroot door het moment waarop is gedagvaard - midden in het ijsseizoen - en Unilever c.s. in de periode die aan het dagvaarden is voorafgegaan geen concrete bezwaren tegen het ijsje van Artic c.s. kenbaar hadden gemaakt.
2.4.2 Onderdeel 3.2, dat motiveringsklachten tegen de evenbedoelde belangenafweging inhoudt, faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal Bakels van 8 november 2002 onder 2.7.
3. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 2 november 2000;
verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;veroordeelt Artic c.s. in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Benelux-Gerechtshof, tot op deze uitspraak aan de zijde van Unilever c.s. begroot op € 1.534,27 aan verschotten en € 2.955,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de raadsheren D.H. Beukenhorst, als voorzitter, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 8 juli 2005.