Uitspraak
19 december 2003
Eerste Kamer
Nr. C01/151HR
JMH
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. ROCHE NEDERLAND B.V. gevestigd te Mijdrecht,
2. de vennootschap naar Zwitsers recht F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G., gevestigd te Basel, Zwitserland,
EISERESSEN tot cassatie,
incidenteel verweersters,
advocaat: voorheen mr. L.M. Schreuders Ebbekink, thans mr. R.S. Meijer,
t e g e n
1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika,
2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika,
VERWEERDERS in cassatie,
incidenteel eisers,
advocaat: mr. W. Taekema.
1. Het geding in feitelijke instanties
Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Roche c.s. - hebben bij exploit van 20 maart 1997 verweerders in cassatie - verder te noemen: [verweerder] c.s. - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en - na wijziging van eis bij conclusie van repliek - gevorderd bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het Nederlandse deel van het Europees octrooi 0.131.627 nietig te verklaren.
[Verweerder] c.s. hebben de vordering bestreden.
De rechtbank heeft bij vonnis van 1 juli 1998 de vordering tot nietigverklaring afgewezen.
Tegen dit vonnis hebben Roche c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.
[Verweerder] c.s. hebben bij memorie van antwoord geconcludeerd dat de nietigheidsvordering (met verbetering van gronden) afgewezen dient te worden en dat (primair) het octrooi ongewijzigd dan wel (subsidiair) conclusie 1 gewijzigd conform de uitspraak van het Bundespatentgericht in stand gehouden dient te worden.
Bij arrest van 25 januari 2001 heeft het hof het vonnis van de Rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, het octrooi, voor Nederland, gedeeltelijk nietig verklaard, waarbij het Hof het octrooi in stand heeft gehouden voor zover daarin alsnog de beperkende clausule overeenkomstig het voormeld Duits vonnis wordt opgenomen, zoals in het dictum van het arrest is vermeld.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof hebben Roche c.s. beroep in cassatie ingesteld. [Verweerder] c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatie-dagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het incidenteel beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het principaal en het incidenteel beroep.
Mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam, heeft namens de advocaat van [verweerder] c.s. bij brief van 19 juni 2003 op die conclusie gereageerd.
3. Beoordeling van het middel in het principale beroep
3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten die zijn vermeld onder 1.1 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.
3.2 De vordering van Roche strekt tot nietigverklaring van het Nederlandse deel van het Europees octrooi 131.627. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen. Het hof heeft het octrooi nietig verklaard voor zover het is verleend voor Nederland en voor zover de beschermingsomvang van de conclusies uitgaat boven hetgeen het hof nader heeft omschreven als hiervoor in 1 is vermeld.
3.3 Onderdeel 1 keert zich tegen rov. 13 en 14 van het bestreden arrest. Het betoogt dat het hof ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, octrooiconclusie 1 (en de overige octrooiconclusies) niet geheel nietig heeft verklaard ondanks zijn oordeel (in rov. 12) dat het 200.000 dalton (Da) CEA volgens conclusie 1 van het octrooi niet een andere stof is dan het CEA met een molecuulgewicht van 180.000 Da volgens het Wistar-octrooi en dat de materie van conclusie 1 in zoverre niet nieuw is ten opzichte van hetgeen bekend is uit het Wistar-octrooi. Dit betoog wordt uitgewerkt in een aantal rechts- en motiveringsklachten (1.1 tot en met 1.10) die hierna zullen worden behandeld. Al deze klachten falen.
3.4.1 Onderdeel 1.1 klaagt dat 's hofs overweging dat tussen partijen onomstreden is dat het in het Wistar-octrooi beschreven antilichaam in zoverre verschilt van het in conclusie 1 van het aangevallen octrooi beschreven antilichaam dat de binding van dit laatste aan CEA volledig wordt verhinderd door polyklonaal geiten-anti-CEA serum, getuigt van een onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken, omdat Roche dit nimmer heeft erkend.
3.4.2 Het oordeel van het hof moet aldus worden verstaan dat, ook al heeft Roche steeds (als primaire stelling) aangevoerd dat het in het Wistar-octrooi beschreven antilichaam niet verschilt van het antilichaam zoals beschreven in conclusie 1 van het aangevallen octrooi, niet omstreden is dat gelet op de stand van de techniek in zoverre van nieuwheid sprake is dat de binding van het antilichaam van het in conclusie 1 omschreven octrooi geheel wordt verhinderd door polyklonaal geiten-anti-CEA serum en het octrooi van [verweerder] c.s. in zoverre verschilt van dat van het Wistar-octrooi. Hieraan doet niet af dat Roche heeft bestreden dat dit verschil in voorkomende gevallen voldoende zekerheid geeft over de vraag of men te maken heeft met een Wistar-antilichaam dan wel een antilichaam van [verweerder] c.s., omdat geiten-anti-CEA serum niet altijd dezelfde samenstelling heeft. Het hof heeft kennelijk, op het voetspoor van het Duitse Bundespatentgericht, aangenomen dat de aanduiding geiten-anti-CEA-serum, ondanks de variaties in de samenstelling daarvan, voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is om het octrooi van [verweerder] c.s. te onderscheiden van het Wistar-octrooi. Aldus verstaan is het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk.
3.5.1 Onderdeel 1.2 bestrijdt het oordeel van het hof dat een conclusie overeenkomstig conclusie 1 van het octrooi, waarin de door [verweerder] c.s. voorgestelde begrenzing is opgenomen, nieuw is ten opzichte van hetgeen al bekend was uit het Wistar-octrooi, alsmede dat daardoor de begrenzing van het octrooi duidelijk wordt vastgesteld zonder dat hetgeen het octrooi beschermt veranderd wordt en de beschermingsomvang uitgebreid wordt. Volgens Roche heeft het hof verzuimd in te gaan op een aantal essentiële stellingen die in het middel nader zijn omschreven.
3.5.2 Deze stellingen strekken alle ter ondersteuning van het standpunt van Roche dat de test met polyklonaal geiten-anti-CEA serum niet geschikt is antilichamen tegen een bepaald antigeen op relevante wijze (voor de nieuwheidseis) van elkaar te onderscheiden, en dat de toevoeging aan conclusie 1 niet op relevante wijze de antilichamen van het octrooi van Roche kan onderscheiden van de antilichamen zoals beschreven in het Wistar-octrooi. Anders dan het onderdeel betoogt, behoefde het hof niet een eigen oordeel te geven over de eigenschappen van polyklonaal geiten-anti-CEA-serum met het oog op het onderscheiden van antilichamen, maar kon het volstaan met een beoordeling van de vraag of de in conclusie 1 aangebrachte beperking voor de gemiddelde vakman voldoende is om de antilichamen volgens het octrooi te onderscheiden van die volgens het Wistar-octrooi. Het hof heeft, zoals hiervoor in 3.4 is overwogen, deze vraag bevestigend beantwoord. Het onderdeel is derhalve tevergeefs voorgesteld.
3.6.1 Onderdeel 1.3 klaagt dat het hof naar de maatstaven die zijn neergelegd in het arrest van 9 februari 1996, nr. 15924, NJ 1998, 2 (Spiro/Flamco) het betoog van Roche dat het voor de gemiddelde vakman die kennis neemt van zowel het octrooischrift als van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum, niet tevoren duidelijk was dat het octrooi in de ten processe bedoelde zin beperkt zou moeten worden gelezen, ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, heeft verworpen, althans dat het hof heeft miskend dat bij de bepaling van de beschermingsomvang van het overgebleven octrooi meer nog dan bij een volledig octrooi het risico van onduidelijkheid voor de gemiddelde vakman voor rekening van de octrooihouder moet komen. Deze klacht wordt uitgewerkt in de onderdelen 1.4 tot en met 1.7.
3.6.2 De klachten van al deze onderdelen bouwen ten dele voort op onderdeel 1.2 en moeten derhalve het lot daarvan delen. Voor het overige miskennen zij dat het aan de rechter die over de feiten oordeelt, is om vast te stellen wat de gemiddelde vakman al dan niet leest in een octrooischrift in combinatie met de stand van de techniek op de prioriteitsdatum. Het hof heeft daarbij klaarblijkelijk getoetst aan de door het middel bedoelde maatstaven en zijn oordeel voldoende en begrijpelijk gemotiveerd. Voor zover het middel klaagt over de ontoereikendheid van de motivering, stelt het daaraan eisen die geen steun vinden in het recht.
3.7 Onderdeel 1.8, dat klaagt over schending van art. 84 Europees Pro Octrooiverdrag (EOV), bouwt voort op onderdeel 1.2 en moet het lot daarvan delen.
3.8 Onderdeel 1.9 klaagt dat de toevoeging aan octrooi-conclusie 1 materie introduceert die uitgaat boven de inhoud van de aanvrage zoals die is ingediend, zodat sprake is van strijdigheid met art. 123 lid 2 EOV Pro. Het hof heeft echter, anders dan Roche, die aanvraag kennelijk niet aldus gelezen dat door de nader toegevoegde begrenzing een octrooi zou resteren dat de grenzen van de aanvraag te buiten gaat. Dit oordeel van het hof is van feitelijke aard en kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst.
3.9.1 Volgens onderdeel 1.10 is het in strijd met de eisen van een goede procesorde dat het hof octrooi-conclusie 1 in stand houdt met een toevoeging die [verweerder] c.s. eerst bij memorie van antwoord, die is genomen 28 dagen vóór de datum van de pleidooien bij het hof, hebben voorgesteld. Hierdoor had Roche, naar zij stelt, niet de mogelijkheid om gedegen experimenteel onderzoek te doen ter ondersteuning van haar argumenten tegen instandhouding van conclusie 1 met de door [verweerder] c.s. voorgestelde toevoeging. Subsidiair voert het onderdeel aan dat het hof in ieder geval niet de octrooiconclusie met de toevoeging in stand had mogen houden zonder eerst Roche de gelegenheid te hebben gegeven dergelijk onderzoek uit te voeren en aan de hand van de resultaten van dit onderzoek haar tegenargumenten te substantiëren.
3.9.2 In het algemeen kan niet worden aanvaard dat een periode van 28 dagen tussen memorie van antwoord en de datum van de pleidooien te kort is om zich deugdelijk te kunnen verweren tegen hetgeen in de memorie van antwoord is aangevoerd. Het hof behoefde in die tijdsduur dan ook niet ambtshalve reden te vinden voor aanhouding van de pleidooien in verband met de handhaving van het recht van hoor en wederhoor. Voor zover Roche aan een langere periode dan 28 dagen behoefte had in verband met de mogelijkheid van verweer aan de hand van daartoe uit te voeren proefnemingen, had zij met een beroep daarop om aanhouding van de pleidooien kunnen verzoeken, doch niet gebleken is dat zij dat ook heeft gedaan. Van strijd met de eisen van een goede procesorde kan daarom ook in dit opzicht geen sprake zijn geweest.
3.10.1 Onderdeel 2 keert zich tegen rov. 15 en 16 van het bestreden arrest, waarin het hof heeft geoordeeld dat het abstract van Newell c.s. niet bezwarend is voor de nieuwheid van de materie van de (herziene) conclusie 1. Het hof heeft overwogen dat Newell beschrijft hoe antilichamen tegen CEA kunnen worden ingedeeld in drie verschillende klassen, zoals ook in het onderhavige octrooi wordt uitgelegd, en dat van de bereide antilichamen 30% van klasse III is, doch dat daarbij niet wordt aangegeven hoe dergelijke antilichamen van de overige 70% zijn te separeren.
3.10.2 Onderdeel 2.1 brengt hiertegen in dat alle volgens de gangbare techniek door de desbetreffende kloon geproduceerde antilichamen identiek zijn (een monoklonaal antilichaam behoort hetzij tot klasse III hetzij niet tot klasse III) en er derhalve niets valt te separeren. Deze klacht berust echter op een onjuiste lezing van het arrest en kan daarom niet tot cassatie leiden. Met het woord separeren heeft het hof kennelijk bedoeld dat met de door Newell bedoelde werkwijze weliswaar in een aantal gevallen antilichamen van klasse III werden verkregen, maar dat zulks naar de stand van de techniek zoals deze bestond op de prioriteitsdatum berustte op toeval en onduidelijk was of dit was geschied (de kans daarop was 30%), terwijl het octrooi van [verweerder] c.s. aan de vakman een werkwijze verschafte door toepassing waarvan met zekerheid een antilichaam van klasse III kon worden verkregen.
3.10.3 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof zijn bestreden oordeel vooral heeft gebaseerd op de overweging dat uit het aangevallen octrooi blijkt hoe klasse III antilichamen kunnen worden gesepareerd van de overige antilichamen, namelijk bijvoorbeeld met zuiver meconiumantigeen.
Indien dit laatste al nuttig of nodig is, hetgeen Roche betwist, is het alleen nuttig of nodig om voor elke hybridoma kloon vast te stellen of het daardoor geproduceerde monoclonale antilichaam tot klasse III behoort of niet: geen separatie, maar identificatie, aldus het onderdeel. De klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, omdat het hof blijkens het vorenoverwogene met separeren kennelijk het oog had op het laatste, te weten het onderscheiden van klasse III antilichamen van andere met behulp van de werkwijze van Newell geproduceerde antilichamen, hetgeen blijkens het octrooi van [verweerder] c.s. wordt bewerkstelligd met behulp van zuiver meconiumantigeen.
3.11.1 Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 18 waarin het hof overweegt dat de door Roche genoemde publicaties ook niet bezwarend zijn voor de inventiviteit van de materie van (de herziene) conclusie 1.
3.11.2 Onderdeel 3.1 bouwt voort op onderdeel 2 en moet het lot daarvan delen.
3.11.3 Volgens onderdeel 3.2 is de in het aangevallen octrooi gevolgde weg identiek aan de weg die voor de verkrijging van het Wistar-antilichaam is gevolgd en beschreven in het abstract van Newell c.s., te weten de klassieke monoklonale antilichamentechniek van Köhler en Milstein. Het CEA-specifieke monoklonale antilichaam volgens het Wistar-octrooi is, aldus het onderdeel, hetzelfde als het antilichaam volgens (de herziene) conclusie 1, althans het tegendeel staat niet vast. Het onderdeel faalt echter, omdat het hof de inventiviteit van het octrooi blijkbaar hierin heeft gezocht dat voor de gemiddelde vakman die een monoklonaal antilichaam in de klasse III wilde bereiden, de op de prioriteitsdatum bestaande techniek daarvoor niet toereikend was, omdat geen zekerheid kon worden verkregen dat met deze techniek het beoogde resultaat werd bereikt, welke zekerheid naar 's hofs oordeel wel werd geboden in het aangevallen octrooi. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het behoefde niet verder te worden gemotiveerd.
3.11.4 Onderdeel 3.2 klaagt voorts dat, voor zover het hof bedoelt dat de andere resultaten van de inhibitietest bij toepassing op Wistar-antilichamen enerzijds en op de antilichamen geclaimd in octrooiconclusie 1 van het aangevallen octrooi anderzijds teweegbrengen dat deze antilichamen op relevante wijze van elkaar worden onderscheiden, dit oordeel zonder te dezen ontbrekende motivering onbegrijpelijk is. Deze klacht faalt evenwel, omdat zij uitgaat van de onjuiste veronderstelling dat op de prioriteitsdatum reeds een antilichaam als bedoeld in octrooiconclusie 1 bekend zou zijn en wel op zodanige wijze dat de gemiddelde vakman, bekend met de stand van de techniek, dit antilichaam zou kunnen (na)maken. Het hof is echter juist ervan uitgegaan dat een dergelijk antilichaam toen nog niet bestond en achtte om deze reden de uitvinding van [verweerder] c.s. voldoende inventief.
3.12.1 Onderdeel 4 bestrijdt het oordeel van het hof in rov. 20 tot en met 22 dat zuiver meconiumantigeen volgens octrooiconclusie 2 nieuw en inventief is en dat het artikel van Matsuoka niet in de weg staat aan dit oordeel. Het hof heeft vastgesteld dat het uit meconium geïsoleerde antigeen NCA-2 dat door Matsuoka wordt beschreven hetzelfde is als het meconiumantigeen volgens het aangevallen octrooi. Naar het oordeel van het hof is zuiver meconiumantigeen volgens conclusie 2 niettemin nieuw en inventief, omdat het zuiver NCA-2 dat is beschreven in het artikel van Matsuoka, nog steeds enige CEA als verontreiniging bevat en het zuivere meconiumantigeen volgens conclusie 2 geen CEA-verontreinigingen bevat. Het onderdeel klaagt dat het hof aldus heeft miskend dat de zuiverheid van een stof geen kenmerk kan zijn dat die stof kan onderscheiden van een reeds bekende stof met een lagere zuiverheid, althans dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het de mate van zuiverheid van doorslaggevende betekenis acht.
3.12.2 Ook dit onderdeel treft geen doel. Het hof heeft klaarblijkelijk doorslaggevend geacht dat het gezuiverde NCA-2 dat door Matsuoka wordt beschreven, niet de mogelijkheid verschaft om de in het octrooi bedoelde werkwijze toe te passen om antilichamen te verkrijgen die specifiek en uniek zijn voor CEA en dat de gemiddelde vakman die leest dat het meconiumantigeen volgens conclusie 2 van het octrooi van [verweerder] c.s. geen CEA bevat, hieruit kan afleiden dat het in zoverre om een nieuw meconiumantigeen gaat. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het is toereikend gemotiveerd.
4. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep
4.1.1 Middel I keert zich tegen rov. 12 van het bestreden arrest waarin het hof op grond van de daaraan voorafgaande overwegingen heeft geoordeeld dat de materie van conclusie 1 in zoverre als daarin nader aangegeven, niet nieuw is ten opzichte van het bekende uit het Wistar-octrooi en daarom dit octrooi gedeeltelijk nietig heeft verklaard.
4.1.2 Onderdeel I.1 bevat naar de kern de klacht dat het oordeel van het hof dat het Wistar-octrooi en het octrooi van [verweerder] c.s. betrekking hebben op hetzelfde CEA onbegrijpelijk is in het licht van de door [verweerder] c.s. ter staving van het tegendeel aangevoerde stellingen. Deze klacht gaat niet op. Zowel in het Wistar-octrooi als in het octrooi van [verweerder] c.s. wordt gesproken van "carcinoembryonic antigen" en het hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk in de stellingen van [verweerder] c.s. geen aanknopingspunt gevonden voor het oordeel dat de gemiddelde vakman die van beide documenten kennis neemt en van de stand van de techniek op de hoogte is, zal aannemen dat het in beide octrooigeschriften om telkens een ander antigeen gaat. Omdat het verschil in beide geschriften uitsluitend is aangegeven door middel van een verwijzing naar het molecuulgewicht, is begrijpelijk dat het hof zich daarop heeft geconcentreerd. Nu het hof heeft vastgesteld dat het CEA een stof is waarvan het molecuulgewicht kan variëren van 180.000 tot 200.000 Da, heeft het hof kennelijk op grond daarvan geoordeeld dat de gemiddelde vakman daaruit zal afleiden dat het om hetzelfde CEA gaat waarvoor in het Wistar-octrooi al een antilichaam was uitgevonden. Het door het middel bestreden oordeel van het hof dat de nadere begrenzing die [verweerder] c.s. alsnog aan hun octrooi hebben toegevoegd, noodzakelijk was om dit voldoende af te bakenen van het Wistar-octrooi, is derhalve niet onbegrijpelijk.
4.1.3 Onderdeel I.2 faalt reeds omdat in octrooiconclusie 1 niet als kenmerk is opgenomen dat het antilichaam van [verweerder] c.s. bindt aan een epitoop op het gamma-gebied.
4.1.4 Uit de verwerping van de voorgaande klachten volgt dat ook onderdeel I.3 niet kan slagen.
4.1.5 Onderdeel I.4 verwijt het hof niet te zijn ingegaan op een aantal stellingen van [verweerder] c.s. waaruit volgens hen zeer duidelijk zou blijken dat en waarom het Wistar-antilichaam niet nieuwheidsschadelijk is. Deze klacht faalt, omdat uit rov. 13 van het bestreden arrest volgt dat het hof deze stellingen heeft verworpen. In het licht van de regel dat het aan de octrooihouder verleende uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving dient tot uitleg van die conclusies, is het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk.
4.2 Middel II bestrijdt de beslissing van het hof dat [verweerder] c.s. worden verwezen in de proceskosten van beide instanties. Volgens het onderdeel is "volstrekt onbegrijpelijk" waarom [verweerder] c.s. grotendeels in het ongelijk zijn gesteld, nu in het principale hoger beroep het octrooi door het hof in nauwelijks gewijzigde vorm in stand is gelaten en het hof in het incidentele hoger beroep de opvatting van [verweerder] c.s. omtrent de beschermingsomvang van het octrooi heeft onderschreven. De klacht slaagt niet, omdat het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk is in het licht van de door het hof genomen beslissingen waarbij [verweerder] c.s. in het principaal hoger beroep gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld en het hof in het incidenteel hoger beroep heeft geoordeeld dat de grieven falen. Dit oordeel kan voor het overige, als van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden onderzocht.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
in het principale beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Roche in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op € 286,89 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris;
in het incidentele beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt [verweerder] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Roche begroot op € 68.07 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren A. Hammerstein, P.C. Kop, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 19 december 2003.