ECLI:NL:GHSHE:2020:3224

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.207.271/02

arrest van 20 oktober 2020

in de zaak van

[appellante], h.o.d.n. [naam Makelaar] ,

kantoorhoudende te [vestigingsplaats] ,

appellante,

hierna aan te duiden als [appellante] ,

advocaat: mr. C. Litt te Maastricht-Airport,

tegen

1.[geïntimeerde 1] ,wonende te [woonplaats] ,

2.
[geïntimeerde 2] ,h.o.d.n. [Makelaar en Taxateur] ,
wonende te [woonplaats] , Duitsland, en kantoorhoudende te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerden,

hierna aan te duiden als [geïntimeerden] en afzonderlijk als [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] ,

advocaat: mr. J.J.M. Goumans te Maastricht,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 14 maart 2017 in het hoger beroep van het door de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, onder zaaknummer C/03/218071 / HA ZA 16-146 gewezen vonnis van 12 oktober 2016.

5.Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenarrest van 14 maart 2017 waarbij het hof een comparitie na aanbrengen heeft gelast;
het proces-verbaal van comparitie van partijen gehouden op 9 mei 2017;

de memorie van grieven met vermeerdering van eis en met producties, genummerd 29 tot en met 35;
de memorie van antwoord met producties, genummerd A tot en met C;
de akte van de zijde van [appellante] met producties 36 tot en met 42;
de antwoordakte van de zijde van [geïntimeerden]

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg

6.De beoordeling

6.1.1.

De rechtbank heeft in rov. 2.1. tot en met 2.8. van het bestreden vonnis de feiten vastgesteld die zij voor de beoordeling van belang achtte. Tegen die vaststelling zijn geen grieven gericht. In dit hoger beroep kan worden uitgegaan van de volgende feiten.

6.1.2.

Op 14 september 2001 zijn [appellante] en [geïntimeerde 1] overeengekomen per 1 januari 2001 een vennootschap onder firma (hierna: de vof) op te richten onder de naam “ [De V.O.F.] . De vof oefende een makelaardij in onroerende zaken uit. De vof was gevestigd op [adres 1] te [vestigingsplaats] . Deze vof zette de onderneming voort van de in 1980 door [overleden echtgenoot van appellante] , de inmiddels overleden echtgenoot van [appellante] en vader van [geïntimeerde 1] , opgerichte makelaardijonderneming, waarin zowel [appellante] als [geïntimeerde 1] werkzaamheden hebben verricht.

6.1.3.

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft [geïntimeerde 2] op 11 januari 2006 een eenmanszaak met de handelsnaam “ [Makelaar en Taxateur] ” opgericht. Als bezoekadres van deze eenmanszaak is [adres 1] te [vestigingsplaats] vermeld.

6.1.4.

Met ingang van 1 januari 2009 is [de vennootschap] (hierna: [de vennootschap] ), waarvan [appellante] enig aandeelhouder en bestuurder is, in plaats van [appellante] vennoot van de vof geworden.

6.1.5.

In de loop van 2013 verslechterden de verhoudingen tussen [appellante] en [geïntimeerde 1] en zijn besprekingen gestart om de vof te beëindigen. Op 28 januari 2014 hebben [appellante] en [geïntimeerde 1] afgesproken dat “De website [website] zal worden toegewezen aan [geïntimeerde 1] [toevoeging hof: [geïntimeerde 1] ]. De telefoon zal toegewezen worden aan [appellante] [toevoeging hof: [appellante] ].”

6.1.6.

Op 30 april 2014 is het samenwerkingsverband tussen [de vennootschap] en [geïntimeerde 1] in de vof beëindigd. De vof is in augustus 2014 ontbonden.

6.1.7.

Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is [appellante] op 14 augustus 2014 een eenmanszaak gestart met de handelsnaam “ [de eenmanszaak appellante] ”. Als bezoekadres van deze eenmanszaak is [adres 2] te [vestigingsplaats] vermeld.

6.1.8.

Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is [geïntimeerde 1] op 1 oktober 2014 een eenmanszaak gestart met de handelsnamen “ [de eenmanszaak van geintimeerde 1] ”, “ [de eenmanszaak van geintimeerde 1] ” en “ [de eenmanszaak van geintimeerde 1] ”. Als bezoekadres is [adres 3] te [vestigingsplaats] vermeld.

6.1.9.

Blijkens het bewijs van inschrijving van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom van 19 november 2014 heeft [appellante] het woordmerk “ [naam 1] ” in de klasse “makelaardij in onroerende goederen; diensten van een makelaarskantoor; diensten van taxateurs” geregistreerd.

6.2.1.

In deze procedure vorderde [appellante] in eerste aanleg, samengevat,

- te verklaren voor recht dat [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld;

- [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] (hoofdelijk) te veroordelen tot betaling van alle door [appellante] geleden en te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

- betaling van een voorschot van € 25.000,00;

- [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] te gebieden het gebruik van de (handels)naam “ [naam 1] ” alsook de domeinnaam [website] te staken, zulks onder verbeurte van een dwangsom;

- [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] te gebieden al datgene te vermijden dat ertoe leidt dat er verwarring bij het publiek ontstaat en/of ongeoorloofde concurrentie door gedaagden en/of hun medewerkers ontstaat jegens [appellante] , zulks op verbeurte van een dwangsom;

- [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] te veroordelen in de proceskosten.

6.2.2.

Aan deze vorderingen heeft [appellante] , kort samengevat, ten grondslag gelegd dat:

( i) [geïntimeerde 1] de ter beëindiging van de vof gemaakte afspraken niet nakomt en hij dus verwijtbaar debiteursverzuim dan wel wanprestatie jegens haar pleegt waardoor zij schade lijdt;

(ii) [geïntimeerde 1] in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw), althans onrechtmatig jegens haar handelt, nu [geïntimeerde 1] met zijn handelsnaam inbreuk maakt op de oudere handelsnaam die [appellante] met haar echtgenoot 20 jaar heeft gevoerd en later met [geïntimeerde 1] heeft uitgebouwd al dan niet in combinatie met de plaats van vestiging [vestigingsplaats] en ook op haar woordmerk;

(iii) [geïntimeerde 1] tegen de afspraken in administratief medewerkster [adm. medewerkster bij geintimeerde 1] in dienst heeft genomen;

(iv) [geïntimeerde 1] na beëindiging van de vof kosten heeft gemaakt en de declaraties naar [appellante] heeft laten sturen;

( v) [geïntimeerde 1] opzettelijk relaties van [appellante] en het publiek heeft misleid;

(vi) [geïntimeerde 1] zich ten onrechte courtagebedragen en opdrachten toe-eigent die [appellante] toekomen;

(vii) [geïntimeerde 1] opzettelijk financieel nadeel aan [appellante] toebrengt.

[appellante] heeft voorts (primair) gesteld dat [geïntimeerde 2] onrechtmatig jegens haar handelt nu hij vanuit het oude kantooradres van de vof handel drijft als makelaar in onroerende zaken en hij zich “dus evenals [geïntimeerde 1] schuldig maakt aan alle voormelde gedragingen van [geïntimeerde 1] ” en (subsidiair) dat [geïntimeerde 2] als dekmantel voor [geïntimeerde 1] functioneert, waarbij hij de schijn oproept dat [geïntimeerde 1] niet en [geïntimeerde 2] wél als makelaar op het oude kantooradres van de vof handelt.

6.2.3.

[geïntimeerden] hebben gemotiveerd verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het navolgende aan de orde komen.

6.2.4.

In het bestreden eindvonnis van 12 oktober 2016 heeft de rechtbank de vorderingen van [appellante] afgewezen en haar in de proceskosten van [geïntimeerden] veroordeeld.

Wat betreft de vordering tegen [geïntimeerde 2] heeft de rechtbank het volgende overwogen. Het enkele feit dat [geïntimeerde 2] zijn eenmanszaak heeft gevestigd op het adres waar eerder de vof gevestigd was, is volstrekt onvoldoende om daaruit te kunnen afleiden dat [geïntimeerde 2] zich aan dezelfde gedragingen schuldig zou maken die [appellante] [geïntimeerde 1] verwijt en/of dat [geïntimeerde 2] aldus “een dekmantel” zou zijn voor de werkzaamheden van [geïntimeerde 1] . [appellante] heeft buiten voornoemde verwijten geen feiten en omstandigheden aangedragen waaruit een onrechtmatige gedraging van [geïntimeerde 2] jegens haar is af te leiden. Van wanprestatie van [geïntimeerde 2] is ook geen sprake omdat er geen overeenkomst tussen [geïntimeerde 2] en [appellante] bestaat.

Wat betreft de vordering tegen [geïntimeerde 1] heeft de rechtbank het volgende overwogen. Voor zover [appellante] heeft beoogd in de onderhavige procedure te komen tot een afwikkeling van de vof, kan [appellante] dienaangaande niets vorderen. [appellante] kan ook overigens niets van [geïntimeerde 1] vorderen voor zover haar vorderingen zien op afspraken die tussen de vennoten van de vof ter beëindiging van de samenwerking in de vof zijn gemaakt. De rechtspersoon [de vennootschap] , zelfstandig drager van rechten en verplichtingen, en niet [appellante] , was immers de vennoot met wie [geïntimeerde 1] afspraken heeft gemaakt. De rechtbank gaat dan ook voorbij aan al hetgeen [appellante] heeft gesteld met betrekking tot dergelijke afspraken.

De rechtbank stelt ten slotte vast dat het door [appellante] gestelde debiteursverzuim, misbruik van het woordmerk, in dienst nemen van administratief medewerkster [adm. medewerkster bij geintimeerde 1] , maken van kosten op de ontbonden vof, (laten) sturen van declaraties naar [appellante] , opzettelijk misleiden van relaties van [appellante] en van het publiek, toe-eigenen van courtagebedragen en opdrachten die [appellante] toekomen, opzettelijk aan [appellante] toebrengen van financieel nadeel, hetgeen [geïntimeerde 1] wordt verweten, is terug te voeren op (een conflict met betrekking tot) de afwikkeling van de ontbonden vof, waarbij [appellante] echter geen partij is. Om deze reden zal de rechtbank ook dit deel van het door haar gevorderde afwijzen.

6.3.1.

[appellante] is van het vonnis van 12 oktober 2016 in hoger beroep gekomen. Zij concludeert tot vernietiging van dit vonnis, voor zover dat betrekking heeft op de vorderingen die [appellante] pro se heeft ingesteld en vordert alsnog toewijzing van haar vorderingen in eerste aanleg. Bij memorie van grieven heeft [appellante] haar eis vermeerderd. In aanvulling op voormelde vorderingen vordert [appellante] om [geïntimeerde 1] te veroordelen tot het aan [appellante] en/of [naam 2] ter beschikking stellen van de volledige door hem gevoerde financiële administratie met alle onderliggende stukken, grootboekkaarten, bankafschriften en facturen over de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2014 met eventuele overloopposten, waaronder begrepen alle stukken die betrekking hebben op de gevoerde onderneming in Duitsland over voormelde periode, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag of gedeelte daarvan dat [geïntimeerde 1] , nadat hij in gebreke is gesteld, nalaat aan het gevorderde te voldoen.

6.3.2.

[geïntimeerden] concluderen tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van [appellante] in de proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.

6.4.

[appellante] heeft in hoger beroep twee grieven aangevoerd.

Met grief I betoogt [appellante] dat [geïntimeerde 2] zich wel schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig gedrag jegens haar. [appellante] voert hiertoe aan dat [geïntimeerde 2] als zelfstandig ondernemer de makelaardij uitoefent op hetzelfde adres als waar [naam 1] Makelaars, laatstelijk als vof, was gevestigd. Op het pand dat [geïntimeerde 2] gebruikt is de naam “ [de eenmanszaak van geintimeerde 1] ” aangebracht, met het logo in dezelfde kleurstelling en grootte van letters als [appellante] dat 37 jaar lang heeft gevoerd, zij het met de toevoeging “ [geïntimeerde 1] ” in kleine letters. De aangebrachte naam is een exacte kopie van het logo met de handelsnaam die [appellante] heeft gedeponeerd. Zij heeft op 29 december 2014 in het merkenregister laten registreren dat zij houder is van het woordmerk “ [naam 1] makelaardij in Onroerende zaken, diensten van een makelaarskantoor, diensten van taxateurs”. [geïntimeerde 2] is op de hoogte van het langlopend conflict tussen [appellante] en [geïntimeerde 1] , schaart zich achter [geïntimeerde 1] en maakt voor de buitenwereld gebruik van de vestiging en de naam “ [de eenmanszaak van geintimeerde 1] ”.

Met grief II betoogt [appellante] dat zij wel partij is in het conflict met [geïntimeerde 1] . Zij is immers directeur-grootaandeelhouder van [de vennootschap] , die medevennoot van de vof was. In die hoedanigheid is [appellante] verantwoordelijk voor correcte fiscale aangiftes. [geïntimeerde 1] heeft tijdens het bestaan van de vof voor de vof werkzaamheden verricht in Duitsland. Hij weigert de financiële administratie te overleggen. Daardoor kan de eindbalans van de vof niet definitief worden opgesteld. En daardoor kan [appellante] als directeur-grootaandeelhouder van [de vennootschap] niet correct haar aangifteverplichtingen jegens de belastingdienst nakomen. Ook kan zij haar privépositie ten opzichte van [de vennootschap] niet bepalen. [geïntimeerde 1] brengt haar dus financieel nadeel toe. Om die reden vermeerdert [appellante] in hoger beroep haar eis.

[appellante] is na beëindiging van de vof verder gegaan als “ [de eenmanszaak appellante] ”. Zij gebruikt het logo “ [naam 1] Makelaars” dat zij zelf heeft ontworpen en als merknaam heeft gedeponeerd. Ook [geïntimeerde 1] gebruikt dat logo. Verder verkondigt [geïntimeerde 1] onwaarheden over [appellante] , benadert haar klanten, eigent zich ten onrechte courtagebedragen toe, maakt misbruik van relaties en verschaft met opzet onjuiste informatie over [appellante] . Als privépersoon lijdt [appellante] schade bij de uitoefening van haar makelaarsactiviteiten als gevolg van het onrechtmatig handelen van [geïntimeerde 1] . Wanneer klanten van [appellante] als gevolg van de opzettelijk gecreëerde verwarring bij het publiek [geïntimeerde 1] benaderen in plaats van [appellante] , deelt [geïntimeerde 1] hen mede dat [appellante] niet meer werkzaam is en dat hij haar zaken heeft overgenomen. [appellante] stelt dan ook dat, zoals zij in eerste aanleg heeft toegelicht, waarbij het hof wordt verzocht dit als bij deze grief herhaald en ingelast te beschouwen, [geïntimeerde 1] kan worden verweten:

- debiteursverzuim;

- in dienst nemen van [adm. medewerkster bij geintimeerde 1] ;

- kosten maken ten laste van de vof na de ontbinding;

- declaraties van zijn bestellingen naar [appellante] laten sturen;

- relaties van [appellante] en het publiek opzettelijk misleiden ten nadele van [appellante] ;

- opzettelijk financieel nadeel toebrengen aan [appellante] .

6.5.

Het hof overweegt allereerst dat [geïntimeerden] geen processuele bezwaren hebben geuit tegen de vermeerdering van eis van [appellante] . Ook het hof ziet die niet en stelt vast dat de eis is vermeerderd.

6.6.1.

Het hof overweegt naar aanleiding van de grieven, daarbij waar nodig de verweren van [geïntimeerden] betrekkend, als volgt.

6.6.2.

[appellante] verwijt [geïntimeerde 2] onrechtmatig jegens haar te handelen. Dat handelen bestaat volgens [appellante] daaruit dat [geïntimeerde 2] als zelfstandig ondernemer de makelaardij uitoefent in een pand van waaruit voorheen de vof handelde, waarbij [geïntimeerde 2] voor de buitenwereld gebruik maakt van dat pand en de naam “ [de eenmanszaak van geintimeerde 1] ”.

[geïntimeerde 2] stelt dat de vestiging van zijn eenmanszaak in het betreffende pand slechts pro forma is. Hij voert aan dat hij in hoofdzaak in Duitsland werkzaam is als verpleger en dat hij voor zover hij werkzaamheden als makelaar verricht, die hoofdzakelijk voor de eenmanszaak [de eenmanszaak in Duitsland] op het Duitse kantooradres van [de eenmanszaak in Duitsland] of zijn thuiskantoor verricht.

6.6.3.

Het hof overweegt dat [appellante] in het licht van de betwisting van [geïntimeerde 2] , ook al in eerste aanleg, niet kan volstaan met voormelde van geen enkele feitelijke toelichting voorziene en dus blote stelling. Van [appellante] is te vergen dat zij ten minste één voorbeeld geeft waaruit blijkt van werkzaamheden van [geïntimeerde 2] als makelaar in het betreffende pand met gebruikmaking van de naam “ [de eenmanszaak van geintimeerde 1] ”. Dat heeft zij niet gedaan. Bij gebreke van een gemotiveerde stelling die zich voor bewijslevering leent is daarom voor bewijslevering geen plaats. De slotsom is dat de vordering van [appellante] jegens [geïntimeerde 2] een deugdelijke grondslag ontbeert. Grief I faalt.

6.6.4.

Grief II stelt het hof allereerst voor de vraag of [appellante] aan [geïntimeerde 1] die handelingen mag tegenwerpen die zij in eerste aanleg en bij deze grief, weergegeven met gedachtestreepjes aan het einde van rov. 6.4., aan [geïntimeerde 1] heeft tegengeworpen. De rechtbank heeft overwogen dat hetgeen [geïntimeerde 1] wordt verweten, is terug te voeren op (een conflict met betrekking tot) de afwikkeling van de ontbonden vof, waarbij [appellante] echter geen partij is en de vordering voor zover die op de betreffende verwijten ziet is afgewezen. Van [appellante] is dan in hoger beroep te vergen dat zij motiveert op welke gronden zij de betreffende handelingen aan [geïntimeerde 1] mag tegenwerpen. Een algemene verwijzing naar hetgeen [appellante] in eerste aanleg heeft aangevoerd, zonder specifieke vindplaatsen te noemen, is daartoe niet dienstig. Bovendien heeft [appellante] in eerste aanleg niet gemotiveerd op welke gronden zij, naast of in plaats van de rechtspersoon [de vennootschap] de betreffende handelingen aan [geïntimeerde 1] mag tegenwerpen. Hetgeen [appellante] in de grief wel heeft aangevoerd beoordeelt het hof hierna.

6.6.5.

In de toelichting bij grief II motiveert [appellante] dat zijzelf belang heeft bij de stukken die zij bij haar vermeerderde eis van [geïntimeerde 1] vordert. In die motivering stelt [appellante] ten onrechte dat zij, omdat zij directeur-grootaandeelhouder van [de vennootschap] is, verantwoordelijk is voor correcte fiscale aangiftes. [de vennootschap] is als de belastingplichtige rechtspersoon daarvoor verantwoordelijk. Het is ook [de vennootschap] die de eigenaresse van haar boekhouding is aan wie een vorderingsrecht met betrekking tot eventuele ontbrekende stukken toekomt. Het is [de vennootschap] die als medevennoot in de vof belang heeft bij het opstellen van de eindbalans van de vof om tot vereffening te komen en die eventueel een daartoe strekkende vordering kan instellen, niet [appellante] . [appellante] heeft ook nog aangevoerd dat zij vanwege het ontbreken van stukken haar privépositie - het rekening-courantsaldo zo begrijpt het hof - ten opzichte van [de vennootschap] niet kan bepalen en dat [geïntimeerde 1] haar dus financieel nadeel toebrengt. Voor zover moet worden aangenomen dat [appellante] hier niet het oog heeft op afgeleide schade, die zij als aandeelhoudster van [de vennootschap] lijdt, maar op een rechtstreeks door [geïntimeerde 1] jegens haar gepleegde onrechtmatige daad, bestaande in het achterhouden van stukken, overweegt het hof dat een deugdelijke feitelijke grondslag voor de vordering ontbreekt. Van [appellante] is te vergen dat zij toelicht dat en zo ja op welke wijze de aanwezigheid van (gestelde) ontbrekende stukken van invloed is op de hoogte van het rekeningcourantsaldo in haar verhouding met [de vennootschap] . Dat heeft zij echter niet gedaan. De slotsom is dat de vermeerderde eis voor afwijzing gereed ligt.

6.6.6.1. Wat betreft de verwijten die [appellante] [geïntimeerde 1] maakt met betrekking tot het inbreuk maken op haar intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van handelsnaam en domeinnaam overweegt het hof als volgt.

6.6.6.2. Artikel 5 Hnw bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

[overleden echtgenoot van appellante] voerde voor de oprichting van de vof een onderneming in makelaardij uit. De vof heeft die onderneming voortgezet en voerde de handelsnaam “ [De V.O.F.] . [geïntimeerde 1] gebruikt vanaf de oprichting van zijn eenmanszaak, voor zover relevant, de handelsnaam “ [de eenmanszaak van geintimeerde 1] ” en de domeinnaam “
[website]”. [appellante] is wel in dienst geweest bij de onderneming van [overleden echtgenoot van appellante] , maar daarmee is zij niet aan te merken als “een ander” die eerder dan [geïntimeerde 1] een handelsnaam voerde met het element “ [naam 1] ” erin. Dat was in die periode [overleden echtgenoot van appellante] , die de eenmanszaak dreef. In de periode waarin de vof de onderneming dreef was [appellante] ook niet aan te merken als “een ander” in de zin van artikel 5 Hnw. Dat waren aanvankelijk de vennoten [appellante] en [geïntimeerde 1] gezamenlijk en laatstelijk [de vennootschap] en [geïntimeerde 1] gezamenlijk. [appellante] komt daarom geen beroep op artikel 5 Hnw toe. De slotsom is dat voor zover de vordering van [appellante] is gebaseerd op artikel 5 Hnw deze een deugdelijke grondslag ontbeert.

6.6.6.3. Artikel 5a Hnw bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

Artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE bepaalt dat onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Ingevolge artikel 2.20. lid 2 aanhef en sub b BVIE is onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name ook te verstaan het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken.

6.6.6.4. Het hof overweegt allereerst het volgende. [appellante] heeft het woordmerk “ [naam 1] ” geregistreerd. [geïntimeerde 1] heeft zich op de nietigheid van het woordmerk van [appellante] beroepen. Een (absoluut) recht op een geregistreerd woordmerk bestaat zolang daartegen niet met succes een vordering tot nietigheid c.q. nietig verklaring is ingesteld. Het voeren van verweer, zonder daarbij ook de nietigheid c.q. nietig verklaring te vorderen is, ook al zou dat verweer steekhoudend zijn, ontoereikend om [appellante] een beroep op haar woordmerk te ontzeggen. Uit de omstandigheid dat [appellante] vorderingen heeft ingesteld (mede) gegrond op haar woordmerk leidt het hof af dat de toestemming om de websitenaam van de vof “ [website] ” te gebruiken zich niet uitstrekt tot haar latere woordmerk “ [naam 1] ”, althans dat die toestemming in zoverre is ingetrokken. [appellante] kan zich dan ook op haar woordmerk beroepen. Dat woordmerk betreft uitsluitend het woord “ [naam 1] ”. [appellante] beroept zich in haar stellingen, hierboven ook weergegeven, op een recht op een logo, een beeldmerk derhalve, en op een recht op een ruimer woordmerk dan het door haar geregistreerde woordmerk. [appellante] heeft echter geen ander merk of ruimer woordmerk geregistreerd dan “ [naam 1] ” zodat haar recht uitsluitend ziet op die registratie.

6.6.6.5. [appellante] betoogt dat door het gebruik van de meergenoemde handelsnaam en domeinnaam door [geïntimeerde 1] bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat als bedoeld in artikel 5a Hnw en artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE, zo begrijpt het hof. Het hof stelt vast dat [appellante] in haar motivering niet het door haar geregistreerde woordmerk “ [naam 1] ” als uitgangspunt neemt voor haar standpunt, maar een logo of een veel uitgebreidere benaming zoals die door de vof werd gevoerd. Zoals hierboven is overwogen; daarop ziet haar geregistreerde woordmerk echter niet. Het hof wijst er op dat beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar een beoordeling vergt van alle omstandigheden van het geval, waarbij die omstandigheden dienen te worden gewaardeerd door het hof. Dat volgt (onder andere) uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU, 04-03-2020, nr. C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156) waarin onder andere het volgende is overwogen.

“57 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof het bestaan van verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 22, en 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 20), waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het oudere merk (arrest van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punt 64).

58 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij die beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 23; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 25, en 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punt 35).

59 Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd (arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 19, en 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).”

Het hof kan slechts voor een gering deel ambtshalve de bij de beoordeling in aanmerking te nemen feiten en omstandigheden toetsen, te weten de fonetische vergelijking van de door [geïntimeerde 1] gebruikte handels- en domeinnaam met het woordmerk van [appellante] . Voor het overige is het aan [appellante] om het hof van belang zijnde feiten en omstandigheden aan te reiken, zoals die uit de overwegingen van voormeld arrest blijken. Dat heeft [appellante] echter niet gedaan. Die motivering is temeer noodzakelijk nu [appellante] zelf haar woordmerk na de registratie in november 2014 tot heden, derhalve meer dan vijf jaren, voor zover het hof kan vaststellen niet heeft gebruikt. Zij gebruikt voor haar onderneming een uitgebreidere benaming. Het gevolg van het ontbreken van de vereiste motivering is dat de vordering van [appellante] , voor zover die is gegrond op inbreuk op haar woordmerk, een deugdelijke grondslag ontbeert.

6.7.

[appellante] heeft tot slot nog aangevoerd dat [geïntimeerde 1] onrechtmatig jegens haar handelt en haar schade berokkent door diverse in de toelichting bij de grief weergegeven handelingen. Het hof stelt vast dat [geïntimeerde 1] al in de conclusie van antwoord gemotiveerd is ingegaan op de verwijten van [appellante] en deze heeft weersproken. Voorts hebben die verwijten voor een deel betrekking op afspraken tussen [de vennootschap] en [geïntimeerde 1] over de ontbinding van de vof en de situatie daarna. [appellante] kan vervolgens in hoger beroep niet volstaan met niet nader met concrete feiten toegelichte algemene verwijten. Evenmin heeft zij een gespecificeerd bewijsaanbod gedaan. Bovendien is het aan [appellante] , nu zij haar vordering op onrechtmatige daad baseert, te motiveren dat zij schade heeft geleden en dat die schade het gevolg is van onrechtmatige gedragingen van [geïntimeerde 1] . Ook dat heeft zij niet, althans niet voldoende gemotiveerd gedaan. De slotsom is dat de vordering een deugdelijke grondslag ontbeert.

6.8.

Uit de vorenstaande beoordeling volgt dat de grieven van [appellante] falen. Haar vermeerderde vordering zal worden afgewezen en het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. [appellante] zal als de in het hoger beroep in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [geïntimeerden] worden veroordeeld, uitvoerbaar bij voorraad, zoals is gevorderd. Deze kosten worden begroot op € 3.477,50 (2 ½ punt maal het toepasselijke tarief van € 1.391,00 per punt (comparitie 1, memorie van antwoord 1, antwoordakte ½)) en € 716,00 aan griffierecht.

7.De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het bestreden vonnis van 12 oktober 2016;

wijst het in hoger beroep meer en anders gevorderde af;

veroordeelt [appellante] in de proceskosten van het hoger beroep, en begroot die kosten tot op heden aan de zijde van [geïntimeerden] op € 716,00 aan griffierecht en op € 3.477,50 aan salaris advocaat;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.H. Schulten, P.W.A. van Geloven en M.E. Bruning en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 20 oktober 2020.

griffier rolraadsheer