ECLI:NL:GHSHE:2014:5493

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.149.623/01

arrest van 23 december 2014

in de zaak van

Motel E3 [vestigingsnaam] Exploitatie B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats 1],

appellante,

hierna aan te duiden als Motel E3,

advocaat: mr. H.H.T. Beukers te Venlo,

tegen

[hotel] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats 1],

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als [hotel 1],

advocaat: mr. P.S. Jonker te Rotterdam,

op het bij exploot van dagvaarding van 21 mei 2014 ingeleide hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant van 5 maart 2014, gewezen tussen Motel E3 als eiseres en [hotel 1] als gedaagde.

1.Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C/01/259244/HA ZA 13-122)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2.Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep met grieven en producties;

- de memorie van antwoord met producties;

- het pleidooi op 13 november 2014, waarbij partijen pleitnotities hebben overgelegd;

- de bij H12 formulier, ingekomen op 28 oktober 2014, door Motel E3 toegezonden producties 21 t/m 24, die bij het pleidooi in het geding zijn gebracht;

- de bij H12 formulier, ingekomen op 30 oktober 2014, door [hotel 1] toegezonden producties 16 t/m 24, die bij het pleidooi in het geding zijn gebracht.

Partijen hebben arrest gevraagd. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

3.De beoordeling

3.1.1.

De door de rechtbank in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.3 vastgestelde feiten zijn in dit hoger beroep niet betwist en vormen ook voor het hof het uitgangspunt. Daarnaast acht het hof nog andere feiten van belang. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

3.1.2.

Sinds 1973 exploiteert Motel E3 een hotel-, restaurant- en conferentiebedrijf aan de[vestigingsadres] in [vestigingsplaats 1]. Motel E3 gebruikt daarbij onder meer de handelsnamen “
[E3 handelsnaam 1]” en “
[E3 handelsnaam 2]”.

3.1.3.

[hotel 1] is opgericht op 13 april 2012. Zij heeft in het handelsregister een groot aantal handelsnamen doen inschrijven, waaronder de namen “
[handelsnaam 3]”en “
[handelsnaam 4]”.

[hotel 1] is voornemens een hotel te realiseren aan de [perceel] in [vestigingsplaats 2], op korte afstand van de gemeentegrens met [vestigingsplaats 1] en daarbij als handelsnaam te gebruiken “
[hotel 1]”.

3.1.4.

Partijen behoren allebei tot de, kort gezegd, “[groep] groep”. De (meer dan 60) [vestigingen] vestigingen in Nederland zijn in handen van leden van de [familie] familie, die uit negen zogenaamde familiestaken bestaat. Motel E3 behoort tot de [staak 1], [hotel 1] tot de [staak 2]. Verschillende [vestigingen] vestigingen kunnen worden gedreven door verschillende entiteiten waartussen geen juridische of economische verbondenheid bestaat.

3.1.5.

Op grond van de tussen de familiestaken gemaakte afspraken hebben alle [vestigingen] vestigingen het recht om de merknaam “
[merknaam]” en het beeldmerk “[beeldmerk]” te gebruiken. Deze merken worden gehouden door de Stichting [merken] Merken. De uitvoerende taken van deze stichting zijn uitbesteed aan [VDC] Diensten Centrum B.V. (hierna: “VDC”), die licenties met betrekking tot het gebruik van genoemde merken verleent aan (rechts)personen die een [onderneming] onderneming drijven. De [staak 2] is per 1 januari 2011 (met haar vestigingen) uitgetreden uit het VDC, maar is met instemming van de overige licentiehouders gebruik blijven maken van voornoemde merken.

3.1.6.

Het merendeel van de [hotels/restaurants] hotels/restaurants voert de onderneming onder een handelsnaam die bestaat uit de woorden “
[merknaam]”, “
hotel” of
“motel” en de plaatsnaam of –namen van de steden/dorpen waarin of waarbij het hotel/restaurant is gevestigd.

3.1.7.

Motel E3 heeft [hotel 1] gesommeerd om zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam “
[E3 handelsnaam 1]”, een handelsnaam die het woord “
[vestigingsplaats 1]” bevat en een handelsnaam bestaande uit de woorden “
[merknaam]” en “
[vestigingsplaats 1]”, al dan niet aangevuld met andere woorden. [hotel 1] heeft niet aan die sommatie voldaan.

3.2.1.

Motel E3 heeft vervolgens [hotel 1] gedagvaard en, verkort weergegeven, gevorderd [hotel 1]:

1. te verbieden een handelsnaam te voeren, die naast het element “
[merknaam]” het element “
[vestigingsplaats 1]” bevat;

subsidiair:

2. te bevelen om, indien [hotel 1] naast het element “
[merknaam]” het element “
[vestigingsplaats 1]” in haar handelsnaam gebruikt, “
[vestigingsplaats 1]” te laten voorafgaan door een andere (geografische) plaatsaanduiding (en niet “
Hotel” of “
Motel”;

zowel primair als subsidiair:

3. te bevelen om de door haar in het handelsregister ingeschreven handelsnamen te wijzigen zodanig dat niet langer sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van Motel E3 of onrechtmatig handelen jegens Motel E3;

4. te bevelen om haar statutaire naam te wijzigen zodanig dat niet langer sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van Motel E3 of onrechtmatig handelen jegens Motel E3,

een en ander versterkt met dwangsommen en voorts met veroordeling in de volledige proceskosten met wettelijke rente en de nakosten.

3.2.2.

Aan deze vordering heeft Motel E3, kort samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. Met het voeren van genoemde handelsnamen handelt [hotel 1] in strijd met het handelsnaamrecht van Motel E3 (artikel 5 Handelsnaamwet; hierna Hnw). Bovendien handelt [hotel 1] onrechtmatig jegens Motel E3 door mee te liften op de bekendheid en populariteit van het door Motel E3 onder de namen [E3 handelsnaam 2] en [E3 handelsnaam 1] gedreven hotel (artikel 6:162 BW).

3.2.3.

[hotel 1] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het navolgende aan de orde komen.

3.3.1.

In het tussenvonnis van 19 juni 2013 heeft de rechtbank een comparitie van partijen gelast. Die comparitie heeft op 16 januari 2014 plaatsgevonden. Het daarvan opgemaakte proces-verbaal bevindt zich bij de stukken.

3.3.2.

Bij het bestreden eindvonnis van 5 maart 2014 heeft de rechtbank de vorderingen van Motel E3 afgewezen en haar op de voet van artikel 1019h Rv. in de aan de zijde van [hotel 1] gevallen proceskosten veroordeeld. De rechtbank oordeelde daartoe het volgende. Vaststaat dat alle vestigingen van de [onderneming] ondernemingen gerechtigd zijn om de merknaam “
[merknaam]” en eenzelfde beeldmerk ([beeldmerk]) te gebruiken. Volgens de rechtbank neemt [hotel 1] met haar beoogde handelsnaam voldoende afstand van de handelsnamen van Motel E3, met name gelet op de toevoeging van de plaatsnaam “
[vestigingsplaats 2]”. Verder heeft [hotel 1] gemotiveerd betwist dat het gebruik van de beoogde handelsnaam zal leiden tot verwarring bij het publiek, aldus de rechtbank. Daartegenover heeft Motel E3 volgens de rechtbank haar stelling met betrekking tot het verwarringsgevaar onvoldoende onderbouwd. Daaraan doen het feit dat de ondernemingen qua aard gelijk zijn en op geringe afstand van elkaar gevestigd zijn, niet af. Omdat uit een en ander volgt dat evenmin van nodeloze verwarring sprake is, is van onrechtmatige handelen evenmin sprake, aldus de rechtbank.

3.4.

Motel E3 heeft tijdig tegen dit eindvonnis hoger beroep ingesteld. Zij heeft zes grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het beroepen vonnis en tot het alsnog toewijzen van haar vorderingen, met veroordeling van [hotel 1] in de volledige proceskosten van beide instanties, vermeerderd met wettelijke rente en in de nakosten.

De eerste twee grieven zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat [hotel 1] met haar beoogde handelsnaam voldoende afstand neemt van de handelsnamen van Motel E3, dat van meer dan een geringe afwijking sprake is en dat niet is gebleken van verwarringsgevaar.

Met de derde grief maakt Motel E3 bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank dat evenmin van nodeloze verwarring en aldus van onrechtmatig handelen van [hotel 1] sprake is.

De vierde grief is gericht tegen de afwijzing van het gevorderde verbod en van het gevorderde bevel om het element “
[vestigingsplaats 1]” te laten voorafgaan door een andere plaatsaanduiding en het bevel tot wijzing van de statutaire naam van [hotel 1]. Deze grief heeft geen zelfstandige betekenis, omdat Motel E3 voor de toelichting hierop verwijst naar haar eerste drie grieven.

Met haar vijfde grief maakt Motel E3 bezwaar tegen de afwijzing door de rechtbank van het gevorderde bevel om de in het Handelsregister ingeschreven handelsnamen van [hotel 1] te wijzigen op de grond dat het enkele inschrijven van een handelsnaam niet als het voeren van een handelsnaam is te beschouwen.

De zesde grief is gericht tegen de proceskostenveroordeling.

Verwarringsgevaar. Grieven 1 en 2. Het voeren van een handelsnaam. Grief 5.

3.5.1.

Motel E3 heeft er op gewezen dat de aard van beide ondernemingen gelijk is, dat de afstand tussen beide ondernemingen beperkt is en dat het relevante publiek hetzelfde is. Zij stelt voorts dat de enkele toevoeging “
[vestigingsplaats 2]” onvoldoende is om het verwarringsgevaar weg te nemen. Motel E3 heeft verder aangevoerd dat iemand die via internet een kamer wil boeken bij het voor haar/hem bekende [hotel 3] hotel aan de [perceel] in [vestigingsplaats 1], onvermijdelijk ook [hotel 1] zal tegenkomen. Volgens E3 is dan in het geval van een minder oplettende consument niet uit te sluiten dat geen acht wordt geslagen op de toevoeging “
[vestigingsplaats 2]” en dat voor een boeking contact wordt opgenomen met [hotel 1]. Ook heeft Motel E3 gesteld dat iemand die vanuit Noord-Nederland naar het zuiden rijdt en van plan is om in het [hotel 3] hotel in [vestigingsplaats 1] te verblijven, hij, wanneer hij een bewegwijzering of reclamebord van [hotel 1] zal zien, zal denken dat dat het hotel is dat hij zoekt. Ook zal iemand die op internet de openbaar vervoer mogelijkheden onderzoekt voor een [hotel 3] hotel in [vestigingsplaats 1] per ongeluk die mogelijkheid voor [hotel 1] kunnen onderzoeken en tot de conclusie komen dat die mogelijkheden slecht zijn, waardoor ook Motel E3 de boeking zou mislopen, aldus Motel E3. Ten slotte zou het volgens Motel E3 ook kunnen gebeuren dat in noodsituaties hulpdiensten bij het verkeerde hotel aankomen.

3.5.2.

[hotel 1] heeft het gestelde verwarringsgevaar betwist. Zij heeft aangevoerd dat het al lang een bestendige gedragslijn is binnen de [groep] groep dat bij verschillende grote steden in Nederland [vestigingen] vestigingen zijn die, naast de naam “
[merknaam]” de plaatsnaam gebruiken van de dichtstbijzijnde grote stad en eventueel daaraan toegevoegd de naam van de plaats waar het hotel daadwerkelijk is gevestigd. [hotel 1] heeft betoogd dat in al die gevallen nooit van verwarring is gebleken en dat Motel E3 het gestelde verwarringsgevaar onvoldoende heeft onderbouwd. Verder heeft zij gesteld dat Motel E3 het woord “
[vestigingsplaats 1]” niet mag monopoliseren. [hotel 1] heeft betwist tegen de gestelde bekendheid van de handelsnamen van Motel E3 aan te leunen. Weliswaar is het door [hotel 1] te openen hotel in [vestigingsplaats 2] en niet in [vestigingsplaats 1] gesitueerd, maar tevens op 100 meter van de gemeentegrens van [vestigingsplaats 1]. Het is dan begrijpelijk en gebruikelijk om ook de naam van de dichtstbijzijnde stad in de handelsnaam op te nemen en blijkens verschillende genoemde voorbeelden gebeurt dat ook door éérst die grote stad en dan de feitelijk vestigingsplaats te noemen. In ieder geval kiest [hotel 1] niet voor deze naam om te profiteren van de reputatie van het door Motel E3 gedreven hotel, aldus [hotel 1].

3.5.3.

Het hof oordeelt als volgt.

Artikel 5 Hnw. verbiedt, kort gezegd, het voeren van een handelsnaam indien daardoor verwarring met een andere onderneming met een oudere handelsnaam is te vrezen.

Tussen partijen staat vast dat [hotel 1] nog niet operationeel is. In zoverre blijkt nog niet van het voeren van deze handelsnaam in de zin van artikel 5 Hnw. Niettemin staat eveneens vast dat [hotel 1] het voornemen heeft haar te openen en onder r.o. 3.1.3. genoemde hotel te gaan voeren onder de gelijkluidende handelsnaam. Aldus bezien zou van een dreigende inbreuk sprake kunnen zijn. [hotel 1] heeft dit op zichzelf genomen ook niet betwist. Integendeel, blijkens de verdere proceshouding van partijen wensen zij een rechterlijk antwoord op de vraag of [hotel 1] met het (voorgenomen) voeren van de handelsnaam [hotel 1] inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Motel E3 en voorts, of dat (voorgenomen) handelsnaamgebruik onrechtmatig is jegens Motel E3.

Voor zover de vorderingen ook zien op andere door [hotel 1] ingeschreven handelsnamen, stuiten die vorderingen af op het feit dat, zoals [hotel 1] terecht heeft aangevoerd, het enkele ingeschreven zijn van een handelsnaam in het handelsregister niet valt te beschouwen als het voeren van een handelsnaam. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig, maar die zijn gesteld noch gebleken. In zoverre slaagt grief 5 niet.

3.5.4.

Het verbod tot het voeren van een overeenstemmende handelsnaam geldt alleen voor zover verwarring is te vrezen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden die op dat verwarringsgevaar van invloed kunnen zijn. Artikel 5 Hnw. noemt de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, alsmede het (relevante) publiek, maar deze opsomming is niet limitatief. Alle omstandigheden die in het specifieke geval een rol kunnen spelen bij de bepaling van verwarringsgevaar dienen bij de beantwoording van de vraag naar verwarringsgevaar te worden meegewogen.

3.5.5.

In dit geval dient te worden onderzocht of de handelsnaam “
[hotel 1]” in zodanig geringe mate afwijkt van de door Motel E3 gevoerde handelsnamen “
[E3 handelsnaam 1]” en “
[E3 handelsnaam 2]” dat daardoor bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is.

3.5.6.

Niet kan worden ontkend dat de beoogde handelsnaam van [hotel 1] alle elementen bevat van de hiervoor genoemde twee – oudere – handelsnamen van Motel E3. Evenmin kan worden ontkend dat de aard van de ondernemingen hetzelfde is, dat dat ook geldt voor wat betreft het relevante publiek en dat de ondernemingen op betrekkelijk geringe afstand van elkaar zijn gevestigd. [hotel 1] heeft weliswaar aangevoerd dat het door haar te openen hotel zich op een andere, exclusievere doelgroep richt, maar desgevraagd bevestigde zij dat het hoe dan ook zal gaan om mensen die op zoek zijn naar een hotel. Dat is voor beide ondernemingen het geval. Daarnaast hebben beide ondernemingen met dezelfde (soort) toeleveranciers te maken.

3.5.7.

De vraag is dus of, gelet op het vorenstaande, de toevoeging “
-[vestigingsplaats 2]” een meer dan geringe afwijking is met als gevolg dat geen verwarring is te duchten. Naar het oordeel van het hof moet die vraag in dit specifieke geval bevestigend worden beantwoord. Daarbij neemt het hof de hiervoor in r.o. 3.1.6. genoemde context in aanmerking, inhoudende dat het merendeel van de [hotels/restaurants] hotels/restaurants de onderneming voert onder een handelsnaam die bestaat uit de woorden “
[merknaam]”, “
hotel” of
“motel” en de plaatsnaam of –namen van de steden/dorpen waarin of waarbij het hotel/restaurant is gevestigd. Partijen zijn het er over eens dat het publiek de verschillende [hotels] hotels beschouwt als alle behorend tot het [concern] concern, althans daartussen een zekere (economische) band veronderstelt en dat het verder om verschillende vestigingen gaat. Die vestigingen onderscheiden zich hoofdzakelijk door verschillende vestigingsplaatsen aan de woorden “
[merknaam]” (en soms ook nog “
hotel”) toe te voegen. In die context is het verschil tussen “
[vestigingsplaats 1]” en “
-[vestigingsplaats 2]” zodanig, dat zonder bijkomende omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, niet meer van een zodanig geringe afwijking kan worden gesproken dat daaruit verwarringsgevaar voortvloeit.

3.5.8.

In dit verband is mede van belang dat de onderbouwing van het verwarringsgevaar door Motel E3 een nogal hypothetisch karakter heeft. Weliswaar hoeft het verwarringsgevaar niet onderbouwd te worden met concrete gevallen van opgetreden verwarring en zou dat in dit geval ook moeilijk kunnen omdat [hotel 1] haar hotel nog niet heeft geopend, maar in het licht van de hiervoor geschetste context en van de gemotiveerde betwisting door [hotel 1] is de onderbouwing door Motel E3 onvoldoende. Motel E3 heeft nog aangevoerd dat de gevallen van handelsnaamgebruik door andere [hotels] hotels er niet toe doen omdat het specifiek gaat om het thans in geschil zijnde handelsnaamgebruik en dat de stelling van [hotel 1] dat in die gevallen nooit sprake is geweest van verwarringsgevaar, enkel aannames betreft. Dat moge voor wat betreft het eerste punt (het onderhavige, specifieke geval dient te worden beoordeeld) zo zijn en voor wat betreft het tweede punt (geen verwarringsgevaar elders) is juist dat dat verweer met niet meer wordt onderbouwd dan met de stelling dat die andere hotels al jaren gewoon naast elkaar bestaan, maar dat laat onverlet dat voor wat betreft het verwarringsgevaar Motel E3 de stelplicht en de bewijslast heeft.

3.5.9.

Het betoog van Motel E3 ten slotte, dat binnen het VDC is afgesproken dat eerst de daadwerkelijk vestigingsplaats wordt vermeld en pas vervolgens eventueel de naam van een grote dichtbijzijnde stad, baat haar niet. Nog daargelaten dat door [hotel 1] is bestreden dat daadwerkelijk conform dat beleid wordt gehandeld en voorts, dat als onbestreden vaststaat dat [hotel 1] uit het VDC is getreden, gaat het erom dat beoordeeld moet worden of het relevante publiek in verwarring kan worden gebracht. Dat publiek zal onbekend zijn met een eventueel door het VDC nagestreefd beleid. Dat dat beleid er op gericht zou zijn om verwarringsgevaar te voorkomen, betekent niet zonder meer dat een afwijking daarvan verwarringsgevaar oplevert.

3.5.10.

Kort en goed is onvoldoende van verwarringsgevaar gebleken. Motel E3 heeft een bewijsaanbod gedaan, maar zij heeft geen concrete, voor bewijs vatbare stellingen ingenomen die, indien bewezen, tot een ander oordeel zouden leiden.

Grieven 1 en 2 slagen niet.

3.6.

Het bovenstaande betekent ook dat de vorderingen hoe dan ook niet toewijsbaar zijn en dat de overige grieven geen bespreking meer behoeven.

3.7.

De slotsom is dat het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Motel E3 zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de aan de zijde van [hotel 1] gevallen proceskosten. [hotel 1] heeft op de voet van artikel 1019h Rv. de volledige proceskosten gevorderd, maar zij heeft geen bedrag genoemd noch een specificatie van die kosten overgelegd. Het hof zal daarom het gewone liquidatietarief hanteren.

4.De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Motel E3 in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van [hotel 1] worden begroot op € 704,-- aan verschotten en op € 2.682,-- aan salaris advocaat en voor wat betreft de nakosten op € 131,-- indien geen betekening plaatsvindt, dan wel op € 199,-- vermeerderd met de explootkosten indien niet binnen veertien dagen na de datum van dit arrest is voldaan aan de bij dit arrest uitgesproken veroordelingen en betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden;

en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der voldoening;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.A. Wabeke, J.P. de Haan en H. Struik en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 23 december 2014.

griffier rolraadsheer