Uitspraak
GERECHTSHOF DEN HAAG
1.Delta Electronics Inc.,
1.De zaak in het kort
2.Procesverloop in hoger beroep
- de dagvaarding van 1 februari 2021, waarmee Barco in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 9 december 2020 (hierna: het Vonnis);
- de memorie van grieven van Barco, met producties (MvG);
- de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel en vermeerdering van eis in reconventie van Delta, met producties (MvA/MvGIA);
- de memorie van antwoord in incidenteel appel van Barco, met een productie (MvAIA);
- het schorsingsverzoek zijdens Barco van 13 april 2022;
- het tegen het schorsingsverzoek gemaakte bezwaar van Delta bij brief van 19 april 2022;
- de beslissing van het hof van 29 april 2022 inhoudende toewijzing van het schoringsverzoek van Barco en verwijzing naar de rol van 4 oktober 2002 voor het inlichten van het hof over de stand van zaken in de oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau (EOB);
- de brief zijdens Delta van 19 juli 2022, waarin zij het hof verzoekt de schorsing op te heffen en een datum voor de mondelinge behandeling te bepalen;
- de reactie zijdens Barco van 21 juli 2022, waarin zij het hof verzoekt de procedure geschorst te houden totdat de Technische Kamer van Beroep (hierna: TKB) van het EOB in kracht van gewijsde is gegaan;
- de beslissing van het hof van 11 oktober 2022 waarbij het hof de schorsing van de procedure heeft opgegeven en heeft bepaald dat verhinderdata dienen te worden opgegeven voor het bepalen van de mondelinge behandeling, die vervolgens (nader) is bepaald op 31 maart 2023;
- de akte intrekking vorderingen in het principaal hoger beroep, tevens in het geding brengen producties, met producties 80 en 81van Barco, ingekomen op 7 maart 2023;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties met producties 67 en 68, ingekomen op 16 januari 2023, zijdens Delta;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties met producties 69 en 70, ingekomen op 21 maart 2023, zijdens Delta.
3.Feitelijke achtergrond
Electronic tool and methods for meetings”. De onbestreden Nederlandse vertaling van conclusie 1 daarvan luidt als volgt:
kitmet (a) een
base unit(in het octrooi weergaveknooppunt genoemd) die wordt aangesloten op het centrale presentatiescherm en (b) een of meer
dongles(in het octrooi randinrichting genoemd,hierna: de ClickShare Button). De ClickShare Button is hardware met een knop die via een usb-poort kan worden aangesloten op de computer van de gebruiker die zijn beeldmateriaal met de overige deelnemers aan de vergadering wil delen. Met een druk op de knop stuurt de ClickShare Button beelden van de computer van die gebruiker naar de
base unitdie is aangesloten op het centrale presentatiescherm.
kitmet een
base unit, en een of meer
dongle(s), in dit systeem van Delta de LauncherPlus genoemd (hierna: de LauncherPlus).
donglewordt aangeduid als LauncherX en schermdeelsoftware bevat.
4.Procedure bij de rechtbank
5.Vorderingen in hoger beroep
6.Beoordeling in hoger beroep
In het principaal hoger beroep
waarbij het op de randinrichting opgeslagen programma aangepast is om inhoud van het tweede beeldscherm te screenscrapen” en, daarmee, op de vraag of de LauncherPlus een schermdeelprogramma bevat. Volgens Delta heeft Barco met het oog op die vraag bewijsmateriaal gefabriceerd waaruit ten onrechte blijkt dat Apparaat 625 bij aankoop een schermdeelprogramma bevatte.
dongles te hebben ontwikkeld die wel schermdeelsoftware bevatte. Delta heeft deze naar eigen zeggen (par. 177 CvRrec, par. 91 pleitnota EA) op een aantal vakbeurzen aangekondigd en in enkele tientallen buiten Europa geproduceerd, maar niet in Europa op de markt gebracht. Na kennis te hebben genomen van de octrooi-aanspraken van Barco heeft zij het prototype voor de Europese markt vervangen door de huidige LauncherPlus, die vanaf augustus 2017 verkrijgbaar was, aldus Delta.
dongle(de randinrichting volgens de conclusie) is opgeslagen, zoals conclusie 1 vereist. Deze software wordt in plaats daarvan automatisch op de computer van de gebruiker gedownload vanuit de Cloud (of als er geen internetverbinding is, vanaf de
base station) als die gebruiker de LauncherPlus voor de eerste keer in zijn computer steekt, waarna de schermdeelsoftware permanent op die computer wordt geïnstalleerd. Delta heeft dit onderbouwd met verwijzing naar demonstratievideo’s en
screenshots(GP26) en voorafgaand aan het pleidooi in eerste aanleg ook door een proces-verbaal van constatering door de deurwaarder (GP35).
screenshotvan de interne mappenstructuur van het door Barco onderzochte Apparaat 625 dat zij – naar thans vast staat – reeds in 2017 had aangekocht. Op die afbeelding is te zien dat de applicatie ‘DesktopStreamer.exe’ op Apparaat 625 is opgeslagen. Deze applicatie zorgt, ook volgens Delta, voor het delen van het scherm (de ‘screenscraping’).
donglesdoor een deurwaarder laten aanschaffen en aan FoxIT ter beschikking gesteld:
dongleszou moeten zijn geïnstalleerd.
ooitop heeft gestaan, maar dat niet is vast te stellen wanneer dat zo was. Het is dus even goed mogelijk dat – net als bij Apparaat 625 – deze software later is geïnstalleerd, maar – anders dan bij Apparaat 625 – vervolgens weer is verwijderd.
dongleterecht is gekomen. Zoals uit de hiervoor weergegeven passage uit het FoxIT-rapport blijkt, achtte FoxIT die mogelijkheid niet uitgesloten.
(i) dat de door FoxIT op Apparaat 625 / SV03 aangetroffen software overeenkomt met de software die is geïnstalleerd op de LauncherX
donglesdie Delta op de markt brengt in landen buiten Europa (waar Barco geen octrooirechten heeft),
(ii) dat die software eenvoudig van de LauncherX kan worden gekopieerd naar de LauncherPlus
dongle,
(iii) dat de schermdeelsoftware van de LauncherX evenwel niet compatibel is met de LauncherPlus vanwege een daarop door Delta aangebracht bescherming die verhindert dat die software in combinatie met een LauncherPlus
donglekan werken, en
(iv) dat deze door Delta geprogrammeerde incompatibiliteit zorgt voor de foutmelding zoals door FoxIT geconstateerd.
Barco heeft dat nagelaten. Aldus moet van de juistheid van de verklaring van [persoon 2] worden uitgegaan.
screenscrapingprogramma en het updaten van software versies op de laptop en
base unit. Barco vermeldt daarover dat dit “lijkt te zien op een poging van Delta om haar nieuwe producten (…) te beschermen door middel van octrooien” en dat deze uitvinding mogelijk maakt dat “Door gebruik van het product (…) dus automatisch nieuwe versies van de software [kunnen] worden geïnstalleerd”. Barco miskent evenwel dat het enkele bestaan van die octrooi-aanvrage (en dus de technische mogelijkheid) nog niet met zich brengt dat de Apparaten (of andere door Delta commercieel verhandelde producten) voldeden aan de kenmerken van die aanvrage en over een automatische software update functionaliteit beschikten. Zoals hiervoor reeds overwogen, heeft Barco daarvoor geen enkele onderbouwing gegeven.
donglewaarop af fabriek geen schermsoftware is geïnstalleerd mét automatische update functionaliteit nieuwheidsschadelijk zijn. Ten aanzien van Apparaat 625 bestrijdt Barco niet dat deze af fabriek geen schermdeelsoftware bevatte (zoals door FoxIT vastgesteld en door [persoon 1] van Netklass verklaard). Dat moet dan in de redenering van Barco wel tot de conclusie leiden dat Apparaat 625 niet over zo’n automatische update functionaliteit zal hebben beschikt. Dat is ook in overeenstemming met de onderzoeksresultaten van FoxIT en de verklaring van [persoon 2] .
screenshotvan de mappenstructuur van het door haar bewerkte Apparaat 625 over te leggen, terwijl zij reeds voorafgaand aan het aanhangig maken van de procedure wist, maar heeft verzwegen, dat de Apparaten bij aankoop geen schermdeelsoftware bevatten. Barco heeft daarenboven in strijd met de waarheid betoogd dat de Apparaten 618 en 625 nog in originele staat waren (par. 131 MvG) en de door Delta beschreven werking van de LauncherPlus bestreden, stellende dat zij dit niet kon controleren, terwijl zij de Apparaten reeds in haar bezit had. Ten slotte was zij ook reeds voorafgaand aan de dagvaarding in eerste aanleg in het bezit van de Apparaten 005 en 013, waarvan FoxIT onbetwist heeft vastgesteld dat deze nooit schermdeelsoftware hebben bevat.
donglemoeilijk aan te tonen is. Bij die stand van zaken kan bij gebreke van dergelijk bewijs geen inbreuk worden aangenomen enkel op basis van promotiemateriaal, gebruiksinstructies en dergelijke.
Stork/Bakelarrest [1] geformuleerde regel dat “de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure.”. Daarbij merkt het hof op dat de Hoge Raad daaraan toevoegde: “De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen.”. De oppositieprocedure voor het EOB is nog aanhangig vanwege het door Barco ingestelde beroep bij de TKB. Dat het octrooi van Barco geen stand zal houden staat derhalve nog niet vast. Echter ook indien het geen stand zal houden is daarmee de onrechtmatigheid van het handelen van Barco nog niet gegeven. Daarvoor is nodig dat er sprake is van procederen tegen beter (moeten) weten in. Het hof is van oordeel dat Delta onvoldoende heeft onderbouwd dat daarvan in het onderhavige geval sprake is. De enkele omstandigheid dat Barco hangende de beroepsprocedure voor het EOB haar vorderingen tegen Delta heeft ingetrokken is daartoe onvoldoende.
Earlier this year, a Dutch court authorized seizure of an infringing wireless presentation system at the Integrated Systems Expo ("ISE") trade show in Amsterdam” de suggestie zou wekken dat verlof is verleend voor beslag op de producten van Delta, deelt het hof niet. Doordat juist in de voorafgaande zin de producten van Delta met naam zijn genoemd, terwijl in de daarop volgende zin juist wordt gesproken van ‘
aninfringing wireless presentation system’ doet juist vermoeden dat het om een ander product gaat. Ook wordt niet anderszins de suggestie gewekt dat ten aanzien van de producten van Delta reeds een rechterlijk oordeel is geveld.
Barcobelievesthat Vivitek and Clevertouch make and distribute such wireless devices in multiple global markets.” (onderstreping hof). Naar het oordeel van het hof heeft Delta geen andere feiten gesteld die tot de conclusie kunnen leiden dat aan één van de bedoelde cumulatieve voorwaarden niet is voldaan. Dat alles in aanmerking genomen heeft Delta onvoldoende gesteld om te aan te nemen dat het persbericht aangemerkt zou moeten worden als ongeoorloofde vergelijkende reclame.
7.Beslissing
- bekrachtigt het Vonnis voor het overige;
- verbiedt Barco zich in enige procedure jegens Delta in enig land waarin EP 668 is of was gevalideerd, te beroepen op het door haar gefabriceerde bewijs van de aanwezigheid van schermdeelsoftware op de LauncherPlus producten van Delta, zulks op straffe van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere overtreding van dit verbod;
- veroordeelt Barco in de proceskosten van Delta in het principaal beroep, begroot op een bedrag van € 150.000,- aan advocaatkosten en een bedrag van € 35.218,76 aan verschotten, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit arrest;
- verklaart de proceskostenveroordeling in het principaal beroep uitvoerbaar bij voorraad;
- compenseert de proceskosten in het incidenteel beroep, in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt;
- wijst alle overige vorderingen af.