De beoordeling in hoger beroep
Grief 1: procesrechtelijke/formele verweren
7. Met grief 1 verwijt Easycosmetic de rechtbank allereerst zich bevoegd te hebben geacht om kennis te nemen van de onderhavige vorderingen. Easycosmetic beroept zich op een aantal procesrechtelijke gronden die zouden moeten leiden tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter op grond van artikel 29 EEX-II (Brussel I
bis-) Vojo. artikel 122 UMV vanwege litispendentie met de eerder aanhangig gemaakte vorderingen in Duitsland en Oostenrijk. Wanneer voor gerechten van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, dient het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zich onbevoegd te verklaren wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht vaststaat. Het hof verwerpt dit beroep op onbevoegdheid al omdat in dit geval geen sprake is van dezelfde partijen. In de Duitse procedure was The Smart Beauty Limited de gedaagde; in de Oostenrijkse procedure was dat Beauty Perfectionists Ltd. In de memorie van grieven heeft Easycosmetic aangevoerd dat Coty in eerste aanleg heeft gesteld dat de gedaagden in Duitsland en Oostenrijk gelieerde vennootschappen zijn (dat Coty dat ten aanzien van de gedaagde in Oostenrijk heeft gesteld blijkt overigens niet). Daarom zou zijn voldaan aan alle eisen van litispendentie in de zin van artikel 29 Brussel I
bisVo, dus ook aan de eis van “dezelfde partijen”. Alleen al omdat Coty in hoger beroep uitdrukkelijk betwist dat sprake is van gelieerde partijen en Easycosmetic niet heeft onderbouwd dat daarvan sprake is, verwerpt het hof de stelling dat voldaan is aan de eis van “dezelfde partijen” vanwege het gelieerd zijn aan de partijen in de verschillende procedures.
8. Voorts heeft Easycosmetic de rechtbank verweten het gevorderde niet te hebben afgewezen op een aantal procesrechtelijke/formele gronden. In dat verband heeft zij gesteld dat de rechtbank als Nederlandse Unierechtbank (op grond van artikel 136 UMV en/of Unietrouw (als doelstelling van de UMV en op grond van het unitair karakter van het Uniemerk)) haar oordeel had moeten richten naar het oordeel van de Duitse Unierechter, althans het gevorderde had moeten afwijzen op grond van misbruik van omstandigheden, althans op grond van rechtsverwerking. Gelet op hetgeen hierna wordt overwogen heeft Easycosmetic bij de beoordeling van deze verweren geen belang.
Grief 2: Gegronde redenen om gebruik van de Merken op de Verzenddozen te verbieden ondanks uitputting?
10. Vaststaat dat Easycosmetics originele producten, voorzien van de Merken aanbiedt en verkoopt ten aanzien waarvan de merkrechten zijn uitgeput - hierna ook: uitgeputte waren of producten -, omdat deze door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Op grond van artikel 15, lid 1 UMV kan de merkhouder het gebruik van het merk voor uitgeputte waren niet verbieden. Op grond van lid 2 van artikel 15 UMV is lid 1 niet van toepassing wanneer er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de uitgeputte waren. In deze zaak gaat het er om of sprake is van een gegronde reden voor Coty om zich te verzetten tegen het gebruik van de Merken op de Verzenddozen. Het staat Easycosmetics niet alleen vrij om uitgeputte producten te verkopen en aldus de Merken te gebruiken, maar ook om de Merken te gebruiken teneinde de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen, bijvoorbeeld door daarvoor reclame te maken.Uit de hiervoor genoemde jurisprudentie van het HvJ EG valt af te leiden dat er, voor zover hier relevant, sprake is van zo’n gegronde reden als de wederverkoper het merk in reclame zo gebruikt dat bij het relevante publiek – de normaal geïnformeerde gemiddelde en redelijk oplettende consument van cosmetica en parfum – de indruk kan ontstaan dat een commerciële/ economische band tussen hem en de merkhouder bestaat. Als daarvan sprake is moet ervan worden uitgegaan dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomst(aanduidings)functie van het merk.De enkele omstandigheid dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van een merk doordat de, overigens correcte en loyale reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteiten een kwaliteitsuitstraling geeft, vormt geen gegronde reden.
11. Grief 2 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van een gegronde reden omdat door het gebruik van de Merken op de Verzenddozen - ten onrechte - de indruk kan worden gewekt dat sprake is van een economische band tussen Easycosmetic en de merkhouders. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat het gebruik van de Merken door Easycosmetic op de Verzenddozen het overhevelen van de aantrekkingskracht en de reputatie van de Merken naar Easycosmetic oplevert, zodanig dat daarmee bij het publiek – dat niet gewend is aan deze wijze van adverteren – de suggestie kan worden gewekt van een economische band met de merkhouder.
12. Op de binnen- en de buitenzijde van de Verzenddozen zijn 80 tekens afgebeeld die gelijk zijn aan of overeenstemmen met luxe cosmetica- en parfum(woord en/of woord-/beeld)merken, waaronder de Merken. De dikte en grootte van de gebruikte letters van de afgebeelde tekens varieert per teken en sluit steeds nauw aan bij de dikte en de grootte van de (woord-/)beeldmerken van de verschillende merken. Deze aan de merken (soort)gelijke tekens zullen hierna ook worden aangeduid als de ‘merken’. De handelsnaam van Easycosmetic en de slogan BEAUTY FOR LESS zijn op de buitenzijde van de Verzenddoos, op een zich over de “merkenbrei” – door Easycosmetic aangeduid als een “wordcloud” – bevindende witte strook (een soort etiket), afgebeeld en zijn aldus afgebakend op de doos. Het woord easy in de handelsnaam is het enige woord op de Verzenddoos dat met kleine letters is geschreven. Dit woord heeft dezelfde kleur oranje als de buitenkant van de Verzenddoos, waarop de ‘merken’ in een iets lichtere teint oranje zijn afgebeeld. Aan de binnenzijde van de doos is de handelsnaam in witte letters op het effen donker ondervlak afgebeeld. Aan de binnenzijkanten zijn vele ‘merken’ afgebeeld op een grijze of bruine ondergrond.
13. Met deze presentatie van de ‘merken’ zal naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek de – terechte – indruk worden gewekt dat Easycosmetic producten, waarvan de ‘merken’ zijn afgebeeld, aanbiedt. Daarover bestaat ook geen verschil van mening en dit is ook de bedoeling van Easycosmetic. Naar het oordeel van het hof kan zonder nadere onderbouwing (die van Coty verwacht had mogen worden en), die ontbreekt, echter niet worden aangenomen dat daardoor bij het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat sprake is van een economische band tussen Easycosmetic en de houders van alle op de verzenddoos afgebeelde ‘merken’. Dat publiek zal juist denken dat er geen sprake is van een economische band tussen de verkoper en de houders van al deze ‘merken’. Hiertoe is het volgende redengevend.
14. Het relevante publiek wordt, naar tussen partijen vaststaat, in deze branche geconfronteerd met vele verschillende verkopers van cosmetica en parfums van de vermelde merken, met toegenomen internetverkoop en parallelhandel. Easycosmetic heeft onbetwist gesteld dat producten van de Merken, die volgens Coty (al) te koop zijn vanaf 11 /12 euro, worden aangeboden in honderden winkels die geen distributie-/commerciële relatie met de merkhouders hebben. Ongeacht of dat publiek ervan op de hoogte is dat er ook (internet)verkopers zijn die (wel) een commerciële band met de merkhouders hebben (zoals Coty stelt en Easycosmetic betwist) en of de consumenten aan het bestaan van die commerciële band belang hechten, zal dat publiek dus ten minste rekening houden met de mogelijkheid dat producten van de Merken worden aangeboden door bedrijven die geen commerciële band hebben met de merkhouders.
15. Door de handelsnaam en de slogan op een effen witte of donkere ondergrond en afgebakend van de “merkenbrei” te vermelden, springen deze eruit en wordt de aandacht van het publiek primair naar die handelsnaam en slogan getrokken. Pas daarna vallen de afgebeelde ‘merken’ op waarvan de kleur slechts gering verschilt van de ondergrond. Het gaat om een grote hoeveelheid ‘merken’ die direct naast, onder en boven elkaar zijn afgedrukt, waardoor het eruitziet als één geheel (een soort pakpapier) en waarbij geen enkel ‘merk’ bijzondere aandacht krijgt. Door deze presentatie zal de indruk ontstaan dat het hier primair gaat om de verkoper Easycosmetic, die cosmetica van vele merken verkoopt, zonder dat het daarbij specifiek gaat om bepaalde merken. Van gebruik dat een commerciële band met merkhouders zou kunnen suggereren, zoals het op prominente wijze gebruik maken van bepaalde merken en het met de handelsnaam of presentatie van de eigen “winkel” aansluiten bij de huisstijl van bepaalde merkhouders, heeft Easycosmetic juist afgezien. Dat is ook niet goed mogelijk bij de vermelding van 80 merken op een kleine doos.
16. Dat het woord easy en de ondergrond van de ‘merken’ aan de buitenzijde van de Verzenddoos dezelfde kleur oranje hebben, is geen aanwijzing voor een economische band tussen Easycosmetic en de merkhouders, al omdat niet gesteld of gebleken is dat die kleur onderdeel uitmaakt van de beeldmerken. In het gebruikte lettertype kan zo’n aanwijzing evenmin worden gevonden. Daargelaten of het gebruikte lettertype voor de ‘merken’ enerzijds en voor de handelsnaam en de slogan anderzijds hetzelfde is (zoals Coty stelt en Easycosmetic betwist), wordt met het gebruikte lettertype voor de ‘merken’ geen aansluiting gezocht bij de beeldmerken. Met de dikte en de grootte van de letters is wel aangesloten bij de beeldmerken, maar blijkens het door Coty overgelegde overzicht van een aantal ‘merken’ (pagina 30 MvA) en de overgelegde beeldmerken (productie 2 en 4 Coty) wijkt het gebruikte lettertype juist in meer of mindere mate af van dat van de beeldmerken.. Daarom kan, ook als het lettertype van de handelsnaam en de slogan al dezelfde zou zijn als dat van de ‘merken’, niet worden geoordeeld dat Easycosmetic daarmee heeft aangesloten bij de huisstijl van (een of meer) beeldmerken. Integendeel, zij heeft door het gebruik van de kleur en het lettertype van haar handelsnaam – die ook op haar website op die wijze wordt gebruikt (vergl. Producties 8-10 Coty) – de ‘merken’ juist aan haar huisstijl aangepast.
17. Ten slotte zal het publiek door het gebruik van de voor de Benelux-consument begrijpelijke betekenis van de slogan BEAUTY FOR LESS, de indruk krijgen dat Easycosmetic de merkproducten aanbiedt voor een lagere prijs dan de “officiële prijs” en (dus) een - niet economisch aan de merkhouders verbonden - discounter is.
18. Dat Easycosmetic door deze wijze van adverteren mogelijk profiteert van de aantrekkingskracht en de reputatie van de ‘merken’ en voordeel haalt uit het gebruik daarvan doordat de reclame voor de wederverkoop van de waren van die ‘merken’ haar eigen activiteiten een kwaliteitsuitstraling geeft, is op zichzelf geen reden om aan te nemen dat een commerciële band wordt gesuggereerd of anderszins sprake is van een gegronde reden als bedoeld in lid 2 van artikel 15 UMV (zoals hiervoor in rechtsoverweging 10, laatste volzin, onder verwijzing naar het Portakabin-arrest reeds overwogen).
19. Coty heeft onder meer ter onderbouwing van haar stelling dat bij het publiek de indruk kan ontstaan van voormelde commerciële band nog aangevoerd dat het gebruik van de Merken op de Verzenddoos afwijkt van hetgeen in de branche gebruikelijk is, in die zin dat andere verkopers niet zo’n verzenddoos gebruiken (maar wel verschillende merken tegelijk/ een (selectie) van hun assortiment op verschillende andere manieren tonen). Dit is naar het oordeel van het hof geen, althans onvoldoende reden om aan te nemen dat het publiek daardoor in dit geval, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het uiterlijk van de Verzenddoos en de daardoor opgewekte indruk, wel een commerciële band zal (kunnen) veronderstellen.
Waaromdie enkele omstandigheid ertoe zou leiden dat de consument tot een ander oordeel zou komen over de positie van Easycosmetic heeft Coty niet onderbouwd. Voor zover zij bedoelt te stellen dat
daardoor(eerder) de indruk ontstaat dat het gebruik van de ‘merken’ losstaat van een concrete aanbieding en dat om die reden (eerder) een commerciële band wordt gesuggereerd, wordt dat standpunt verworpen op grond van hetgeen hierna wordt overwogen.
20. Coty stelt dat sprake is van ontoelaatbaar merkgebruik omdat dat merkgebruik op de Verzenddoos niet in relatie staat tot en is losgekoppeld van een concrete aanbieding en dus niet wordt gebruikt als reclame voor specifieke producten, maar als reclame voor de onlinewinkelier Easycosmetic. Het gebruik van de ‘merken’ zou tot doel hebben de consumenten ervan te overtuigen dat zij er goed aan hebben gedaan om een product bij Easycosmetic te kopen en (dus) om de aan de merken klevende goodwill over te hevelen naar de onderneming van Easycosmetic. Hierdoor zou, begrijpt het hof deze stelling, een commerciële band worden gesuggereerd en/of anderszins sprake zijn van ontoelaatbaar merkgebruik.
21. De omstandigheid dat artikel 15, lid 1 UMV de rechten van de merkhouder op grond van artikel 9, lid 2, sub a UMV, dat gaat over gebruik voor waren (en diensten), beperkt, brengt mee dat het merk, ook in geval van uitputting, in reclame uitsluitend voor (die uitgeputte) waren mag worden gebruikt. Daarvoor is vereist dat sprake is van een concrete verwijzing naar de originele waren en de reclame dus product-gerelateerd is. Anders dan Coty is het hof, met het Duitse Bundesgerichtshof in zijn voormelde uitspraak van 28 juni 2018, van oordeel is dat door de vermelding van de ’merken’ op de Verzenddoos sprake is van een concrete verwijzing naar de (uitgeputte) producten van (onder meer) de Merken. Het publiek zal er immers door die vermelding van uitgaan dat Easycosmetic producten van de Merken (en van de overige ‘merken’) verkoopt, waardoor deze vermelding zal functioneren als reclame voor die producten. Voor zover Coty ook stelt dat de reclame niet product-gerelateerd is omdat de concrete (merk)
productenniet genoemd of zichtbaar zijn, faalt deze stelling, nu het voor een geslaagd beroep op uitputting niet nodig is dat het merk in een reclame voor een
concreet of bepaaldproduct wordt gebruikt. Een wederverkoper mag het merk in reclame (in algemene zin) gebruiken, indien hij producten van dat merk in zijn assortiment heeft, daadwerkelijk verkoopt en daarover op het geplande moment van levering kan beschikken zonder inbreuk te maken. Het publiek zal de reclame ook aldus begrijpen. Dat door de vermelding van de andere ‘merken’ op de doos ook reclame wordt gemaakt voor producten van die ‘merken’ en voor de onderneming van Easycosmetic doet er niet aan af dat de reclame product-gerelateerd is. Daaraan doet ook niet af dat de Verzenddoos wordt ontvangen door een consument die al een aankoop heeft gedaan en dus al een aankoopbeslissing heeft genomen. Ook daarna blijft deze consument een (potentiële) klant. Easycosmetic heeft onbetwist gesteld dat het vaak voorkomt dat klanten nadat zij eerder gekochte goederen hebben ontvangen nieuwe bestellingen doen. Deze product-gerelateerde reclame richt zich dus ook tot deze consument. Dit geldt overigens ook voor anderen die de Verzenddoos mogelijk zien. De stelling van Coty dat niet meer van belang is de ontvanger van de Verzenddoos te informeren over het assortiment dat Easycosmetic verkoopt, acht het hof dan ook onjuist.
22. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat door het gebruik van de Merken op de Verzenddozen bij het relevante publiek niet de indruk kan ontstaan dat een economische band bestaat tussen Easycosmetic en de houders van al de op de Verzenddoos vermelde ‘merken’, waaronder de Merken. Dit geldt te meer nu
- naar Easycosmetic onbetwist heeft gesteld, de groep van de op de Verzenddoos vermelde ‘merken’ te divers is om aan te nemen dat met al de houders van die verschillende merken een commerciële band bestaat. Hieraan kan niet afdoen dat er ook wederverkopers zijn die een commerciële band hebben met verschillende merkhouders. Niet gesteld of gebleken is dat het publiek zal (kunnen) menen dat er wederverkopers zijn die met houders van merken die zo divers zijn als sommige van de op de Verzenddoos vermelde ‘merken’ tegelijkertijd een commerciële relatie hebben;
- de Verzenddoos alleen wordt gezonden aan internet-consumenten die een aankoop hebben gedaan bij Easycosmetic en het bedrijf, een internetdiscounter, dus kennen, waarbij het hof opmerkt dat Easycosmetic zich op haar website ook presenteert als een internetdiscounter blijkens daarop vermelde teksten als “BEAUTY FOR LESS”, GROTE MERKEN VOOR KLEINE PRIJZEN” en “tot 55% besparen op parfum bij easyCOSMETIC”. Weliswaar zal het voorkomen dat ook anderen (die de website niet kennen) de doos zien, maar het bovenstaande geldt in ieder geval voor een aanzienlijk deel van het publiek.
23. De stelling van Coty dat het gebruik van de Merken op de Verzendddoos volgt op een (overdadig) merkgebruik op de website kan aan het bovenstaande niet afdoen. Coty stelt niet dat dat merkgebruik op de website op zichzelf de indruk kan wekken van een commerciële band of anderszins een gegronde reden oplevert om zich daartegen ondanks de uitputting te verzetten. Nu dat naar het oordeel van het hof ook geldt voor de Verzenddoos op zichzelf, is er geen reden, althans heeft Coty onvoldoende aangevoerd, om aan te nemen dat de Verzenddoos een andere indruk zal wekken nadat de consument de website heeft bekeken. Naar het oordeel van het hof geldt veeleer het tegenovergestelde. Zoals hiervoor overwogen zal het relevante publiek (dat rekening houdt met de mogelijkheid dat producten van de Merken worden aangeboden door bedrijven die geen commerciële band hebben met de merkhouders) na het zien van de website juist denken dat geen sprake is van een commerciële band tussen deze verkoper en de merkhouders en in dat licht de Verzenddoos beoordelen.
24. Coty heeft voorgesteld prejudiciële vragen aan het Hof van justitie EU te stellen over niet product-gerelateerd merkgebruik (indien het hof het niet eens is met de rechtbank, begrijpt het hof (zie punt 60 MvA, zie echter ook punten 2 en 3 MvA)), omdat het daarbij gaat over de nadere uitleg van het leerstuk van het suggereren van een commerciële band. Nu naar het oordeel van het hof de vermelding van de Merken op de Verzenddoos product-gerelateerd merkgebruik door Easycosmetic betreft, ziet het geen aanleiding prejudiciële vragen te stellen.
25. Het bovenstaande brengt mee dat grief 2slaagt. Het hof dient derhalve nog de overige door Coty voor haar vorderingen aangevoerde grondslagen te beoordelen
26. Coty heeft aan haar vorderingen ook ten grondslag gelegd
dat sprake is van een gegronde reden om zich tegen het gebruik van de Merken op de Verzenddoos te verzetten, alleen al omdat dit gebruik van de Merken niet overeenstemt met de gebruikelijke wijze van adverteren in de branche van niet-aangesloten wederverkopers;
dat de Merken door Easycosmetic niet worden gebruikt voor (ter onderscheiding van) waren, maar ter onderscheiding van haar retaildiensten (verkoop van cosmetica en parfums) en dus niet voor dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn ingeschreven (cosmetica en parfum in klasse 3). Aldus zou geen sprake zijn van inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub a UMV, maar van inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub b en/of c UMV. In die gevallen zou Easycosmetic geen beroep toekomen op uitputting.
27.
Ad a.Het hof is met het Bundesgerichtshof in voormelde uitspraak van oordeel dat om een gegronde reden als bedoeld in artikel 15, lid 2 UMV aan te kunnen nemen, het niet voldoende is dat sprake is van een in de branche van de wederverkoper niet gebruikelijke reclame. Voor het aannemen van een gegronde reden is, ook in geval van zo’n reclame, nodig dat (daardoor) afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk. Dat is met name het geval als sprake is van ernstige schade aan de reputatie van de Merken of de suggestie van een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder. Naar het oordeel van het hof volgt dat ook uit het hiervoor reeds aangehaalde Dior/Evora-arrest. Daarin overwoog het HvJ EG dat het feit (in die zaak) dat een wederverkoper, die normaal gesproken gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn, voor de merkproducten gebruik maakt van de in zijn branche gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de merkhouder zelf of zijn erkend wederverkopers gebruikte wijze, voor de merkhouder geen gegronde reden oplevert om zich tegen deze reclame te verzetten, tenzij wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in de reclame van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt (ro. 46). Uit deze overweging kan niet a contrario worden afgeleid dat al sprake is van een gegronde reden indien een wederverkoper een merk in een reclame op een niet in zijn branche gebruikelijke wijze gebruikt. Zoals hiervoor overwogen is het hof van oordeel dat door het gebruik van de Merken op de Verzenddoos niet de suggestie kan worden gewekt dat sprake is van een commerciële band tussen Easycosmetic en de merkhouders. Coty beroept zich er niet op dat door deze wijze van gebruik van de Merken sprake is van (ernstige) schade aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van de Merken. Dat anderszins sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van de Merken is niet gesteld, althans niet (voldoende) onderbouwd. Ook op deze grondslag kan het gevorderde niet worden toegewezen.
28.
Ad b.Nog daargelaten dat het Davidoff-beeldmerk ook is gedeponeerd voor verkoopdiensten, is het hof, zoals hiervoor uiteengezet, van oordeel dat Easycosmetic de Merken wel (product-gerelateerd) gebruikt voor producten en dus voor dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn gedeponeerd. Ook deze grondslag slaagt niet.
29. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Coty zich niet tegen het gebruik van de Merken op de Verzenddoos kan verzetten. Om die reden slagen ook grieven 3 en 4, gericht tegen de toewijzing van nevenvorderingen en behoeven die geen verdere behandeling. Aan de bewijsaanbiedingen van Coty gaat het hof als niet ter zake dienende voorbij.