Uitspraak
18 februari 2003
eerste civiele kamer
rolnummer 2002/197 KG
G E R E C H T S H O F T E A R N H E M
Arrest
in de zaak van:
de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
1 Autotarieven B.V.,
2 Krijgsman-Partners Assurantiën B.V. en
3 Kijk en Vergelijk B.V.,
alle gevestigd te Apeldoorn,
appellanten,
procureur: mr H.M.G. van Lotringen,
tegen:
de naamloze vennootschap Interpolis Verzekeringen N.V.,
gevestigd te Tilburg,
geïntimeerde,
procureur: mr F.J. Boom.
1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep
1.1 Het hof verwijst naar het in deze zaak gewezen tussenarrest van 1 oktober 2002. Ingevolge dat tussenarrest hebben Autotarieven c.s. en Interpolis akten verzocht van op schrift gestelde mededelingen.
1.2 Vervolgens is opnieuw arrest bepaald.
2 De vaststaande feiten
Tegen de in het bestreden vonnis onder 2 vastgestelde feiten zijn op zichzelf geen grieven of bezwaren gericht, zodat ook in hoger beroep van die feiten wordt uitgegaan.
3 De verdere motivering van de beslissing in hoger beroep
3.1 Bij voormeld tussenarrest heeft het hof de zaak naar de rol verwezen opdat partijen zich konden uitlaten over de op 24 september 2002 door Autotarieven c.s. op de voet van artikel 260 Rv Pro. ter griffie van het hof ingediende verklaring als bedoeld in het eerste lid van dat artikel.
Blijkens hun akte hebben Autotarieven c.s. deze verklaring uitdrukkelijk niet in het geding wensen te brengen, zodat het hof volgens hen op deze verklaring geen acht behoeft te slaan. Blijkens haar akte heeft Interpolis daarvan met instemming kennis genomen.
3.2 Hierover wordt als volgt geoordeeld.
In zijn vonnis heeft de voorzieningenrechter geen termijn opgenomen voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv Pro. Volgens lid 2 verliest de voorlopige voorziening haar werking door een verklaring als bedoeld in het eerste lid, wanneer na tenminste 31 dagen, waarvan tenminste 20 werkdagen, geen eis in de hoofdzaak is ingesteld. Blijkens lid 3 heeft de wetgever er mee rekening gehouden dat de verklaring wordt ingediend hangende de procedure in hoger beroep. Hij heeft, binnen de vrijheid die artikel 50, lid 6 TRIPs hem liet, er voor gekozen dat de voorlopige voorziening ook in dat geval haar werking verliest.
Artikel 260 Rv Pro. biedt de appèlrechter niet de ruimte om, indien partijen hem dat tijdens de procedure in hoger beroep verzoeken, het door artikel 260 Rv Pro. aan die verklaring verbonden rechtsgevolg niet te doen intreden. Dat zou (ook) in strijd zijn met de rechtszekerheid omtrent de rechtskracht van rechterlijke uitspraken.
Het voorgaande brengt mee dat de voorziening haar werking heeft verloren op de dag dat Autotarieven c.s. hun verklaring ter griffie van de rechtbank hebben ingediend, derhalve op 23 september 2002.
3.3 Voor zover de vordering van Interpolis betrekking heeft op de periode vanaf 23 september 2002 hebben partijen dus geen belang meer bij de behandeling daarvan. Dat is anders met betrekking tot de periode voordien en ook met betrekking tot de proceskosten in eerste aanleg. Daaromtrent overweegt het hof het volgende.
3.4 De grieven leggen het geschil in hoger beroep in volle omvang aan het hof voor.
3.5 Voorop wordt gesteld dat indien, zoals hier, in kort geding een voorziening wordt gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan – volgens de eisende partij - als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan de eisende partij doorlopend schade ondervindt, het alleszins voor de hand ligt dat deze partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen (vgl. HR 23 januari 1998, NJ 2000, 544). De enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, behoeft de voorzieningenrechter niet ervan te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Beoordeeld moet worden of, gelet op de omstandigheden van het geval, in concreto nog voldoende spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Vgl. HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602.
3.6 Autotarieven c.s. voeren de volgende tekens. Het hof brengt die tekens (louter) om redenen van praktische aard onder in twee groepen (I en II):
de tekens (groep I):
alles in een polis (als handelsnaam en domeinnaam geregistreerd op naam van Autotarieven)
allesinéénverzekering (als domeinnaam)
alles-in-1-polis (als domeinnaam)
alles-in-een-polis (als domeinnaam)
alles-in-one-polis (als domeinnaam)
all-in-one (als domeinnaam) en
de tekens (groep II):
polis in een (als domeinnaam)
polis-in-een
polisineen (als handelsnaam van Autotarieven)
polis in 1 (door Kijk en Vergelijk B.V. op 11 april 2000 als woordmerk gedeponeerd en op 7 september 2001 aan Interpolis overgedragen; voorts als domeinnaam)
polisin1 (als handelsnaam van Autotarieven en als domeinnaam)
polis-in-1 (als handelsnaam van Autotarieven)
polis-in-one
polisinone (als handelsnaam van Autotarieven).
3.7 Na een eerste sommatie van 20 juni 2000 wegens vermeende merkinbreuken met betrekking tot, kort gezegd, een of meer tekens uit groep II heeft Interpolis Autotarieven c.s. bij dagvaarding van 30 januari 2002 ter zake van groep II in kort geding betrokken.
Ter zake van groep II behoeft, op grond van het hierna onder 3.21 overwogene, niet te worden onderzocht of Interpolis een spoedeisend belang heeft.
Voorts is niet weersproken de stelling van Interpolis dat zij eerst hangende dit geding in eerste aanleg heeft kennis genomen van het gebruik door Autotarieven c.s. van tot groep I behorende tekens. Naar aanleiding daarvan heeft Interpolis op 6 februari 2002 in de eerste aanleg haar eis vermeerderd. Van geruim tijdsverloop kan dus niet worden gesproken.
3.8 Interpolis baseert haar vorderingen op de artikelen 13.A lid 1, aanhef en onder b. en d. BMW en op artikel 5a Handelsnaamwet. Bij pleidooi in hoger beroep heeft haar advocaat verklaard dat haar vorderingen niet meer op haar woordmerk, maar uitsluitend op haar beide beeldmerken worden gebaseerd. Voor zover de weren van Autotarieven c.s. enkel betrekking hebben op het woordmerk, behoeven deze dus geen bespreking meer.
3.9 Voorzover Autotarieven c.s. aanvoeren dat van de beeldmerken geen normaal gebruik is gemaakt, kan dit verweer niet tot vervallenverklaring daarvan leiden. Artikel 5 lid Pro 2, aanhef en onder a. BMW eist daartoe immers een tijdvak van vijf jaren, dat sedert de inschrijvingen, in dit geval gelegen tussen medio 1998 en april 1999 (producties 5 en 6 zijdens Interpolis in eerste aanleg), nog niet verstreken kan zijn. Buiten genoemd lid 2 komt aan artikel 5 lid Pro 3, aanhef en onder a. BMW geen zelfstandige betekenis toe. De geldigheid der beide beeldmerken is ook voor het overige niet in het geding.
3.10 Thans moet op de door Interpolis aangevoerde grondslag van artikel 13.A lid 1, aanhef en onder b. en d. BMW worden onderzocht of Autotarieven c.s. gebruik maken van de beeldmerken van Interpolis of van daarmee overeenstemmende tekens. Autotarieven c.s. gebruiken niet de logo’s van Interpolis.
3.11 Alle door Autotarieven c.s. gevoerde domeinnamen leiden naar de website Polis in 1 van Autotarieven, waar zij de mogelijkheid biedt een aantal verschillende verzekeringen af te sluiten onder één polis.
3.12 Uitgangspunt bij vergelijking vormen de beeldmerken zoals deze door Interpolis zijn gedeponeerd en de tekens zoals deze door Autotarieven c.s. zijn gebruikt. In beginsel moeten merk en teken elk in hun geheel worden bezien.
Of een of meer der gebruikte tekens overeenstemmen met de gedeponeerde beeldmerken van Interpolis, hangt af van de vraag of door het gebruik van het teken bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het beeldmerk.
Het begrip associatiegevaar is geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan. Vergelijk HvJ-EG 22 juni 2000, NJ 2000, 712 (Marca/Adidas).
De overeenstemmingsvraag wordt dienovereenkomstig beoordeeld.
3.13 Volgens Autotarieven c.s. hebben de beeldmerken van Interpolis niet aan onderscheidend vermogen gewonnen of enige reputatie verworven door feitelijk gebruik. Interpolis zou daarvan geen normaal gebruik hebben gemaakt, maar zonder het (gekleurde logo) alleen de woorden “alles in een polis” als productaanduiding hebben gebruikt.
3.14 Interpolis heeft zich inderdaad niet beroepen op een depot van een woordmerk “alles in een polis”, maar dit sluit niet uit dat zij met deze woorden uit haar beeldmerken een zekere indruk bij de consument heeft weten te wekken en dat het gebruik van die woorden door Autotarieven c.s. geldt als gebruik van een teken dat met de beeldmerken overeenkomt. Anders dan Autotarieven c.s. verdedigen, impliceert dit nog geen toekenning aan Interpolis van een, niet gedeponeerd, woordmerk “alles in een polis”.
3.15 Naar tussen partijen vaststaat, heeft 1,2 tot 1,3 miljoen ofwel 20% van de huishoudens in Nederland wel een of meer verzekeringen bij Interpolis, hetgeen niet met haar marktaandeel van 5,1% (pagina 18 pleitnota zijdens Autotarieven c.s. in hoger beroep) mag worden verward, is Interpolis in Nederland een relatief bekende verzekeringmaatschappij en heeft zij alle bestaande polissen van particulieren in 1996/1997 per verzekeringnemer ondergebracht in een combinatie “alles in een polis”. Naar Autotarieven c.s. niet voldoende gemotiveerd hebben weersproken en aannemelijk is geworden, heeft Interpolis sedert 1996 landelijk en (via de Rabobanken) plaatselijk zowel schriftelijk als per radio (ook via Sky Radio en Hilversum 1, 2 en 3) en televisie reclame gemaakt voor haar “alles in een polis”.
Met de door Autotarieven c.s. ingeroepen fax van BBC (productie 14.b bij pleidooi in hoger beroep zijdens Autotarieven c.s.) wordt nog geenszins uitgesloten dat Interpolis ook via andere media dan via R538 campagnes ter bekendmaking van de “alles in een polis” heeft gevoerd. Interpolis heeft daarnaast een uitzendschema van Radio 10 Gold (productie 8 in eerste aanleg) overgelegd, waaruit blijkt dat ook via die zender in oktober 1998 reclame werd gemaakt voor haar “alles in een polis”.
Uit de rapportage Verzekeringsmonitor van MarktResponse van mei 2002 (productie 16 bij pleidooi in hoger beroep zijdens Autotarieven c.s.) blijkt dat Interpolis 90% totale bekendheid (spontaan en geholpen) geniet en dat de “alles in een polis” van Interpolis een spontane bekendheid geniet van 4%. Daartegenover heeft Interpolis, niet onbegrijpelijk, aangevoerd dat daarin ten onrechte ook andersoortige verzekeringsvormen (zoals levens-, pensioen- en hypotheekverzekeringen) zijn begrepen en dat zij geen gelegenheid meer heeft gehad om tegen dit zo laat in het geding gebrachte rapport een tegenrapportage in het geding te brengen. Dit rechtvaardigt in ieder geval om de aan de rapportage Verzekeringsmonitor van MarktResponse van mei 2002 ontleende gegevens niet ten nadele van Interpolis te gebruiken.
3.16 Bij beeldmerken waarin woorden zijn opgenomen, zal de daarmee aangeduide dienst in het mondeling verkeer en deels in het schriftelijk verkeer (denk aan zoektermen op internet) als regel met de woorden worden aangeduid. Een en ander maakt, anders dan Autotarieven c.s. stellen, aannemelijk dat binnen de beeldmerken aan de woordcombinatie “alles in een polis” op basis van haar klank (auditieve functie) en haar inhoudelijke verwijzing naar een bijzondere polisvorm (namelijk: alles in een polis) een dominerende betekenis toekomt ten opzichte van het naar Interpolis verwijzende vissenlogo.
3.17 Anders dan Autotarieven c.s. verdedigen, kan niet worden volgehouden dat van een beeldmerk waarin tevens woorden voorkomen steeds het visuele element dominant is of moet zijn. Evenmin heeft het arrest van het HvJ-EG van 20 september 2001, NJ 2002, 139 tot gevolg dat een woordcombinatie uit een beeldmerk niet langer onderscheidend of dominant zou kunnen of mogen zijn, noch dat een dergelijk beeldmerk geen bescherming meer verdient.
3.18 Volgens Autotarieven c.s. is de aanduiding “alles in een polis” te beschrijvend om als merk te kunnen dienen.
Voorshands deelt het hof dit standpunt niet. Het karakter van het geheel der woordcombinatie “alles in een polis” kan niet als uitsluitend beschrijvend worden aangemerkt. Weliswaar kan die woordcombinatie in het normale spraakgebruik van de betrokken categorie consumenten als deel van een volzin worden gebezigd om de essentiële eigenschappen van de dienst aan te duiden (bij voorbeeld: “we hebben alles in een polis ondergebracht bij Interpolis”), maar er bestaat een merkbaar verschil wanneer deze woordcombinatie, zoals het merk beoogt, als een in het Nederlands onbekend zelfstandig naamwoord (de “alles in een polis”) gaat fungeren. Als zodanig betreft het een bijzondere woordcombinatie die als een taalkundige vondst kan worden aangemerkt. Vergelijk HvJ-EG 20 september 2001, NJ 2002, 139.
Ondanks alle door Autotarieven c.s. aangedragen voorbeelden (zie haar pleitnota in hoger beroep onder A en E sub 35 tot en met 45) hebben Autotarieven c.s. slechts twee voorbeelden van de “alles in een polis” als zelfstandig naamwoord (onder 42 door Assurantietussenpersoon Helsloot en onder 45 door Assurantietussenpersoon de Assugroep) ingeroepen. Van deze beide voorbeelden heeft Interpolis bij pleidooi in hoger beroep onweersproken aangevoerd dat de betrokkenen het gebruik daarvan, na sommatie, hebben gestaakt.
3.19 Woordcombinaties die grotendeels uit normale woorden bestaan, zullen slechts een geringe beschermingsomvang hebben totdat dergelijke woordmerken door intensief gebruik krachtig zijn geworden. Nu het in het onderhavige geval bij “alles in een polis” om een nieuw zelfstandig naamwoord gaat en inmiddels blijkens rechtsoverweging 3.15 de “alles in een polis” bij een bij deel van de in aanmerking komende consumenten enig spontane bekendheid geniet, zal daaraan in ieder geval voldoende onderscheidend vermogen toekomen.
3.20 Groep I van de door Autotarieven c.s. gevoerde namen bevat, met uitzondering van “all-in-one”, allemaal zelfstandige naamwoorden die alle, met zeer geringe onderlinge verschillen, neerkomen op Nederlands- of Engelstalige versies van “alles in een polis”, waarbij het woord “polis” eenmaal is gewijzigd in het woord “verzekering”. In het licht van het hiervoor overwogene moet voorshands worden aangenomen dat zij neerkomen op gebruik van met de beeldmerken van Interpolis zodanig overeenstemmende tekens dat gevaar voor verwarring dreigt. Juist het intypen van domeinnamen beperkt zich tot woorden en laat geen ruimte voor logo’s, waaraan, zoals hiervoor overwogen, toch al een ondergeschikte betekenis toekomt. Aannemelijk is dat de consument, op zoek naar de “alles in een polis” op internet, niet bij Interpolis maar bij Autotarieven c.s. zal terechtkomen.
Alleen met betrekking tot “all-in-one”, zonder de toevoeging “polis”, kan dit vooralsnog niet worden aangenomen, aangezien een dergelijke woordcombinatie de inleiding kan vormen tot waren of diensten, handelsnamen etc. die geenszins soortgelijk behoeven te zijn aan een verzekering of die branche. Dat levert geen overeenstemming met gevaar voor verwarring op.
3.21 In Groep II ontbreekt het beginwoord “alles”, hetgeen vanwege de alfabetische volgorde ingrijpende gevolgen heeft voor degene die op internet een verzekering zoekt, en zijn de elementen “in een” en “polis” omgekeerd. Visueel en auditief bestaat voorshands geen zodanige overeenstemming dat gevaar voor verwarring met de beeldmerken bestaat. Er is onvoldoende gelijkenis. Het gaat er om of de in aanmerking komende consument, die niet rechtstreeks zal vergelijken, maar aanhaakt bij een bij hem achtergebleven min of meer onvolmaakt beeld van “alles in een polis” dit zal verwarren met “polis in een”. Ook “polis in een” levert een tot nu toe onbekend nieuw zelfstandig naamwoord op. Interpolis heeft niet met een voor een kort geding voldoende mate van waarschijnlijkheid aannemelijk gemaakt dat zo’n consument, op internet op zoek naar een vaag bijgebleven klank en betekenis van de “alles in een polis”, om die reden onder “polis” en vervolgens de toevoeging “in een” zal gaan zoeken. De consument zal veeleer onder “polis” zoeken, niet vanwege een reminiscentie aan de “alles in een polis”, maar omdat hij in het algemeen in een verzekering is geïnteresseerd. Interpolis heeft geen enkel voorbeeld opgegeven van enige concreet opgetreden verwarring of associatie bij een zoeker op internet.
Dat naar de eis van artikel 5a Handelsnaamwet bij het publiek herkomstverwarring zou zijn te duchten, is dus vooralsnog evenmin aannemelijk.
Buiten het voorgaande heeft Interpolis niet gesteld waarin de onrechtmatigheid zou bestaan van het gebruik van de tekens uit groep II.
Met betrekking tot de tekens onder groep II dient het vonnis daarom te worden vernietigd met afwijzing van de vorderingen voor zover deze op groep II betrekking hebben.
3.22 Na de gemotiveerde betwisting door Autotarieven c.s. heeft Interpolis niet aannemelijk gemaakt dat Autotarieven c.s. de tekens uit groep I anders gebruiken dan als domeinnamen, met dien verstande dat Autotarieven c.s. “alles in een polis” wel als handelsnaam hebben geregistreerd. Gebruik als domeinnaam of als handelsnaam vormt op zichzelf beschouwd geen gebruik voor waren of diensten als bedoeld in artikel 13.A lid 1, aanhef en onder b. BMW.
3.23 Thans komt op de voet van het door Interpolis ingeroepen artikel 13.A lid 1, aanhef en onder d. BMW de vraag aan de orde of het gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten door Autotarieven c.s. van de tekens uit groep I, namelijk als domeinnaam c.q. handelsnaam, plaatsvindt zonder geldige reden en of door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de beeldmerken van Interpolis.
Anders dan Autotarieven c.s. verdedigen, kan voorshands niet worden volgehouden dat dit gebruik slechts plaatsvindt in beschrijvende zin of, conform artikel 13.A lid 7, aanhef en onder b. BMW, ter aanduiding van een bepaalde soort polis. De door Interpolis als een zelfstandig naamwoord gegroepeerde woordcombinatie “alles in een polis” vormt immers geen loutere beschrijving, zoals hiervoor reeds onder 3.18 werd overwogen. Door het gebruik van deze domeinnamen zal Autotarieven c.s. het ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van de beeldmerken van Interpolis trekken dat in de “alles in een polis” van Interpolis geïnteresseerde consumenten via overeenstemmende domeinnamen naar de concurrerende verzekeraar Goudse Verzekeringen worden geleid.
Autotarieven voert ook de handelsnaam “alles in een polis”. Deze aanduiding wijkt van de in de beide beeldmerken van Interpolis opgenomen dominerende woordcombinatie “alles in een polis” slechts in zo geringe mate af dat dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren of diensten te duchten is, zodat het gevorderde verbod in zoverre eveneens op artikel 5a Handelsnaamwet valt te baseren.
3.24 De voorzieningenrechter heeft in het dictum van zijn vonnis op vordering van Interpolis aan Autotarieven c.s. bevolen ieder gebruik, met name ook als domeinnamen, van de tot groep I behorende tekens te staken. Niet ieder gebruik is evenwel ingevolge de BMW verboden, doch slechts gebruik dat valt onder artikel 13.A lid 1 BMW of artikel 5a Handelsnaamwet. Op dit punt zal het dictum worden gecorrigeerd.
4 De slotsom
4.1 Het hoger beroep slaagt gedeeltelijk, zodat het bestreden vonnis deels moet worden vernietigd en deels bekrachtigd.
4.2 Het hof ziet geen aanleiding tot aanpassing van de dwangsom die in het vonnis aan het daarbij eerst uitgesproken bevel was verbonden. Deze dwangsom blijft derhalve voor dat bevel, zoals dit hierna opnieuw en ingeperkt wordt geformuleerd, ongewijzigd in stand.
4.3 De gedeeltelijke vernietiging van het vonnis in eerste aanleg neemt niet weg dat Autotarieven c.s. in die instantie als de overwegend in het ongelijk gestelde partij moeten worden aangemerkt, zodat ook de proceskostenveroordeling uit die instantie wordt gehandhaafd.
4.4 Met ingang van 23 september 2002 hebben de voorlopige voorzieningen haar werking verloren.
4.5 Nu beide partijen in hoger beroep voor een deel in het ongelijk worden gesteld, zullen de kosten van het hoger beroep worden gecompenseerd als na te melden.
5 De beslissing
Het hof, rechtdoende in kort geding in hoger beroep:
5.1 bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Zutphen van 15 februari 2002, behoudens voor zover het daarin eerst gegeven bevel afwijkt van het bevel, hieronder is geformuleerd onder 5.2 en vernietigt dat vonnis in zoverre;
5.2 verstaat dat Autotarieven c.s. tot 23 april 2002 gehouden waren ieder met artikel 13.A, lid 1 BMW of met artikel 5a Handelsnaamwet strijdig gebruik van ieder met een der beide beeldmerken van Interpolis, ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau onder de nummers 637509 en 637550, overeenstemmend teken, met name van de (domein-)namen uit groep I:
alles-in-1-polis
alles-in-een-polis
alles-in-one-polis
all-in-one–polis
allesinéénverzekering
te staken en gestaakt te houden;
5.3 verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.4 weigert de meer of anders gevorderde voorzieningen;
5.5 compenseert de kosten van het hoger beroep aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;
5.5 verstaat dat de voorlopige voorzieningen met ingang van 23 september 2002 haar werking hebben verloren.
Dit arrest is gewezen door mrs Steeg, Van Wijland-Kalkman en Van der Kwaak en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter open-bare terechtzitting van 18 februari 2003.