ECLI:NL:GHARL:2018:9120

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.234.070

(zaaknummer rechtbank Gelderland C/05/325815)

arrest in kort geding van 16 oktober 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Haerst B.V.,

gevestigd te Ermelo,

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

hierna: Haerst,

advocaat: mr. H.G.R. Meulmeester,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Lizard Apps B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

hierna: Lizard Apps,

advocaat: mr. E.O.H. Martens.

1.Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 9 oktober 2017 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) heeft gewezen.

2.Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

■ de dagvaarding in hoger beroep d.d. 6 november 2017,

■ het herstelexploot van 16 januari 2018,

■ de memorie van grieven met producties,

■ de memorie van antwoord.

2.2

Vervolgens heeft Lizard Apps de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

2.3

Haerst vordert in het hoger beroep samengevat dat het hof bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 9 oktober 2017 zal vernietigen, althans voor wat de daarin uitgesproken proceskostenveroordeling betreft en, opnieuw rechtdoende, Lizard Apps zal veroordelen in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep in overeenstemming met artikel 1019h Rv en de
“Indicatietarieven in IE-zaken”, althans een door het hof in goede justitie te bepalen bedrag, inclusief de nakosten.

3.De vaststaande feiten

3.1

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.16 van het bestreden vonnis, die voor de overzichtelijkheid en met een enkele aanpassing in 3.11-12 in verband met het gestelde in hoofdstuk 2 van de memorie van antwoord hieronder worden weergegeven.

3.2

Lizard Apps is een jong IT-bedrijf dat actief is in Nederland en Maleisië. Lizard Apps richt zich met name op het ontwikkelen van software, applicaties (apps), websites en e-commerce-platforms (zoals webwinkels), de hosting van websites en content en het grafisch ontwerpen van de interfaces van websites en apps.

3.3

Autodidact is een familiebedrijf dat zich onder andere bezig houdt met de ontwikkeling en levering van leermiddelen aan educatieve instellingen en binnen het technisch beroepsonderwijs.

3.4

Haerst is opgericht door [de psychiater] , onder andere werkzaam als psychiater, en [de beveiligingdeskundige] , werkzaam als specialist op het gebied van beveiligingstechniek, en houdt zich bezig met videotechnologie en diagnostiek. In dat verband hebben de oprichters van Haerst het idee opgevat om een diagnostische camera binnen de psychiatriepraktijk te introduceren en ontwikkelen.

3.5

Haerst heeft vervolgens in 2014 Autodidact benaderd voor de ontwikkeling van de hardware van de camera en Lizard Apps voor de ontwikkeling van de software voor de camera, waarbij Haerst zelf als projectleider zou fungeren.

3.6

Autodidact is gestart met de ontwikkeling van de hardware van de camera. Bij brief van 6 mei 2014 heeft [de IT-consultant] (hierna: [de IT-consultant] ) namens Lizard Apps een offerte uitgebracht voor de uitvoering van Fase 0 van het project wat betreft de software. In deze offerte heeft Lizard Apps geschreven dat zij de uitvoering van Fase 0 kon aanbieden voor een bedrag van € 3.700,00 exclusief BTW en dat de geschatte doorlooptijd vier weken zou bedragen. Haerst heeft de offerte geaccepteerd en Lizard Apps heeft vervolgens Fase 0 uitgevoerd en opgeleverd.

3.7

[de IT-consultant] heeft namens Lizard Apps bij brief van 9 juli 2014 vervolgens ook voor Fase 1 van het project wat betreft de software een offerte uitgebracht. Haerst heeft ook deze offerte geaccepteerd en Lizard Apps heeft ook Fase 1 uitgevoerd en opgeleverd.

3.8

Op 27 januari 2015 is tussen Haerst en Lizard Apps een licentieovereenkomst gesloten en een zogenaamde Service Level Agreement. De licentieovereenkomst ziet op het gebruik van de door Lizard Apps ontwikkelde software, waarvoor Haerst aan Lizard Apps per camera per maand een bedrag van € 10,00 is verschuldigd. De Service Level Agreement ziet op de behandeling van problemen die zich rondom de software zullen voordoen, waarvoor tussen Haerst en Lizard Apps afzonderlijke (maand)tarieven zijn overeengekomen. Op de Service Level Agreement zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing verklaard.

3.9

Begin 2016 hebben Haerst, Autodidact en Lizard Apps het bedrijf Innovencio B.V. opdracht gegeven een subsidieaanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject binnen de topsector Life Science & Health. Het betrof het project “Intelligent psychodiagnostisch platform: Sensor ondersteunde diagnostiek”. Bij besluit van 25 november 2016 is besloten om voor dit project subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal € 139.335,00. De looptijd van het project is daarbij bepaald op de periode van 1 september 2016 tot en met 1 mei 2018.

3.1

Bij e-mailbericht van 29 april 2016 heeft [de medewerker] namens Lizard Apps een inschatting gegeven van de tijd en kosten die gemoeid zouden zijn met de uitvoering van Fase 2 van het project. Lizard Apps schatte de duur van deze fase op circa twee tot vier weken, waarbij het uurtarief op een bedrag van € 65,00 werd gesteld. Dit voorstel is namens Haerst geaccepteerd en Lizard Apps is vervolgens gestart met de uitvoering van Fase 2 van het project.

3.11

Vanaf de start van fase 2 is tussen Haerst en Lizard Apps uitvoerig gecorrespondeerd over de voortgang van die fase, vanwege diverse vertragende problemen die zich in die periode hebben voorgedaan.

3.12

Fase 2 is op enig moment door Lizard Apps afgerond en opgeleverd. Lizard Apps heeft de ontwikkelde software aan Haerst ter beschikking gesteld via een digitale serverruimte die Lizard Apps afnam van hosting provider TransIP. Haerst heeft de software vervolgens aan Autodidact ter beschikking gesteld, waarna Autodidact de software op de camera heeft geïnstalleerd. De camera wordt vanaf dat moment geleverd aan en gebruikt door derde partijen.

3.13

Haerst heeft bij e-mailbericht van 3 april 2017 onder meer het volgende aan Lizard Apps bericht:

‘De opdracht die wij hebben gegeven voor het ontwikkelen van de software voor versie 2 van de diagnostische camera in februari 2016 heeft Lizard apps kort geleden afgerond. Over de oorzaak van de vertraging hebben wij genoeg gediscussieerd en is niet meer actueel. Inmiddels hebben wij een aantal camera units uitgeleverd aan onze klanten. De ervaring die zij hebben met de software en de back end is erg wisselend. Het is gebleken dat er toch diverse bugs in de software zitten. Het is, ondanks alle inspanningen van jullie medewerkers, niet gelukt om aan onze wensen te voldoen.

(…)

Ik heb de communicatie van de afgelopen maanden hierna bestudeerd over de ontwikkeling en de voortgang en het is duidelijk dat de prioriteiten van onze beide bedrijven niet hetzelfde zijn.

Tijdens onze laatste aandeelhoudersvergadering hebben wij het dossier Lizard apps besproken en hebben gevraagd om een advies. Na een stemming is besloten dat wij de samenwerking met Lizard apps gaan beëindigen.’

3.14

Haerst heeft daarna de door Lizard Apps via de serverruimte van TransIP beschikbaar gestelde software voor de camera gekopieerd en op haar eigen server opgeslagen.

3.15

Lizard Apps heeft in reactie daarop bij monde van haar toenmalige advocaat bij brief van 30 april 2017 aan Haerst kenbaar gemaakt het niet eens te zijn met de beëindiging van de samenwerking, maar deze wel te accepteren, met de kanttekening dat Haerst aan haar door de onregelmatige opzegging wel een bedrag aan schadevergoeding is verschuldigd. Lizard Apps heeft daarbij tevens kenbaar gemaakt dat het Haerst vanaf de opzegging op 3 april 2017 niet meer is toegestaan de door haar ontwikkelde software te gebruiken. Lizard Apps heeft daarna ook de digitale serverruimte bij TransIP opgezegd, zodat Haerst daar geen toegang meer tot had.

3.16

Haerst heeft vervolgens aan Lizard Apps kenbaar gemaakt dat zij de software zal blijven gebruiken, totdat zij een derde partij vervangende software heeft laten ontwikkelen. De camera is op dit moment bij enkele afnemers van Haerst in gebruik. Onduidelijk is welke afnemers dit precies zijn.

3.17

Haerst heeft de voor het project verkregen subsidie van € 139.335,00 medio 2017 aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geretourneerd, met als reden dat het onwaarschijnlijk is dat het project op uiterlijk 1 mei 2018 gereed zal zijn en aan de voorwaarden voor het behoud van de subsidie zal kunnen worden voldaan.

4.Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1

Lizard Apps heeft in eerste aanleg in conventie gevorderd:

I Haerst en Autodidact te verbieden inbreuk te maken op Lizard Apps’ auteursrechten op haar software, en derhalve te verbieden het (doen) laden, het (doen) in beeld brengen, (doen) kopiëren, (doen) te koop aanbieden, (doen) openbaar maken, (doen) leveren, (doen) gebruiken, dan wel in opslag (doen) hebben van de door Lizard Apps ontwikkelde programmatuur voor de camera, te weten:

a. backend-software;

b. image-software;

c. iPad-app-software;

II Haerst en Autodidact te bevelen binnen uiterlijk 28 dagen na betekening van dit vonnis aan één van de advocaten van Lizard Apps te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie:

a. de gebruikers en afnemers (voor zover bekend), alsmede de verkochte of in gebruik gegeven aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende software, zulks gerangschikt per gebruiker/afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s) van de afnemers;

b. de bij Haerst en Autodidact, dan wel in door hen gecontroleerde IT-systemen/omgevingen, nog aanwezige kopieën van de inbreukmakende software onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende software zich bevindt;

c. de met de software behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken van iedere kostenpost;

III Haerst en Autodidact te bevelen binnen uiterlijk 14 dagen na betekening van dit vonnis aan al hun Nederlandstalige afnemers, voor zover bekend, in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een brief te zenden met uitsluitend de volgende inhoud:

‘Geachte …,

Bij vonnis van [datum vonnis] heeft de (fungerend) voorzieningenrechter van rechtbank Gelderland beslist dat het verdere gebruik van de voor de diagnostische camera (“Camera”) benodigde software (de iPad-app, de backend en de image op de Camera)[dan wel de precieze elementen met betrekking waartoe de voorzieningenrechter inbreuk aannemelijk acht]
(“Software”) inbreuk maakt op de exclusieve auteursrechten van ontwikkelaar Lizard Apps B.V. (“Lizard Apps”). In verband hiermee dient u binnen drie dagen na heden de bij u aanwezige camera’s aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen (exemplaren van de) Camera’s of Software meer bij u of uw vestiging(en) aanwezig zijn. Door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het in voorraad houden en/of verhandelen van Software inbreuk maakt op de exclusieve auteursrechten van Lizard Apps.

Hoogachtend,”

onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brieven alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan één van de advocaten van Lizard Apps;

IV Haerst en Autodidact te bevelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis alle software – en bijgewerkte en gekopieerde versies daarvan – die zij in hun bezit hebben of waar zij controle over kunnen uitoefenen, waaronder begrepen de door hun klanten gebruikte software op kosten van Haerst en Autodidact en onder toezicht van een door Haerst en Autodidact te betalen deurwaarder te verwijderen en binnen twee dagen na deze verwijdering een op kosten van Haerst en Autodidact opgesteld proces-verbaal van constatering van de verwijdering toe te zenden aan één van de advocaten van Lizard Apps;

V Haerst en Autodidact ieder afzonderlijk te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 750,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van de onder I en/of II en/of III en/of IV verzochte verbod en bevelen, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreukmakende zaken geldt als een afzonderlijke overtreding of, naar keuze van Lizard Apps, een dwangsom van

€ 2.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat Haerst en/of Autodidact met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dit verbod en die bevelen in gebreke blijft;

VI Haerst en Autodidact hoofdelijk, althans subsidiair gezamenlijk, te veroordelen tot betaling van een voorschot tot schadevergoeding ten bedrage van € 47.315,00, te voldoen in de volgende termijnen:

( i) een bedrag van € 24.333,00 te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis;

(ii) een bedrag van € 8.111,00 te voldoen op uiterlijk 15 januari 2018;

(iii) een bedrag van € 8.111,00 te voldoen op uiterlijk 15 april 2018;

(iv) een bedrag van € 6.760,00 te voldoen op uiterlijk 15 mei 2018;

VII Haerst en Autodidact hoofdelijk, althans subsidiair gezamenlijk, te veroordelen tot betaling van de redelijke en evenredige kosten van dit geding ten bedrage van € 6.000,00 overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en wettelijke rente;

VIII op basis van artikel 1019i Rv te bepalen dat de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt zes maanden zal zijn, te rekenen van de datum van dit vonnis;

IX het door Lizard Apps gevorderde zowel uit te spreken tegen Haerst als Autodidact apart, althans in ieder geval tegen Haerst, dan wel Autodidact.

4.2

Haerst heeft in eerste aanleg in reconventie gevorderd Lizard Apps te veroordelen tot afgifte op diens kosten van de diagnostische camera’s van Haerst, die zij onder zich heeft, dit binnen 7 dagen na de datum van dit vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,00 dan wel een ander in goede justitie te bepalen bedrag per dag of gedeelte van een dag, dat Lizard Apps daarmee in gebreke blijft, met veroordeling van Lizard Apps in de proces- en nakosten.

4.3

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 9 oktober 2017 als volgt beslist:

in conventie

5.1.

wijst de vorderingen jegens Haerst en Autodidact af,

5.2.

veroordeelt Lizard Apps tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Haerst tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 2.740,00, waarin begrepen

€ 816,00 aan salaris advocaat,

5.3.

veroordeelt Lizard Apps tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Autodidact tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 7.924,00, waarin begrepen € 6.000,00 aan salaris advocaat,

5.4.

verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.5.

veroordeelt Lizard Apps tot afgifte op haar kosten van de diagnostische camera’s van Haerst die zij onder zich heeft binnen zeven dagen na de datum van dit vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag of gedeelte van een dag dat Lizard Apps daarmee na betekening van dit vonnis in gebreke blijft, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt,

5.6.

veroordeelt Lizard Apps tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Haerst tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 408,00 aan salaris advocaat,

5.7.

veroordeelt Lizard Apps, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door Haerst volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 131,00 aan salaris advocaat,
- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis,

5.8.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

5.De beoordeling van de grieven en de vordering

5.1

Het hoger beroep betreft uitsluitend de proceskostenveroordeling ten gunste van Haerst. De voorzieningenrechter heeft in rechtsoverweging 4.12 beslist dat de proceskosten zullen worden vastgesteld aan de hand van het liquidatietarief en niet op basis van artikel 1019h Rv, omdat Haerst geen urenspecificatie van de advocaatkosten in het geding heeft gebracht. In hoger beroep heeft Haerst deze urenspecificatie ten belope van € 4.450 exclusief BTW alsnog in het geding gebracht en vordert zij dat de proceskostenveroordeling in de eerste instantie alsnog conform artikel 1019h Rv wordt toegewezen. Het hof legt de grief zo uit, dat zij slechts betrekking heeft op de proceskostenveroordeling in conventie, waarop de voorzieningenrechter heeft beslist in rechtsoverwegingen 4.12 en 5.2 van het vonnis.

5.2

Lizard Apps voert in nr. 4.3 van de memorie van antwoord aan dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is op de procedure in eerste aanleg, omdat de beslissingsgrondslag van de rechtbank niet ziet op handhaving van IE-rechten. Dit is een nieuw argument in deze procedure, nu partijen zich in eerste aanleg hebben beroepen op artikel 1019h Rv en de voorzieningenrechter is uitgegaan van toepasselijkheid van artikel 1019h Rv. Verder beroept Lizard Apps zich op de billijkheidstoets van artikel 1019h Rv en op artikel 21 Rv (nr. 4.11 memorie van antwoord). Ten slotte voert Lizard Apps dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is op deze appelprocedure. Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen, opdat Haerst bij akte kan reageren op deze verweren, waarna de zaak weer naar de rol zal worden verwezen voor arrest.

5.3

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

6.De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

verwijst de zaak naar de rol van 13 november 2018 voor akte aan de zijde van Haerst voor het geven van een reactie als bedoeld in 5.2;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.J. de Vries, A.E.B. ter Heide en S.C.P. Giesen, is bij afwezigheid van de voorzitter getekend door de oudste raadsheer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2018.