ECLI:NL:GHARL:2015:1156

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.158.204/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/19/106246/KG ZA 14-141)

arrest in spoed kort geding van de eerste kamer van 17 februari 2015

in de zaak van

1.Soil & Crop Cruise Control B.V.,

hierna ook aan te duiden als
S & C,

gevestigd te Assen,

2.2. [appellant 1],

wonende te [woonplaats 1],

3.3. [appellant 2],

wonende te [woonplaats 2],

appellanten,

in eerste aanleg: eisers,

hierna gezamenlijk te noemen:
S & C c.s.,

advocaat: mr. A.K. Doornbosch, kantoorhoudend te Assen,

tegen

4.4. [geïntimeerde 2],gevestigd te [woonplaats 3],

5.[geïntimeerde 3],wonende te [woonplaats 3],

geïntimeerden,

in eerste aanleg: gedaagden,

hierna gezamenlijk te noemen:
Ancientgrain c.s.,

advocaat: mr. J.M. Jansen, kantoorhoudend te Roden.

1.Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis van
16 september 2014 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

2.Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure is als volgt:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 13 oktober 2014 (met grieven en productie),

- de memorie van antwoord.

2.2

Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

2.3

De vordering van S & C c.s. luidt:

"1. Het vonnis waarvan beroep te vernietigen en alsnog de vorderingen van appellanten, eisers in

eerste instantie toe te wijzen;

2. Geïntimeerden te veroordelen om al hetgeen appellanten ter uitvoering van het bestreden vonnis

aan geïntimeerden hebben voldaan aan appellanten terug te betalen, vermeerderd met de

wettelijke rente vanaf de dag van betaling 11 oktober 2014 tot de dag van terugbetaling;

3. Geïntimeerden te veroordelen in de kosten van beide instanties, te vermeerderen met de nakosten

ten belope van € 131,- één en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van uw

arrest, en voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt

te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf het verstrijken van

die termijn."

3.Feiten

3.1

De voorzieningenrechter heeft onder 2 (2.1 t/m 2.8) van het bestreden vonnis een aantal feiten vastgesteld. Daartegen zijn, behoudens de hierna te verwerpen grief 1, geen grieven gericht en ook overigens is niet van bezwaren daartegen gebleken. Daarmee staat hoger beroep voor zover nog relevant en samen met hetgeen verder is komen vast te staan, het volgende vast.

3.2

[X] Beheer was van 21 oktober 2002 tot 14 juli 2014 bestuurder van S & C. [geïntimeerde 2] was gedurende dezelfde periode gevolmachtigde (procuratiehouder) van S & C. Sinds 14 juli 2014 zijn [bestuurder 1] en [bestuurder 2] bestuurders van S & C.
[bestuurder 3], [bestuurder 1], [X] Beheer en [geïntimeerde 2] zijn aandeelhouders van S & C.

3.3

In een verklaring van overdracht van 23 oktober 2003 met als ondergetekenden onder 1. Soil & Crop Improvement B.V. en onder 2. S & C, staat onder meer vermeld:
“VERKLAREN DAT de ondergetekende(n) sub 1 aan de ondergetekende(n) sub 2 heeft/hebben overgedragen Nederlands Octrooi nrs [nummer 1] en [nummer 2] en dat de ondergetekende(n) sub 2 deze overdracht heeft/hebben aanvaard.”De verklaring is namens zowel Soil & Crop Improvement B.V. als namens S & C ondertekend door [geïntimeerde 2]. Beide keren in zijn hoedanigheid van “directeur” van de betreffende vennootschap.

3.4

In een overdrachtsovereenkomst van 24 oktober 2005, tussen S & C en
Health and Performance Food International B.V. (hierna: HPFI) staat onder meer het volgende vermeld:
“Verkopende partij: Soil and Crop Cruise Control en de onder Soil and Crop Cruise Control bvressorterende ondernemingen, in deze vertegenwoordigd door haar statutair directeur [geïntimeerde 2], nader aan te duiden met S & C.EnKopende partij: Health Performance Food International bv, in deze vertegenwoordigd door de uitvinder van de patenten en als directeur [geïntimeerde 3], nader aan te duiden met HPFI komen het navolgende overeen:S & C draagt haar Nederlandse octrooien voor zover deze eigendom zijn van S & C onder nummer[nummer 2] en [nummer 1], alsmede alle rechten verbonden aan de internationale patent aanvraag onder nummer [nummer 3] voor zover eigendom van S & C Cruis Control bv over aan de uitvinder van de patenten in zijn hoedanigheid als vennoot van HPFI onder de navolgende voorwaarden.HPFI betaalt een bedrag volgens een glijdende clausule van 1 euro inclusief de verschuldigde BTW voor de patenten; indien dit bedrag niet overeenkomt met de nader vast te stellen waarde op het moment van verkoop dan betaalt HPFI de werkelijke waarde conform nadere vaststelling door onafhankelijke deskundige voor rekening HPFI.”

3.5

Deze overeenkomst is namens S & C ondertekent door haar statutair directeur [geïntimeerde 2] en namens HPFI door [geïntimeerde 3] “als uitvinder en als directeur”.

3.6

[geïntimeerde 3] en [X] Beheer zijn sinds 21 mei 2008 vennoten van [vof] De binnen [vof] gedreven onderneming is per 8 september 2009 ingebracht in Ancientgrain B.V. (hierna: Ancientgrain), van welke vennootschap [geïntimeerde 3] en [X] Beheer bestuurders zijn.

3.7

In een overdrachtsovereenkomst van 21 mei 2008, tussen HPFI en [vof] staat onder meer het volgende vermeld:
“Verkopende partij: Health Performance Food International bv te Beilen en de onder HPFI ressorterende ondernemingen, in deze vertegenwoordigd door haar statutair directeur [geïntimeerde 3], nader aan te duiden met HPFI;EnKopende partij: [vof] te [woonplaats 3], in deze vertegenwoordigd door de uitvinder van de patenten en als vennoot [geïntimeerde 3], nader aan te duiden met [vof]komen het navolgende overeen:HPFI draagt haar Nederlandse octrooien, voor zover deze eigendom zijn van HPFI onder nummer[nummer 2] en [nummer 1], alsmede alle internationale octrooien gebaseerd op [nummer 3], geregistreerd onder nummer [nummer 5] teff in een aantal Europese landen, alsmede octrooi [nummer 4] voor Japan, alsmede het octrooi voor de Verenigde Staten van Noord Amerika geregistreerd onder nummer [nummer 6] onder frame [1], over aan de uitvinder van de patenten in zijn hoedanigheid als vennoot van [vof] onder navolgende voorwaarden:1. [vof] betaalt een bedrag volgens een glijdende clausule van 60.000 euro inclusief de verschuldigde BTW voorde patenten; indien dit bedrag niet overeenkomt met de nader vast te stellen waarde op het moment van verkoop dan betaalt [vof] de werkelijke waarde conform nadere vaststelling door onafhankelijke deskundige voor rekening HPFI;2. [vof] draagt zorg voor betaling van taxes in alle geregistreerde landen en onderhoud de patenten zoals een goed huisvader betaamt;3. [vof] draagt er zorg voor dat HPFI en via HPFI de klanten van HPFI gebruik kunnen maken van de patenten gedurende de volledige looptijd van het patent;4. [vof] draagt er zorg voor dat op eerste schriftelijke aanvraag van HPFI de nodige rechtstappen worden ondernomen tegen inbreukmakers van het patent; de kosten van dergelijke procedures zijn voor rekening van [vof];5. HPFI betaalt [vof] een vergoeding voor het gebruik van het patent van 0,035 euro per kg netto zaad hetgeen in welke vorm dan ook door HPFI wordt geleverd aan de markt; de verplichting tot betaling van deze vergoeding geldt voor alle teff verkocht na 1 juli 2009;6. De rechten van HPFI op het gebruik van het patent vervallen onmiddellijk op het moment dat HPFI in surseance van betaling en/of in faillissement terecht komt;7. Het recht van HPFI op gebruik van de patentrechten is op basis van non exclusiviteit.”

3.8

Deze overeenkomst is namens HPFI door haar statutair directeur [geïntimeerde 2] en door [geïntimeerde 3] namens zichzelf en als vennoot van [vof].

3.9

In een verklaring van overdracht van 5 juni 2008 met als ondergetekenden onder 1.
S & C en en onder 2. [vof], staat onder meer vermeld:
“VERKLAREN DAT de ongetekende sub 1 aan de ondergetekende sub 2 heeft overgedragen Nederlandse octrooien nrs [nummer 1] en [nummer 2] en dat de ondergetekende sub 2 deze overdracht heeft aanvaard.”De verklaring is namens S & C ondertekend door [geïntimeerde 3] in haar hoedanigheid van
“zelfstandig bevoegd algemeen directeur van [geïntimeerde 2], welke volledig bevoegd procuratiehouder is namens Soil & Crop Cruise Control B.V.”. De verklaring is namens [vof] twee keer door [geïntimeerde 3] ondertekend. Eén keer als
“zelfstandig bevoegd algemeen directeur van [geïntimeerde 2], welke gezamenlijk met [X] Beheer B.V. bevoegd is op getreden namens [vof]”en één keer als
“[geïntimeerde 3] die door [geïntimeerde 2], zelfstandig bevoegd algemeen directeur van [X] Beheer BV, gevolmachtigd is op te treden namens [X] Beheer B.V.”

3.1

In een uittreksel van 1 september 2014 uit het daartoe bestemde register van Octrooicentrum Nederland (productie 5 van de door Ancientgrain voor de mondelinge behandeling in eerste aanleg, ingebrachte stukken) is betreffende de Nederlandse octrooien met de nummers [nummer 2] en [nummer 1] onder meer het volgende vermeld.
- van 22 juli 2003 tot 24 oktober 2003 was (historisch) aanvrager/houder van de genoemde octrooien: Soil & Crop Improvement B.V.
- van 24 oktober 2003 tot 16 april 2014 was (historisch) aanvrager/houder van de genoemde octrooien: [vof]
- van 16 april 2014 is aanvrager/houder van de genoemde octrooien: Ancientgrain B.V.

3.11

Artikel 17 (Vertegenwoordiging) van de statuten van S & C luidt:
“1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk,b. twee gezamenlijk handelende bestuurders,2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd”

4.Het geschil

4.1

S & C c.s. vorderen (kort weergegeven) dat Ancientgrain c.s. door de ondertekening van een “verklaring van overdracht” tussen Ancientgrain en S & C de registratie van de Nederlandse octrooien genummerd [nummer 2] en [nummer 1] wederom ten name van S & C te laten luiden, zulks op straffe van een dwangsom met bepaling dat, indien door Ancientgrain c.s. de maximale boete verschuldigd is geworden, S & C gerechtigd zal zijn dit vonnis in de plaats van medewerking van Ancientgrain te laten inschrijven in het octrooiregister.

4.2

S & C stellen daartoe dat de overdracht van de octrooien, neergelegd in de verklaring van overdracht van 5 juni 2008 op grond strijd met artikel 2:256 BW (oud) en/of artikel 3:86 BW nietig is. Ten gevolge van de nietigheid van de overdrachten van de octrooien aan
[vof] (Ancientgrain) is S & C nog steeds houder van de octrooien en heeft zij er recht op dat Ancientgrain c.s. meewerken aan de registratie van de octrooien ten name van S &C ten einde het octrooiregister weer in overeenstemming te brengen met de werkelijke juridische situatie. Voorts beroepen S & C zich op schending van artikel 2:8 en 2:9 BW.

4.3

De voorzieningenrechter heeft [bestuurder 3] en [bestuurder 1] niet-ontvankelijk verklaart in hun vorderingen en heeft S & C niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen jegens [X] Beheer, [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3].

5.De beoordeling van de grieven en de vordering

5.1

S & C c.s. hebben tegen het bestreden vonnis vijf genummerde grieven opgeworpen die er alle toe strekken dat Ancientgrain c.s. hebben gehandeld in strijd met artikel 3:68 BW en art. 2:256 BW. Voor zover in de inleidende passage in de appeldagvaarding een verborgen grief besloten ligt, heeft ook deze de genoemde strekking. De grieven (met uitzondering van grief 1) lenen zich voor een gezamenlijke beoordeling.

5.2

Grief 1is gericht tegen rechtsoverweging 2.6 van het bestreden vonnis, waarin de voorzieningenrechter overweegt:
“Uit registraties bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de octrooien nrs. [nummer 2] en [nummer 1] blijkt van deze overdracht van S & C Improvement B.V. naar S & C Cruise Control. Verder blijkt uit deze registraties van een overdracht van de genoemde octrooien van S&C Cruise Control naar Health and Performance Food International BV en van een overdracht van de octrooien van Health and Performance Food International BV (verder ook: HPFI) aan [vof]”

5.3

S & C c.s. betogen dat uit de registraties van de in het octrooiregister vermelde overdrachten slechts volgt dat [Y] op 14 juli 2014 aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft meegedeeld dat sprake is geweest van die overdrachten en dat die registratie geen bewijs vormt van een overdracht aan HPFI en vervolgens door HPFI aan [vof]

5.4

Het hof overweegt dienaangaande het volgende. De voorzieningenrechter overweegt dat uit de registratie in het octrooiregister de door S & C bestreden overdrachten “blijken”. Hij overweegt niet dat deze overdrachten ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. In zoverre wordt in de grief een te ruime betekenis aan de overweging van de voorzieningenrechter toegekend. Daar mogelijk de in het bestreden vonnis gebruikte bewoordingen deze te ruime interpretatie in de hand werken, heeft het hof onder 3.10 gekozen voor een strikt feitelijke weergave van hetgeen in het octrooiregister is vermeld zonder als vaststaand te vermelden dat de in het register vermelde overdrachten ook hebben plaatsgevonden. Daarmee hebben S & C c.s. geen belang bij behandeling van grief 1. Deze grief faalt.

5.5

De grieven 2 tot en met 5zijn gericht tegen de rechtsoverwegingen 4.8 t/m 4.14 en komen erop neer dat de voorzieningenrechter ten onrechte niet aannemelijk oordeelt dat
S & C de octrooien (rechtstreeks) aan [vof] heeft overgedragen maar dat zij deze aan HPFI heeft overgedragen, terwijl HPFI de octrooien heeft overgedragen aan [vof]

5.6

Slechts van de overdracht van S & C aan [vof] roept S & C de nietigheid in. Zowel in het petitum als in de onderbouwing daarvan in eerste aanleg en in hoger beroep houdt S & C daaraan uitdrukkelijk vast.

5.7

De voorzieningenrechter heeft overwogen dat, wat de aanvankelijke plannen van
S & C ook waren, een rechtstreekse overdracht van de octrooien van S & C aan [vof] niet heeft plaatsgevonden en dat van een overdracht die niet heeft plaats gevonden de “nietigheid” niet kan worden ingeroepen en dat een daarop gebaseerde vordering niet worden toegewezen.

5.8

Voorop staat dat aan S & C is feiten en omstandigheden te stellen en zonodig aannemelijk te maken waaruit volgt dat de rechtshandeling waarvan zij de nietigheid inroept ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Die rechtshandeling is, aldus S & C, een (rechtstreekse) overdracht van de octrooirechten van haar aan [vof] en de nietigheid daarvan wegens tegengesteld c.q. tegenstrijdig belang.

5.9

Het rechtsgevolg van een geslaagd beroep op art. 3:68 en/of 2:256 BW (oud) is dat S & C bij de overdracht van de octrooien onbevoegd is vertegenwoordigd, zodat de bestreden overdracht niet geldig is verricht en de octrooirechten het vermogen van S & C niet hebben verlaten. Dit behoudens de bescherming van verkrijgende derden te goeder trouw, waarop in deze procedure geen beroep is gedaan.

5.1

In artikel 65 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) is bepaald dat de levering, vereist voor de overdracht van een octrooi, bij akte geschiedt waarin de rechthebbende verklaard dat hij het octrooi aan de verkrijger overdraagt, terwijl de verkrijger verklaart dat hij deze overdracht aanneemt. Op grond van deze akte gaat in de rechtsverhouding tussen rechthebbende en verkrijger het octrooirecht over. De inschrijving in het octrooiregister heeft slechts betekenis voor de derdenwerking van de aldus bewerkstelligde overdracht (artikel 65 lid 3 ROW).

5.11

Ter onderbouwing van de door haar gestelde overdracht wijst S & C op de "verklaring van overdracht" van 5 juni 2008 (zie onder 3.9). Ancientgrain c.s. hebben echter gemotiveerd weersproken dat die verklaring de octrooirechten heeft doen overgaan. Volgens hen is overdracht bewerkstelligd door de overdrachtsovereenkomsten van 24 oktober 2005 (zie onder 3.4) en 21 mei 2008 (zie onder 3.7). S & C heeft daar tegenin gebracht dat de datering van die twee akten onzeker is, daar deze slechts steun vindt in wat [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] daarover verklaren. Ook verwijst S & C naar het octrooiregister.

5.12

Het hof overweegt dienaangaande dat de registratie in het octrooiregister voor het bewijs van de overdracht slechts indirect van belang is daar deze slechts plaatsvindt om aan de reeds bestaande overdracht derdenwerking te verlenen. Niet uitgesloten is dat daarbij niet alle (tussenliggende) rechthebbenden worden vermeld. Zo wordt S & C in het register zelfs in het geheel niet wordt genoemd als houder van het octrooirecht.

5.13

Hetgeen S & C stelt in de door haar overgelegde stukken is, in het licht van de gemotiveerde en onderbouwde weerspreking door Ancientgrain c.s. onvoldoende om een rechtstreekse overdracht aan [vof] aannemelijk te maken.

5.14

Om te kunnen vaststellen of sprake is van een rechtstreekse overdracht door S & C aan [vof] is verdere bewijsvoering noodzakelijk. Daarvoor is in het kader van dit (spoed) kortgeding geen plaats, zodat het hof slechts kan komen tot het oordeel dat het bestaan van een overdracht door S & C rechtstreeks aan [vof] niet aannemelijk is geworden.

5.15

Hoewel zulks anders dan de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, niet leidt tot niet-ontvankelijkheid maar tot afwijzing van de vorderingen wegens een ontoereikende onderbouwing, kan ook op die grond geen sprake zijn van de door S & C gewenste toewijzing van haar vordering, zodat daarin voor S & C geen belang is gelegen voor het slagen van de grieven. De grieven 2 tot en met 5 falen.

5.16

Wellicht had S & C, zo nodig voor het eerst in hoger beroep, wegens tegenstrijdige c.q. tegengestelde belang de ongeldigheid van een overdracht via HPFI kunnen kiezen als grondslag (welke overdracht door Ancientgrain c.s. niet is weersproken). Nu S & C zich echter uitdrukkelijk beperkt tot de rechtstreekse overdracht van haar aan [vof] staat het het hof niet vrij te onderzoeken of aannemelijk is dat een overdracht via HPFI aan [vof] ongeldig is.

6.Slotsom

Nu de grieven falen zal het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd en zullen S & C c.s. worden veroordeeld in de kosten van de procedure in hoger beroep voor zover gevallen aan de zijde van Ancientgrain c.s. (1 punt, tarief II)

De beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het bestreden vonnis;

veroordeelt S & C c.s. in de kosten van procedure in hoger beroep en begroot die kosten aan de zijde van Ancientgrain c.s. tot aan deze uitspraak op € 704,-- aan verschotten en op € 894,- aan geliquideerd salaris voor de advocaat.

Aldus gewezen door mr. G. van Rijssen, mr. R.E. Weening en mr. I. Tubben en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 17 februari 2015 in bijzijn van de griffier.