Uitspraak
GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
zaaknummer : 200.332.638/01
zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam : C/13/721870 / HA ZA 22-665
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 19 november 2024
inzake
1.PAYINGIT B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. PAYINGIP B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
3. NRD HOLDING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
4. CMC HOLDING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
5. [appellant 5],
wonend te [plaats] ,
6. [appellant 6],
wonend te [plaats] ,
appellanten,
advocaat: mr. Chr.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam,
tegen
WORKRATE HOLDING B.V.,
gevestigd te Dordrecht,
geïntimeerde,
advocaat: mr. J.N.A. Dijkman te Amsterdam.
Appellanten worden hierna afzonderlijk PayingIT, PayingIP, NRD, CMC, [appellant 5] en [appellant 6] genoemd en tezamen Payingit c.s. Geïntimeerde wordt hierna Workrate genoemd.
1.De zaak in het kort
Deze zaak gaat over de uitleg van een koopovereenkomst tot levering van software en een licentieovereenkomst waarin de koper aan de verkoper een gebruiksrecht met betrekking tot die software terug verleent. Centraal staan de vragen in welke omvang het auteursrecht op de software aan de koper is overgedragen en tot welke exploitatiehandelingen de verkoper/licentienemer bevoegd is.
2.Het geding in hoger beroep
2.1.
Payingit c.s. is bij dagvaarding van 24 april 2023 in hoger beroep gekomen van een vonnis van 25 januari 2023 van de rechtbank Amsterdam, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Workrate als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie en Payingit c.s. als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie.
2.2.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- de memorie van grieven van Payingit, met producties;
- de memorie van antwoord van Workrate, met producties.
2.3.
Partijen hebben de zaak tijdens de mondelinge behandeling van 5 september 2023 aan de hand van daartoe overgelegde spreekaantekeningen laten toelichten, Payingit c.s. door mr. Alberdingk Thijm voornoemd en Workrate door mr. Dijkman voornoemd en mr. P.G. van der Putt, advocaat te Amsterdam. Van de kant van Payingit c.s. zijn aanvullende producties overgelegd.
2.4.
Ten slotte is arrest gevraagd.
2.5.
Payingit c.s. heeft, naar het hof begrijpt, geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis gedeeltelijk zal vernietigen en uitvoerbaar bij voorraad alsnog de in eerste aanleg toegewezen (conventionele) vorderingen van Workrate zal afwijzen, en de gewijzigde (reconventionele) vorderingen van Payingit c.s. zal toewijzen, evenals een in hoger beroep aanvullend ingestelde vordering tot veroordeling van Workrate om mee te werken aan een door het hof te gelasten deskundigentraject over, kort gezegd, de verwevenheid van de Usemate en Workstate software en het gebruik daarvan door Workrate, een en ander met veroordeling van Workrate in de volledige kosten van het geding in beide instanties ex artikel 1019h Rv met nakosten en rente.
2.6.
Workrate heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van Payingit c.s., waaronder de aanvullende vordering in hoger beroep, met – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Payingit c.s. in de volledige kosten van het geding in hoger beroep ex artikel 1019h Rv met nakosten en rente.
3.Feiten
3.1.
De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 3 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Onder grief 1 klaagt Payingit c.s. dat de definitie van de software in de bijlage bij het vonnis te vaag is. Het hof zal hierna onder de feiten een globale omschrijving geven van de software en niet van de door de rechtbank in genoemde bijlage gehanteerde definities uitgaan, zodat deze grief geen bespreking meer behoeft. Daarnaast heeft Payingit c.s. onder grief 3 bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de term ‘ondergeschikte functionaliteiten’ en met grief 6 betwist dat in 2016 de codebase van de Usemate software zou zijn gedupliceerd. Met inachtneming van deze bezwaren en waar nodig aangevuld met andere feiten gaat het hof in hoger beroep uit van het volgende.
Partijen
3.2.
Workrate houdt zich bezig met datacenterbeveiliging en ondersteunt klanten bij het volgen van de juiste beveiligingsprocessen. Bij Workrate zijn (ten tijde van het geschil) onder meer werkzaam de heer [naam 1] , (indirect) aandeelhouder en bestuurder (hierna: [naam 1] ) en de heer [naam 2] , (indirect) aandeelhouder en bestuurder (hierna: [naam 2] ).
3.3.
PayingIT is actief op het gebied van ‘business to business’ verkopen van software en aanverwante serviceproducten, waaronder software(diensten) op het gebied van payrolling, personeelsplanning en salarisadministratie. PayingIT heette tot 2016 Usemate B.V. De aandelen in Usemate B.V. werden (onder meer) gehouden door Workrate, [appellant 5] en de heer [naam 3] (hierna: [naam 3] ). [appellant 5] was van 2011 tot 2016 werkzaam bij Workrate. [appellant 5] is via NRD (indirect) aandeelhouder en bestuurder van PayingIT. [appellant 6] is via CMC (indirect) aandeelhouder en bestuurder van PayingIT. [naam 3] is voormalig (indirect) aandeelhouder en bestuurder van PayingIT. PayingIP is opgericht op 5 juli 2016 en is de contractuele wederpartij van Workrate bij de hierna te noemen Licentieovereenkomst.
Software
3.4.
Workrate biedt een softwarepakket aan voor het managen van processen en het borgen van compliance onder de naam Workstate. Rond 2008 heeft Workrate software ontwikkeld onder de naam Workmate, ten behoeve van het automatiseren van planning van haar professionals, training, urenregistratie, werkinstructies, functioneren en andere HR-zaken. De Workmate software wordt nu geëxploiteerd door PayingIT onder de naam Usemate.
3.5.
In totaal zijn er vanaf 2008 door Workrate (althans door aan haar gelieerde vennootschappen) drie softwareapplicaties ontwikkeld: de hiervoor genoemde Usemate en Workstate software, en Academy; een softwareapplicatie ten behoeve van e-learning.
Alle drie de applicaties draaiden op het ROES Portal Framework, ontwikkeld door de heer [naam 4] , eigenaar van het softwarebedrijf ROES IT (hierna: [naam 4] ). De softwareapplicaties hebben een zekere verwevenheid doordat de applicaties op bepaalde punten dezelfde functionaliteiten zoals ‘interfaces’, ‘rechtenbeheer’ en ‘instellingenbeheer’ bieden. Voor die gemeenschappelijke onderdelen worden dezelfde onderliggende coderegels aangeroepen. Door partijen worden deze gemeenschappelijke functionaliteiten ook wel aangeduid als ‘interfaces’ en/of ‘shared modules’.
3.6.
Omstreeks 2010 heeft Workrate aan KlasseStudent B.V. (hierna: KlasseStudent) ontwikkelrechten gegeven met betrekking tot de broncode van onder meer de Workmate software. Op 19 november 2012 heeft KlasseStudent een volledige aftakking (‘fork’/kopie) gemaakt van de Workrate-code, inclusief Workmate (hierna: de 2012-kopie). KlasseStudent heeft vanaf dat moment enkel doorontwikkeld op deze 2012-kopie, door haar genoemd Klassenet.
Verzelfstandigen van Usemate B.V. (nu PayingIT)
3.7.
In de periode 2010-2013 is binnen Workrate het idee ontstaan om de Workmate software commercieel te gaan exploiteren. Op 28 augustus 2013 is daartoe Usemate B.V. opgericht door [appellant 5] , handelend als enig bestuurder van NRD, en [naam 3] , handelend als enig bestuurder van DENDER Holding B.V. (hierna: DENDER). Op dezelfde dag hebben NRD en DENDER 49 % van de aandelen in het kapitaal van Usemate B.V. verkocht en geleverd aan Workrate. Op of omstreeks die datum is de naam van het softwarepakket Workmate veranderd in Usemate.
3.8.
Op enig moment hebben [appellant 5] , [appellant 6] en [naam 3] enerzijds en Workrate anderzijds besloten Usemate B.V. te verzelfstandigen, zodat Usemate B.V. de Usemate software onafhankelijk van Workrate zou kunnen exploiteren. Partijen hebben vervolgens onderhandeld over een koop- en licentieovereenkomst.
Correspondentie voorafgaand aan het sluiten van de koop- en licentieovereenkomst
3.9.
Op 25 februari 2016 heeft [naam 1] aan [appellant 5] een e-mail gestuurd over het maken van een kopie van de Usemate software voordat partijen uit elkaar zouden gaan. [naam 1] heeft hierin, voor zover relevant, geschreven:
“
(…)Omdat de code gemerged is kan je pas weer nieuwe zaken ontwikkelen als je dat op de nieuwe codebase doet! We willen niet dat er verschillende versies ontstaan.
(…)Omdat de code gemerged is kan je pas weer nieuwe zaken ontwikkelen als je dat op de nieuwe codebase doet! We willen niet dat er verschillende versies ontstaan.
Dit klinkt hard, maar we moeten zo snel mogelijk over en de code splitten zodat we niet meer afhankelijk zijn van elkaars processen, dit is daarbij een essentiele stap! (…)”
3.10.
[naam 4] heeft daarop codebase in een SVN-systeem opgeslagen (in het bestreden vonnis aangeduid als de 2015-kopie).
3.11.
[appellant 5] heeft op 29 maart 2016 een e-mail gestuurd aan [naam 1] , waarin onder meer staat:
“
(…) WR kan doorontwikkelen op dezelfde code. (…)”
(…) WR kan doorontwikkelen op dezelfde code. (…)”
3.12.
Op 4 mei 2016 heeft [appellant 5] een e-mail gestuurd aan de heer mr. [naam 5] , de advocaat die de bij de koop van de software behorende transactiedocumentatie heeft opgesteld (hierna: [naam 5] ), met een omschrijving van de Workstate en Usemate software.
3.13.
Op 6 mei 2016 heeft [naam 5] vervolgens een concept van de licentieovereenkomst verspreid, met daarin ook de door [appellant 5] voorgestelde omschrijving van de software. Daarbij was in de licentieovereenkomst onder de definitie van de software die in licentie werd gegeven, niet alleen de Usemate software genoemd, maar ook de Workstate software:
“
(…) b)softwarevoor het voeren van operationele activiteiten bij particuliere beveiligingsbedrijven, waaronder incident rapportages, toegangsregistraties en de registratie van rondes onder de merknaam ‘WorkState’, waaronder begrepen alle updates of nieuwe releases van deze software van tijd tot tijd.
(…) b)softwarevoor het voeren van operationele activiteiten bij particuliere beveiligingsbedrijven, waaronder incident rapportages, toegangsregistraties en de registratie van rondes onder de merknaam ‘WorkState’, waaronder begrepen alle updates of nieuwe releases van deze software van tijd tot tijd.
desoftware onder paragraaf (a) en (b) gezamenlijk hierna genoemd deSoftware. Op de datum van deze overeenkomst bestaat de software in ieder geval uit de modules zoals opgenomen in deBijlagebij deze overeenkomst.”
[naam 1] heeft vervolgens in het concept bij onderdeel b) van die bepaling de volgende opmerking geplaatst:
“
Kan verwijderd worden, is volledig in eigendom van Workrate en heeft dus niets metUsematete maken”
Kan verwijderd worden, is volledig in eigendom van Workrate en heeft dus niets metUsematete maken”
3.14.
[naam 5] heeft op 26 mei 2016 een aangepaste versie van de licentieovereenkomst gestuurd, waarin de passage over de Workstate software is verwijderd:
(afbeelding 1)
3.15.
Op 30 mei 2016 heeft [naam 4] een e-mail gestuurd aan [naam 1] met als bijlage een document met de beschrijving van software van Workrate (hierna: het [naam 4] -document). In de begeleidende tekst staat, voor zover van belang:
“
(…) In deze specificatie is aangegeven welke softwaremodules eigendom zijn van Workrate B.V. (…).
(…) In deze specificatie is aangegeven welke softwaremodules eigendom zijn van Workrate B.V. (…).
Bij de overdracht van de eigendom van de softwaremodules van de Workrate Portal kun je deze specificatie als uitgangspunt gebruiken: alle modules waarbij Workrate B.V. als eigenaar van het auteursrecht is vermeld, zal Paying IT de nieuwe rechthebbende worden. Het auteursrecht van de overige softwaremodules (framework e.a.) zal ongewijzigd blijven. (…)”
De bijlage ziet er uit als volgt:
(afbeelding 2)
3.16.
[naam 1] heeft deze e-mail doorgestuurd aan [naam 5] , [naam 2] en [appellant 5] , met de vraag of zij hiermee akkoord zijn.
3.17.
Op 31 mei 2016 heeft [naam 5] in een e-mail aan [naam 1] , [naam 2] en [appellant 5] , die betrekking heeft op het [naam 4] -document, voor zover van belang het volgende geschreven:
“
(…) Vanuit juridische optiek is dit voldoende om de auteursrechten op de software duidelijk af te bakenen.
(…) Vanuit juridische optiek is dit voldoende om de auteursrechten op de software duidelijk af te bakenen.
[naam 1] [ [naam 1] ], kun jij [naam 4] nog vragen om per e-mail te bevestigen dat de auteursrechten van Workrate zoals deze volgen uit dit overzicht niet zijn bezwaard; dat door ROES IT B.V. ten aanzien van de auteursrechten van Workrate op de genoemde software geen rechten aan derden zijn toegekend of toegezegd.
[appellant 5] [ [appellant 5] ], kun jij nog bevestigen dat jullie ook akkoord zijn met dit overzicht?
We kunnen vervolgens in de koopovereenkomst naar dit overzicht verwijzen in verband met de overdracht van de software door Workrate. Ik stel voor om dit overzicht ook aan te hechten als bijlage bij de koopovereenkomst. (…)”
3.18.
[naam 1] heeft de vraag diezelfde dag doorgestuurd aan [naam 4] met de vraag of hij het kon bevestigen.
3.19.
Op 1 juni 2016 heeft [naam 5] een nieuw concept van de koopovereenkomst aan partijen gestuurd. In zijn begeleidende e-mail van 10.44 uur heeft hij geschreven, voor zover relevant:
“
(…) voorstel is om de softwarekoop uit de koopovereenkomst te laten en in de licentieovereenkomst schriftelijk vast te stellen dat de genoemde software is ingebracht door Workrate en eigendom is van Payingit. Koopprijs van EUR 300.000 zou dan alleen zien op de aandelen (en daarmee indirect de waarde van de ingebrachte software). (…)”
(…) voorstel is om de softwarekoop uit de koopovereenkomst te laten en in de licentieovereenkomst schriftelijk vast te stellen dat de genoemde software is ingebracht door Workrate en eigendom is van Payingit. Koopprijs van EUR 300.000 zou dan alleen zien op de aandelen (en daarmee indirect de waarde van de ingebrachte software). (…)”
3.20.
Op 1 juni 2016 om 17.34 uur heeft [naam 5] nogmaals een nieuw concept van de koopovereenkomst gestuurd, en in deze e-mail staat, voor zover relevant:
“
(…) Verder heb ik in overleg met Workrate de eigendomsoverdracht van de software uit de koopovereenkomst gelaten. Ik begrijp dat Workrate de software als aandeelhouder heeft ingebracht in Usemate B.V. na oprichting maar dat hierover niets is vastgelegd. Dit betekent dat de software op dit moment eigenlijk niet wordt verkocht/gekocht nu Usemate B.V. al eigenaar zou moeten zijn, maar hierover niet is vastgelegd. We kunnen hiertoe in de licentieovereenkomst verwijzen naar de inbreng door Workrate van de software op haar aandelen in Usemate B.V. en partijen laten bevestigen dat het eigendom (auteursrecht) van de software nu wordt gehouden door Usemate B.V. De waarde van de software is dan indirect verdisconteerd in de koopprijs voor de aandelen. (…)”
(…) Verder heb ik in overleg met Workrate de eigendomsoverdracht van de software uit de koopovereenkomst gelaten. Ik begrijp dat Workrate de software als aandeelhouder heeft ingebracht in Usemate B.V. na oprichting maar dat hierover niets is vastgelegd. Dit betekent dat de software op dit moment eigenlijk niet wordt verkocht/gekocht nu Usemate B.V. al eigenaar zou moeten zijn, maar hierover niet is vastgelegd. We kunnen hiertoe in de licentieovereenkomst verwijzen naar de inbreng door Workrate van de software op haar aandelen in Usemate B.V. en partijen laten bevestigen dat het eigendom (auteursrecht) van de software nu wordt gehouden door Usemate B.V. De waarde van de software is dan indirect verdisconteerd in de koopprijs voor de aandelen. (…)”
3.21.
[naam 4] heeft op 28 juni 2016 om 12.40 uur de e-mail met de vraag van [naam 1] van 30 mei 2016 (zie 3.18) beantwoord. Over eventuele rechten van derden heeft hij geschreven:
“
(…) De e-learning module is destijds als maatwerk ontwikkeld, in eerste instantie voor Klassestudent, maar als onderdeel van de Workmate [Usemate].
(…) De e-learning module is destijds als maatwerk ontwikkeld, in eerste instantie voor Klassestudent, maar als onderdeel van de Workmate [Usemate].
Zij zouden in zekere zin een “derde” kunnen zijn; zij noemen hun applicatie “KlasseNet” – terwijl het feitelijk een (oude) versie van de Workmate/Usemate is. (…)”
3.22.
[naam 1] heeft in reactie hierop geantwoord:
“
Ok duidelijk. Dan is het dus van KlasseStudent en niet van usemate.
Ok duidelijk. Dan is het dus van KlasseStudent en niet van usemate.
Nee geen aanvullende voorwaarden, immers voor al onze deelnemingen geldt dat ze onder de regeling vallen.”
3.23.
Op basis daarvan heeft [naam 4] op 28 juni 2016 om 14.04 uur een aangepaste versie van het [naam 4] -document gestuurd. In zijn begeleidende e-mail staat onder meer:
“
(…) Op de broncode-bestanden die in deze bijlage zijn gespecificeerd, waarbij het bedrijf “Workrate BV” is vermeld in de kolom “Huidige eigenaar Auteursrecht (Licentie)”, zijn verder geen rechten aan derden toegekend. (…)”
(…) Op de broncode-bestanden die in deze bijlage zijn gespecificeerd, waarbij het bedrijf “Workrate BV” is vermeld in de kolom “Huidige eigenaar Auteursrecht (Licentie)”, zijn verder geen rechten aan derden toegekend. (…)”
De bijlage ziet er uit als volgt:
(afbeelding 3)
(afbeelding 4)
3.24.
[naam 1] heeft de onder 3.21 tot en met 3.23 bedoelde correspondentie dezelfde dag, op 28 juni 2016, doorgestuurd aan [appellant 5] , [appellant 6] , [naam 2] en [naam 5] .
3.25.
In de laatste versie van de koopovereenkomst is het [naam 4] -document niet als bijlage opgenomen. [appellant 5] heeft op 5 juli 2016, de dag voor het tekenen van de koopovereenkomst aan [naam 5] gevraagd of het [naam 4] -document niet als bijlage moest worden opgenomen. [naam 5] heeft als antwoord in zijn e-mail van 5 juli 2016 geschreven:
“
(…) De Software hebben we op zichzelf voldoende duidelijk omschreven in de overeenkomsten. Deze omschrijving is mede gebaseerd op dit overzicht van [naam 4] . Hier is verder weinig discussie over geweest en met het overzicht heeft iedereen ingestemd dus wat mij betreft hoeven we dit overzicht niet nog apart aan te hechten. (…)”
(…) De Software hebben we op zichzelf voldoende duidelijk omschreven in de overeenkomsten. Deze omschrijving is mede gebaseerd op dit overzicht van [naam 4] . Hier is verder weinig discussie over geweest en met het overzicht heeft iedereen ingestemd dus wat mij betreft hoeven we dit overzicht niet nog apart aan te hechten. (…)”
3.26.
Eerder die dag (5 juli 2016) mailde [naam 5] aan o.a. [appellant 5] en [naam 1] het volgende:
“
Bijgaand de tekenversies van de licentieovereenkomst en de koopovereenkomst. (…) In de koopovereenkomst is conform de e-mail van Trilce in artikel 3 de verkoop van de software aan PayingIP B.V. toegevoegd. Ik heb PayingIP B.V. daartoe partij gemaakt bij de koopovereenkomst. (…)”
.
Bijgaand de tekenversies van de licentieovereenkomst en de koopovereenkomst. (…) In de koopovereenkomst is conform de e-mail van Trilce in artikel 3 de verkoop van de software aan PayingIP B.V. toegevoegd. Ik heb PayingIP B.V. daartoe partij gemaakt bij de koopovereenkomst. (…)”
.
De Koopovereenkomst
3.27.
Op 6 juli 2016 hebben NRD, DENDER en CMC (Kopers) een overeenkomst gesloten met Workrate (Verkoper) ter zake van de koop, respectievelijk verkoop en levering van alle aandelen van Workrate in Usemate B.V. en verkoop en levering van “de Software” aan PayingIP (hierna: de Koopovereenkomst). In de Koopovereenkomst is bepaald, voor zover relevant:
“
(…)OVERWEGENDE
(…)OVERWEGENDE
(…)
C. De Verkoper en de Kopers hebben definitieve overeenstemming bereikt ter zake de koop respectievelijk verkoop en levering van de Aandelen door de Verkoper aan de Kopers met als doel het voortzetten van de Onderneming door de Kopers, en de verkoop en levering van de Software door de Verkoper aan PayingIP, op de voorwaarden zoals neergelegd in deze Overeenkomst (de “Transactie”). (…)”
(…)1. INTERPRETATIE
(…)
Groepsmaatschappijenbetekent gezamenlijk alle rechtspersonen waarin de Verkoper
Overwegende Zeggenschap uitoefent
(…)
Onbezwaardbetekent vrij van enige last, beperking of vorm van bezwaring, met inbegrip van doch niet beperkt tot hypotheek, pandrecht, last, zekerheidsrecht, deposito of cessie bij wijze van zekerheid, koopovereenkomst, optie of voorkeursrecht, economische eigendom (inclusief vruchtgebruik en vergelijkbare rechten), ieder conservatoir beslag en ieder ander belang of recht gehouden door, of vordering die zou kunnen worden ingesteld door, een derde;
(…)
Overwegende Zeggenschapbetekent het uitoefenen van overwegende zeggenschap
binnen een rechtspersoon door middel van het houden van een meerderheid van de aandelen, de benoeming van bestuurders of commissarissen, of het anderszins in overwegende mate beïnvloeden van de bedrijfsvoering;
(…)
Softwarebetekent software voor het plannen van personeel, het bijhouden van personeelszaken en het voeren van de backoffice, waaronder automatisering op financieel gebied en koppelingen naar financiële pakketten, zoals boekhoudpakketten en verloningspakketten en alle management rapportages onder de merknaam “Usemate”, waaronder begrepen alle updates of nieuwe releases van deze software van tijd tot tijd, met uitzondering van maatwerkmodules;
(…)
3.2
Bij de levering wordt de Software Onbezwaard geleverd door middel van bezitsverschaffing door de Verkoper aan PayingIP van de Software (zowel de broncode als de machinecode) en het verschaffen van toegang tot alle data bases, bestanden en overige administratie die verband houden met de Software.
(…)
5.3
Op de Leveringsdatum zullen Partijen de volgende handelingen verrichten, of er zorg voor dragen dat die handelingen worden verricht:
(…)
e. de Verkoper zal de Koper het bezit verschaffen van de Software (zowel de broncode als de machinecode) en toegang verlenen tot alle data bases, bestanden en overige administratie die verband houden met de Software; (…)
(…)
8.NON-CONCURRENTIE
8.1
In verband met de in deze Overeenkomst beschreven Transactie verbindt zich ieder van de Kopers, de heer [appellant 5] , de heer [appellant 6] en de heer [naam 3] zich jegens de Verkoper ertoe om ervoor zorg te dragen dat noch zij noch enige aan hen Verbonden Persoon (waaronder persoonlijke holding(s) van tijd tot tijd), in welke vorm of hoedanigheid dan ook, direct, gedurende een periode van 3 jaar na de datum van deze Overeenkomst, anders dan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Verkoper:
a) Wereldwijd software te (laten) ontwikkelen, uitwerken, verkopen of anderszins commercieel exploiteren, die bestemd of specifiek gericht is op operationeel gebruik door beveiligingsbedrijven of anderszins op registraties die door beveiligers worden uitgevoerd tijdens hun werkzaamheden anders dan in overeenstemming met deze overeenkomst; of
b. financieel of anderszins betrokken zullen zijn bij activiteiten bedoeld onder Artikel 8.1a, gedurende dezelfde periode.
8.2
In verband met de in deze Overeenkomst beschreven Transactie verbindt ieder van de Verkoper, de heer [naam 1] , de heer [naam 2] en de heer [naam 6] zich jegens de koper ertoe om ervoor zorg te dragen dat noch zij noch enige aan hen verbonden Persoon (waaronder hun persoonlijke holding(s) van tijd tot tijd), in welke vorm of hoedanigheid dan ook, direct of indirect, gedurende een periode van 3 jaar na de datum van deze Overeenkomst, anders dan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Koper:
a.
wereldwijd de Software zullen verkopen of anderszins commercieel zullen exploiteren anders dan in overeenstemming met deze Overeenkomst;
wereldwijd de Software zullen verkopen of anderszins commercieel zullen exploiteren anders dan in overeenstemming met deze Overeenkomst;
in Nederland diensten of producten zullen aanbieden of leveren op het gebied van payrolling, anders dan payrolling diensten of producten aan klanten in de sectoren bouw, logistiek, petrochemie, onderwijs, technische of zakelijke dienstverlening, technische services, aviation, en informatie technologie (waaronder begrepen data centers en beveiligingssystemen). Voor alle duidelijkheid, in verband met Artikel 8.2. (b) wordt begrepen onder “payrolling” (…)
klanten zullen benaderen voor de levering van producten en/of diensten gelijk aan de producten/diensten die worden geleverd door de Vennootschap voor zover zij klanten van de Vennootschap waren op de Leveringsdatum; en
financieel of anderszins betrokken zullen zijn bij activiteiten bedoeld onder Artikel 8.2a, gedurende dezelfde periode.
(…).”
Licentieovereenkomst
3.28.
Op 6 juli 2016 hebben PayingIP en Workrate ook een licentieovereenkomst gesloten, die als bijlage bij de Koopovereenkomst is opgenomen (hierna: de Licentieovereenkomst). Daarin is onder meer het volgende bepaald:
“
(…)
(…)
2.1
De Licentiegever [PayingIP] verleent hierbij aan Licentienemer [Workrate] en aan haar Groepsmaatschappijen, gelijk de Licentienemer hierbij aanvaardt, onder de voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst, het onherroepelijke niet-exclusieve wereldwijde recht om niet (royalty free) (de Licentie) voor het interne gebruik en externe gebruik overeenkomstig Artikel 2.2 door de Licentienemer en de Groepsmaatschappijen van door Licentiegever ontwikkelde of nog te ontwikkelen software voor het plannen van personeel, het bijhouden van personeelszaken en het voeren van de backoffice, waaronder automatisering op financieel gebied en koppelingen naar financiële pakketten, zoals boekhoudpakketten en verloningspakketten en alle management rapportages onder de merknaam “Usemate”, waaronder begrepen alle updates of nieuwe releases van deze software van tijd tot tijd, met uitzondering van maatwerkmodules specifiek ontwikkeld door Licentiegever voor klanten (deSoftware). Op de datum van deze overeenkomst bestaat de Software in ieder geval uit de modules zoals opgenomen in deBijlagebij deze overeenkomst. (…)
2.2
De Licentienemer heeft het recht (maar niet de verplichting) om op enig moment gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de Software commercieel te exploiteren aan derden als distributeur van de Licentiegever. (…)
2.4
De Licentienemer is te allen tijde gerechtigd om de Licentiegever schriftelijk te verzoeken om applicaties te ontwikkelen voor, of aanpassingen of uitbreidingen aan te brengen op, de Software die door de Licentiegever (…) zullen worden beheerd (Workrate Aanpassingen). (…)
3.Levering Services
3.1
De Licentiegever zal aan de Licentienemer in verband met de Software om niet gedurende de looptijd van deze overeenkomst:
(a) tijdig (zoals bedoeld in artikel 6) en volledig alle updates en nieuwe releases leveren (hetOnderhoud) (…)
4.Kwaliteitseisen
4.1
De Licentiegever zal ervoor zorgdragen en ervoor instaan jegens de Licentienemer dat de Software en de Services (…) te allen tijde (i) ten minste gelijk zijn in kwaliteit en beschikbaarheid aan dezelfde of vergelijkbare software en services die Licentiegever levert aan haar eigen klanten en (ii) ten minste voldoende zijn in kwaliteit en beschikbaarheid voor de voortzetting van de normale bedrijfsvoering van de Licentienemer in materiaal opzicht zoals deze bedrijfsvoering op basis van de Software en Services wordt gevoerd op de datum van deze overeenkomst en zoals gewijzigd van tijd tot tijd (…) De Licentiegever zal niet gehouden zijn om meer kwaliteit en beschikbaarheid te leveren om niet dan op grond van de voorgaande kwaliteitseisen geldt.
4.2
Daarnaast zullen Partijen alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de kwaliteit van de Software naleven en daarvan een deugdelijke administratie bijhouden voor zover dit op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving vereist is.
(…)
5 Intellectuele eigendomsrechten
5.1
Niettegenstaande artikel 6.4, komen alle intellectuele eigendomsrechten op (verbeteringen, uitbreidingen of aanpassingen op) de Software toe aan de Licentiegever, tenzij Partijen anders overeenkomen.
5.2
De broncode van de Software is en blijft het intellectueel eigendom van de Licentiegever [PayingIP] en de Licentienemer [Workrate] is niet gerechtigd om de broncode van de Software op enigerlei wijze commercieel te exploiteren.
(…)
6 Niet-nakoming
6.1
In de navolgende gevallen is in ieder geval sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Licentiegever in de artikelen 2 en, 3 en 4 (eenTekortkoming):
(a) de Software (waaronder begrepen de updates en nieuwe releases) wordt niet geleverd aan de Licentienemer binnen 2 werkdagen nadat de Software of het betreffende onderdeel daarvan is uitgebracht aan klanten van de Licentiegever; en
(b) de Software (waaronder begrepen de updates en nieuwe releases) wordt niet geleverd aan de Licentienemer overeenkomstig het vereiste in artikel 4.1 (ii) binnen 2 werkdagen na schriftelijk kennisgeving daartoe van de Licentienemer (…)
(…)
6.3
De Licentiegever zal zich er maximaal toe inspannen om een Tekortkoming (voor zover mogelijk) zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de termijnen genoemd in de artikelen 6.1(a) en 6.1(b) (deHerstelperiode) en op eigen kosten te verhelpen. Indien de Licentiegever op eerste verzoek van de Licentienemer niet kan aantonen dat zij zich maximaal heeft ingespannen om de Tekortkoming te verhelpen binnen de Herstelperiode dan is de Licentiegever aan de Licentienemer een eenmalige boete verschuldigd van EUR 10.000 voor iedere tekortkoming, vermeerderd met EUR 2.000 voor iedere dag dat de Tekortkoming na de uiterste hersteldatum voortduurt met een maximum bedrag van EUR 50.000 (…)
6.4
Indien zich een tekortkoming voordoet ten aanzien van de Software (dus niet ten aanzien van de Services) en deze niet is hersteld binnen de Herstelperiode en hiervoor reeds het maximale boetebedrag overeenkomstig artikel 6.2 is verbeurd, dan wel duidelijk is na de Herstelperiode dat de Tekortkoming niet kan worden verholpen (eenTerugvalmoment), dan geldt het volgende:
(a) indien het Terugvalmoment zich voordoet tussen de datum van deze overeenkomst en de datum die ligt vier (4) jaar na de datum van deze overeenkomst, dan is de Licentiegever gedurende een periode van achttien (18) maanden vanaf het Terugvalmoment op eerste schriftelijke verzoek van de Licentienemer verplicht om het eigendom van de Software en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten zo spoedig mogelijk en om niet over te dragen aan de Licentiegever. (…)
(b) indien het Terugvalmoment zich voordoet na de datum die ligt vier (4) jaar na de datum van deze overeenkomst, dan is de Licentiegever op eerste schriftelijke verzoek van de Licentienemer verplicht om gedurende een periode van achttien (18) maanden vanaf het Terugvalmoment het eigendom van de Software en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten zo spoedig mogelijk over te dragen aan de Licentiegever tegen betaling van de Terugvalkoopprijs (…)
(…)
9 Non-concurrentie
9.1
In verband met de in deze overeenkomst beschreven rechten en verplichtingen verbinden ieder van de Licentiegever, [appellant 5] , [appellant 6] en [naam 3] zich jegens de Licentienemer ertoe om ervoor zorg te dragen dat noch zij noch enige aan hen verbonden persoon (…), in welke vorm of hoedanigheid dan ook, direct of indirect, gedurende een periode van vijf (5) jaar na de datum van deze overeenkomst, anders dan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Licentienemer:
(a)
wereldwijd software (laten) ontwikkelen, uitwerken, verkopen of anderszins commercieel exploiteren, die bestemd of specifiek gericht is op operationeel gebruik door beveiligingsbedrijven of anderszins op registraties die door beveiligers worden uitgevoerd tijdens hun werkzaamheden, anders dan in overeenstemming met deze overeenkomst; (…)
wereldwijd software (laten) ontwikkelen, uitwerken, verkopen of anderszins commercieel exploiteren, die bestemd of specifiek gericht is op operationeel gebruik door beveiligingsbedrijven of anderszins op registraties die door beveiligers worden uitgevoerd tijdens hun werkzaamheden, anders dan in overeenstemming met deze overeenkomst; (…)
9.2
In verband met de in deze overeenkomst beschreven rechten en verplichtingen verbinden ieder van de Licentienemer, [naam 1] , [naam 2] en de heer [naam 6] zich jegens de Licentiegever ertoe om ervoor zorg te dragen dat noch zij noch enige aan hen verbonden persoon (…), in welke vorm of hoedanigheid dan ook, direct of indirect, gedurende de looptijd van deze overeenkomst, anders dan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Licentiegever:
(a) wereldwijd de Software zullen verkopen of anderszins commercieel exploiteren anders dan in overeenstemming met deze overeenkomst;
(b) in Nederland diensten of producten zullen aanbieden of leveren op het gebied van payrolling, anders dan payrolling diensten of producten aan klanten in de sectoren bouw, logistiek, petrochemie, onderwijs, technische en zakelijke dienstverlening, technische services, aviation en informatie technologie (waaronder begrepen data centers en beveilingssystemen). Voor alle duidelijkheid, in verband met dit artikel 9.2 (b) wordt begrepen onder “payrolling”: de verloning van werknemers op expliciet en rechtstreeks verzoek van een derde welke derde zelf in de werving en selectie van dergelijke werknemers voorziet; (…)”
3.29.
In de bijlage bij de Licentieovereenkomst is opgenomen:
“
SOFTWARE
SOFTWARE
De volgende modules voor de Software zijn beschikbaar op de datum van deze overeenkomst:
/src/portal/portlets/workrate
/www/portal/templates/workmate
Op deze softwaremodules zijn de volgende licenties van toepassing:
/src/portal/portlets/workrate
WorkMate/UseMate
Copyright (c) 2014 Payingit Holding B.V.
Licentie: Maatwerk”
3.30.
Na ondertekening van de Koop- en Licentieoverenkomst op 6 juli 2016 is de naam van Usemate B.V. gewijzigd in PayingIT.
Eerdere procedures
3.31.
Op 13 juni 2019 hebben PayingIT en PayingIP een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ingediend bij de rechtbank Amsterdam om duidelijkheid en/of bewijs te krijgen over de wijze van gebruik van de Usemate software door Workrate, teneinde vast te stellen of sprake is van contract- en auteursrechtinbreuk. Nadat de rechtbank het verzoek op 1 oktober 2019 had toegewezen zijn op 17 januari 2020, 31 augustus 2020, 25 november 2020 en 22 juni 2021 de heer [naam 7] , de heer [naam 8] , de heer [naam 9] (allen werkzaam bij Equinix), [naam 4] en de heer [naam 10] (werkzaam bij KlasseStudent), gehoord als getuigen.
3.32.
Bij vonnis in kort geding van 27 mei 2020 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam zijn vorderingen van PayingIT en PayingIP om Workrate Holding te verbieden inbreuk te maken op de Licentieovereenkomst en de auteursrechten van PayingIT, afgewezen. Kort samengevat was het oordeel van de voorzieningenrechter dat schending van de (beoogde) auteursrechten van PayingIT niet was gebleken. Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld.
3.33.
Bij vonnis in kort geding van 30 december 2020 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam de vordering van PayingIP om Workrate te veroordelen tot overdracht van de auteursrechten op de Usemate Software aan PayingIP toegewezen. De auteursrechten op de Usemate software zoals beschreven in het [naam 4] -document van 28 juni 2016 zijn per de datum van het vonnis overgedragen aan PayingIP. Zowel PayingIP als Workrate hebben tegen dit vonnis appel ingesteld, waarin nog geen arrest is gewezen
Correspondentie tussen partijen na ontstaan geschil
3.34.
Workrate heeft Payingit c.s. meerdere e-mails en/of brieven gestuurd over de door haar vastgestelde tekortkomingen en het daardoor in te roepen Terugvalmoment als bedoeld in artikel 6.4 van de Licentieovereenkomst.
3.35.
Op 27 november 2020 heeft Workrate aan PayingIP een brief gestuurd met als onderwerp ‘Akte Overdracht auteursrecht’. In deze brief staat, voor zover relevant:
“
(…) Workrate Holding B.V. heeft nog steeds de bereidheid om de auteursrechten over te dragen. In dat kader heeft Workrate Holding B.V. besloten om de alle intellectuele eigendomsrechten door middel van de onderhavige akte over te dragen. Deze overdracht vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
(…) Workrate Holding B.V. heeft nog steeds de bereidheid om de auteursrechten over te dragen. In dat kader heeft Workrate Holding B.V. besloten om de alle intellectuele eigendomsrechten door middel van de onderhavige akte over te dragen. Deze overdracht vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
Door ondertekening van de onderhavige akte draagt Workrate Holding B.V. hierbij aan Paying IP B.V. over alle rechten van intellectuele eigendom van Workrate Holding B.V. op de Usemate-software, anders dan de rechten van intellectuele eigendom van Workrate Holding B.V. op (onderdelen van) Workstate of Academy. Onder de Usemate-software wordt begrepen software voor het plannen van personeel, het bijhouden van personeelszaken en het voeren van de backoffice, waaronder automatisering op financieel gebied en koppelingen naar financiële pakketten, zoals boekhoudpakketten en verloningspakketten en alle management rapportages onder de merknaam “UseMate”, waaronder begrepen alle updates of nieuwe releases van deze software van tijd tot tijd, met uitzondering van maatwerkmodules en waarvan de softwarecode zich op 6 juli 2016 bevond in de mappen met de vermelding ‘Workmate’ gespecificeerd in het document van [naam 4] d.d. 28 juni 2016 (bijlage), exclusief de onderdelen van de softwarecode en databestanden die gebruikt worden door Workstate en Academy. Ter voorkoming van misverstanden: uitgesloten van deze overdracht zijn de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
(i) de onderdelen die toebehoren aan het Roes Portal framework (en de overige in het door [naam 4] in zijn document van 28 juni 2016 (bijlage) genoemde derden);
(ii) de onderdelen van de softwarecode en databestanden die gebruikt worden door Workstate en Academy, ongeacht of deze softwarecode en databestanden zich op 6 juli 2016 al dan niet bevonden in de mappen met de vermelding ‘WorkMate’ gespecificeerd in het document van [naam 4] d.d. 28 juni 2016 (…)”
.
.
Deskundigen
3.36.
Payingit c.s. heeft IT-deskundige [naam 12] (hierna: [naam 12] ) onderzoek laten doen naar de verwevenheid tussen het softwarepakket van Usemate en Workstate. In zijn verklaring van 5 mei 2021 heeft hij dit per map uit het [naam 4] -document toegelicht.
3.37.
Vervolgens heeft Workrate, om de verwevenheid tussen Workstate en Usemate inzichtelijk te maken, de IT-deskundige [naam 11] (hierna: [naam 11] ) in juni 2021 verzocht om ook onderzoek te doen. [naam 11] heeft in zijn rapport van 5 juli 2021 – kort samengevat – beschreven dat er enkele verwevenheden tussen beide systemen bestaan.
3.38.
Daarna heeft [naam 12] in zijn verklaring van 19 augustus 2021 – kort gezegd – verklaard dat Usemate en Workstate geen losstaande applicaties zijn en dat als bijvoorbeeld broncode uit map 5 (van het [naam 4] -document) wordt verwijderd de Usemate software niet meer functioneert.
3.39.
[naam 11] heeft in zijn nadere deskundigenbericht van 20 oktober 2021 zijn bericht van 5 juli 2021 aangevuld.
3.40.
Payingit c.s. heeft IT-deskundigen de heer [naam 13] en de heer [naam 14] onderzoek laten doen naar de verwevenheid tussen Usemate en Workstate. De conclusie daarvan hebben zij vastgelegd in het rapport van 21 oktober 2021. Ook zij concluderen dat er een sterke verwevenheid is tussen beide softwarepakketten.
3.41.
In reactie daarop heeft [naam 11] nog een aanvullend rapport uitgebracht op 30 augustus 2022.
3.42.
Vervolgens heeft informaticadeskundige [naam 15] in opdracht van Payingit c.s. een rapport d.d. 1 december 2023 uitgebracht, waarop [naam 11] in een brief van 7 februari 2024 nog heeft gereageerd. [naam 15] heeft daarop weer gereageerd in een bericht van 26 augustus 2024.
4.Eerste aanleg
4.1.
Workrate heeft kort gezegd in eerste aanleg, na wijziging van eis, gevorderd een verklaring voor recht dat zij geen auteursrechtinbreuk maakt of in de nakoming van haar contractuele verplichtingen tekortschiet door haar gebruik en exploitatie van onderdelen van de Workstate software die ook in de Usemate software voorkomen (vorderingen I tot en met IV). Daarnaast heeft zij vorderingen ingesteld (onder meer) gebaseerd op diverse gestelde tekortkomingen van PayingIP in de nakoming van de Licentieovereenkomst (vorderingen V tot en met XV). Tot slot heeft zij de veroordeling van Payingit c.s. in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv gevorderd (vordering XVI).
4.2.
Payingit c.s. heeft op haar beurt kort gezegd in reconventie, na wijziging van eis, primair gevorderd een verklaring voor recht dat op grond van de Koopovereenkomst het auteursrecht op de software in de zes in het [naam 4] -document vermelde mappen inclusief bewerkingen is overgedragen, Workrate inbreuk maakt op die auteursrechten en/of tekortschiet in de nakoming van op haar rustende verbintenissen en boetes heeft verbeurd en dat het gebruiksrecht om niet van Workrate is vervallen waardoor zij een licentievergoeding verschuldigd is (vorderingen I tot en met V). Tevens vorderde Payingit c.s. schadevergoeding, winstafdracht, een bevel om de auteursrechtinbreuken en tekortkomingen te staken, kopieën van de software te verwijderen en informatie over de inbreuken (afnemers, winst etc.) te verstrekken, en een bevel tot rectificatie (vorderingen VI tot en met XI). Daarnaast heeft Payingit c.s. subsidiair en meer subsidiair vorderingen ingesteld voor het geval de rechtbank zou oordelen dat niet het gehele auteursrecht op de in het [naam 4] -document genoemde broncode is overgedragen.
4.3.
De rechtbank heeft in het bestreden vonnis voor recht verklaard dat Workrate geen inbreuk maakt op de auteursrechten met betrekking tot Usemate of in strijd handelt met de Licentieovereenkomst door gebruik van de interfaces en coderegels, gebruik en bezit van de 2015-kopie, gebruik door Equinix en het maken van de 2012-kopie. De rechtbank wees de overige vorderingen van Workrate af, waaronder de vorderingen gebaseerd op gestelde tekortkomingen in de nakoming van de Licentieovereenkomst. In reconventie heeft de rechtbank de vorderingen van Payingit c.s. geheel afgewezen, waaronder een in eerste aanleg nog gestelde incidentele vordering tot inzage in bescheiden aangaande de Koop- en Licentieovereenkomst. De rechtbank heeft zowel in conventie als in reconventie de kosten gecompenseerd, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.
5.Beoordeling
Omvang van het hoger beroep
5.1.
Het hoger beroep van Payingit c.s. keert zich tegen de afwijzing van haar vorderingen in reconventie en de toewijzing van de door Workrate gevorderde verklaringen voor recht. Workrate heeft geen incidenteel hoger beroep ingesteld tegen de gedeeltelijke afwijzing van haar vorderingen in conventie, zodat de toewijsbaarheid daarvan in hoger beroep niet voorligt.
5.2.
Verder is ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep van de zijde van Workrate toegelicht dat zij afstand heeft gedaan van haar in eerste aanleg ingenomen standpunt, dat met de Koopovereenkomst niet rechtsgeldig auteursrechten op Usemate software zijn overgedragen en die overeenkomst niet als een akte in de zin van artikel 2 lid 3 Aw kan worden aangemerkt. Wel betwist zij nog steeds dat die overdracht ook de rechten op de met de Workstate software gemeenschappelijke delen van de software (zoals de interfaces en shared modules) omvat.
5.3.
Tot slot is van de zijde van Payingit c.s. ter zitting bevestigd dat zij geen grieven heeft gericht tegen de afwijzing van haar inzagevorderingen in het inzage-incident en evenmin tegen de afwijzing van haar vorderingen gebaseerd op de stelling dat de ‘NMBRS-koppeling’ een schending vormt van artikel 9.2 van de Licentieovereenkomst. De toewijsbaarheid van die vorderingen ligt in hoger beroep dus niet meer voor.
Omvang van de auteursrechtoverdracht
5.4.
Tussen partijen staat vast dat de broncode van het door Workrate geëxploiteerde softwareprogramma Workstate gedeeltelijk overlapt (verweven is) met de broncode van de Usemate software. In deze zaak gaat het om de vraag in hoeverre Workrate na de verkoop en licentieverlening ten aanzien van die gemeenschappelijke delen in de Workstate en Usemate-software nog tot het verrichten van gebruiks- en exploitatiehandelingen bevoegd is. Het antwoord op die vraag hangt af van wat partijen in de Koop- en Licentieovereenkomsten hebben afgesproken. Dit moet door uitleg van deze overeenkomsten worden bepaald. Daarbij komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over een weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De grieven 1 tot en met 6 en 10 komen op tegen het hierover door de rechtbank gegeven oordeel en lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
5.5.
Zoals onder 5.1 aangegeven, is niet langer in geschil dat op grond van de Koopovereenkomst het auteursrecht op de Usemate software (rechtsgeldig) is overgedragen. Wel houdt partijen verdeeld wat de omvang van het werk is waarop het (gehele) auteursrecht is overgegaan.
5.6.
Naar het oordeel van het hof zijn partijen bij het sluiten van de Koopovereenkomst overeengekomen dat daarmee de (auteurs)rechten op de in het [naam 4] document vermelde mappen 1 en 3 tot en met 7 aan PayingIP werden overgedragen. [naam 4] heeft voor [naam 1] (kennelijk op diens verzoek) ten behoeve van de voorgenomen verkoop in zijn onder 3.15 genoemde e-mail met bijlage, onder het kopje ‘eigendom software’ gespecificeerd ‘welke softwaremodules eigendom zijn van Workrate BV’ en daarbij vermeld: ‘alle modules waarbij Workrate BV als eigenaar van het auteursrecht is vermeld, zal Paying IT de nieuwe rechthebbende worden’. In de bijgevoegde specificatie is bij de modules 1 en 3 tot en met 7 Workrate BV als eigenaar genoemd. [naam 1] heeft deze e-mail zonder kanttekeningen of voorbehoud doorgestuurd aan [naam 5] , [naam 2] en [appellant 5] , met de vraag of zij hiermee akkoord zijn. Daarmee diende [naam 1] te begrijpen dat kopers ervan zouden uitgaan dat Workrate zelf al met deze in haar opdracht opgestelde specificatie van de te leveren (rechten op de) software akkoord was. Blijkens de nadien door [appellant 5] aan [naam 5] gestelde vraag of het [naam 4] -document niet aan de Koopovereenkomst moest worden gehecht, blijkt dat [appellant 5] ervan uitging dat de rechten op de genoemde zes softwaremodules zouden overgaan. [naam 5] antwoordde dat de software met het ( [naam 4] -) document juridisch voldoende omschreven was en dat het niet nodig was het nog als bijlage op te nemen.
5.7.
Op grond van de voorgaande correspondentie diende Workrate te begrijpen dat Kopers ervan uit zouden gaan dat zij de rechten op de broncode als gespecificeerd in het [naam 4] -document zouden verwerven en mochten Kopers daarop ook gerechtvaardigd vertrouwen. Daargelaten of [naam 5] bij de onderhandelingen namens Workrate optrad – dit is tussen partijen in geschil – kan uit het enkele feit dat dit document vervolgens op zijn voorstel niet aan de overeenkomst is gehecht, niet worden afgeleid dat Kopers redelijkerwijs moesten begrijpen dat Workrate zich (bij nader inzien) toch niet aan de doorgestuurde specificatie van de over te dragen (rechten op de) broncode gebonden achtte. De conclusie is dan ook dat aan PayingIP op grond van de Koopovereenkomst, uitgelegd aan de hand van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en redelijkerwijs mochten verwachten, de rechten op de broncode als gespecificeerd in de zes mappen in het [naam 4] -document zijn verkocht en geleverd. Het hof tekent hierbij nog aan dat sprake is van een business-to-business transactie, waarin geen plaats is voor toepassing van de regel dat een auteursrechtoverdracht restrictief, ten gunste van de (natuurlijke) maker, moet worden uitgelegd (artikel 2 lid 5 Aw).
Gebruiksrecht voor gemeenschappelijke onderdelen van de broncode
5.8.
Volgens Payingit c.s. mocht zij ervan uitgaan dat de Usemate-software voorafgaand aan de koop van Workstate zou worden ‘gesplitst’ waardoor op het moment van levering van enige verwevenheid tussen de beide software-toepassingen geen sprake meer zou zijn. Ook uit het beding dat de software onbezwaard zou worden geleverd volgt dat zij de rechten daarop ‘schoon’ zou verkrijgen, zonder dat daar nog gebruiksrechten van anderen op rustten. [appellant 5] was destijds op grond van de in kopie aan hem gestuurde e-mails niet ervan op de hoogte dat de software niet zou worden gesplitst maar dat de codebase ervan, die draaide op het GIT-systeem (ook wel de GIT-versie), zou worden gedupliceerd in op het SVN-systeem draaiende versie (ook wel: de SVN-versie). Nu achteraf gebleken is dat splitsing op de door haar gestelde wijze niet heeft plaatsgevonden en Workstate een met Usemate gemeenschappelijke broncode gebruikt, levert de voorgezette exploitatie van Workstate een schending op van Payingit c.s.’ auteursrecht en de overeengekomen licentievoorwaarden, aldus nog steeds Payingit c.s.
5.9.
Workrate heeft betwist dat was toegezegd de applicaties op de door Payingit c.s. gestelde wijze los te koppelen. Volgens haar was met splitsen (‘splitten’) bedoeld dat een afzonderlijke kopie van de codebase zou worden gemaakt zodat iedere partij in een eigen codebase kon werken en daarin code zou kunnen updaten. [appellant 5] was daarvan ook op de hoogte, althans moest dat zijn, op grond van diverse aan hem (cc) gestuurde e-mails, waaronder een e-mail van de dag voor de contractsluiting, waaruit bleek dat de codebase was gesplitst in twee codebases die draaiden in verschillende omgevingen (GIT en SVN), aldus Workrate.
5.10.
Het hof overweegt als volgt. De onderhandelingen over de Koopovereenkomst vonden plaats tussen enerzijds [naam 1] en [naam 2] en anderzijds [appellant 5] , [appellant 6] en [naam 3] . De onderhandelingen werden begeleid door [naam 5] . Payingit c.s. heeft niet betwist dat wetenschap van [appellant 5] aan Kopers kan worden toegerekend. Vast staat dat [appellant 5] geheel op de hoogte was van het bestaan van Workstate en het gegeven dat Workrate deze software-applicatie extern, zoals bij haar grootste klant Equinix (waarvoor [appellant 5] accountmanager was), exploiteerde. Verder wist [appellant 5] dat Workstate en Usemate onderdelen van de broncode deelden. Bovendien had [appellant 5] begrepen (althans moeten begrijpen) dat er twee (aanvankelijk identieke) versies waren van de (codebase) van de software: GIT (Usemate) en SVN (Workrate) en dat Workstate de SVN versie bleef gebruiken voor Workstate en daarop ook zelf ontwikkelde, hetgeen voldoende duidelijk was uit verschillende door [naam 4] (al dan niet cc) aan [appellant 5] gestuurde e-mails (van 5 juli 2016 aan [appellant 5] cc (EP8), 20 april 2016 aan [appellant 5] cc (EP 92) en 30 augustus 2018 aan [appellant 5] (EP9).
5.11.
Ter zitting van het hof is door [appellant 5] ook bevestigd dat alle partijen wisten dat Workrate haar Workstate software extern exploiteerde, onder meer door deze aan derden als Equinix ter beschikking te stellen, en dat iedereen ervan uitging dat de Koopovereenkomst daarin geen verandering zou brengen. Het hof leidt hieruit af dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst er niet vanuit zijn gegaan dat de exploitatie van Workstate onder de voorwaarden van de Licentieovereenkomst zou vallen. Op grond van die voorwaarden was Workrate immers slechts bevoegd de gelicentieerde software intern te gebruiken of in hoedanigheid van distributeur van PayingIP en/of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Paying IP extern te exploiteren. Zulke gebruiksbeperkingen zijn onverenigbaar met de (externe) exploitatie van de Workstate-software die, waarvan alle betrokkenen uitgingen, onverminderd door zou lopen. Ook uit het in de Licentieovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding blijkt dat partijen elkaar in hun respectieve branches (beveiliging respectievelijk payrolling) niet in de weg wilden zitten. Payingit c.s. heeft ook niet gesteld dat de bedoeling was dat eventuele overlappende software onderdelen van Workstate onder de bepalingen van de Licentieovereenkomst zouden vallen.
5.12.
Weliswaar moesten partijen uit de hiervoor onder 3.17 weergegeven e-mail van [naam 5] aan [naam 1] , [naam 2] en [appellant 5] van 31 mei 2016 begrijpen dat de clausule op grond waarvan de software ‘onbezwaard’ zou worden geleverd (artikel 3.2 van de Koopovereenkomst), (mede) inhield dat Workrate geen auteursrechtlicenties aan derden mocht hebben verstrekt. Daaruit volgt echter niet dat partijen hiermee tevens beoogden dat daarmee (eventueel) gebruik door Workrate van overlappende delen van de verkochte software bij de, eenieder bekende, doorlopende exploitatie van de Workstate-applicatie zou (kunnen) worden verboden.
5.13.
Partijen hebben in de Koop- en Licentieovereenkomst niet (expliciet) geregeld wat heeft te gelden voor zover (zou blijken dat) Workstate gebruik zou maken van (overlappende) onderdelen van de aan PayingIP in het kader van de Usemate-applicatie verkochte broncode. Dat zulk gebruik van gemeenschappelijke delen van de broncode zou vallen onder de licentievoorwaarden voor gebruik van Usemate kan niet worden aanvaard. Zoals hiervoor is overwogen zijn deze voorwaarden immers onverenigbaar met de bij alle partijen bekende doorlopende exploitatie van Workstate en daarvoor ook niet bedoeld. Nu alle partijen er evenwel van uitgingen dat de overeenkomsten geen verandering in de exploitatie van Workstate zouden brengen, is het hof met de rechtbank van oordeel dat Payingit c.s. dit gebruik moet dulden en Workrate een desbetreffend (impliciet) contractueel gebruiksrecht toekomt.
5.14.
Het hof betrekt hierbij dat ter zitting van het hof desgevraagd door beide partijen is verklaard dat, omdat zij in geheel verschillende branches actief zijn, het door de rechtbank geformuleerde gebruiksrecht in de praktijk geen (afgrenzings)problemen veroorzaakt, ook niet voor de uitoefening van de bepalingen in de Licentieovereenkomst op grond waarvan Workrate PayingIP in het kader van haar gebruik van Usemate om aanpassingen van (al dan niet ook door Workstate gebruikte delen van de) broncode dient te verzoeken en daarvoor moet betalen. Het hof gaat dan ook voorbij aan de bij memorie van grieven ingenomen andersluidende stelling van Payingit c.s. dat de door de rechtbank vastgestelde impliciete gebruikslicentie om die redenen in de praktijk niet werkbaar zou zijn.
5.15.
Het betoog van Payingit c.s. dat het aannemen van een dergelijk (impliciet) gebruiksrecht in strijd zou zijn met de drie stappentoets van artikel 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn, ziet eraan voorbij dat de driestappentoets geen rol speelt bij de uitleg van een tussen twee partijen overeengekomen (impliciet) gebruiksrecht.
5.16.
De hiervoor gegeven uitleg is verder ook niet in strijd met de ten laste van Workrate in de overeenkomsten opgenomen non-concurrentiebedingen. Daarin is de onthoudingsverplichting telkens toegespitst op het gebruik van de “software” overeenkomstig de in de overeenkomsten daarvan opgenomen functionele/branchegerichte omschrijving.
5.17.
Dit leidt tot de volgende (tussen)conclusies. Aan PayingIP zijn de auteursrechten op de in het [naam 4] -document gespecificeerde broncode overgedragen. Workmate mag de Usemate-applicatie onder de in de Licentieovereenkomst neergelegde voorwaarden intern gebruiken en dient PayingIP in te schakelen indien zij aanpassingen wenst op de Usemate-software. Voor zover onderdelen van de verkochte broncode ook voorkomen in de Workstate-applicatie doet dat niet af aan de bevoegdheid van Workrate deze applicatie inclusief zulke gemeenschappelijke onderdelen zelfstandig verder te exploiteren en binnen die applicatie door te ontwikkelen.
5.18.
Bij deze stand van zaken is niet beslissend wat de precieze omvang is van de overlap tussen beide software-applicaties en de al dan niet ondergeschiktheid van de gemeenschappelijke onderdelen van de broncode. Het voorgaande geldt namelijk ook indien daarbij wordt uitgegaan van hetgeen Payingit c.s. hierover heeft gesteld. Evenmin is beslissend of, en zo ja in hoeverre, de gemeenschappelijke onderdelen van de broncode auteursrechtelijk beschermd zijn. Hierdoor bestaat geen belang bij een nader deskundigenonderzoek naar de precieze mate van overlap en de auteursrechtelijke bescherming van de desbetreffende delen van de broncode. De aanvullende vordering in hoger beroep van Payingit c.s. om Workrate te bevelen mee te werken aan een door het hof te gelasten nader deskundigenbericht zal daarom worden afgewezen. Daarbij komt dat de rechter niet tot het gelasten van een deskundigenbericht verplicht is (HR 6 december 2022, ECLI:NL:HR:2002:AE8457).
5.19.
Uit het voorgaande volgt dat de grieven 1 tot en 6 en 10 gegrond zijn voor zover daarin is betoogd dat met de Koopovereenkomst de (auteursrechten op de) in het [naam 4] document gespecificeerde broncode zijn verkocht en geleverd aan Paying IP en falen voor zover daarin wordt uitgegaan van een andere uitleg van de overeenkomsten dan hiervoor is gegeven. Omdat Workrate bevoegd is (gebleven) haar Workstate-software applicatie extern te exploiteren en binnen die applicatie door te ontwikkelen, leveren die handelingen geen auteursrechtinbreuk of tekortkoming in de nakoming van de Koop- en Licentieovereenkomst op. Ook de grieven 8 en 9 falen.
Klassenet
5.20.
Grief 7 keert zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Workrate ervan mocht uitgaan dat KlasseStudent toestemming had voor het voortgezet gebruik van de door haar sinds 2010 gebruikte versie van Usemate.
5.21.
Vast staat dat het Kopers ten tijde van de contractsluiting bekend was dat KlasseStudent gebruik maakte van een oude versie van Usemate ten behoeve van haar KlasseNet-applicatie en dat Workrate deelnam in KlasseStudent. [naam 1] heeft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomsten in zijn aan [appellant 5] , [appellant 6] en [naam 5] doorgestuurde e-mail van 28 juni 2016 het standpunt ingenomen dat KlasseStudent van de aan Workrate en haar groepsmaatschappijen te verlenen licentie gebruik zou kunnen maken en dat de door KlasseStudent gebruikte oude versie van de software “van KlasseStudent is en niet van usemate”. Onder die omstandigheden hebben [appellant 5] en [appellant 6] , wier wetenschap ook hier aan Kopers moet worden toegerekend, in redelijkheid moeten begrijpen dat het de bedoeling van Workrate was dat de transactie geen verandering zou brengen in het gebruik dat KlasseStudent toen al jaren maakte van de oude versie van de Usemate software en dat de tussen partijen uitonderhandelde definitie van Groepsmaatschappij hiervoor niet doorslaggevend zou zijn. Daarbij komt dat de definitie van Groepsmaatschappij en het daarbij gehanteerde criterium ‘overwegende mate van zeggenschap’ zoals dat door partijen is aangevuld met het betrekkelijk ruime criterium “of het anderszins in overwegende mate beïnvloeden van de bedrijfsvoering” enige interpretatieruimte laat. Ook om die reden kan niet worden aanvaard dat partijen met de definitie van ‘Groepsmaatschappij’ een zodanig strakke regeling hebben willen treffen dat KlasseStudent daar (mogelijk) buiten zou kunnen vallen, althans dat Workrate dat redelijkerwijs zou hebben moeten begrijpen.
5.22.
Naar het oordeel van het hof mocht Workrate onder deze omstandigheden redelijkerwijs ervan uitgaan dat Kopers ermee instemden dat KlasseStudent hoe dan ook haar reeds lang bestaande gebruik van KlasseNet zou mogen voortzetten. Daarmee behoeft geen beoordeling meer of KlasseStudent ook los van het voorgaande op grond van artikel 45j Aw bevoegd zou zijn om KlasseNet te gebruiken en Workrate om die reden geen tekortkoming zou kunnen worden verweten, zoals Workrate nog heeft betoogd. Grief 7 faalt.
Vorderingen
5.23.
In dit arrest is geoordeeld dat op 6 juli 2016 aan PayingIP de software als vermeld in de zes mappen van het [naam 4] document is overgedragen. Dit betekent dat de subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen van Payingit c.s., ingesteld voor het geval het hof hier anders over zou oordelen, geen bespreking behoeven. Van de primaire vorderingen van Payingit c.s. is toewijsbaar de onder I gevorderde verklaring voor recht dat de auteursrechten op de software opgenomen in de zes mappen uit het [naam 4] document van 28 juni 2016 inclusief alle (naar het hof begrijpt: tot de datum van levering bestaande) bewerkingen daarvan op grond van de Koopovereenkomst per 6 juli 2016 aan (bedoeld zal zijn) PayingIP zijn overgedragen.
5.24.
Verder is in dit arrest geoordeeld dat Workrate bevoegd is (gebleven) haar Workstate software, inclusief de (eventueel) met de verkochte Usemate-software overlappende onderdelen van de broncode, binnen de Workstate-applicatie door te ontwikkelen en dat KlasseStudent haar in 2010 aangevangen gebruik van Klassenet heeft mogen voortzetten. Daardoor falen de grieven gericht tegen de toewijzing door de rechtbank in conventie van de sub I tot en met IV door Workrate gevorderde (negatieve) verklaringen voor recht. Het vonnis in conventie zal daarom worden bekrachtigd. Dat geldt ook voor zover in reconventie de overige primaire vorderingen (II tot en met XI) zijn afgewezen. Die vorderingen zijn immers alle gebaseerd op de hiervoor verworpen stelling dat Workrate auteursrechtinbreuk pleegt dan wel tekortschiet in haar verplichtingen uit de Licentieovereenkomst door haar Workstate-applicatie te gebruiken, extern te exploiteren en door te ontwikkelen.
Artikel 21 Rv
5.25.
Workrate heeft nog betoogd dat Payingit c.s. de waarheidsplicht van artikel 21 Rv heeft geschonden en het hoger beroep om die reden moet worden verworpen.
5.26.
Workrate mist allereerst belang bij dit betoog voor zover het gaat om de hiervoor niet toewijsbaar geoordeelde vorderingen van Payingit c.s. Ook overigens gaat het hof aan dit betoog voorbij omdat de aan Payingit c.s. gemaakte verwijten onvoldoende concreet zijn om te kunnen oordelen dat Payingit c.s. in strijd met de processsuele waarheidsplicht heeft gehandeld en/of deze verwijten de door Workrate bepleite gevolgtrekking – verwerping van het hoger beroep – niet rechtvaardigen.
Proceskosten
5.27.
Uit het voorgaande volgt dat het vonnis zal worden bekrachtigd, behoudens voor zover daarin de primair door Payingit c.s. gevorderde verklaring voor recht is afgewezen. Bij deze uitkomst is, anders dan grief 11 betoogt, een kostenveroordeling in eerste aanleg ten laste van Workrate niet aan de orde. Het oordeel van de rechtbank dat de kosten in conventie en reconventie moeten worden gecompenseerd is door Workrate niet bestreden en het hof ziet geen aanleiding voor een ander oordeel, zodat het hof het vonnis ook in zoverre zal bekrachtigen.
5.28.
In hoger beroep is Payingit c.s. de overwegend in het ongelijk gestelde partij en dient de kosten daarvan te dragen. Workrate heeft gevorderd dat Payingit c.s. in de volledige proceskosten van het hoger beroep ex artikel 1019h Rv wordt veroordeeld en heeft daartoe twee kostenspecificaties (met bijlagen) overgelegd tot een totaalbedrag van € 72.393,84 (inclusief griffierecht). Payingit c.s. heeft de kostenopgave van Workrate niet betwist. Het hof is van oordeel dat het geschil in hoger beroep betrekking heeft op de handhaving van IE-rechten zodat artikel 1019h Rv van toepassing is. Het hof zal de vordering toewijzen tot het (maximum) bedrag van het indicatietarief voor een complexe bodemzaak (€ 40.000,- te vermeerderen met het griffierecht van € 783,-).
Slotoverweging
5.29.
De grieven treffen uitsluitend doel voor zover in het bestreden vonnis de primair onder I gevorderde verklaring voor recht is afgewezen en falen voor het overige. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd behoudens voor zover die vordering daarin was afgewezen. Payingit c.s. zal worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep.
6.Beslissing
Het hof:
6.1.
bekrachtigt het in conventie en reconventie gewezen vonnis waarvan beroep, behoudens voor zover het gaat om de afwijzing in reconventie van de primair sub I gevorderde verklaring voor recht, vernietigt dat vonnis in zoverre en doet in zoverre opnieuw recht:
verklaart voor recht dat de auteursrechten op de software opgenomen in de zes mappen uit het [naam 4] document van 28 juni 2016 inclusief alle bewerkingen daarvan op grond van de Koopovereenkomst per 6 juli 2016 aan PayingIP zijn overgedragen;
6.2.
veroordeelt Payingit c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Workrate vastgesteld op € 40.783,- en op € 178,- aan nasalaris, te verhogen met € 92,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na vandaag, respectievelijk, wat het bedrag van € 92,- betreft, na de datum van betekening;
6.3.
verklaart bovenstaande kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
6.4.
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. K.A.J. Bisschop, B.J. Lenselink en A.W.G. Artz en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 19 november 2024.