Uitspraak
RECHTBANK ZUTPHEN
Rolnummer: 53159 HAZA 03-250
Uitspraak : 24 maart 2004
Vonnis van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken in de zaak tussen:
1. de vennootschap naar vreemd recht PFIZER INC., DELAWARE CORPORATION,
gevestigd te New York (in de staat New York, Verenigde Staten van Amerika),
2. de vennootschap naar vreemd recht PFIZER PRODUCTS INC., CONNECTICUT CORPORATION,
gevestigd te Groton (in de staat Connecticut, Verenigde Staten van Amerika),
3. de vennootschap naar vreemd recht PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT N.V./S.A.,
gevestigd te Dublin (Ierland),
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PFIZER B.V.,
gevestigd te Capelle aan de IJssel
eisende partijen,
procureur: mr. C.B. Gaaf,
advocaat: mr. A.G.W. Artz te Rotterdam,
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALPHA PHARMACEUTICALS B.V.,
gevestigd te Lichtenvoorde,
gedaagde partij,
procureur: mr. A.J.H. Ozinga,
advocaat: mr. D. Renkema te Peize.
Eisende partijen worden in dit vonnis gezamenlijk mede aangeduid als Pfizer c.s. Eiseres sub 1 wordt in dit vonnis mede aangeduid als Pfizer Delaware, eiseres sub 2 als Pfizer Products, eiseres sub 3 als Pfizer R&D en eiseres sub 4 als Pfizer B.V. Gedaagde wordt in dit vonnis mede aangeduid als Alpha.
1. Het verdere verloop van de procedure
Dit verdere verloop blijkt uit:
het vonnis van 4 juni 2003
het proces-verbaal van de op 15 september 2003 gehouden comparitie van partijen
de conclusie van repliek, tevens houdende akte wijziging van eis
de akte uitlating wijziging van eis
de conclusie van dupliek
het proces-verbaal van de op 26 februari 2004 gehouden pleidooien, waarbij over en weer pleitnotities in het geding zijn gebracht.
2. De vaststaande feiten
2.1 In 1998 heeft Pfizer c.s. in onder meer Europa het geneesmiddel Viagra geïntroduceerd. De Viagrapil heeft vier afgeronde hoeken en vier gelijkwaardige zijden. De boven en onderkant zijn licht bollend. De kleur van de pil is blauw. In Nederland wordt het middel op recept verstrekt voor de behandeling van erectiestoornissen.
2.2 Pfizer Delaware is rechthebbende op het woordmerk Viagra (Benelux inschrijving onder nummer 587057, indeling klasse 5 en CTM inschrijving onder nummer 000233890). Zij is tevens rechthebbende op het vormmerk inclusief blauwe kleur (CTM inschrijving onder nummer 00848812) alsmede het vormmerk (CTM inschrijving onder nummer 00848796).
2.3 Pfizer Products is rechthebbende op het vormmerk inclusief blauwe kleur (Benelux inschrijving onder nummer 674245, indeling klasse 5).
2.4 Pfizer R&D is rechthebbende op het 3D-model in blauwe kleur (Benelux inschrijving onder nummer 30368-02) en het 3D-model (Benelux inschrijving onder nummer 30368-01).
2.5 Pfizer B.V. is licentiehouder van Viagra voor de Nederlandse markt.
2.6 In de zomer van 2002 heeft Alpha de pil Sigra op de markt gebracht. Alpha is rechthebbende op het woordmerk Sigra (Benelux inschrijving onder nummer 694337, indeling in onder meer klasse 5). De Sigrapil is zeshoekig, heeft een platte onder- en bovenzijde en is blauw van kleur.
2.7 In november 2002 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: IGZ) de gehele voorraad Sigra bij Alpha in beslaggenomen in verband met de verdenking dat Alpha niet-geregistreerde geneesmiddelen in het verkeer heeft gebracht.
2.8 Pfizer c.s. heeft Alpha gesommeerd tot, onder meer, het onmiddellijk staken van haar activiteiten. Alpha heeft te kennen gegeven hieraan geen gehoor te willen geven.
3. De vordering
3.1 Pfizer c.s. vordert, na wijziging van eis, dat de rechtbank Alpha bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis
1. zal gebieden met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden ieder gebruik (waaronder mede begrepen, doch daartoe niet beperkt, de productie, invoer, verpakking, promotie, verkoop, uitvoer en/of distributie) van een product onder de naam SIGRA in een vorm en/of verpakking bestaande uit blauwe zeshoekige tabletten onder het merk SIGRA®, verpakt in een blister of een zakje met daarop afgebeeld blauwe zeshoekige tabletten;
2. zal gebieden met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van (reclame)materiaal (waaronder mede begrepen, doch daartoe niet beperkt, de openbaarmaking via internet door middel van de website www.sigra.net) waarin voormeld blauw zeshoekige tablet onder het merk SIGRA® wordt vermeld en/of is afgebeeld en/of op enige (andere) wijze verwezen wordt naar VIAGRA;
3. zal gebieden binnen vier werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis per brief aan al haar Nederlandse en buitenlandse distributeurs te berichten, onder gelijktijdige toezending van het ten deze te wijzen vonnis, dat ieder gebruik van het SIGRA product en alle promotie/marketing voor dit product onmiddellijk dient te worden gestaakt omdat hierdoor inbreuk wordt gemaakt op de merk- en modelrechten van Pfizer c.s., althans jegens haar onrechtmatig wordt gehandeld;
alles, te weten het onder sub 1 tot en met sub 3 gevorderde, onder verbeurte van een dwangsom van €EUR 50.000 ineens voor iedere overtreding van het gegeven gebod alsmede €EUR 10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat niet nakoming geheel of ten dele voortduurt;
4. met veroordeling van Alpha in de kosten van het geding.
3.2 Pfizer c.s. legt aan haar vorderingen tegen de achtergrond van de vaststaande feiten de navolgende stellingen ten grondslag.
In zijn totaliteit beschouwd maakt het Sigraproduct inbreuk op de merk- en modelrechten van Pfizer c.s.. Sigra bestaat uit blauwe zeshoekige tabletten onder het merk SIGRA®, verpakt in een blister of een zakje met daarop afgebeeld blauwe zeshoekige tabletten en vermeld de tekst "a revolutionary sexual stimulant engineered to increase sexual desire, stamina and arousal" en "blood flow to the genitals causing increased rigidity and extended duration of erections". Sigra wordt met de vorm en blauwe kleur prominent onder de aandacht van het publiek gebracht door promotie via de website van Alpha. Het geheel zorgt voor een totaalbeeld dat verwarring doet ontstaan in de zin van artikel 13A lid 1 onderdelen a tot en met d Benelux Merkenwet en artikel 14 lid 1 Benelux Pro Modellenwet. Door de uitzonderlijk grote bekendheid van Viagra dient het merk te worden aangemerkt als algemeen bekend merk in de zin van artikel 13 lid 1 onder Pro c van de Benelux Merkenwet.
De verschillen tussen Sigra en Viagra kunnen de verwarringwekkende overeenstemming in het totaalbeeld niet wegnemen. Het is evident dat de keuzes van Alpha zijn ingegeven door de bekendheid en reputatie van Viagra en dat zij daarvan wil profiteren. Alpha trivialiseert Viagra door Sigra als funproduct aan te prijzen en in de markt te zetten. Daardoor doet zij afbreuk aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van Viagra. Eén en ander blijkt mede uit persberichten en commerciële uitingen van derden die zijn verschenen als direct gevolg van de activiteiten van Alpha. De concrete beeldvorming bij het publiek is verwarrend en misleidend.
Subsidiair handelt Alpha onrechtmatig door willen en wetens verwarring te zaaien bij het publiek, door te profiteren van en door schade toe te brengen aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van Viagra.
4. Het verweer
4.1 Alpha concludeert dat de rechtbank Pfizer c.s. bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans deze geheel dan wel gedeeltelijk zal afwijzen, althans de toe te wijzen vorderingen zal beperken, met haar hoofdelijke, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, veroordeling in de kosten van het geding.
4.2 Alpha voert de navolgende verweren aan.
Pfizer c.s. heeft geen belang bij deze procedure omdat Sigra sedert november 2002 niet meer binnen Nederland verkocht en gedistribueerd wordt. Het is Alpha verboden het product in Nederland op de markt te brengen. Subsidiair geldt dat Alpha geen inbreuk maakt op de merk- en modelrechten van Pfizer c.s.. Sigra maakt geen gebruik van dezelfde tekens, dus artikel 13A lid 1 sub a is niet van toepassing. Voorts is er geen sprake van soortgelijke waren omdat Sigra geen (uitsluitend op recept leverbaar) geneesmiddel is tegen erectiestoornissen maar een funproduct. De namen van de producten zijn verschillend, zowel auditief als visueel. De vormen stemmen niet overeen: Sigra is zeshoekig en Viagra vierhoekig, Viagra kent meerdere groottes, Sigra maar één. De vermeldingen op de producten zijn volstrekt verschillend ("Pfizer" en "VRG 25, 50 100" enerzijds, "Sigra" anderzijds). De pilvorm heeft weinig onderscheidend vermogen. Bovendien bestaat er kleurverschil: Sigra is (knallend) helblauw, Viagra (rustig) lichtblauw. De keuzes van Sigra zijn niet ingegeven door Viagra. Sigra is een samenstelling van de namen van de producenten van Sigra en de kleur blauw is gekozen vanwege de associatie met 'mannelijk'. De verpakkingswijze komt al helemaal niet overeen: Sigra is in frivole zakjes en blisters verpakt, Viagra in een neutraal zakelijk medicijndoosje. De blister van Viagra is rechthoekig, die van Sigra heeft de vorm van de Sigrapil. Lettertype en grootte zijn verschillend. De blister van Sigra heeft een gat om op te hangen bij verkooppunten: dat is hoe het publiek in aanraking komt met Sigra. Daarmee onderscheidt het zich sterk van Viagra. Er kan geen verwarring ontstaan bij het publiek. Het publiek van Sigra is ook nog een heel ander publiek dan waarvoor Viagra is bedoeld. Sigra doet de erectie langer aanhouden terwijl Viagra de erectie doet ontstaan. Sigra is er dus voor het plezier terwijl Viagra er is voor mensen met een erectiestoornis. Dat derden Sigra met Viagra associëren komt doordat Pfizer c.s. jarenlang als enige een werkzaam geneesmiddel tegen erectiestoornissen op de markt heeft gebracht zodat elk middel waarvan het publiek denkt dat het een positief effect heeft op het functioneren van de penis onmiddellijk met Viagra wordt geassocieerd. Alpha heeft Sigra nimmer met Viagra geassocieerd.
Op grond van artikel 13A lid 1 sub b, c en d Benelux Merkenwet kan derhalve geen inbreuk worden aangenomen.
Evenmin maakt Alpha inbreuk op het modelrecht van Pfizer c.s.. De vorm van de pillen zijn ongelijksoortig: Viagra heeft vier afgeronde hoeken, Sigra zes scherpe hoeken.
De productie van Sigra is niet in handen van Alpha. De werking van Sigra is volstrekt anders dan die van Viagra. Voor zover er al "Rx" op de pillen van Alpha zou staan, zegt dit niets over de perceptie als geneesmiddel bij het publiek omdat het publiek de afkorting niet kent. De vordering ook alle buitenlandse distributeurs te berichten brengt een onaanvaardbare extraterritoriale werking van het vonnis met zich.
5. De beoordeling van het geschil
Belang
5.1 Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe, zo bepaalt artikel 3:303 van Pro het Burgerlijk Wetboek. Vastgesteld dient te worden of Pfizer c.s., gelet op hetgeen door Alpha is aangevoerd, voldoende belang heeft bij onderhavige procedure.
5.2 In november 2002 is de gehele voorraad van Alpha door IGZ in beslag genomen en is het Alpha verboden Sigra te verkopen of distribueren in Nederland. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Alpha desgevraagd medegedeeld dat zij bezwaar heeft gemaakt tegen het beslag en dat zij de verdenking van IGZ dat zij een niet-geregistreerd geneesmiddel op de Nederlandse markt heeft gebracht, betwist. De daaruit voortvloeiende procedures zijn nog niet beëindigd. Voorts heeft Alpha, na een verzoek daartoe van Pfizer c.s., geweigerd toe te zeggen dat zij zich in de toekomst van het wederom op de markt brengen van Sigra zal onthouden.
5.3 Reeds in het licht hiervan wordt geoordeeld dat Pfizer c.s. voldoende belang heeft bij haar vorderingen, nu niets eraan in de weg staat dat Alpha, na een voor haar gunstige afloop van de procedures met IGZ, haar lucratieve activiteiten zal hernemen. Om dit niet ondenkbeeldige scenario te voorkomen, heeft Pfizer c.s. juist haar vorderingen ingesteld. Nu Pfizer c.s. op grond hiervan geacht wordt voldoende belang te hebben, kunnen eventuele andere belangen en verweren daartegen onbesproken blijven.
Merkinbreuk
5.4 Artikel 13A van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) is sedert 1 januari 2004 gewijzigd ter (verdere) implementatie van de Europese Merkenrichtlijn (89/104/EG, Pb EG L40), in het bijzonder artikel 5 van Pro die richtlijn. Nu de Beneluxwetgever door wijziging van de BMW uitvoering heeft gegeven aan implementatie van de Europese merkenrichtlijn, is het gewijzigde artikel 13A BMW op dit geding van toepassing. Voor een richtlijnconforme interpretatie van het oude artikel 13A BMW, die sedert de beoogde implementatiedatum van 28 december 1991 geboden was, is derhalve geen plaats meer.
5.5 Het gewijzigde artikel 13A BMW luidt, voor zover van belang:
"1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:
a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven;
b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."
5.6 Pfizer c.s. heeft zich beroepen op artikel 13A lid 1 sub a tot en met d, maar daar blijkens het petitum geen dwingende volgorde in aangebracht. Dit brengt mee dat de vordering van Pfizer c.s. kan slagen, indien op één der aangevoerde gronden geoordeeld wordt dat Alpha inbreuk heeft gepleegd op haar merkrechten. Aangezien alleen Pfizer Delaware en Pfizer Products merkrechthouder zijn, kunnen de vorderingen alsdan slechts aan hen worden toegewezen.
5.7 Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Pfizer c.s. zich beroepen op het recent door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het HvJEG) gewezen arrest inzake Adidas/Fitnessworld (HvJEG 23 oktober 2003, IER 2004, 13; LJN AN7971). In genoemd arrest heeft het HvJEG artikel 5 lid 2 van Pro de EG-Merkenrichtlijn (thans geïmplementeerd in artikel 13A lid 1 sub c BMW) uitgelegd.
5.8 Eerder was reeds in het arrest Davidoff/Gofkid (HvJEG 9 januari 2003, C-292/00) de vraag aan de orde geweest of de bewoordingen van artikel 5 lid 2 van Pro de richtlijn - voor zover deze bepaling uitdrukkelijk slechts betrekking heeft op het gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten - eraan in de weg staat dat zij ook wordt toegepast, wanneer het teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Het HvJEG heeft op die vraag geantwoord dat artikel 5 lid 2 van Pro de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd, dat dit artikel de lidstaten de bevoegdheid laat om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.
5.9 In het arrest Adidas/Fitnessworld is het HvJEG vervolgens ingegaan op de vraag of de bescherming uit hoofde van art. 5 lid 2 van Pro de richtlijn vooropstelt dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Daartoe heeft het Hof overwogen dat de in art. 5 lid 2 van Pro de richtlijn gestelde voorwaarde van overeenstemming tussen het merk en het teken inzonderheid het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst onderstelt. De inbreuken bedoeld in art. 5 lid 2 van Pro de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet. Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in het kader van art. 5 lid 1 sub b van Pro de richtlijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het antwoord op de vraag luidt naar het oordeel van het Hof dan ook dat de bescherming uit hoofde van art. 5 lid 2 van Pro de richtlijn niet vooropstelt dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.
5.10 Gelet op deze jurisprudentie ziet artikel 13A lid 1 sub c BMW ten aanzien van bekende merken zowel op inbreukmakende tekens van niet-soortgelijke als soortgelijke waren of diensten. Tussen het bekende merk en het teken dient een zodanige overeenstemming te bestaan dat het publiek een verband tussen het merk en het teken legt. Uit de overwegingen van het Hof wordt afgeleid dat aan het aanwezig zijn van een verband minder zware eisen worden gesteld dan aan het verwarringsgevaar ex artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn Pro en artikel 13A lid 1 sub b BMW.
5.11 Tussen partijen staat vast dat Viagra een bekend merk is als hiervoor bedoeld. Volgens Pfizer c.s. is Sigra een soortgelijk product als Vigra, hetgeen Alpha betwist. Op grond van de hiervoor besproken arrest Davidoff/Gofkid, is niet meer relevant of een product al dan niet soortgelijk is voor toepassing van artikel 13a lid 1 sub c. Uiteraard is het (niet-)soortgelijk zijn van de onderhavige producten wel van belang voor het oordeel of het in aanmerking komend publiek een verband legt. Deze factor dient derhalve te worden betrokken in de beoordeling daarvan. Het komt er daarbij op aan of het publiek op grond van het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis, een samenhang ziet tussen het teken en het merk. Dit dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij dient meer belang aan de overeenkomsten dan aan de verschillen te worden gehecht omdat het publiek juist door de overeenstemmende delen tot een verband zal concluderen.
Soortgelijkheid
5.12 Voor de vraag of er sprake is van soortgelijkheid, zijn de aard, de bestemming en het gebruik van belang maar eveneens het complementaire of concurrerende karakter van de betrokken waren (HvJEG 29 september 1998, NJ 1999/393; IER 1998/265, Canon/Cannon). Viagra en Sigra zijn beide ingeschreven in klasse 5 van het Benelux merkenbureau, dat wil zeggen dat beide producten dienen voor medicinaal gebruik. De werking van beide pillen bestaat er in essentie in dat de erectie kunstmatig wordt bevorderd. Het in aanmerking komend publiek zal, globaal gesproken, minder oog hebben voor de nuance - die Alpha aanbrengt - dat Viagra erectie na seksuele prikkeling opwekt en Sigra de erectie na seksuele opwinding slechts langer en harder maakt, wat daar overigens ook van zij. IGZ heeft immers vastgesteld dat in Sigra één van de werkzame stoffen zit die ook in Viagra voorkomt. Niet uitgesloten kan worden dat het publiek dat beide middelen zou gebruiken, geen verschil in werking zou ervaren. Dit oordeel vindt tevens steun in een internetpublicatie van Botanic-Art, een leverancier van Sigra, waarin onder meer is opgenomen: "Testen hebben uitgewezen dat 1 Sigra tablet (25 mg) dezelfde werking heeft als 50 mg Viagra®". Dat Alpha stelt dat zij niet verantwoordelijk is voor publicaties van derden doet hieraan niet af omdat thans juist de perceptie van het in aanmerking komend publiek onderzocht dient te worden. Die perceptie wordt medegevormd door reclame-uitingen van derden waarin Sigra en Viagra in één adem genoemd worden. Sigra kan voorts zonder recept en doktersbezoek via internet of een smartshop worden verkregen en zal dus voor het in aanmerking komende publiek aantrekkelijker kunnen zijn. Anders dan Alpha betoogt, moet zij dan ook als concurrent van Pfizer c.s. worden aangemerkt. In zoverre moet het product Sigra als soortgelijk aan Viagra worden aangemerkt.
Visuele gelijkenis
5.13 Voorts zijn de Viagra- en Sigrapillen beide hoekig en blauw. Of het publiek hierin een visuele gelijkenis ziet, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Het uitgangspunt dient de Viagrapil te zijn. Receptgeneesmiddelen in pilvorm zijn doorgaans uitgevoerd als ronde of ovale tablet, matkleurig, of als (kleurige) capsules. In dat licht bezien is de vorm en kleur van de tablet van Pfizer c.s. opvallend en een onderscheidend, dominant kenmerk van het product Viagra. Hoe opvallender een uiterlijk aspect van een bekend merk is, hoe eerder het in aanmerking komend publiek een overeenkomst meent waar te nemen tussen dit merk en het teken dat aansluit op de dominante kenmerken, temeer als dit teken een soortgelijk product betreft. In zoverre komt minder betekenis toe aan de omstandigheid dat de Sigrapil zeshoekig en de Viagrapil vierhoekig is. Dit geldt eveneens voor de kleuren, die bij rechtstreekse vergelijking weliswaar verschil vertonen in die zin dat de Viagrapil een zachter blauw is in andere blauwtint dan de Sigrapil die heller blauw is. Beide pillen zijn echter middenblauw en hebben een vergelijkbare kleurintensiteit. In het globale beeld dat hier doorslaggevend moet zijn, komt voorts nauwelijks betekenis toe aan de verschillende opdruk van de pillen ("Pfizer" en "VRG" met sterkteaanduiding respectievelijk "Sigra" dan wel "Stamina en "Rx").
Auditieve gelijkenis
5.14 Al ligt de klemtoon bij Viagra op de 'a' en bij Sigra op de 'i', beide woorden worden ook gekenmerkt door een 'i' klank in het begin van het woord en '-gra' aan het einde. Van belang daarbij is dat de uitgang '-gra' in de Nederlandse taal nauwelijks voorkomt waardoor die uitgang karakteristiek genoemd kan worden. Aan de overeenkomst in 'i' klank en '-gra'-uitgang dient voorrang te worden gegeven boven de auditieve verschillen. In zoverre versterkt deze auditieve gelijkenis de totaalindruk.
Het totaalbeeld
5.15 De Viagrapil is slechts op recept verkrijgbaar zodat ervan kan worden uitgegaan dat een zeer beperkt deel van het publiek rechtstreeks in aanraking komt met deze pil. Voor het grote publiek is Viagra veeleer bekend door de zeer uitgebreide media-aandacht die de introductie van het middel heeft getrokken. Daardoor is bij dit publiek een herinneringsbeeld aan de pil achtergebleven dat onvolledig geacht moet worden. Afgezet tegen de werking, vorm, kleur en klank van Viagra en het onvolledig herinneringsbeeld bij het publiek, ligt het voor de hand dat het in aanmerking komend publiek op grond van de werking, vorm, kleur en klank van Sigra een verband legt met Viagra. Aan dit oordeel doet niet af dat Sigra slechts bedoeld zou zijn voor een beperkt publiek dat via internet en smartshops af zou komen op het 'funaspect' van Sigra, nu internet voor eenieder toegankelijk is en interesse voor het product Sigra niet zonder meer alleen tot het publiek dat (ook) een smartshop bezoekt, beperkt geacht kan worden. Het in aanmerking komend publiek omspant eerder eenieder die meent problemen te hebben van seksuele aard en daarvoor remedie zoekt, alsmede degenen die, aangetrokken door de idee van kunstmatige bevordering van de erectie, op zoek zijn naar een middel dat die werking claimt te bieden.
5.16 Vanwege de hiervoor genoemde omstandigheden wordt geoordeeld dat (een relevant deel van) het in aanmerking komend publiek een verband zal leggen tussen Viagra en Sigra. Hieruit volgt dat de door Alpha aangehaalde verschillen (lettertype, verpakking en aantal pillen per blister) van ondergeschikte betekenis worden geacht. Daar komt bij dat op de officiële Sigra-site (productie 9 bij dagvaarding) en de brochure van Alpha (productie 2 bij conclusie van antwoord) de kleur en vorm van de Sigrapil het meest in het oog springend is. Bovendien is op de blisters en zakjes waarin Sigra wordt aangeboden, de blauwe, zeshoekige pil in veelvoud afgebeeld. De blister heeft daarnaast de vorm van de Sigrapil. Tevens wordt op grond van het bovenstaande voorbijgegaan aan de stelling van Alpha dat het verband dat het publiek tussen Viagra en Sigra legt, louter zou berusten op de veronderstelde werking van Viagra die volgens Alpha mythische proporties heeft aangenomen, waardoor elk product dat de erectie kunstmatig bevordert met Viagra geassocieerd wordt. Immers, Sigra lijkt niet alleen in werking, maar tevens in kleur, vorm en (in mindere mate) klank op Viagra.
5.17 Door het op de markt brengen van Sigra doet Alpha afbreuk aan het merk van Viagra. Sigra is immers - naar eigen zeggen van Alpha - een frivool 'funproduct' dat aanspreekt op het plezier in seks. Niet valt in te zien hoe dit geen trivialisering is van het product Viagra, een receptgeneesmiddel dat een serieus medisch probleem - erectiestoornissen - verhelpt. De trivialisering brengt uit zijn aard mee dat het merk Viagra verwatert waardoor het onderscheidend vermogen vermindert en de reputatie van het merk geweld wordt aangedaan.
Daarnaast wordt geoordeeld dat Alpha heeft aangehaakt bij het bekende merk Viagra door de opvallende kenmerken van dat product - de hoekige vorm en blauwe kleur - over te nemen en door haar naamkeuze. Dat de achtergrond van die keuzes, zoals Alpha betoogt, op toeval berust, is niet geloofwaardig. Sigra zou een samentrekking zijn van twee achternamen van personen, [persoon A] en [persoon B], die met de productie van Sigra van doen hebben. Deze personen zijn - ook na een verzoek tot opheldering zijdens de rechtbank - echter volstrekt duister gebleven. Dat de kleur blauw is gekozen vanwege de associatie met het 'mannelijke' aspect van die kleur kan weliswaar een overweging zijn geweest, maar verklaart niet waarom tevens voor een hoekige pil moest worden gekozen, terwijl het bekende merk Viagra bij uitstek bekend was door een blauwe hoekige pil. Door het aanhaken bij het bekende merk Viagra moet Alpha in de periode dat Sigra op de markt was, geacht worden voordeel te hebben genoten dat zij op eigen kracht - met een andere naam, kleur dan wel vorm van haar product - niet zou hebben genoten. Dit voordeel was derhalve ongerechtvaardigd. Het moet er bovendien voor worden gehouden dat voor Alpha vele andere keuzes in naamgeving, vorm en kleur open stonden zodat evenmin gezegd kan worden dat zij een geldige reden had om aan te haken bij het bekende merk Viagra.
5.18 De conclusie kan op grond van het voorgaande geen andere zijn dan dat Alpha op grond van artikel 13A lid 1 sub c BMW inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Pfizer Delaware en Pfizer Products. De vorderingen liggen ten aanzien van hen derhalve voor toewijzing gereed als na te melden.
Modelinbreuk
5.19 Artikel 14 van Pro de eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) is sedert 1 december 2003 gewijzigd ter implementatie van de Europese Modellenrichtlijn (98/71/EG, Pb EG L289), in het bijzonder artikel 9 van Pro die richtlijn. Nu de Beneluxwetgever door wijziging van de BTMW uitvoering heeft gegeven aan implementatie van de Europese modellenrichtlijn, is het gewijzigde artikel 14 BTMW Pro op dit geding van toepassing. Voor een richtlijnconforme interpretatie van het oude artikel 14 BTMW Pro, die sedert de beoogde implementatiedatum van 28 oktober 2001 geboden was, is derhalve geen plaats meer.
5.20 Het gewijzigde artikel 14 BTMW Pro luidt, voor zover van belang:
"1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder van een tekening of model zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model. Onder gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden".
5.21 Of er sprake is van inbreuk op het modelrecht van Pfizer R&D hangt derhalve af van de vraag of het ingeschreven model (de vormgeving en kleur van de Viagrapil) bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan, in dit geval, de vorm en kleur van Sigra, beoordeeld naar de totaalindruk bij die geïnformeerde gebruiker. Zowel het criterium van de 'geïnformeerde gebruiker' als 'geen andere algemene indruk' stellen zwaardere eisen aan het aannemen van een inbreuk dan de criteria 'in aanmerking komend publiek' en 'een verband' zoals deze voor de merkinbreuk ex artikel 13A lid 1 sub c gelden. In het onderhavige geval moet het ervoor worden gehouden dat de geïnformeerde gebruiker omvat de voorschrijvende (huis)artsen, de apothekers en de patiënten aan wie Viagra is voorgeschreven. Bij hen zal een andere algemene indruk ontstaan indien dezen in aanraking komen met Sigra. De omschreven gebruikers zullen immers de hiervoor reeds genoemde vorm- en kleurverschillen opvallen in het licht van hun concrete herinneringsbeeld van Viagra. In dat kader zal tevens de auditieve gelijkenis minder sprekend zijn. Van een inbreuk op het modelrecht is derhalve geen sprake.
5.22 Subsidiair doet Pfizer R&D een beroep op onrechtmatige daad. Om tot toewijzing van een vordering, gegrond op onrechtmatige daad, te komen, dient de eiser voldoende te stellen ten aanzien van de verweten handeling, het onrechtmatig karakter daarvan, de daardoor ontstane schade en het causaal verband tussen die schade en de verweten handeling. Ten aanzien van Pfizer R&D is niet inzichtelijk op welke wijze Alpha zich jegens haar onrechtmatig heeft gedragen en/of gedraagt en dat zij daardoor (rechtstreeks) schade lijdt. Haar modelrecht is niet aangetast. Naar moet worden aangenomen, opereert Pfizer R&D als ontwikkelingsbedrijf niet rechtstreeks op de markt, zodat de door Alpha berokkende reputatieschade aan het product Viagra haar niet direct raakt. De vorderingen zullen ten aanzien van Pfizer R&D dan ook worden afgewezen.
5.23 Pfizer B.V. ten slotte kan als licentiehouder niet op grond van artikel 13A lid 1 BMW in de onderhavige gebodsactie opkomen tegen merkinbreuken (Benelux-gerechtshof 7 juni 2002, NJ 2003/426 m.nt. JHS, Adidas/Marca). Het Benelux-gerechtshof heeft in voormeld arrest de mogelijkheid opengehouden dat de licentiehouder met machtiging van de merkhouder een ver/gebodsactie kan instellen. Van een volmacht of speciale toestemming van Pfizer Delaware of Pfizer Products aan Pfizer B.V. waardoor kan worden aangenomen dat de twee eerstgenoemden uitdrukkelijk hebben ingestemd met de instelling van een gebodsactie door Pfizer B.V., is echter niets gebleken. Uit het gezamenlijk optreden van Pfizer Delaware, Pfizer Products en Pfizer B.V. in deze procedure kan voorts niet zonder meer een stilzwijgende volmacht worden afgeleid. De slotsom luidt dan ook dat Pfizer B.V. geen vordering heeft op Alpha.
5.24 De vorderingen ten aanzien van Pfizer Delaware en Pfizer Products zullen worden toegewezen, behoudens het navolgende. Onweersproken is dat Alpha niet de producent is van Sigra. Het gebod het gebruik te staken en gestaakt te houden zal voor zover dat ziet op 'productie' worden afgewezen.
Bij wijziging van eis, heeft Pfizer het petitum onder 1 aangevuld met de zinsnede 'in de vorm en/of (cursief Rb; is aangevulde deel) de verpakking'. Gelet op de toelichting dat het de bedoeling van Pfizer is, het gehele product Sigra van de markt te weren, wordt het gewijzigd petitum aldus verstaan dat zij ziet op de vorm en verpakking.
5.25 Ten aanzien van het petitum onder 3 wordt het volgende overwogen. De Nederlandse rechter heeft in beginsel rechtsmacht ten aanzien van de BMW binnen het gehele Beneluxterritoir om met toepassing van vreemd recht voorzieningen te geven die effect buiten de landsgrenzen hebben. Alpha meent dat een dergelijke vordering, waarbij Alpha wordt verzocht om ook haar buitenlandse distributeurs te berichten, het vonnis een onaanvaardbare extraterritoriale werking zou krijgen.
5.26 Bij de vraag van de rechtsmacht zal de rechter zich moeten afvragen of een dergelijke veroordeling effectief kan worden geëxecuteerd. Alpha wordt gevolgd in haar bezwaar dat het haar geboden wordt om wereldwijd bekend te maken dat ieder gebruik van het merk Sigra verboden is, terwijl in het land van de ontvanger van het bericht het gebruik van het merk Sigra niet verboden behoeft te zijn. Anderzijds verdient opmerking dat, hoewel het debat tussen partijen zich tot de Nederlandse markt heeft beperkt, daarin geen aanleiding wordt gevonden de bescherming van het merkrecht tot Nederland te beperken. Dit brengt mee dat onderhavig vonnis gelding heeft in de gehele Benelux. Het petitum onder 3 zal dienovereenkomstig worden beperkt.
5.27 De termijnen en de dwangsommen zullen worden gemitigeerd als na te melden. Hetgeen meer of anders is gevorderd, zal worden afgewezen.
5.28 Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal Alpha worden veroordeeld in de proceskosten. In de omstandigheid dat de vorderingen ten aanzien van Pfizer R&D en Pfizer B.V. niet zijn toegewezen, wordt geen aanleiding gezien de proceskostenveroordeling aan te passen, nu deze vorderingen geen extra proceskosten met zich hebben gebracht.
De beslissing
De rechtbank, rechtdoende,
verklaart Pfizer B.V. niet-ontvankelijk in haar vorderingen;
1. gebiedt Alpha met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden ieder gebruik (waaronder mede begrepen, doch daartoe niet beperkt, de invoer, verpakking, promotie, verkoop, uitvoer en/of distributie) van een product onder de naam SIGRA in een vorm en verpakking bestaande uit blauwe zeshoekige tabletten onder het merk SIGRA®, verpakt in een blister of een zakje met daarop afgebeeld blauwe zeshoekige tabletten;
2. gebiedt Alpha met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van (reclame)materiaal (waaronder mede begrepen, doch daartoe niet beperkt, de openbaarmaking via internet door middel van de website www.sigra.net) waarin blauwe zeshoekige tabletten onder het merk SIGRA® wordt vermeld en/of is afgebeeld en/of op enige andere wijze verwezen wordt naar VIAGRA;
3. gebiedt Alpha binnen 14 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis per brief aan alle distributeurs in de Benelux te berichten, onder gelijktijdige toezending van het ten deze te wijzen vonnis, dat ieder gebruik van het SIGRA product en alle promotie/marketing voor dit product door Alpha onmiddellijk dient te worden gestaakt, omdat hierdoor inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Pfizer Delaware en Pfizer Products;
de geboden onder 1 tot en met 3 onder verbeurte van een dwangsom van EUR 50.000 ineens voor iedere overtreding van het gegeven gebod alsmede EUR€ 10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat niet nakoming geheel of ten dele voortduurt met een maximum van EUR€ 1.000.000,-;
veroordeelt Alpha in de proceskosten tot aan deze uitspraak begroot op EUR 273,50 aan verschotten en op EUR 1.950,-- aan salaris voor de procureur;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
wijst de vorderingen van Pfizer R&D af.
Dit vonnis is gewezen door mrs. E.A.M. van der Kallen, H.C.M. Boon en Th.C.M. Willemse en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 maart 2004.