Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT
Sector handel en kanton
Handelskamer
zaaknummer / rolnummer: 158377 / HA ZA 03-488
Vonnis van 30 november 2011
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AGENTUREN KRUYDER AMERSFOORT B.V.,
gevestigd te Amersfoort,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. B. Santen,
tegen
de vennootschap naar Zwitsers recht
CHARMAG S.A.,
gevestigd te Estavayer-le-Lac, Zwitserland,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M.C. Franken- Schoemaker.
Partijen zullen hierna Kruyder en Charmag genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 30 juni 2010
- het deskundigenbericht, dat is vervat in de brieven van de deskundige aan de rechtbank van 26 oktober 2010 en 22 december 2010
- de conclusie na deskundigenbericht tevens wijziging van eis van Kruyder
- de antwoordconclusie na deskundigenbericht van Charmag.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De verdere beoordeling
in conventie
Eiswijziging
2.1. Kruyder heeft in haar conclusie na deskundigenbericht haar eis verminderd in die zin dat deze thans luidt als volgt:
“dat Charmag zal worden veroordeeld bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I. aan Kruyder te betalen een bedrag groot € 187.155,80 als licentievergoeding over de verkoopprijs af fabriek (ex btw) van alle verkopen door Charmag van de gezamenlijk geoctrooieerde producten in de periode van 1 januari 1996 tot 1 januari 2001;
II. aan Kruyder te betalen een licentievergoeding van 5% van de verkoopwaarde af fabriek (ex btw) van alle verkopen door Charmag van de gezamenlijk geoctrooieerde producten, inclusief bewerkingen van die producten, waarin (elementen van) die octrooien zijn verwerkt, te rekenen vanaf 1 januari 2001, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen licentievergoeding, vast te stellen na voldoening door Charmag aan de vordering sub f. [bedoeld is vordering onder V; toevoeging rechtbank] hierna;
III. aan Kruyder te betalen een bedrag groot € 26.933,31 terzake van octrooikosten;
IV. aan Kruyder te betalen de wettelijke (handels)rente over de bedragen zoals hierboven onder II en III gevorderd, te rekenen vanaf 28 mei 2000 tot de dag van voldoening;
V. tot openlegging van de boeken, bescheiden en gegevensdragers en daar inzage in te geven om te komen tot de exacte berekening van de vordering als bedoeld in het petitum sub II, Kruyder daarbij desgewenst bijgestaan door een deskundige, aanvaard door Charmag, danwel benoemd door uw rechtbank, één en ander op verbeurte van een dwangsom groot € 2.500,-- per dag voor elke dag dat Charmag nalatig is om mee te werken aan een haar veroordelend vonnis, te rekenen vanaf twee dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis;
VI. in de kosten van het geding.“
Het deskundigenbericht
2.2. In het tussenvonnis van 30 juni 2010 heeft de rechtbank een deskundigenonderzoek gelast naar - kort gezegd - de hoogte van de aan Kruyder (op grond van artikel 6.1 van de samenwerkingsovereenkomst) toekomende licentievergoeding.
2.3. Bij brief van 26 oktober 2010 heeft de deskundige zijn deskundigenbericht aan de rechtbank gezonden. Omdat hij daarin nog niet was ingegaan op de opmerkingen die Charmag in haar brief aan de deskundige van 26 oktober 2010 had gemaakt, heeft de deskundige bij brief van 22 december 2010 aan de rechtbank alsnog een reactie op deze opmerkingen gezonden. De brieven van de deskundige van 26 oktober 2010 en 22 december 2010 zullen tezamen worden aangemerkt als het definitieve deskundigenbericht.
2.4. Vervolgens zijn partijen in de gelegenheid gesteld om (bij conclusie na deskundigenbericht) op het definitieve deskundigenbericht te reageren.
2.5. Uit de conclusie na deskundigenbericht van Kruyder en de aanpassing van haar eis aan de uitkomst van het deskundigenbericht blijkt dat Kruyder zich in het rapport van de deskundige kan vinden.
2.6. In de conclusie na deskundigenbericht van Charmag uit Charmag wel kritiek op de inhoud van het deskundigenbericht. Zij verzoekt de rechtbank om het rapport van de deskundige zeer kritisch te lezen en vooral zelf een oordeel te vormen over de zaak. Als algemeen kritiekpunt voert Charmag aan dat de deskundige op meerdere punten een juridische analyse heeft gegeven en dat hij daarmee buiten de opdracht van de rechtbank is getreden.
2.7. De deskundige heeft in reactie op deze kritiek gesteld dat, voor zover hij daarmee buiten de opdracht is getreden, de betreffende onderdelen van het deskundigenbericht voor niet geschreven mogen worden gehouden.
2.8. De rechtbank stelt voorop dat de opdracht aan de deskundige inhield dat hij op basis van zijn ervaring met de waardering van octrooien een antwoord gaf op de door de rechtbank gestelde vragen. Voor zover daarbij een juridisch oordeel vereist was, maakte dit geen onderdeel uit van de opdracht.
Uit het deskundigenrapport leidt de rechtbank af dat voor zover de deskundige al een juridische analyse heeft gegeven, deze veelal van bijkomende aard was, zodat deze niet van doorslaggevende betekenis is geweest voor de uitkomst van het deskundigenonderzoek. Voor zover dat anders is, zal de rechtbank de passages van het deskundigenbericht waarin de deskundige een juridisch oordeel geeft, bij de beoordeling van het rapport buiten beschouwing laten (zie onder meer overweging 2.21 hierna).
2.9. De rechtbank zal in het navolgende per vraag het deskundigenbericht en de daartegen aangevoerde kritiekpunten van Charmag behandelen.
2.10. De rechtbank stelt daarbij voorop dat het doel van het deskundigenonderzoek was om vast te stellen welke licentievergoeding partijen zouden zijn overeengekomen op het moment dat Charmag de verkoop van de artikelen waarin de geoctrooieerde vinding was verwerkt (hierna: de geoctrooieerde producten) ter hand zou nemen. Het moment van ter hand nemen van de verkoop door Charmag is het voor het bepalen van de licentievergoe-ding relevante moment, omdat partijen in artikel 6.1.c van de samenwerkingsovereenkomst de overeen te komen licentievergoeding hebben gekoppeld aan “door de fabrikant verkochte artikelen”.
Vragen 1 en 2: gebruikelijke grondslag en gebruikelijk percentage voor een licentievergoeding voor het gebruik van een octrooi + toepassing daarvan in het onderhavige geval
2.11. Volgens de deskundige is de basis voor een licentievergoeding normaal gesproken de verkoopwaarde af fabriek exclusief BTW van de producten waarin het octrooi is belichaamd. Volgens hem moet in de onderhavige zaak, waar het gaat om hang- en sluitwerk, uitgegaan worden van een licentievergoeding van maximaal 5% over deze verkoopwaarde.
2.12. Charmag stelt zich op het standpunt dat de deskundige als grondslag voor de berekening van de licentievergoeding de gerealiseerde winst had moeten kiezen. Deze gerealiseerde winst staat in het onderhavige geval reeds vast, zodat er geen risico aanwezig is dat de licentiegever (Charmag) de winstcijfers beïnvloedt, aldus Charmag.
2.13. De deskundige heeft gekozen voor de verkoopwaarde per product als basis voor de licentievergoeding, omdat bij de keuze voor winst als grondslag het risico bestaat op manipulatie van deze winst. Naar het oordeel van de rechtbank geldt dit oordeel van de deskundige ook voor het onderhavige geval, waarin de licentievergoeding over een reeds afgesloten periode moet worden berekend, omdat het in deze gaat om de beoordeling van wat partijen zouden hebben afgesproken ten tijde van het aanvangen van de verkoop van de betreffende producten. Op dat moment was het risico van manipulatie van winstcijfers aanwezig, zodat aannemelijk is dat Kruyder op dat moment niet zou hebben ingestemd met een licentievergoeding die is gebaseerd op gerealiseerde winst. De rechtbank wijst de kritiek van Charmag op dit punt dan ook af.
2.14. Charmag heeft voorts gesteld dat de deskundige bij de bepaling van het toepasselijke percentage geen aandacht heeft besteed aan een betere methode om dit percentage vast te stellen, namelijk een methode waarbij wordt aangesloten bij wat in een bepaalde industrietak een gebruikelijk percentage is (‘Industry guidelines’). In de industrietak voor ‘Machinery’ geldt volgens Charmag dat een licentiepercentage van 0,33 tot 1 % gebruikelijk is.
2.15. De deskundige heeft in antwoord op dit kritiekpunt aangevoerd dat het door Charmag aangehaalde gebruikelijke licentiepercentage van 0,33 tot 1 % alleen van toepassing is bij de bepaling van een licentievergoeding binnen bedrijven, waarbij een vergoeding wordt uitgekeerd aan personeel.
2.16. Charmag heeft de juistheid van de reactie van de deskundige op dit punt niet bestreden, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Dit betekent dat de door Charmag aangevoerde methode in het onderhavige geval, waarbij geen sprake is van een werknemer-werkgever relatie, niet kan worden gehanteerd voor de bepaling van een redelijke licentievergoeding.
2.17. De rechtbank is wel van oordeel dat de bepaling van het percentage door de deskundige op maximaal 5% onvoldoende houvast biedt voor het bepalen door de rechtbank van de hoogte van de aan Kruyder toekomende licentievergoeding.
Bovendien heeft Charmag in paragraaf 2.10 van haar conclusie na deskundigenbericht aandachtspunten aangereikt waarmee licentiegever en licentienemer bij het vaststellen van de hoogte van een licentievergoeding in zijn algemeenheid rekening houden.
In reactie op deze door Charmag aangedragen aandachtspunten heeft de deskundige opgemerkt dat het bespreken daarvan weinig zinvol zou zijn in het kader van de door de rechtbank gestelde vragen, en dat Charmag die aandachtspunten had moeten gebruiken bij het duidelijker formuleren van de relevante bepalingen van de samenwerkingsovereen-komst.
Anders dan de deskundige is de rechtbank van oordeel dat de door Charmag aangedragen aandachtspunten (in ieder geval ten dele) relevant zouden kunnen zijn geweest bij de bepaling van de licentievergoeding door partijen op het moment dat Charmag begon met de verkoop van de geoctrooieerde producten.
2.18. De rechtbank zal de deskundige dan ook vragen om een aanvullend deskundigenbericht uit te brengen waarin hij nader preciseert welk percentage als een redelijk percentage voor de onderhavige producten moet worden aangemerkt, en waarin hij ingaat op de door Charmag aangedragen aandachtspunten, voor zover hij van oordeel is dat deze een rol zouden hebben kunnen spelen in het geval dat partijen bij de aanvang van verkoop van de geoctrooieerde producten (wel) een concrete licentievergoeding zouden zijn overeengekomen.
Vragen 3 en 5: aanpassing gebruikelijk percentage in verband met het gezamenlijke houderschap van de octrooien en de bijdrage van partijen aan de octrooien?
2.19. Na een aanvankelijke negatieve beantwoording van vraag 3 heeft de deskundige in zijn reactie op de opmerkingen van Charmag aangevoerd dat het gezamenlijk houderschap van de octrooien - in het licht van de daaruit blijkende bijdragen van partijen aan het uiteindelijke product - in die zin van belang kan zijn dat deze kan resulteren in een verlaging van de licentievergoeding tot 2 à 3 procent. Daaruit blijkt dat de deskundige de vraag naar de aanpassing vanwege het gezamenlijk houderschap (vraag 3) heeft geplaatst in de sleutel van de bijdrage die partijen aan de totstandkoming van het geoctrooieerde product hebben geleverd (vraag 5). De rechtbank kan de deskundige daarin volgen.
2.20. Volgens Charmag heeft Kruyder geen bijdrage aan de geoctrooieerde producten geleverd die een aanspraak op de titel ‘(mede-)uitvinder’ rechtvaardigen. Indien geoordeeld wordt dat er wel sprake is van enige bijdrage van Kruyder, dan moet die bijdrage worden bepaald op maximaal 25 procent, zijnde het percentage waarvan Kruyder uitgaat in de bij dagvaarding ingestelde vorderingen.
2.21. De rechtbank constateert dat de deskundige ervan uitgaat dat Kruyder als uitvinder van de producten moet worden aangemerkt. Daarmee heeft de deskundige een juridisch oordeel gegeven over een feitencomplex waarover partijen van mening verschillen. Daardoor is de deskundige getreden buiten de opdracht die aan hem is gegeven. De rechtbank zal het rapport op dit punt dan ook buiten beschouwing laten.
2.22. Het voorgaande laat onverlet het oordeel van de deskundige dat in zijn algemeenheid bij de vaststelling van het toepasselijke percentage van een licentievergoeding met de bijdrage van partijen aan de totstandkoming van geoctrooieerde producten rekening moet worden gehouden. De rechtbank kan zich met dit oordeel van de deskundige verenigen, omdat het maximale percentage van 5% dat de deskundige hanteert, uitgaat van het normale geval waarin een licentiegever een geoctrooieerd product in eigen beheer vervaardigt, en vervolgens aan een licentienemer het recht geeft om het geoctrooieerde product of de geoctrooieerde vinding voor haar onderneming te gebruiken. Uit de beschrijving van de gang van zaken met betrekking tot de onderhavige geoctrooieerde producten in de conclusie na deskundigenbericht van Kruyder leidt de rechtbank af dat Kruyder van mening is dat ook Charmag een bijdrage aan de totstandkoming van de octrooien heeft geleverd. Charmag heeft niet weersproken dat Kruyder werkzaamheden met betrekking tot de octrooien heeft verricht, maar betwist alleen dat deze werkzaamheden gelden als ‘uitvinderswerkzaamheden’. Anders dan Charmag kennelijk meent, is bij de vaststelling van het toepasselijke percentage bij de in casu te bepalen licentievergoeding echter niet van (doorslaggevend) belang wie van partijen de intellectuele uitvinderswerk-zaamheden heeft verricht. Immers, de verplichting tot betaling van een licentievergoeding is in artikel 6.1 van de tussen partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst niet uitsluitend gerelateerd aan het ontstaan van een patent of octrooi; er bestaat volgens deze bepaling ook een aanspraak van Kruyder op een licentievergoeding, indien sprake is van “nieuwe ontwikkelingen, bijv. verbeteringen”.
2.23. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat voor de bepaling van de hoogte van de onderhavige licentievergoeding van belang is in welke mate partijen feitelijk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten, en niet uitsluitend wie van hen als uitvinder daarvan moet worden aangemerkt.
2.24. De rechtbank constateert dat partijen over de bijdrage die zij aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten hebben geleverd van mening verschillen.
De rechtbank constateert evenwel eveneens dat vaststaat dat partijen met betrekking tot de kosten van de octrooien de afspraak hebben gemaakt dat zij deze bij helfte zullen delen.
Voorts staat vast dat in het geval van één van de twee octrooien (de raamuitzetter) beide partijen als uitvinder zijn vermeld, en dat op het andere octrooi (het scharnier) alleen Kruyder als uitvinder staat vermeld. Niet gesteld of gebleken is dat Charmag op enig moment bezwaar heeft gemaakt tegen de vermelding van Kruyder als (mede-)uitvinder van de octrooien, zodat Charmag thans niet kan ontkennen dat Kruyder een relevante bijdrage aan de totstandkoming van geoctrooieerde producten heeft geleverd. Evenmin kan daardoor de stelling van Charmag worden aanvaard dat de bijdrage van Kruyder aan de geoctrooieer-de producten op nul moet worden gewaardeerd.
Ten slotte is in deze van belang dat partijen in 2005 en 2006 de over en weer bestaande rechten met betrekking tot de octrooien aan elkaar hebben gecedeerd. Daarmee zijn zij beiden 50% rechthebbenden op de octrooien geworden. Hieruit, en uit de afspraak dat zij op 50/50-basis bijdragen aan de kosten met betrekking tot de octrooien, leidt de rechtbank af dat partijen hun bijdragen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten zelf hebben gewaardeerd op elk 50%. Dit leidt tot de conclusie dat het percentage dat de deskundige in zijn aanvullende deskundigenbericht zal bepalen als redelijk percentage voor de in casu geldende licentievergoeding - in verband met het gezamenlijk houderschap van de octrooien en de bijdragen die partijen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten hebben geleverd - zal worden aangepast in die zin dat dit percentage alsdan zal worden gehalveerd.
2.25. De omstandigheid dat bij één van de octrooien alleen Kruyder als uitvinder is vermeld (en niet Charmag), brengt niet mee dat deze aanpassing alleen ten aanzien van het octrooi met betrekking tot de raamuitzetter zal plaatsvinden (waarbij beide partijen als uitvinder zijn vermeld), omdat het zoals gezegd niet gaat om het uitvinderschap maar om de bijdrage die partijen in de praktijk aan het tot stand komen van het geoctrooieerde product hebben geleverd, en geen van partijen heeft gesteld dat de bijdragen van partijen per product verschilde.
Vraag 4: aanpassing percentage in verband met voordelen, gebruik en waarde van de octrooien?
2.26. De deskundige heeft vraag 4 negatief beantwoord en daarvoor als onderbouwing gegeven dat ten aanzien van deze aspecten in de overeenkomst geen voorbehoud is gemaakt en partijen het ook niet nodig hebben geoordeeld om na het ontstaan van de octrooirechten te onderhandelen over de licentievergoeding.
2.27. Volgens Charmag heeft de deskundige met dit oordeel ten onrechte geen rekening gehouden met het feit dat zij met de exploitatie van de geoctrooieerde producten alleen maar verlies heeft geleden, dat de betreffende producten al geruime tijd niet meer worden verkocht en dat de geoctrooieerde vindingen dus in de praktijk waardeloos zijn gebleken.
2.28. De rechtbank herhaalt dat de opdracht van de rechtbank aan de deskundige was om de licentievergoeding te bepalen die partijen zouden zijn overeengekomen op het moment dat met de verkoop van de geoctrooieerde producten werd aangevangen. Dit betekent dat op zich de verwachtingen van partijen met betrekking tot de voordelen die met de octrooien zouden worden behaald, relevant kunnen zijn voor de bepaling van de licentievergoeding. De rechtbank volgt de deskundige derhalve niet in zijn, onder 2.26 weergegeven oordeel.
2.29. Dit betekent evenwel niet dat de deskundige ook op dit punt een aanvullend deskundigenbericht zal moeten opstellen. Immers, uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank de deskundige volgt in zijn standpunt dat de licentievergoeding moet worden gebaseerd op de met de geoctrooieerde producten gerealiseerde omzet en niet op de daarmee gerealiseerde winst. Indien de licentievergoeding op de daadwerkelijk gerealiseerde omzet wordt gebaseerd, betekent dit dat eventuele tegenvallende verkoopresultaten automatisch hun weerslag (in negatieve zin) hebben op de aan Kruyder toekomende licentievergoeding. Daarmee is derhalve in principe de mogelijkheid van tegenvallende resultaten verdisconteerd in de aan Kruyder toekomende licentievergoeding. Gelet hierop acht de rechtbank niet aannemelijk dat Kruyder - indien partijen op het moment van het starten van de verkoop van de geoctrooieerde producten een licentievergoeding zouden hebben bepaald - nadien zou hebben ingestemd met aanpassing van de licentievergoeding wegens door Charmag geleden verliezen en/of teleurgestelde verwachtingen aan de zijde van Charmag. Daarmee is immers al rekening gehouden bij het afhankelijk maken van de licentiever-goeding van de door Charmag gerealiseerde omzet.
2.30. Het voorgaande betekent dat de vast te stellen licentievergoeding niet zal worden aangepast in verband met de (volgens Charmag geringe) waarde, voordelen en het beweerdelijke geringe gebruik van de geoctrooieerde producten.
Vraag 6: overige opmerkingen
2.31. De opmerkingen die de deskundige bij vraag 6 heeft gemaakt, zien met name op een juridische analyse van het geschil van partijen, hetgeen buiten de opdracht van de deskundige viel. De rechtbank zal deze opmerkingen dan ook buiten beschouwing laten. Hetzelfde geldt voor zover de deskundige zich uitgelaten heeft over de verplichting voor Charmag om een deel te dragen van de kosten die Kruyder heeft gemaakt ten aanzien van een octrooiprocedure tegen derden (Buva en Necomij).
Tussenconclusie
2.32. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op dit moment nog niet kan worden vastgesteld welke licentievergoeding partijen zouden hebben afgesproken op het moment dat zij een aanvang namen met de verkoop van de onderhavige geoctrooieerde producten. Het oordeel daarover is afhankelijk van de uitkomst van een aanvullend deskundigenbericht over het onder 2.18 bepaalde. De beslissing zal dan ook in zoverre worden aangehouden.
2.33. De rechtbank zal een aanvullend deskundigenbericht gelasten. De partij die het voorschot op de kosten van de deskundige heeft gedeponeerd (Kruyder) is gehouden eveneens het voorschot op de kosten van het nadere rapport te deponeren.
De gerealiseerde omzet
2.34. Naast de vraag naar de hoogte van het toepasselijke percentage voor een licentievergoeding voor de geoctrooieerde producten, zal ook de vraag beantwoord moeten worden welke omzet Charmag met de geoctrooieerde producten heeft gerealiseerd. Partijen verschillen daarover van mening.
2.35. In haar antwoordakte van 22 april 2009 (onder punt 5) heeft Charmag een overzicht gegeven van de verschillen tussen de standpunten van partijen met betrekking tot de omzet die Charmag tot 1 januari 2001 met de geoctrooieerde producten heeft behaald. Dit overzicht is - voor zover het ziet op de opgave van Kruyder - gebaseerd op de akte van Kruyder van 25 maart 2009.
2.36. Uit het overzicht blijkt dat de standpunten van partijen over de behaalde omzetten de volgende verschillen vertonen:
Opgave Kruyder
Opgave Charmag
Omzet raamuitzetters € 891.156 € 884.340
Omzet losse nokken € 72.593 € 30.541
Omzet scharnieren € 1.548.831 € 1.244.877
Totale omzet € 2.512.580 € 2.159.758
2.37. De rechtbank constateert ten eerste dat het bedrag aan “Totale omzet” van Kruyder niet overeenkomt met het bedrag aan omzet waarover Kruyder vervolgens het (volgens haar toepasselijke) percentage berekent. Kruyder gaat immers uit van een bedrag van
€ 3.743.116,57, terwijl volgens het hiervoor vermelde overzicht deze omzet volgens de opgave van Kruyder zelf € 2.512.580,-- zou bedragen.
2.38. De rechtbank constateert ten tweede dat het verschil tussen partijen blijkens bovengenoemd overzicht ‘slechts’ € 352.822,-- bedraagt. Indien uitgegaan wordt van de helft (zie 2.24) van het maximumpercentage van 5%, komt dit neer op een bedrag van maximaal € 8.820,55 waarover partijen nog van mening verschillen.
2.39. Gelet op de over en weer gedane betwistingen van de door partijen gehanteerde cijfers, zou hierover - zoals de rechtbank reeds heeft aangekondigd in het tussenvonnis van 10 februari 2010 - mogelijk een deskundigenonderzoek door een accountant moeten plaatsvinden. Kruyder zal als de partij met de bewijslast ten aanzien van de hoogte van de omzet in beginsel het voorschot voor deze deskundige moeten betalen. De rechtbank zal Kruyder in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de vraag of zij het zinvol vindt om een dergelijk deskundigenonderzoek voor een geldelijk belang van maximaal € 8.820,55 te laten verrichten.
Indien Kruyder een dergelijk onderzoek niet wenselijk acht kan zij door een eisvermin-dering een eind maken aan het geschil van partijen op dit punt.
Indien Kruyder een dergelijk deskundigenonderzoek wel wenselijk acht, wordt zij verzocht zich uit te laten over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen. Indien partijen zich wensen uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige(n), dienen zij daarbij aan te geven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben.
De rechtbank zal Kruyder in de gelegenheid stellen zich daarover bij akte uit te laten. Charmag zal vervolgens aan antwoordakte mogen nemen.
De verkoopperiode
2.40. Charmag heeft als verweer tegen de vordering tot betaling van een licentievergoeding na 1 januari 2001 en de vordering tot openlegging van de boeken aangevoerd dat Kruyder al over de relevante omzetgegevens beschikt, alsmede dat Kruyder bij die vorderingen geen belang heeft voor zover deze zien op de periode nadat zij met de verkoop van de geoctrooieerde producten is gestopt (6 december 1999 met de raamuitzetters en 30 maart 2001 met de scharnieren).
2.41. Dit verweer kan Charmag niet baten. Partijen hebben in artikel 6.1.c van de samenwerkingsovereenkomst het recht van Kruyder op een licentievergoeding gekoppeld aan “door de fabrikant [Charmag; toevoeging rechtbank] verkochte artikelen”. Gelet hierop rust op Charmag de verplichting om volledige openheid van zaken te geven aan Kruyder terzake van de door haar gegenereerde omzet met betrekking tot door haar verkochte producten waarin de geoctrooieerde vinding is verwerkt. Die verplichting eindigt niet door de enkele stelling van Charmag dat zij na een bepaalde datum geen geoctrooieerde producten meer heeft verkocht. Daarbij komt dat er in het onderhavige geval ook twijfel gerechtvaardigd is aan de juistheid van de stelling van Charmag over het stoppen met de verkoop van de geoctrooieerde producten. Immers, indien er veronderstellenderwijs van wordt uitgegaan dat de laatste raamuitzetter op 6 december 1999 is verkocht, zou dat moeten leiden tot een aanzienlijk verschil in omzetcijfers tussen Kruyder en Charmag op dit punt (omdat Kruyder wel uitgaat van verkoop van de raamuitzetters tot 1 januari 2001). Daarvan is evenwel geen sprake. Het omzetcijfer van Charmag met betrekking tot de raamuitzetter wijkt slechts in geringe mate af van die van Kruyder. Dit betreft - relatief gezien - een zodanig gering verschil, dat niet kan worden uitgesloten dat Charmag in de periode na 6 december 1999 toch raamuitzetters heeft verkocht waarin de geoctrooieerde vinding is verwerkt.
2.42. Gelet op het voorgaande dient Kruyder in staat gesteld te worden om (met behulp van een eigen deskundige op - zo neemt de rechtbank aan - het gebied van financiën en octrooirecht) te controleren of de stelling van Charmag juist is dat zij na 6 december 1999 respectievelijk 30 maart 2001 geen raamuitzetters respectievelijk scharnieren meer heeft verkocht waarin de geoctrooieerde vinding is verwerkt. Kruyder heeft - gelet op voormelde, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting van Charmag en de hiervoor vermelde twijfel aan de juistheid van het standpunt van Charmag - een rechtmatig belang (in de zin van artikel 843a Rv) bij inzage in de boeken, bescheiden en gegevensdragers van Charmag, voor zover deze betrekking hebben op de door haar met de verkoop van raamuitzetters en scharnieren gegenereerde omzet in de periode na 6 december 1999 respectievelijk 30 maart 2001.
2.43. Afgezien van het hiervoor overwogene geldt dat Charmag - gelet op haar erkenning dat zij van 1 januari 2001 tot 30 maart 2001 scharnieren heeft verkocht waarin de geoctrooieerde vinding is verwerkt - aan Kruyder inzage dient te geven in haar boeken voor zover deze op de daarmee gegenereerde omzet ziet, teneinde Kruyder in staat te stellen de haar toekomende licentievergoeding te berekenen. Dit belang van Kruyder geldt in casu te meer nu partijen - blijkens de discussie van partijen over de omzet tot 1 januari 2001- van (enigszins) verschillende omzetcijfers uitgaan.
2.44. De vorderingen tot betaling van een licentievergoeding en tot openlegging van de boeken zijn derhalve eveneens toewijsbaar voor de periode na 6 december 1999 respectievelijk 30 maart 2001.
Kosten van de octrooien
2.45. In het tussenvonnis van 10 februari 2010 heeft de rechtbank Kruyder in de gelegenheid gesteld om te reageren op het verweer van Charmag dat zij geen bijdrage verschuldigd is aan Kruyder voor de kosten die Kruyder voor een octrooiprocedure tegen Buva en Necomij heeft gemaakt, omdat met de procedure geen financieel voordeel voor haar te behalen was en het voor haar reeds van tevoren duidelijk was dat de procedure toch niet gewonnen kon worden.
2.46. In haar akte na tussenvonnis van 7 april 2010 heeft Kruyder aangevoerd dat zij als octrooihouder gerechtigd was om de betreffende procedure te voeren, omdat deze strekte ter bescherming van de gezamenlijke octrooirechten. De reden waarom Charmag de procedure niet wilde starten was niet gelegen in het kansloze karakter daarvan, maar in het behouden van goede contacten met de betreffende partijen die potentieel interessante afnemers van Charmag waren, aldus Kruyder.
2.47. Tussen partijen staat vast dat tussen hen de afspraak is gemaakt dat partijen elk de helft dragen van de kosten die met betrekking tot de octrooien worden gemaakt. De rechtbank begrijpt dat deze afspraak zijn oorsprong vindt in de fax van 11 augustus 1995 die door Kruyder als productie 13 is overgelegd, waarin Kruyder aangeeft dat zij de helft van alle kosten die betrekking hebben op de octrooien, voor haar rekening wil nemen. Deze fax is weliswaar niet voor akkoord ondertekend door Charmag, maar door de erkenning door Charmag van het bestaan van de daarin vermelde afspraak met betrekking tot de deling van de kosten komt daar onvoldoende gewicht aan toe.
2.48. De rechtbank acht allereerst van belang dat in de betreffende fax gesproken wordt over “alle kosten”, zonder daarbij een beperking aan te brengen bijvoorbeeld in die zin dat de kosten met toestemming van de wederpartij moeten zijn gemaakt.
2.49. Voorts is in deze relevant dat volgens het wettelijk systeem van de gemeenschap (zoals de rechtsverhouding tussen partijen moet worden geduid) iedere deelgenoot bevoegd is tot het instellen van rechtsvorderingen (artikel 3:171 BW) en dat de deelgenoten naar evenredigheid moeten bijdragen tot de uitgaven die voortvloeien uit handelingen die bevoegdelijk ten behoeve van de gemeenschap zijn verricht (artikel 3:172 BW).
2.50. Uit het ontbreken van een beperking in de afspraak met betrekking tot de kostenverdeling en voormeld wettelijk systeem leidt de rechtbank af dat Charmag ook voor 50% dient bij te dragen aan kosten die zonder haar toestemming zijn gemaakt in een procedure met betrekking tot de gezamenlijke octrooien. Dit betekent dat de vordering van Kruyder tot het betalen van een bijdrage in de kosten van de octrooiprocedure toewijsbaar is tot het bedrag dat voortvloeit uit overweging 4.22 van het tussenvonnis van 10 februari 2010, derhalve tot een bedrag van € 19.025,46 (€ 25.933,31 - € 6.907,85).
Aanhouding beslissing
2.51. Gelet op het feit dat nog een aanvullend deskundigenonderzoek moet plaatsvinden en mogelijk nog een deskundigenonderzoek door een accountant, kan op dit moment nog geen eindvonnis worden gewezen. Ook een deelvonnis op het punt van de tot 1 januari 2001 verschuldigde licentievergoeding, zoals door Kruyder verzocht, is nog niet mogelijk. Teneinde te voorkomen dat de hoger beroepstermijnen tegen de in deze zaak te nemen beslissingen uit elkaar gaan lopen, zal de rechtbank de beslissingen op de in het voorgaande wel toewijsbaar geoordeelde vorderingen, nog niet in het dictum tot uitdrukking brengen.
2.52. De omstandigheid dat er in deze zaak een aanvullend deskundigenbericht zal moeten worden uitgebracht en mogelijk nog een onderzoek door een accountant zal moeten volgen, betekent dat partijen opnieuw geconfronteerd zullen worden met aanzienlijke kosten. De rechtbank geeft partijen dan ook nadrukkelijk in overweging om het geschil met betrekking tot de resterende punten in der minne te regelen.
in reconventie
2.53. De rechtbank heeft in het tussenvonnis van 10 februari 2010 bepaald dat Charmag in haar eis in reconventie niet-ontvankelijk zal worden verklaard. Teneinde te voorkomen dat de hoger beroepstermijnen tegen de beslissing op de vordering in conventie en de beslissing op de vordering in reconventie uit elkaar gaan lopen, zal de rechtbank deze beslissing nog niet in het dictum tot uitdrukking brengen.
3. De beslissing
De rechtbank
in conventie
de akte
3.1. verwijst de zaak naar de rol van 14 december 2011 voor het nemen van een akte door Kruyder uitsluitend over de wenselijkheid van het gelasten van een deskundigenonderzoek naar de door Charmag behaalde omzet over de periode tot 1 januari 2001, alsmede over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen,
3.2. bepaalt dat Charmag vervolgens in de gelegenheid zal worden gesteld om een antwoordakte te nemen,
het aanvullende deskundigenonderzoek
3.3. beveelt een aanvullend deskundigenonderzoek naar de volgende vragen:
Algemene opmerking:
De rechtbank stelt voorop dat het doel van uw deskundigenonderzoek was en is om vast te stellen welke licentievergoeding partijen zouden zijn overeengekomen op het moment dat Charmag de verkoop van de artikelen waarin de geoctrooieerde vinding was verwerkt, ter hand nam.
1. In uw deskundigenbericht komt u tot de conclusie dat een percentage van maximaal 5% als een redelijk percentage voor de in casu vast te stellen licentievergoeding kan worden beschouwd. De rechtbank kan met een maximumpercentage niet uit de voeten. Kunt u het door u redelijk geachte percentage verder concretiseren?
2. Kunt u bij het bepalen van het onder 1. bedoelde percentage ingaan op de door Charmag in paragraaf 2.10 van haar conclusie na deskundigenbericht aangedragen aandachtspunten? Kunt u daarbij - voor zover u van oordeel bent dat één of meerdere aandachtspunten geen rol zouden moeten spelen - aangeven waarom u dat vindt?
Toelichting: Bij deze vragen wordt u verzocht om een nadere invulling te geven aan de antwoorden die u bij de vragen 1 en 2 van uw eerdere deskundigenbericht ten aanzien van het toe te passen percentage heeft gegeven. U wordt nadrukkelijk verzocht niet in te gaan op de kwesties die bij de vragen 3 tot en met 6 aan de orde zijn gekomen. Daarover heeft de rechtbank reeds geoordeeld. De uitkomst van dat oordeel van de rechtbank houdt in dat het door de deskundige bij vragen 1 en 2 vast te stellen percentage wordt gehalveerd in verband met het gezamenlijk houderschap van/de bijdragen van partijen aan de octrooien.
3.4. benoemt tot deskundige ter beantwoording van deze aanvullende vragen:
de heer J. Van kan
Tangena & Van kan
Kennedylaan 2
5612 AB
Eindhoven
Tel: 040-2324620
Fax: 040-2324625
Email: info@tenvk.nl
3.5. bepaalt dat het onderzoek zal worden verricht onder leiding van mr. J.P.H. van Driel van Wageningen, die ten deze tot rechter-commissaris wordt benoemd,
de kosten
3.6. bepaalt met het oog op de vaststelling van een aanvullend voorschot terzake van de kosten van de deskundige het volgende:
- de deskundige dient binnen drie weken na de datum van dit vonnis een begroting van zijn kosten op te geven aan mr. J.P.H. van Driel van Wageningen, gespecificeerd naar het aantal uren, het uurtarief en de overige kosten;
- de civiele griffie zal bedoelde opgave toezenden aan partijen;
- partijen kunnen binnen twee weken daarna bij mr. J.P.H. van Driel van Wageningen schriftelijk bezwaar maken tegen de begroting;
- indien niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, wordt het voorschot terzake van de kosten van de deskundige reeds nu voor alsdan vastgesteld op het door de deskundige te begroten bedrag;
- indien wel tijdig bezwaar wordt gemaakt, zal het voorschot worden vastgesteld bij afzonderlijke beslissing,
3.7. bepaalt dat Kruyder het bedrag van het voorschot ter griffie moet deponeren binnen twee weken nadat zij een daartoe strekkend betalingsverzoek van de civiele griffie heeft ontvangen,
de werkwijze van de deskundige
3.8. draagt de deskundige op een schriftelijk en met redenen omkleed aanvullend deskundigenbericht met een duidelijke conclusie, en een gespecificeerde einddeclaratie in te leveren ter griffie van deze rechtbank,
3.9. bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie moet worden ingeleverd op één maand na de datum van dit vonnis, met dien verstande dat de deskundige niet met het onderzoek behoeft te beginnen voordat deze van de griffie van de rechtbank bericht heeft ontvangen dat het voorschot is gedeponeerd,
3.10. schrijft de deskundige voor dat hij bij het onderzoek partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat uit het rapport van de deskundige moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan, terwijl in het rapport tevens melding dient te worden gemaakt van de inhoud van zodanige opmerkingen en verzoeken,
3.11. bepaalt dat de deskundige een concept van het rapport aan partijen zal toezenden en hen in de gelegenheid zal stellen opmerkingen over het concept te maken,
3.12. bepaalt dat uit het rapport van de deskundige moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan terwijl in het rapport tevens melding dient te worden gemaakt van de inhoud van zodanige opmerkingen, en verzoekt de deskundige om in het rapport te reageren op de opmerkingen van partijen over het concept,
3.13. verzoekt de deskundige kennis te nemen van hetgeen in dit vonnis over zijn eerste deskundigenbericht is overwogen,
3.14. verzoekt de deskundige om de landelijke Leidraad deskundigen op www.rechtspraak.nl te raadplegen,
de overige beslissingen
3.15. draagt de griffier op een afschrift van dit vonnis toe te zenden aan de deskundige,
3.16. bepaalt dat processtukken die de deskundige niet reeds bekend zijn, binnen één week na de datum van dit vonnis aan de deskundige dienen te worden toegezonden door Kruyder,
3.17. draagt de griffier op om na inlevering van het schriftelijk bericht door de deskundige de zaak op een termijn van 4 weken weer op de rol te plaatsen voor het nemen van een conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van Kruyder en om partijen daarvan bericht te doen,
3.18. houdt iedere verdere beslissing aan,
in reconventie
3.19. houdt iedere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen, bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 30 november 2011.?