Uitspraak
KG nr. 168354/KG ZA 03-989/BL 20 november 2003
RECHTBANK UTRECHT
Sector handels- en familierecht
VONNIS van voorzieningenrechter
in het kort geding van:
de naamloze vennootschap
SDU (voorheen Staatsdrukkerij/Uitgeverij N.V.),
statutair gevestigd te Den Haag,
eiseres,
procureur: mr. P. van Wijnen,
advocaat : mr. M. Leopold te Amsterdam,
- t e g e n -
de besloten vennootschap
UITGEVERIJ HET SPECTRUM B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht,
gedaagde,
procureur: mr. B.F. Keulen,
advocaat : mr. M.E. Verwoert te Amsterdam.
Partijen worden hierna genoemd: Sdu respectievelijk Het Spectrum.
1. Het verloop van het geding
1.1. Partijen zijn op 13 november 2003 vrijwillig verschenen voor de voorzieningenrechter van deze rechtbank, rechtdoende in kort geding. Sdu heeft een vordering ingesteld die is weergegeven in onderdeel 3.1 van dit vonnis.
1.2. Sdu heeft haar vordering bij monde van haar advocaat doen toelichten mede aan de hand van overgelegde pleitnotities, aanvullende pleitnotities en producties.
1.3. Het Spectrum heeft bij monde van haar advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties. Het Spectrum heeft bij die gelegenheid enkele scheurkalenders getoond, waaronder producten van partijen.
1.4. Na een korte schorsing van de behandeling hebben partijen vonnis gevraagd.
2. De vaststaande feiten
2.1. Sdu is uitgever van voornamelijk overheidsinformatie en juridische informatie voor professionals. Sdu geeft daarnaast sinds 1993 ieder jaar de 'Taalkalender" uit, die op haar verzoek wordt samengesteld en geschreven door het Genootschap Onze Taal, een vereniging die onder andere actief is als taaladviesdienst en gevestigd is in Den Haag. Op de omslag van deze kalender staat onder meer "Taalkalender" en "Onze Taal", waarmee gedoeld wordt op de naam van de samensteller (het Genootschap Onze Taal). Daarnaast wordt op de omslag ieder jaar het jaartal genoemd waarop de uitgave betrekking heeft.
2.2. De Taalkalender is een scheurkalender. Elke dag wordt daarin een bepaald onderdeel van de Nederlandse taal(wetenschap) behandeld. In 2003 bracht Sdu de kalender voor een winkelprijs van € 13,95 op de markt. Sdu behaalde de laatste drie jaren met de Taalkalender een netto omzet van circa € 110.000,-- bij een verkochte omzet van ruim 17.000 stuks.
2.3. Sdu heeft op 25 oktober 2002 het woordmerk TAALKALENDER gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor de waren en diensten in de klassen 16 (voor onder andere drukwerken) en 41 (voor onder andere opleiding en culturele activiteiten). Nadat het Benelux Merkenbureau in 2002 eerst de inschrijving van "Taalkalender" als merk had geweigerd, heeft het bureau in de loop van 2003 alsnog TAALKALENDER als merk ingeschreven.
2.4. Het Spectrum is sinds 1935 actief als uitgeverij van onder meer woordenboeken. Sinds medio 2003 brengt zij onder haar merk Prisma een scheurkalender uit, met op de omslag de vermeldingen Prisma en Taalkalender. Deze scheurkalender heeft dezelfde opzet als de Taalkalender van Sdu en is samengesteld door W. Daniëls. De inhoud van de Prisma taalkalender is niet overgenomen of afkomstig van de Sdu-Taalkalender. Het Spectrum brengt haar product op de markt voor € 12,95.
2.5. Sdu heeft Het Spectrum bij brief van 7 oktober 2003 onder meer gesommeerd om alle exemplaren van de Prisma Taalkalender bij de detail- en groothandel terug te halen en iedere verkoop te staken en gestaakt te houden. Het Spectrum heeft dit geweigerd.
3. De vordering en het verweer
3.1. Sdu vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut:
1. Het Spectrum te gebieden binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere (re)productie en/of verhandeling van de Taalkalender die zij, Het Spectrum, van plan is op de markt te brengen, dan wel zoals zij reeds op de markt brengt, althans een kalender waarop mede het teken "Taalkalender" is aangebracht op een wijze die naar het oordeel van de voorzieningenrechter inbreuk maakt op de rechten van Sdu, in de Benelux te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;
2. Het Spectrum te gebieden binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis aan alle afnemers, distributeurs en/of anderen die exemplaren van de inbreukmakende kalander voor de doorverkoop aan het publiek van of vanwege gedaagde hebben ontvangen, een brief te sturen met de volgende inhoud:
"Geachte relatie,
Het Spectrum BV. heeft aan u onlangs exemplaren doen toekomen van de "Taal kalender", waarbij tevens de naam Prisma staat vermeld. Bij voorlopige voorziening van de Voorzieningenrechter te Utrecht d.d. 2003, is bepaald dat verhandeling van exemplaren van de bedoelde kalender onrechtmatig is jegens Uitgeverij Sdu vanwege haar merkrecht op de naam "Taalkalender".
Hierdoor ziet Het Spectrum zich genoodzaakt u met klem te verzoeken alle exemplaren van de kalender "Taalkalender" van Het Spectrum binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren en alle uitstaande orders als geannuleerd te beschouwen. De daarmee gemoeide kosten zullen u, na overlegging van een daartoe strekkende specificatie en factuur, vergoed worden."
dan wel een inhoud als door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;
3. Het Spectrum te gebieden binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis alle exemplaren van de inbreukmakende kalender voor zover in haar bezit en/of in voorraad bij haar of haar afnemers en distributeurs in de Benelux kosteloos aan Sdu af te (doen) geven ter vernietiging op kosten van Het Spectrum;
4. Het Spectrum te gebieden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de raadsman van Sdu een op kosten van Het Spectrum door een RA accountant geverifieerde, schriftelijke opgave te doen van:
a) het aantal door haar, Het Spectrum, of in opdracht van haar gedrukte exemplaren van de inbreukmakende kalender;
b) het aantal bij haar, Het Spectrum, of vanwege haar in voorraad zijnde exemplaren van de inbreukmakende kalender;
c) het aantal verkochte, teruggehaalde en vernietigde exemplaren van de inbreukmakende kalender door haar afnemers aan het publiek;
d) de verkregen opbrengsten en winsten uit verkopen door of vanwege Het Spectrum van de inbreukmakende kalenders;
e) van de namen en adressen van de bedrijven die van of via Het Spectrum exemplaren hebben ontvangen om deze exemplaren (door) te verkopen;
voorts te bepalen dat Het Spectrum aan Sdu een dwangsom zal verbeuren van € 10.000,-- voor iedere keer en/of ieder(e) dag(deel) en/of ieder exemplaar van de inbreukmakende kalender, waarmee Het Spectrum geheel of gedeeltelijk in gebreke zal zijn met de naleving van de toegewezen vordering(en) als omschreven sub 1 tot en met 4, en met veroordeling van Het Spectrum in de kosten van dit geding.
3.2. Op de grondslagen van de vordering en de daartegen door Het Spectrum gevoerde verweren zal hieronder, voor zoveel nodig, worden ingegaan.
4. De beoordeling
Ten aanzien van de bevoegdheid
4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is op grond van artikel 37A eerste volzin Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) bevoegd van de vordering kennis te nemen, aangezien Het Spectrum in dit arrondissement is gevestigd.
Ten aanzien van de vraag of sprake is van een geldig merk
4.2. Sdu stelt dat Het Spectrum, door een product op de markt te brengen onder het teken Taalkalender voor gelijke waren als waarvoor zij, Sdu, haar merk gebruikt, inbreuk maakt op haar merkrechten waardoor zij schade zal lijden. Sdu stelt dat zij zich tegen die merkinbreuk kan verzetten krachtens artikel 13A lid 1 aanhef en onder a BMW. Het Spectrum heeft daartegenover als hoofdverweer gevoerd dat geen sprake is van een geldig merk, met name omdat het merk TAALKALENDER ieder onderscheidend vermogen mist, immers uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort waar. Het Spectrum stelt dat de aanduiding taalkalender in het geheel niet geschikt is om aan te duiden van welke specifieke onderneming het product afkomstig is, terwijl het publiek dat met de aanduiding taalkalender wordt geconfronteerd dit woord slechts zal opvatten als de aanduiding van een (scheur)kalender die iets met taal te maken heeft, doch niet als de aanduiding van het product dat specifiek door Sdu op de markt wordt gebracht. Sdu daarentegen stelt dat haar merk wel geldig is. Zij wijst daarbij op het feit dat het Benelux Merkenbureau naar aanleiding van de door haar gegeven inlichtingen uiteindelijk het merk heeft ingeschreven, terwijl mede door het langdurig gebruik van de aanduiding "taalkalender" voor het onderhavige product sprake is van inburgering.
4.3. Bij de beantwoording van de vraag of het merk TAALKALENDER enig onderscheidend vermogen heeft voor een product als het onderhavige, is van belang dat aan de afzonderlijke elementen van het merk, te weten "taal" en "kalender", in ieder geval geen onderscheidend vermogen kan worden toegekend. Het betreft gangbare aanduidingen die, zeker indien zij gerelateerd worden aan het onderhavige product, geen bijzondere (niet voor de hand liggende) betekenis hebben. Aldus rijst de vraag of de samenstelling TAALKALENDER enige toegevoegde waarde heeft in die zin, dat daardoor een merkbaar verschil ontstaat ten aanzien van de afzonderlijke elementen waaruit het is samengesteld. De voorzieningenrechter past hier het criterium toe dat volgt uit het arrest HvJEG 20 september 2001, NJ 2002/139 (Baby-Dry), in combinatie met de vraag of de aanduiding Taalkalender ook door andere marktdeelnemers kan worden gebruikt om een kenmerk van hun waren of diensten aan te duiden (HvJEG 23 oktober 2003 inzake DOUBLEMINT, nog niet gepubliceerd).
4.4. De aanduiding taalkalender kan voorshands niet anders worden verstaan dan als de omschrijving van een (scheur)kalender die als bijzonderheid heeft dat daarin taalkundige kwesties aan de orde komen. Het enkele feit dat uit die aanduiding niet specifiek blijkt dat het een scheurkalender betreft, is onvoldoende om aan de samenstelling enig onderscheidend vermogen toe te kennen. Daarbij merkt de voorzieningenrechter op, dat een scheurkalender tot het algemene begrip kalender moet worden gerekend. Voorts blijkt uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd dat scheurkalenders waarin een bepaald thema aan de orde is vaak worden aangeduid door een samentrekking van het thema met het woord kalender, derhalve zonder specifieke vermelding van het feit dat het een scheurkalender betreft (bijvoorbeeld wijnkalender, kunstkalender, quizkalender). Tegen deze achtergrond dient, zoals Het Spectrum terecht stelt, de samentrekking taalkalender als een voor de hand liggende nieuwvorming worden beschouwd. De samenstelling voegt ook overigens geen onderscheidende kracht toe ten opzichte van haar afzonderlijke elementen.
4.5. Voorzover Sdu stelt dat haar merk door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen, heeft zij haar stellingen tegenover de gemotiveerde betwisting door Het Spectrum onvoldoende onderbouwd. Sdu heeft geen specifieke gegevens overgelegd die haar stellingen op dit punt voldoende aannemelijk maken. Haar beroep op de omzetcijfers van het onderhavige product over de afgelopen jaren en de door haar gemaakte reclamekosten zijn daartoe onvoldoende, nu daaruit niet blijkt tot welke resultaten een en ander heeft geleid op het punt van de bekendheid bij het publiek van TAALKALENDER als merk. Evenmin is relevant waarom het Benelux Merkenbureau na haar eerdere weigering alsnog het merk heeft ingeschreven. Derhalve is het niet aannemelijk geworden dat het publiek als gevolg van inburgering bij confrontatie met de aanduiding Taalkalender zal denken aan een product dat specifiek afkomstig is van Sdu. Integendeel, het moet, mede op grond van het voorgaande en hetgeen Het Spectrum heeft aangevoerd, hoogst aannemelijk worden geacht dat het publiek bij confrontatie met het woord taalkalender zal menen dat het een kalender betreft waarin taalkwesties aan de orde komen, zonder dit in verband te brengen met de uitgeverij die deze kalender op de markt brengt.
4.6. Uit dit laatste volgt tevens dat, voorzover al zou moeten worden aangenomen dat het merk TAALKALENDER ooit onderscheidend vermogen heeft gehad, dit Sdu thans niet meer kan baten. Nu Sdu niet in staat is het tegendeel aannemelijk te maken, moet worden aangenomen dat de aanduiding taalkalender in het normale taalgebruik inmiddels de gebruikelijke aanduiding voor het onderhavige soort kalender is geworden. In dit kader merkt de voorzieningenrechter nog op dat, anders dan Sdu betoogt, het begrip taalkalender sinds enige tijd geacht moet worden onderdeel te vormen van de Nederlandse taal. Als zodanig is dit woord sinds 1999 opgenomen in het Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal, zelfs in deze zin, dat het woord taalkalender onder het trefwoord kalender staat genoemd op één lijn met woorden als filmkalender, kantoorkalender, kunstkalender en paardenkalender. Het betreft hier voor wat betreft kwesties als de onderhavige een algemeen toegankelijke bron van informatie.
Slotsom
4.7. In deze procedure moet het op grond van het voorgaande ervoor worden gehouden dat het Het Spectrum vrijstaat gebruik te maken van de aanduiding TAALKALENDER voor het onderhavige product. Daarmee is de grondslag aan de vordering komen te ontvallen, zodat de overige stellingen en verweren geen behandeling behoeven. Bij deze uitkomst van de procedure dient Sdu, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten te worden veroordeeld.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1. wijst de vordering af;
5.2. veroordeelt Sdu in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Het Spectrum begroot op € 703,-- voor salaris van de procureur en op € 205,-- voor verschotten; verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.B. van Esch, voorzieningenrechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 november 2003.
w.g. griffier w.g. rechter