Uitspraak
Nr. 125921/KG ZA 01-116/BL 23 maart 2001
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT
VONNIS in kort geding van de president
van de arrondissementsrechtbank te
Utrecht in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WE NETHERLANDS B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht,
eiseres,
procureur: mr. I.M. Jebbink,
advocaat: mr. Ch. Gielen te Amsterdam,
- t e g e n -
de vennootschap naar vreemd recht
RTL VERONICA/DE HOLLAND MEDIA GROEP S.A.,
gevestigd te Luxemburg,
mede kantoorhoudende te Hilversum,
gedaagde,
procureur: mr. E.H. de Jonge-Wiemans,
advocaat: mr. R.S. Le Poole te Amsterdam.
1. Het verloop van het geding
1.1. Eiseres, hierna te noemen: WE Netherlands, heeft gedaagde, verder te noemen: HMG, in kort geding doen dagvaarden en op de dienende dag, 16 maart 2001, van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is gehecht.
1.2. WE Netherlands heeft haar vordering bij monde van haar advocaat doen toelichten mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties. WE Netherlands heeft ter adstructie van haar stellingen een aantal promotie-artikelen getoond.
1.3. HMG heeft bij monde van haar advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties. Bij die gelegenheid heeft HMG een voor televisie bestemde commercial van WE Netherlands getoond.
1.4. Na voortgezet debat hebben partijen vonnis gevraagd.
2. De vaststaande feiten
2.1. WE Netherlands exploiteert ongeveer 140 modewinkels in de Benelux. Aanvankelijk werden de winkels gevoerd onder de handelsnamen HIJ en ZIJ. Sinds begin 1999 voert WE Netherlands al haar winkels onder de handelsnaam WE, danwel een handelsnaam waarvan het woord WE deel uitmaakt.
2.2. WE Netherlands heeft op 1 juli 1987 het merk WE gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Het merk is ingeschreven onder nr. 432724 voor de waren in de klasse 3 (cosmetische producten), 18 (leder en kunstleer en hieruit vervaardigde producten, alsmede koffers reistassen, paraplu's en wandelstokken), 24 (weefsels en textielproducten), 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels) en 26 (band en veters). WE Netherlands is voorts houdster van onder meer de volgende merken: HIJ, ZIJ, HIM, YOU, YOURS en 4YOU. Al deze merken zijn eveneens gedeponeerd voor de waren in (onder meer) klasse 25. Voorts heeft WE Netherlands het merk WE Café gedeponeerd voor klasse 42 (horecadiensten). WE Netherlands heeft ten behoeve van de introductie van haar huidige handelsnaam en het merk WE een grote reclamecampagne gevoerd. Zij heeft daarbij reclame gemaakt in gedrukte media en op billboards, alsook reclame gemaakt op televisie.
2.3. In mei 2000 is de Vereniging Veronica uit HMG getreden. Aan de Vereniging Veronica komen de rechten toe op de domeinnaam veronica.nl en het omroepblad Veronica Magazine. HMG heeft behouden het radiostation Veronica FM, het televisiestation Veronica, de presentatoren en DJ's, alle programma's en alle uitzend- en distributierechten. De Vereniging Veronica en HMG zijn verder overeengekomen dat de Vereniging Veronica vanaf 1 september 2001 met uitsluiting van HMG gerechtigd zal zijn tot het merk Veronica.
2.4. HMG heeft na de uittreding van de Vereniging Veronica besloten tot een nieuwe programmering voor haar omroepstation, alsmede voor een andere doelgroep te gaan uitzenden dan zij tot op heden doet onder de naam Veronica. Zij streeft naar de omvorming van haar omroepstation naar een zogenoemd interactief mediastation. Een aantal televisieprogramma's zullen naar aanleiding van dit alles komen te vervallen.
2.5. In verband met het voorgaande heeft HMG een nieuwe merknaam voor haar televisiezender en radiostation gezocht. In de loop van de maand november 2000 heeft zij gekozen voor de merknaam ME. Zij heeft dit merk op 22 november 2000 als woordmerk gedeponeerd voor de waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 28, 35, 38 en 41. Het merk is gedeponeerd onder nr. 0978303. Vanaf 27 november 2000 heeft HMG ook een aantal andere woordmerken gedeponeerd voor dezelfde waren en diensten, alsook voor de waren en diensten in de klasse 03. Het betreft merken als ME FM, ME RADIO, ME ONLINE, ME TV, ME THE MOVEMENT, MOVE ME en THE MOVEMENT. Later heeft HMG de inschrijving van haar merken voor de klassen 03 en 25 geschrapt. Voorts heeft HMG vanaf 19 januari 2001 een aantal beeldmerken gedeponeerd waarin het woord ME, afzonderlijk of in combinatie met andere woorden, herkenbaar is opgenomen.
2.6. Bij aangetekende brief van 7 december 2000 heeft WE Netherlands HMG - kort gezegd - gesommeerd het gebruik van het teken/merk ME te staken en gestaakt te houden.
3. De vordering en het geschil
3.1. De vordering strekt ertoe HMG te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken ME, of enig ander met de in het lichaam van de dagvaarding onder 1 genoemde merken, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van ¦ 25.000,-- per keer of per (gedeelte van een) dag - zulks ter keuze van WE Netherlands - dat HMG geheel of gedeeltelijk in strijd met dit verbod handelt.
3.2. HMG heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering van WE Netherlands. Op de afzonderlijke onderdelen van de verweren zal in het navolgende, voor zoveel nodig, worden ingegaan.
4. De beoordeling van het geschil
Bevoegdheid
4.1. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37A Eenvormige Beneluxwet op de merken ("BMW") wordt vooropgesteld dat de president van deze rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vordering. Dit vloeit voort uit het feit dat de gevorderde ordemaatregel mede in dit arrondissement dient te worden uitgevoerd.
Artikel 13 A lid 1 aanhef en onder b BMW
4.2. WE Netherlands baseert haar vordering in de eerste plaats op artikel 13A lid 1 aanhef en onder b BMW. WE Netherlands stelt dat HMG door het gebruik van het merk/teken ME en de overige gedeponeerde merken waarvan ME een bestanddeel vormt, inbreuk maakt op de door haar gedeponeerde merken WE, HIJ, ZIJ, HIM, YOU, YOURS en 4YOU. Feitelijk heeft het geschil zich echter toegespitst op de vraag of het gebruik van het merk/teken ME inbreukmakend is ten opzichte van het merk WE. Nu WE Netherlands haar stellingen ten aanzien van de overige merkdepots door HMG niet, althans onvoldoende, heeft geadstrueerd en onderbouwd, zal hieronder uitsluitend worden ingegaan op de vraag of het gebruik van het merk/teken ME door HMG inbreukmakend is ten opzichte van het merk WE. Ten aanzien van de overige merkdepots waarop WE Netherlands zich beroept zal de vordering worden afgewezen.
4.3. Nu geen sprake is van een identiek merk, dient te worden onderzocht of het merk/teken ME overeenstemmend is met het merk WE. Voorzover HMG met haar verwijzing naar Gerechtshof 's-Gravenhage 5 juli 1999, IER 1999/50 inz. Becel/Benecol, bedoelt te stellen dat deze toetsing prematuur is omdat zij nog geen gebruik maakt van het merk ME, stuit deze stelling af op het feit dat zij zelf heeft gesteld dat het merk ME reeds op 23 februari 2001 is "geïntroduceerd", terwijl op 19 maart 2001 (derhalve nog vóór de uitspraak van dit vonnis) een introductiecampagne start. Voorts is van belang dat HMG het merk ook op zeer korte termijn (vanaf 2 april 2001) zal gebruiken voor haar omroepstation. Verder wordt het betoog van HMG verworpen dat WE Netherlands het merk WE niet op zichzelf gebruikt, maar slechts in combinatie met een van de volgende achtervoegsels: Men, Women, Kids, Store of Café. HMG heeft deze stelling onvoldoende onderbouwd. Bovendien heeft zij deze stelling zelf ondergraven door ter zitting een das te tonen met als merketiket "WE" en met hetzelfde merk als print op de binnenvoering.
Ten aanzien van de vraag of sprake is van een overeenstemmend teken
4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat WE Netherlands sinds 1999 forse investeringen heeft gedaan in het merk WE, zulks onder meer door intensief reclame te maken voor dit merk. Ook thans nog maakt WE Netherlands via verschillende media (waaronder abri's en televisie) intensieve reclame voor dit merk. HMG heeft de hoogte van de in dit verband door WE Netherlands genoemde bedragen voor de merkintroductie (te weten ¦ 26 miljoen) weliswaar betwist, maar zulks neemt niet weg dat op grond van hetgeen WE Netherlands in dit verband heeft aangevoerd voldoende aannemelijk is geworden dat het merk WE door alle investeringen thans in de Benelux de nodige bekendheid geniet. Aangenomen moet overigens worden dat aan deze bekendheid bijdraagt dat dit merk de opvolger is van de - naar niet in geschil is: - zeer bekende merken HIJ en ZIJ, waaronder WE Netherlands voorheen haar producten aanbood en welke merken met haar vroegere handelsnamen overeenstemmen, terwijl tevens van belang is dat WE Netherlands in de Benelux ongeveer 140 winkels exploiteert waarin zij sinds begin 1999 producten onder het merk WE aanbiedt.
4.5. Naar aanleiding van hetgeen hiervóór is overwogen kan met voldoende mate van waarschijnlijkheid worden aangenomen dat het merk WE onderscheidend vermogen heeft en bekend is bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (vgl. HvJEG 14 september 1999, IER 1999/51 inz. Chevy), en wel aldus, dat dit merk voor het publiek refereert aan de winkelketen van WE Netherlands en aan de door haar op de markt gebrachte producten. Hieraan doet niet af dat het merk WE bestaat uit slechts één persoonlijk voornaamwoord. WE Netherlands heeft voorts voldoende weerlegd dat derden in Nederland kleding op de markt brengen onder het merk WE, danwel dat zij nalaat daartegen op te treden.
4.6. De door WE Netherlands overgelegde NIPO-rapporten lijken te bevestigen dat WE een bekend merk is. Meer in het bijzonder kan uit het door WE Netherlands als productie 33 overgelegde bekendheidsonderzoek worden afgeleid dat van alle ondervraagden 30% spontaan WE noemt als herenkledingzaak, terwijl dit percentage voor dameskleding 20% bedraagt. Opmerking verdient daarbij dat deze bekendheid in de (doel)groep 25 tot 35 jarigen hoger is. Dit alles geldt te meer, indien ook de percentages terzake "geholpen bekendheid" in aanmerking worden genomen. Laatstgenoemde percentages liggen aanzienlijk hoger (te weten: 60% voor herenkledingzaak en 72% voor dameskledingzaak). Voorshands dienen de in het hier bedoelde NIPO-rapport genoemde percentages (vooral als zij in onderling verband worden beschouwd) voldoende te worden geacht om te kunnen spreken van een bekend merk.
4.7. Aan het voorgaande kunnen de bezwaren die HMG heeft geuit tegen het overleggen van de NIPO-onderzoeken niet afdoen. Het moet in zaken als de onderhavige niet ongebruikelijk worden geacht dat rapporten worden overgelegd inzake de bekendheid van een merk. Hoewel aan HMG kan worden toegegeven dat niet duidelijk is waarom de op februari 2001 gedateerde rapporten niet eerder zijn overgelegd, had HMG kunnen verwachten dat WE Netherlands een dergelijk onderzoek liet uitvoeren en zich op de resultaten daarvan ter zitting zou beroepen. Indien HMG de resultaten van het NIPO-onderzoek met de resultaten van een tegenonderzoek had willen betwisten, had het op haar weg gelegen ook zelf tijdig opdracht voor zo'n onderzoek te geven, te meer nu het een kort-gedingprocedure betreft. Het feit dat HMG heeft nagelaten zelf opdracht tot onderzoek te geven, vormt onder deze omstandigheden geen aanleiding te oordelen dat zij onredelijk in haar verdediging is geschaad door het late tijdstip waarop de NIPO-rapporten zijn overgelegd. De bezwaren tegen het overleggen van deze rapporten worden derhalve verworpen. Daaraan wordt nog toegevoegd dat in het inhoudelijke verweer dat HMG tegen de rapporten heeft aangevoerd evenmin aanleiding wordt gevonden aan de inhoud daarvan voorbij te gaan.
4.8. Vervolgens is de vraag aan de orde of, rekening houdend met de aan het merk WE toe te kennen ruime beschermingsomvang, kan worden gesproken van overeenstemming tussen dat merk en het teken ME. Merk en teken dienen daarbij in hun geheel te worden vergeleken, zulks aan de hand van de wijze waarop het merk WE is gedeponeerd en de wijze waarop het teken ME door HMG wordt of zal worden gebruikt. Hierbij moet in het bijzonder acht worden geslagen op de vraag in hoeverre merk en teken, elk in hun geheel en in onderling verband beschouwd, een auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis vertonen, alsmede op de bijzonderheden van het gegeven geval, waaronder de onderscheidende kracht van het merk ten tijde van de gestelde inbreuk.
4.9. Aanleiding bestaat voormelde toetsing toe te spitsen op een vergelijking tussen de woorden WE en ME. De stelling van HMG dat zij haar merk ME als beeldmerk zal gebruiken, leidt niet tot een ander oordeel. Immers, van het beeldmerk ME vormt het gelijkluidende en goed leesbare woord ME het meest kenmerkende bestanddeel, terwijl het voor de hand ligt dat het in aanmerking komende publiek bij confrontatie met het beeldmerk zich ook zal laten leiden door het tekstuele gedeelte daarvan. Bovendien kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat HMG ME ook als woordmerk heeft gedeponeerd. Onder deze omstandigheden bestaat aanleiding bij de vergelijking vooral acht te slaan op de vraag in hoeverre de merken voor wat betreft het tekstuele gedeelte daarvan overeenstemmen. HMG heeft overigens onvoldoende onderbouwd dat in dit kader relevante betekenis toekomt aan de schrijfwijze van de merken (hoofdletters of kleine letters).
4.10. Beschouwing van het merk en de tekens wijst uit dat zij steeds bestaan uit één lettergreep van twee letters, telkens beginnen met een "zachte" medeklinker en - in aanmerking nemend dat merk en teken bedoeld zijn om als Engelstalige woorden te worden uitgesproken - eindigen op de klank "ie". Voorshands dient te worden geoordeeld dat deze punten van gelijkenis, mede gelet op de ruime bekendheid van het merk WE en de totaalindrukken van merk en teken, zodanig zijn, dat sprake is van overeenstemming in de zin van artikel 13A lid 1 aanhef en onder b BMW. Visueel stemmen merk en teken - indien buiten beschouwing wordt gelaten dat de letter W de omgekeerde vorm is van de letter M - voor 50% overeen, terwijl auditief kan worden gesproken van een in hoge mate vergelijkbaar klankbeeld.
4.11. Of sprake is van begripsmatige gelijkenis kan in het midden blijven. Overigens kan niet worden gezegd dat WE als woordmerk voldoende inhoudelijke betekenis heeft die zich leent voor begripsmatige uitleg, althans niet aannemelijk is geworden dat het gebruik van een afzonderlijk persoonlijk voornaamwoord voor producten of diensten voor het publiek in voldoende mate refereert aan de gepretendeerde eigenschappen van een bepaald product of dienst. Het feit dat deze woorden volgens de Engelse taal dienen te worden uitgesproken leidt niet tot een ander oordeel. Dit alles geldt in gelijke mate voor het merk/teken ME. De inhoud die partijen aan hun merken toedichten (de "waardenextensie") kan niet de intrinsieke inhoud van deze merken worden geacht, maar dient eerder als het gevolg van gerichte marketingactiviteiten te worden beschouwd. De door WE Netherlands overgelegde rapportages van de deskundigen Van Raaij en Riezenbos leiden niet tot een ander oordeel, zodat niet behoeft te worden ingegaan op de bezwaren tegen het overleggen van die producties.
Ten aanzien van de vraag of sprake is van overeenstemmende waren
4.12. Inmiddels is komen vast te staan dat HMG de inschrijving van het merk ME voor de waren in klasse 25 (kleding e.d.) heeft doorgehaald. Niet gesteld of aannemelijk is dat HMG in het kader van haar omroepstation producten op de markt zal brengen die tot deze klasse kunnen worden gerekend. Dit geldt ook voor de door HMG te verzorgen televisieprogramma's op het gebied van mode. Het uitzenden van een dergelijk programma kan - naar voorshands wordt geoordeeld en gelet op de maatstaf die is neergelegd in het zogenoemde Polyglot-arrest (BenGH 16 juni 1995, NJ 1995, 745) - niet op één lijn worden gesteld met het op de markt brengen van kleding e.d. WE Netherlands heeft ook onvoldoende onderbouwd dat het publiek bij confrontatie met een dergelijk televisieprogramma zal menen dat dit programma verwant is met de waren of diensten van WE Netherlands. Dit ligt te minder voor de hand, nu het desbetreffende televisieprogramma kennelijk "Gordon's Lifestyle" of "Gordon's Fashion" zal heten.
4.13. Ook overigens heeft WE Netherlands onvoldoende onderbouwd dat de waren die partijen op de markt brengen danwel de diensten die zij aanbieden met elkaar overeenstemmen in de zin van artikel 13A lid 1 aanhef en onder b BMW. Dit geldt ook indien de bekendheid van het merk WE in aanmerking wordt genomen (vgl. Hof van Justitie inzake Canon/Cannon d.d 29 september 1998, IER 1998, 44). Bovendien heeft HMG voor wat betreft de verwijzingen door WE Netherlands naar de website veronica.nl en het Veronica Magazine onweersproken gesteld, dat zowel de website als het omroepblad aan de Vereniging Veronica toebehoren, zodat ook hierom geen sprake kan zijn van overeenstemmende waren afkomstig van haar, HMG. De grondslag van de vordering die is gebaseerd op 13A lid 1 aanhef en onder b BMW faalt derhalve.
Artikel 13 A lid 1 aanhef en onder c BMW
4.14. Ten aanzien van de vraag of is voldaan aan het ook in zoverre geldende criterium dat sprake dient te zijn van overeenstemming tussen merk en teken, wordt hier verwezen naar hetgeen dienaangaande in de onderdelen 4.4 tot en met 4.10 van dit vonnis is overwogen. Voorshands wordt op grond van hetgeen daar is overwogen tevens geoordeeld dat sprake is van een bekend merk in de zin van artikel 13A lid 1 aanhef en onder c BMW. Dit artikel biedt de merkhouder de mogelijkheid op te treden indien door het gebruik van het overeenstemmende teken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit, of afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk.
Ongerechtvaardigd voordeel
4.15. Voorzover WE Netherlands stelt dat zij als houdster van het bekende merk WE kan optreden tegen het gebruik van het merk/teken ME omdat HMG door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt, wordt haar betoog verworpen. WE Netherlands heeft in zoverre haar stellingen onvoldoende onderbouwd. Meer in het bijzonder heeft zij niet onderbouwd in welk opzicht HMG ongerechtvaardigd voordeel trekt en waaruit dat bestaat.
Afbreuk aan reputatie
4.16. Eveneens wordt de stelling van WE Netherlands verworpen dat het gebruik van het merk ME afbreuk doet aan haar reputatie. Weliswaar heeft WE Netherlands haar stellingen nader onderbouwd, maar hetgeen zij in dat verband aanvoert is voorshands van onvoldoende gewicht om te oordelen dat de reputatie van het merk WE in negatieve mate zal worden beïnvloed door de televisie- of radioprogramma's die HMG wenst uit te zenden. Opmerking verdient daarbij nog dat HMG heeft verklaard na 1 april 2001 geen televisieprogramma's met een specifieke pornografische of erotische aard te zullen uitzenden. Bovendien heeft HMG de vraag opgeworpen of het imago van ME meer erotiek zal uitstralen dan het imago van WE. Mede gelet op de door HMG ter zitting getoonde televisie-commercials van WE Netherlands kan deze vraag voorshands niet bevestigend worden beantwoord.
4.17. De stelling van WE Netherlands dat zij op geen enkele wijze wenst te worden geassocieerd met de omroepprogramma's van HMG, die zich volgens haar onder meer kenmerken door een sensationeel en rauw karakter, stuit tenslotte reeds af op het feit dat - naar HMG onweersproken heeft betoogd - WE Netherlands er geen bezwaar tegen had om een door HMG uitgezonden televisieprogramma te sponsoren (te weten "Big Brother", inclusief het geven van een modeshow in het zogenaamde Big Brother-huis) en als zodanig ook te staan vermeld op de bij dit programma behorende website en de aftiteling.
Afbreuk aan onderscheidend vermogen
4.18. Tenslotte resteert de vraag of het gebruik van het merk ME door HMG afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk WE (verwatering). In het geval dat twee overeenstemmende merken zeer intensief en voor dezelfde doelgroep worden gebruikt, kan deze mogelijkheid niet bij voorbaat worden uitgesloten. Dit geldt zeker indien de overeenstemmende merken nagenoeg identiek zijn. In het onderhavige geval ligt dit in zoverre anders, dat sprake is van een merk dat uit twee letters bestaat met een verschillende beginletter.
Voorshands kan dit evenwel niet tot het oordeel leiden dat geen sprake kan zijn van verwatering van het merk van WE Netherlands. De beginletters van de merken WE en ME leveren immers, zoals vermeld, een sterk vergelijkbaar klankbeeld op, terwijl ook visuele overeenstemming aanwezig is.
4.19. Van belang is voorts dat partijen zich met hun merken richten op doelgroepen die elkaar in ieder geval voor een wezenlijk deel overlappen. WE Netherlands voert immers aan dat haar doelgroep bestaat uit personen tussen 20 en 35 jaar, met de nadruk op de groep van 28 tot 33 jaar, terwijl HMG zich richt op de doelgroep "jongvolwassenen". Aannemelijk is derhalve dat het publiek waarop beide partijen zich specifiek richten zal worden geconfronteerd met de merken van partijen waar het in deze procedure om gaat. Deze confrontatie zal, naar moet worden aangenomen, van een meer dan gemiddelde intensiteit zijn. Hierbij wordt in de eerste plaats gewezen op de merkbekendheid van WE en haar reclame-inspanningen. Voor wat betreft HMG is van belang dat zij onder het merk ME televisie- en radioprogramma's zal aanbieden waarmee zij gedurende het gehele etmaal een groot deel van de Nederlandse bevolking (daaronder de hiervóór bedoelde doelgroep) zal bereiken. Als feit van algemene bekendheid geldt dat in het bijzonder televisie een indringend medium is. Dit is des te meer het geval, indien HMG uitvoering geeft aan haar plannen op het gebied van de omvorming van haar omroepstation in een interactief mediaplatform, waarbij zij via internet een sterke betrokkenheid van het publiek bij dat platform nastreeft (in haar woorden: een beweging waarbij zender en publiek beide zender en ontvanger zijn en door elkaar worden geraakt).
4.20. In het onderhavige geval wensen partijen, naar niet in geschil is, niet alleen een bepaalde doelgroep te bereiken, maar zich ook door middel van hun merken op specifieke wijze voor die doelgroep te onderscheiden. Uit de door partijen overgelegde producties blijkt immers dat zij beide aan hun merk een bepaalde uitstraling wensen te geven teneinde identificatie met een specifiek publiek binnen de doelgroep mogelijk te maken ("lifestyle"). Niet in geschil is dat partijen daarbij een deels uiteenlopende uitstraling op het oog hebben. WE Netherlands richt zich blijkens de overgelegde producties en hetgeen ter zitting aan de orde is geweest onder meer op het uitstralen van een goede smaak, daar waar HMG met haar merk vooral streeft naar een uitstraling gericht op dynamische, zelfbewuste individuen met behoefte aan interactie. Gelet op hetgeen onder 4.11 is overwogen over het gebrek aan begripsmatige inhoud van merken die bestaan uit één enkel persoonlijk voornaamwoord, moet het ervoor worden gehouden dat partijen de door hen verlangde identificatie slechts kunnen bereiken door daarop gerichte marketing- en promotie-activiteiten.
4.21. Het moet worden betwijfeld of WE Netherlands in staat zal zijn op de wijze als voorheen haar merk WE de door haar verlangde exclusieve uitstraling te geven, zodra HMG zich met het overeenstemmende merk/teken ME op indringende wijze tot het publiek zal richten. Anders dan vroeger het geval was zal zich in dat geval de situatie voordoen dat ook een ander zich met een merk dat uit één - overeenstemmend - persoonlijk voornaamwoord bestaat op grote schaal tot het publiek richt. Het moet zeer wel mogelijk worden geacht dat een publiek dat intensief wordt geconfronteerd met de televisie- en radio- programma's van HMG, alsook dat via internet bij deze programma's wordt betrokken, de uitstraling die laatstgenoemde aan haar omroepprogramma's wenst te geven zal betrekken op het merk WE.
4.22. Op grond van het voorgaande moet ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het verzorgen van omroepprogramma's door HMG onder de naam ME een negatieve invloed zal hebben op de rechten die WE Netherlands als rechthebbende op het merk WE heeft, zulks in deze zin dat zij, WE Netherlands, niet, en in ieder geval minder dan voorheen, in staat zal zijn haar producten onder het merk WE een uitstraling te geven die aantrekkelijk en duidelijk herkenbaar is voor haar klanten, en daarvoor ook effectief reclame te maken. Daarmee is gegeven dat voldoende aannemelijk is geworden dat door het gebruik van het merk/teken ME afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk WE met alle nadelige gevolgen die daaraan voor WE Netherlands kunnen zijn verbonden, zeker indien in aanmerking wordt genomen dat het hier een merk betreft waaraan - zoals volgt uit onderdeel 4.4 van dit vonnis - voldoende onderscheidend vermogen en de nodige bekendheid kan worden toegekend. Dit alles klemt overigens te meer, nu uit het onder 4.6 bedoelde NIPO-rapport blijkt dat de bekendheid van het merk WE in vergelijking met eerdere onderzoeken een stijgende lijn vertoont.
4.23. Tot de hiervóór bedoelde nadelige gevolgen dient het verlies van (merk)identiteit te worden gerekend. Daarmee wordt de primaire functie van het merk van WE Netherlands (te weten de functie van onderscheidingsmiddel als bedoeld in artikel 1 BMW Pro) aangetast. Het moet zeer wel mogelijk worden geacht dat de afbreuk die op de hiervóór omschreven wijze aan de exclusiviteit van het merk WE wordt gedaan zal leiden tot verslechtering van de marktpositie van WE Netherlands.
4.24. WE Netherlands kan zich als merkhouder tegen dit alles verzetten. Niet gezegd kan worden dat dit een ontoelaatbare monopolisering van gangbare Nederlandstalige of Engelstalige persoonlijke voornaamwoorden tot gevolg heeft. Voor HMG blijft de mogelijkheid bestaan het woord ME in combinatie met een of meer andere woorden te gebruiken als merk ter aanduiding van haar omroepstation, mits deze combinatie zodanig is, dat niet langer sprake is van een met het merk WE overeenstemmend teken, terwijl ook derden persoonlijke voornaamwoorden als merk kunnen blijven gebruiken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk WE is ingeschreven, een en ander binnen de grenzen die artikel 13A lid 1 aanhef en onder c BMW stelt.
4.25. Een belangenafweging staat evenmin aan toewijzing van de vordering in de weg (dit laatste voorzover het betreft het merk/teken ME in relatie tot het merk WE). Tegenover de zwaarwegende belangen die HMG heeft bij het effectief doen zijn van haar investeringen in het merk ME, staan de eveneens zwaarwegende belangen van WE Netherlands bij het voorkomen van verlies van onderscheidend vermogen van haar merk, te meer nu ook ten behoeve van het merk WE de nodige investeringen zijn gedaan. Voorts verdient in dit kader nog opmerking dat HMG is voortgegaan met haar investeringen in het merk ME, nadat zij reeds op 7 december 2000, derhalve zeer kort nadat zij had gekozen voor het merk ME, door WE Netherlands was gesommeerd dit merk niet te gebruiken.
Conclusie
4.26. De vordering zal op de hierna te vermelden wijze worden toegewezen. WE Netherlands heeft, mede gelet op de investeringen die zij in het merk WE heeft gedaan en de positie die zij zich daarmee heeft verworven, er (spoedeisend) belang bij om verwatering van haar merk WE te voorkomen respectievelijk te beëindigen. Het antwoord op de vraag of HMG tevens onrechtmatig handelt jegens WE Netherlands door het doen ontstaan van verwarrings- of verwateringsgevaar, is op grond van het voorgaande niet meer relevant voor dit geschil en kan daarom in het midden blijven.
4.27. Bepaald zal worden dat de dwangsom vatbaar is voor matiging, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.
4.28. In verband met de omstandigheid dat het Nederlands recht sedert 1 januari 1996 in overeenstemming dient te zijn met de "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights" (Trb. 1994, 235), het zogenoemde TRIP's Verdrag, dient, nu een kort geding als een voorlopige maatregel in de zin van artikel 50 Trip Pro's Verdrag moet worden aangemerkt, op de voet van het bedoelde in artikel 6 van Pro het Verdrag een redelijke termijn te worden bepaald waarbinnen WE Netherlands een bodemprocedure moet aanspannen. Deze termijn zal, gelet op de belangen van HMG, worden vastgesteld op drie maanden na dagtekening van dit vonnis.
4.29. HMG zal, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld.
5. De beslissing
De president:
5.1. beveelt HMG met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het merk/teken ME, zulks op straffe van een dwangsom van ¦ 25.000,-- per keer of per (gedeelte van een) dag dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd met dit bevel mocht handelen, met bepaling dat de dwangsom vatbaar is voor matiging, voorzover de handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, dit mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan;
5.2. bepaalt de termijn voor het instellen van een bodemprocedure door WE Netherlands (als bedoeld in artikel 50 lid 6 van Pro het TRIP's Verdrag) op drie maanden na heden;
5.3. veroordeelt HMG in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van WE Netherlands begroot op ¦ 2.000,-- voor salaris van de procureur en op ¦ 458,85 voor verschotten;
5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. H.N. Brouwer, president, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 maart 2001.