Uitspraak
vonnis
RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 202180 / HA ZA 09-2577
Vonnis in incident van 13 oktober 2010
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ORTHO KING EUROPE B.V.,
gevestigd te Vlijmen (gemeente Heusden),
2. [C],
wonende te [woonplaats],
eisers in de hoofdzaak,
verweerders in het incident,
advocaat mr. F.D.P. LL.M. Nobel te Breda,
tegen
1. [Y],
wonende te Elda (Spanje),
2. de rechtspersoon naar Spaans recht
VOXEL WORKS S.L.,
gevestigd te Elda (Spanje),
gedaagden in de hoofdzaak,
eisers in het incident,
advocaat mr. H.E.C.A. Vlasman te Laren.
Partijen zullen hierna Ortho King c.s. en [Y] c.s. genoemd worden. Eisers worden afzonderlijk respectievelijk Ortho King en [C] genoemd. Gedaagden worden afzonderlijk respectievelijk [Y] en Voxel Works genoemd.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring
- de incidentele conclusie van antwoord.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.
2. Enkele vaststaande feiten
2.1. [C] en [Y] hebben op 20 november 2004 een overeenkomst gesloten waarin zij hebben afgesproken met elkaar samen te werken voor een periode van drie jaar na ondertekening van de overeenkomst, dus tot 20 november 2007. De samenwerking betrof de ontwikkeling van software en apparatuur voor het ontwerp op afstand van orthopedische producten en de fabricage daarvan in Vlijmen. De software zou worden ontwikkeld door [Y] c.s. in Spanje. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing verklaard.
2.2. Op 4 december 2007 is Ortho King opgericht. Oprichters zijn Amecas Beheer B.V. (van welke B.V. [C] directeur is), [Y] en de heer [Z].
3. De vorderingen in de hoofdzaak
3.1. Ortho King c.s. vorderen in de hoofdzaak – samengevat –
1. voor recht te verklaren dat [Y] en/of Voxel Works wanprestatie heeft/hebben geleverd en/of onrechtmatig heeft/hebben gehandeld en verwijzing naar de schadestaatprocedure,
2. [Y] c.s. te gebieden zich te onthouden van het economisch gebruik van de ontwikkelde orthopedische software en van het gebruik van/geregistreerd houden van een domeinnaam en/of handelsnaam identiek aan of gelijkend op de merk- handels- en domeinnaam “Ortho King”,
3. [Y] c.s. te gebieden iedere inbreuk op het auteursrecht op het fotomateriaal van Ortho King c.s. te staken,
4. [Y] c.s. te verbieden economische activiteiten in de orthopedische schoenindustrie binnen alle landen van de EU te verrichten,
5. [Y] c.s. te veroordelen 35% van de aandelen van Voxel Works over te dragen, op straffe van een dwangsom,
6. [Y] c.s. te veroordelen alle stukken (zowel schriftelijke stukken als software, documenten en e-mails, inclusief broncode) die zij op grond van de samenwerking onder zich hebben aan de advocaat van Ortho King c.s. (mr. F.D.P. Nobel te Breda) te doen toekomen,
7. [Y] c.s. te veroordelen tot nakoming van de verbintenis tot samenwerking met Ortho King c.s. op straffe van een dwangsom,
8. [Y] c.s. te veroordelen in de proceskosten.
3.2. Ortho King c.s. baseren een deel van hun vorderingen op nadere afspraken omtrent de samenwerking die partijen volgens Ortho King c.s. hebben gemaakt na afloop van de overeenkomst van 20 november 2004. Onderdeel van de afspraken was de oprichting van Ortho King, waarin [C] en [Y] respectievelijk voor 60% en 35% aandeelhouder zouden worden. Dit is gebeurd. Partijen hadden echter ook afgesproken dat [Y] 35% van de aandelen in zijn bedrijf Voxel Works zou overdragen aan [C] en zich zou houden aan een concurrentiebeding en dat [Y] c.s. de ontwikkelde software zouden inbrengen in Ortho King. Op 27 februari 2009 heeft [Y] de samenwerking plotseling stopgezet, aldus Ortho King c.s.. Ortho King c.s. verwijten [Y] c.s. dat zij hun verplichtingen niet (langer) nakomen en dat zij onrechtmatig handelen jegens Ortho King c.s.. Ortho King c.s. stellen hierdoor schade te hebben geleden bestaande in de investering in de ontwikkeling van de producten, die niet meer terug kan worden verdiend. Ter onderbouwing van hun stelling dat bedoelde nadere afspraken zijn gemaakt leggen Ortho King c.s. een memo over van de hand van [de heer A] aan [C] d.d. 12 oktober 2007, met daarin de uitkomst van het overleg tussen [Y] en [C].
Ortho King c.s. verwijten [Y] c.s. voorts dat zij de website www.orthoking.com hebben geregistreerd en aldus inbreuk maken op de handelsnaamrechten van Ortho King. Daarnaast verwijten Ortho King c.s. [Y] c.s. dat zij op de website www.voxelcare.com de volgende producten van Ortho King aanbieden: de Web-king Laserscanner 1200, de Black-Box I voetenscanner en de Insole King CAD. Dit is een schending van de gemaakte afspraken en daarnaast ook een inbreuk op de merkrechten van Ortho King. Voorts is zulks in strijd met de auteursrechten op de software, die op grond van de gemaakte afspraken exclusief bij Ortho King rusten. [Y] c.s. maken voorts inbreuk op het auteursrecht van [C], door een door [C] gemaakte foto te bewerken en deze foto op de website www.voxelcare.com te plaatsen.
Volgens Ortho King c.s. is Nederlands recht van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen, aangezien zij in de overeenkomst van 20 november 2004 Nederlands recht van toepassing hebben verklaard.
4. Het geschil in het incident
4.1. [Y] c.s. vorderen dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart en dat de rechtbank beoordeelt of en in hoeverre het onderliggende geschil op grond van Nederlands dan wel Spaans recht dient te worden beoordeeld. [Y] c.s. voeren hiertoe het volgende aan. Ingevolge de overeenkomst van 20 november 2004 dienden [Y] c.s. software te ontwikkelen. Deze verbintenis, waarvan Ortho King c.s. vorderen dat voor recht wordt verklaard dat [Y] c.s. wanprestatie hebben gepleegd, diende te worden uitgevoerd in Spanje. In 2009 zijn partijen overeengekomen dat [Y] c.s. nog slechts zorg zou dragen voor onderhoud en ondersteuning. Deze werkzaamheden dienden [Y] c.s. te leveren vanuit Spanje. Gelet op artikel 5 EEX Pro-Verordening (EEX-Vo) is derhalve de Spaanse rechter bevoegd om kennis te nemen van deze vordering. Voor zover Ortho King c.s. de vordering tot verklaring voor recht baseren op het bestaan van een andere overeenkomst, betwisten [Y] c.s. dat een dergelijke overeenkomst bestaat. [Y] c.s. betwisten dat de door Ortho King c.s. gestelde nadere afspraken zijn gemaakt. Aangezien geen sprake is van een overeenkomst en evenmin van een onrechtmatige daad is de rechtbank dan ook niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen die op een overeenkomst of een onrechtmatige daad zijn gebaseerd.
De gevorderde verboden op het gebruik van de domeinnaam, op het maken van inbreuk op auteursrecht en op economische activiteiten zijn, net als de gevorderde schadevergoeding ongegrond, zodat de Nederlandse rechter ten aanzien van deze vorderingen geen bevoegdheid kan ontlenen aan artikel 5 EEX Pro-Vo, aldus [Y] c.s.. De gevorderde overdracht van aandelen is niet tussen partijen overeengekomen. Wat daarvan zij, dat betreft een Spaanse aangelegenheid. De Nederlandse rechter is daarin niet bevoegd. De gevorderde overdracht van documentatie (waaronder broncodes) is niet tussen partijen overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten behoren aan [Y] c.s. toe. Er bestaat ten aanzien van de daarop gebaseerde vorderingen dus geen grondslag die de bevoegdheid van de Nederlandse rechter creëert.
[Y] c.s. betwisten dat Nederlands recht van toepassing is, aangezien de overeenkomst van 20 november 2004 haar werking heeft verloren. Er is geen nieuwe overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen en dus evenmin een nieuw rechtskeuzebeding. Volgens [Y] c.s. dient het geschil te worden beslecht naar Spaans recht, omdat Spanje het land is waar de kenmerkende prestatie moest worden verricht.
4.2. Ortho King c.s. voeren verweer. Volgens Ortho King c.s. dient eerst te worden bepaald wat de plaats is waar de voornaamste van de verschillende in het geding zijnde verbintenissen is of moet worden uitgevoerd. Volgens Ortho King c.s. is de voornaamste verbintenis het verkopen van orthopedische producten via Ortho King c.s. te Vlijmen. Derhalve is Vlijmen de plaats van uitvoering van de verbintenis, zodat de rechtbank te
’s-Hertogenbosch bevoegd is, aldus Ortho King c.s. Zelfs als de overeenkomst van 20 november 2004 niet geldig meer is, is Nederlands recht van toepassing op basis van artikel 4 van Pro het EEG-verbintenissenverdrag.
5. De beoordeling in het incident
Het toepasselijke recht blijft voorlopig in het midden
5.1. Zoals hierna zal blijken is de rechtbank ten aanzien van het overgrote deel van de vorderingen onbevoegd daarvan kennis te nemen. De vraag welk recht van toepassing is ten aanzien van die vorderingen dient in beginsel te worden beantwoord door de Spaanse rechter. Ten aanzien van die vorderingen kan daarom in het midden blijven welk recht van toepassing is, tenzij voor de beoordeling van de bevoegdheid nodig is dat eerst wordt vastgesteld welk recht van toepassing is.
De bevoegdheid
5.2. De rechtbank dient aan de hand van regels van het Nederlands Internationaal Privaatrecht en aan de hand van het volgens Nederlands Internationaal Privaatrecht op de rechtsverhouding tussen partijen toepasselijke recht te onderzoeken of zij bevoegd is van de onderhavige vorderingen kennis te nemen.
Gelet op het feit dat Ortho King c.s. en [Y] c.s. woonplaats hebben in verschillende lidstaten van de EU dient de vraag of de rechtbank bevoegd is te worden beoordeeld aan de hand van de EEX-Vo, tenzij de (on)bevoegdheid van de rechtbank voortvloeit uit een ander verdrag of een andere wet. Hoofdregel van de EEX-Vo is dat de gedaagde dient te worden opgeroepen voor de rechter van zijn woonplaats (artikel 2 lid 1 EEX Pro-Vo).
5.3. Voor zover de vorderingen van Ortho King c.s. gebaseerd zijn op de door haar gestelde afspraken geldt het volgende. Op grond van artikel 5 sub Pro 1 EEX-Vo kan de gedaagde ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst ook worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Bij de beoordeling van de vraag of de rechtbank op grond van artikel 5 sub Pro 1 EEX-Vo bevoegd is, is niet beslissend dat [Y] c.s. het bestaan van de aan de vorderingen ten grondslag gelegde overeenkomst betwisten.
Gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 5 oktober 1999 in de zaak Leathertex Divisione Sintetici SpA tegen Bodetex B.V.B.A. (NJ 2001/910) is in geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit eenzelfde overeenkomst voortvloeiende verbintenissen berust, niet één rechter bevoegd om kennis te nemen van de gehele vordering, wanneer volgens de collisieregels van de staat van die rechter één van die verbintenissen in die staat en de andere in een andere verdragsluitende staat moet worden uitgevoerd. Met andere woorden: indien sprake is van meerdere, gelijkwaardige verbintenissen, dient de rechter te onderzoeken waar elk van die verbintenissen dient te worden uitgevoerd, om aan de hand daarvan te beoordelen welke rechter bevoegd is. Dit geval doet zich in de onderhavige zaak voor. Immers zouden partijen, althans in de visie van Ortho King c.s., samenwerken, zodat de verplichtingen over en weer in beginsel gelijkwaardig zijn en niet kan worden gezegd welke verplichting de voornaamste (en daarmee bevoegdheidsbepalende) verbintenis is. De rechtbank verwerpt de stelling van Ortho King c.s. dat deze rechtbank bevoegd is omdat de voornaamste werkzaamheden (verkoopwerkzaamheden) dienden te worden uitgevoerd in Vlijmen. Deze verkoopwerkzaamheden worden niet aan de vorderingen ten grondslag gelegd. Gelet op het feit dat de bijzondere bevoegdheid van artikel 5 van Pro de EEX-Vo een uitzondering vormt op het in artikel 2 van Pro de EEX-Vo als uitgangspunt gegeven beginsel, moet deze restrictief worden uitgelegd. Het onderzoek naar de bevoegdheid dient zich daarom te beperken tot de verbintenissen die aan de vorderingen ten grondslag liggen.
De rechtbank dient dan ook per (onderdeel van elke) afzonderlijke vordering van Ortho King c.s. te onderzoeken of zij bevoegd is van (dat onderdeel van) die vordering kennis te nemen.
5.4. Ook ten aanzien van de vorderingen die niet zijn gebaseerd op de gestelde nadere afspraken maar op onrechtmatige daad, auteursrecht, merkenrecht dan wel handelsnaamrecht dient per onderdeel van elke afzonderlijke vordering te worden onderzocht of deze rechtbank bevoegd is.
5.5. De rechtbank zal als eerste ingaan op die (onderdelen van de) vorderingen van Ortho King c.s. die betrekking hebben op de gestelde niet-nakoming van de nadere afspraken.
De onder 1. gevorderde verklaring voor recht dat wanprestatie is geleverd, de onder 7. gevorderde veroordeling tot nakoming van de verbintenis tot samenwerking, het onder 2. gevorderde gebod zich te onthouden van het economisch gebruik van de ontwikkelde orthopedische software en het onder 4. gevorderde verbod om economische activiteiten in de orthopedische schoenindustrie te ondernemen in alle landen van de EU
5.6. Zowel naar Nederlands recht als naar Spaans recht beoordeeld heeft de gestelde wanprestatie betrekking op verschillende verbintenissen die hetzij in Nederland hetzij in Spanje zouden moeten worden uitgevoerd. Met betrekking tot de overkoepelende vordering die betrekking heeft op al die verbintenissen (de verklaring voor recht dat wanprestatie is gepleegd) kan dan ook niet één plaats van uitvoering worden bepaald. Hetzelfde geldt voor de gevorderde uitvoering van de verbintenis tot samenwerking, die immers ook zowel in Nederland als in Spanje diende te worden uitgevoerd. Ten aanzien van het gevorderde gebod zich te onthouden (naar de rechtbank aanneemt in de gehele EU) van het economisch gebruik van de ontwikkelde software kan evenmin een plaats van uitvoering worden bepaald, aangezien de gestelde verplichting van [Y] c.s. zich daarvan te onthouden bestaat in een niet doen in (kennelijk) de gehele EU. Deze verbintenis wordt derhalve gekarakteriseerd door een veelvoud van plaatsen van uitvoering. Hetzelfde geldt voor het gestelde non-concurrentiebeding (het gevorderde verbod op economische activiteiten in de EU). Met betrekking tot al deze vorderingen kan de bevoegdheid enkel worden bepaald door toepassing van het algemene bevoegdheidscriterium van artikel 2 lid 1 van Pro de EEX-Vo. Dit betekent dat de rechtbank zich ter zake onbevoegd moet verklaren.
De onder 5. gevorderde overdracht van aandelen
5.7. Zowel naar Nederlands als naar Spaans recht ligt de plaats van uitvoering van deze verbintenis in Spanje. De rechtbank kan derhalve geen bevoegdheid ontlenen aan artikel 5 sub Pro 1 EEX-Vo.
De onder 6. gevorderde overdracht van stukken (zowel schriftelijke stukken als software, documenten en e-mails, inclusief broncode)
5.8. Aan deze vordering leggen Ortho King c.s. ten grondslag dat [Y] c.s. op grond van de afspraken verplicht zijn om de broncode van de ontwikkelde software en de overige resultaten van de samenwerking in te brengen in Ortho King. Aangezien Ortho King is gevestigd te Vlijmen, is zowel naar Nederlands als naar Spaans recht Vlijmen de plaats van uitvoering van deze verbintenis. Vlijmen is gelegen in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, zodat deze rechtbank op grond van artikel 5 sub Pro 1 EEX-Vo bevoegd is van deze vordering kennis te nemen. De rechtbank acht het niet opportuun om thans uitgebreid in te gaan op de vraag welk recht van toepassing is op deze vordering. Daarop zal de rechtbank eventueel in de hoofdzaak nader ingaan.
De onder 1. gevorderde verklaring voor recht dat [Y] en/of Voxel Works onrechtmatig hebben gehandeld.
5.9. Met betrekking tot het op deze vordering toepasselijke recht overweegt de rechtbank het volgende. Ingevolge artikel 4 van Pro Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”) is het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht van het land waar de schade zich voordoet. Aangezien de gestelde schade zich voordoet bij Ortho King c.s., respectievelijk woonachtig en gevestigd te Vlijmen, is Nederlands recht van toepassing.
Met betrekking tot de bevoegdheid overweegt de rechtbank het volgende. Ingevolge artikel 5 aanhef Pro en onder 3 EEX-Vo kunnen [Y] c.s. met betrekking tot deze vordering worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Volgens het Hof van Justitie in het Kalimijnenarrest (HvJEG 30 november 1976, NJ 1977, 494) ziet de “plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan” zowel op de plaats waar de schade is ingetreden (het zgn. “Erfolgsort”) als op de plaats van de veroorzakende gebeurtenis (het zgn. “Handlungsort”), zodat op grond van artikel 5 sub Pro 3 de verweerder ter keuze van de eiser voor de rechter van de ene dan wel de andere plaats kan worden opgeroepen. Naar kan worden aangenomen wordt de schade door Ortho King c.s. geleden in hun woon- respectievelijk vestigingsplaats Vlijmen. Dat betekent dat deze rechtbank als gerecht van de plaats waar de schade is ingetreden, bevoegd is kennis te nemen van de vordering voor recht te verklaren dat [Y] en/of Voxel Works onrechtmatig hebben gehandeld.
Het onder 2. gevorderde gebod zich te onthouden van het gebruik van/geregistreerd houden van een domeinnaam en/of handelsnaam identiek aan of gelijkend op de merk- handels- en domeinnaam “Ortho King”
5.10. Voor zover de vordering is gebaseerd op het merkrecht op “Ortho King”geldt het volgende. Onduidelijk is of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk. Voor zover het een Benelux-merk betreft is de rechtbank niet bevoegd gelet op het volgende. Ingevolge artikel 4.6. Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, bepaald door de woonplaats van de gedaagde, of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat de vordering bestaat uit een zich onthouden van economisch gebruik (naar de rechtbank aanneemt: in de gehele EU) kan evenmin als met betrekking tot het non-concurrentiebeding een plaats van uitvoering worden bepaald, aangezien die verbintenis wordt gekarakteriseerd door een veelvoud van plaatsen waar zij is of moe(s)t worden uitgevoerd. Ortho King c.s. stellen dat omtrent de vervolgsamenwerking verschillende gesprekken zijn gevoerd in Nederland en Spanje, zodat niet valt vast te stellen waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan. Derhalve kan de bevoegdheid met betrekking tot het door Ortho King c.s. gestelde merkrecht enkel worden bepaald door de woonplaats van gedaagde.
Voor zover de vordering is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk is niet deze rechtbank, maar de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd. Immers betreft het in dat geval een vordering terzake een vermeende inbreuk als bedoeld in artikel 92 van Pro de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (de Gemeenschapsmerkverordening). In artikel 3 van Pro de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voor vorderingen als bedoeld in artikel 92 van Pro de Gemeenschapsmerkverordening is de rechtbank ’s-Gravenhage aangewezen als uitsluitend bevoegde rechter in Nederland.
Voor zover de vordering is gebaseerd op de (Nederlandse) Handelsnaamwet geldt het volgende. De Handelsnaamwet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling. Derhalve geldt de hoofdregel dat de gedaagde dient te worden opgeroepen voor de rechter van zijn woonplaats. Een en ander betekent dat de rechtbank ook ten aanzien van dit onderdeel van het onder 2. gevorderde niet bevoegd is daarvan kennis te nemen.
Het onder 3. gevorderde gebod iedere inbreuk op het auteursrecht van Ortho King c.s. op het fotomateriaal te staken.
5.11. De (Nederlandse) Auteurswet is van toepassing op alle auteursrechtelijke werken die voor de eerste maal of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander land zijn uitgegeven in Nederland, alsmede op alle zodanige werken waarvan de maker Nederlander is. Ortho King c.s. stellen dat het gewraakte fotomateriaal is gemaakt door [C], zodat de Auteurswet op de vordering van toepassing is. De Auteurswet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Dat betekent dat de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX Pro-Vo van toepassing is, zodat de rechtbank niet bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen.
Conclusie
5.12. De conclusie is dat deze rechtbank slechts bevoegd is kennis te nemen van de vordering tot verklaring voor recht dat [Y] c.s. onrechtmatig hebben gehandeld en van de vordering tot overdracht van stukken en dat de rechtbank onbevoegd is om van de overige vorderingen kennis te nemen.
5.13. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat Ortho King c.s. zich uitlaten omtrent de vraag of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk en (in het laatste geval) of zij wensen dat de vordering terzake het Gemeenschapsmerk wordt verwezen naar de rechtbank te ’s-Gravenhage. Tevens dienen Ortho King c.s. zich uit te laten omtrent de vraag of zij de vorderingen waarvan deze rechtbank kennis kan nemen door deze rechtbank behandeld willen zien dan wel of zij ervoor kiezen alle vorderingen in te trekken teneinde deze aan de Spaanse rechter voor te leggen.
6. De beslissing
De rechtbank
in het incident
6.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 10 november 2010 teneinde zich uit te laten omtrent hetgeen onder 5. 13. is vermeld.
6.2. houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. B.C.W. Geurtsen-van Eeden en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2010.