Uitspraak
RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH
VONNIS IN KORT GEDING
Zaaknummer : 113967 / KG ZA 04-499
Datum uitspraak: 24 augustus 2004
Vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in de zaak van:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELHO INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Rosmalen,
eiseresbij exploot van dagvaarding van 2 augusuts 2004,
procureur mr. J.E. Lenglet,
advocaat: mr. H. van Walderveen te Amsterdam,
tegen:
de rechtspersoon naar vreemd recht CINCO PLASTICS INC.,
gevestigd althans mede kantoorhoudende te Houston, Texas, Verenigde Staten,
gedaagde,
procureur: mr. J.E. Lenglet,
advocaat: mr. W.J.M. Diekman te Den Haag.
Partijen zullen hierna “Elho” en “Cinco” worden genoemd.
1. De procedure
1.1. Elho heeft in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven.
1.2. De advocaat van Elho heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleit-notities met producties.
1.4. De advocaat van Cinco heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van de door haar overgelegde pleitnotities met producties.
1.5. Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd.
2. De feiten
2.1. Partijen ontwikkelen, produceren en verkopen beiden kerstboomstandaarden. In het najaar van 2003 heeft Elho haar kerstboomstandaard, de “Nordman”, onder het merk ELHO op de markt gebracht (prod. 1 Elho). Cinco verkoopt sinds 1997 onder het merk CINCO een andere kerstboomstandaard, de zogenoemde “Never Fail” (prod. 2 Elho) op de Nederlandse markt.
2.2. Zowel de Nordman als de Never Fail worden gekenmerkt door een ronde conische vorm (waarmee partijen -naar de voorzieningenrechter uit het verhandelde ter zitting begrijpt- een kegelvormig ontwerp bedoelen) met opstaande steunen.
2.3. In haar brief van 24 juni 2004 (prod. 5 Elho) heeft Cinco Elho gesommeerd de productie en verkoop van de Nordman te staken en een en ander schriftelijk aan haar te bevestigen. Zij heeft Elho in haar schrijven gewezen op de zodanige gelijkenis van de Nordman met de standaard van Cinco, dat sprake is van slaafse nabootsing, waarmee Elho nodeloos verwarringsgevaar omtrent de herkomst van de standaard doet ontstaan. Cinco heeft Elho, bij het uitblijven van de verlangde schriftelijke bevestiging, rechtsmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. Elho heeft tot op heden geweigerd aan de sommatie te voldoen en het debat geopend. Elho heeft op haar beurt Cinco gesommeerd zich te onthouden van afbrekende kritiek met betrekking tot haar kerstboomstandaard, de Nordman. Een en ander heeft niet tot een vergelijk tussen partijen geleid, hetgeen reden voor Elho was tot het instellen van de onderhavige vorderingen.
3. Het geschil
3.1. Elho vordert in dit kort geding, kort weergegeven, Cinco:
I te verbieden (rechts)maatregelen te nemen tegen de productie, verkoop en het op de markt brengen van de standaard Nordman, waaronder mede begrepen het in beslag nemen van (toekomstige) voorraad van de standaard Nordman, zulks subsidiair met betrekking tot en gedurende het productie- en verkoopseizoen 2004/2005;
II te verbieden op enigerlei wijze openbaar te maken dat Elho met haar standaard Nordman inbreuk zou maken op haar rechten en/of dat de standaard Nordman van Elho namaak of slaafse nabootsing is van één van haar eigen standaarden;
III zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,-- per dag(deel) dat Cinco in gebreke blijft aan de sub I en II gevorderde verboden te voldoen;
IV met veroordeling van Cinco in de proceskosten.
3.2.1. Elho legt daaraan het navolgende ten grondslag. Zij heeft een spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening aangezien Cinco weigert aan te geven waaruit de vermeende inbreuk of slaafse nabootsing zouden bestaan, doch wel blijft dreigen met rechtsmaatregelen, zonder daadwerkelijk tot actie over te gaan. Zodoende creëert Cinco rechtsonzekerheid bij Elho en belemmert zij haar in de meest cruciale periode van het jaar in haar bedrijfsvoering. Elho dient immers voor eind augustus 2004 te beslissen over de aard en omvang van de productie. Elho loopt het risico dat zij, eenmaal gestart met de productie, met een actie zijdens Cinco wordt geconfronteerd. Een eventueel rechterlijk oordeel, dat er toch sprake is van inbreuk of slaafse nabootsing, zou voor Elho, gelet op de inmiddels geproduceerde voorraad en de aangenomen orders die zij moet uitleveren, een onevenredig grote schade betekenen. Ook als Elho thans zou afzien van de productie van de Nordman lijdt zij aanzienlijke schade. Zelfs als, eerst nadat de productie van de Nordman is begonnen, in rechte zou komen vast te staan dat de exploitatie van de Nordman geen inbreuk of slaafse nabootsing oplevert, lijdt Elho schade aangezien het conflict voor onrust in de markt zorgt, hetgeen naams- en reputatieschade met zich mee zal brengen. Op dit moment neemt de markt nog een afwachtende houding aan. Later in het jaar zullen afnemers niet meer het risico willen nemen dat hun orders mogelijk niet kunnen worden uitgeleverd. Het heeft er alle schijn van dat Cinco draalt met het nemen van rechtsmaatregelen om Elho, haar grootste concurrent, zoveel mogelijk schade te berokkenen. Derhalve ziet Elho zich genoodzaakt om thans zelf in rechte op te treden om zo rechtszekerheid te verkrijgen en schade harerzijds te voorkomen althans te beperken.
3.2.2. Van een inbreuk op het gestelde auteursrecht van Cinco, noch van slaafse nabootsing van Cinco’s Never Fail, is in deze sprake. De standaard van Cinco ontbeert het voor auteursrechtelijke bescherming vereiste oorspronkelijke karakter en draagt niet het vereiste persoonlijke stempel van de maker. De conische vorm en opstaande steunen zijn eerder door anderen ontwikkeld en daarmee niet oorspronkelijk. Bovendien zijn de kenmerkende elementen van de vormgeving van de Never Fail, de ronde conische vorm en de opstaande steunen volkomen technisch bepaald en derhalve uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. Deze elementen nu bepalen de buitengewone stabiliteit en de gemakkelijke watertoevoer. De overeenstemming tussen beide producten bestaat derhalve uitsluitend uit technisch bepaalde elementen. Voor zover mogelijk heeft Elho haar Nordman doen afwijken van de Never Fail. Cinco weigert desgevraagd aan te geven in welke andere vormgevingselementen haar auteursrechtelijke bescherming zou schuilen. Van slaafse nabootsing is evenmin sprake, zodat Cinco zich dient te onthouden van (al dan niet loze) dreiging met (rechts)maatregelen, alsmede van misleidende reclame waarbij zij afbrekende kritiek uit op de Nordman van Elho.
3.3.1. Het verweer van Cinco tegen de vordering komt zakelijk weergegeven op het volgende neer. Elho heeft willens en wetens een nabootsing van de succesvolle Never Fail gemaakt en op de markt gebracht. Daarmee heeft zij risico’s genomen, zodat zij ook de gevolgen daarvan heeft te dragen. De vordering van Elho tot het verbieden van Cinco tot het nemen van (rechts)maatregelen, belemmert Cinco in haar toegang tot de rechter en verdraagt zich niet met artikel 17 van Pro de Grondwet en artikel 6 lid 1 EVRM Pro. Zo’n vordering is niet toewijsbaar, te meer niet nu nog geen rechter zich inhoudelijk over de onderhavige kwestie heeft gebogen. Een spoedeisend belang van Elho bij haar vorderingen acht Cinco niet aanwezig.
3.3.2. Zelfs al zou moeten worden aangenomen dat de kenmerkende vormgevingselementen van de Never Fail technisch bepaald zijn, dan zou Elho gehouden zijn om haar standaard een eigen gezicht te geven. Elho had daartoe voldoende mogelijkheden om te variëren qua vorm, maat, materiaal en overige details.
3.3.3. Producten die zijn gebonden aan technische uitgangspunten zijn niet zonder meer uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. De overeenstemming tussen beide standaards is evident. Niet alleen nam Elho technische elementen over, maar ook de specifieke vorm van de Never Fail.
3.3.4. Elho maakt zich tevens schuldig aan ongeoorloofde mededinging, door de Never Fail na te bootsen, terwijl zij zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de standaard afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen en moeten inslaan. Door dat niet te doen heeft Elho nodeloos verwarring gesticht en handelt zij zo onzorgvuldig jegens Cinco.
3.4. Op hetgeen partijen overigens over en weer hebben aangevoerd, zal voor zoveel nodig bij de beoordeling worden ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. De voor de gevorderde voorziening vereiste spoedeisendheid is in de onderhavige zaak voldoende aannemelijk geworden. Cinco heeft niet weersproken dat Elho de productie van de Nordman uiterlijk in augustus 2004 start. Het behoeft geen verdere argumentatie dat Elho dan ook mogelijk aanzienlijke schade boven het hoofd hangt wanneer zij zich eerst na het produceren van een voorraad Nordmans, met een actie zijdens Cinco geconfronteerd zou zien. Nog afgezien van de uitkomst van zo’n gerechtelijke procedure, komt het argument dat afnemers hun koopgedrag mede laten bepalen door de (on)zekerheid of Elho, eenmaal verwikkeld in een juridisch strijd met betrekking tot de exploitatie van de verlangde Nordman, deze standaard wel zal kunnen uitleveren, valide voor. Daarmee is het spoedeisend belang van Elho bij een voorlopig oordeel in deze voldoende gegeven.
4.2. Ten aanzien van het gevorderde onder I, wordt als volgt overwogen. De vordering tot het verbieden van Cinco tot het nemen van (rechts)maatregelen, al ware het, als subsidiair gevorderd, beperkt tot het seizoen 2004/2005, is te onbepaald om voor toewijzing in aanmerking te komen. Niet alleen heeft Elho haar vordering op dit punt te ruim geformuleerd, ook hetgeen zij daaraan ten grondslag heeft gelegd, is onvoldoende voor een dergelijk verstrekkende ordemaatregel.
Op basis van de thans voorliggende feiten en omstandigheden kan Cinco, in een procedure als de onderhavige die slechts voorziet in geven van een voorlopige voorziening, bezwaarlijk de gang naar de rechter worden ontzegd.
4.3.1. De rechter acht het in het belang van beide partijen dat in het onderhavige geschil een (voorlopig) inhoudelijk oordeel over de problematiek wordt gegeven. Deswege overweegt de rechter ten overvloede, dat het door Elho betoogde, dat de kenmerkende vormgevingselementen van de Never Fail dwingend voortvloeien uit technische vereisten, naar zijn voorlopige oordeel voldoende aannemelijk is gemaakt. Daartoe wordt overwogen dat Cinco, tegenover het gemotiveerde betoog van Elho, dat de ronde conische vorm en de opstaande steunen nu juist de stabiliteit garanderen, onvoldoende heeft gesteld om het tegendeel aan te kunnen nemen. De door beide partijen in het geding gebrachte rapporten spreken elkaar op dit punt tegen. In een kort gedingprocedure is evenwel geen plaats voor nader feitenonderzoek. Nu de rechter thans geen aanknopingspunten heeft om aan het ene rapport meer waarde te hechten dan aan het andere zal de technische bepaaldheid van de vorm van de litigieuze standaards in de onderhavige procedure als uitgangspunt hebben te gelden.
4.3.2. Waar voor auteursrechtelijke bescherming als belangrijkste vereiste geldt dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt, valt het door technische objectieve inventiviteit ingegeven model van de Never Fail niet onder de creativiteit die het auteursrecht beschermt. Derhalve oordeelt de rechter het gelijk op dit punt vooralsnog aan de zijde van Elho.
4.4.1. Cinco kan niet worden gevolgd in haar stelling dat in het kader van de vermeende slaafse nabootsing door Elho, bij de vergelijking tussen de verschillen en overeenkomsten tussen de litigieuze modellen, ook de door Cinco aangehaalde modellen betrokken dienen te worden. Nog afgezien hiervan dat Elho zulks gemotiveerd heeft weersproken, kan de rechter uit eigen waarneming slechts oordelen aan de hand van de drie ter zitting getoonde modellen: de Never Fail, de Nordman en de Edelman. Van overige modellen heeft Cinco slechts foto’s of tekeningen getoond. Op grond daarvan kan de rechter niet beoordelen in hoeverre de andere door Cinco geduide modellen even stabiel zijn of –voor zover het slechts concept modellen zijn- zouden kunnen zijn als de litigieuze standaards. Reeds daarom dient de vergelijking in het kader van de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de ronde conische vorm met de opstaande steunen beperkt te blijven tot de Never Fail en de Nordman. De Edelman heeft eenzelfde model, zodat die voor wat betreft de te beoordelen stabiliteit weinig toevoegt. Zoals reeds is overwogen onder 4.3.1. is Cinco er vooralsnog niet in geslaagd aannemelijk te maken, dat Elho, zonder afbreuk te doen aan de stabiliteit van de standaard, een andere vorm had kunnen kiezen. Indien en voor zover op grond van de thans bekende feiten en omstandigheden al aangenomen zou moeten worden dat er verwarringsgevaar tussen de producten van partijen bestaat, wettigt dat niet zonder meer de conclusie dat daarmee ook sprake is van slaafse nabootsing. Toegegeven dat de vorm van de Nordman nagenoeg identiek is aan die van de Never Fail, heeft Cinco tegenover Elho’s gemotiveerde betoog onvoldoende aannemelijk weten te maken dat die specifieke vorm niet onontbeerlijk is voor de technische hoedanigheden –de stabiliteit en de mogelijkheid om gemakkelijk water toe te voegen- van de standaard. Derhalve heeft in het kader van deze kort gedingprocedure te gelden dat de technische doelstellingen van de standaard gedicteerd worden door de gekozen vorm.
4.4.2. Weliswaar maakt de (vrijwel) identieke vorm verwarring bij het niet oplettend publiek omtrent de herkomst van de standaard voorstelbaar, doch het is de vraag of Elho alles heeft gedaan wat redelijkerwijs nodig en mogelijk was om het ontstaan of vergroten van de kans daarop te voorkomen. Die vraag dient op grond van de thans bekende feiten en omstandigheden positief beantwoord te worden. Uit de onder punt 21 van de dagvaarding opgesomde punten blijkt dat Elho met de Nordman op een negental onderdelen is afgeweken van de Never Fail. Uitgaande van de ronde conische vorm met opstaande steunen als gegeven, kan niet zonder meer worden aangenomen dat Elho met de Nordman de Never Fail blindelings heeft gekopieerd, laat staan dat zij dat met geen ander oogmerk zou hebben gedaan dan het wekken van de indruk dat het om de originele Never Fail zou gaan, zoals Cinco lijkt te betogen. In dat geval had het voor de hand gelegen dat Elho in haar model ook de voor de Never Fail zo kenmerkende rode kunststofgrepen aan het uiteinde van de klemschroeven zou hebben overgenomen. Elho heeft met het weglaten van de verstevigingsribben, het gladde oppervlak in plaats van het ruwe van de Never Fail, het weglaten van de opvallende goot met openingen en de keuze voor één prikpen in plaats van drie in samenhang met de overige afwijkingen, redelijkerwijs gedaan wat nodig en mogelijk was om de Nordman te doen onderscheiden van de Never Fail. Dat dit nochtans ondergeschikte punten betreffen is inherent aan het gegeven dat de totaalindruk van beide standaarden wordt bepaald door de technische uitgangspunten.
4.5. Uit het vorenstaande vloeit voort dat in deze procedure niet aannemelijk is geworden dat met de Nordman sprake is van slaafse nabootsing of van ongeoorloofde mededinging door Elho.
4.6. Elho vordert voorts in haar petitum sub II, samengevat, Cinco te verbieden uit te dragen, dat Elho inbreuk zou maken op Cinco’s auteursrecht dan wel dat de Nordman namaak of een slaafse nabootsing betreft van de Never Fail. Zowel uit de stukken als uit het verhandelde ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat er dergelijke uitlatingen tegenover derden zijn gedaan. Elho heeft haar stellingen ter zitting nader geconcretiseerd alsmede geadstrueerd aan de hand van haar brief van 23 februari 2004 aan de heer Vermeeren van Cinco Europe. Weliswaar heeft Cinco aangevoerd dat een verbod Vermeeren niet zou treffen, doch waar haar stellingen en houding ter zitting illustreerden dat Cinco blijkbaar niet schroomt om haar mening niet onder stoelen of banken te steken, geeft dit Elho voldoende belang bij en grondslag voor haar vordering.
4.7. De gevorderde dwangsom wordt gemitigeerd als na te melden. Aan de gevorderde dwangsom wordt een rechterlijke matigingsbevoegd-heid van de hierna te vermelden inhoud verbonden.
4.8. De kosten van deze procedure zullen worden gecompenseerd, nu beide partijen gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter:
verbiedt Cinco na betekening van dit vonnis op enigerlei wijze openbaar te maken dat Elho met haar model Nordman inbreuk zou maken op haar rechten en/of dat het model Nordman van Elho namaak of slaafse nabootsing is van één van haar eigen modellen;
veroordeelt Cinco tot betaling aan Elho van een dwangsom ten bedrage van € 1.000,-- voor elke dag of dagdeel, dat Cinco in strijd zal handelen met voornoemd verbod of enig gedeelte daarvan, met dien verstande:
- dat deze dwangsomsanctie vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt;
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.B.M. Keurentjes, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 augustus 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.