Uitspraak
vonnis
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 421152 / HA ZA 12-725
Vonnis van 7 november (bij vervroeging)
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
BJÖRN BORG BRANDS AB,
gevestigd te Stockholm, Zweden, eiseres,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven, tegen
X,
wonende te Roosendaal, gedaagde,
advocaat mr. A.M.S. Moeniralam te Roosendaal.
Partijen zullen hierna Björn Borg en X genoemd worden. Björn Borg is naast haar advocaat voornoemd, tevens bijgestaan door mr. E.J.V.T. van den Broek, advocaat te Eindhoven.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 5 juni 2012;
- de producties 1 t/m 14 behorende bij de dagvaarding, aan X betekend bij exploit van 14 juni 2012;
- de conclusie van antwoord van 1 augustus 2012;
- het tussenvonnis van 15 augustus 2012 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de bij rolbericht van 24 augustus 2012 ingezonden en ter comparitie (8 oktober 2012) genomen akte overlegging producties zijdens Björn Borg, met producties 15 t/m 19;
- de bij brief van 2 oktober 2012 ingezonden specificatie van proceskosten zijdens Björn Borg (productie 20);
- de bij brief van 4 oktober 2012 ingezonden productie 21 zijdens Björn Borg;
- het proces-verbaal van comparitie van 8 oktober 2012.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
Björn Borg is houdster van:
- het Gemeenschapswoordmerk BJÖRN BORG met registratienummer 009706731, geregistreerd op 8 juli 2011;
- het Gemeenschapswoord-/beeldmerk BJÖRN BORG met registratienummer 008536245, geregistreerd op 17 mei 2010;
- het Beneluxwoord-/beeldmerk BJÖRN BORG met registratienummer 0547457, geregistreerd op 15 december 1993.
Alle genoemde merken zijn onder meer ingeschreven voor waren in de klasse 25: kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels.
2.2.
Björn Borg brengt in meer dan dertig landen, waaronder Nederland, onder het merk BJÖRN BORG onder meer ondergoed, waaronder boxershorts, op de markt.
2.3.
Het Onderzoeksbureau Goorts Onderzoek & Consultancy B.V. (hierna: Goorts) heeft in opdracht van Björn Borg vastgesteld dat X niet van Björn Borg afkomstige boxers voorzien van het teken BJÖRN BORG aanbood via een op 5 april 2012 op Marktplaats geplaatste advertentie, waarin als adverteerder was vermeld ‘42dogutepeli42’ uit Roosendaal met telefoonnummer [1]. In die advertentie werden ‘bjorn borg boxers 2012 model breede band’ aangeboden voor een prijs variërend van 10 Euro voor 1 duopak tot 3,90 Euro per duopak bij een afname van 200 duopakken. Goorts heeft op 26 april 2012 vanuit een schuur achter een woonhuis 7 duopakken van die boxers door X geleverd gekregen.
2.4.
Daarnaast heeft Goorts geconstateerd dat X op 30 april 2012 niet van Björn Borg afkomstige boxers voorzien van het teken BJÖRN BORG aanbood en verkocht op de Koninginnemarkt / braderie in Tilburg.
2.5.
Op de Koninginnemarkt heeft X een door Goorts namens Björn Borg aangeboden onthoudingsverklaring ondertekend en zijn daar aanwezige voorraad boxers voorzien van het teken BJÖRN BORG ter vernietiging aan Goorts afgestaan.
2.6.
De onthoudingsverklaring is hierna opgenomen:
2.7.
Nadat X op 2 mei 2012 telefonisch aan de raadsman van Björn Borg had laten weten niet tot betaling van een bedrag van € 3.000,- te zullen overgaan omdat hij zich daartoe niet gehouden achtte, is een kopie van de door hem ondertekende onthoudingsverklaring aan X gezonden, met sommatie genoemd bedrag uiterlijk te betalen op 30 mei 2012, bij gebreke waarvan een procedure zou worden begonnen.
2.8.
Op 6 mei 2012 is door ‘42dogutepeli42’ uit Roosendaal met telefoonnummer [1] opnieuw een advertentie op Marktplaats gezet voor ‘bb boxers’ voorzien van het teken BJÖRN BORG, af te nemen per doos met daarin 170 duopakken. Op 31 mei 2012 heeft adverteerder ‘ricardo’ uit Roosendaal met telefoonnummer [2], via een advertentie op Marktplaats, een doos met 170 duopakken boxers voorzien van het teken BJÖRN BORG aangeboden. Op 5 juni 2012 heeft adverteerder ‘Erdogan’ uit Roosendaal met hetzelfde telefoonnummer, via een advertentie op Marktplaats, boxers voorzien van het teken BJÖRN BORG aangeboden, af te nemen per 1 of 2 dozen met 170 duopakken per doos.
2.9.
Op 19 juni 2012 heeft X, gebruik makend van telefoonnummer [2], contact opgenomen met de raadsman van Björn Borg en laten weten het bedrag van € 3.000,- in termijnen te willen betalen en onderhavige procedure te willen schikken. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt. Betaling van het bedrag van € 3.000,- is achterwege gebleven.
3.Het geschil
3.1.
Björn Borg vordert – samengevat – een merkinbreukverbod zich uitstrekkend tot de hele Gemeenschap, accountantsgecertificeerde opgave van aantallen en prijzen van ingekochte en van verkochte inbreukmakende producten en opgave van de herkomst en distributiekanalen daarvan, een en ander op straffe van een dwangsom, daarnaast veroordeling van X tot betaling van een bedrag van € 170.000,- wegens verschuldigde boete en van een bedrag van € 3.000,- wegens overeengekomen vergoeding, beide op grond van de onthoudingsverklaring, veroordeling van X tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, afgifte van resterende voorraad inbreukmakende producten ter vernietiging, alsmede
tot vergoeding van de proceskosten te begroten overeenkomstig artikel 1019h Rv1 en betaling van nakosten.
3.2.
X voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
4.1.
De rechtbank ’s-Gravenhage is bevoegd van de vorderingen gegrond op de Gemeenschapsmerken van eiseres kennis te nemen gelet op artikelen 95 lid 1 en 96 aanhef en sub a en 97 lid 1 Verordening (EG) 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet, alsmede van de vorderingen gegrond op het Beneluxmerk van eiseres op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), omdat gedaagde in Nederland gevestigd is en de gesteld onrechtmatige aanbieding van producten voorzien van het teken BJÖRN BORG was gericht op geheel Nederland en derhalve ook het arrondissement ‘s-Gravenhage.
4.2.
X erkent dat hij – onder de namen 42dogutepeli42, ricardo en Erdogan, via advertenties op Marktplaats, alsmede op de Koninginnemarkt in Tilburg – boxers heeft aangeboden voorzien van het teken BJÖRN BORG die niet van Björn Borg afkomstig zijn. Daarmee staat vast dat hij inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Björn Borg. Het verweer dat - vanwege de lage prijs en het feit dat de prints van de aangeboden boxers niet dezelfde zouden zijn als die van de originele Björn Borg boxers - ‘iedereen weet dat het namaak is’ zodat er geen verwarring zou zijn, wordt als niet ter zake dienend gepasseerd. Nu de door X aangeboden boxers (en de verpakking) zijn voorzien van een met het woordmerk van Björn Borg identiek teken, is sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder a van de Gemeenschapsmerkverordening2, waarvoor geen verwarring is vereist. Dat X heeft geadverteerd onder het volgens hem niet-identieke teken ‘bjorn borg’ staat aan het aannemen van merkinbreuk in de zin van genoemde bepaling niet in de weg, reeds omdat de aangeboden boxers en de verpakking wel van het identieke teken BJÖRN BORG zijn voorzien.
4.3.
Het gevorderde merkinbreukverbod is derhalve toewijsbaar. Tegen de gevorderde accountantsgecertificeerde opgave is geen verweer gevoerd, zodat ook die vordering voor toewijzing gereed ligt. De rechtbank zal de gevorderde dwangsommen ambtshalve matigen tot de in de onthoudingsverklaring overeengekomen bedragen.
4.4.
X ontkent niet de onthoudingsverklaring te hebben getekend, maar hij ontkent dat op 30 april 2012 een bedrag van € 3.000,- zou zijn overeengekomen. Volgens hem had hij op 30 april 2012 nauwelijks gelegenheid de verklaring goed door te nemen, had hij wel ergens een bedrag van € 1.000,- of € 500,- zien staan, zou hij op 30 april 2012 geen kopie van de door hem ondertekende onthoudingsverklaring hebben ontvangen en zou het bedrag
1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
2 Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk
van € 3.000,- nadien zijn bijgeschreven. Dit alles zou volgens X zo onzorgvuldig zijn, dat hij niet aan de overeenkomst kan worden gehouden. Björn Borg stelt daar tegenover dat X duidelijk is uitgelegd wat er in de onthoudingsverklaring stond en dat hij de verklaring ook heeft doorgenomen alvorens deze te tekenen. Over de betaling van de schadevergoeding van
€ 3.000,- zou volgens Björn Borg juist uitgebreid zijn gesproken. Blijkens de voorgetypte tekst van de verklaring was het immers de bedoeling dat X dat bedrag contant zou voldoen, maar was X daartoe niet in de gelegenheid. Daarna werd overeengekomen dat X dat bedrag op de derdenrekening van de raadsman van Björn Borg zou storten, waartoe X contact met de raadsman zou opnemen, hetgeen de handgeschreven tekst verklaart, aldus nog steeds Björn Borg.
4.5.
De rechtbank volgt de lezing van Björn Borg en acht X gebonden aan de onthoudingsverklaring. Dat sprake zou zijn van een wilsgebrek bij het aangaan van de overeenkomst heeft X onvoldoende gemotiveerd gesteld en de rechtbank acht dat ook niet aannemelijk. X stelt immers dat hij wel begrepen had dat hij een boete (schadevergoeding) aan Björn Borg diende te betalen. Nadat hij per aangetekende post (alsnog of opnieuw) een kopie van de door hem ondertekende onthoudingsverklaring had ontvangen, heeft X zich niet op het standpunt gesteld dat betaling van een bedrag ter hoogte van € 3.000,- niet was overeengekomen. Integendeel, hij heeft op 19 juni 2012 aan de raadsman van Björn Borg laten weten dat bedrag (in termijnen) te willen betalen. De rechtbank acht X derhalve gehouden tot betaling van het overeengekomen bedrag van € 3.000,- als vergoeding voor de tot 30 april 2012 door hem gepleegde merkinbreuken en de daardoor veroorzaakte schade.
4.6.
X erkent verder dat hij – ook nadat hij kopie van de door hem ondertekende onthoudingsverklaring per post had ontvangen – onder gebruikmaking van diverse aliassen is voortgegaan met het op Marktplaats aanbieden van inbreukmakende boxers voorzien van het teken BJÖRN BORG. Daarmee heeft hij in strijd gehandeld met de onthoudingsverklaring en is hij uit hoofde van paragraaf ii) daarvan een boete verschuldigd van € 500,- per inbreukmakend product. Dat hij de boxers zou hebben aangeboden ‘namens een vriend’, dat hij zelf geen voorraad boxers zou hebben gehad en niets zou hebben verkocht, kan X niet baten. Daargelaten dat de rechtbank dat niet geloofwaardig acht – X stelt immers ook van zijn toeleverancier geen contactgegevens te hebben wat niet aannemelijk voorkomt als hij voor ‘een vriend’ aanbiedt, en Goorts heeft ten tijde van de aankoop van inbreukmakende boxers op 26 april 2012 geconstateerd dat X in zijn schuur nog een voorraad van ongeveer 150 duopakken had liggen – heeft X zich met het ondertekenen van de onthoudingsverklaring ook op straffe van een boete verbonden zich te onthouden van het aanbieden van inbreukmakende producten, alsmede van betrokkenheid bij door derden gemaakte inbreuken.
4.7.
Niet bestreden is de stelling van Björn Borg dat een duopak moet worden aangemerkt als twee inbreukmakende producten in de zin van paragraaf ii) van de onthoudingsverklaring, zodat X wegens het aanbieden van een doos met 170 duopakken boxers een boete verschuldigd is ter hoogte van € 170.000,-. Er is geen beroep gedaan op matiging.
4.8.
Uit het voorgaande volgt dat de gevorderde betaling van de bedragen van
€ 170.000,- en € 3.000 kan worden toegewezen. Tegen toewijzing van de gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat en afgifte van de door X gehouden voorraad inbreukmakende producten is niet voldoende gemotiveerd verweerd gevoerd, zodat ook die vorderingen zullen worden toegewezen.
4.9.
X zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. X heeft onder verwijzing naar de indicatietarieven in IE zaken bestreden dat de door Björn Borg opgegeven advocaatkosten als redelijk en evenredig kunnen worden aangemerkt. De rechtbank wijst dat van de hand. De advocaatkosten aan de zijde van Björn Borg bedragen € 5.268,73 (exclusief BTW) en blijven ruimschoots onder het indicatietarief voor een eenvoudige (bodem)zaak zonder pleidooi. De gespecificeerde kosten zijn overigens niet bestreden. De belaste verschotten (met name kosten van Goorts) ter hoogte van € 1.833,07 betreffen buitengerechtelijke kosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 onder b BW en komen eveneens – naast de advocaatkosten – voor vergoeding in aanmerking. De (redelijkheid van de) hoogte van deze kosten is onvoldoende gemotiveerd bestreden. Het griffierecht ter hoogte van € 3.621,- alsmede de explootkosten ter hoogte van € 149,66 dienen eveneens als onderdeel van de proceskosten aan de zijde van Björn Borg door X te worden vergoed. Terzake van proceskosten dient X derhalve een bedrag van € 10.872,46, te verhogen met eventuele nakosten, aan Björn Borg te voldoen.
5.De beslissing
De rechtbank
5.1.
beveelt X om met onmiddellijk ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de in paragraaf 2.1 van dit vonnis genoemde merken van Björn Borg in de Gemeenschap te staken en gestaakt te houden;
5.2.
beveelt X om binnen zes weken na betekening van dit vonnis de raadsman van Björn Borg te voorzien van een schriftelijke, door een externe registeraccount voor rekening van gedaagde, geaccordeerde en ondertekende opgave, met aanhechting van kopieën van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden, van al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de producten waarmee inbreuk is gemaakt op de in paragraaf 2.1 van dit vonnis genoemde merkrechten van Björn Borg (hierna: inbreukmakende producten), alsmede van de volgende gegevens:
- het exacte aantal exemplaren inbreukmakende producten dat door X is ingekocht, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende inkoopprijzen per inbreukmakend exemplaar;
- het exacte aantal inbreukmakende producten dat door X is verkocht, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende verkoopprijzen per inbreukmakend exemplaar;
- de door X genoten nettowinst per inbreukmakend exemplaar en de berekeningswijze daarvan;
5.3.
veroordeelt X tot betaling van een aan Björn Borg te betalen dwangsom van
€ 500,- per inbreukmakend product waarmee of, zulks ter keuze van Björn Borg, van
€ 1.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag voor een hele gerekend) dat X handelt in strijd met een onder 5.1 of 5.2 gegeven bevel, tot een maximum van € 100.000,-;
5.4.
veroordeelt X tot betaling aan Björn Borg van een bedrag van € 173.000,-;
5.5.
veroordeelt X tot vergoeding van de volledige door Björn Borg geleden schade ten gevolge van de door X gepleegde merkinbreuken, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
5.6.
beveelt X om de volledige door hem gehouden voorraad inbreukmakende producten binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis op een door Björn Borg te bepalen adres in Nederland ter vernietiging af te geven;
5.7.
veroordeelt X in de proceskosten, aan de zijde van Björn Borg tot op heden begroot op € 10.872,46, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening;
5.8.
veroordeelt X, onder de voorwaarde dat hij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door Björn Borg volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- - € 131,00 aan salaris advocaat,
- - te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis,
5.9.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.10.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 7 november 2012.