Uitspraak
Rolnummer: 05/703
Zaaknummer: 244347
Datum vonnis: 26 juli 2005
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel Recht • Voorzieningenrechter
In de zaak met rolnummer 05/703
van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
UNITED INTELLECTUAL PROPERTY B.V.,
gevestigd te Almere,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
UNITED TECHNICAL SOLUTIONS ENERGY B.V.,
gevestigd te Beverwijk,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
UNITED TECHNICAL SOLUTIONS B.V.,
gevestigd te Almere,
eiseressen,
procureur: mr. R.A. Kaarls,
advocaat: mr. E. uit de Fles te Almere,
tegen:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
E-S PROJECTS B.V. handelend onder de naam
Edes-Seagull,
gevestigd te Nootdorp, gemeente Pijnacker-Nootdorp,
2. [gedaagde sub 2],
wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente],
3. [gedaagde sub 3],
wonende te [woonplaats],
gedaagden,
gedaagde sub 1 verschenen bij haar directeur, [directeur gedaagde sub 1],
gedaagden sub 2 en sub 3 in persoon verschenen.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als enerzijds "UIP c.s." en anderzijds "[gedaagden]".
Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:
Bij exploot van 16 juni 2005 hebben UIP c.s. [gedaagden] gedagvaard tegen de zitting van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 12 juli 2005. Ter zitting heeft de advocaat van UIP c.s. verzocht om wijziging van het exploot van dagvaarding in die zin dat de oorspronkelijke eiseres sub 3, United Technical Solutions Beheer B.V., vervangen wordt door United Technical Solutions B.V. [gedaagden] hebben desgevraagd meegedeeld tegen deze wijziging geen bezwaar te hebben, waarna de voorzieningenrechter voormeld verzoek heeft toegewezen. Ter zitting heeft de raadsman van UIP c.s. de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. [gedaagden] hebben verweer gevoerd bij monde van [directeur gedaagde sub 1]. De producties en pleitnota behoren tot de stukken.
Overwegingen ten aanzien van het recht:
DE FEITEN
1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:
a. Euro Design and Engineering Services Edes Beheer B.V. (hierna: Edes Beheer) heeft op 21 maart 1990 onder meer het woordmerk EDES gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de klasse 37 (Ingenieurswerzaamheden voor de bouw te weten supervisie (leiding) over bouwkundige werkzaamheden) en de klasse 42 (Architectuurdiensten en het maken van technische tekeningen; diensten van ingenieurs die zich bezighouden met begrotingen, ramingen, onderzoekingen en rapporten). Dit woordmerk is per 4 februari 2002 overgedragen aan United Intellectual Property B.V.
b. Moedermaatschappij van Edes Beheer is United Services Group N.V., waartoe ook UIP c.s. behoren. Vanaf omstreeks 1991 heeft Edes Beheer (mede) geopereerd onder de naam Edes-Seagull Group. Van deze (holding)vennootschap waren Euro Design & Engineering Services E.D.E.S. Nederland B.V. en SEAGULL Construction Services Nederland B.V. dochterondernemingen.
c. Vanaf maart 1991 tot april 2005 is [directeur gedaagde sub 1] in dienst geweest van achtereenvolgens Edes-Seagull Group, United Technical Solutions en UTS Energy Beheer.
d. [directeur gedaagde sub 1] heeft op 2 juli 2004 het woordmerk Edes-Seagull gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de klasse 35 (Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, werving, selectie, detachering, uitzenden, salarisadministratie (payrolling) van technisch en technisch ondersteunend personeel).
e. De domeinnamen 'edes-seagull.com' en 'edes-seagull.nl' staan geregistreerd op naam van (de ondernemingen van) [gedaagden]
DE VORDERINGEN, DE GRONDSLAGEN DAARVOOR EN DE VERWEREN
2. UIP c.s. vorderen - zakelijk weergegeven - [gedaagden] te veroordelen om, op straffe van een dwangsom, met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de naam/het teken Edes-Seagull of een daaraan gelijksoortige naam/teken te staken.
3. Daartoe voeren UIP c.s. aan dat [gedaagden] inbreuk maken op hun woordmerk dan wel handelsnaam. UIP c.s. lijden hierdoor schade, te meer nu [gedaagden] klanten van UIP c.s. benaderen en daarbij gebruik maken van de
verwarring omtrent het merk en de handelsnaam.
4. [gedaagden] voeren tegen de vorderingen van UIP c.s. gemotiveerd verweer dat hierna - voor zover nodig - zal worden besproken.
BEOORDELING VAN HET GESCHIL
5. De voorzieningenrechter overweegt ingevolge artikel 37 BMW Pro ambtshalve dat hij bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen, aangezien [gedaagden] gevestigd dan wel woonachtig zijn in dit arrondissement.
6. [gedaagden] hebben zich in de eerste plaats op het standpunt gesteld dat het merk EDES wegens onvoldoende gebruik vervallen zou zijn. Zij baseren die stelling daarop dat UIP c.s. in feite slechts de dienst van detachering van ingenieurs in met name de (petro)chemische industrie (en soms op bouwkundig gebied) hebben verleend, hetgeen niet zou corresponderen met de omschrijving van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zodat het voor die laatste diensten
geacht moet worden nooit te zijn gebruikt.
7. De voorzieningenrechter overweegt dat weliswaar uit de dienstenomschrijving bij het merk lijkt te kunnen worden afgeleid dat het de merkhouder met name ging om ingenieursdiensten betreffende de bouw(kunde), maar dat naar voorlopig oordeel in ieder geval het deel van de omschrijving in klasse 42 dat luidt "diensten van ingenieurs die zich bezighouden met begrotingen, ramingen, onderzoekingen en rapporten" afdoende de lading dekt van detacheringsdiensten van ingenieurs voor niet alleen de bouw(kunde) maar ook in de (petro)chemische respectievelijk off-shore industrie, van welke diensten ook [gedaagden] hebben aangegeven dat UIP c.s. deze onder het merk hebben verleend tot in elk geval 1 augustus 2001. Bij die stand van zaken kan in het kader van het kort geding niet worden aangenomen dat het merk reeds thans als vervallen zou moeten worden beschouwd, of althans een gerede kans zou bestaan dat dit in een daartoe strekkende bodemprocedure zal worden aangenomen. In het midden kan blijven in hoeverre gebruik op het briefpapier van de zinsnede "voorheen handelende onder de naam Edes" zoals UIP c.s. dat na 1 augustus 2001 hebben gedaan, valt te kwalificeren als rechtshandhavend normaal gebruik van het woordmerk EDES.
8. Vervolgens hebben [gedaagden] aangegeven dat het woordmerk EDES onvoldoende zou overeenstemmen met het door hen gebruikte teken EDESSEAGULL. Vooropgesteld wordt dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 13A lid 1 onder b BMW de te hanteren maatstaf is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.
9. Naar voorlopig oordeel is er aldus beschouwd sprake van overeenstemming tussen bedoeld merk en teken zodat van inbreuk sprake is. In het door [gedaagden] gebruikte teken is immers het woordmerk onveranderd terug te vinden. Dat daaraan is toegevoegd een ander woord/teken (SEAGULL) doet aan de aldus bestaande (volkomen) auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming/gelijkenis tussen het eerste deel van het gebruikte teken en het merk niet dusdanig af dat niet langer verwarringsgevaar te duchten zou zijn. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat nu juist met de toevoeging SEAGULL het teken een sterke suggestie van een (concern)relatie oproept met de (rechts)voorganger(s) van UIP c.s., de Edes-Seagull Group met dochterondernemingen Euro Design & Engineering Services E.D.E.S. Nederland B.V. en SEAGULL Construction Services Nederland B.V. Deze laatste vennootschap is overigens weliswaar per 31 december 2003 geliquideerd, doch dat doet aan het voorgaande voorshands niet af. Voorts wordt overwogen dat de verregaande gelijkheid tussen de diensten die [gedaagden] leveren (onbetwist: detachering in de energiesector, waaronder olie en gas) en de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en gebruikt zoals hiervoor overwogen, aan het gevaar van verwarring nog eens bijdraagt.
10. Daarmee luidt de conclusie in dit kort geding dat [gedaagden] inbreuk maken op de merkrechten van UIP c.s., zodat het gevorderde verbod tot gebruik van het teken EDES-SEAGULL (of gelijksoortig teken) als merk, handelsnaam
(art. 5a Hnw) of domeinnaam kan worden toegewezen zoals na te melden. Ten behoeve van de duidelijkheid wordt nog overwogen dat de door [gedaagden] tevens gehanteerde (handels)naam E-S Projects naar voorlopig oordeel onvoldoende gelijkenis vertoont met het merk EDES om verwarringsgevaar te duchten, zodat het op te leggen verbod niet op gebruik van die naam of dat teken ziet. Nu het verbod op merkenrechtelijke grondslag reeds kan worden toegewezen, behoeft de eventuele inbreuk op de handelsnaamrechten van UIP c.s. niet verder te worden onderzocht. Voorts zal - onder meer gelet op de vakantieperiode - worden bepaald dat het verbod eerst na verloop van 8 dagen na betekening van dit vonnis in zal gaan.
11. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Er zal verder worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.
12. [gedaagden] zullen, als de in het ongelijk gestelde partijen, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De termijn als bedoeld in artikel 260 Rv Pro zal, zoals verzocht, op drie maanden worden bepaald.
BESLISSING:
De voorzieningenrechter:
VEROORDEELT [gedaagden] om vanaf 8 dagen na betekening van dit vonnis zich (in de Benelux) te onthouden van het gebruik van het teken en/of de handelsnaam en/of de domeinnaam Edes-Seagull, dan wel een ander met het woordmerk EDES op verwarringwekkende wijze overeenstemmend teken;
BEPAALT dat [gedaagden] een dwangsom verbeuren van € 2.500,-- voor iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat [gedaagden] in strijd met deze veroordeling handelen, met een maximum van € 100.000,--;
BEPAALT dat deze dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 11 is vermeld;
VEROORDEELT [gedaagden] in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van UIP c.s. begroot op € 1.145,60, waarvan € 816,-- aan salaris procureur, € 244,- aan griffierecht en € 85,60 aan dagvaardingskosten;
VERKLAART dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
WIJST het meer of anders gevorderde AF;
BEPAALT de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv Pro op drie maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak.
Aldus gewezen door mr. E.F. Brinkman en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 juli 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.