Uitspraak
rvp\I
zaaknummer: 242702
rolnummer: KG ZA 05-591
datum vonnis: 7 juli 2005 (bij vervroeging)
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel Recht • Voorzieningenrechter
Vonnis in kort geding in de zaak met bovengenoemd zaak- en rolnummer
van:
1. de rechtspersoon naar vreemd recht
SANKYO LIFETECH COMPANY LTD,
gevestigd te Tokyo, Japan,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
VIRBAC S.A.,
gevestigd te Carros Cedex, Frankrijk
eiseressen in conventie,
verweersters in voorwaardelijke reconventie,
procureur: mr. H.C. Grootveld,
advocaat: mr. A.E. Heezius te Amsterdam,
tegen:
1. de rechtspersoon naar vreemd recht
MERIAL LIMITED,
gevestigd te Harlow, Essex, Verenigd Koninkrijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MERIAL B.V.,
gevestigd te Amstelveen,
gedaagden in conventie,
eiseressen in voorwaardelijke reconventie,
procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaten: mrs. K.A.J. Bisschop en L. Oosting te Amsterdam.
Partijen worden hierna (ook in het dictum) aangeduid als Virbac en Merial, afzonderlijk tevens
als respectievelijk Sankyo, Virbac SA, Merial Ltd en Merial BV.
OVERWEGINGEN BETREFFENDE DE LOOP VAN HET GEDING
Virbac heeft Merial, na daartoe verkregen last, doen dagvaarden in kort geding tegen 29 juni 2005. Ter zitting heeft mr. Heezius de stellingen van Virbac toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen en producties, daarin bijgestaan door [octrooigemachtigde], octrooigemachtigde. Merial heeft verweer gevoerd ter bedoelde zitting bij monde van mrs. Bisschop en Oosting, eveneens aan de hand van pleitaantekeningen en producties en met bijstand van [octrooigemachtigde 2], octrooigemachtigde. Eveneens is ter bedoelde zitting akte verleend van de voorwaardelijke eis in reconventie zijdens Merial, die is toegelicht door de raadslieden van Merial en ter zake waarvan zijdens de raadsvrouwe van Virbac verweer is gevoerd. Vervolgens is vonnis gevraagd op de stukken, waartoe behoren bedoelde pleitaantekeningen en producties, alsmede de akte houdende eis in voorwaardelijke reconventie, welk vonnis nader is bepaald op heden.
RECHTSOVERWEGINGEN
In conventie en in voorwaardelijke reconventie:
1. Uitgangspunten
1.1 In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan.
1.2 Sankyo is titularis met betrekking tot het aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen met nummer 300082 (hierna: het ABC) voor het product: Praziquantel en Ivermectine (een diergeneesmiddel, met name voor behandeling van wormen bij paarden) met rechtskracht tot 17 februari 2007. Het ABC is gebaseerd op Europees octrooi 0 059 074 B1 (hierna: het octrooi of EP '074), verleend aan een tot hetzelfde concern als Sankyo behorende rechtspersoon op een aanvrage van 18 februari 1982 onder het inroepen van prioriteit vanaf 23 februari 1981 voor: Anthelmintic composition and the use thereof, in de (onbestreden) Nederlandse vertaling getiteld: Anthelmintische samenstelling en het gebruik daarvan. Het octrooi, verleend voor onder andere Nederland, is verstreken op 18 februari 2002. Er is geen oppositie tegen gevoerd. Een anthelmintische samenstelling is geschikt om gatrointestinale parasieten te vernietigen.
1.3 De conclusies van het octrooi luiden aldus:
1. An anthelmintic composition comprising:
(a) one or more macrolide anthelmintic agents selected from B-41 series antibiotics, C-
076 series antibiotics and 22,23-dihydro C-076 derivatives; and
(b) one or more anthelmintic agents selected from benzimidazole, salicylamide and isoquinoline
compounds.
2. A composition as claimed in Claim 1, in which said macrolide anthelmintic agent (a)
is B-41 D.
3. A composition as claimed in Claim 1, in which the macrolide anthelmintic agent (a)
is C-076 B1 a, C-076 B1 b, 22,23-dihydro C-076 B1 a or 22,23-dihydro C-076 B1 b.
4. A composition as claimed in any one of Claims 1 to 3, in which said anthelmintic
agent (b) is one or more of the compounds:
2-(Methoxycarbonylamino)benzimidazole;
5-Butyl-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole;
5-Propoxy-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole;
5-Ethoxy-2-(ethoxycarbonylamino)benzimidazole;
5-Propylthio-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole;
5-Phenylthio-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole;
5-Phenylsulphinyl-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole;
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-6-chloro-2-methylthiobenzimidazole;
6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthiobenzimidazole;
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole;
5-Isopropoxycarbonylamino-2-(4-thiazolyl)benzimidazole;
5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyi)salicylamide;
3,5-Diiodo-N-(3-chloro-4-p-chlorophenoxyphenyl)salicylamide;
3,5-Diiodo-N-[5-chloro-2-methyl-4-(a-cyano-4-chIorobenzyl)phenyl]salicylamide;
3,5,6-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)salicylamide;
2-Acetoxy-3,5-diiodo-N-(p-chlorophenyl)benzamide;
2-Acetoxy-3-bromo-5-chloro-N-(p-bromophenyl)thiobenzamide;
l-2-Cyclohexylcarbonyl-4-oxo-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-
a]isoquinoline; and
2-Benzoyl-4-oxo-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinoline.
5. A composition as claimed in Claim 1, comprising B-41 D and 5-propylthio-2-
(methoxycarbonylamino)benzimidazole.
6. A composition as claimed in Claim 1, comprising B-41 D and 5-chloro-N-(2-chloro-
4-nitrophenyl)salicylamide.
7. A composition as claimed in Claim 1, comprising B-41 D and l-2-
cyclohexylcarbonyl-4-oxo-1,2,3,6,7,11 b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinoline.
1.4 Virbac SA is sinds 25 juli 2000 exclusief licentiehoudster voor Nederland onder het octrooi en later onder het ABC. Virbac SA brengt een diergeneesmiddel Equimax op de markt dat naar stelling van Virbac valt onder de beschermingsomvang van het octrooien het ABC.
1.5 Op 12 december 2004 is aan Merial BV marktvergunning verleend voor het product Eqvalan Duo, een anthelmintische pasta, inmiddels sinds maart/april 2005 in Nederland als diergeneesmiddel op de markt. Eqvalan Duo heeft als actieve bestanddelen ivermectine en praziquantel.
1.6 Equimax was tot aan de marktintroductie van Eqvalan Duo het enige in Nederland verkrijgbare medische combinatieproduct voor de behandeling van zowel nematoden als cestoden (dat zijn verschillende groepen parasitaire wormen) bij paarden met praziquantel en ivermectine als actieve bestanddelen.
1.7 In verscheidene andere Europese landen waar Virbac rechten claimt onder buitenlandse equivalenten van het ABC is Merial nietigheidsbodemprocedures begonnen, evenals in Nederland. De in Nederland bij dagvaarding van 12 november 2004 aangevangen bodemprocedure volgens het versneld regime in octrooizaken (rolnr. 04-4233) staat voor pleidooi op 2 september 2005, zodat naar verwachting in oktober 2005 vonnis in deze bodemzaak wordt gewezen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland heeft Virbac, naar haar stelling uit kostenoverwegingen, afgezien van handhaving van haar aan de desbetreffende ABC's te ontlenen rechten. In overige relevante buitenlanden is niet eerder dan in Nederland een uitspraak te verwachten.
2. Het geschil
2.1 Stellende dat Merial met haar product Eqvalan Duo inbreuk maakt op haar rechten onder het ABC vordert Virbac in conventie, kort gezegd, een inbreukverbod met nevenvorderingen op straffe van een dwangsom, kosten rechtens.
2.2 Onder de voorwaarde dat de vorderingen van Virbac in conventie worden afgewezen, vordert Merial in (derhalve) voorwaardelijke reconventie, eveneens kort gezegd, primair een bevel dat Virbac jegens derden geen beroep mag doen op het ABC totdat eindvonnis is gewezen in bedoelde bodemprocedure met rolnummer 04-4233, subsidiair dat zo'n beroep hangende deze bodemprocedure slechts mag worden gedaan onder de gelijktijdige mededeling dat de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank als voorlopig oordeel heeft uitgesproken dat Eqvalan Duo geen inbreuk maakt op het ABC, en/of dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ABC zal worden nietig verklaard in die bodemprocedure, alles op straffe van een dwangsom en kosten rechtens.
2.3 Partijen hebben over en weer in conventie en voorwaardelijke reconventie gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen.
3. Beoordeling van het geschil
3.1 In conventie wordt geoordeeld dat naar voorlopig oordeel geen aanleiding bestaat tot ingrijpen in kort geding, zodat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen. Daartoe is het navolgende redengevend.
Spoedeisend belang?
3.2 Allereerst is gerede twijfel mogelijk of wel voldaan is aan het vereiste van spoedeisend belang in het onderhavige geval.
3.3 Onvoldoende steekhoudend is in dat verband in de eerste plaats bestreden dat Virbac al minstgenomen vanaf december 2003 in besprekingen tussen (relevante concernonderdelen van) partijen ervan op de hoogte is gesteld dat Merial voornemens was met haar voor de behandeling van paarden bestemde ontwormingsmiddel op de markt te komen dat een combinatie bevatte van praziquantel en ivermectine. Mede gelet op de omstandigheid dat bedoeld middel buiten Nederland al eerder op de markt kwam, was daarin voor Virbac een eerste serieus te nemen dreiging te zien dat inbreuk gemaakt zou gaan worden op de door haar gepretendeerde rechten onder het ABC.
3.4 Vervolgens is in november 2004 door Merial Ltd in Nederland eerderbedoelde nietigheidsprocedure aangespannen volgens het versnelde regime in octrooizaken, teneinde het op het octrooi gebaseerde ABC nietig verklaard te krijgen, hetgeen een additionele aanwijzing was dat Merial voornemens was de aan het ABC te ontlenen rechten niet te respecteren. De tegenwerping op dit argument zijdens Virbac dat Virbac zou hebben verwacht dat Merial de uitkomst van de betreffende versnelde bodemprocedure wel zou afwachten, alvorens in Nederland op de markt te komen, legt onvoldoende gewicht in de schaal tegenover de niet voldoende weersproken stellingname zijdens Merial dat Merial consequent duidelijk heeft gemaakt in rechtstreekse besprekingen tussen (ter zake relevant te achten concernonderdelen van) partijen dat zij niet van zins was Merials gepretendeerde rechten onder het ABC te respecteren. Virbac wist toen dat op 2 september 2005 in bedoelde bodemzaak zou worden gepleit en dat vonnis kon worden verwacht medio tot eind oktober 2005.
3.5 Nadien is in december 2004 door Merial BV een marktvergunning verkregen voor meerbedoeld ontwormingsmiddel, hetgeen, voorshands oordelend, een aanvullende aanwijzing vormde dat Merial daad bij woord zou gaan voegen in Nederland.
3.6 Ook toen begin 2005 door Merial werd geadverteerd voor het op de markt te brengen middel is door Virbac niet meteen in rechte opgetreden. Pas ruim anderhalve maand na de daadwerkelijke marktintroductie van het beweerdelijk inbreukmakende middel door Merial in Nederland in maart/april 2005, is Virbac tot dagvaarding in kort geding overgegaan op 17 mei 2005. Er is derhalve geen sprake van een dreigende aanstaande marktintroductie die met het oog op het voorkomen van mogelijke onherstelbare prijserosie moet worden voorkomen, in welke omstandigheid een de doorslag gevend spoedeisend belang voor Virbac gelegen zou kunnen zijn om ook relatief kort voor een te verwachten uitspraak van de bodemrechter over te gaan tot ingrijpen in kort geding. Sterker nog: Ter zitting is door Merial gesteld dat de prijs voor haar product hoger ligt dan de prijs van het door Virbac op de markt gebrachte middel, hetgeen Virbac desgevraagd niet kon ontkennen (en ook niet kon of wilde bevestigen), zodat zulks als in dit kort geding vaststaand moet worden beschouwd. Zo bezien is van dreigende onherstelbare prijserosie geen sprake.
3.7 Tenslotte is door Merial aan Virbac aangeboden dat zij bereid is tot aan de uitspraak in de bodemzaak een op commerciële gronden aanvaardbare redelijke licentie te nemen ten aanzien van de door Virbac gepretendeerde rechten onder het ABC. Deze bereidheid is niet alleen voorafgaand aan het kort geding door Merial aan Virbac kenbaar gemaakt, maar uitdrukkelijk ter zitting herhaald. Na schorsing is daarop door Virbac ter zitting te kennen gegeven dat zij hier überhaupt niet op in wenst te gaan en derhalve niet bereid is Merial bedoelde licentie te verlenen, omdat zij zich niet door een (grote) marktpartij als Merial een licentie wil laten opdringen. Zij heeft in dit verband niet aangegeven dat het voorstel vanwege de termen van de te nemen licentie niet aanvaardbaar zou zijn, maar is in het geheel niet bereid tot licentieverlening.
3.8 Gegeven de omstandigheid dat marktintroductie van het product van Merial al heeft plaatsgevonden en eerderbedoelde prijserosie niet lijkt te spelen, zodat een eventueel uiteindelijk gelijk van Virbac in de bodemprocedure zich zou oplossen in louter schadevergoeding - een analyse die door de raadsvrouwe van Virbac ter zitting ook is onderschreven - leidt dit tot het oordeel dat, al het vorenoverwogene in ogenschouw nemend, voorshands onvoldoende spoedeisend belang lijkt te bestaan bij ingrijpen in kort geding zo kort voorafgaand aan de te verwachten uitspraak in het bodemgeschil.
3.9 Aan dit één en ander is door Virbac tegengeworpen dat zij door de daadwerkelijke marktintroductie in het voorjaar van 2005 in Nederland spoedeisend belang houdt bij een uitspraak in kort geding - ook zo relatief kort voor de te verwachten uitspraak in de bodemprocedure en dat bovendien Merial BV geen partij is in die procedure, waarin volgens Virbac een zelfstandig spoedeisend belang is gelegen.
3.10 Het is maar zeer de vraag of het in 3.9 overwogene opweegt tegen hetgeen in 3.2 tot en met 3.8 is overwogene - mede gelet op het feit dat een uitspraak in kort geding (in juli 2005) voor maximaal 3 maanden zou gelden vanwege de te verwachten uitspraak in de bodemzaak (in oktober 2005). Daarvan lijkt naar voorlopig oordeel geen sprake. Van Virbac had in de geschetste omstandigheden mogelijk meer voortvarendheid mogen worden verwacht, terwijl additionele zwaarwegende belangen als dreigende blijvende prijserosie afwezig zijn. Zij is bovendien om haar moverende redenen thans niet bereid een tijdelijke commerciële licentie te verlenen aan Merial hangende de uitspraak in de bodemzaak, hetgeen als meewegende factor moet worden begrepen in de context van het geschil zoals dat nu qua omvang blijkt, te weten een per saldo resterende pure schadevergoedingskwestie.
Inbreuk?
3.11 In het licht van het vorenoverwogene mogelijk ten overvloede wordt tevens overwogen dat te minder aanleiding bestaat tot thans ingrijpen in kort geding, nu het naar voorlopig oordeel aan gerede twijfel onderhevig is of door Merial inbreuk wordt gemaakt op de aan het ABC te ontlenen rechten, danwel dat, in dat verband, gerede kans bestaat dat het ABC in de bodemprocedure partieel nietig moet worden geacht.
3.12 Merial heeft immers in dit kort geding onvoldoende steekhoudend weersproken het volgende uiteengezet (weliswaar aan de hand van verscheidene niet in het geding gebrachte stukken, maar daar is zijdens Virbac geen enkel bezwaar tegen gemaakt). Volgens Merial blijkt noch uit het door haar geraadpleegde verleningsdossier van het Nederlandse ABC, noch uit de marktvergunning voor Equimax of onder het bestanddeel praziquantel moet worden verstaan de l-isomeer, de r-isomeer of het racemisch mengsel. Dat terwijl uit door Merial aangegeven literatuur blijkt dat bijvoorbeeld de lisomeer een heel andere actieve stof is dan het racemisch mengsel van praziquantel, met voor zover relevant andere activiteit en toxiciteit. Naar de stelling van Merial kan in het ABC uitsluitend de l-isomeer bedoeld zijn. Dat blijkt volgens haar uit de verleningsdossiers voor de ABC's verleend voor Engeland en Duitsland, terwijl ook in het octrooi diverse aanwijzingen zouden bestaan die erop wijzen dat met praziquantel de l-isomeer moet zijn bedoeld. Nu volgens Merial onder aanhaling van het commentaar van [betrokkene] (bij het Bureau voor de Industriële Eigendom belast met de verlening van ABC's) uit de losbladige Intellectuele Eigendom Oc III-art.3-23/3-24 (6.1.4.6 Optisch actieve enantiomeren) blijkt dat het Bureau grote waarde toekent aan de opvattingen van vergunningen afgevende autoriteiten, die een zuiver optisch actieve enantiomeer als een nieuw bestanddeel beschouwen naast een racemisch mengsel, dient de l-isomeer van praziquantel als een ander product in de zin van Vo. 1768/92 te worden beschouwd dan het racemisch mengsel. Nu één ABC maar één product kan beschermen volgens art. 3 sub c Vo. 1768/92, ziet het onderhavige ABC op de l-isomeer van praziquantel, aldus nog steeds Merial. Dat betekent eveneens volgens Merial weer dat zij geen inbreuk maakt op het ABC, omdat haar product niet de l-isomeer van praziquantel bevat, maar het racemisch mengsel.
3.13 Dit betoog is door Virbac bij repliek uitsluitend weersproken met de stelling dat de uiteenzettingen van Merial omtrent praziquantel-isomerie niet relevant zijn, omdat onder praziquantel in het ABC gelet op de gegeven omschrijving van deze verbinding in de Merck-index alle isomere vormen van praziquantel zijn begrepen. Nadat vervolgens door Merial bij dupliek naar aanleiding van deze repliek was herhaald dat dat niet kon kloppen, omdat het ABC maar op één product in de zin van de Verordening betrekking zou kunnen hebben en niet op, voor zover thans relevant, zowel de l-isomeer als het racemisch mengsel - hetgeen verschillende producten zijn in vorenbedoelde zin - zodat gelet op de stellingen van Virbac zodoende hetzij het ABC nietig zou zijn, danwel Merial geen inbreuk zou maken, is daarop zijdens Virbac niet nader gereageerd - waarbij moet worden aangetekend dat Virbac na de dupliek van Merial nog gelegenheid heeft gehad op die dupliek te reageren, welke gelegenheid zij ook heeft benut, maar met betrekking tot een ander aspect dan hier bedoeld.
3.14 Nu het een open kwestie lijkt of de grenzen van de beschermingsomvang van het ABC kunnen worden getrokken zoals door Merial uiteengezet, hetgeen (bepaald) niet ondenkbaar voorkomt, is, voorshands oordelend, zodanig onvoldoende zekerheid voorhanden dat in de bodemprocedure tot inbreuk op het ABC wordt geoordeeld, dat ook, althans mede, op die grond de vorderingen in conventie moeten stranden.
Slotsom conventie
3.15 Bij de aldus uiteengezette stand van zaken bestaat geen aanleiding in te gaan op de verscheidene octrooirechtelijke en (overige) certificaatrechtelijke nietigheidsverweren die naar voren zijn gebracht, zodat die kunnen blijven rusten tot het oordeel in de bodemprocedure.
3.16 Het vorenoverwogene leidt ertoe dat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen met veroordeling van Virbac in de proceskosten in conventie.
Voorwaardelijke reconventie
3.17 Aangezien de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld is vervuld, wordt toegekomen aan de eis in reconventie. Die zal worden afgewezen. Merial stelt bij akte dat zij "vreest" dat een afwijzend voorlopig oordeel in conventie "Virbac er niet van zal weerhouden om bijvoorbeeld (mogelijke) distributeurs en/of (mogelijke) klanten van Merial te benaderen en hen ten onrechte te informeren dat (...) Eqvalan Duo inbreuk maakt op (...) het ABC". Ter onderbouwing van deze stelling heeft Merial (ook ten pleidooie) slechts aangevoerd dat voorafgaand aan de onderhavige zaak (niet in Nederland, maar één keer ) in Zwitserland een brief is geschreven aan één Zwitserse distributeur met een beroep op haar rechten onder het Zwitserse equivalent van het ABC. Dat sprake zou zijn van een "agressieve en dreigende houding" zijdens Virbac, zoals Merial tevens stelt, is zondere nadere steekhoudende onderbouwing, die ontbreekt, onvoldoende aannemelijk geworden. Hetgeen aldus ter onderbouwing van de vorderingen van Merial in reconventie overblijft, is - beider partijen belangen afwegend - (bepaald) niet voldoende voor toewijzing daarvan. Met name is aldus onvoldoende aannemelijk geworden dat de "vrees" van Merial zich überhaupt zal materialiseren - en al helemaal niet dat dat zo zal zijn na de uitspraak in deze zaak in conventie. De casuïstiek is onvergelijkbaar met die uit de (schaarse) rechtspraak waar Merial zich in dit verband bij pleidooi op beroept.
BESLISSINGEN:
De Voorzieningenrechter:
in conventie:
- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Virbac in de op deze procedure in conventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Merial begroot op € 244,- aan verschotten en € 816,- aan procureurssalaris;
in voorwaardelijke reconventie:
- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Merial in de op deze procedure in voorwaardelijke reconventie vallen kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Virbac begroot op nihil aan verschotten en € 408,- aan procureurssalaris.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peursem en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juli 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.