Uitspraak
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
sector civiel recht - enkelvoudige kamer
Vonnis in de zaak met rolnummer 03/2368 van:
[eiseres],
wonende te [woonplaats],
eiseres,
procureur: mr. R. van 't Hoft,
advocaat: mr. G.A. van Meeteren te Eindhoven,
tegen
1. de naamloze vennootschap NCM HOLDING N.V.
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NCM EUROCOLLECT HOLDING B.V.
gevestigd te Gouda,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NCM EUROCOLLECT B.V.
gevestigd te Gouda,
gedaagden,
procureur: mr. H.C. Grootveld,
advocaat: mr. P.J. de Jong Schouwenburg.
Partijen worden hierna aangeduid als '[eiseres]' en 'NCM c.s., gedaagde sub 1 afzonderlijk ook als 'NCM Holding' en gedaagden sub 2 en 3 gezamenlijk ook als 'Eurocollect'.
De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken die zich in het griffiedossier bevinden:
- het exploit van dagvaarding van 4 augustus 2003;
- de akte overlegging van producties van 27 augustus 2003;
- de conclusie van antwoord van 8 oktober 2003, met producties;
- de conclusie van repliek tevens houdende wijziging van eis van 3 december 2003, met producties;
- de conclusie van dupliek van 28 januari 2004.
RECHTSOVERWEGINGEN
1. Feiten
1.1 Op 18 oktober 1995 heeft [naam X] het woordmerk CREDIT AUDIT bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd, welk merk is ingeschreven onder nummer 577545 voor diensten in de klassen 35 (bedrijfseconomische advisering, marktonderzoek, opiniepeiling), 36 (financieringen, valutahandel, bemiddeling bij het verstrekken van kredieten, incassobureaus, bemiddeling bij het aan- en verkoop van effecten, leasing vermogensbeheer, verzekeringen), 41 (opleidingen en cursussen, publiceren van boeken en tijdschriften) en 42 (adviseren inzake beroepskeuze; diensten voor zover niet begrepen in andere klassen, die door verenigingen aan hun eigen leden worden verleend).
1.2 [Naam X] heeft het woordmerk INTEGRATED CREDIT MANAGEMENT ICM op 3 april 1996 bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd, welk merk is ingeschreven onder nummer 589524 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41 met dezelfde nadere omschrijving als hiervoor in r.o. 1.1 vermeld. Beide merken zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als 'de Merken'.
1.3 [Naam X] heeft bij overeenkomst van 19 december 1996 aan Eurocollect Incasso Services B.V. het recht verleend om de door [naam X] ontwikkelde diensten en concepten op het gebied van credit management af te zetten en de door [naam X] daarvoor bedachte productnamen Integrated Credit Management en Credit Audit te gebruiken. De te betalen vergoeding bedroeg een percentage van de totale netto-omzet van Eurocollect Incasso Services B.V. over het voorafgaande kalenderjaar ter hoogte van 0,1% voor Integrated Credit Management en van 0,05% voor Credit Audit.
1.4 In verband met de naamswijziging van Eurocollect Incasso Services B.V. in Eurocollect B.V. en de oprichting van de nieuwe vennootschap Eurocollect Assurantiën B.V. is op 24 december 1997 een nieuwe (aanvullende) overeenkomst gesloten waarbij Eurocollect Assurantiën B.V. naast Eurocollect B.V. als partij is toegetreden en is bepaald dat de vergoeding diende te worden berekend op basis van de totale netto-omzet van beide ondernemingen gezamenlijk. Beide overeenkomsten zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als 'de Overeenkomst'.
1.5 [eiseres] heeft de Merken van [naam X] verkregen, welke overgang op 21 september 1998 is aangetekend bij het Benelux-Merkenbureau. In de brief van 5 oktober 1998 heeft Eurocollect B.V. aan [naam X] geschreven:
Naar aanleiding van ons onderhoud bevestig ik hierbij dat ik geen bezwaar heb tegen het omzetten van de merken "Integrated Credit Management" en "Credit Audit CA" op naam van [eiseres] te [woonplaats]. De overeenkomsten d.d. 19 december 1996 en 24 december 1997 blijven hiermee van kracht.
1.6 Op 16 september 1999 zijn Eurocollect B.V. en Eurocollect Assurantiën B.V. overgenomen door en onderdeel geworden van het concern van NCM Holding.
1.7 Op 19 december 2001 is NCM Holding overgenomen door het Duitse Gerling concern.
1.8 Op het - in elk geval sedert medio 2002 gebruikte - briefpapier van Eurocollect is in de rechterbovenhoek prominent het Gerling NCM-logo met daarachter de naam GERLING NCM afgedrukt. Eurocollect ondertekent haar brieven namens:
GERLING NCM
NCM Eurocollect Holding B.V.
Onderaan zijn in drie blokken in kleine letter adres- en andere gegevens met betrekking tot Eurocollect opgenomen. Boven het eerste blok staat in hoofdletters de naam Gerling NCM en daaronder staat: 'Geregistreerd: NCM Eurocollect Holding B.V.' De onderneming is gevestigd in Gouda.
1.9 Bij brief van 2 juli 2002 heeft Eurocollect aan [eiseres] gevraagd te vernemen wat de prijs bedraagt voor het overnemen van alle rechten voor beide merknamen en voor de merknamen afzonderlijk, onder meer om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het gebruik van beide merknamen. Daarop heeft [eiseres] de Merken te koop aangeboden voor een totaal bedrag van € 60.156,-.
1.10 In een brief gedateerd 8 juli 2002 heeft Eurocollect onder meer het volgende aan [eiseres] geschreven:
Punt 4
Met referte aan ons schrijven van 2 juli jl. zouden wij tevens graag de prijs voor de merknamen afzonderlijk vernemen.
Tevens zouden wij graag de prijs voor alleen het voeren van het merk (zonder de daarbij horende rechten) van u vernemen.
1.11 In antwoord daarop heeft [eiseres] op 10 augustus 2002 een brief aan Eurocollect geschreven, waarin onder punt 4 onder meer het volgende is opgenomen:
[...]
Inmiddels heb ik geconstateerd dat Gerling NCM in Nederland Credit Audit(r) ook buiten NCM Eurocollect Holding positioneert. Het verbaast mij dat hierover met mij geen vooroverleg heeft plaatsgevonden. [...]
Aannemende dat u de intentie hebt om het merk Credit Audit(r) binnen Gerling NCM verder breed in te zetten, zoals inmiddels al het geval is, zullen daarover tussen Gerling NCM en ondergetekende nieuwe afspraken dienen worden gemaakt. Mijn voorstel is hierbij als volgt:
1. Jaarlijkse vaste vergoeding van € 18.000,- per jaar voor gebruik van het merk Credit Audit(r).
[...]
In mijn schrijven van 7 juli 2002 heb ik aangegeven beide merken te willen verkopen voor een bedrag van € 60.156. Losse verkoop van een van beide merken wordt door mij thans niet overwogen. [...]
Als laatste wil ik, mede na overleg met mijn partner, [naam X], mijn zorg uitspreken over de wijze waarop Credit Audit(r) thans door Gerling NCM wordt gepositioneerd. Ons inziens ligt het accent thans te veel op marketing en te weinig op inhoud. [...]
Gezien het thans wijdverbreid gebruik van het merk Credit Audit(r) binnen de verschillende entiteiten van Gerling NCM gaan wij er van uit uw definitieve stellingname voor 1 september 2002 tegemoet te kunnen zien. Mocht voor 1 september 2002 tussen ons over bovenstaande geen definitieve overeenstemming zijn bereikt, dan zie ik, op basis van de hierboven genoemde contracten, geen andere keus dan de geconsolideerde Nederlandse omzet over 2001 van NCM-holding N.V. als basis te nemen voor onze aanvullende facturering van 0,05% royalty voor uw gebruik van het merk Credit Audit(r) in 2002.
1.12 Bij brief van 28 augustus 2002 heeft Eurocollect aan [eiseres] onder meer het volgende bericht:
Punt 4
Gelet op de komst van een Central Front Office met ingang van 1 januari 2003 hebben wij over dit punt overleg gevoerd met de Commercieel Directeur Nederland. Aangezien de merknamen niet wereldwijd geregistreerd staan is het gebruik hiervan voor ons, als Global Company, niet langer interessant. Derhalve zeggen wij de overeenkomsten, van 19 december 1996 en 24 december 1997, op met ingang van 1 januari 2003. Graag ontvangen wij hiervan een schriftelijke bevestiging.
1.13 Daarop heeft [eiseres] in een brief van 10 september 2002 onder meer als volgt aan Eurocollect geschreven:
Zoals uit bijgaande antwoordformulier blijkt wordt het merk Credit Audit(r) thans niet alleen binnen NCM Eurocollect Holding (of een van haar dochtermaatschappijen) gebruikt, doch ook binnen de hele Gerling NCM groep in de Benelux. (Zie ook de Gerling NCM kleurenbrochure en de Gerling NCM Website waar als eerste product Credit Audit(r) uitgebreid wordt toegelicht, als onderdeel van het totaalpakket. Een kubus waarop Credit Audit(r) wordt vermeld is eveneens onderdeel van deze reclamecampagne.) [...]
Conform contract d.d. 19 december 1996 bedraagt de vergoeding voor gebruik 0,05% van de gehele omzet van de onderneming die Credit Audit(r) als één van haar producten voert. Immers, toevoeging van Credit Audit(r) aan het productenpakket verhoogt de waarde van het gehele pakket. Op basis van deze redenering is destijds uitdrukkelijk niet gekozen voor een vergoeding op basis van de omzet van het product Credit Audit(r) zelf. Uit de wijze waarop Credit Audit(r) thans door u wordt gepositioneerd [...] blijkt dat de destijds afgesproken benadering door u nog steeds wordt gevolgd. Uitgaande van de Gerling NCM Benelux omzet minus de omzet van NCM Eurocollect Holding waarover reeds royalties zijn ontvangen leidt dit tot een additionele vergoeding voor gebruik van de merken [...].
1.14 Via een aan Gerling NCM te Amsterdam te zenden antwoordkaart kon informatie worden ingewonnen over, of een offerte worden aangevraagd voor, een aantal met name genoemde producten van Gerling NCM, waaronder ook was vermeld: 'Gerling NCM Credit Audit(r)'.
1.15 Op de website van Gerling NCM voor Nederland kon 'producten' worden aangeklikt, waarna een aantal op alfabetische volgorde genoemde producten werd vermeld, waaronder Credit Audit. Indien daarop werd geklikt verscheen informatie over dat product. Onderaan was vermeld:
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Bel dan 0182 569 873 of vul het informatie formulier in op de pagina.
Het vermelde telefoonnummer is dat van Eurocollect.
1.16 Op 18 september 2002 heeft [eiseres] aan Eurocollect een factuur gezonden terzake van 'Additionele vergoeding voor gebruik merk Credit Audit(r) conform punt 2.2 brief d.d. 10-9-2002' ter hoogte van € 110.536,96.
1.17 Bij brief van 2 oktober 2002 heeft de juridische afdeling van NCM Holding de brief van 10 september 2002 namens Eurocollect beantwoord. Daarin is onder andere het volgende opgenomen:
Het merk Credit Audit wordt binnen de Gerling NCM groep slechts gebruikt voor poducten en diensten die geleverd worden door de NCM Eurocollect ondernemingen. Andere ondernemingen van de groep gebruiken dit merk niet aangezien zij in een geheel ander commercieel segment actief zijn. Derhalve is er geen contractuele of andere basis voor de door uw cliënte gevraagde vergoeding voor het gepretendeerde gebruik van dit merk door die ondernemingen.
De zorg van uw cliënte aangaande het gebruik van het merk Credit Audit door NCM Eurocollect is ongegrond. NCM Eurocollect heeft te allen tijde gezorgd dat het merk werd gebruikt waarvoor het aan haar in gebruik is gegeven en zij heeft nimmer de grenzen daarvan overschreden.
1.18 Daarop heeft de raadsman van [eiseres] bij brief van 15 oktober 2002 nogmaals herhaald dat Gerling NCM naar zijn mening inbreuk maakt op de merkrechten van [eiseres], in het bijzonder doordat op de Nederlandse website het onder het merk Credit Audit(r) aangeboden product wordt omschreven en aangeprezen als een product van Gerling NCM, en via internet en een antwoordformulier bij Gerling NCM een offerte kan worden gevraagd voor het uitvoeren van Credit Audit(r). Voorts zou Gerling NCM inbreuk maken door een brochure en reclamemateriaal in de vorm van een kubus uit te geven waarin het merk Credit Audit(r) is opgenomen.
1.19 Daarop heeft de juridische afdeling van NCM Holding bij brief van 29 oktober 2002 onder meer als volgt geantwoord:
[...] NCM Eurocollect Holding BV is een volle dochter van NCM Holding NV, die op haar beurt weer een volle dochteronderneming is van Gerling NCM Credit and Finance AG. Alle ondernemingen werken onder de handelsnaam Gerling NCM. Onder die naam worden tal van producten in de markt gezet die via zelfstandige juridische entiteiten worden uitgevoerd. [...]
Sinds de overname door NCM Holding NV van Eurocollect heeft NCM Eurocollect het product Credit Audit(r) via haar website aangeprezen als onderdeel van de NCM Group of companies. Uw cliënte heeft nooit bezwaar gemaakt tegen deze wijze van promotie van het product. [...] Na de wijziging van de handelsnaam in Gerling NCM is deze wijze van promotie aldus voortgezet dat onder de Handelsnaam Gerling NCM alle producten van het concern worden aangeboden. De naam van de juridische entiteit die de dienst levert wordt weliswaar niet langer genoemd, doch in de feitelijke situatie, namelijk dat het product uitsluitend via NCM Eurocollect Detachering BV wordt aangeboden is niets gewijzigd.
1.20 Nadien hebben de raadsman van [eiseres] en de juridische afdeling van NCM Holding verder gecorrespondeerd, evenwel zonder nader tot elkaar te komen.
1.21 Op 6 december 2002 heeft NCM Holding aan haar relaties een brief gezonden waarin onder meer is vermeld:
Het voormalige product Credit Audit(r) gaat vanaf 1 januari verder onder de naam Credit Process Review (C.P.R.).
1.22 Bij brieven van 31 januari 2003, 18 februari 2003 en 7 maart 2003 heeft de raadsman van [eiseres] erop gewezen dat Credit Audit nog steeds werd vermeld op de website van Gerling NCM doordat voor dat product nog immer informatie kon worden opgevraagd, alsmede op de website van Eurocollect zelf en via een link op de website van Business Club Midden-Holland. Blijkens de brief van de raadsman van [eiseres] d.d. 24 maart 2003 waren al deze vermeldingen op 10 maart 2003 verwijderd.
1.23 In de brief van 18 februari 2003 heeft de raadsman van [eiseres] er voorts op gewezen dat bij het intoetsen van de woorden "credit audit" bij de zoekmachine Google een link tot stand wordt gebracht naar de webpagina van het product Credit Process Review op de website van Gerling NCM.
2. Vordering, grondslag en verweer
2.1 [eiseres] vordert dat NCM c.s. bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 385.704,51 vermeerderd met de wettelijke rente over € 131.538,98 vanaf 31 juli 2003, alsmede veroordeling van NCM c.s. in de proceskosten.
2.2 [eiseres] legt aan haar vorderingen ten grondslag dat NCM Holding zonder daartoe toestemming te hebben verkregen in het jaar 2002 gebruik heeft gemaakt van de Merken. Op grond daarvan vordert [eiseres] dat de volgens de Overeenkomst verschuldigde licentievergoeding wordt berekend aan de hand van de geconsolideerde omzet van NCM Holding, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 131.538,98 incl. BTW. Voorts stelt [eiseres] dat NCM c.s. in 2003 eveneens zonder toestemming gebruik hebben gemaakt van de Merken in het bijzonder door deze te vermelden op diverse websites. [eiseres] stelt haar dientengevolge geleden schade gelijk aan de licentievergoeding waarop zij stelt krachtens de Overeenkomst recht te hebben gehad. Daarnaast vordert [eiseres] een vergoeding voor gemaakte buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 3.448,- (gebaseerd op Voor-werk II).
2.3 NCM c.s. hebben tegen de vorderingen van [eiseres] gemotiveerd verweer gevoerd dat hierna, voor zover van belang, aan de orde zal komen.
3. Beoordeling
Bevoegdheid
3.1 De rechtbank overweegt ambtshalve dat zij bevoegd is van onderhavige vorderingen kennis te nemen, gelet op de vestigingsplaats van gedaagden sub 2 en 3 (artikel 37A BMW).
[eiseres] partij bij de Overeenkomst?
3.2 De stelling van NCM c.s. dat [eiseres] weliswaar de Merken van [betrokkene] heeft verkregen, maar geen partij is (geworden) bij de Overeenkomst, verwerpt de rechtbank. Uit de brief van 5 oktober 1995 (zie r.o. 1.5 hiervoor) kan niet zonder meer worden afgeleid dat Eurocollect zich op het standpunt stelde dat de Overeenkomst van kracht bleef met [betrokkene] als contractspartij, zoals NCM c.s. hebben aangevoerd. Sterker nog: uit de melding dat deze van kracht bleef moet worden afgeleid dat Eurocollect impliciet met de contractsovername heeft ingestemd. De Overeenkomst zou immers zinloos zijn als deze met de voormalige merkhouder zou worden gecontinueerd. Uit nadien gedane mededelingen van NCM c.s. kan overigens ook worden afgeleid dat zij ervan uitgingen dat [eiseres] niet alleen de Merken had verkregen, maar (daarmee) ook de plaats van [betrokkene] had ingenomen als partij bij de Overeenkomst. Dat blijkt onder meer uit de omstandigheid dat de opzeggingsbrief van 28 augustus 2002 (zie r.o. 1.12 hiervoor) aan [eiseres] is gericht. Voorts schrijft de bedrijfsjurist van NCM Holding op 29 oktober 2002 aan de raadsman van [eiseres]: Het is juist dat NCM Eurocollect met uw cliënte een overeenkomst heeft inzake het gebruik van de naam Credit Audit(r). Voorts schrijft hij op 21 november 2002: Voorts gaan wij er vanuit dat bij de overeenkomst aangaande Credit Audit(r) en Integrated Credit Management(r), NCM Eurocollect BV en uw cliënte, als rechthebbende op de merken, partij zijn en niet de heer [betrokkene] of Credit Audit VOF. Daaruit kan niet anders worden afgeleid dan dat ook NCM c.s. er zonder meer vanuit gingen dat [eiseres] in de plaats was getreden van [betrokkene] als contractspartij bij de Overeenkomst. Eurocollect moet aldus geacht worden voor de contractsovername door [eiseres] haar medewerking te hebben verleend.
Onrechtmatig gebruik van de Merken door NCM Holding?
3.3 [eiseres] stelt dat het merk Credit Audit is gebruikt door NCM Holding, al dan niet onder gebruikmaking van de naam Gerling NCM, onder meer op haar website, in folders, een antwoordformulier en op een kalender voor 2003 (in kubusvorm) die door NCM Holding medio 2002 onder haar relaties is verspreid. [eiseres] stelt dat dit gebruik als merkinbreuk in de zin van artikel 13 A lid 1 dient te worden aangemerkt, aangezien NCM Holding geen partij is bij de Overeenkomst.
3.4 NCM c.s. hebben daar tegenovergesteld dat deze brochures en ander promotiemateriaal voor zover het betrekking heeft op de door Eurocollect geleverde diensten, als van Eurocollect afkomstig dienen te worden beschouwd, althans dat NCM Holding die uitingen uitsluitend namens en ten behoeve van Eurocollect heeft gedaan. Omdat Eurocollect voor het gebruik van de Merken een licentie had, heeft NCM Holding daarmee geen inbreuk gemaakt op de merkrechten van [eiseres], aldus NCM c.s..
3.5 De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. NCM c.s. hebben onweersproken gesteld dat Eurocollect per 19 december 2001 is gaan behoren tot de Gerling NCM groep van ondernemingen en dat alle tot die groep behorende ondernemingen - dus ook Eurocollect en NCM Holding - zich zijn gaan bedienen van de handelsnaam Gerling NCM. Dat blijkt voor Eurocollect ook uit haar briefpapier (zie r.o. 1.8 hiervoor). Gerling NCM is derhalve de paraplunaam voor het concern en de afzonderlijke, daartoe behorende, ondernemingen. De enkele wijziging van de (handels)naam door een onderneming brengt geen wijziging in de rechten en verplichtingen van die onderneming. Het stond Eurocollect derhalve vrij om onder de door haar aangenomen nieuwe handelsnaam Gerling NCM in overeenstemming met de Overeenkomst onder de Merken diensten aan te bieden.
3.6 De (reclame-)uitingen waarin een of beide Merken zijn gebruikt waarop [eiseres] zich heeft beroepen zijn evenwel niet (direct) te herleiden tot Eurocollect. Weliswaar is de Credit Audit brochure (met referentienummer 40.454.01.N) die onder de handelsnaam Gerling NCM is uitgebracht blijkens de adressering ervan (in Gouda) kennelijk afkomstig van Eurocollect zelf, doch voor het in aanmerking komend publiek zal dat niet steeds duidelijk zijn geweest. Datzelfde geldt voor de product informatie over Credit Audit die verkrijgbaar was via de website van Gerling NCM, waarin voor verdere informatie het telefoonnummer van Eurocollect werd genoemd, echter zonder de naam Eurocollect te vermelden. Deze en andere reclame-uitingen zullen door het in aanmerking komend publiek daarom waarschijnlijk zijn aangemerkt als afkomstig van het concern, derhalve van NCM Holding. De vraag die ten aanzien van die (reclame-)uitingen derhalve dient te worden beantwoord is of NCM Holding daarmee inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van [eiseres]. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. Tot dat oordeel komt de rechtbank op grond van het navolgende.
3.7 Onder de aan Eurocollect verleende licentie voor het gebruik van de Merken voor de in de Overeenkomst bedoelde diensten, dient in beginsel mede begrepen te worden geacht het onder de Merken aanprijzen van die diensten door NCM Holding, als houdstermaatschappij van de groep van ondernemingen waartoe Eurocollect is gaan behoren, voorzover dat is geschied uitsluitend ten behoeve van Eurocollect. Omstandigheden waaruit zou moeten worden afgeleid dat partijen uitdrukkelijk anders bedoeld hebben, zijn niet (voldoende gemotiveerd) gesteld of gebleken.
3.8 NCM c.s. hebben gesteld - en [eiseres] heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken - dat NCM Holding een houdstermaatschappij is die niet zelf waren of diensten levert, alsmede dat de diensten die onder de Merken werden geleverd, uitsluitend zijn verzorgd door Eurocollect en dat de daaruit gegenereerde omzet uitsluitend door Eurocollect werd gerealiseerd. De verwijzing naar Eurocollect (via haar telefoonnummer) op de website van het Gerling NCM concern (zie r.o. 1.15 hiervoor) wijst daar ook op.
3.9 De stelling van [eiseres] dat NCM Holding de Merken niet (uitsluitend) heeft gebruik ten behoeve van Eurocollect maar (ook) eigen voordeel heeft genoten in de vorm van cross-selling (al dan niet ten gevolge van versterking van het imago als integrale dienstverlener), wijst de rechtbank van de hand. In de eerste plaats is onweersproken dat NCM Holding in het geheel geen waren of diensten levert, zodat van cross-selling door NCM Holding zelf geen sprake kan zijn. Voorts - indien al sprake zou zijn van enig cross-selling effect bij andere tot het Gerling NCM concern behorende onderneming(en), hetgeen [eiseres] geenszins voldoende gemotiveerd heeft gesteld - dan moet dat effect worden toegeschreven aan het enkele feit dat de diensten onder de Merken binnen het concern werden geleverd door Eurocollect, hetgeen onder de Overeenkomst (tot 1 januari 2003) was toegestaan. Voor zover [eiseres] heeft willen betogen dat over zodanig cross-selling effect eveneens diende te worden afgerekend, wijst de rechtbank dat van de hand, nu van een dergelijke intentie van partijen niet is gebleken. Daarbij is van belang dat Eurocollect ten gevolge van de overname door NCM Holding reeds in september 1999 onderdeel is gaan uitmaken van een groter concern en zich in verband daarmee (mede) van de naam en het logo van NCM is gaan bedienen. Die wijzigingen hebben [eiseres] geen aanleiding gegeven op grond van de mogelijkheid van cross-selling binnen het NCM concern de basis voor de berekening van de licentievergoeding aan de orde te stellen en aanspraak te maken op een percentage van de omzet van het hele NCM-concern.
3.10 [eiseres] heeft voorts nog gesteld dat de wijze waarop de Merken door NCM c.s. en met name NCM Holding zijn gebruikt, haar schade heeft berokkend doordat daarmee afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Merken. Voor zover [eiseres] daarmee heeft willen betogen dat (de wijze van) het gebruik van de Merken door NCM Holding niet geacht kan worden onder het bereik van de Overeenkomst te vallen, wijst de rechtbank dat van de hand. De rechtbank vermag niet in te zien - en [eiseres] heeft ook onvoldoende onderbouwd gesteld op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen - dat het gebruik door NCM Holding van de Merken met de uitsluitende bedoeling om de afzet van de diensten onder de Merken door Eurocollect te vergroten, enige schade aan [eiseres] zou kunnen berokkenen in de vorm van verlies aan onderscheidend vermogen of de reputatie van de Merken of anderszins. Daarbij is van belang dat voldoende vaststaat dat de desbetreffende diensten uitsluitend zijn geleverd door Eurocollect, zodat enig voordeel dat uit de aanprijzingen van die diensten onder de Merken door NCM Holding kan zijn voortgevloeid, uitsluitend is genoten door Eurocollect. Over dat voordeel heeft [eiseres] de haar op grond van de Overeenkomst toekomende vergoeding ook ontvangen, zodat van enig daadwerkelijk gemis aan licentievergoedingen geen sprake kan zijn.
3.11 Op grond van dat alles concludeert de rechtbank dat het gebruik van de Merken in publicaties onder de naam Gerling NCM die als afkomstig van NCM Holding moeten worden aangemerkt, uitsluitend geacht moet worden te zijn geschied ten behoeve van de (onder die Merken verleende diensten van de) dochterondernemingen Eurocollect, hetgeen - zoals hiervoor in r.o. 3.7 overwogen -op grond van de Overeenkomst toegelaten moet worden geacht. De stelling van [eiseres] dat Gerling NCM (waarmee [eiseres] kennelijk NCM Holding bedoelt) het merk Credit Audit ook buiten Eurocollect is gaan positioneren en dat zij daarom aanspraak kan maken op een licentievergoeding gebaseerd op de omzet van het gehele Gerling NCM-concern, wordt daarom verworpen.
3.12 De stelling van [eiseres] dat zij schade heeft geleden doordat de door NCM Holding onder het merk Credit Audit aangeboden diensten breder en van een ander (lager) niveau zouden zijn dan destijds met Eurocollect overeengekomen, verwerpt de rechtbank eveneens. Dat kan - zonder nadere toelichting (bijvoorbeeld over het concept dat bij het aangaan van de Overeenkomst bestond), welke toelichting evenwel achterwege is gebleven - niet uit de overgelegde brochures of de op de website te verkrijgen productinformatie, worden afgeleid. Dat geldt temeer omdat de onder het merk Credit Audit aangeboden diensten in de tijd evolueerden, zoals ook blijkt uit het door [eiseres]'s vennootschap Credit Audit VOF uitgebrachte rapport 'Hooien als de zon schijnt' met als ondertitel Marktkansen en ontwikkeling van Credit Audit(r). Van belang is voorts dat Eurocollect kennelijk niet gehouden was de in dat rapport voorgestelde ontwikkelingen daadwerkelijk te volgen, blijkens de passage (pagina 2 onderaan): In dit voorstel worden een aantal suggesties gedaan voor verdere ontwikkeling. Deze suggesties zullen in een breder verband dienen te worden getoetst en uitgewerkt, waarna het aan het topmanagement van NCM-Eurocollect is om over verdere stappen te besluiten. Ook de stelling dat het merk Credit Audit op een grootschalige en massieve wijze in de markt zou zijn gezet waardoor de reputatie van het merk zou kunnen worden aangetast passeert de rechtbank bij gebreke van deugdelijke onderbouwing. Bovendien valt niet in te zien op grond waarvan [eiseres] zich tegen de gestelde toegenomen marketinginspanningen zou kunnen verzetten. De Overeenkomst legt ten aanzien van de intensiteit van marketing van de diensten onder de naam Credit Audit op geen enkele wijze een beperking op aan Eurocollect. Van enige (nadere) afspraak in dat verband is evenmin gebleken.
Gebruik van de Merken vanaf 1 januari 2003
3.13 Na afloop van de Overeenkomst op 31 december 2002 is zowel op de website van het NCM Gerling concern als op de website van Eurocollect nog gebruik gemaakt van Credit Audit en (in mindere mate) Integrated Credit Management. Onder inroeping van haar merkrechten vordert [eiseres] schadevergoeding. NCM c.s. hebben als meest verstrekkende verweer tegen die vordering aangevoerd dat de Merken dienen te worden vernietigd wegens gebrek aan onderscheiden vermogen. De rechtbank zal dat verweer als eerste beoordelen.
Onderscheidend vermogen Credit Audit?
3.14 De rechtbank is van oordeel dat het merk CREDIT AUDIT weliswaar sterk beschrijvend is, doch dat dit merk voldoende - zij het beperkt - onderscheidend vermogen heeft. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking de overwegingen van de rechtbank Amsterdam in het door haar op 17 april 2002 gewezen vonnis in een zaak tussen [eiseres] en Credit Partners, dat [eiseres] heeft overgelegd. In die procedure heeft [eiseres] zich beroepen op de resultaten van een marktonderzoek. De conclusie van dat onderzoek luidde (blijkens een citaat in voornoemd vonnis): 'dat binnen de gestelde doelgroep (vestigingen met 20 werknemers of meer) de woordcombinatie Credit Audit niet voor zich spreekt. Men heeft over het algemeen geen duidelijke associaties met de betreffende woordcombinatie'. In voornoemd uitvoerig gemotiveerd vonnis heeft de Amsterdamse rechtbank mede op grond van die resultaten geoordeeld dat bij het in aanmerking komende publiek (de vakgenoten binnen het credit management) de woordcombinatie Credit Audit niet als een louter beschrijvende vakterm bekend staat. Aldus is de Amsterdamse rechtbank tot de conclusie gekomen dat de term Credit Audit voldoende onderscheidend vermogen toekomt. NCM c.s. hebben daar onvoldoende tegenovergesteld op grond waarvan de rechtbank thans tot een ander oordeel zou kunnen komen.
3.15 De stelling van NCM c.s. dat het merk Credit Audit tot soortnaam is verworden passeert de rechtbank nu NCM c.s., die terzake de stelplicht en bewijslast hebben, die stelling onvoldoende hebben gesubstantieerd.
Onderscheidend vermogen Integrated Credit Management ICM; merkinbreuk?
3.16 Beide partijen zijn er in hun stukken ten onrechte vanuit gegaan dat het teken Integrated Credit Management als merk is gedeponeerd. Dat teken is echter niet afzonderlijk gedeponeerd, maar in combinatie met de afkorting ICM (zie r.o. 1.2 hiervoor). Ten aanzien van het merk INTEGRATED CREDIT MANAGEMENT ICM is de rechtbank van oordeel dat dit voldoende onderscheidend vermogen moet worden toegedicht. Weliswaar is de term 'credit management' ook in het Nederlandse bedrijfsleven een algemeen gangbare term om debiteurenbeheer mee aan te duiden - zoals (onder meer) blijkt uit het bestaan van een Nederlandse Vereniging voor Credit Management - en is de term 'integrated' eveneens gangbaar om aan te duiden dat verschillende processen op elkaar afgestemd zijn en een geheel vormen, doch dat laat onverlet dat de totale woordcombinatie zoals die is gedeponeerd, namelijk Integrated Credit Management ICM, geacht moet worden enig onderscheidend vermogen te hebben.
3.17 De rechtbank begrijpt uit de stellingen van NCM c.s. dat zij zich op het standpunt stellen dat gelet op het beschrijvende karakter van de woorden Integrated Credit Management voor de onder die aanduiding geleverde diensten - te weten verschillende op elkaar afgestemde producten op het gebied van credit management - het gebruik daarvan aan NCM c.s. vrijstaat. Die stelling treft doel.
3.18 Zoals hiervoor in r.o. 3.16 reeds opgemerkt heeft [eiseres] slechts een merkrecht ten aanzien van de totale combinatie Integrated Credit Management ICM. Uit de stukken is evenwel duidelijk dat die combinatie niet door NCM c.s. is gebruikt, althans in elk geval niet na 31 december 2002, doch uitsluitend de woorden Integrated Credit Management, zonder de toevoeging ICM. De rechtbank is van oordeel dat gelet op het sterk beschrijvende karakter van die woorden voor de daaronder aangeboden diensten en het geringe onderscheidende vermogen van het merk van [eiseres], waarbij juist de afkorting ICM als niet beschrijvend element het meest kenmerkende bestanddeel vormt, het teken Integrated Credit Management niet kan worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk van [eiseres]. Met het gebruik van het teken Integrated Credit Management hebben NCM c.s. derhalve geen inbreuk gemaakt op de merkrechten van [eiseres].
Gebruik Credit Audit vanaf 1 januari 2003 merkinbreuk?
3.19 Vast staat dat Eurocollect noch NCM Holding op grond van een overeenkomst of anderszins gerechtigd was tot het gebruik van het merk Credit Audit. Vast staat voorts dat dit gebruik ook na 31 december 2002 heeft voortgeduurd, door vermelding ervan op diverse websites van NCM c.s. en derden.
3.20 NCM c.s. hebben aangevoerd dat zij vanaf 1 januari 2003 geen diensten meer leverden onder de naam Credit Audit en dat daarom van merkinbreuk geen sprake is geweest. Dat standpunt kan in zijn algemeenheid niet worden gevolgd. Het gebruik van Credit Audit op de website van Gerling NCM - waarop nog immer een formulier voor het aanvragen van informatie over Credit Audit kon worden ingevuld - dient als merkgebruik te worden aangemerkt. Dat geldt temeer nu Eurocollect wel soortgelijke diensten is blijven aanbieden als zij voorheen onder de naam Credit Audit aanbood, zij het vanaf 1 januari 2003 onder de naam Credit Process Review.
3.21 Wel kan NCM c.s. worden gevolgd in haar stelling dat het enkele mededelen dat Eurocollect onder de naam Credit Audit geen diensten meer verleent (maar wel gelijkwaardige diensten onder een andere naam) indien een (potentiële) klant informeert naar Credit Audit, NCM c.s. niet schadeplichtig maakt, omdat dergelijk gebruik niet als merkgebruik in de zin van artikel 13A lid 1 onder a, b, of c kan worden aangemerkt en zij voor dergelijk (incidenteel) ander gebruik een geldige reden hebben.
3.22 Voorts acht de rechtbank het enkele voor het publiek onzichtbare gebruik van de woorden credit en audit in de website van Gerling NCM als trefwoord (zogenaamde metatag) voor zoekmachines, waardoor de website verschijnt in het scherm van zoekresultaten indien bij een zoekmachine die woorden worden opgegeven, onder de gegeven omstandigheden in elk geval vanaf medio maart 2003 niet inbreukmakend. Vanaf dat moment was immers niet langer een voor het publiek kenbare verwijzing naar het merk Credit Audit op de website van Gerling NCM aanwezig. Gelet verder op het beschrijvende karakter van de woorden credit en audit voor de diensten die NCM c.s. aanboden (en aanbieden) levert het onzichtbare gebruik van de woorden credit en audit en een combinatie daarvan als metatag voor NCM c.s. een geldige reden op in de zin van artikel 13 lid 1 onder d BMW (zie ook IER 2004/24 Holiday Cars).
3.23 De stelling van NCM c.s. dat hen terzake van het gebruik van Credit Audit vanaf 1 januari 2003 op enige website geen verwijt gemaakt mag worden omdat zij alles hebben gedaan wat in redelijkheid verwacht mag worden, verwerpt de rechtbank. [eiseres] heeft, via haar raadsman, herhaaldelijk op het gebruik van Credit Audit op verschillende websites gewezen en NCM c.s. aangemaand dat gebruik stop te zetten. Dat NCM c.s. niet kan worden verweten dat het gebruik op die websites niet eerder is stopgezet kan zonder verdere onderbouwing door NCM c.s., die achterwege is gebleven, niet worden aanvaard. Dat geldt temeer nu in elk geval het gebruik van Credit Audit op de websites van derden wel onmiddellijk (begin maart 2003) is stopgezet na verzoek (met aanmaning) daartoe van [eiseres] zelf. Dat betekent dat NCM c.s. in elk geval over de periode tot en met maart 2003, waarin het merk Credit Audit op haar eigen website werd gebruikt, schadevergoeding aan [eiseres] verschuldigd is.
3.24 Ten aanzien van het gestelde gebruik van Credit Audit op of via de website www.kredietverzekering.com overweegt de rechtbank dat zij daaraan voorbij zal gaan. Vaststaat dat dit een door een derde beheerde website is. In het licht van de stelling van NCM c.s. dat die site niet door of onder hun verantwoordelijkheid wordt beheerd en dat zij niet bekend waren met de vermelding op die site van hun naam en Credit Audit, heeft [eiseres] ten aanzien van (de wijze van) het gebruik van Credit Audit op die website en de betrokkenheid van NCM c.s. daarbij, onvoldoende onderbouwd op grond waarvan NCM c.s. terzake daarvan enig verwijt valt te maken.
3.25 Het gebruik van de woorden Credit Audit op een door NCM Holding onder haar relaties verspreide kalender voor 2003 in de vorm van een kubus kan niet worden aangemerkt als inbreukmakend handelen in 2003. Die kalender was blijkens de brief van [eiseres] d.d. 10 augustus 2002 reeds voordien vervaardigd en verspreid, waartoe NCM Holding op grond van de Overeenkomst gerechtigd was. Ook kan het verspreiden van die kalander niet anderszins als onrechtmatig jegens [eiseres] worden aangemerkt. Op het moment waarop die kalender is verspreid was de Overeenkomst nog niet opgezegd en waren partijen nog in onderhandeling over de voorwaarden waaronder het gebruik van de Merken kon worden voortgezet. Aldus kan niet worden geoordeeld dat NCM c.s. doelbewust het merk Credit Audit hebben gebruikt op promotiemateriaal dat naar zijn aard met name na de datum van beëindiging van de Overeenkomst de aandacht van het publiek zou krijgen.
Schadevergoeding
3.26 Anders dan NCM c.s. stellen kan [eiseres] wel degelijk geacht worden schade te hebben geleden door het gebruik van het merk Credit Audit na 31 december 2002. Dat volgt reeds uit de omstandigheid dat [eiseres] voor dergelijk gebruik tijdens de looptijd van de Overeenkomst gerechtigd was tot een licentievergoeding. Voor de berekening van de aan [eiseres] verschuldigde schadevergoeding kan derhalve worden uitgegaan van de vergoeding die NCM c.s. verschuldigd zouden zijn geweest indien de Overeenkomst nog wel van kracht zou zijn geweest, zoals door [eiseres] is gevorderd. Gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 3.18 is overwogen dient daarbij wel uitsluitend te worden uitgegaan van het onder de Overeenkomst voor het gebruik van het merk Credit Audit verschuldigde percentage van 0,05% en niet ook het royaltypercentage voor het gebruik van het teken Integrated Credit Management. In aanmerking genomen hetgeen hiervoor in r.o. 3.3-3.12 is overwogen dient voorts als basis voor de berekening van de schadevergoeding de geconsolideerde jaaromzet van Eurocollect over 2002 te worden genomen en niet die van het gehele Gerling NCM concern.
3.27 Geen van beide partijen heeft omtrent de geconsolideerde omzet van Eurocollect over 2002 gegevens verstrekt. Daarom zal de rechtbank de schade schattenderwijs vaststellen, uitgaande van de voor het jaar 2002 (op basis van de omzet over 2001) betaalde vergoeding. [eiseres] heeft onweersproken gesteld dat die € 15.039,- bedroeg. Dat bedrag was gebaseerd op 0,15% van de geconsolideerde omzet van Eurocollect. Voor het gebruik van Credit Audit bedroeg de vergoeding over 2002 daarom € 5013,-. Aldus bedraagt de vergoeding voor het gebruik van Credit Audit over de eerste drie maanden in 2003 (afgerond) € 1255,-. Door de vergoeding te berekenen over de hele maand maart en niet alleen de eerste 9 dagen waarin van merkinbreuk sprake was (zie r.o. 1.22 hiervoor) is tevens rekening gehouden met een mogelijke omzetstijging in 2002 ten opzichte van 2001. Daarbij verdient opmerking dat zover de vergoeding voor 2002 uitsluitend zou zijn gebaseerd op de in Nederland gerealiseerde omzet en [eiseres] heeft willen betogen dat ook vergoeding verschuldigd zou zijn voor gebruik van Credit Audit in andere (Benelux)landen, de rechtbank niet tot een ander oordeel zou komen. Tegenover de stelling van NCM c.s. dat Credit Audit niet in het buitenland is gebruikt (in de brief van 7 april 2003) heeft [eiseres] immers onvoldoende aangevoerd op grond waarvan zodanig gebruik in het buitenland zou kunnen komen vast te staan. Volledigheidshalve merkt de rechtbank voorts op dat ten aanzien van de gevorderde vergoeding voor gebruik vanaf 1 januari 2003 geen wettelijke rente is gevorderd.
3.28 [eiseres] heeft gevorderd dat de verschuldigde schadevergoeding wegens gebruik van Credit Audit vanaf 1 januari 2003 dient te worden verhoogd met 19% BTW. Daartegenover hebben NCM c.s. aangevoerd dat de grondslag van deze vordering van [eiseres] (een verbintenis uit hoofde van onrechtmatige daad) meebrengt dat de Wet op de Omzetbelasting toepassing mist. De rechtbank overweegt daaromtrent dat gelet op de door [eiseres] gekozen grondslag voor vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding - gemis aan licentie-inkomsten - niet valt uit te sluiten dat de Belastingdienst zich op het standpunt zal stellen dat daarover BTW dient te worden afgedragen. De rechtbank zal de gevorderde verhoging met 19% BTW daarom toewijzen onder de voorwaarde dat [eiseres] aan NCM c.s. aantoont dat de Belastingdienst op afdracht van BTW over die vergoeding daadwerkelijk aanspraak heeft gemaakt.
3.29 De stelling van NCM c.s. dat [eiseres] haar recht op schadevergoeding heeft prijsgegeven, omdat zij niet het schikkingsvoorstel van NCM c.s. tot betaling van € 25.000,- heeft willen aanvaarden, vindt geen steun in het recht. NCM c.s. hebben onrechtmatig gehandeld en dienen de daardoor veroorzaakte schade aan [eiseres] te vergoeden. Enige (onder voorbehoud van rechten gevoerde) schikkingsonderhandelingen doen daar niet aan af.
Buitengerechtelijke kosten
3.30 De kosten die [eiseres] voorafgaand aan het aanhangig maken van onderhavige procedure heeft gemaakt aangaande het gebruik van Credit Audit na 31 december 2002 betreffen enkele (herhaalde) aanmaningen. Deze werkzaamheden dienen te worden aangemerkt als voorbereiding van de gedingstukken en instructie van de zaak, waarop in gevallen waarin een procedure volgt, krachtens artikel 241 Rv de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn. De gevorderde proceskostenvergoeding zal derhalve worden afgewezen.
Proceskosten
3.31 Nu beide partijen deels in het gelijk en in het ongelijk zijn gesteld ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren in die voege dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.
BESLISSING
De rechtbank:
- veroordeelt NCM c.s. tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van € 1.255,-, welk bedrag dient te worden verhoogd met € 238,45 indien en zodra [eiseres] aan NCM c.s. aantoont dat de Belastingdienst op afdracht van 19% BTW over het bedrag van € 1.255,- daadwerkelijk aanspraak heeft gemaakt;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 september 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.