Uitspraak
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
sector civiel recht - voorzieningenrechter
Vonnis in kort geding van 7 juli 2004,
gewezen in de zaak met rolnummer KG 04/158 van:
1. de stichting naar vreemd recht
L'Institut Pasteur,
gevestigd te Parijs Cedex (Frankrijk)
2. de vennootschap naar vreemd recht,
Bio-Rad Pasteur S.A. (voorheen Pasteur Sanofi Diagnostics S.A.)
gevestigd te Marnes-la-Coquette (Frankrijk)
eiseressen,
procureur mr. H.C. Grootveld,
advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en A.E. Heezius te Amsterdam,
tegen:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bioMérieux B.V.,
gevestigd te Boxtel,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bioMérieux Benelux B.V.
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
gedaagden,
procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam.
Partijen worden hierna ook aangeduid respectievelijk als "Pasteur", "Bio-Rad" en "bioMérieux".
Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:
Pasteur en Bio-Rad hebben bioMérieux doen dagvaarden om te verschijnen ter zitting van de voorzieningenrechter in kort geding van 9 juni 2004.
De advocaten van Pasteur en Bio-Rad hebben de vorderingen toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen. bioMérieux heeft verweer gevoerd bij monde van haar advocaat, die daarbij eveneens pleitnotities heeft gehanteerd. Partijen hebben vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op heden.
Overwegingen ten aanzien van het recht:
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 9 juni 2004 wordt in dit kort geding van het volgende uitgegaan.
1.1. Pasteur is een stichting zonder winstoogmerk, gevestigd te Frankrijk. Haar activiteiten zijn gericht op het voorkomen en behandelen van menselijke ziekten, voornamelijk infectieziekten. Deze activiteiten hebben onder meer geleid tot de ontwikkeling van diagnostische kits voor de bepaling van HIV infecties.
1.2. Bio-Rad ondersteunt Pasteur met de commercialisering van de resultaten van haar onderzoek. Bio-Rad is de exclusieve licentiehouder van de octrooien van Pasteur en is als zodanig verantwoordelijk voor de exploitatie van de octrooien van Pasteur.
1.3. Pasteur is houder van het Europees octrooi EP 0 239 425 (hierna EP 425) en EP 0 283 327 (hierna EP 327). Het octrooi EP 425 is onder nummer 239425 voor Nederland verleend op 2 november 1989 en heeft betrekking op een Retrovirus van het HIV-2-type dat Aids kan veroorzaken, en de antigeen- en nucleïnezuurbestanddelen daarvan. Het octrooi verloopt op 21 januari 2007. Het octrooi EP 327 is onder nummer 283327 voor Nederland verleend op 22 juni 1997 en heeft betrekking op peptiden met de immunologische eigen- schappen van HIV-2. Het octrooi verloopt op 14 januari 2008. Bio-Rad is de exclusieve licentiehouder van beide octrooien.
1.4. bioMérieux B.V. is een Nederlandse vennootschap die tot juli 2001 Organon Teknika B.V. (verder: Organon) heette. Pasteur heeft bij licentieovereenkomst van 10 januari 1991 aan Organon het recht verleend HIV-2-testkits te vervaardigen en te verkopen onder EP 425 en EP 327 met betrekking tot de HIV-2 technologie. Organon was een royaltyvergoeding verschuldigd van 10% van de opbrengst van ieder verkocht product. Organon produceerde en verkocht sinds 1998 HIV-2 testkits onder de naam VIRONOSTIKA HIV Uniform II Ag/Ab en VIRONOSTIKA HIV Uniform II plus O.
In de licentieovereenkomst is de bepaling opgenomen:
"Licensor is entitled to terminate it without notice in case of change of control of licensee, or of licensee's part of business relating to the Licensed Products, without licensor's prior approval. The change of control of licensee as a result of reorganisation within Akzo shall not be deemed a change of control for the purpose of this section."
1.5. Bij brief van 26 april 2001 heeft Akzo Nobel aan Pasteur geschreven:
"We are writing you in respect of the HIV-2 License Agreement between Pasteur Sanofi Diagnostics and Organon Teknika B.V. entered into january 10,1991 (the "Agreement").
Herewith we would like to inform you that we have sold our diagnostics business to bioMérieux in accordance with a sale and purchase Agreement entered into on April 20,2001. As a result Organon Teknika BV has been transferred to bioMérieux SA. All rights and obligations under the Agreement therefore remain wih Organon Teknika BV. However the Agreement provides that approval be obtained from you for the change of ownership of Organon Teknika BV. We would appreciate it if you could confirm, by co-signing a copy of this letter and returning it to us, your acceptance of the change of ownership of Organon Teknika BV"
1.6. Hierop heeft Pasteur bij brief van 31 mei 2001 onder meer geantwoord:
"We have hereby to inform you that Bio-Rad Pasteur (formerly Pasteur Sanofi Diagnostices) does not currently consent to the change of ownership of Organon Teknika bv.
1.7. Deze brief is gevolgd door een brief van Pasteur van 19 juli 20001
We refer to our meeting on last July 11th, 2000 in Bio-rads Marnes Offices.
During that meeting, we were informed by Dr.W.F. van Everdingen of Organon Teknika B.V. en Mr Hans Pegt of Akzo Nobel that the contemplated acquisition of Organon Teknika by bio-Mérieux was effective on June 29th, 2001, when the closing took place.
This information was a big surprise to Bio-rad as it came after a series of contradictory information from Organon Teknika B.V., which caused great confusion within Bio Rad.
(...)
This meeting was scheduled for July 11th , 20001. During that meeting Bio-rad, who thought it would meet a "still independent" Organon Teknika B.V. was in fact faced with an "already transferred" Organon Teknika B.V., accompanied by its former owners' representative.
(...)
In our May 31th, 2001 letter, Bio-Rad clearly refused the change of ownership. The purpose of this letter is to reiterate this refusal.
Therefore, in compliance with Article 9.1 of the License Agreement, Bio-Rad officially informs Organon Teknika B.V:.
(1) that it hereby terminates the License Agreement with immediate effect.(...)"
1.8. Organon heeft over de verkoop van de onder 1.4 genoemde testkits royalty's afgedragen aan Bio-Rad Pasteur. De testkits vallen onder de beschermingsomvang van de beide octrooien. bioMérieux B.V. is één van de 15 productiesites van bioMérieux wereldwijd en houdt zich bezig met het vervaardigen, distribrueren, importeren en exporteren van produkten en hulpmiddelen op het gebied van de gezondheid en het doen van studie, onderzoek en ontwikkeling. bioMérieux Benelux B.V. houdt zich bezig met het fabriceren van en handel in producten voor medische, wetenschappelijke en industriële doeleinden.
1.9. Tussen Diagnostics Pasteur (later Bio-Rad Pasteur) en de Cambridge Biotech Corporation (verder: CBC) zijn op 25 oktober 1989 twee kruislicentieovereenkomsten gesloten (hierna de Cambridge-overeenkomsten). De overeenkomsten hadden tot doel geoctrooieerde technologie, waaronder de octrooien met betrekking tot HIV-2 over en weer toe te passen en ontwikkelen. CBC was aan Bio-Rad een royaltyvergoeding verschuldigd van 6% van de opbrengst van elk verkocht product. Daarnaast hebben zij twee overeenkomsten gesloten, zogenaamde "agreements not to challenge" waarin partijen overeenkwamen dat zij de geldigheid van bepaalde HIV-uitvindingen van Institut Pasteur, respectievelijk van Harvard University niet zouden aanvechten.
1.10. In de Cambridge-overeenkomsten wordt in artikel 1.1. een definitie gegeven van het begrip "Affiliated Company":"
"an organization whichs controls or is controlled by a party or an organization which is under the common control with a party hereto and/or an organization qualifying as above (control shall mean direct or indirect legal or beneficial ownership of 51% or more of the voting stock). Unless the contrary is clearly indicated by the text hereof in every instance of this Agreement it is understood that reference to a party includes Affiliated Companies of such party as well and that such party may extend to its Affiliated Companies the benefits of the Agreement so that such party shall remain responsible with regard to all obligations placed upon such party by basis of this Agreement (...).
Deze overeenkomsten worden beheerst door het recht van de staat Massachusetts. Bij geschillen dient de zaak te worden voorgelegd aan de rechter van het land van de gedaagde.
1.11. CBC is in financiële moeilijkheden gekomen en in 1996 overgenomen door bioMérieux S.A., de moedermaatschappij van bioMérieux B.V.
Bij brief van 26 november 1998 schrijft Pasteur aan CBC onder meer :
"We understand that the Royalty Bearing Cross License Agreement regarding HIV2 rights have been assigned to a third party without our agreement, with no regard to the provision of section 8.1. Furthermore you do not render us the written reports referring to Net Sales of Licensed Products which you are committed to, according to section 4.2. of the Said Royalty Cross Licensee Agreement.
Consequently, and as provided in Article 9, we terminate the part of this agreement referring to HIV2 patents by reason of the breaches aforesaid mentioned, unless you rectify these breaches within 60 (sixty) days of receipt of this letter of termination".
De vorderingen, de grondslag daarvoor en het verweer
2. Pasteur en Bio-Rad vorderen -zakelijk weergegeven-: om:
1. bioMérieux te verbieden, direct dan wel indirect, inbreuk te maken op de octrooien EP 425 en/of EP 327, op straffe van een dwangsom;
2. bioMérieux te bevelen, om binnen 60 dagen na betekening van het te wijzen vonnis door middel van een accountants verklaring aan hen rekening en verantwoording af te leggen van de hoeveelheid inbreukmakende HIV-2 testen die zij sinds 19 juli 2001 in Nederland geproduceerd en verkocht hebben;
3. bioMérieux te bevelen om binnen 10 dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan hen te voldoen een bedrag van ? 5.000.000,-- als voorschot op geleden schade, zulks op straffe van een dwangsom;
4. bioMérieux te veroordelen in de kosten.
3. Pasteur en Bio-Rad voeren daartoe het volgende aan.
Organon verkreeg in 1991 een sublicentie van Pasteur Sanofi Diagnostics (nu Bio-Rad) onder EP 425 en EP 327 met betrekking tot de HIV-2 technologie. Deze sublicentie gold wereldwijd, met uitzondering van een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten en Canada. Organon produceerde en verkocht sinds 1998 HIV-2 testkits o.a. onder de naam "Vironostica HIV Uniform II Ag/Ab" en "Vironostica HIV Uniform plus O". Dit zijn testkits waarmee bloed getest kan worden op de aanwezigheid van antilichamen tegen het HIV-2 virus.
Organon heeft over de verkoop van deze kits op basis van de licentie- overeenkomst royalty's afgedragen aan Bio-Rad, zodat in confesso is dat de kits onder de beschermingsomvang van de genoemde octrooien vallen. Bio-Rad heeft de genoemde sublicentie-overeenkomst met Organon op 19 juli 2001 opgezegd op het moment dat bioMérieux S.A. dat bedrijf kocht, zulks in overeenstemming met het bepaalde in de licentieovereenkomst. Er is geen toestemming verleend om de licentie voort te zetten. bioMérieux blijkt na de opzegging van de licentieovereenkomst verder te zijn gegaan met de productie van de Vironostica test kits en maakt aldus inbreuk op de octrooirechten van Pasteur. bioMérieux S.A. kan geen rechten ontlenen aan de Cambridge-overeenkomst die in 1998 is opgezegd. Bovendien kan bioMérieux geen rechten ontlenen aan die overeenkomst als "affiliated party" en is het octrooi EP 327 geen onderwerp van deze overeenkomst.
4. bioMérieux voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.
Beoordeling van het geschil
Ontvankelijkheid
5. bioMérieux betoogt dat Pasteur volgens artikel 9 van Pro haar Statuten een specifieke "autorisation" van de Conseil d'Administration" behoeft voor het aanhangig maken van deze kortgeding procedure. Zij heeft slechts een autorisation overgelegd van het bureau van de Raad van 2 oktober 2001 waarin de directie wordt gemachtigd op te treden tegen (poursuivre) Organon Teknika, thans bioMérieux B.V..
6. Overwogen wordt dat naar Nederlands internationaal privaatrecht de wet volgens welke een rechtspersoon is opgericht de structuur en de verhouding tussen de organen beheerst. In dit geval gaat het om Frans recht. Volgens artikel 11 van Pro de statuten wordt Pasteur in rechte door haar directeur vertegenwoordigd en moet hij in het geval dat een rechtszaak aanhangig wordt gemaakt (demande en justice) vooraf gemachtigd zijn door de "Conseil d' Administration", of in spoedgevallen in de eerstvolgende bijeenkomst van de Raad na het aanbrengen van de zaak ( l'acte introductif d'instance).
De autorisation van 2 oktober 2001 ziet op het optreden tegen Organon "filiale de bioMérieux, qui fabrique et vend les tests de diagnostic HIV2 sans payer les redevances correspondantes".
In het kader van een kort geding heeft Pasteur hiermee voldoende aannemelijk gemaakt bevoegd te zijn tot het aanspannen van een kort geding tegen bioMérieux B.V. Een dergelijke autorisation met betrekking tot bioMérieux Benelux B.V. ontbreekt, hoewel de dagvaarding in kort geding reeds op 20 februari 2004 is uitgebracht en Pasteur alle tijd heeft gehad om alsnog een autorisation met betrekking tot bioMérieux Benelux B.V. te verkrijgen. Zij zal daarom ten aanzien van bioMérieux Benelux B.V. niet ontvankelijk worden verklaard.
Spoedeisend belang?
7. Pasteur betoogt dat aanleiding voor dit kort geding vormt de promotie door bioMérieux S.A. in juli 2003 op haar website van een nieuw testsysteem "DAVINCI" geheten, dat tijdens een Europees congres, dat op 6-9 juli 2003 is gehouden, is gepresenteerd. Uit die website blijkt verder dat bioMérieux na de opzegging in juli 2001 gewoon verder is gegaan met de productie van o.a. de Veronostika HIV-2test kits. Pasteur behoeft deze inbreuken op de octrooien EP425 en EP327 niet te dulden, aldus Pasteur.
8. In dit geding wordt er, gelet op de proceshouding van partijen, van uitgegaan dat bioMérieux, mocht een geldige licentie ontbreken, inbreuk maakt en blijft maken op de octrooien EP 425 en EP 327. Die situatie rechtvaardigt een beroep op spoedeisend belang.
Overige overwegingen
9. De onderhavige zaak betreft in verband met de in 6. genomen beslissing uitsluitend bioMérieux, voorheen genaamd Organon.
10. Pasteur stelt zich op het standpunt dat BioMérieux de licentie-overeenkomst, die met Organon was gesloten, rechtsgeldig heeft opgezegd bij brief van 19 juli 2001 en dat bioMérieux zich niet op de eveneens opgezegde Cambridge-overeenkomst kan beroepen, omdat:
primair:
- deze bij brief van 26 november 1998 is opgezegd en sinds januari 1991 niet meer bestaat, bioMérieux zich daarbij heeft neergelegd en de vordering tot nakoming is verjaard,
subsidiair:
- bioMérieux niet kan worden aangemerkt als een "Affiliated party" in de zin van artikel 1.4. van de Cambridge-overeenkomst,
meer subsidiair:
- de overeenkomst in elk geval geen betrekking heeft op octrooi EP 327.
11. Allereerst wordt overwogen dat in dit geding niet aannemelijk is geworden dat bioMérieuz de opzegging van 19 juli 2001 serieus heeft aangevochten. bioMérieux heeft nadien niet meer 10% royalty (conform de licentie-overeenkomst Pasteur/Organon) maar uitsluitend 6% royalty afgedragen, overeenkomstig het percentage dat in de Cambridge-overeenkomst was overeengekomen.
De discussie tussen partijen gaat dan ook in feite over de vraag of de opgezegde Cambridge-overeenkomst de relatie tussen partijen thans nog beheerst.
12. De eerste vraag, die dan aan de orde is de vraag of de opgezegde Cambridge-overeenkomst nog van kracht is. Voor de Amerikaanse rechter in de staat Massachusetts is in een procedure tussen onder meer Pasteur en CBC in drie instanties veel aandacht besteed aan de geldigheid van de opzegging door Pasteur. In drie instanties is hierover in 1999/ 2000 geoordeeld dat op grond van de forumclausule in de Cambridge-overeenkomst de Franse rechter over de opzegging dient te oordelen.
Volgens de door bioMérieux overgelegde producties hebben Pasteur, Bio-Rad en anderen bioMérieux S.A. tegen 29 mei 2000 voor de Franse rechter gedaagd en wordt in die zaak aan de Franse rechter onder meer de betekenis van de opzegging van de Cambridge overeenkomst voorgelegd. De voorzieningenrechter ziet geen taak voor zich weggelegd om op de beantwoording van deze fundamentele, door de bevoegde Franse rechter te beantwoorden, vraag vooruit te lopen.
13. Het argument van Pasteur dat bioMérieux zich bij de opzegging van de Cambridge-overeenkomst heeft neergelegd gaat niet op, daar bioMérieux onbetwist heeft aangevoerd dat zij na de opzegging van 19 juli 2001 6% royalty's is gaan betalen en is blijven betalen. Zij heeft zelfs aangeboden 10% royalty te betalen, maar dit werd door Pasteur niet aanvaard.
14. Voor het geval de opgezegde Cambridge-overeenkomst nog wel geldt, heeft Pasteur aangevoerd dat bioMérieux niet valt onder het begrip "affiliated company" in artikel 1.4. Dit argument wordt verworpen.
bioMérieux is een dochter van bioMérieux S.A.. BioMérieux Vitek Inc., een Amerikaanse dochter van bioMérieux S.A., heeft alle aandelen van CBC verworven. De U.S. Court of Appeals for the First Circuit heeft op 7 januari 1997 onder meer de vraag - of de verkrijging door bioMérieux Vitek Inc. van de aandelen van CBC de rechten van CBC op de licenties van Pasteur zou doen beëindigen- na een analyse van de Cambridge-overeenkomst, ontkennend beantwoord. Het heeft overwogen dat de Cambridge overeenkomsten CBC het recht verleent haar licentierechten te delen met "any affilliated company" hetgeen volgens dit gerecht "on its face presumably encompasses a parent corporation such as bioMérieux's subsidiary" (te weten bioMérieux Vitek Inc.). De voorzieningenrechter overweegt dat bioMérieux S.A. als moedermaatschappij van bioMérieux "controls" CBC in de zin van artikel van artikel 14. van de Cambridge overeenkomst en daarom ook is aan te merken als 'affiliated company". Als bioMérieux S.A. over de licentierechten kan beschikken dan valt, in elk geval in het kader van dit kort geding, niet in te zien dat het enig verschil maakt of de moedermaatschappij van deze rechten gebruik maakt of een 100% dochter daarvan zoals bioMérieux, ook al is dat geval niet uitdrukkelijk in artikel 1.4. van de Cambridge-overeenkomst geregeld.
15. Rest de vraag of octrooi EP 327 valt onder de reikwijdte van de opgezegde Cambridge-overeenkomst.
Dit octrooi komt niet voor op annex C bij deze overeenkomst. Volgens de definities in artikel 1.1. van de Cambridge-overeenkomsten wordt onder "licensed patents" onder meer verstaan "letters patent granted on the basis of the patent applications setforth in Exhibit A, B and C respectively or on basis of any divisions, continuations, or continuations -in part- of any applications and any reissue or extension of any such letters patent"
16. bioMérieux stelt dat EP 327 een "continuation in part" is van de Amerikaanse octrooi-aanvragen nummers 835.228 en 933.184, die wel in annex C bij de opgezegde Cambridge-overeenkomst zijn opgenomen.
17. Volgens de door Pasteur zelf overgelegde expertise van Albert J. Breneisen is het Amerikaanse octrooi US 5,051,496 (US 496), een "continuation in part" van in de annnex C opgenomen octrooi-aanvragen US 835.228 en US 933.184. Vast staat verder dat het US Court of Appeals for the Federal Circuit in zijn beslissing van 7 juli 1999 (productie 16 van bioMérieux) heeft aangenomen dat annex C van de Cambridge-overeenkomst ook US 496 omvatte (overweging C1).
18. Overwogen wordt verder dat niet ter discussie staat dat EP 425 wel onder het bereik van de opgezegde Cambridge-overeenkomst valt en dat EP 327 betrekking heeft op korte reeksen peptiden, die deel uitmaken van een aminozuursequentie die in zijn geheel al beschreven is in EP 425. EP 327 noemt US 496 als prioriteitsdocument en geeft daarmee aan dat het zich op de in US 496 belichaamde stand van techniek baseert. In de door Pasteur overgelegde expertise van Breneisen betoogt Breneisen dat EP 327 "a foreign counterpart of the '496 patent and to U.S. Applications Serial Nos. 835228 en 933184" is, hetgeen hij in een latere expertise specificeert als "they concern the same general subject matter".
19. De onder 16,17 en 18 vermelde feiten en omstandigheden volstaan echter niet voor het beantwoorden van de vraag of EP 327, hoewel niet genoemd in annex C van de Cambridge-overeenkomst, naar regels van contractsuitleg van het recht van Massachusetts toch begrepen moet worden onder de definitie van artikel 1.1. Deze vraag is eveneens aan de orde in de bodemprocedure voor de Franse rechter en laat zich daar beter beantwoorden dan in het bestek van dit kort geding.
20. Overigens, als de voorzieningenrechter partijen goed heeft begrepen, dan gaat het partijen (uiteindelijk) slechts om de vraag of bioMérieux 6% dan wel 15% royalty dient te betalen. Deze vraag behoeft geen beslissing in kort geding.
Slotsom
21. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat voorshands niet kan worden vastgesteld, dat bioMérieux inbreuk op de octrooien EP 425 en EP 327 maakt. De vorderingen zullen worden afgewezen met veroordeling van Pasteur en Bio-Rad in de kosten.
BESLISSING:
De voorzieningenrechter:
VERKLAART Pasteur niet ontvankelijk in haar vordering tegen bioMérieux Benelux B.V.
WIJST het gevorderde tegen bioMerieux B.V. af.
VEROORDEELT Pasteur en Bio-Rad in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van bioMérieux c.s. begroot op € 944, waarvan € 703,- aan salaris procureur, € 241,- aan griffierecht.
VERKLAART dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare zitting van 7 juli 2004, in tegenwoordigheid van de griffier.
esk