Uitspraak
Rolnummer KG 04/501
Datum vonnis: 6 juli 2004
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel Recht • Voorzieningenrechter
VONNIS IN KORT GEDING
gewezen in de zaak rolnummer KG 04/501
van:
de naamloze vennootschap
SARA LEE/D.E. N.V.,
gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Utrecht,
eiseres,
procureur : mr. G. Kuipers,
tegen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL "DRIE MOLLEN SINDS 1818" B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch,
gedaagde,
procureur: mr. A. Killan.
Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:
Eiseres -hierna ook: Sara Lee- heeft gedaagde -hierna ook: Drie Mollen- doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 15 juni 2004.
Ter zitting heeft de procureur van Sara Lee de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. Drie Mollen heeft verweer gevoerd bij monde van haar raadsman, die daarbij eveneens een pleitnota met producties heeft gehanteerd.
Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen.
Overwegingen ten aanzien van het recht:
De feiten
1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:
a. Sara Lee is houdster van het Europees octrooi 0 904 717, dat is verleend op een aanvrage d.d. 30 september 1998 met prioriteitsdatum 30 september 1997, voor een 'Samenstel voor gebruik in een koffiemachine voor het bereiden van koffie, houder en pouch van dat samenstel', hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 11 juli 2001. Het octrooi is verleend voor onder andere Nederland. De eerste conclusie van het octrooi (in de onbestreden Nederlandse vertaling) luidt als volgt:
1. Samenstel (1) voor gebruik in een koffiemachine voor het bereiden van koffie, voorzien van een houder (2) met een komvormige binnenruimte (6) die wordt begrensd door een bodem (8) met ten minste een uitlaatopening (12) en een opstaande zijwand (10) en een in de binnenruimte (6) van de houder opgenomen, van filtreerpapier vervaardigde en met gemalen koffie gevuld pilvormige pouch (4) die op de bodem (8) rust en zich over de bodem uitstrekt tot nabij de zijwand (10), waarbij in de bodem (8) een aantal kanaalvormige groeven (14) zijn aangebracht die zich in radiale richting van de komvormige binnenruimte (6) uitstrekken naar de ten minste ene uitlaatopening (12) en waarbij, in gebruik, met behulp van de koffiemachine heet water onder druk aan een bovenzijde van de houder (2) wordt toegevoerd waardoor het hete water van een bovenzijde van de pouch door de pouch wordt geperst voor het extraheren van de in de pouch opgenomen gemalen koffie, het gevormde koffieextract uit een onderzijde van de pouch stroomt en via de ten minste ene uitlaatopening uit de houder stroomt, met het kenmerk, dat elk van de genoemde groeven zich uitstrekt vanaf een op afstand van de zijwand (10) gelegen positie (18) in een van de zijwand (10) af gekeerde richting.
b. Tegen de verlening van het octrooi is door een aantal partijen oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingesteld.
c. Sara Lee en Philips Domestic Appliances and Personal Care B.V. (hierna: "Philips") brengen gezamenlijk een koffiezetsysteem op de markt onder de naam Senseo.
d. Op 18 januari 2002 heeft de Voorzieningenrechter van deze rechtbank in een procedure tussen Sara Lee enerzijds en Intergro en Vomar anderzijds geoordeeld dat de verhandeling van koffiepads door laatstgenoemden die passen in het Senseo-systeem indirecte inbreuk maakt op het octrooi volgens conclusie 1. Het Gerechtshof alhier heeft dat vonnis vernietigd bij arrest van 6 juni 2002 en geoordeeld dat van indirecte inbreuk geen sprake is (IER 2003, 11). Het Hof overwoog daartoe als volgt:
11. Partijen verschillen van mening over de vraag of de in het geoctrooieerde samenstel toe te passen koffiepads "middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding" zijn, zoals bedoeld in art. 73 Rijksoctrooiwet Pro 1995. Het hof oordeelt hierover als volgt.
12. Zoals hiervoor overwogen betreft de geoctrooieerde uitvinding een samenstel van houder en bijpassende koffiebuil. Het samenstel van houder en bijpassende (pilvormige) koffiebuil, zoals bekend uit het hogergenoemde Amerikaanse octrooi had nadelen. De geoctrooieerde uitvinding vermijdt die nadelen, door een zeer specifieke maatregel, te weten een wijziging aan de houder van het samenstel. Van een aanpassing van de koffiebuil is geen sprake. Indien een houder met een (pilvormige) koffiebuil met afmetingen, zoals door Sara Lee in de handel gebracht, is voorzien van groeven conform de leer van het Amerikaanse octrooi (dat wil zeggen doorlopend tot bij de verticale wand), dient de houder overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd te worden (dat wil zeggen geconstrueerd met groeven tot op enige afstand van de verticale wand), zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Anders gezegd: bij iedere (pilvormige) koffiebuil kan een houder conform het octrooi worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel element van de geoctrooieerde uitvinding.
13. Naar het oordeel van het hof volgt uit het voorgaande, dat niet gezegd kan worden (in weerwil van het gestelde in kolom 3, regels 2-5 van het octrooi: "Hence, the invention is incorporated in the specific properties of the container and the specific dimensions of the pouch which correspond therewith"), dat een (pilvormige) koffiebuil, die past in de houder van het geoctrooieerde samenstel een wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is. Daaraan doet niet af, dat een koffiebuil nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken (pleitnotities mr. Kuipers in prima: "Zonder de koffiepads zou de uitvinding immers niet kunnen worden toegepast" en memorie van antwoord: "Zonder de pad zou de uitvinding van het Octrooi immers niet toegepast kunnen worden"). Niet alles, wat nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken is een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Anders immers zou ook het benodigde hete water en zelfs de koffiemachine, waarin het samenstel wordt gebruikt, een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel kunnen worden genoemd. (Vgl. de MvT betreffende het met art. 73 Rijksoctrooiwet Pro 1995 overeenkomende art. 44A Rijksoctrooiwet, ingevoegd bij de wijzigingswet 1987: "De middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen. Niet voldoende is, dat de middelen bij de toepassing van de uitvinding gebruikt kunnen worden, zij moeten daarbij een essentieel element vormen"). Hieraan wordt niet afgedaan door de door Benyamini bepleite (ruime) ratio van indirecte octrooi-inbreuk, inhoudende "the idea that third parties should not be allowed to benefit from the invention by supplying means whose market flows from the invention and which are intended for utilizing it".
14. Bij het voorgaande komt nog, dat pilvormige koffiebuiltjes met dezelfde of vrijwel dezelfde (ronde) vorm als de koffiebuiltjes, die door Sara Lee op de markt worden gebracht, reeds lang in de handel zijn en, zoals door Intergro c.s. onweersproken is gesteld, op de markt worden gebracht door bijvoorbeeld Laurentis, Merkur en Jacobs. Die bekende pilvormige koffiebuiltjes hebben afmetingen, die wellicht niet geheel passen bij de houder van het samenstel van Sara Lee (bedoeld voor het zogenaamde Senseo Crema-apparaat), maar zoals hiervoor overwogen zal ook bij deze bekende pilvormige koffiebuiltjes een houder conform het octrooi van Sara Lee kunnen worden geconstrueerd.
15. Gezien het vorenstaande is het hof van oordeel, dat Intergro c.s., door het verhandelen van "O"Lacy's koffiepads" geen indirecte inbreuk op het octrooi van Sara Lee plegen. De stelling van Intergro c.s., dat met "toepassing van de geoctrooieerde uitvinding" in art. 73 Rijksoctrooiwet Pro 1995 slechts bedoeld is "vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel" behoeft dan ook niet te worden besproken.
16. Uit een en ander vloeit voort, dat de desbetreffende grieven van Intergro c.s. slagen, zodat het vonnis niet in stand kan blijven en zal worden vernietigd, met afwijzing alsnog van de vorderingen van Sara Lee en verwijzing van Sara Lee in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep. De overige grieven van Intergro c.s. behoeven hierna geen behandeling meer.
e. Drie Mollen brengt sedert september 2002 koffiepads op de markt in Nederland, die kunnen worden gebruikt in het Senseo-systeem.
f. Sara Lee heeft op 20 september 2002 een brief gestuurd waarin Drie Mollen werd gesommeerd de (beweerdelijke) inbreuk op het octrooi te staken. Voorts heeft Sara Lee op 30 september 2002 aan Drie Mollen een desbewustheidsexploit doen betekenen.
g. In navolging van A-G Verkade in zijn conclusie van 20 juni 2003, heeft de Hoge Raad op 31 oktober 2003 het door Sara Lee ingestelde cassatieberoep tegen het hiervoor onder 1.d bedoelde arrest van het Gerechtshof verworpen (LJN-nummer: AI0346 Zaaknr: C02/227HR). De Hoge Raad overwoog daartoe als volgt:
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Sara Lee is houdster van het Europees octrooi 0.904.717 B1, dat is verleend op een aanvrage d.d. 30 september 1998 met prioriteitsdatum 30 september 1997, voor een Assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 11 juli 2001. Het octrooi is verleend voor onder andere Nederland. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt:
'An assembly (1) for use in a coffee machine for preparing coffee, comprising a container (2) having a bowl-shaped inner space (6) bounded by a bottom (8) having at least one outlet opening (12) and a vertical sidewall (10) and, included in the inner space (6) of the container, a pill-shaped pouch (4) manufactured from filtering paper and filled with ground coffee, which pouch rests on the bottom (8) and extends over the bottom (8) to a position adjacent the sidewall (10), while provided in the bottom (8) are a number of channel-shaped grooves (14) extending in radial direction of the bowl-shaped inner space (6) to the at least one outlet opening (12) and, in use, hot water is fed under pressure to a top side of the container (2) by means of the coffee machine causing the hot water to be pressed from a top side of the pouch through the pouch for extracting the ground coffee included in the pouch, the coffee extract formed flowing from a bottom side of the pouch and from the container via the at least one outlet opening, characterised in that each of said grooves extends from a position (18) located at a distance from the sidewall (10) in a direction away from the sidewall (10)'.
Op de eerste conclusie volgen de conclusies 2 - 22, die afhankelijk zijn van de eerste conclusie, alsmede conclusie 23, die is gericht op een 'pill shaped pouch' (pilvormige buil), en conclusie 24, die is gericht op een 'container for use in a coffee machine'.
(ii) Vomar brengt in Nederland onder de naam 'O'Lacy's koffiepads' koffiebuiltjes in het verkeer, welke zij betrekt van Intergro, van welke coöperatieve inkoopvereniging zij lid is.
3.2 Sara Lee heeft in het onderhavige kort geding gevorderd Intergro c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de indirecte inbreuk op haar octrooi, in het bijzonder door O'Lacy's koffiepads te leveren of aan te bieden. Het hof heeft deze vordering afgewezen. Hiertegen en tegen de overwegingen die het hof aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd, richt zich het middel, dat de vraag aan de orde stelt of Intergro c.s. door het in Nederland in het verkeer brengen van de ten processe bedoelde koffiebuiltjes (in de stukken ook wel aangeduid als koffiepads) indirect inbreuk maken in de zin van art. 73 lid 1 Rijksoctrooiwet Pro 1995 (hierna: ROW 1995) op het octrooi van Sara Lee, en in het bijzonder of de bedoelde builtjes zijn te beschouwen als 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding'. In cassatie kan, als door Sara Lee gesteld en door het hof in het midden gelaten, veronderstellenderwijs ervan worden uitgegaan dat de builtjes door Intergro c.s. worden aangeboden en geleverd voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding.
3.3.1 Zoals het hof in rov. 5 met juistheid heeft vooropgesteld, wordt ingevolge art. 69 lid 1 Europees Pro Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij behorende Protocol de beschermingsomvang van het Europees octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het hof heeft dan ook terecht overeenkomstig deze maatstaf de inhoud van de conclusies vastgesteld. Het heeft aan het octrooi een uitleg gegeven (rov. 6-10) die, voor zover hier van belang, erop neerkomt dat het octrooi leert dat het bij koffie-machines volgens de stand der techniek optredende 'bypass'-verschijnsel - waarmee het hof doelt op het verschijnsel dat het hete water langs de zijrand van de koffiebuil kan stromen, waardoor het koffie-extract wordt gemengd met (een overigens niet controleerbare hoeveelheid) water dat niet de koffie in de buil is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenst geringere sterkte zal krijgen - kan worden vermeden door de in de bodem van de houder van de koffiebuil aangebrachte radiale groeven zich niet te doen uitstrekken tot de zijwand van de houder, doch te doen eindigen op enige afstand daarvan. Het hof heeft daaraan toegevoegd dat voor de juiste werking van een samenstel volgens het octrooi blijkens de beschrijving nodig is dat de koffiebuil zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder, doch dat zulks ook geldt voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi dat in het octrooischrift wordt genoemd.
3.3.2 Bij de beoordeling van de klachten die het middel in zijn onderscheiden onderdelen richt tegen de hiervoor kort weergegeven uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven, moet worden vooropgesteld dat deze uitleg, die van feitelijke aard is, in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst.
3.4.1 Onderdeel I van het middel keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 13-15 van het bestreden arrest. De klacht in onderdeel I(i) houdt in dat het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat het octrooi de nadelen van het Amerikaanse octrooi, waarvan het in het octrooischrift is afgebakend, opheft door wijziging van de houder van het samenstel en niet (ook) door aanpassing van de koffiebuil en daaruit heeft afgeleid dat de desbetreffende koffiebuil, die in de stand van de techniek als zodanig, dan wel als onderdeel van een ander samenstel, bekend was, niet als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding heeft aangemerkt.
3.4.2 Voor zover het onderdeel klaagt over de uitleg die het hof aldus aan het octrooi heeft gegeven, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.3.2 is overwogen. Ook overigens faalt het. De enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geoctrooieerde inrichting brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Kennelijk en in het licht van de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting.
3.5 Onderdeel I(ii), dat klachten bevat voor het geval het hof tot uitdrukking mocht hebben willen brengen dat met 'uitvinding' in de zin van art. 73 ROW Pro 1995 gedoeld wordt op de uitvindingsgedachte, dan wel het wezen van de uitvinding, en niet op het samenstel van de bestanddelen zoals in de conclusie omschreven, mist feitelijke grondslag, aangezien, zoals reeds overwogen, het hof dat begrip heeft opgevat met inachtneming van art. 69 lid 1 EOV Pro en het daarbij behorende Protocol.
3.6.1 Voor zover onderdeel I(iii) voortbouwt op de voorgaande klachten, deelt het het lot daarvan. Het bevat voorts de klacht dat het hof zijn oordeel mede heeft doen steunen op zijn vaststelling (in rov. 10) dat volgens het Amerikaanse octrooi het bypass-effect zal worden versterkt indien de ge-bruikte koffiebuil kleiner is dan de houder, aangezien dat octrooi, zo betoogt het middel, niets leert omtrent de rol die de specifieke vorm, afmetingen of eigenschappen van de buil in combinatie met de bodem van de houder spelen bij het voorkomen van het bypass-effect. In zoverre is het hof bovendien buiten de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen getreden.
3.6.2 Het hof is op grond van zijn uitleg van het Amerikaanse octrooi, zoals toegelicht in de be-schrijving en de tekeningen, in samenhang met hetgeen het octrooi van Sara Lee omtrent het Amerikaanse octrooi vermeldt, tot de slotsom gekomen dat ook voor het Amerikaanse octrooi geldt dat de afmetingen van de koffiebuil op de houder moeten zijn afgestemd - hetgeen overigens ook voor de hand ligt - en dat dit gegeven derhalve behoort tot de stand van de techniek. Dit een en ander geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De klacht tegen de vaststelling van het hof stuit hierop af. Derhalve faalt ook de klacht dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd van partijen is getreden, nu hetgeen het hof omtrent het Amerikaanse octrooi heeft overwogen, mede is ontleend aan de beschrijving van het octrooi van Sara Lee.
3.7 Ook onderdeel I(iv), dat klaagt over hetgeen in de tweede en volgende zinnen van rov. 13 is overwogen, kan niet tot cassatie leiden. Voor zover het klaagt over 's hofs oordeel dat de koffiebuil niet een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.4.2 is overwogen. Voor zover het zich keert tegen de nadere motivering van dat oordeel mist het doel, aangezien die motivering 's hofs beslissing niet zelfstandig draagt.
3.8 Onderdeel I(v) richt zich tegen een door het hof ten overvloede gegeven overweging en kan derhalve niet tot cassatie leiden.
3.9.1 Onderdeel II van het middel behelst in de eerste plaats de klacht dat het hof niet ervan blijk heeft gegeven de conclusies 16 tot en met 19 van het octrooi in zijn oordeel te hebben betrokken. Voorts klaagt het onderdeel dat hetgeen het hof in rov. 6 tot en met 10 en 12 heeft overwogen de beslissing niet kan dragen, nu Sara Lee zich mede op de genoemde conclusies heeft beroepen.
3.9.2 De eerste klacht van het onderdeel mist feitelijke grondslag, nu het hof blijkens rov. 4 die conclusies in zijn beoordeling heeft betrokken. Ook de tweede klacht mist doel. Het hof heeft kennelijk in die conclusies niet iets anders gelezen dan hetgeen het in rov. 12 en 13 tot uitdrukking heeft gebracht. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof geoordeeld dat de beschrijving van het octrooi geen enkele aanwijzing bevat voor de opvatting dat in die conclusies 16 tot en met 19 met 'afmetingen' ('dimensions') op andere eigenschappen van de buil gedoeld wordt dan de diameter daarvan, en wat betreft de vorm ('shape') van de buil niets anders leert dan dat de bodem daarvan correspondeert met die van de houder, waaruit het hof de hiervoor onder 3.3.1 vermelde conclusie heeft getrokken, waarbij het hof kennelijk mede in aanmerking heeft genomen dat Sara Lee de onafhankelijke conclusie 23 die louter op de koffiebuil ziet, niet mede aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd.
3.10 Onderdeel III bouwt in zijn eerste klacht voort op de onderdelen I en II, zodat het in zoverre het lot daarvan moet delen. De overige klachten richten zich tegen de wijze waarop het hof de incidentele grief 1 van Sara Lee ongegrond heeft geoordeeld. Die grief heeft het hof verworpen daar het zich verenigde met de in die grief bestreden overweging van de voorzieningenrechter, zulks op grond van hetgeen het overwoog in rov. 12 en 13. Voor zover de klachten zich tegen die motivering richten, stuiten zij af op hetgeen hiervoor naar aanleiding van de onderdelen I en II is overwogen.
h. Op 20 februari 2004 heeft de rechtbank te Antwerpen geoordeeld dat met de verkoop van vergelijkbare koffiepads naar Belgisch recht van directe inbreuk (volgens conclusie 23) noch van indirecte inbreuk (volgens conclusie 1) sprake is.
i. Bij vonnis van 26 februari 2004 heeft het Landgericht Düsseldorf in een zaak tussen enerzijds Sara Lee en anderzijds Rolf Minges geoordeeld (samengevat) dat naar Duits recht koffiepads welke passen in het Senseo-apparaat indirect inbreuk maken op het octrooi. Aan die beslissing heeft de Duitse rechter onder meer de volgende overwegingen (volgens de onbestreden Nederlandse vertaling) ten grondslag gelegd:
Dat het bij de gewraakte coffee-pads gaat om middelen die in verband staan met een wezenlijk onderdeel van de uitvinding, kan niet in redelijkheid worden betwijfeld. Binnen het kader van de technische kennis waarop de uitvinding is gebaseerd en die het voorwerp vormt van conclusie 1 van het octrooi, is voor de inlegfilters niet slechts een ondergeschikte betekenis weggelegd; veeleer is in de inlegfilters - evenals in de houder waarin het inlegfilter wordt geplaatst - het eigenlijke idee van de uitvinding belichaamd. Het nagestreefde effect - het voorkomen dat het water wordt omgeleid - berust namelijk niet uitsluitend op de komvormige houder en de uitvoering daarvan in de zin van de uitvinding, doch wordt veeleer eerst dan bereikt, wanneer ook het inlegfilter op geschikte wijze, d.w.z. volgens de kenmerken van de uitvinding, is bemeten en uitgevoerd. Dit wordt reeds duidelijk aan de hand van de formulering van de conclusie, waarin zeer concrete eisen worden
gesteld aan het inlegfilter, die betrekking hebben op de houder waar deze in geplaatst dient te worden. In dit verband wordt in kenmerk (3) gesteld dat het inlegfilter op de bodem van de houder rust (d.w.z. geen afstand daarvan houdt) en zich over de bodem uitstrekt tot nabij de zijwand van de houder. De technische betekenis van deze aanwijzingen blijkt voor de gemiddelde vakman onmiskenbaar uit de beschrijvingstekst op bladzijde 4, regels 1 tot 7 en 17 tot 23; bladzijde 12, regels 6 tot 21. Met name uit de laatstgenoemde passages kan de vakman afleiden dat het ongewenste bypasseffect steeds dan kan optreden wanneer er afstand is tussen de onderzijde van het inlegfilter en de bodem van de houder, waardoor het water dat over de bovenzijde van het inlegfilter naar de randen stroomt, aan de onderzijde van het inlegfilter verder kan stromen naar de uitlaatopening. Dit is duidelijk mogelijk wanneer het inlegfilter in het geheel niet met de bodem van de houder contact maakt, maar zich op een afstand daarvan bevindt. Een omleiding kan echter ook dan optreden, wanneer de naar de uitlaatopening toe leidende bodemgroeven zich uitstrekken tot aan de randen van het inlegfilter, zoals het geval is bij de reeds genoemde stand van de techniek van de Amerikaanse octrooi aanvraag 3,620,155. Onder deze omstandigheden nemen de bodemgroeven, die gedeeltelijk een afstand creëren tussen de houder en het inlegfilter, het naar de rand van het inlegfilter gestroomde water namelijk op en voeren dit rechtstreeks af naar de uitlaatopening. Dit vindt niet plaats wanneer de bodemgroeven beginnen op een afstand van de rand van het op de bodem van de houder liggende inlegfilter, aangezien er in dit geval in de randzone in de buurt van de zijwand dekkend contact is tussen de bodem en het inlegfilter, hetgeen verhindert dat het langs de bovenzijde van het inlegfilter naar de zijwand gelopen water zijn weg voortzet aan de onderzijde van het inlegfilter. Hiermede berust de kennis waarop de uitvinding is gebaseerd - voor de hand liggend voor de vakman -
op de onderlinge afstemming van de bodem van de houder (met name de uitloopgroeven) en het inlegfilter. Om de voordelen van de uitvinding te realiseren dient deze afstemming zodanig plaats te vinden dat het inlegfilter
dat gedeelte van de bodem bedekt waar de op een afstand van de zijwand beginnende bodemgroeven beginnen.
j. Sara Lee heeft Drie Mollen gedagvaard voor deze rechtbank in een bodemprocedure volgens het versneld regime in octrooizaken. Sara Lee vordert in die procedure, zowel ten gronde als bij wege van voorlopige voorziening, in conventie een inbreukverbod jegens Drie Mollen terzake van koffiepads die passen in het Senseo-apparaat. In reconventie vordert drie Mollen vernietiging van het Nederlands deel het octrooi. Bij vonnis van 10 maart 2004 heeft de meervoudige kamer van deze rechtbank zowel in conventie als in reconventie het geding geschorst totdat in de bij het EOB aanhangige oppositieprocedure tussen Sara Lee en andere partijen (waaronder niet Drie Mollen) een eindoordeel is geveld over de vraag of het octrooi stand zal houden en zo ja, in welke vorm, danwel totdat deze oppositieprocedure zal zij ingetrokken. Verder heeft de rechtbank de bij wege van provisionele voorziening ingestelde inbreukvordering van Sara Lee afgewezen. De rechtbank heeft daartoe onder meer het volgende overwogen:
Geldigheid octrooi
2. Zowel in conventie als in reconventie heeft Drie Mollen zich beroepen op de ongeldigheid van het octrooi. De rechtbank vindt aanleiding de onderhavige procedure ambtshalve zowel in conventie als in reconventie te schorsen op de voet van artikel 83, vierde lid, Row 1995, hangende de oppositieprocedure bij het EOB. Tot die beslissing is het volgende redengevend.
3. In de onderhavige procedure en in de oppositieprocedure bij het EOB zijn dezelfde nietigheidsargumenten aan de orde die niet reeds op voorhand (zeker niet met betrekking tot conclusie 23, zoals hierna zal blijken) kansloos lijken. Drie Mollen verwijst zelfs naar de tijdens de oppositie ingediende documenten onder gebruikmaking van dezelfde argumentatie. Indien bovendien het EOB het octrooi in gewijzigde vorm in stand zou laten, is het a fortiori zinnig eerst de uitkomst van de oppositieprocedure af te wachten, opdat niet de onwenselijke situatie kan ontstaan dat verschillende sets conclusies door enerzijds de rechtbank (of in appèl door het hof) en anderzijds het EOB (door de oppositie- en eventueel nadien nog de beroepsafdeling) zouden worden vastgesteld en moeten worden beoordeeld op geldigheid en inbreuk. Na afloop van de procedure bij het EOB kan door de rechtbank worden getoetst of de octrooien, voor zover gehandhaafd en inclusief de eventueel gewijzigde conclusies, geldig zijn (voor Nederland) en of sprake is van inbreuk.
(...)
Indirecte inbreuk
11. De rechtbank stelt voorop dat in het navolgende er veronderstellenderwijs van uit zal worden gegaan dat het Senseo-systeem onder de bescherming van het octrooi valt.
12. De Hoge Raad heeft in het hiervoor onder r.o. 1.h geciteerde arrest geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geoctrooieerde inrichting niet zonder meer meebrengt dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Voorts heeft de Hoge Raad in stand gelaten 's Hofs impliciete oordeel dat de koffiepad niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek (zie r.o. 3.4.2 van dat arrest). Sara Lee heeft bepleit dat de uitvinding van het octrooi daarin is gelegen dat de koffiepad net iets groter is dan het bed van kanaaltjes dat daaronder ligt, zodat een deel van de pad rust op een deel zonder kanaaltjes, hetgeen voor afsluiting zorgt (een soort "seal") zodra de koffiepad vochtig is geworden. Op die manier zou de by-pass van heet water, derhalve zonder dat dit daadwerkelijk door de koffie in de pad is geleid, worden voorkomen. Met andere woorden, volgens Sara Lee wordt het voordelige effect van de uitvinding (volgens Sara Lee overigens niet alleen voorkoming van by-pass maar ook verbetering van het zetrendement en goede positionering van de pad) bereikt door "een samenwerking tussen de onderzijde van de koffiepad en de van specifieke groeven voorziene bodem van de padhouder" (pleitnota mr. Kuipers, nr. 31). Het Hof zou die samenwerking bij zijn beschouwingen uit het oog zijn verloren.
13. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het Hof echter wel degelijk die samenwerking tussen pad en padhouder in zijn oordeel betrokken. Met name uit r.o. 12 en 13 komt duidelijk naar voren dat het Hof in ogenschouw heeft genomen dat het gaat om het "samenstel van houder en bijpassende koffiebuil". Het Hof zag echter bij dat samenstel (of: "in die samenwerking") de uitvinding in de houder en niet in de koffiepad/buil. Dat het Hof zich uitsluitend zou hebben gericht op het aansluiten van de koffiepad op de zijwand van de houder (pleitnota mr. Kuipers, nr. 32) is zodoende onjuist.
14. De rechtbank ziet in het kader van de beoordeling van deze provisionele voorziening ook overigens geen aanleiding om van het oordeel van het Hof terzake af te wijken. Daarmee is naar voorlopig oordeel van indirecte inbreuk op conclusie 1 geen sprake, daargelaten de overige door Drie Mollen opgeworpen verweren. Dit oordeel is niet anders voor de van conclusie 1 afhankelijke conclusies die nog door Sara Lee zijn ingeroepen.
De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer
2. Sara Lee vordert (samengevat) dat Drie Mollen zal worden verboden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij indirecte inbreuk op het octrooi, in het bijzonder door haar te verbieden in het Senseo-apparaat passende koffiepads te leveren of aan te bieden.
3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Sara Lee aan die vordering ten grondslag dat zich sedert het door de rechtbank wijzen van voormeld vonnis van 10 maart 2004 nieuwe feiten hebben voorgedaan die, als zij de rechtbank toen bekend waren geweest, er toe zouden hebben gevoerd dat de rechtbank Drie Mollen in elk geval bij wege van provisionele voorziening had verboden indirecte inbreuk als voormeld op het octrooi te maken.
4. Drie Mollen heeft tegen de vordering van Sara Lee gemotiveerd verweer gevoerd.
Beoordeling van het geschil
5. De eerste nieuwe omstandigheid waarop Sara Lee zich ter onderbouwing van haar vordering beroept is hierin gelegen dat, anders dan waar de rechtbank in haar vonnis van 10 maart 2004 van uitging, de mondelinge behandeling in het kader van de oppositieprocedure niet heeft plaats gevonden op 20 april 2004, aangezien zich kort voordien een (nieuwe) interveniërende partij had gemeld hetgeen heeft geleid tot uitstel van de mondelinge behandeling.
6. Die, op zichzelf vaststaande, nieuwe ontwikkeling wettigt evenwel niet de veronderstelling dat de rechtbank anders had beslist dan zij heeft gedaan als zij daarvan ten tijde van het wijzen van het vonnis op de hoogte was geweest. Het is van algemene bekendheid dat een bij het EOB aanhangige oppositieprocedure om tal van redenen, waaronder die van interventie, lang tot zeer lang kan duren. Die omstandigheid heeft de rechtbank dan ook bij haar beslissing tot schorsing onder ogen gezien. Nu gesteld noch gebleken is dat de als gevolg van het interveniëren optredende vertraging niet valt binnen de gebruikelijk procedureregels van het EOB, gaat het beroep van Sara Lee op deze en mogelijk verdere interventies als grond voor het buiten effect stellen van het vonnis van de rechtbank niet op.
7. De tweede volgens Sara Lee nieuwe omstandigheid waarmee de rechtbank geen rekening heeft gehouden bestaat in de uitspraak van het Landgericht te Düsseldorf van 26 februari 2004.
8. In het vonnis van de rechtbank staat onder vaststaand feit nr. 1 i. het volgende:
"op 26 februari 2004 heeft de (sic) Landesgericht Düsseldorf (bij mondeling vonnis) geoordeeld dat naar Duits recht wel sprake is van indirecte inbreuk"
Hieruit volgt dat de rechtbank ten tijde van het wijzen van haar vonnis niet alleen op de hoogte was van het feit dat de Duitse rechter zich reeds had uitgesproken over de vraag of het verhandelen van koffiepads als waar het thans om gaat indirect inbreuk maakt op het (Duitse gedeelte van) het octrooi van Sara Lee maar ook wist dat de Duitse rechter die vraag bevestigend had beantwoord.
9. De motivering van de uitspraak van de Duitse rechter was aan de rechtbank evenwel niet bekend. Het gaat er nu dan ook om of moet worden aangenomen dat de rechtbank, indien zij kennis had gedragen van die motivering, tot een ander oordeel omtrent de vraag naar indirecte inbreuk was gekomen. Dat is niet het geval. Die motivering is weliswaar gedegen, doch bepaald niet verrassend ter onderbouwing van een standpunt dat nu eenmaal afwijkt van het duidelijke en gemotiveerde standpunt dat het gerechtshof, en, in het voetspoor daarvan, de rechtbank als provisioneel rechter omtrent de indirecte inbreuk in haar vonnis van 10 maart 2004 heeft gehuldigd.
10. Een en ander voert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Sara Lee als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten.
BESLISSING:
De voorzieningenrechter:
WIJST de vordering AF;
VEROORDEELT eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 241,-- aan verschotten en € 703,-- aan procureurssalaris;
VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Aldus gewezen door mr. J.W. du Pon en uitgesproken ter openbare terechtzitting van
6 juli 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.