Uitspraak
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
sector civiel recht - voorzieningenrechter
Vonnis in kort geding van 26 mei 2004,
gewezen in de zaak met rolnummer KG 04/387 van[eiser]ser],
wonende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika,
eiser,
procureur mr. W.J.M. Diekman,
tegen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rams Horn B.V.,
gevestigd te Heemstede,
gedaagde,
in persoon verschenen bij haar statutair directeur [directeur],
bijgestaan door mr. P.F. Holtrop, advocaat te Amsterdam.
Partijen worden hierna ook aangeduid als "[eiser]" en "Rams Horn".
Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:
[eiser] heeft Rams Horn doen dagvaarden om te verschijnen ter zitting van de voorzieningenrechter in kort geding van 28 april 2004.
De advocaat van [eiser] heeft de vorderingen toegelicht aan de hand van een pleitnota en producties. Rams Horn heeft verweer gevoerd bij monde van haar advocaat, die daarbij eveneens een pleitnota en producties heeft gehanteerd. Partijen hebben vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op heden.
Overwegingen ten aanzien van het recht:
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 april 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.
1.1. [eiser] is muzikant en is bekend onder de artiestennaam Eminem (met een gespiegelde laatste E). Het leven van [eiser] vormt de basis voor de film "8 Mile" (ook op DVD) en [eiser] bracht onder meer de volgende CD-albums uit:
The Slim Shady LP,
Eminem The Marshall [eiser] LP en
Eminem The Eminem Show.
1.2. [eiser] is rechthebbende op het gemeenschapsmerk "EMINEM". Registratie heeft plaatsgevonden onder nummer 001875111 op 10 december 2002 voor o.a. klasse 41 (entertainmens services) en klasse 9 (beeld- en/of geluidsdragers).
1.3. Rams Horn brengt geluidsdragers en audiovisuele dragers op de markt aan. Via haar website www.ramshorn.nl biedt zij onder andere het volgende materiaal (hierna ook: de Reproducties) te koop aan:
Eminem Is Back (CD)
The all stars; Eminem Greatest Hits Medley (CD)
The all stars: Eminem Greatest Hits (CD)
Eminem X-posed: the interview (CD)
Eminem The Show Must Go On (CD)
Live and die in L.A. (CD)
Live and die in L.A. 2 (CD)
Eminem The man behind slim shady (DVD)
1.4. Aan de sommatie namens [eiser] om de productie en verkoop van de Reproducties te staken, met nevenvorderingen, heeft Rams Horn niet voldaan.
De vorderingen, de grondslag daarvoor en het verweer
2. [eiser] vordert na vermeerdering van eis -zakelijk weergegeven- Rams Horn:
a. te verbieden om inbreuk te maken op de naburige rechten die aan [eiser] toekomen terzake van zijn uitvoeringen, zonder enige territoriale beperking, en in het bijzonder maar niet uitsluitend te verbieden om de Reproducties te (doen) reproduceren, in het verkeer te (doen) brengen, te (doen) in- of uitvoeren, te (doen) aanbieden en in voorraad te (doen) hebben;
b. te verbieden om het portret van [eiser] openbaar te (doen) maken;
c. te verbieden om inbreuk te maken op de merkrechten die aan [eiser] toekomen ingevolge het gemeenschapsmerk EMINEM, met dien verstande dat dit verbod gelding heeft voor alle landen waarin de Verordening (EG) nummer 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: Verordening 40/94) van toepassing is;
d. te verbieden om geluidsdragers op de markt te brengen met opnamen van werken die niet door [eiser] zijn uitgevoerd en die zijn voorzien van een hoes die het publiek misleidt, doordat de indruk wordt gewekt dat [eiser] de op de geluidsdragers voorkomende werken zelf uitvoert;
e. te gebieden om aan alle afnemers van meer dan drie stuks van de Reproductions een brief te sturen met de inhoud, zoals vermeld in de dagvaarding onder d, en afschrift van die brieven aan de procureur van [eiser] te sturen;
f. te gebieden om bovenaan op de homepage van de website van Rams Horn de in de dagvaarding onder e. vermelde tekst, vet gedrukt en duidelijk leesbaar en in een 5 mm breed rood kader te plaatsen en die tekst gedurende twee maanden daar geplaatst te houden;
g. te gebieden om alle exemplaren van de Reproductions die zij in voorraad heeft en/of aan haar worden geretourneerd
primair: op haar kosten te doen vernietigen onder deurwaarderstoezicht en een origineel van het (telkens) op te maken proces-verbaal van constatering aan [eiser] (p/a zijn procureur) te verschaffen,
subsidiair: aan [eiser] (p/a zijn procureur) af te geven;
h. te gebieden volledige en door een registeraccountant geaccordeerde schriftelijke opgave te doen van de in de dagvaarding onder g. bedoelde gegevens;
i. te gebieden bij wijze van voorschot op schadevergoeding en/of winstafdracht de met de verkoop van de Reproductions behaalde winst af te dragen aan [eiser];
j. een en ander op verbeurte van een dwangsom van € 25.000,-- voor elke dag of € 7.500,-- voor ieder exemplaar (naar keuze van [eiser]).
3. Daartoe voert [eiser] met name het volgende aan.
Rams Horn gebruikt beschermde materialen (opnamen, het merk Eminem en het portret van [eiser]) van [eiser] zonder zijn toestemming. Het gaat om inbreuk op naburige-, portret- en merkrechten van [eiser] en om ongeoorloofde mededinging.
Met "Eminem is back" en "Live and die in L.A." maakt Rams Horn inbreuk op de vermogensrechten en morele rechten van [eiser]. Bovendien misleidt Rams Horn het publiek, bijvoorbeeld met "All Stars Eminem The Greatest Hits" waarop slechts covers staan, terwijl door de hele presentatie van deze CD de indruk wordt gewekt dat op die CD uitvoeringen van [eiser] zelf staan. Rams Horn handelt daardoor onrechtmatig jegens [eiser]. Bovendien pleegt zij met alle Eminem-producten inbreuk op het gemeenschapsmerk op grond van artikel 9 lid 1 sub b en Pro sub c van Verordening 40/94. [eiser] verzet zich voorts tegen openbaarmaking van zijn portret nu Rams Horn voor dat gebruik geen toestemming van hem heeft gekregen. Deze inbreuk op zijn portretrecht betreft alle Eminem-producten van Rams Horn.
De gevraagde verboden/geboden behelzen ook het inbreuk doen maken nu Rams Horn andere met haar gelieerde ondernemingen bij haar handelingen betrekt.
4. Rams Horn voert gemotiveerd verweer dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.
Beoordeling van het geschil
Bevoegdheid
5. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter berust ten dele op artikel 92 Gemeenschapsmerkverordening juncto artikel 3 van Pro de uitvoeringswet E.G. verordening inzake het gemeenschapsmerk en is overigens niet betwist.
Inbreuk op naburige rechten?
6. Het gaat om CD's met de titels: Eminem Is Back, Live and die in L.A en Live and die in L.A. 2. Deze CD's worden door Rams Horn verkocht. Op deze CD's zijn opnamen gereproduceerd van gezamenlijke uitvoeringen van [eiser] en andere rappers. Niet aannemelijk is geworden dat [eiser] de in artikel 2 WNR Pro bedoelde toestemming heeft gegeven om deze CD op de markt te brengen.
Verder komt de door [eiser] afgekeurde opname "Hellbound" op deze CD's voor. Deze is samengevoegd met een opname van een andere artiest.
De CD "Eminem is back" van Rams Horn is niet opgebouwd op de wijze, zoals [eiser] dat pleegt te doen, bevat afgekeurde opnamen en wordt ten onrechte als solo album gepresenteerd. [eiser] kan zich hiertegen verzetten met een beroep op artikel 5 lid 1 onder Pro d. WNR.
Misleidende reclame?
7. The all stars: Eminem Greatest Hits (CD). Het betreft hier slechts uitvoeringen door anderen, zogenaamde "covers". Op de hoes staat de naam Eminem echter groot voorop. Nergens wordt vermeld dat het om covers gaat. De uitvoerders worden niet vermeld. Dit is misleidend, omdat de CD's door anderen dan Eminem zijn uitgevoerd, terwijl de indruk wordt gewekt dat de CD's werken bevatten die door Eminem zijn uitgevoerd. Dit is een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 BW Pro.
Inbreuk op het portretrecht?
8. Rams Horn verkoopt CD's en DVD's met op de hoes het portret van [eiser]. Daarnaast verkoopt zij DVD's, waarin afbeeldingen van [eiser] zijn opgenomen.
9. Voor zover Rams Horn een portret van Maters heeft opgemaakt dat in opdracht van [eiser] is gemaakt, kan [eiser] er zich op beroepen dat Rams Horn geen toestemming heeft gekregen deze portretten te gebruiken (artikel 20 lid 1 AW Pro).
10. Voor zover Rams Horn portretten van [eiser] gebruikt die niet in opdracht van [eiser] zijn gebruikt, kan [eiser] zich daartegen verzetten, aangezien hij daarbij een redelijk belang heeft. Rams Horn beroept zich weliswaar op het beginsel van de vrijheid van meningsuiting, maar zij heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij de CD's en DVD's met portretten van [eiser] met dat doel op de markt brengt. Zij is een zuiver commerciële onderneming en de betreffende CD-hoezen en DVD's vormen een gewoon onderdeel van haar assortiment. [eiser] behoeft dergelijke commerciële openbaarmakingen/ verveelvoudigingen zonder vergoeding niet toe te staan.
Inbreuk op gemeenschapsmerk?
11. Rams Horn gebruikt het teken Eminem op hoezen van CD's en DVD's met de tweede letter E gespiegeld. Dit teken is prominent aangebracht op haar hoezen en wordt gebruikt voor waren van dezelfde categorie waarvoor het merk Eminem is ingeschreven. Fonetisch is geen verschil tussen merk en teken. Visueel is het verschil in schrijfwijze, een gespiegelde E, van ondergeschikte betekenis. Nu het om dezelfde waren gaat en merk en teken overeenstemmen bestaat er zonder meer gevaar voor verwarring bij het relevante koperspubliek omtrent de herkomst van de waren. Rams Horn heeft aangevoerd dat zij het teken slechts als aanduiding van de uitvoerende kunstenaar gebruikt. Voor zover Rams Horn hier een beroep op doet op artikel 12 onder Pro c. van de Gemeenschapsmerkverordening faalt dit, daar er in elk geval geen sprake is van gebruik volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. In dit geding moet immers worden aangenomen dat Rams Horn niet gerechtigd is CD's en DVD's met het portret en de werken van [eiser] in het verkeer te brengen.
Petitum
12. [eiser] heeft gevraagd de toe te wijzen voorzieningen niet territoriaal te begrenzen. Ten aanzien van de naburige rechten wordt er in dit geding van uitgegaan dat volgens Belgisch en Luxemburgs recht en het recht van het Verenigd Koninkrijk de uitvoerende kunstenaar het uitsluitende recht tot reproductie van zijn opnamen heeft. De voorzieningen die betrekking hebben op naburige rechten zullen daarom worden gegeven voor het gebied van de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. De voorzieningen die betrekking hebben op het portretrecht en misleidende reclame zullen beperkt blijven tot Nederland, terwijl de voorzieningen betreffende het gemeenschapsmerk zich zullen uitstrekken tot het gebied van alle lidstaten.
Trips
13. De termijn, waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal de rechtbank bepalen op zes maanden na de uitspraak.
Kosten
14. Rams Horn zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.
BESLISSING:
De voorzieningenrechter:
VERBIEDT Rams Horn om in de Benelux en in het Verenigd Koninkrijk inbreuk te maken op de naburige rechten die aan [eiser] toekomen terzake van zijn uitvoeringen, in het bijzonder maar niet uitsluitend, om de Reproducties waarop uitvoeringen van [eiser] voorkomen te (doen) reproduceren, in het verkeer te (doen) brengen, (doen) in- of uitvoeren, te (doen) aanbieden en in voorraad te (doen) hebben;
VERBIEDT Rams Horn om in Nederland het portret van [eiser] openbaar te (doen) maken in welke vorm dan ook en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op de wijze als in de dagvaarding omschreven;
VERBIEDT Rams Horn om inbreuk te maken op de merkrechten die aan [eiser] toekomen ingevolge het gemeenschapsmerk EMINEM (registratienummer 001875111 van 10 december 2002) en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verbiedt Rams Horn om het teken EMINEM aan te (doen) brengen op beeld- en/of geluidsdragers, beeld- en/of geluidsdragers onder dat teken in het verkeer te (doen) brengen, in voorraad te (doen) hebben, in- of uit te (doen) voeren en te gebruiken in zakelijke stukken en advertenties met dien verstande dat dit verbod gelding heeft voor alle landen waarin Verordening 40/94 van toepassing is;
VERBIEDT Rams Horn om in Nederland geluidsdragers op de markt te brengen met opnamen van werken die niet door [eiser] zijn uitgevoerd en die zijn voorzien van een hoes die het publiek misleidt, doordat de indruk wordt gewekt dat [eiser] de op die geluidsdragers voorkomende werken zelf uitvoert;
GEBIEDT Rams Horn om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers van meer dan drie stuks van de Reproducties een brief op haar eigen briefpapier te sturen met uitsluitend de volgende inhoud (in voorkomend geval in vertaling), met afschrift van deze brieven aan de procureur van [eiser]:
"Mijn dames, heren,
Wij hebben aan u geluids- en/of beelddragers geleverd met opnamen van EMINEM.
De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft ons bij vonnis van 26 mei 2004 verboden om de distributie van deze producten voort te zetten, omdat daardoor inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de artiest EMINEM.
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om deze producten onmiddellijk uit de verkoop te nemen en alle bij u aanwezige door ons geleverde exemplaren van deze producten per omgaande aan ons te retourneren. Wij zullen u dan onmiddellijk de volledige aankooprijs en de verzendkosten vergoeden.
Rams Horn B.V."
GEBIEDT Rams Horn om binnen 6 dagen na betekening van dit vonnis, bovenaan op de homepage van de website van Rams Horn de volgende vet gedrukte en duidelijk leesbare tekst te plaatsen, in een 5 mm breed rood kader, en deze tekst gedurende twee maanden daar geplaatst te houden:
"L.S.
Op deze website heeft Rams Horn B.V. geluids- en beelddragers van EMINEM.
De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft ons bij vonnis van 26 mei 2004 verboden om de distributie van deze producten voort te zetten, omdat daardoor inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van de artiest Marshall B. [eiser] III, bekend als EMINEM.
Wij hebben deze producten onmiddellijk uit de handel genomen. Echter ook de verkoop van deze producten door de afnemers van Rams Horn B.V. vormt een inbreuk op de genoemde intellectuele eigendomsrechten. Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch zeer dringend om alle door Rams Horn geleverde exemplaren van deze producten die u voor handelsdoeleinden onder u heeft, onmiddellijk aan ons te retourneren. Wij zullen u dan onmiddellijk de volledige aankoopprijs en de volledige verzendkosten vergoeden.
Rams Horn B.V."
BEPAALT dat Rams Horn een dwangsom verbeurt van ? 25.000,-- voor elke dag dat of ? 7.500,-- voor ieder exemplaar waarmee (zulks ter keuze van [eiser]) Rams Horn in strijd zal handelen met voornoemde verboden of geboden, of enig gedeelte daarvan;
BEPAALT dat [eiser] de eis in de hoofdzaak instelt binnen zes maanden, te rekenen van de datum van dit vonnis;
VEROORDEELT Rams Horn in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van [eiser] begroot op € 1.027,78, waarvan € 703,-- aan salaris procureur, € 241,-- aan griffierecht en € 83,78 aan dagvaardingskosten;
VERKLAART dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
WIJST af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare zitting van 26 mei 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.
Jvdl/esk