ECLI:NL:RBROT:2023:95

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/649139 / KG ZA 22-1031

Vonnis in kort geding van 6 januari 2023

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiser01],

gevestigd te Rotterdam,

2.
[eiser02],

wonende te [woonplaats01] ,

eisers,

advocaat: mr. A. Taheri-Bhajan te Rotterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG,

gevestigd te Metzingen, Duitsland,

gedaagde,

advocaten: mrs. R. van der Zaal en N.M. de Visser te Amsterdam.

Partijen worden hierna [eiser01] , [eiser02] en Hugo Boss genoemd.

1..De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 13 december 2022, met producties 1 tot en met 22,
de aanvullende producties 10b, 15b, en 23 tot en met 37 van [eiser01] en [eiser02] ,
de conclusie van antwoord van Hugo Boss, met producties 1 tot en met 32,
de mondelinge behandeling, gehouden op 21 december 2022,
de spreekaantekeningen van mr. Taheri-Bhajan,
de pleitnota van mrs. Van der Zaal en De Visser.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2..De feiten

2.1.

[eiser01] houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van 25 oktober 2022 bezig met het verlenen van brede administratieve diensten.

2.2.

[eiser02] is enig aandeelhouder en bestuurder van [eiser01] .

2.3.

Hugo Boss maakt onderdeel uit van het HUGO BOSS-concern, dat onder meer horloges produceert. Hugo Boss is houdster van verschillende (beeld)merken.

2.4.

Bij verzoekschrift van 7 november 2022 heeft Hugo Boss de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht om verlof te verlenen om ten laste van [eiser01] en [eiser02] repeterend beslag te leggen op roerende en onroerende zaken en onder derden. Volgens Hugo Boss heeft zij een vordering op [eiser01] en [eiser02] tot schadevergoeding dan wel winstafdracht van € 239.557,50 (inclusief 30% aan rente en kosten) en een vordering op [eiser01] tot vernietiging van goederen. Hugo Boss stelt dat [eiser01] zonder toestemming via de webshop www.outletuur.nl handelt in namaakhorloges met daarop de merken van Hugo Boss en daarmee inbreuk maakt op de merkrechten van Hugo Boss. Ook stelt zij dat [eiser02] persoonlijk aansprakelijk is voor de merkinbreuk, omdat hij als bestuurder van [eiser01] wist of behoorde te weten van de inbreukmakende producten.

2.5.

Op 7 november 2022 heeft de voorzieningenrechter het gevraagde verlof verleend. Daarbij is, overwegende dat de berekening van Hugo Boss van de gemiste winstmarge, gezien het prijsverschil tussen de horloges, erg ruim voorkomt, de vordering begroot op
€ 160.000,00 met inbegrip van rente en kosten. Ook is bepaald dat het leggen van derdenbeslag maximaal drie keer mag worden herhaald tot binnen dertig dagen na het eerstgelegde beslag.

2.6.

Bij aanvullend verzoekschrift van 11 november 2022 heeft Hugo Boss de voorzieningenrechter verzocht om verlof te verlenen om ten laste van [eiser01] en [eiser02] repeterend beslag te leggen onder een – niet in het verzoekschrift van 7 november 2022 genoemde – derde. Dat verlof is op dezelfde dag verleend.

2.7.

Op 14 november 2022 heeft de deurwaarder op verzoek van Hugo Boss ten laste van [eiser01] en [eiser02] beslag gelegd onder een zevental derden. Verder is ten laste van [eiser02] beslag gelegd op onroerende zaken en een auto (een Jaguar met kenteken [kenteken01] ). Ook heeft de deurwaarder op het zaakadres van [eiser01] negen horloges met bijbehorende verpakkingen aangetroffen, deze in beslag genomen en in bewaring gegeven.

2.8.

Bij e-mail van 16 november 2022 heeft de advocaat van Hugo Boss aan de juridisch adviseur van [eiser01] en [eiser02] , mr. M. Taheri, laten weten dat Hugo Boss bereid is om een minnelijke regeling te treffen. Volgens Hugo Boss is daarvoor nodig dat [eiser01] en [eiser02] 1) schriftelijk toezeggen de merkinbreuk te staken en gestaakt te houden, 2) alle inbreukmakende voorraden ter vernietiging overdragen, en 3) volledige informatie verstrekken over de inbreukmakende goederen, waaronder informatie over de locatie en omvang van de voorraad en leverancier(s), overzichten van verkopen en winstmarges.

2.9.

Bij e-mail van 18 november 2022 heeft mr. M. Taheri aan de advocaat van Hugo Boss bericht dat [eiser01] en [eiser02] geen zeggenschap hebben over de website www.outletuur.nl. Wel zouden [eiser01] en [eiser02] de eigenaar van de website hebben gemaand om de Hugo Boss-producten van de website te halen en de verkoop van de horloges te staken en gestaakt te houden, bij gebreke waarvan zij de dienstverlening aan dat bedrijf beëindigen. Mr. M. Taheri schrijft dat dit nog niet veel heeft opgeleverd, maar dat de eigenaar wel te kennen heeft gegeven geen namaakproducten te verkopen.

2.10.

Bij dagvaarding van 12 december 2022 heeft Hugo Boss een procedure tegen [eiser01] en [eiser02] aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag. Hugo Boss heeft onder meer gevorderd dat [eiser01] en [eiser02] de merkinbreuk staken, informatie over de inbreukmakende goederen verstrekken, de voorraad inbreukmakende producten afgegeven en de schade van Hugo Boss vergoeden dan wel de gemaakte winst afdragen.

3..Het geschil

3.1.

[eiser01] en [eiser02] vorderen dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

primair:

de door Hugo Boss ten laste van eiser(s) gelegde beslagen opheft,

Hugo Boss verplicht om binnen 12 uur na betekening van het vonnis alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de beslagen op te heffen alsmede aan (de advocaat van) eiser(s) afschrift van het bewijs van deze maatregelen te verstrekken, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 7.500,00 voor ieder(e) dag(deel) dat Hugo Boss deze verplichtingen niet nakomt, althans in goede justitie een beslissing neemt,

Hugo Boss gebiedt om niet uit hoofde van hetzelfde feitencomplex nieuwe (conservatoire) beslagen te leggen,

Hugo Boss gebiedt om niet meer op basis van het verlof van 7 november 2022 nog twee keer beslagen te leggen,

primair-subsidiair ten aanzien van vordering 1 [de vzr leest: subsidiair]:

5. de door Hugo Boss ten laste van eiser ( [eiser02] ) gelegde beslagen volledig dan wel gedeeltelijk opheft,

6. Hugo Boss verplicht om binnen 12 uur na betekening van het vonnis alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de beslagen op te heffen alsmede aan (de advocaat van) eiser(s) afschrift van het bewijs van deze maatregelen te verstrekken, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 7.500,00 voor ieder(e) dag(deel) dat Hugo Boss deze verplichtingen niet nakomt, althans in goede justitie een beslissing neemt,

7. Hugo Boss gebiedt om niet uit hoofde van hetzelfde feitencomplex nieuwe (conservatoire) beslagen te leggen,

8. Hugo Boss gebiedt om niet meer op basis van het verlof van 7 november 2022 nog twee keer beslagen te leggen,

meer subsidiair:

9. bepaalt dat de vordering van Hugo Boss op eiser(s) wordt begroot, althans wordt beperkt tot € 120.884,40 dan wel € 131.402,25,

10. Hugo Boss verplicht om binnen 12 uur na betekening van het vonnis alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de beslagen op te heffen alsmede aan (de advocaat van) eiser(s) afschrift van het bewijs van deze maatregelen te verstrekken, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 7.500,00 voor ieder(e) dag(deel), dat Hugo Boss deze verplichtingen niet nakomt, althans in goede justitie een beslissing neemt,

in alle gevallen:

11. Hugo Boss ex artikel 1019h Rv veroordeelt in de kosten van de procedure, vermeerderd met de wettelijke rente en nakosten.

3.2.

Hugo Boss voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, met hoofdelijke veroordeling van eisers in de volledige proceskosten van Hugo Boss ex artikel 1019h Rv.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

4..De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter die verlof tot het leggen van beslag heeft gegeven, kan, rechtdoende in kort geding, het beslag op vordering van elke belanghebbende opheffen (artikel 705 lid 1 Rv). Opheffing van een beslag kan onder meer, maar niet uitsluitend, plaatsvinden als een van de in artikel 705 lid 2 Rv genoemde gronden aanwezig is en een belangenafweging niet tot een ander oordeel leidt, en op grond van een, zelfstandige, belangenafweging.

4.2.

[eiser01] en [eiser02] gronden hun vorderingen onder meer op artikel 705 lid 2 Rv. Daartoe stellen zij dat de vorderingen van Hugo Boss summierlijk ondeugdelijk zijn.

4.3.

Ten aanzien van de vordering van Hugo Boss op [eiser01] betogen eisers dat www.outletuur.nl. niet door [eiser01] wordt geëxploiteerd maar door de in Iran gevestigde entiteit [bedrijf01] (hierna: [bedrijf01] ). [bedrijf01] staat bij de Stichting Internet Domeinregistratie als eigenaar van de website geregistreerd. [eiser01] betreft een full service agency en verleent uitsluitend (administratieve) diensten aan [bedrijf01] . Volgens eisers kan een full service agency niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele merkinbreuk door een van haar klanten. Overigens heeft [eiser01] inmiddels van [bedrijf01] begrepen dat zij originele horloges verkoopt en deze in Europa inkoopt, zodat de horloges ‘uitgeput’ zijn en in beginsel vrijelijk in Europa kunnen worden verkocht.

4.4.

Het betoog van eisers slaagt niet. Hugo Boss heeft stukken uit het Iraanse handelsregister overgelegd waarin staat dat [eiser02] [bedrijf01] in december 2018 heeft opgericht en nadien aandelen in [bedrijf01] heeft gehouden. Ook blijkt daaruit dat [eiser01] thans (voor 70%) aandeelhouder van [bedrijf01] is. Dit betekent dat [eiser01] , [eiser02] en [bedrijf01] nauw met elkaar verweven zijn en dat [eiser01] dus geen onafhankelijk dienstverlener is. Overigens hebben [eiser01] en [eiser02] zelf ook stukken in het geding gebracht waaruit deze verwevenheid blijkt. Zo blijkt uit een co-operative promotional agreement van 12 oktober 2018 en een aanvraag voor een verblijfsvergunning intra-corporate transferee dat [bedrijf01] een samenwerkingsverband betreft tussen (aanvankelijk) [eiser02] en [naam01] en dat [eiser01] thans de moederonderneming van [bedrijf01] is. Hugo Boss heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat [eiser01] www.outletuur.nl feitelijk exploiteert. Zo heeft Hugo Boss de algemene voorwaarden van www.outletuur.nl in het geding gebracht waaruit blijkt dat bij de aankoop van een horloge via www.outletuur.nl een overeenkomst met [eiser01] wordt aangegaan. Ook is gebleken dat [eiser01] als afzender op de aankopen staat, op www.outletuur.nl wordt aangegeven dat aankopen aan [eiser01] retour kunnen worden gezonden en op de verkoopfacturen wordt vermeld dat de webshop door [eiser01] wordt beheerd. Bovendien hebben [eiser01] en [eiser02] zelf aangegeven dat [eiser01] de betalingen ontvangt en de klantenservice en online marketing van www.outletuur.nl verzorgt. Ten slotte is van belang dat van 2018 tot en met 2020 in het handelsregister werd vermeld dat [eiser01] zich bezighoudt met de handel in uurwerken.

4.5.

[eiser01] en [eiser02] betogen voorts dat de via www.outletuur.nl verhandelde Hugo Boss-horloges origineel zijn. Hoewel Hugo Boss aan de hand van stukken voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de twee door haar gekochte (test)horloges zijn nagemaakt, is dit betoog voor de beoordeling in dit kort geding niet van belang. Niet gebleken is immers dat Hugo Boss toestemming aan [eiser01] heeft gegeven voor het gebruik van de merken van Hugo Boss, zodat voldoende grond bestaat voor het instellen van een vordering jegens [eiser01] op grond van merkinbreuk en het leggen van conservatoir beslag. Voor zover [eiser01] en [eiser02] zich beroepen op uitputting, overweegt de voorzieningenrechter dat zij op geen enkele wijze hebben aangetoond dat Hugo Boss de horloges van www.outletuur.nl zelf op de markt heeft gebracht of daarvoor toestemming aan een ander heeft gegeven.

4.6.

Ten aanzien van de vordering van Hugo Boss op [eiser02] stellen eisers dat [eiser02] niet wist of behoorde te weten dat de horloges zijn nagemaakt en zonder toestemming van Hugo Boss op de markt zijn gebracht. Volgens eisers kan [eiser02] niet zien of een horloge echt is en had hij geen reden om aan de authenticiteit van de horloges te twijfelen. De horloges zijn door de douane toegelaten en de prijzen zijn realistisch en marktconform, aldus eisers. Verder werken er vijf personen bij [eiser01] en is [eiser02] niet van alles binnen [eiser01] op de hoogte.

4.7.

De voorzieningenrechter overweegt dat [eiser02] oprichter, enig aandeelhouder en bestuurder van [eiser01] is en dat [eiser01] een relatief kleine onderneming betreft. Daarnaast blijkt uit de stukken van eisers dat [eiser02] al in 2018 bezig was met het opzetten van een eigen horlogemerk. Ook volgt uit door Hugo Boss overgelegde uittreksels uit het handelsregister dat [eiser02] zich via [eiser01] reeds in 2018, 2019 en 2020 bezighield met de handel in horloges. Dat impliceert dat [eiser02] meer afweet van de horlogehandel dan hij in dit kort geding doet voorkomen. Voorstelbaar is dan ook dat Hugo Boss vraagtekens plaatst bij de rol van [eiser02] als bestuurder van [eiser01] en een vordering op [eiser02] meent te hebben. Niet ondenkbaar is immers dat [eiser02] volledig op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen [eiser01] en het beleid binnen de vennootschap bepaalt. De vordering van Hugo Boss dient derhalve als deugdelijk te worden bestempeld. Los van het feit dat van een handelaar in horloges mag worden verwacht dat hij de gehele keten van leverancier tot aan merkhouder ten tijde van de inkoop heeft gecontroleerd, zijn er ook aanwijzingen dat [eiser02] wist dat de via www.outletuur.nl verhandelde horloges vermoedelijk zijn nagemaakt. Zo ligt de prijs van de betreffende horloges ver beneden de prijs van de Hugo Boss-horloges die door bekende aanbieders zoals Bijenkorf, Siebel Juweliers of Brandfield worden verkocht en zijn op internet diverse reviews te vinden waarin wordt geklaagd over namaakhandel door www.outletuur.nl.

4.8.

[eiser01] en [eiser02] stellen voorts dat Hugo Boss in strijd met artikel 21 Rv in haar verzoekschrift van 7 november 2022 de voorzieningenrechter onjuist heeft geïnformeerd. [eiser01] en [eiser02] verwijten Hugo Boss kort gezegd dat zij te stellig is geweest in haar beweringen. De voorzieningenrechter volgt eisers niet in hun standpunt. Niet gebleken is dat Hugo Boss met haar beweringen de voor de beslissing van belang zijnde feiten niet volledig en naar waarheid heeft aangevoerd. Voor zover het verzoekschrift feitelijke onjuistheden bevat, is evident dat deze berusten op een verschrijving of vergissing van Hugo Boss.

4.9.

[eiser01] en [eiser02] leggen aan hun meer subsidiaire vordering de stelling ten grondslag dat de begroting door Hugo Boss van haar vorderingen ondeugdelijk is. Volgens [eiser01] en [eiser02] bedraagt de schade van Hugo Boss niet meer dan € 120.884,40 dan wel € 131.402,25. In het verzoekschrift van 7 november 2022 heeft Hugo Boss haar vordering op [eiser01] en [eiser02] inclusief 30% aan rente en kosten berekend op € 239.557,50, uitgaande van een gemiddelde winstmarge van € 130,00 per horloge. De voorzieningenrechter heeft Hugo Boss in deze berekening niet gevolgd. Bij het verlenen van het verlof is immers overwogen dat de berekening van de gemiste winstmarge gezien het prijsverschil tussen de horloges (via www.outletuur.nl worden de horloges voor gemiddeld € 129,00 inclusief 21% btw verkocht) wel erg ruim voorkomt. De vordering van Hugo Boss op [eiser01] en [eiser02] is daarom begroot op € 160.000,00 met inbegrip van rente en kosten. Dit betekent dat de vordering exclusief 30% aan rente en kosten is berekend op circa
€ 123.000,00, welk bedrag aansluit bij de berekening van [eiser01] en [eiser02] .

4.10.

Het vorenstaande leidt ertoe dat de vorderingen van [eiser01] en [eiser02] worden afgewezen. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. De derdenbeslagen hebben ten laste van [eiser01] en [eiser02] voor een bedrag van € 33.358,83 respectievelijk
€ 111.751,67 doel getroffen. Daarnaast is ten laste van [eiser02] beslag gelegd op onroerende zaken en een auto. Hoewel eisers stellen dat de auto van [eiser02] een waarde heeft van
€ 50.000,00 en de gelegde beslagen de begrote vordering daarmee overtreffen, hebben zij deze stelling niet nader onderbouwd. Derhalve valt niet in te zien waarom het belang van eisers bij opheffing van de beslagen zwaarder weegt dan het belang van Hugo Boss bij handhaving daarvan. [eiser01] stelt verder dat zij door de beslagen niet meer in staat is om haar personeel te betalen en dat zij in ernstige financiële problemen komt te verkeren indien de beslagen worden gehandhaafd. Ook deze stelling heeft zij niet nader geconcretiseerd, hetgeen wel van haar mocht worden verwacht nu zij aangeeft dat zij als full service agency werkzaamheden in naam van verschillende opdrachtgevers uitvoert en dus inkomsten genereert. [eiser02] stelt ten slotte dat de beslagen op de onroerende zaken knellend werken en dat hij een project in Emmen heeft moeten staken. Ter onderbouwing van die stelling heeft hij e-mails van voor de beslaglegging in het geding gebracht, waarin wordt verwezen naar een nog te ontwerpen en uit te werken project. De voorzieningenrechter maakt daaruit op dat het betreffende project zich nog slechts in een voorbereidende fase bevindt en vooralsnog geen hinder zal ondervinden van de beslagen.

4.11.

[eiser01] en [eiser02] worden als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de proceskosten veroordeeld. Hugo Boss maakt op grond van artikel 1019h Rv aanspraak op een vergoeding van haar proceskosten en heeft haar kosten gespecificeerd tot € 18.847,00. De onderhavige zaak geldt als verweven met de handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv, zodat een vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv op zijn plaats is. De hoogte van de proceskosten wordt in beginsel gemaximeerd door de Indicatietarieven in IE-zaken. Deze zaak moet worden aangemerkt als een daarin bedoeld normaal kort geding, zodat in beginsel een bedrag van maximaal
€ 15.000,00 exclusief verschotten en griffierecht als redelijk en evenredig moet worden beschouwd. De kostenopgave van Hugo Boss stijgt daar bovenuit, maar nu zij niet heeft gemotiveerd waarom een hoger bedrag moet worden toegewezen, worden haar kosten begroot op voormeld bedrag, te vermeerderen met € 676,00 aan griffierecht.

5..De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eiser01] en [eiser02] hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Hugo Boss tot op heden begroot op € 15.676,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C.A.T. Frima en in het openbaar uitgesproken op 6 januari 2023.

[2971/1659]