ECLI:NL:RBROT:2023:9285

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/641116 / HA ZA 22-542

Vonnis van 4 oktober 2023

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

NVS MARITIME CONSULTANCY SDN BHD,

gevestigd te Kuala Lumpur, Maleisië,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. E.J. Heijnen te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IMC CORPORATE LICENSING B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. S. Velthuizen te Rotterdam.

Partijen zullen hierna NVS en IMC genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 23 juni 2022, met producties 1 tot en met 26;
de incidentele conclusie tot zekerheidstelling proceskosten ex artikel 224 Rv van IMC;
de conclusie van antwoord in het incident tot zekerheidstelling proceskosten ex artikel 224 Rv, met productie 27;
het vonnis in incident van 19 oktober 2022;
de akte overlegging producties tevens akte wijziging van eis van NVS, met productie 28;
de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties A tot en met C en 1 tot en met 53;
de brief van de rechtbank van 6 januari 2023, waarin een mondelinge behandeling is gelast;
de brief van de rechtbank van 12 april 2023 met een zittingsagenda;
de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte wijziging van eis in conventie, met producties 29 tot en met 65;
de akte overlegging producties van IMC, met producties C en 54 tot en met 67;
de door IMC overgelegde producties D en 67b tot en met 72;
de mondelinge behandeling van 9 mei 2023 en de door beide partijen overgelegde spreekaantekeningen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

Partijen

2.1.

NVS is een onderneming die zich bezighoudt met advisering en projectmanagement in het kader van het ontwerpen van schepen, detailengineering en scheepswerfselectie. Zij richt zich op het verkopen en laten realiseren van maritieme objecten, waarbij de daadwerkelijke realisatie door een derde partij wordt verzorgd.

2.2.

IMC is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen van maritieme technologie, software en andere systemen en het vervaardigen van conceptontwerpen voor de maritieme sector.

De IPS-overeenkomst

2.3.

Op 17 april 2018 hebben partijen een “
Intellectual Property Sales Agreement” (hierna: de IPS-overeenkomst) gesloten. IMC is daarbij vertegenwoordigd door haar bestuurder [naam01] en NVS door haar bestuurder [naam02] . In de IPS-overeenkomst, waarin IMC wordt aangeduid als “
Assignor” en NVS als “
Assignee”, is onder meer het volgende vermeld:

“(…) WHEREAS

1. The Assignor, the sole applicant for the Malaysian patent applications listed below is agreeable to sell 100% of his rights over the Malaysian patent applications to NVS Maritime Consultancy Sdn Bhd:

i. Malaysian Patent Application No. PI 2018700310 Entitled Tug with An All Around Towing Installation, priority date 24 January 2018

ii. Malaysian Patent Application No. PI 2018700682 Entitled Tug with An All Around Towing Installation, priority date 22 February 2018

iii. A new Malaysian Patent Application for a Quick Release (QR) System (yet to be filed, patent writing is in progress, tests are planned at [bedrijf01] BV to disclose mechanical details, which will be included in patent application). Once filed, a supplementary Deed will be executed.

2. The Assignee wishes to acquire the entire rights, title, and interest in the Intellectual Property and exploit such property.

(…)

The following is agreed by all parties:

1. The Assignor and its affiliated companies have developed the design of the 24M All-Rounder 360 Tug. This new design will be covered by three patents:

A. Patent describing a tug from stern to bow upward sloping deck and towing ring and internal support structure

B. Patent describing the rail-carriage system

C. Patent / IP on Quick Release system with multiple cable bindings between two lifting slings

2. Patent on the QR system: Parties agree that the IP rights are shared as follows (...):

i. The Assignee will own the IP rights for the QR when used in combination with the All-Rounder rail-carriage system only

ii. The Assignor owns the IP rights for the QR system when used with any other application

3. The Assignee will pay the Assignor a total sum of 220.000 EUR for the design work of the 24M All-Rounder 360 Tug and the transfer of IP/patent rights. This amount will be paid in 3 equal sums of 73.333,33 EUR, each payment corresponds to the signing of order contract for one 24M All-Rounder 360 Tug.

4. The Assignee will pay the Assignor a royalty fee of 25.000 EUR for the second and all subsequent 24M All-Rounder 360 Tugs.

5. [bedrijf01] BV in the Netherlands will be appointed to produce the rails, carriages and QR system for which the Assignee will have an exclusive purchase agreement (worldwide) for a period of 5-7 years, but with mutual consent can be extended thereafter.

6. The Assignor will transfer the drawings incl. 3D models and calculations and all other relevant details of the 24M All-Rounder 360 Tug to the Assignee including explanation and support after the first payment of 73.333,33 EUR is received.

7. The Assignor will transfer the IP/patent rights to the Assignee after the full amount of 220.000 EUR has been received. Until that date, the Assignee receives an exclusive right on the technology. In the event of patent infringement before the transfer of IP/patent rights to the Assignee, the responsibility to take action lies with the Assignor until the first payment of 73.333,33 EUR has been received, after which it will be the responsibility of the Assignee.

8. If the total sum of 220.000,00 EUR has not been paid by the Assignee within 30 months of the filing dates of the Malaysian applications, both parties will in mutual consent decide on the rights and responsibilities of both parties until the amount has been fully paid.

9. The Assignor has filed Malaysian patent applications for 2 patents and will file one more patent (QR System). Costs for application will be borne by the Assignor, as well as costs for examination after 18 months and grant process. Both parties expect that the first order will be placed within 12 months of the priority date of the first patent and that following this order the Assignor will file new (PCT) international applications based on the three (03) Malaysian patent applications. Cost for filing the PCT applications and examination process will be borne by the Assignor. Route for examination process shall be done in mutual consent between Assignor and Assignee. If no order has been placed within 12 months, both parties will in mutual consent decide how to proceed with the PCT applications.

(…)

11. Both parties agree on mutual interest to develop the All-Rounder technology further, first with the present 24M All-Rounder 360 Tug design, next with possible alterations to this design according to specific owner requests and after that in the development of a larger All-Rounder with a (significant) higher Bollard Pull and winch. The Assignee shall have the right of first offer to purchase the design work and IP/patent rights of this larger All-Rounder with higher Bollard Pull and winch designed by the Assignor and its affiliated companies.

(…)

13. The Assignee will be responsible for the sales & marketing and final pricing of the 24M All-Rounder 360 Tug and for appointing a marine design company and shipyard to build the All-Rounder Tugs.

14. Parties are aware of the present market interest and the positive impact of the Carrousel Rave Tug in Europe and intend to develop the 24M All-Rounder 360 Tug within short period of time.

15. Both parties will treat information provided by the other party as confidential, unless marked otherwise or open to public domain.

16. Applicable law

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute, controversy or question or interpretation arising under, out of, in connection with, or in relation to this Agreement or any amendments thereof, shall be submitted exclusively to the competent court in Rotterdam, the Netherlands. (…)”

Het 2409-model en het 2410-model

2.4.

IMC was ten tijde van het sluiten van de IPS-overeenkomst al vergevorderd met het conceptontwerp van een 24 meter lange sleepboot met QR-systeem, die wordt aangeduid als het 2409-model (hiermee wordt bedoeld het door IMC als 2409OV aangeduide model). NVS en IMC hadden daarover al vanaf 2015 contact met elkaar.

2.5.

In juni 2018 is IMC gestart met het conceptontwerp van een sleepboot die wordt aangeduid als het 2410-model (waarmee wordt bedoeld het door IMC als 2410ZH aangeduide model), naar aanleiding van belangstelling uit de markt voor een sleepboot met een grotere trekkracht. Het 2410-model is 10 meter breed en 5,8 meter diep, waar het 2409-model 9 meter breed is en 5,18 meter diep steekt. Het 2410-model heeft geen QR-systeem maar een lier. De
bollard pull(paaltrek) van het 2410-model is 50 tot 65 ton; de
bollard pullvan het 2409-model is 33 ton. Het 2410-model is bedoeld om zeeschepen in lokale havens te slepen over korte afstanden. Het 2409-model is bedoeld om ladingen op pontons heen en weer te slepen langs de kust en kleine schepen in kleine havens te begeleiden.

2.6.

Een afbeelding van tekeningen van het 2410-model (links afgebeeld) en het 2409-model (rechts afgebeeld) is hieronder ingevoegd.

Octrooien met betrekking tot het 2409-model

2.7.

In januari en februari 2018 zijn aanvragen ingediend in Maleisië voor de eerste twee van de drie in artikel 1 van de IPS-overeenkomst bedoelde octrooien. Deze Maleisische octrooien zijn inmiddels verleend. Onder het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien is bescherming van de twee octrooien aangevraagd in diverse landen buiten Maleisië.

Industrial Designsmet betrekking tot het 2410-model

2.8.

Op 25 februari 2019 en 23 augustus 2019 zijn in Singapore respectievelijk bij de EUIPO
Industrial Designs(modeldepots) ingediend ter zake van de vorm van de romp van het 2410-model op naam van IMC, welke depots inmiddels zijn ingeschreven.

Kostenraming en urenoverzicht

2.9.

In april 2019 heeft IMC de volgende kostenraming opgesteld met betrekking tot de ontwikkeling van het 2410-model:

[afbeelding model]

2.10.

Op 12 februari 2021 heeft IMC het volgende urenoverzicht opgesteld:

[afbeelding urenoverzicht]

Verkoop en bouw van het eerste 2410-model

2.11.

Op 25 juni 2021 heeft NVS het eerste exemplaar van het 2410-model verkocht aan Harbour 360 Sdn Bhd (hierna: HB360). Naval Arch Marine Sdn Bhd (hierna: NAM) heeft in opdracht van NVS de bouwtekeningen gemaakt. NVS heeft systeemrails en karretjes besteld bij [bedrijf01] B.V. (hierna: [bedrijf01] ) en de lier bij Machine- en [bedrijf02] B.V. (hierna: [bedrijf02] ). De bouw van het 2410-model vindt plaats door Labuan Shipyard and Engineering Sdn Bhd (hierna: LSE) op haar scheepswerf in Maleisië. De boot is inmiddels gebouwd en onder klasse gebracht.

2.12.

IMC heeft op 15 juli 2021 en 21 juli 2021 een factuur respectievelijk aangepaste factuur aan NVS verzonden voor een bedrag van € 73.333,33. NVS heeft dat bedrag voldaan.

2.12.1.

Op de factuur van 15 juli 2021 is het volgende vermeld:

“(…) Hereby we invoice NVS (…) installment 1 of 3 - Sale of Intellectual Property/patent rights as per Intellectual Property Sale Agreement, dated 17th of April 2018, Clause 3 corresponding to the signing of order contract for the 24M All-Rounder 360 Tug as signed on Friday 25th of June 2021. (…)”

2.12.2.

In de begeleidende e-mail bij de aangepaste factuur van 21 juli 2021 heeft IMC onder meer het volgende geschreven:

“(…) Note that this invoice is not inclusive of the additional hours spent on further development work done by IMC for the (larger) 2410 AR360 Tug under Clause 11. There is an expectation that a separate agreement between IMC and NVS will be reached for the remainder of the design work and IP, as discussed on with [naam01] on the 16th of July 2021. (…)”

2.12.3.

NVS heeft als volgt gereageerd op het hiervoor onder 2.12.2 geciteerde e-mailbericht:

“(…) Yes correct, this invoice is not inclusive of extra work done by IMC for the 2410 AR360T. This will be discussed once [naam01] is back from holiday. (…)”

Overige relevante correspondentie tussen partijen

2.13.

Partijen hebben – voor zover relevant – onder meer de volgende stukken opgesteld respectievelijk als volgt met elkaar gecorrespondeerd:

2.13.1.

Een door IMC opgesteld gespreksverslag van een overleg in oktober 2015:

“(…) Goal

See first one in operation end 2016, begin 2017.
A new design: Always ensure that if certain problems occur, the main investment still can be used. So design includes an option to move to a radial support, in the unlikely event that the carrousel would fail.
Fix a total ship design, but allow certain power range.
There are good prospects on the short term for the smaller 2409 tug and on the long term for the larger 2411 tug.
Now focus only on 2409 tug. So range of e.g. 35-45 ton BP and incorporate one size engine foundation. Select a number of engines. Robust components /Just simple engines. Safety margins against mis-use.

Market

Start business from scratch... prime market South Asia but keep away from the major shipbuilding countries. Low hanging fruit first. That is definitively available in this area...
Be careful with all the implications.
Prime focus now on South Asia, in longer perspective also looking to South and North America.
Asia adopts easier innovations... then Europe / US.
Many tugs here are relative older type. So good perspective for new carrousel tug. (…)”

2.13.2.

Een e-mailwisseling van 9 respectievelijk 10 april 2018 (de reactie van NVS is cursief weergegeven):

“(…) Ad 4) Royalty fee heeft betrekking op ontwerp van 2409

Voor toekomstige ontwerpen opnieuw overleg, vermoedelijk zal de marge voor het 2812 ontwerp hoger zijn voor NVS en daarmee lijkt het ook redelijk een hoger bedrag voor IMC.

Deze overeenkomst heeft betrekking op de 2409. Voor de 2812 zal er weer een nieuwe overeenkomst gemaakt worden waarbij inderdaad een hogere royalty fee voor de 2812 mogelijk is.

Ad 6) Transfer of drawings etc

Doel van deze transfer is dat de werf/NAM deze sleepboot kan bouwen. Wat we wel moeten

afspreken in hoeverre voortgezette ontwikkelingen meegaan met deze transfer of dat deze

transfer alleen specifiek is voor de 2409.
Deze transfer is alleen specifiek voor de 2409.

Concreet: Stel dat werf/NAM romp/ontwerp zelfstandig verder ontwikkelt tot grotere/andere AR360T, mag dit dan los van IMC?

Mocht het ontwerp niet alleen in dit formaat, maar ook groter formaat goed aanslaan, dan wil IMC daar 1) graag actief aan bijdragen voor het 'beste' resultaat en 2) ook daar de vruchten van plukken.

Alle toekomstige ontwerpen/ontwikkelingen betreffende de All-Rounder, welke afgeleid zijn van de 2409, zullen altijd via NVS/IMC gaan lopen. NVS gaat dit in een overeenkomst met NAM en de werf vastleggen dat ze dit niet zelfstandig verder mogen ontwikkelen.

Voor toekomstige ontwerpen kunnen we dezelfde formule hanteren als wij met de 2409 hebben gedaan en NVS zal met IMC daar ook een royalty vergoeding voor afspreken. NVS zal zo wie zo ook voor grotere/andere AR360T exclusief de Towing Ring en bijbehorende details leveren, dus werf dan wel NAM kunnen voor deze zaken niet om NVS (IMC) heen.

(…)

Ad 11) Further development

Zie ook ad 6). Belangrijk is om goed na te denken wie 'opdrachtgever' wordt van allerlei verdere ontwikkelingen. Bij kleinere modificaties zal het logisch zijn als de NAM opdrachtgever is, met achtergrond meedenken van IMC. Maar dan ook lastig dat de NAM daarmee ook 'eigenaar' wordt van de modificaties. Als daarentegen NVS opdrachtgever is, dan blijft het hele ontwerp bij NVS.
NVS zal de opdrachtgever zijn van allerlei verdere ontwikkelingen, zodat het hele ontwerp immer bij NVS blijft.(…)”

2.13.3.

Een door IMC opgesteld verslag van een overleg op 23 april 2018:

“(…) Huidig ontwerp van 2409 is niet bedoeld voor combinatie met lier en gegeven die keuze is het een prachtig ontwerp. Maar als klanten een lier willen, wordt het absoluut een ander ontwerp.

Voor ontwerp met lier moeten we naar een bredere boot gaan.

Een tijdje terug hebben we besloten om de 2409 te ontwikkelen puur alleen met QR systeem en daar ook de patenten en planning voor gemaakt. Met daarbij de verwachting dat er een ander ontwerp komt met een lier.

De grootste aanpassing die [naam01] verwacht is de breedte, omdat de lier bij rondgaan snel een hap van bijna 1.5m radius eruit veegt. Dus je moet al snel naar grotere breedte gaan.

We hebben toen ook aangegeven dat bij 2409 met QR het mooie is dat er niets buiten de boot uitsteekt (ivm schade). Bij lier moeten we i.s.m. [naam03] kijken of we het acceptabel vinden dat de lier uitsteekt. En dan is mijn voorlopige inschatting dat voor het binnenhavenwerk een lier buitenboord riskant is voor dure beschadigingen.

Als klant 40 ton wil met QR, dan is de huidige 2409 een prima boot. (…)

Aandachtspunt van [naam01]

Ontwerp/ontwikkeltraject van huidige 2409 is prima gegaan met duidelijke keuzes en afwegingen, wat in onze gezamelijke optiek heeft geleid tot een prima ontwerp.

Voor vervolgtraject van grotere boot, moeten we heel goed 'boekhouden' wat de markt wil en vervolgens specifiek welke keuzes we maken m.b.t. het ontwerp. (…)”

2.13.4.

Een e-mail van 14 juni 2018 van IMC aan (onder andere) NVS:

“(...) According to the request of Port Klang, they are interested in a 45 ton BP tug. In principle, the 2409 design was aimed at a BP between 30-35 ton, with the possibility to extend to 40 tons on request. The new request of 45 tons has in my opinion become gradually too large for the original 2409 design (also more weight of propulsion and bunkers). (…)

When looking back into the various documents, we noticed the request from the ship builder for a frame spacing of 550 mm instead of our design of 500 mm. Normally in tug design, this change would have little impact on the whole design, but with the below deck support structure of the circular pipe/track integrated in the transverse frames, the changes are rather complex. The proposed structural design of this deck section involved numerous iterations and would require substantial iterations to shift to 550 mm spacing.

However, if we would scale both the longitudinal direction between the frames from 500 to 550 mm and simultaneously change the hull width from 9 to 9.9 m, equal shape is maintained and the whole structure 'simply' scales upward and this mid-towing-ring deck section increases in length accordingly (please note that this results in a slightly shorter bow and stern deck, each 0.45 m shorter).

The change to 9.9m width automatically increases the stability (third order) and simultaneous increase in depth also increases the displacement (scale B x scale D), whereby larger main engines/propulsion pack can be accommodated.

So we suggest following proposal from 2409 to 2410 design with scale factor 1.1x for Beam and Depth. (…)

This 2410 would align quite nicely with the preliminary sized 2812 for 60-80 ton BP. Both similar L/B ratio and L/D ratio. (...)

Presumably, this change can be accommodated in the final detail design of the AR360T! (…)

PS : I think that we should aim at two different AR360T sizes (2410 and 2812) and if we decide for this 2410 size, we should probably maintain this general design and also offer this version for clients with less BP (so no longer offer the original 2409 version). (…)”

2.13.5.

Een door IMC opgesteld verslag van een gesprek op 19 december 2019:

“(…) [naam02] mee eens dat 2409 met QR heel andere boot is dan 2410 zoals nu met een Winch. (…)

Tijdens die bespreking moeten we het hele contract langslopen en dan met de nieuwe inzichten aanvullen, waaronder o.a. ook shape patent i.p.v. QR systeem. (…)”

2.13.6.

Een door IMC opgesteld en door haar aan NVS gestuurd verslag van een skypegesprek op 9 februari 2021:

“(…) [naam01] is positief dat nu ook duidelijk bevestigd is door [naam02] dat de 2410 een grotere sleepboot is met een significant hogere BP en een lier, zoals in de overeenkomst apart vermeld bij 11. (…)”

2.13.7.

Een door IMC aan NVS gestuurd memo met agendapunten die waren opgesteld door NVS en zijn besproken op 9 juli 2021 (de reactie van IMC is cursief weergegeven):

“(…) De IP Sales Agreement moet nog worden aangepast, voor wat betreft de clausules inzake patenten (Patent 3 QR eruit, Industrial design erin) en Royalty Fee
gaat mee omhoog met BP. Contract gaan we aanpassen en alle verdere afspraken hierin ook integraal opnemen.(…)

Extra werk voor de 2410 zou apart berekend worden en aan NVS gefaktureerd worden.

In april 2019 heeft IMC hiervoor een cost estimate aan NVS gestuurd.

Er is geen overeenkomst gemaakt in 2019, en NVS heeft nooit specificaties ontvangen van het gedane werk. Er is alleen een zeer summier stofkam urenoverzicht gestuurd op 12 feb 2021. (…)”

3.Het geschil

in conventie

3.1.

NVS vordert, na wijziging van eis, om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

“(…)

I. te verklaren voor recht dat NVS de 2410 heeft gekocht onder de IP Sale Agreement en subsidiair dat de 2410 als gevolg van de opdracht tot verstrekken van meerwerk is verkocht aan NVS;

II. te verklaren voor recht dat op grond van de IP Sale Agreement de (huidige bestaande en mogelijk toekomstig gevestigde) octrooi- en andere IE-rechten op het 2410-(concept)ontwerp aan NVS zijn overgedragen, althans dat NVS een exclusief recht op de technologie heeft (en dat het NVS vrij staat aan de hand daarvan een boot te laten bouwen en deze aan een derde te (doen) verkopen);

III. de verplichtingen uit hoofde van IP Sale Agreement jegens NVS na te komen door alle tekeningen incl. 3D-modellen en berekeningen en alle andere relevante details van de 24M Tug (2409- en 2410-model) aan NVS over te dragen op straffe van een dwangsom van EUR 2.000 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximumbedrag van EUR 100.000,- vanaf de datum van betekening van het vonnis;

IV. tot het sluiten van een addendum op de IP Sale Agreement waarin de Industrial Designs aan NVS worden overgedragen (in plaats van Patent 3) én waarin de overeenkomstige patentaanvragen voor andere landen welke zijn voortgekomen uit de PCT internationale aanvragen (en betaald door NVS) worden overgedragen zoals bijgevoegd als (Productie 9) op straffe van een dwangsom van EUR 2.000,- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximumbedrag van EUR 100.000,-;

V. te verbieden het modelwerk en de IP-/Patentrechten inzake de 24M Tug (zowel het 2409- als het 2410-model) aan te bieden of te verkopen aan derden, op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximumbedrag van EUR 250.000,-;

VI. te voldoen aan NVS van een schadevergoeding van EUR 98.091,- vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van deze dagvaarding;

VII. buitengerechtelijke kosten van 2.124,65;

VIII. te voldoen aan NVS van de proceskosten van dit geding, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, vermeerderd met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW daarover, te rekenen vanaf de 15e dag na het vonnis; en

IX. de na dit vonnis te maken proceskosten, welke nakosten dienen te worden begroot op EUR 163,00 te vermeerderen met EUR 85,00 in geval van betekening, indien betaling niet binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW daarover, te rekenen vanaf de 15e dag na het vonnis. (…)”

3.2.

IMC concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van NVS in haar vorderingen, althans tot afwijzing daarvan, met veroordeling van NVS, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten ex artikel 1019h Rv, begroot op € 20.000,00 exclusief btw, het salaris van de advocaat van IMC daaronder mede begrepen;

in de nakosten als bedoeld in artikel 237 lid 4 juncto 239 Rv;

te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis en – voor het geval voldoening niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

IMC vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

“(…)

I. te verklaren voor recht dat de IPS-overeenkomst alleen ziet op het conceptontwerp van de 2409OV en tevens het auteursrecht ter zake de 2409OV niet is overgedragen bij de betreffende IPS-overeenkomst;

II. te verklaren voor recht dat NVS toerekenbaar tekort is geschoten in het nakomen van de IPS-overeenkomst;

III. te verklaren voor recht dat NVS, op grond van de IPS-overeenkomst en ook niet op grond van enige – door IMC betwiste – afspraak, tussen partijen geen rechten geldend kan maken aangaande het conceptontwerp van de 2410ZH, in het bijzonder geen auteursrecht;

IV. te verklaren voor recht dat NVS, op grond van de IPS-overeenkomst en ook niet op grond van enige – door IMC betwiste – afspraak, tussen partijen geen rechten geldend kan maken aangaande de Industrial Designs;

V. NVS te veroordelen om een bedrag aan schadevergoeding te voldoen van € 501.666,67, althans schade te begroten door Uw Rechtbank, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van indiening van dit processtuk;

VI. de IPS-overeenkomst in rechte te vernietigen, dan wel te ontbinden, dan wel subsidiair een gedeeltelijke variant daarvan c.q. aan te passen, alsdan subsidiair in dier voege dat er geen exclusiviteit meer geldt voor NVS bij exploitatie van de 2409OV-boten en tevens de overdracht van de in de IPS-overeenkomst genoemde octrooien wordt gewijzigd naar een niet-exclusieve licentie van de octrooien, voor zover en voor zolang een octrooi is verleend voor de betreffende technologie;

VII.
subsidiair:NVS te veroordelen tot betaling van het volle, dan wel een redelijk loon voor het conceptontwerp van de 2410ZH, nadat partijen zich daarover nog bij akte hebben uitgelaten, althans het volle c.q. redelijke loon te begroten door Uw Rechtbank, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van indiening van dit processtuk; (…)

VIII. NVS te veroordelen:

a. in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten ex artikel 1019h Rv (integrale kosten van dit geding), begroot op EUR 20.000,= exclusief BTW, het salaris van de advocaat van IMC daaronder mede begrepen;

b. in de nakosten als bedoeld in artikel 237 lid 4 jo. 239 Rv;

3.5.

Ter zitting heeft de advocaat van IMC medegedeeld de eis (onder VI) te willen wijzigen in die zin, dat IMC niet langer vernietiging van de IPS-overeenkomst vordert. In plaats daarvan wil IMC nadeelsopheffing vorderen, bestaande uit doorbreking van de exclusiviteitsrechten van NVS.

3.6.

NVS concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van IMC in haar vorderingen, althans tot afwijzing daarvan, met veroordeling van IMC, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten, inclusief de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie zullen deze hierna gezamenlijk worden behandeld.

Rechtsmacht en toepasselijk recht

4.2.

Omdat NVS gevestigd is in Maleisië, heeft dit geschil een internationaal karakter. Ambtshalve moet daarom de vraag worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen en, zo ja, welk recht op de vorderingen van toepassing is.

4.3.

Beide partijen gaan – mede aan de hand van artikel 16 van de IPS-overeenkomst – uit van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en van de toepasselijkheid van Nederlands recht. De rechtbank ziet geen aanleiding daarover anders te oordelen.

Processuele aspecten

4.4.

NVS heeft haar eis in conventie gewijzigd. IMC heeft haar eis in reconventie verminderd en gewijzigd. Artikel 129 Rv bepaalt dat, zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen, de eiser te allen tijde zijn eis kan verminderen. Op grond van artikel 130 Rv is, zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen, de eiser bevoegd zijn eis of de gronden daarvan schriftelijk, bij conclusie of akte ter rolle, te veranderen of te vermeerderen. De gedaagde is bevoegd daartegen bezwaar te maken, indien de verandering of vermeerdering in strijd is met de eisen van een goede procesorde. De rechter kan op dezelfde grondslag ook ambtshalve een verandering of vermeerdering van eis buiten beschouwing laten.

4.5.

De eiswijziging van NVS voldoet aan de hiervoor vermelde vereisten van artikel 130 Rv. Tegen de eiswijziging is geen bezwaar gemaakt door IMC. Evenmin is gebleken dat sprake is van strijd met de eisen van een goede procesorde. Uitgegaan zal dan ook worden van de gewijzigde eis, zoals hiervoor onder 3.1 weergegeven.

4.6.

IMC heeft haar eis verminderd, namelijk door niet langer vernietiging van de IPS-overeenkomst te vorderen, en vervolgens gewijzigd, namelijk door in plaats van vernietiging nadeelsopheffing te vorderen. Dit is mondeling ter zitting gebeurd. Gelet op het bepaalde in artikel 129 Rv zal de rechtbank de eisvermindering toestaan. De eiswijziging voldoet echter niet aan het vereiste van schriftelijkheid, zoals artikel 130 Rv bepaalt. Aan de eiswijziging zal de rechtbank daarom voorbijgaan. Dit maakt voor de beoordeling overigens geen verschil, zoals blijkt uit de behandeling van vordering VI in reconventie.

4.7.

In haar conclusie van antwoord en geconcretiseerd in haar spreekaantekeningen stelt IMC dat NVS artikel 21 Rv geschonden heeft door, met name, selectief te citeren uit mailwisselingen, althans bepaalde stukken zonder de juiste context in het geding te brengen. De rechtbank stelt voorop dat het bij de beoordeling van een geschil over de interpretatie van een overeenkomst van groot belang is dat de omstandigheden waaronder die overeenkomst tot stand is gekomen juist en volledig aan de rechtbank ter kennis worden gebracht. Hoewel het NVS vrijstaat een selectie te maken van de aan te voeren feiten kan aan IMC worden toegegeven dat bepaalde citaten en producties van NVS inderdaad een onvolledig beeld opleveren, hetgeen in strijd is met de waarheidsplicht van artikel 21 Rv. Verderop in dit vonnis zullen daar enkele voorbeelden van worden gegeven. Als gevolg van deze onvolledige voorlichting van de rechtbank heeft IMC veel tijd en moeite moeten nemen om de betreffende feiten wél in de juiste context te plaatsten. Het zou buiten proportie zijn om de vorderingen van NVS om deze reden direct af te wijzen, zoals IMC heeft bepleit. Bij het oordeel over de proceskosten zal de rechtbank hier echter wel ten nadele van NVS rekening mee houden.

Uitleg van de IPS-overeenkomst (vordering I in conventie en vordering I in reconventie)

4.8.

Beide partijen leggen met hun vorderingen I de vraag voor hoe de IPS-overeenkomst moet worden uitgelegd. Volgens NVS heeft zij op grond van de IPS-overeenkomst niet alleen (het conceptontwerp en de
IP/patent rightsvan) het 2409-model van IMC aangekocht, maar ook (het conceptontwerp en de
IP/patent rightsvan) het 2410-model. IMC heeft dat gemotiveerd betwist. Volgens IMC heeft de IPS-overeenkomst uitsluitend betrekking op het 2409-model en heeft NVS op grond van artikel 11 van de IPS-overeenkomst (uitsluitend) een voorkeursrecht op de aankoop van het 2410-model, in welk kader nadere afspraken tussen partijen (hadden) moeten worden gemaakt, waaronder een nader te bepalen koopprijs.

4.9.

Partijen zijn het erover eens dat onder de in artikel 3 van de IPS-overeenkomst genoemde “
24M All-Rounder 360 Tug” – waarvoor zij de in dat artikel genoemde rechtenoverdracht en koopsom van € 220.000,00 hebben afgesproken – in ieder geval het 2409-model moet worden begrepen. Zij zijn het er niet over eens of onder “
24M All-Rounder 360 Tug” behalve het 2409-model ook het 2410-model moet worden begrepen. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de betekenis van artikel 11 van de IPS-overeenkomst. In artikel 11 worden de volgende drie situaties omschreven:

de ontwikkeling van het ontwerp van het 2409-model;

mogelijke aanpassingen van dat model naar aanleiding van specifieke klantverzoeken;

de ontwikkeling van een grotere
All-Roundermet een (significant) grotere trekkracht en lier.

Niet in geschil is dat de koopsom van € 220.000,00 en rechtenoverdracht geldt voor situaties 1 en 2. Ook niet in geschil is dat alleen in situatie 3 het in artikel 11, laatste zin, bedongen voorkeursrecht voor aankoop geldt. Het geschil betreft de vraag of het 2410-model onder de in 1 of 2 beschreven situatie valt (standpunt NVS) of onder 3 (standpunt IMC). De rechtbank merkt in dit kader reeds op dat tussen partijen ook in geschil is wat moet worden verstaan onder de in artikel 3 van de IPS-overeenkomst genoemde “
IP/patent rights”. Op dit geschilpunt wordt later in dit vonnis teruggekomen; vooralsnog gebruikt de rechtbank de in de IPS-overeenkomst gebruikte (niet-gedefinieerde) term
IP/patent rights.

4.10.

NVS stelt zich primair op het standpunt dat het 2410-model valt onder de eerste situatie van artikel 11 van de IPS-overeenkomst en subsidiair onder de tweede situatie. De IPS-overeenkomst moet volgens NVS dan ook zo worden uitgelegd dat NVS het conceptontwerp en de
IP/patent rightsvan het 2410-model conform artikel 3 van de IPS-overeenkomst heeft gekocht van IMC. Ter onderbouwing daarvan heeft NVS het volgende aangevoerd.

4.10.1.

Het was de bedoeling van partijen, zo stelt NVS, om het ontwerp van het 2409-model om te zetten naar het ontwerp van het 2410-model. NVS heeft er gerechtvaardigd op vertrouwd dat beide partijen hebben bedoeld dat zowel het 2409-model als het 2410-model onder de IPS-overeenkomst zou vallen. Dat blijkt volgens haar uit de volgende omstandigheden:

In de aanloop naar de verkoop van het eerste 2410-model heeft NVS IMC bij de ontwikkeling van alle technische specificaties betrokken. In de correspondentie waaruit dit blijkt, is ook structureel naar het 2410-model verwezen als de “
IMC heeft de
IMC heeft sinds de start van de ontwikkeling van het 2410-model in juli 2018 gedurende ruim tweeënhalf jaar niet geageerd tegen de stellingname van NVS dat het 2410-model onder de IPS-overeenkomst valt. Integendeel, IMC heeft bevestigd dat NVS het ontwerp en de technologie mocht gebruiken, onder meer door (i) in te stemmen met de overeenkomst tussen NVS en HB360 en met de opdracht aan de scheepswerf LSE om het 2410-model te bouwen, (ii) uitleg en assistentie ter zake van het 2410-model te geven (conform artikel 6 van de IPS-overeenkomst) en (iii) tekeningen van (de rails en karretjes van) het 2410-model aan [bedrijf01] te sturen (conform artikel 5 van de IPS-overeenkomst).

4.10.2.

Uit verklaringen van NAM van 30 augustus 2022 en 20 april 2023 valt op te maken dat de verschillen tussen het 2409-model en het 2410-model beperkt zijn. Bovendien is de technologie die is toegepast in het 2410-model beschreven in octrooien 1 en 2 van de IPS-overeenkomst, zoals bevestigd in een verklaring van [bedrijf03] van 20 augustus 2021. IMC kan op grond van artikel 11 van de IPS-overeenkomst pas een nieuw model sleepboot aanbieden, als sprake is van nieuwe
IP/patent rights. Dat is met betrekking tot het 2410-model niet het geval, aldus nog steeds NVS.

4.11.

IMC stelt zich op het standpunt dat het 2410-model moet worden beschouwd als een “
larger All-Rounder with a significant higher bollard pull and winch”, zodat het slot van artikel 11 (situatie 3) van toepassing is. Het conceptontwerp en de
IP/patent rightsvan het 2410-model zijn dus volgens IMC niet aan NVS verkocht. Partijen hebben jaren samengewerkt en met artikel 11 bedoeld dat in situatie 3 nadere afspraken zouden worden gemaakt, zodat NVS dat model kan (laten) bouwen en IMC voor haar ontwerpwerk en IE-rechten (dan wel licenties) betaald wordt. Partijen dienen dus over de koop van dit model en de IE-rechten daarop nadere, ten opzichte van de IPS-overeenkomst nieuwe, afspraken te maken, maar hebben daarover geen overeenstemming kunnen bereiken. Ter onderbouwing heeft IMC verder het volgende aangevoerd.

4.11.1.

NVS heeft – ook voorafgaand aan het sluiten van de IPS-overeenkomst – bevestigd dat deze overeenkomst alleen ziet op het 2409-model. Partijen stond bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen om een onderscheid te maken tussen het – op dat moment al vergevorderde – conceptontwerp voor het 2409-model en verdere toekomstige ontwerpen. Uit artikel 11 volgt dat andere conceptontwerpen per definitie niet onder de IPS-overeenkomst vallen. Uit correspondentie tussen partijen blijkt ook dat IMC meerdere keren nadrukkelijk aan NVS heeft medegedeeld dat het 2410-model niet onder de IPS-overeenkomst valt en dat partijen zich ervan bewust waren dat zij over dat model nadere afspraken moesten maken, aldus nog steeds IMC.

4.11.2.

Het 2410-model is volgens IMC wezenlijk anders dan het 2409-model, zo blijkt ook uit een verklaring van [naam04] , een deskundige op het gebied van sleepboten. [naam04] heeft desgevraagd ook bevestigd dat het 2410-model in zijn ogen een wezenlijk anders vormgegeven sleepboot is, met wezenlijk andere specificaties en capaciteiten. Er is met betrekking tot het 2410-model wel degelijk sprake van ontwikkeling van nieuwe technologie en van nieuwe IE-rechten.

4.12.

De rechtbank stelt voorop dat de IPS-overeenkomst moet worden uitgelegd aan de hand van het Haviltex-criterium. Dit houdt in dat bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst niet alleen moet worden gekeken naar een taalkundige uitleg van de bepalingen van die overeenkomst, maar dat het aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan die bewoordingen mochten toekennen en op hetgeen zij wat dat betreft redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Hierbij zijn alle omstandigheden van het geval van betekenis, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen.

4.13.

Niet in geschil tussen partijen is dat IMC, ten tijde van de ondertekening van de IPS-overeenkomst, al veel tijd en kosten had gestoken in het conceptontwerp van het 2409-model en daarmee vrijwel klaar was. De bedoeling was dat NVS het conceptontwerp en de
IP/patent rightsvan het 2409-model zou kopen van IMC en als vergoeding het volgende zou betalen:

een vast bedrag van € 220.000,00, te betalen in drie gelijke termijnen; en
een royalty van € 25.000,00 per verkochte sleepboot gebouwd naar het 2409-model.

Het is echter nooit gekomen tot een verkoop van een boot van het 2409-model, omdat er anders dan partijen verwachtten geen belangstelling voor was uit de markt. Wel ontstond er, enkele maanden na het sluiten van de IPS-overeenkomst, ineens belangstelling in de markt voor een 2410-model. Partijen zijn toen, gezamenlijk, overgestapt op en doorgegaan met de ontwikkeling van het 2410-model. Zij hebben toen echter geen nieuwe, meer gedetailleerde en op de feitelijke ontwikkelingen toegesneden overeenkomst gesloten. Van de in de IPS-overeenkomst vermelde drie octrooien zijn er twee aangevraagd. In plaats van het aanvragen van een octrooi op het QR-systeem van het 2409-model heeft IMC uiteindelijk
Industrial Designsop de romp van het 2410-model laten registreren. Door deze ontwikkelingen lijkt het erop dat bepaalde kernafspraken in de IPS-overeenkomst achterhaald zijn. Dat gegeven weegt mee in de uitleg van de IPS-overeenkomst. Dat een mogelijke doorontwikkeling van het 2409-model al door partijen was voorzien (en is vastgelegd in artikel 11 van de IPS-overeenkomst) maakt het voorgaande niet anders. Partijen gingen er bij het sluiten van de IPS-overeenkomst immers vanuit dat – eerst – het 2409-model zou worden ontwikkeld en vermarkt, maar dat is niet gebeurd.

4.14.

De rechtbank is van oordeel dat het conceptontwerp van het 2410-model valt in de door partijen voorziene situatie 2 van artikel 11 van de IPS-overeenkomst (zie 4.9). Dat oordeel is gebaseerd op het volgende.

4.14.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat het 2410-model een doorontwikkeling van het 2409-model betreft. Situatie 1 van artikel 11 van de IPS-overeenkomst is daarom niet aan de orde.

4.14.2.

De rechtbank stelt verder vast dat de IPS-overeenkomst aanvankelijk uitsluitend betrekking had op het 2409-model. Dat is niet, althans onvoldoende gemotiveerd door NVS betwist. Het blijkt bijvoorbeeld uit het verslag van het gesprek in oktober 2015 (zie onder 2.13.1) en uit de e-mailwisseling van 9 en 10 april 2018 (zie onder 2.13.2). Partijen hebben in (artikel 11 van) de overeenkomst al onderkend dat zij (de technologie van) de sleepboot verder wensen te ontwikkelen. Daarbij hebben zij, zoals hiervoor onder 4.9 al weergegeven, onderscheid gemaakt tussen enerzijds aanpassing van het 2409-model (situatie 2) en anderzijds de ontwikkeling van, versimpeld gezegd, een grotere boot met een lier (situatie 3). Uit de stellingen van partijen en het gespreksverslag van oktober 2015 blijkt dat partijen aanvankelijk het 2411- (of 2412-)model voor ogen hadden als “grotere boot” waarop situatie 3 van toepassing is. In de mailwisseling van 9 en 10 april 2018 wordt het 2812-model genoemd als “grotere boot” waarvoor een nieuwe overeenkomst zal moeten worden gesloten. Partijen hebben het 2410-model voorafgaand aan het sluiten van de IPS-overeenkomst niet genoemd. Dat is ook logisch, aangezien niet in geschil is dat er pas belangstelling vanuit de markt kwam voor zo’n model nádat de IPS-overeenkomst was gesloten.

4.14.3.

In het gespreksverslag van 23 april 2018 (zie onder 2.13.3) schrijft IMC dat het 2409-model niet bedoeld is in combinatie met een lier en dat, als klanten desondanks een lier willen, het “een absoluut ander ontwerp” wordt. Toen kort na het sluiten van de IPS-overeenkomst belangstelling voor een 2410-model – met lier – ontstond, heeft IMC in de e-mail van 14 juni 2018 (zie hiervoor onder 2.13.4) echter de mogelijkheden geschetst om het 2409-model aan te passen naar het 2410-model. IMC schrijft dat er twee modellen zullen zijn: het 2410-model en het (grotere) 2812-model. Ook schrijft IMC dat, als partijen zouden verkiezen verder te gaan met het 2410-model, het 2409-model niet langer zal worden aangeboden. In het licht van de hiervoor geschetste omstandigheden leidt de rechtbank mede uit deze e-mail af dat het 2410-model een aanpassing is van het 2409-model, zoals bedoeld in situatie 2 van artikel 11, en niet een “grotere boot”, zoals bedoeld in situatie 3. Dat, zoals IMC heeft betoogd, de doorontwikkeling van het 2409-model naar het 2410-model een complexe uitdaging is, waar veel werk mee gemoeid is, maakt dat niet anders. Dat doet immers niet af aan het feit dat sprake is van een aanpassing van het 2409-model, naar aanleiding van vraag uit de markt. De stelling van IMC dat partijen een paar dagen na 14 juni 2018 zijn teruggekomen van de gedachte het 2409-model niet langer aan te bieden kan de conclusie evenmin anders maken. Dat partijen sinds 2018 daadwerkelijk verder zijn gegaan met het 2409-model, is niet gesteld en ook niet gebleken. Evenmin is gebleken dat IMC daar – voordat tussen partijen een geschil ontstond over de vergoeding van de werkzaamheden van IMC met betrekking tot de ontwikkeling van het 2410-model – een probleem van heeft gemaakt. Als het wel de bedoeling van partijen was de verkoop van beide modellen voort te zetten, doet dat er in de gegeven omstandigheden bovendien niet aan af dat het 2410-model als een aanpassing van het 2409-model moet worden aangemerkt.

4.14.4.

Dat IMC in december 2019 – en dus anderhalf jaar later – in gespreksverslagen vermeldt dat de “2409 met QR een heel andere boot is dan de 2410 met winch” (zie onder 2.13.5) kan evenmin de conclusie rechtvaardigen dat het 2410-model toch in situatie 3 zou moeten vallen. Datzelfde geldt voor het gespreksverslag van IMC van 9 februari 2021 (zie onder 2.13.6), waarin is vermeld dat NVS zou hebben bevestigd dat het 2410-model een grotere sleepboot is met een significant hogere
bollard pullen lier, zoals in de situatie 3 van artikel 11. In haar reactie van 4 april 2021 op dit verslag heeft NVS deze visie immers betwist. Dat IMC zich (pas) vanaf februari 2021 op het standpunt is gaan stellen dat het 2410-model onder situatie 3 van artikel 11 van de IPS-overeenkomst zou vallen, kan naar het oordeel van de rechtbank niet los worden gezien van de omstandigheid dat in die periode het geschil tussen partijen was ontstaan over de extra kosten voor de ontwikkeling van het 2410-model. Een en ander kan niet tot het oordeel leiden dat situatie 2 niet of niet langer van toepassing zou zijn.

4.14.5.

Bij het voorgaande neemt de rechtbank tevens in aanmerking dat NVS aan de hand van een verklaring van octrooigemachtigde [naam05] van [bedrijf03] heeft betoogd dat de technologie, die is toegepast in het 2410-model, beschreven is in octrooiaanvragen 1 en 2 van de IPS-overeenkomst. IMC heeft erkend dat in het conceptontwerp van het 2410-model de technologie beschreven in die twee octrooien wordt toegepast. Deze omstandigheid bevestigt dat het 2410-model een aanpassing is van het 2409-model (als bedoeld in situatie 2) en niet moet worden aangemerkt als een nieuw ontwerp (als bedoeld in situatie 3). Dat er ook overduidelijk verschillen zijn tussen het 2409-model en 2410-model (zoals door IMC gesteld en onder meer aan de hand van de verklaring van deskundige [naam04] onderbouwd) kan daaraan niet afdoen.

4.14.6.

Ten slotte (maar niet in de laatste plaats) neemt de rechtbank in aanmerking dat partijen zich feitelijk hebben gedragen alsof de IPS-overeenkomst ook betrekking heeft op het 2410-model. Partijen zijn doorgegaan met de ontwikkeling van het 2410-model en IMC heeft zonder een nieuwe overeenkomst te sluiten ingestemd met de bouw/verkoop daarvan. IMC heeft uitleg gegeven en assistentie verleend ter zake van het 2410-model en heeft desgevraagd tekeningen van de rails en karretjes van dat model aan [bedrijf01] verstrekt. In haar factuur van 15/21 juli 2021 heeft IMC expliciet verwezen naar (artikel 3 van) de IPS-overeenkomst. Weliswaar heeft IMC in de begeleidende e-mail op 21 juli 2021 (overigens in strijd met artikel 21 Rv door NVS niet tegelijk met de factuur overgelegd) benadrukt dat de factuur geen betrekking heeft op de extra kosten in verband met de ontwikkeling van het 2410-model (en heeft NVS in haar reactie daarop bevestigd dat dat correct is), maar tussen partijen is op zichzelf niet in geschil dat die extra kosten door NVS aan IMC moeten worden vergoed. Wel twisten partijen over de hoogte van die vergoeding, waarop de rechtbank hierna onder 4.82 e.v. zal ingaan. Beide partijen hebben in correspondentie bevestigd dat het in de IPS-overeenkomst overeengekomen bedrag van € 220.000,00 betrekking heeft op de ontwikkeling van het 2409-model en dat over de extra kosten voor de aanpassing daarvan naar het 2410-model nog afspraken moeten worden gemaakt. Zo schreef IMC bijvoorbeeld in een gespreksverslag van 19 december 2019:

“(…) • Kosten voor de ontwikkeling van de 2409 conform overeenkomst

• Kosten voor de ontwikkeling van de 2410 moeten nog opgesteld worden (…)”.

En NVS schreef in een brief van 8 november 2021:

“(…) As we always have confirmed, extra work done by IMC for the 2410 model will be paid by NVS and an agreement for this will be made. (…)”.

Uit de correspondentie en besprekingen tussen partijen rijst het beeld op dat partijen het voornemen hadden een op de feitelijke ontwikkelingen toegesneden overeenkomst te sluiten. Daar is het uiteindelijk niet van gekomen. Intussen concentreerden partijen zich vooral op de daadwerkelijke realisatie van de eerste sleepboot gebouwd naar het 2410-model. Beide partijen wisten namelijk uit ervaring dat zodra een eerste exemplaar gebouwd naar een nieuw scheepsontwerp daadwerkelijk in de vaart genomen is, dit feit de verkoop van een tweede en volgende boot vereenvoudigt. Als situatie 3 van toepassing was geweest, had het voor de hand gelegen dat beide partijen eerst juridische duidelijkheid in de vorm van een overeenkomst hadden gewild.

4.15.

Omdat het conceptontwerp van het 2410-model door de rechtbank geacht wordt te vallen onder de door partijen voorziene situatie 2, heeft de IPS-overeenkomst dus ook betrekking op het 2410-model. Dit brengt mee dat de primaire vordering van NVS, als weergegeven onder 3.1 sub I, toewijsbaar is in die zin, dat voor recht zal worden verklaard dat NVS (het conceptontwerp en de
IP/patent rightsvan) het 2410-model heeft gekocht op grond van de IPS-overeenkomst. Nu partijen het erover eens zijn dat de hoogte van de extra kosten voor de ontwikkeling van het 2410-model nader moet worden vastgesteld, zal dat aan de toe te wijzen verklaring voor recht worden toegevoegd.

4.16.

Omdat de primaire vordering van NVS onder I toewijsbaar is, wordt aan de subsidiaire vordering niet toegekomen. Het eerste deel van vordering I in reconventie van IMC – welke vordering het spiegelbeeld is van de primaire vordering I van NVS – is gelet op het voorgaande niet toewijsbaar.

Auteursrecht (vordering I en III in reconventie)

4.17.

Zoals hierboven al is opgemerkt (in 4.9) twisten partijen over de vraag wat moet worden verstaan onder de in de IPS-overeenkomst gehanteerde term “
IP/patent rights”. Volgens IMC zijn daarmee wel de in de overeenkomst genoemde octrooirechten bedoeld, maar niet het auteursrecht. Volgens NVS is eveneens het auteursrecht bedoeld. Ook op dit punt moet de overeenkomst dus worden uitgelegd. IMC vordert een verklaring voor recht dat het auteursrecht op het 2409-model niet aan NVS is overgedragen op grond van de IPS-overeenkomst (vordering I in reconventie). Met betrekking tot het 2410-model vordert IMC een verklaring voor recht dat NVS geen rechten geldend kan maken aangaande het conceptontwerp, in het bijzonder geen auteursrecht (vordering III in reconventie).

4.18.

De rechtbank stelt voorop dat partijen het erover eens zijn dat de levering van de
IP/patent rightspas zal plaatsvinden na volledige betaling van de koopsom van € 220.000,00, conform artikel 7 van de IPS-overeenkomst. Tijdens de mondelinge behandeling heeft NVS verduidelijkt dat dit ook haar standpunt is. Zij heeft aangevoerd dat zij de rechten wel heeft gekocht, maar dat de rechten pas zullen worden overgedragen na betaling. Juridisch vertaald: de IPS-overeenkomst is een titel voor overdracht, maar de levering vindt plaats na volledige betaling. Aan deze opschortende voorwaarde is niet voldaan. Tussen partijen is niet in geschil dat NVS op grond van de factuur van 15/21 juli 2021 een bedrag van € 73.333,33 aan IMC heeft betaald. Dit bedrag correspondeert met één naar het 2410-model gebouwde boot. Volledige betaling van de koopsom heeft dus nog niet plaatsgevonden. De door IMC gevorderde verklaring voor recht dat het auteursrecht niet aan NVS
isovergedragen, zou reeds om die reden toewijsbaar zijn.

4.19.

Voor zover IMC heeft bedoeld dat er ook ná betaling van de koopsom van € 220.000,00 geen verplichting zal bestaan om de auteursrechten op het 2409-model en/of het 2410-model aan NVS te leveren, volgt de rechtbank haar daarin. De rechtbank is van oordeel dat de overeenkomst moet worden uitgelegd in die zin dat NVS op basis van de overeenkomst noch anderszins aanspraak kan maken op de auteursrechten op het 2409- en/of het 2410-model. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Het 2409-model

4.20.

Beide partijen stellen zich op het standpunt dat het 2409-model een auteursrechtelijk beschermd werk is. Niet in geschil is dat IMC als maker van het werk de originair auteursrechthebbende is.

4.21.

De IPS-overeenkomst bevat uitsluitend de woorden
IP/patent rights. Het woord
copyrightkomt in de overeenkomst niet voor, en er is geen aanknopingspunt in de tekst van de overeenkomst om te veronderstellen dat met de afkorting
IPbedoeld is álle rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, onder de IPS-overeenkomst te scharen. In artikel 1 van de considerans zijn de octrooien waarop de IPS-overeenkomst betrekking heeft opgesomd, en geen andere rechten van intellectuele eigendom. Dat met artikel 2 van de considerans is beoogd de over te dragen rechten uit te breiden, kan – anders dan NVS heeft bepleit – niet worden aangenomen. Als artikel 2 van de considerans niet (uitsluitend) zou zien op de in artikel 1 opgesomde rechten, had het voor de hand gelegen dat de nader over te dragen IE-rechten ook (expliciet) in de overeenkomst zouden worden opgesomd. Dat is niet het geval. Artikel 7 van de IPS-overeenkomst, dat betrekking heeft op de overdracht van de
IP/patent rights, vermeldt wél dat – zolang die rechten niet zijn overgedragen – NVS een exclusief recht verkrijgt op de technologie. Ook daarin is een aanwijzing gelegen dat de overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op de – expliciet daarin genoemde – octrooien en (juist) niet op andere IE-rechten zoals het auteursrecht.

4.22.

Dat in artikel 3 van de IPS-overeenkomst de term “
design work” is gebruikt kan het voorgaande niet anders maken. Die enkele term, zonder nadere toelichting, is niet voldoende om aan te kunnen nemen dat partijen met de IPS-overeenkomst iets hebben willen regelen betreffende het auteursrecht. Duidelijk is dat partijen zich hebben gericht op overdracht van de technologie. Dat met artikel 6 van de IPS-overeenkomst is beoogd het auteursrecht op (de tekeningen van het conceptontwerp van) het 2409-model over te dragen, kan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, ook niet worden aangenomen. Dat staat er immers niet. Het ligt voorts in de rede dat de verwijzing naar “
design work” verwijst naar de feitelijke tekeningen (fysieke tekeningen en bestanden), en niet naar de (auteurs)rechten op die tekeningen.

4.23.

Kortom, de tekst van de overeenkomst biedt steun aan het standpunt van IMC dat daarin niets over het auteursrecht is geregeld. IMC heeft onweersproken gesteld dat partijen zich in hun correspondentie uitsluitend hebben gericht op overdracht van de octrooien. Dat partijen desondanks wel hebben bedoeld het auteursrecht in de overdracht ‘mee te nemen’ is niet gebleken. Ten slotte heeft IMC ter zitting toegelicht dat zij het auteursrecht juist uitdrukkelijk niet heeft willen overdragen en daarom ook bewust niet heeft willen benoemen in de IPS-overeenkomst. Volgens IMC is het voor een (scheeps)architect van groot belang om de auteursrechten op een ontwerp aan zich te houden. NVS heeft hier onvoldoende tegenin gebracht.

4.24.

Het voorgaande brengt mee dat IMC nog altijd de eigenaar van het auteursrecht op het 2409-model is. Het tweede deel van vordering I in reconventie van IMC – een verklaring voor recht dat het auteursrecht ter zake het 2409-model niet is overgedragen bij de IPS-overeenkomst – is ook om die reden toewijsbaar.

Het 2410-model

4.25.

Partijen twisten over de vraag of het 2410-model geheel of gedeeltelijk als een zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. De rechtbank kan dat geschilpunt in het midden laten, omdat de stellingen van partijen op dit punt niet tot het door ieder van hen beoogde resultaat kunnen leiden. Of het 2410-model nu wel of niet een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (en dus als zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt ten opzichte van de 2409): in beide gevallen geldt dat het auteursrecht op het 2409-model, dan wel het eventuele auteursrecht op het 2410-model geen onderwerp is van de IPS-overeenkomst en ook niet gebleken is dat anderszins afspraken zijn gemaakt over de overdracht van het auteursrecht.

4.26.

Het voorgaande betekent echter niet dat vordering III in reconventie kan worden toegewezen. Naar het oordeel van de rechtbank is er wel wilsovereenstemming over een door NVS aan IMC verleende impliciete licentie. IMC heeft immers erkend dat zij toestemming aan NVS heeft verleend om een of meer sleepboten naar het 2410-model te (laten) bouwen. Volgens IMC heeft zij die toestemming verleend omdat zij ervan uitging dat tussen partijen nadere afspraken zouden worden gemaakt ten aanzien van het 2410-model, maar dat laat onverlet dat aan NVS in elk geval een (niet-exclusieve) licentie op het (eventuele) auteursrecht op het 2410-model is verstrekt. De onder III in reconventie door IMC gevorderde verklaring voor recht kan alleen al om die reden niet worden toegewezen.

Industrial Designs (modelregistraties; vordering IV in conventie en vordering IV in reconventie)

4.27.

Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of – zoals NVS stelt en IMC betwist – de IPS-overeenkomst ook betrekking heeft op de
Industrial Designsop het 2410-model en, als dat niet het geval is, of tussen partijen op enig moment mondeling is overeengekomen dat de
Industrial Designsdoor IMC aan NVS moeten worden overgedragen.

4.28.

NVS heeft aangevoerd dat partijen op 15 januari 2019 mondeling zijn overeengekomen dat, in plaats van octrooi 3 (het QR-systeem), de
Industrial Designsdoor IMC zullen worden aangevraagd en vervolgens door IMC aan NVS zullen worden overgedragen. NVS heeft met de IPS-overeenkomst immers drie octrooien van IMC gekocht, waarvan IMC er maar twee heeft aangevraagd. NVS zou een exclusief recht krijgen op octrooi 3. Toen partijen afspraken dat de
Industrial Designsvoor octrooi 3 in de plaats zouden komen, bedoelden zij dat NVS conform artikel 7 van de IPS-overeenkomst daarop het exclusieve recht zou krijgen. Dit is uitgewerkt in een addendum, dat op 25 oktober 2021 door NVS aan IMC is toegezonden, maar niet door IMC is ondertekend. NVS vordert, kort gezegd, veroordeling van IMC om het betreffende addendum te sluiten, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

4.29.

IMC heeft gemotiveerd betwist dat (artikel 7 van) de IPS-overeenkomst zich ook uitstrekt tot de
Industrial Designsen dat partijen in dat kader een mondelinge overeenkomst hebben gesloten. Partijen hebben onderhandeld over de
Industrial Designs, maar daarover geen overeenstemming bereikt. IMC vordert een verklaring voor recht dat NVS geen rechten geldend kan maken aangaande de
Industrial Designs.

4.30.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de gemotiveerde betwisting door IMC, niet vast is komen te staan dat de
Industrial Designsonder (artikel 7 van) de IPS-overeenkomst vallen. Wel voldoende gebleken is dat partijen na het sluiten van de IPS-overeenkomst mondeling zijn overeengekomen dat de
Industrial Designsdoor IMC aan NVS zullen worden verkocht en overgedragen. Over de voorwaarden voor die overdracht – en dan in het bijzonder de door NVS aan IMC te betalen vergoeding voor (de extra kosten voor de ontwikkeling van) het 2410-model – is tussen partijen echter geen overeenstemming bereikt. De rechtbank licht dit als volgt toe.

4.31.

De rechtbank stelt voorop dat, anders dan NVS heeft betoogd, uit de verklaring van octrooigemachtigde [naam05] van 18 mei 2022 niet kan worden afgeleid dat partijen op 15 januari 2019 op het kantoor van [bedrijf03] een mondelinge overeenkomst hebben gesloten. Uit die verklaring blijkt wel dat er op 15 januari 2019 een gesprek over het aanvragen van
Industrial Designsheeft plaatsgevonden tussen partijen, maar niet dat partijen op dat moment ook overeenstemming hebben bereikt over de verkoop en overdracht van die rechten door IMC aan NVS (al dan niet via artikel 7 van de IPS-overeenkomst of via het addendum). Op dit punt heeft NVS de rechtbank onjuist voorgelicht door in de dagvaarding te stellen dat de verklaring van [naam05] bevestigt dat een mondelinge overeenkomst is gesloten én door de door [naam05] genoemde e-mail van 28 januari 2019 (waaruit volgt dat er nog geen wilsovereenstemming was) niet over te leggen.

4.32.

Uit de overige stellingen en stukken van NVS – en dan met name het gespreksverslag van 9 juli 2021 (zie onder 2.13.7) – leidt de rechtbank af dat partijen op een later moment wel zijn overeengekomen dat de
Industrial Designsaan NVS zullen worden overgedragen. IMC bevestigt in het laatstgenoemde gespreksverslag immers dat de
Industrial Designsin de plaats zullen treden van octrooi 3. De rechtbank neemt hierbij tevens in aanmerking dat, zoals onbetwist tussen partijen vast staat, NVS de kosten voor het aanvragen van de
Industrial Designsheeft betaald.

4.33.

In het gespreksverslag van 9 juli 2021 schrijft IMC dat de overeenkomst zal worden aangepast en dat “alle verdere afspraken” hierin integraal zullen worden opgenomen. Zoals eerder in dit vonnis al is overwogen, hebben partijen de bestaande overeenkomst echter niet aangepast aan de ontwikkelingen. Dat partijen op andere wijze overeenstemming hebben bereikt over de (nadere) voorwaarden van overdracht van de
Industrial Designs, is ook niet gebleken. Over het conceptaddendum op de IPS-overeenkomst, dat NVS op 25 oktober 2021 aan IMC heeft toegezonden, zijn partijen het in elk geval niet eens geworden. IMC heeft dit conceptaddendum op 18 november 2021 immers uitgebreid becommentarieerd en daarmee afgewezen.

4.34.

NVS heeft in dit kader in vordering IV gevorderd om IMC te veroordelen om “een addendum” te sluiten. Zij verwijst daarbij naar het door haar als productie 9 overgelegde conceptaddendum van 25 oktober 2021. Omdat niet vast is komen te staan dat tussen partijen wilsovereenstemming is bereikt over dit addendum en ook overigens niet is gebleken van wilsovereenstemming over de (nadere) voorwaarden van overdracht van de
Industrial Designs, kan deze vordering van NVS niet worden toegewezen.

4.35.

Ook vordering IV in reconventie moet worden afgewezen. Zoals hiervoor onder 4.26 is overwogen, heeft IMC toestemming aan NVS verleend om het 2410-model te bouwen en daarmee een (niet exclusieve) licentie verleend aan NVS. Deze licentie moet geacht worden ook betrekking te hebben op de
Industrial Designs.De gevorderde verklaring voor recht dat NVS geen rechten geldend kan maken aangaande de
Industrial Designsis reeds daarom niet toewijsbaar.

Overdracht IE-rechten/exclusief recht op technologie (vordering II in conventie)

4.36.

NVS vordert een verklaring voor recht dat op grond van de IPS-overeenkomst “de (huidige bestaande en mogelijk toekomstig gevestigde) octrooi- en andere IE-rechten op het 2410-(concept)ontwerp aan NVS zijn overgedragen”. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, blijkt dat onder de term
IP/patent rightsin de IPS-overeenkomst uitsluitend octrooirechten moeten worden begrepen en niet ook auteurs- en/of modelrechten. Vordering II is dus in elk geval niet toewijsbaar voor zover het de “andere IE-rechten” betreft.

4.37.

Ook voor zover het de octrooirechten betreft is deze vordering niet toewijsbaar. Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor onder 4.18 is overwogen, is er pas plaats voor overdracht van de octrooirechten door IMC aan NVS als de volledige koopsom van € 220.000,00 aan IMC is betaald. Dat is pas aan de orde indien en voor zover NVS in staat is een tweede en een derde sleepboot naar het 2410-model – of naar het 2409-model – te doen bouwen.

4.38.

De door NVS gevorderde verklaring voor recht dat zij een exclusief recht op de technologie heeft (en dat het haar vrij staat aan de hand daarvan een boot te laten bouwen en deze aan een derde te (doen) verkopen) is wel toewijsbaar. In artikel 7 van de IPS-overeenkomst staat namelijk expliciet dat NVS – zolang de octrooirechten nog niet aan haar zijn overgedragen – een exclusief recht op de technologie heeft, oftewel een licentie. Omdat in dit vonnis is geoordeeld dat de IPS-overeenkomst ook betrekking heeft op het 2410-model, betreft de exclusieve licentie op de technologie ook de technologie ter zake van dat model. Het staat NVS dus vrij om aan de hand van de door IMC verleende licentie op de technologie sleepboten naar het 2410-model te laten bouwen en aan een derde te (doen) verkopen, telkens tegen betaling van de overeengekomen royalty. Daarbij neemt de rechtbank tevens in aanmerking dat, zoals hiervoor onder 4.26 en 4.35 is overwogen, naast de geoctrooieerde technologie ook de (eventuele) auteursrechtelijke werken en het in het modeldepot omschreven voortbrengsel ter zake van het 2410-model door NVS mogen worden gebruikt, omdat IMC een licentie aan NVS op die rechten heeft verleend. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat het NVS ook vrijstaat de werken en het model toe te passen in de tweede en volgende sleepboot naar 2410-model (dan wel het 2409-model). Artikel 4 van de IPS-overeenkomst bepaalt immers expliciet dat NVS een royalty verschuldigd is voor “
the second and all subsequent 24M All-Rounder 360 Tugs”. Partijen hebben er immers belang bij dat er zoveel mogelijk 2410- en eventueel 2409-boten op de markt komen, aangezien zij dan allebei de aanloopkosten kunnen terugverdienen en op enig moment winst kunnen maken.

Verbod overdracht IE-rechten door IMC (vordering V in conventie)

4.39.

NVS vordert een verbod voor IMC om “het modelwerk” van en de
IP/patent rightsop het 2409- en het 2410-model aan te bieden of te verkopen aan derden, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

4.40.

Aan deze vordering legt NVS ten grondslag dat zij op grond van artikel 7 van de IPS-overeenkomst het exclusieve recht heeft op de technologie die is toegepast in het 2409- en het 2410-model. Volgens NVS bestaat er een (gerechtvaardigd) vermoeden dat IMC voornemens is om deze technologie (nogmaals) te vervreemden. Zij voert daartoe aan dat IMC haar onredelijke voorstellen doet inzake het 2410-model (op grond van het voorkeursrecht in artikel 11 van de IPS-overeenkomst), om op die manier van NVS af te zijn en de technologie van het 2410-model opnieuw te kunnen verkopen. NVS verwijst naar de brief van IMC van 18 januari 2022, waarin onder meer is vermeld:

“(…) Indien u niet ingaat op dit aanbod, dan heeft IMC aan haar verplichting voldaan om de technologie als eerste aan NVS aan te bieden conform Clause 11 van het IP Sales Agreement en is daarmee vrij om de technologie aan anderen aan te bieden. Tevens is NVS dan niet (langer) gerechtigd om deze technologie te gebruiken / toe te passen. (…)”

4.41.

IMC heeft deze vordering gemotiveerd betwist. Er is volgens IMC geen enkele aanleiding te veronderstellen dat zij de technologie aan een andere partij zal verkopen, juist omdat het NVS is die een koper voor meerdere boten te bouwen naar het 2410-model gevonden zou hebben.

4.42.

Omdat in dit vonnis is geoordeeld dat de IPS-overeenkomst ook betrekking heeft op het 2410-model, heeft NVS op grond van artikel 7 van de IPS-overeenkomst een exclusief gebruiksrecht op de technologie van zowel het 2409-model als het 2410-model. Gelet op de brief van IMC van 18 januari 2022 heeft NVS voldoende belang bij haar vordering op dit punt. Voor zover het de octrooirechten betreft, is deze vordering dan ook toewijsbaar. Dat is anders voor zover de vordering betrekking heeft op “het modelwerk”. Een grondslag voor dat deel van de vordering is niet gesteld en ook niet gebleken. NVS heeft niet uitgelegd wat zij met “het modelwerk” bedoelt, nog daargelaten dat deze term niet voorkomt in de modellenwetgeving, noch in de auteurswetgeving.

4.43.

Voor toewijzing van de gevorderde dwangsom ziet de rechtbank geen aanleiding. IMC heeft aangevoerd dat zij zich houdt (en heeft gehouden) aan de overeengekomen exclusiviteit en dat zij, als die exclusiviteit in een rechterlijke uitspraak wordt uitgebreid tot het 2410-model, dat zal respecteren. IMC heeft zich hiermee bereid verklaard de veroordeling vrijwillig te zullen nakomen. Redelijkerwijs verwacht mag worden dat IMC zich daaraan zal houden. De brief van IMC van 18 januari 2022 maakt dat niet anders, omdat die voortvloeide uit het standpunt van IMC dat het 2410-model onder (het voorkeursrecht van) de derde situatie van artikel 11 van de IPS-overeenkomst zou vallen. In dit vonnis is geoordeeld dat dat standpunt van IMC niet opgaat. In dat licht bezien acht de rechtbank een prikkel voor IMC om de veroordeling na te komen niet nodig.

4.44.

Toegewezen zal dan ook (uitsluitend) worden een verbod voor IMC om de
IP/patent rights, ofwel de octrooirechten, op het 2409-model en op het 2410-model aan te bieden of te verkopen aan derden. Die zullen moeten worden overgedragen aan NVS indien NVS er in slaagt een tweede en derde boot gebouwd naar het 2409-model of naar het 2410-model te realiseren.

Verstrekken van alle tekeningen inclusief 3D-modellen en berekeningen en alle andere relevante details (vordering III in conventie)

4.45.

NVS heeft gevorderd om IMC te veroordelen om “alle tekeningen inclusief 3D-modellen en berekeningen en alle andere relevante details” van het 2409-model en het 2410-model aan haar over te dragen, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Deze vordering is gegrond op artikel 6 van de IPS-overeenkomst. Dat artikel bepaalt dat, na betaling van de eerste termijn van € 73.333,33, de bedoelde stukken aan NVS zullen worden overgedragen. IMC betwist dat zij, in het bijzonder van het 2410-model, tekeningen en andere stukken moet overdragen. Aan NAM, [bedrijf01] en [bedrijf02] zijn tekeningen ter beschikking gesteld onder een
non-disclosure agreement. Op haar vraag wat NVS nog miste kwam geen antwoord, aldus IMC.

4.46.

Naar het oordeel van de rechtbank is vordering III in conventie te onbepaald en onvoldoende concreet om voor (volledige) toewijzing in aanmerking te kunnen komen.

4.47.

Ter zitting heeft NVS geconcretiseerd dat zij aanspraak maakt op de volgende stukken:

ten aanzien van het 2409-model: de FEM-berekeningen (sterkteberekeningen van de constructie);

ten aanzien van het 2410-model: stukken die IMC wel met derden, maar niet met NVS heeft gedeeld.

De rechtbank zal de vordering dan ook in deze beperkte zin opvatten en de beoordeling beperken tot deze concreet genoemde stukken, mede ter voorkoming van executiegeschillen.

Ad a) FEM-berekeningen van het 2409-model

4.48.

Partijen twisten over de vraag of IMC gehouden is FEM-berekeningen (sterkteberekeningen) aan NVS te verstrekken. Volgens NVS is in artikel 6 van de IPS-overeenkomst nadrukkelijk overeengekomen dat berekeningen moeten worden verstrekt, en daar vallen volgens NVS ook de FEM-berekeningen onder. Door IMC zijn ten aanzien van het 2409-model in september 2022 uitsluitend “3D FEM-modellen in STEP format” aangeleverd, maar daarmee is volgens NVS niet voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 6 van de IPS-overeenkomst. Volgens NVS gaat IMC er zelf vanuit dat de FEM-berekeningen zijn opgenomen in het overeengekomen bedrag van € 220.000,00, omdat de FEM-berekeningen zijn opgenomen in het kostenplaatje van IMC van 10 augustus 2017 (waarin in totaal 88 uur is gerekend voor de FEM-berekeningen). Alleen als er, nadat er productietekeningen voor het 2409-model zijn gemaakt, nog aanvullend werk met betrekking tot de FEM moet worden verricht, zal dat door NVS worden uitgevoerd of uitbesteed. Dat laat onverlet dat het (eerst) aan IMC is om FEM-berekeningen te verstrekken, aldus NVS.

4.49.

IMC heeft daartegenover aangevoerd dat zij niet gehouden is FEM-berekeningen aan NVS te verstrekken. De IPS-overeenkomst vermeldt slecht het woord
calculations, zonder nadere specificering en zonder verwijzing naar FEM-berekeningen. IMC levert een conceptontwerp, waarna door derde partijen productietekeningen worden gemaakt. In dat licht bezien mag NVS er niet vanuit gaan dat IMC FEM-berekeningen maakt van de finale productietekeningen. Dat is niet wat tussen partijen is afgesproken, aldus nog steeds IMC.

4.50.

Partijen zijn gezamenlijk verder gegaan met de ontwikkeling van het 2410-model, in plaats van het 2409-model. Dat er (concrete) plannen zijn voor de productie van een 2409-model is niet gesteld en ook niet gebleken. In feite is het 2410-model in de plaats gekomen voor het 2409-model. Voor het 2410-model diende IMC FEM-berekeningen aan NVS te verstrekken (waarover hierna onder 4.68 e.v. meer). Dat de IPS-overeenkomst zo moet worden uitgelegd dat NVS, naast de FEM-berekeningen voor het daadwerkelijk gerealiseerde 2410-model, ook aanspraak kan maken op de FEM-berekeningen voor het niet gerealiseerde 2409-model, kan niet worden aangenomen. Aldus kon IMC volstaan met de reeds overgedragen “3D FEM-modellen in STEP format”. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

Ad b) aan derden verstrekte stukken met betrekking tot het 2410-model

4.51.

NVS heeft zich op het standpunt gesteld dat IMC stukken aan derden (NAM, [bedrijf01] en [bedrijf02] ) heeft toegestuurd, onder geheimhouding, die IMC niet (ook) met NVS heeft gedeeld. Meer concreet gaat het volgens NVS om het volgende:

in de periode tussen 13 juni 2019 en 26 september 2019 heeft IMC onder geheimhouding stukken gedeeld met NAM, maar niet met NVS (uit productie 44 van NVS leidt de rechtbank af dat het gaat om 13 juni 2019, 9 juli 2019, 11 juli 2019 en 26 september 2019);
op 10 september 2021 heeft IMC onder geheimhouding tekeningen met [bedrijf01] gedeeld, maar niet met NVS (zie productie 53 van NVS).

Ter zitting heeft NVS aangevoerd dat ook met betrekking tot de lier stukken rechtstreeks aan [bedrijf02] zijn gestuurd, eveneens onder geheimhouding, en niet aan NVS.

Volgens NVS is IMC met het verstrekken van stukken aan derden niet ontheven van haar verplichting om op grond van artikel 6 van de IPS-overeenkomst de stukken aan NVS te verstrekken. Gelet op de door IMC opgelegde geheimhouding zijn de derde partijen, die de stukken hebben ontvangen, niet bevoegd deze aan NVS over te dragen.

4.52.

IMC heeft zich op het standpunt gesteld dat NVS geen belang heeft bij haar vordering op dit punt. NVS beschikt – naar eigen zeggen – inmiddels immers over alles wat zij nodig heeft. Ter zitting heeft NVS ook bevestigd dat een boot naar het 2410-model is gebouwd en onder klasse is gebracht.

4.53.

De rechtbank is van oordeel dat NVS belang heeft bij naleving van de uit artikel 6 van de IPS-overeenkomst voortvloeiende verplichting door IMC. Partijen zijn overeengekomen dat de stukken – na betaling van de eerste termijn door NVS – aan NVS moeten worden verstrekt. Door stukken wel aan derde partijen, maar niet aan NVS te sturen, voldoet IMC niet aan deze verplichting. IMC heeft niet betwist dat er stukken rechtstreeks aan derde partijen – en niet ook aan NVS – zijn verstuurd. Zij heeft weliswaar aangevoerd dat er stukken ook in kopie aan NVS zijn gestuurd (bijvoorbeeld de e-mail van 10 december 2019 aan NAM), maar niet dat dit ten aanzien van alle door NVS bedoelde stukken geldt. Voor zover IMC zich heeft beroepen op de USB-stick met verstrekte stukken (in combinatie met screenshots van bevestigingen dat deze stukken ook daadwerkelijk zijn gedownload), gaat de rechtbank daaraan voorbij. Het had op de weg van IMC gelegen om, als uit deze producties zou blijken dat de door NVS bedoelde stukken wel rechtstreeks aan haar zijn toegestuurd, dat concreet toe te lichten. Het is niet aan de rechtbank om in de betreffende producties op zoek te gaan naar een onderbouwing van het verweer van IMC op dit punt.

4.54.

Het voorgaande brengt mee dat de vordering van NVS op dit punt zal worden toegewezen, zij het uitsluitend ten aanzien van de concrete stukken die hiervoor onder 4.51 met datum zijn genoemd (en dus de stukken als bedoeld in de producties 44 en 53 van NVS). Voor het overige is de vordering nog steeds te onbepaald om voor toewijzing in aanmerking te kunnen komen.

4.55.

De door NVS gevorderde dwangsom zal worden toegewezen. In de omstandigheden van het geval ziet de rechtbank aanleiding de dwangsom te matigen tot € 500,00 per dag, met een maximum van € 25.000,00.

Door NVS gevorderde schadevergoeding (vordering VI in conventie)

4.56.

NVS vordert IMC te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van € 98.091,00. Meer concreet gaat het om de volgende bedragen:

€ 39.871,00 voor extra kosten voor rails en karretjes;

€ 43.350,00 voor extra kosten voor
towing ring plate/deck plates incl shipping;

€ 14.870,00 voor extra kosten voor FEM-berekeningen.

4.57.

NVS heeft aangevoerd dat zij extra kosten heeft moeten maken omdat IMC tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichting de tekeningen, berekeningen en alle relevante details met betrekking tot het 2409- en het 2410-model aan NVS te verstrekken.

4.58.

IMC heeft de verschuldigdheid van de gevorderde schadevergoeding gemotiveerd betwist, evenals de hoogte van de gestelde schade en het causaal verband met de gestelde tekortkoming.

4.59.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering van NVS op dit punt moet worden afgewezen. De rechtbank zal dat oordeel hierna per afzonderlijke schadepost toelichten.

Ad a) extra kosten voor rails en karretjes: € 39.871,00

4.60.

NVS heeft het volgende aangevoerd. Op 19 juli 2021 heeft [bedrijf01] een offerte opgesteld voor de rails en de karretjes. Die offerte bleek gebaseerd op onvolledige tekeningen van IMC. In september 2021 heeft IMC aangepaste tekeningen verstrekt aan [bedrijf01] , waarin diverse veranderingen zijn verwerkt (bijvoorbeeld ten aanzien van de wielen). [bedrijf01] heeft aan de hand daarvan een nieuwe offerte gemaakt, die € 39.871,00 hoger uitviel dan de eerste offerte. NVS kon deze extra kosten niet meer verhalen op de koper of de werf, omdat de prijs al vastgesteld was. IMC wist al in 2020 van de veranderingen en had dit eerder aan [bedrijf01] en NVS moeten doorgeven. In een e-mail van 14 september 2021 heeft [bedrijf01] een toelichting gegeven op de extra kosten.

4.61.

IMC heeft daartegenover het volgende aangevoerd. IMC betwist dat zij incomplete tekeningen naar [bedrijf01] zou hebben verzonden of informatie zou hebben achtergehouden. Dat sprake was van een wijziging met betrekking tot de wielen die tot meerkosten kon leiden, was al in 2019 bij NVS bekend, zoals blijkt uit haar e-mail van 26 september 2019:

“(…) Ik ben bewust van het feit dat er misschien nog enkele veranderingen komen in [bedrijf01] ’s quotations (bv trolley wheels niet meer van [naam06] maar door [bedrijf01] zelf vervaardigd), maar laten we deze quotations voor het gemak even aanhouden. Mits er al veranderingen zijn die reeds bekend zijn? (…)”

De vervanging van de wielen komt ook nog aan de orde in een gespreksverslag van 17 december 2019. IMC betwist verder dat NVS de gestelde extra kosten niet zou kunnen doorberekenen aan haar klant(en). Zou er sprake zijn van een dergelijke (voor NVS nadelige) afspraak, dan heeft NVS dat op die wijze afgesproken met haar klant(en); daarvoor is IMC geenszins verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk. Verder heeft IMC aangevoerd dat [bedrijf01] in haar e-mail van 14 september 2021 als oorzaak voor de hogere offerte heeft genoemd dat de aangepaste wielen prijzig zijn en materiaalkosten zijn gestegen. Dit is niet aan IMC toe te rekenen.

4.62.

De rechtbank leidt uit de e-mail van [bedrijf01] van 14 september 2021 af dat de extra kosten voor het grootste deel zijn veroorzaakt door een gewijzigd ontwerp van IMC met betrekking tot de wielen. [bedrijf01] schrijft:

“(…) With a total of 19.500 EUR the wheels are causing the most increase in the price. As mentioned caused by a design change from IMC.

Change from [naam06] wheels to custom wheels. (…)”

NVS heeft niet betwist dat zij er al in 2019 van op de hoogte was dat er met betrekking tot de wielen nog wijzigingen in het ontwerp zouden plaatsvinden. Zij heeft evenmin betwist dat bekend was dat die wijzigingen tot een prijsstijging zouden leiden. Ook nadat IMC ter zitting nog heeft toegelicht dat zij de wijziging en de bijbehorende prijsstijging al in 2019 heeft aangekondigd, is een reactie daarop van NVS uitgebleven. Daarmee is voldoende vast komen te staan dat de eerste offerte van [bedrijf01] van 19 juli 2021 is opgesteld op basis van ontwerptekeningen waarvan beide partijen wisten dat deze nog zouden worden gewijzigd. Gelet daarop had het op de weg van NVS gelegen om nader te concretiseren dat en waarom zij schade heeft geleden doordat de offerte van [bedrijf01] in september 2021 hoger uitviel. Dat NVS de voorziene extra kosten niet heeft doorberekend aan haar klant (en dat ook niet meer kan doen), is in deze omstandigheden niet aan IMC toe te rekenen.

4.63.

De overige extra kosten voor de rails en karretjes vallen naar het oordeel van de rechtbank binnen het ondernemersrisico van NVS. Dat deze kosten voornamelijk zijn ontstaan door prijsstijgingen, is niet door NVS betwist. Ook in zoverre is dus geen sprake van schade van NVS die aan IMC is toe te rekenen.

4.64.

Voor toewijzing van de vordering is op dit punt dan ook geen plaats.

Ad b) extra kosten voortowing ring plate/deck plates incl shipping: € 43.350,00

4.65.

NVS heeft het volgende aangevoerd. De
towing ring structure– een cruciaal onderdeel van de sleepboot – zou door de scheepswerf gemaakt worden. Daarvoor was advies van IMC nodig, in welk kader onder meer een twee uur durende digitale bijeenkomst is gehouden. IMC heeft echter geen antwoorden kunnen en/of willen geven aan de werf, waarna NVS en de werf hebben besloten om de
towing ring structuredoor [bedrijf01] te laten produceren. De kosten van [bedrijf01] in dat kader bedragen € 144.350,00, terwijl de kosten aanvankelijk waren begroot op € 101.000,00. Sprake is dus van een extra kostenpost van € 43.350,00.

4.66.

IMC heeft daartegenover het volgende aangevoerd. IMC betwist dat zij verplicht was om “mee te werken” aan de bouw van de
towing ringdoor de scheepswerf, of om in dat kader “goede informatie te geven”. Het is de contractuele verantwoordelijkheid van NVS om de boot te laten bouwen en IMC staat daarbuiten. NVS heeft aangevoerd dat zij samen met de werf heeft besloten de
towing ringte laten produceren door [bedrijf01] . Dat is een ondernemersbeslissing van NVS, waar IMC buiten staat. Zij is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk. Dat [bedrijf01] duurder zou zijn dan de werf is niet onderbouwd of geconcretiseerd en wordt betwist. Dergelijke kosten behoren in ieder geval doorberekend te worden aan de scheepswerf, die blijkens de stellingen van NVS heeft ingestemd met de beslissing de
towing ringdoor [bedrijf01] te laten produceren.

4.67.

De rechtbank oordeelt dat NVS tegenover de gemotiveerde betwisting van IMC te weinig heeft gesteld om vast te kunnen stellen dat IMC op dit punt tekortschoot in enige verplichting. Ook deze kosten zijn voor rekening van NVS, nu de beslissing om de
towing ringdoor [bedrijf01] te laten maken door NVS is genomen (in overleg met de werf) en dus onder haar ondernemersrisico valt. Voor toewijzing van het bedrag van € 43.350,00 is daarom evenmin plaats.

Ad c) extra kosten voor FEM-berekeningen: € 14.870,00

4.68.

NVS heeft aangevoerd dat de door haar gemaakte extra kosten inzake de FEM-berekeningen als volgt zijn opgebouwd:

€ 4.210,00 te betalen aan Bureau Veritas voor de FEM-berekeningen voor de
€ 5.660,00 te betalen aan NAM voor de huur van speciale software (twee maanden à € 2.830,00 per maand);
€ 5.000,00 (voorlopig begroot) aan NAM voor de FEM-berekeningen voor de rails en

4.69.

IMC heeft de gestelde extra kosten betwist, in het bijzonder de noodzaak om speciale software te huren. Het door IMC aangeleverde STEP-formaat is gangbaar en als daarin bepaalde informatie minder toegankelijk zou blijken had dat concreet aan IMC moeten worden gemeld, zodat zij daarnaar kon handelen. NVS heeft ten slotte erkend dat zij verantwoordelijk is voor de FEM-berekeningen zodra er productietekeningen door andere partijen zijn gemaakt. De door NVS gevorderde kosten betreffen volgens IMC FEM-berekeningen waar NVS zelf verantwoordelijk voor is.

4.70.

Zoals hiervoor onder 4.50 is overwogen, diende IMC met betrekking tot het daadwerkelijk ontwikkelde 2410-model FEM-berekeningen aan NVS te verstrekken. IMC is echter niet verantwoordelijk voor FEM-berekeningen nadat andere partijen productietekeningen hebben gemaakt. NVS heeft dat op 23 september 2022 bevestigd in haar e-mail aan IMC:

“(…) Mochten er vervolgens, nadat er productietekeningen zijn gemaakt, op verzoek van Bureau Veritas nog aanvullend werk betreffende de FEM moeten worden verricht, dan zal dit worden uitgevoerd door NVS. (…)”

NVS heeft niet gesteld en onderbouwd dat de door haar gevorderde kosten betrekking hebben op de initiële, door IMC te verstrekken FEM-berekeningen en niet op de FEM-berekeningen waar NVS zelf verantwoordelijk voor is. Gelet op het door IMC gevoerde verweer op dit punt had dat wel op de weg van NVS gelegen. Ook deze kosten kunnen daarom niet worden toegewezen.

Door IMC gestelde wanprestatie (vordering II in reconventie)

4.71.

IMC vordert een verklaring voor recht dat NVS toerekenbaar tekort is geschoten in het nakomen van de IPS-overeenkomst. IMC heeft daaraan ten grondslag gelegd dat NVS op grond van de IPS-overeenkomst gehouden is het 2409-model te vermarkten, te verkopen en te laten bouwen. NVS heeft volgens IMC niet aan die verplichtingen voldaan. Uit het gespreksverslag van oktober 2015 (zie onder 2.13.1) volgt dat partijen het 2409-model beschouwden als “laaghangend fruit”. Uit artikel 8 van de IPS-overeenkomst vloeit voort dat binnen twaalf maanden één boot zou worden verkocht en binnen dertig maanden drie boten. De verwachting was dat NVS in vijf tot zeven jaar meer dan vijftien boten van het 2409-model zou verkopen. NVS beschouwt haar verplichtingen ten aanzien van het 2409-model echter als een dode letter (en is ter zake in verzuim), terwijl zij IMC wel aan haar verplichtingen houdt door ook tijdens de onderhavige procedure nog tekeningen van het 2409-model te verlangen.

4.72.

NVS heeft gemotiveerd betwist dat zij toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de IPS-overeenkomst.

4.73.

Met NVS is de rechtbank van oordeel dat deze vordering niet toewijsbaar is. Partijen hebben, naar aanleiding van belangstelling uit de markt, al in juni 2018 gezamenlijk de ontwikkeling van het 2410-model ter hand genomen, in plaats van het 2409-model. Beide partijen hebben ermee ingestemd dat NVS zich zou gaan bezighouden met het vermarkten van het 2410-model. In haar e-mail van 14 juni 2018 schreef IMC dat het 2409-model niet langer zou worden aangeboden. IMC heeft weliswaar aangevoerd dat partijen daarop zijn teruggekomen, maar onverlet blijft dat partijen sinds medio 2018 niet verder zijn gegaan met de ontwikkeling en/of vermarkting van het 2409-model. Ter zitting is bevestigd dat er nog altijd geen 2409-model wordt gebouwd. Dat IMC daar voorafgaand aan het geschil tussen partijen een probleem van heeft gemaakt, is niet gesteld en ook niet gebleken. In deze omstandigheden kan NVS niet worden verweten dat zij zou zijn tekortgeschoten in haar verplichtingen door het 2409-model niet op de markt te brengen.

4.74.

Bovendien is de rechtbank van oordeel dat in de IPS-overeenkomst ook geen verplichting voor NVS met betrekking tot het aantal te verkopen boten kan worden gelezen. Evenmin heeft NVS in dat kader een garantie afgegeven. IMC beroept zich op onderhandelingen tussen IMC en [naam07] , die zijn gevoerd voordat IMC en NVS de IPS-overeenkomst sloten. In een concept
Memorandum of Understandingtussen IMC en [naam07] werd rekening gehouden met de mogelijkheid tot verkoop van vijftien boten binnen vijf tot zeven jaar. Deze (of andere) aantallen zijn echter niet in de overeenkomst tussen partijen terecht gekomen. Uit artikel 8 kan worden afgeleid dat partijen beoogden drie boten binnen dertig maanden te verkopen, maar in die bepaling kan geen inspanningsverplichting voor NVS op dat punt worden gelezen, laat staan een resultaatsverplichting ter zake van een minimum aantal te bouwen boten.

4.75.

De door IMC in dit kader gevorderde verklaring voor recht zal dan ook worden afgewezen.

Ontbinding/aanpassing van de IPS-overeenkomst (vordering VI in reconventie)

4.76.

IMC vordert, na vermindering van eis, voorts (gedeeltelijke) ontbinding van de IPS-overeenkomst, dan wel aanpassing (op grond van artikel 6:258 BW) daarvan in die zin, dat de exclusiviteit van NVS met betrekking tot het 2409-model vervalt.

4.77.

Ter onderbouwing van deze vorderingen heeft IMC aangevoerd dat NVS weigert de overeenkomst met betrekking tot het 2409-model na te komen. Dat is grond voor ontbinding. Bovendien moet IMC ondanks die weigering wel door kunnen gaan met de vermarkting van het 2409-model. Om die reden moeten de exclusiviteitsrechten ten aanzien van het 2409-model worden doorbroken. NVS mag het 2409-model dan nog vermarkten en verkopen, maar IMC mag daar ook een andere partij voor inschakelen, aldus nog steeds IMC. IMC wil dat het 2409-model operationeel wordt.

4.78.

NVS heeft gemotiveerd betwist dat er grond is voor (partiële) ontbinding of aanpassing van de IPS-overeenkomst.

4.79.

Ook deze vordering moet worden afgewezen. Op grond van artikel 7 van de IPS-overeenkomst heeft NVS, zolang de octrooien nog niet aan haar zijn overgedragen, een exclusieve licentie de in die octrooien omschreven technologie toe te passen. De rechtbank ziet geen aanleiding om de overeenkomst op dit punt te ontbinden of aan te passen. Eerder in dit vonnis is geoordeeld dat NVS niet (toerekenbaar) tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst. Evenmin is sprake van onvoorziene omstandigheden die wijziging van de overeenkomst rechtvaardigen. Partijen hebben gezamenlijk besloten zich eerst en volledig te focussen op de ontwikkeling en vermarkting van het 2410-model. De rechtbank merkt ten overvloede op dat, voor zover de eiswijziging van IMC wel zou zijn toegelaten (zie hiervoor onder 4.6), de vordering evenmin toewijsbaar zou zijn op de gewijzigde grondslag. Voor nadeelsopheffing op grond van artikel 6:230 BW – bestaande uit doorbreking van het exclusieve gebruiksrecht van NVS op de technologie – bestaat gelet op het voorgaande evenmin reden.

De door IMC gevorderde schadevergoeding (vordering V in reconventie)

4.80.

IMC vordert veroordeling van NVS tot betaling van een bedrag van € 501.666,67 aan schadevergoeding. Volgens IMC is er schade ontstaan als gevolg van:

de toerekenbare tekortkoming van NVS in de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van het 2409-model, bestaande uit gederfde
ontbinding van de overeenkomst, bestaande uit derving van het positief contractsbelang ter zake van het 2409-model van € 126.666,67 (namelijk de vergoeding voor de gebruiksrechten van € 200.000,00 minus het betaalde bedrag van € 73.333,33).

4.81.

Deze – door NVS betwiste – vordering moet worden afgewezen. In dit vonnis is geoordeeld dat er geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming van NVS in de nakoming van de overeenkomst en dat er evenmin grond is voor ontbinding van de overeenkomst. Een grondslag voor toewijzing van de vordering ontbreekt dus.

Redelijk loon (vordering VII in reconventie)

4.82.

Al het voorgaande brengt mee dat wordt toegekomen aan de subsidiaire vordering van IMC om NVS te veroordelen tot betaling van het volle door IMC gevorderde loon, dan wel een door de rechtbank te bepalen redelijk loon voor het conceptontwerp van het 2410-model.

4.83.

Ter onderbouwing van haar vordering op dit punt heeft IMC het volgende aangevoerd.

4.83.1.

Partijen hebben geen vergoeding afgesproken voor de ontwikkeling van het 2410-model. Op grond van artikel 7:405 lid 2 BW is NVS het op gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon aan IMC verschuldigd. IMC verwijst in dit kader naar haar overzicht van 12 februari 2021 (zie hiervoor onder 2.10). Daaruit blijkt dat zij met betrekking tot de ontwikkeling van het 2410-model 4.800 uur aan werkzaamheden heeft verricht. Het uurtarief van IMC bedraagt tussen de € 95,00 en € 100,00. In het overzicht is IMC gemakshalve uitgegaan van een uurtarief van (ten minste) € 90,00. Dat komt dus neer op een bedrag van € 432.000,00 (4.800 uur à € 90,00). Ter onderbouwing van de verrichte werkzaamheden heeft IMC haar urenregistratie in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) overgelegd, in welk overzicht zelfs 6.958 uren zijn vermeld. Dat komt neer op een bedrag van € 626.220,00 (6.958 uur à € 90,00).

4.83.2.

NVS beroept zich volgens IMC ten onrechte op de kostenraming van april 2019 (zie hiervoor onder 2.9), waarin is uitgegaan van 330 uur en een uurtarief van € 45,00 (en dus van € 14.850,00). Deze raming is opgesteld in het kader van verkennende gesprekken tussen partijen over mogelijke speculatiebouw (waarbij de scheepswerf op eigen kosten een boot bouwt, om deze vervolgens pas te verkopen). IMC was – evenals andere partijen – bereid haar uurtarief ten behoeve van de speculatiebouw te halveren, om bij een succesvol vervolg een marktconform tarief te rekenen (onder de derde situatie van artikel 11 van de IPS-overeenkomst). De speculatiebouw is uiteindelijk niet doorgegaan. De raming kan niet als aanbod worden aangemerkt en van aanvaarding door NVS is ook geen sprake. Partijen hebben vrijblijvend met elkaar gesproken. Dat geen overeenkomst ter zake is gesloten is door NVS ook bevestigd in meerdere berichten, waaronder haar e-mail van 14 september 2021:

“(…) We have not mentioned the word agreement below.... We had a meeting at our house in Kuala Lumpur where we discussed various matters regarding the All-Rounder tug including extra work for the 2410ZH model and payment of this. (…)”

De raming ziet bovendien slechts op een deel van het schip (alleen de doorontwikkeling van de deksectie met de sleepinstallatie). Inclusief de nog te begroten posten bedraagt de raming ook geen 330, maar 599 uur. Bovendien zijn diverse posten nog niet ingeschat, ziet de raming slechts op de periode april 2018 tot april 2019 en wijkt het uiteindelijke 2410-model af van het model waarop de speculatiebouw betrekking had. Gelet op de significante verschillen tussen het 2409- en het 2410-model en het feit dat IMC zeer veel tijd heeft gestoken in het conceptontwerp van het 2410-model, zou het in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid om daarvoor niet meer dan 330 uur tegen een gehalveerd (kostprijs)tarief te betalen.

4.84.

Ter betwisting van deze vordering heeft NVS het volgende aangevoerd.

4.84.1.

In april 2019 heeft IMC aan NVS een voorstel gedaan met betrekking tot de extra kosten voor het 2410-model. Dat voorstel, dat door IMC was aangekondigd als “
final costing”, was gebaseerd op de kostenraming, waarin wordt uitgegaan van een richtprijs van € 14.850,00 (330 uur à € 45,00). Tijdens een bespreking met IMC in Kuala Lumpur op 28 april 2019 heeft NVS dit aanbod aanvaard. Partijen hebben dus een prijs afgesproken voor de ontwikkeling van het 2410-model, aldus NVS. Die prijs is ook redelijk, aangezien er aanzienlijk minder werk voor het – doorontwikkelde – 2410-model hoefde te worden verricht dan voor het 2409-model, dat
from scratchmoest worden ontwikkeld.

4.84.2.

Met het overzicht van 12 februari 2021 heeft IMC voor het eerst laten weten dat haar uurtarief is verdubbeld van € 45,00 naar € 90,00. NVS betwist dat IMC 4.800 uur heeft gewerkt aan het 2410-model. Als dat al anders zou zijn, is het voor NVS onmogelijk om te controleren waar deze uren betrekking op hebben. Het overzicht van 12 februari 2021 is onvoldoende gespecificeerd en het WBSO-overzicht kan om meerdere redenen niet worden gevolgd. IMC heeft NVS ook niet gewaarschuwd voor de overschrijding van de geraamde 330 uur, terwijl dat wel op haar weg had gelegen. Evenmin heeft IMC tussentijds enige aangepaste ureninschatting doorgegeven. Van een dienstverlener als IMC mag verwacht worden dat het een aanzienlijke overschrijding van het begrote aantal uren tijdig meldt aan de opdrachtgever, aldus nog steeds NVS.

4.85.

Beide partijen gaan uit van het bestaan van een overeenkomst van opdracht met betrekking tot de extra werkzaamheden die hebben geleid tot de ontwikkeling van het 2410-model. Ook de rechtbank gaat daarvan uit, zij het dat deze opdracht moet worden beoordeeld in het kader van de tussen partijen gesloten IPS-overeenkomst, waarin was voorzien dat het 2409-model naar aanleiding van specifieke klantverzoeken mogelijk zou moeten worden aangepast.

4.86.

In geschil is of tussen partijen een afspraak is gemaakt met betrekking tot de beloning van de werkzaamheden die hebben geleid tot het conceptontwerp voor het 2410-model. Met IMC is de rechtbank van oordeel dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door IMC, staat in rechte niet vast dat partijen ten aanzien van de kostenraming uit 2019 (overigens door NVC in strijd met artikel 21 Rv niet volledig overgelegd) overeenstemming hebben bereikt. Aan bewijslevering op dit punt komt de rechtbank niet toe. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat IMC genoegzaam heeft toegelicht dat de kostenraming betrekking had op mogelijke speculatiebouw en niet op de ontwikkeling van het – uiteindelijke – 2410-model. De betwisting door NVS in dat kader is onvoldoende onderbouwd. NVS heeft bovendien zelf bevestigd dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt; niet alleen in de hierboven geciteerde e-mail van 14 september 2021, maar ook in het verslag van 9 juli 2021 (zie onder 2.13.7).

4.87.

Omdat contractueel geen loon is bepaald voor de ontwikkeling van de 2410, is NVS op grond van artikel 7:405 lid 2 BW het op gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon aan IMC verschuldigd. De rechtbank is van oordeel dat de aard van de rechtsverhouding tussen partijen meebrengt dat deze zich er niet voor leent om het loon op gebruikelijke wijze te berekenen, bijvoorbeeld door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het gebruikelijke uurloon. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat in de IPS-overeenkomst is verdisconteerd dat IMC niet (direct) al haar uren vergoed krijgt. Op grond van de IPS-overeenkomst ontvangt IMC bij de verkoop van de eerste drie boten telkens een termijn van de overeengekomen vergoeding en ontvangt zij daarnaast vanaf de tweede boot een
royalty fee.Het was dus de verwachting en bedoeling van partijen dat IMC haar beloning zou ontvangen afhankelijk van de daadwerkelijke verkoop van de boten. Het in rekening brengen van alle gewerkte uren ten aanzien van het 2410-model is daarmee niet te rijmen.

4.88.

Het voorgaande brengt mee dat NVS een redelijk loon verschuldigd is aan IMC. Wat in een concreet geval redelijk is, hangt onder meer af van de aard van de verrichte werkzaamheden, de – zo nodig schattenderwijs te bepalen – omvang van de verrichte werkzaamheden en hetgeen in de desbetreffende branche in het algemeen gebruikelijk is. Aan de bepaling van een redelijk loon kan, anders dan bij een gebruikelijk loon, geen nauwkeurige berekening ten grondslag worden gelegd. De rechtbank ziet in de omstandigheden van het onderhavige geval aanleiding om bij de bepaling van het redelijke loon tevens aansluiting te zoeken bij de IPS-overeenkomst, waarin ter zake van het 2409-model wél een beloning voor IMC is afgesproken. Relevant gezichtspunt is daarom de aard en omvang van de werkzaamheden ten aanzien van het 2410-model in vergelijking met de aard en omvang van de werkzaamheden ten aanzien van het 2409-model, en rekening houdend met het feit dat de 2410 een doorontwikkelde versie is van de 2409.

4.89.

Zoals hiervoor al is overwogen, kan IMC geen vergoeding van alle gewerkte uren vorderen. Anderzijds kan NVS ook niet worden gevolgd in haar stelling dat voor de ontwikkeling van het conceptontwerp van het 2410-model weinig (extra) werkzaamheden nodig waren noch dat aansluiting moet worden gezocht bij de in april 2019 afgegeven kostenraming. IMC heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het 2410-model weliswaar een doorontwikkeling, maar geen simpele vergroting van het 2409-model is. De rechtbank neemt tevens in aanmerking dat IMC heeft aangevoerd dat zij eind 2019 aan NVS heeft gemeld dat er op dat moment al meer dan 3.000 uur was besteed aan werkzaamheden met betrekking tot het 2410-model en dat NVS daartegen toen geen bezwaar heeft gemaakt. NVS heeft zich weliswaar op het standpunt gesteld dat zij niet door IMC is gewaarschuwd voor de overschrijding, maar zij heeft deze concrete stelling van IMC niet betwist. Dat had wel op de weg van NVS gelegen, temeer omdat IMC zich in dit kader beroept op haar e-mail aan NVS van 2 december 2021, waarin onder meer is vermeld:

“(…) Begin vorig jaar heb ik tijdens mijn bezoek aan KL ook al voorlopig overzicht overlegd met [naam02] van de uren t/m eind 2019 voor de 2410 (dat was toen al ruim voorbij 3000 uur). (…)”.

De rechtbank neemt daarom als vaststaand aan dat NVS er eind 2019/begin 2020 van op de hoogte was dat op dat moment al 3.000 uur door IMC aan het conceptontwerp van het 2410-model is gewerkt. Dat zij daartegen op dat moment bezwaar heeft gemaakt, is niet gesteld en ook niet gebleken. Deze omstandigheid is relevant bij de bepaling van het redelijke loon.

4.90.

Omdat het (uitvoerige) debat tussen partijen zich onvoldoende heeft toegespitst op dit punt, ziet de rechtbank aanleiding om een nadere aktewisseling toe te staan, waarin partijen hun standpunten ten aanzien van de vraag wat in het onderhavige geval een redelijk loon is uiteen kunnen zetten in het licht van hetgeen hiervoor onder 4.88 en 4.89 is overwogen.

4.91.

Partijen wordt gevraagd om met elkaar in overleg te treden over de mogelijkheid dat het redelijke loon zal moeten worden vastgesteld door een deskundige. Zij kunnen in hun te nemen aktes gezamenlijk een voorstel doen voor een te benoemen deskundige. Indien partijen daarover geen overeenstemming bereiken heeft het geen zin dat zij ieder voor zich namen van deskundigen noemen. In dat geval zal de rechtbank eventueel zelf een deskundige kiezen.

4.92.

De rechtbank geeft partijen in overweging om nader met elkaar in overleg te treden om te bezien of zij, aan de hand van dit tussenvonnis, overeenstemming kunnen bereiken over een door NVS aan IMC te betalen redelijke vergoeding voor de door IMC verrichte werkzaamheden met betrekking tot het 2410-model. Indien partijen daarover overeenstemming bereiken, kunnen zij de rechtbank dienovereenkomstig berichten.

Nevenvorderingen (vordering VII, VIII en IX in conventie en vordering VIII in reconventie)

4.93.

NVS maakt aanspraak op buitengerechtelijke kosten, proceskosten en nakosten. IMC maakt aanspraak op proceskosten (deels de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv) en nakosten. De rechtbank zal de beslissingen ten aanzien van deze vorderingen aanhouden tot het eindvonnis. Zoals eerder in dit vonnis overwogen zal de rechtbank daarbij rekening houden met de schending door NVS van artikel 21 Rv.

Conclusie

4.94.

Samenvattend is in dit vonnis het volgende geoordeeld:

in conventie:

de primaire vordering onder I zal worden toegewezen in die zin, dat voor recht zal worden verklaard dat NVS (het conceptontwerp van en de octrooirechten op) het 2410-model heeft gekocht op grond van de IPS-overeenkomst, met dien verstande dat de hoogte van de vergoeding voor de ontwikkeling van het 2410-model nader moet worden vastgesteld;
vordering II is deels toewijsbaar, namelijk voor zover het de verklaring voor recht betreft dat NVS een exclusief recht (naar de rechtbank begrijpt: een exclusieve licentie) op de technologie (op het 2409-model en op het 2410-model) heeft (en dat het NVS vrijstaat op grond van die licentie een of meer boten te laten bouwen en deze aan een derde te (doen) verkopen);
vordering III ter zake van de afgifte van bepaalde tekeningen en berekeningen zal gedeeltelijk worden toegewezen op de manier als omschreven in het dictum van het te wijzen eindvonnis;
vordering IV ter zake van de
vordering V is deels toewijsbaar, namelijk voor zover is gevorderd IMC te verbieden de octrooirechten op het 2409-model en op het 2410-model aan te bieden of te verkopen aan derden;
vordering VI ter zake van schadevergoeding is niet toewijsbaar;
de beslissing ten aanzien van vorderingen VII, VIII en IX wordt aangehouden.

in reconventie:

vordering I is deels toewijsbaar, namelijk voor zover het de verklaring voor recht betreft dat het auteursrecht van IMC ter zake het 2409-model niet is overgedragen bij de IPS-overeenkomst;
vordering II ter zake van wanprestatie door NVS wordt afgewezen;
vordering III ter zake van het auteursrecht (op het 2410-model) wordt afgewezen;
vordering IV ter zake van de
vordering V ter zake van schadevergoeding wordt afgewezen;
vordering VI ter zake van ontbinding/aanpassing van de IPS-overeenkomst wordt afgewezen;
ten aanzien van vordering VII wordt de zaak verwezen naar de rol voor een nadere aktewisseling;
de beslissing ten aanzien van vordering VIII wordt aangehouden.

4.95.

De hiervoor onder 4.94 weergegeven eindoordelen zullen in het eindvonnis in de beslissing worden opgenomen.

5.De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

houdt iedere beslissing aan,

in reconventie

5.2.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van
15 november 2023voor het nemen van een akte door beide partijen over hetgeen is vermeld onder 4.90 en 4.91, waarna beide partijen op de rol van zes weken daarna een antwoordakte kunnen nemen,

5.3.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.C. Santema, mr. W.J.M. Diekman en mr. D.E. Stols en in het openbaar uitgesproken op 4 oktober 2023.

1977/3605/2502/32

Geschil over de uitvoering van een Intellectual Property Sale Agreement met betrekking tot de ontwikkeling van sleepboten

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

1.De procedure

2.De feiten

Partijen

3.Het geschil

in conventie

4.De beoordeling

5.De beslissing