ECLI:NL:RBROT:2022:10957

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/634298 / HA ZA 22-188

Vonnis in verzet van 14 december 2022

in de zaak van

de vennootschap onder firma

[naam VOF],

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres in conventie,

gedaagde in het verzet,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. P.S. Trapman te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERCHILD B.V.,

gevestigd te Sliedrecht,

gedaagde in conventie,

eiseres in het verzet,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. S.P.A.C. Elsendoorn te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna [naam VOF] en Interchild genoemd worden.

1..De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 11 oktober 2021, met producties 1 tot en met 19;
het onder zaaknummer C/10/627293 / HA ZA 21-926 gewezen verstekvonnis van 19 januari 2022;
de verzetdagvaarding van 18 februari 2022, waarin tevens een eis in reconventie is ingesteld, met producties 1 tot en met 25;
de brief van de rechtbank van 30 maart 2022, waarbij partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling;
de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 20 tot en met 33;
de akte inbrengen aanvullende producties van Interchild, met producties 26 tot en met 29.

1.2.

Op 22 september 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden, ter gelegenheid waarvan namens beide partijen spreekaantekeningen zijn overgelegd. Van de mondelinge behandeling is geen proces-verbaal opgemaakt.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2..De feiten

2.1.

[naam VOF] exploiteert een webwinkel voor de verkoop van baby- en kinderproducten. Vennoten van [naam VOF] zijn de broers [naam persoon 1] . en [naam persoon 2] .

2.2.

Interchild is een groothandel in baby- en kinderproducten. Zij levert producten aan onder meer de aan haar gelieerde ondernemingen Babysuperstore Capelle aan den IJssel B.V. (een winkel in Capelle aan den IJssel) en W. Burgerhout B.V. (een winkel in Sliedrecht). Deze winkels zijn genaamd Baby en Tiener Megastore Capelle en Baby en Tiener Megastore Sliedrecht. Indirect bestuurder van Interchild is de heer [naam persoon 3] .

2.3.

Op 16 februari 2020 is [naam persoon 2] in dienst getreden van Babysuperstore Capelle aan den IJssel B.V., volgens de arbeidsovereenkomst in de functie van verkoper. Op 22 februari 2020 is [naam persoon 1] in dienst getreden van W. Burgerhout B.V., volgens de arbeidsovereenkomst in de functie van oproep chauffeur. Beide arbeidsovereenkomsten zijn aangegaan voor de duur van zeven maanden en geëindigd per 15 september 2020 respectievelijk 21 september 2020. Een andere broer, de heer [naam persoon 4] , is op 1 oktober 2019 in dienst getreden bij Babysuperstore Capelle aan den IJssel B.V. Eerder, vanaf medio 2014, is [naam persoon 4] al tijdelijk in dienst geweest van W. Burgerhout B.V. Ook zijn arbeidsovereenkomst is in september 2020 geëindigd.

2.4.

Begin 2020 is [naam persoon 1] begonnen met de eenmanszaak [naam VOF] . Blijkens een uittreksel uit het handelsregister was de startdatum 31 januari 2020. De domeinnaam [domeinnaam] is op 12 april 2020 geregistreerd. De eerste inkoopfacturen dateren van 11 mei 2020 en de eerste verkopen vonden in juli 2020 plaats. De onderneming is op 26 november 2020 als vennootschap onder firma ingeschreven in het handelsregister.

[naam VOF] gebruikt het teken [naam VOF] met als logo en lettertype:

[ afbeelding met naam VOF]

2.6.

Op 2 september 2020 heeft Interchild inschrijving van de volgende merken aangevraagd, die hierna zullen worden aangeduid als de [naam VOF] -merken:

het Benelux woordmerk [naam VOF] , met depotnummer [depotnummer 1] voor waren en diensten in klasse 12 en 20;
het Benelux beeldmerk zoals hieronder afgebeeld, met depotnummer [depotnummer 2] voor waren en diensten in klasse 12 en 20:

[afbeelding met naam VOF]

2.7.

Bij brief aan Interchild van 26 augustus 2021 heeft [naam VOF] zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een merkregistratie te kwader trouw. [naam VOF] heeft verzocht de [naam VOF] -merken aan haar over te dragen. Bij brief van 6 september 2021 heeft Interchild betwist dat sprake is van een merkregistratie te kwader trouw en aangeboden de [naam VOF] -merken over de te dragen voor een bedrag van € 20.000,00.

3..Het geschil

in conventie

3.1.

[naam VOF] heeft in de verstekprocedure gevorderd om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair

voor recht te verklaren dat [naam VOF] geen inbreuk maakt op de rechten van Interchild,

voor recht te verklaren dat Interchild de [naam VOF] -merken te kwader trouw heeft gedeponeerd,

Interchild met onmiddellijke ingang te verbieden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van [naam VOF] , meer in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de tekens [naam VOF] ,

Interchild te bevelen de [naam VOF] -merken binnen tien dagen na het vonnis over te dragen aan [naam VOF] ,

Interchild te veroordelen tot betaling aan [naam VOF] van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere overtreding van de onder punt 3 en 4 gegeven bevelen, alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Interchild met de naleving van deze bevelen geheel of deels in gebreke blijft,

Interchild te veroordelen in de kosten van dit geding ex artikel 1019h Rv, te begroten conform de door [naam VOF] overgelegde specificatie(s), te vermeerderen met wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekening van het vonnis tot de dag van algehele voldoening,

Interchild te veroordelen om aan [naam VOF] de schade te vergoeden die zij heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van de te kwader trouw registratie en dreigende inbreuk van Interchild, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met wettelijke rente vanaf datum dagvaarding, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag van algehele voldoening, eveneens vermeerderd met wettelijke rente vanaf datum dagvaarding, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag van algehele voldoening,

subsidiair

8. indien de rechtbank het onder 4 gevorderde niet toewijst: de doorhaling van de [naam VOF] -merken te bevelen in het register van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom,

9. indien de rechtbank het onder 6 gevorderde niet toewijst: Interchild te veroordelen in de kosten van dit geding ex artikel 3:13 BW en artikel 6:162 BW, te begroten conform de door [naam VOF] overgelegde specificatie(s), te vermeerderen met wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekening van het vonnis tot de dag van algehele voldoening.

3.2.

In het verstekvonnis zijn de vorderingen van [naam VOF] toegewezen, met dien verstande dat:

vordering 3 is toegewezen in die zin, dat Interchild is bevolen om onmiddellijk na betekening van het verstekvonnis ieder gebruik van de tekens ‘ [naam VOF] ’ te staken en gestaakt te houden;
(primaire) vordering 4 is afgewezen wegens het ontbreken van een grondslag;
(subsidiaire) vordering 8 is toegewezen.

Interchild is veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van [naam VOF] tot de dag van de uitspraak begroot op in totaal € 6.045,52.

3.3.

Interchild vordert in het verzet dat het verstekvonnis wordt vernietigd en dat de vorderingen van [naam VOF] alsnog worden afgewezen. Verder vordert Interchild om:

[naam VOF] te veroordelen tot terugbetaling van de door Interchild reeds aan [naam VOF] betaalde proceskosten van € 6.045,52 als gevolg van het uitvoerbaar bij voorraad gewezen vonnis van 19 januari 2022, alsmede de nakosten van € 248,00 en de deurwaarderskosten van € 114,01, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling door Interchild aan [naam VOF] (2 februari 2022) tot aan de dag van algehele voldoening, dan wel een door de rechtbank te bepalen datum,
[naam VOF] te veroordelen tot betaling van de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, alsmede de buitengerechtelijke kosten en de nakosten te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na het te wijzen vonnis tot aan de dag van algehele voldoening.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

Interchild vordert in reconventie om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

[naam VOF] te veroordelen tot terugbetaling van de door Interchild reeds aan [naam VOF] betaalde proceskosten van € 6.045,52 als gevolg van het uitvoerbaar bij voorraad gewezen vonnis van 19 januari 2022, alsmede de nakosten van € 248,00 en de deurwaarderskosten van € 114,01, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling door Interchild aan [naam VOF] (2 februari 2022) tot aan de dag van algehele voldoening, dan wel een door de rechtbank te bepalen datum,

[naam VOF] te bevelen om, onmiddellijk na betekening van het vonnis, iedere inbreuk op de merken van Interchild te staken, waaronder ook het gebruik van de domeinnaam en sociale media pagina’s gelinkt aan [naam VOF] (waaronder - maar niet uitsluitend - [domeinnaam] ), en gestaakt te houden door in ieder geval zich te onthouden van het gebruik van het teken ‘ [naam VOF] ’ voor de exploitatie van kinderwagens, kinderstoelen of andere daaraan gerelateerde baby- en kinderproducten,

voor zover [naam VOF] een merkaanvraag in gang gezet zou hebben voor de naam [naam VOF] in klassen 12 en 20, althans een merkinschrijving zou hebben verkregen, [naam VOF] te bevelen deze merkaanvraag dan wel merkinschrijving door te halen, dan wel de merkinschrijving of aanvraag nietig te verklaren,

[naam VOF] te veroordelen om binnen tien werkdagen na betekening van het vonnis rekening en verantwoording af te leggen met betrekking tot de omzet en winst die [naam VOF] per product heeft gegenereerd. Hiertoe dient [naam VOF] een rapport op te leveren dat is opgesteld door een accountant (RA of AA), waaruit blijkt dat hij of zij de opgave heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van [naam VOF] en of, voor zover verificatie niet volledig mogelijk is, hij of zij aanwijzingen heeft dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden. Het rapport dient te worden ondersteund door de daarvoor benodigde bewijzen (waaronder inkoop- en verkoopfacturen en orderformulieren van de leveranciers en afnemers) en dient tenminste een geaccordeerde opgave te doen van:

i. volledige en duidelijk leesbare kopieën van alle inkooporders, facturen, leveringsbonnen, documenten en stukken met betrekking tot alle transacties en verhandelingen van de [naam VOF] -producten;

ii. het exacte aantal verkochte, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde of vervreemde [naam VOF] -producten met vermelding van de daarbij behorende prijzen;

iii. alle door de [naam VOF] -producten gegenereerde omzet en nettowinst;

iv. de volledige namen en adressen van partijen door wie de [naam VOF] -producten zijn geleverd en/of geproduceerd,

5. [naam VOF] te veroordelen om aan Interchild de schade te vergoeden in de vorm van (afdracht van) alle door [naam VOF] met de inbreuk behaalde winst,

6. [naam VOF] te veroordelen om binnen tien werkdagen na betekening van het vonnis in deze procedure aan Interchild te vergoeden de schade die Interchild heeft geleden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en te veroordelen tot betaling van het bedrag van € 5.000,00 exclusief btw, als voorschot op de vast te stellen schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de inleidende dagvaarding door [naam VOF] is uitgebracht tot de dag van voldoening,

7. [naam VOF] te veroordelen tot betaling aan Interchild van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) dat [naam VOF] in strijd handelt met hetgeen is gevorderd, met een maximum van € 100.000,00,

8. [naam VOF] te veroordelen tot betaling van de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, alsmede de buitengerechtelijke kosten en de nakosten te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na het te wijzen vonnis tot aan de dag van algehele voldoening.

3.6.

[naam VOF] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen in reconventie, bekrachtiging van het verstekvonnis en veroordeling van Interchild in de kosten van het geding.

3.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4..De beoordeling in conventie en reconventie

Inleiding

4.1.

Deze rechtbank is bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen, hetgeen overigens geen discussiepunt is geweest tussen partijen. Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie, zullen deze hierna gezamenlijk behandeld worden.

4.2.

Het verzet is tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat Interchild in zoverre in haar verzet kan worden ontvangen.

4.3.

Het gaat in deze procedure om de [naam VOF] -merken. Volgens [naam VOF] heeft zij vanaf begin/medio 2020 tekens gebruikt die gelijk zijn aan de [naam VOF] -merken en heeft Interchild die merken op 2 september 2020 te kwader trouw geregistreerd, nadat [naam VOF] een week eerder een voorstel van Interchild om samen te werken had afgewezen. Volgens Interchild is van een merkregistratie te kwader trouw geen sprake, omdat zij de naam [naam VOF] al sinds 2015 gebruikt. In de visie van Interchild moet zij dan ook worden aangemerkt als voor-voorgebruiker van de merken en zijn de merkregistraties geldig. De broers [achtenaam] , voormalige werknemers van aan Interchild gelieerde bedrijven, zijn er met de naam [naam VOF] vandoor gegaan, aldus Interchild.

Het beoordelingskader

4.4.

Een ingeschreven merk kan nietig worden verklaard als de aanvraag om inschrijving van dat merk te kwader trouw is ingediend (vgl. artikel 2.2bis lid 2 Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, hierna: BVIE). Het BVIE en Richtlijn 2015/2436 bevatten geen definitie van het begrip kwade trouw. Dit merkenrechtelijk begrip kwade trouw vormt een autonoom begrip van Unierecht, dat eenvormig moet worden uitgelegd (HvJ EU 27 juni 2013, ECLI:EU:C:2013:435 (
Malaysia Dairy Industries)).

4.5.

Het Hof van Justitie heeft overwogen (HvJ EU 11 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:361 (
Lindt & Sprüngli/Hauswirth)) dat de nationale rechter bij de beoordeling van kwade trouw rekening moet houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk, en met name met:

het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd;

het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;

de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, genieten.

4.6.

Ten aanzien van de eerst genoemde factor geldt dat die omstandigheid op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager en dat de als tweede genoemde factor ook in aanmerking moet worden genomen (rov. 40). Voorts geldt dat het oogmerk een subjectief gegeven is dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het concrete geval (rov. 42).

4.7.

Het Hof van Justitie heeft in het Koton arrest (HvJ EU 12 september 2019, C-104/18 P (
Koton/EUIPO) overwogen dat sprake is van kwade trouw wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk - zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren - een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk (met name de functie van herkomstaanduiding).

4.8.

Uitgaande van dit beoordelingskader overweegt de rechtbank het volgende omtrent de omstandigheden die bestonden op het moment van indiening van de aanvraag door Interchild, dat wil zeggen op 2 september 2020.

Voorgebruik door [naam VOF]

4.9.

Tussen partijen is niet in geschil dat [naam VOF] al voor de merkaanvraag van Interchild gelijke tekens gebruikte, namelijk het teken [naam VOF] met het hierboven in rov 2.4 afgebeelde logo en lettertype. Evenmin is in geschil dat [naam VOF] deze tekens gebruikt voor gelijke waren, waardoor verwarring kan ontstaan met de tekens waarvoor Interchild inschrijving heeft gevraagd. Tussen partijen staat dus vast dat er sprake is van voorgebruik aan de zijde van [naam VOF] .

Voor-voorgebruik door Interchild

4.10.

Interchild stelt zich op het standpunt dat haar aanvraag per definitie geen misbruik oplevert omdat zij de tekens al gebruikte voordat [naam VOF] dat deed en zij daarom als eerste of ‘voor-voorgebruiker’ moet worden aangemerkt. Onder verwijzing naar jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (BenGH 25 juni 2004, ECLI:NL:XX:2004:AR4257 (
Winner Taco/El Taco)) stelt zij zich op het standpunt dat haar, vanwege haar eerste gebruik, het recht toekomt om het merk te registreren. Dat standpunt wordt verworpen. Het latere arrest van het Hof van Justitie (
Lindt & Sprüngli/Hauswirth) geeft immers aanleiding om deze regel van het Benelux Gerechtshof te nuanceren. Volgens dat arrest moet niet alleen worden gekeken naar het aanvangstijdstip waarop de voor-voorgebruiker met het gebruik begon, maar ook naar de omvang en bekendheid van dat gebruik en het voorgebruik van [naam VOF] op 2 september 2020. Die omvang en bekendheid komen hieronder nog aan de orde.

Interchild wist van het voorgebruik door [naam VOF]

4.11.

Ter zitting heeft Burgerhout verklaard dat één van zijn medewerkers op internet had ontdekt dat zijn werknemers, de broers [achtenaam] , een concurrerend bedrijf waren begonnen onder de naam [naam VOF] . Die ontdekking was voor Interchild aanleiding om enkele dagen later (op 26 augustus 2020) een gesprek met [naam VOF] te voeren. Tijdens dit gesprek is van de zijde van Interchild voorgesteld dat [naam VOF] exclusief producten zou afnemen van Interchild. [naam VOF] zag daarvan af. Een week later diende Interchild haar merkaanvragen in. Interchild wist op dat moment dus al van het voorgebruik door [naam VOF] .

Oogmerk

4.12.

[naam VOF] stelt dat de merkdepots van Interchild met geen ander doel zijn verricht dan om [naam VOF] het gebruik te kunnen verbieden en haar onderneming te belemmeren. Zij wijst daartoe op de omstandigheid dat Interchild wist van het voorgebruik door [naam VOF] , dat Interchild haar aanvraag indiende kort nadat [naam VOF] een samenwerking had afgewezen en op de omstandigheid dat zij de inschrijving aanvroeg van het beeldmerk met exact het lettertype dat [naam VOF] gebruikt. Deze objectieve omstandigheden vormen naar het oordeel van de rechtbank inderdaad een sterke aanwijzing voor kwade trouw aan de zijde van Interchild. [naam VOF] wijst er voorts op dat Interchild, na de brief van 26 augustus 2021, de merken direct te koop aanbood voor een bedrag dat [naam VOF] als startende onderneming beslist niet kon dragen, hetgeen Interchild wist. Ook deze, niet betwiste, omstandigheid duidt op het oogmerk om de concurrerende onderneming van haar (ex-)werknemers te dwarsbomen. Daaraan doet niet af dat Interchild de [naam VOF] -merken niet direct tegen [naam VOF] heeft ingeroepen.

4.13.

Interchild voert aan dat zij juist een legitiem doel nastreefde met de aanvraag. Zij stelt dat [naam VOF] wilde meeliften op en profiteren van het teken dat al eerder door haar werkgever werd gebruikt. Het doel van de merkaanvraag was (1) om dat meeliftgedrag te voorkomen en (2) om de rechten ten aanzien van de naam die zij al geruime tijd als onderscheidingsteken voor haar producten gebruikte te beschermen.

4.14.

Meeliftgedrag?

Volgens Interchild waren de gebroeders [achtenaam] ervan op de hoogte dat Interchild het [naam VOF] teken al eerder gebruikte omdat zij bij Interchild/gelieerde bedrijven werkten en in ieder geval door het gesprek op 26 augustus 2020. Interchild concludeert dat niet zij, maar [naam VOF] te kwader trouw handelde. Echter, ter zitting is gebleken dat de feiten anders liggen dan Interchild ze heeft voorgesteld. De broers [achtenaam] hebben ter zitting verklaard dat zij niet op de hoogte waren van enig gebruik van de naam [naam VOF] door Interchild. Burgerhout heeft meegedeeld dat hij deze verklaring van zijn ex-werknemers niet in twijfel trekt. Voorts heeft [naam persoon 1] verklaard dat tijdens het gesprek op 26 augustus 2020 helemaal niet aan de orde is geweest dat Interchild de naam [naam VOF] zelf gebruikte. [naam persoon 5] , die namens Interchild aan dat gesprek deelnam, heeft dit laatste bevestigd en heeft verklaard dat hij toen zelf óók niet wist van enig gebruik van [naam VOF] door Interchild.
Dit alles hoeft geen verbazing te wekken, omdat het gebruik door Interchild zeer summier en onopvallend was. Dat wordt hierna verder toegelicht. Gezien een en ander moet ervan worden uit gegaan dat het voorgebruik van [naam VOF] te goeder trouw was en dat van meeliften geen sprake was. Voorkoming van meeliftgedrag kan daarom niet gelden als plausibele verklaring voor de merkaanvraag van Interchild.

4.15.

Bestaande rechten beschermen?

Interchild voert aan dat haar gebruik van het teken [naam VOF] een ruime rechtsbescherming geniet. Zij beroept zich erop dat zij het merk sinds 2015 normaal heeft gebruikt en sinds 2018 producten onder deze naam verkoopt, en dat het bereik van dat gebruik erg groot is, nu haar folders worden verzonden naar (potentiële) afnemers in de hele wereld en dat de beurzen waar zij staat door partijen van over de hele wereld worden bezocht. Haar bestaande rechten wilde zij met de merkaanvraag verzekeren, aldus Interchild. Naar het oordeel van de rechtbank kan ook dit niet gelden als plausibele verklaring voor de merkaanvraag. In de eerste plaats omdat dit niet verklaart waarom zij in het beeldmerk exact het lettertype overnam dat [naam VOF] van meet af aan heeft gebruikt. Dat Interchild het teken [naam VOF] ooit heeft gebruikt met dat lettertype, is niet gesteld en ook niet gebleken. De verklaring van Burgerhout ter zitting, dat voor dit lettertype is gekozen omdat het veel wordt gebruikt en niet omdat hetzelfde lettertype door [naam VOF] werd gebruikt, acht de rechtbank niet overtuigend. In het licht van het door Interchild aangevoerde doel om haar, gestelde (aan gebruik ontleende), bestaande rechten te beschermen is de aanvraag van dat beeldmerk onbegrijpelijk.
In de tweede plaats tonen de door Interchild overgelegde stukken aan dat haar gebruik voorafgaand aan haar aanvraag slechts zeer summier en onopvallend was. Daarvoor wordt het hierna volgende overwogen in verband met de omvang van de rechtsbescherming die de tekens van [naam VOF] en Interchild genoten op 2 september 2020.

De omvang van de rechtsbescherming

4.16.

[naam VOF] heeft onweersproken gesteld (en met producties onderbouwd) dat zij zich, na de inschrijving van de onderneming onder de naam [naam VOF] in januari 2020, vanaf medio 2020 bezighield met de online verkoop van [naam VOF] -producten via haar eigen website en via bol.com. Op het moment van de merkaanvraag van Interchild was zij nog niet lang bezig, maar [naam VOF] stelt - onbetwist - dat haar zaken goed liepen waarbij zij verwijst naar haar productie 8 met via bol.com meest verkochte aantallen in juli 2020. Dat het gebruik door [naam VOF] een zekere beschermingswaardige omvang had, kan dan ook worden aangenomen.

4.17.

Uit de door Interchild overgelegde stukken blijkt dat de omvang van haar gebruik zeer beperkt was. Zij heeft een uitnodiging overgelegd voor een beurs voor baby- en kinderproducten in Keulen in 2015, waarop op de eerste pagina onder meer de naam “ [naam VOF] ” staat en waarop, als onderdeel van de aangekondigde collectie voor 2016, onder de naam “ [naam VOF] ” twee kinderwagens en een kinderzitje zijn afgebeeld (productie 6). Voorts heeft zij een prijskaartje overgelegd (productie 15) en een 60 pagina’s tellende folder uit 2019 waarin op één pagina, tussen 15 anders genaamde producten, één kinderwagen is afgebeeld met daarbij de naam [naam VOF] (productie 11). Uit de overgelegde stukken blijkt voorts dat zij eind 2015 in totaal 100 [naam VOF] -producten heeft ingekocht en dat zij in de hele periode daarna tot 2 september 2020 in totaal slechts 27 van die producten heeft verkocht (producties 9 en 14). De verder nog overgelegde producties zien op interne verkopen door Interchild aan haar winkel te Sliedrecht of op voorraadmutaties, hetgeen niet als merkgebruik kan worden beschouwd.

Deze zeer beperkte omvang en bekendheid van het gebruik van de naam [naam VOF] door Interchild zou kunnen verklaren waarom de eigen werknemers (de broers [achtenaam] en [naam persoon 5] ) niet eens van dat gebruik wisten.

4.18.

Ter zitting heeft Burgerhout de achtergrond toegelicht. Hij deelde mee dat de [naam VOF] -producten van Interchild exclusief waren bestemd voor een derde partij, een winkelketen. Bedoeling was dat deze winkelketen de [naam VOF] -producten in winkels in Nederland en België (en dus niet online) te koop zou aanbieden. De betreffende winkelketen is in 2017 echter in zwaar weer terechtgekomen en overgenomen, waarna de nieuwe eigenaren een streep door de plannen hebben gezet. Gevolg was dat Interchild bleef zitten met de ingekochte producten. Om die reden is zij medio 2018 zelf begonnen met de verkoop van die restpartij. [naam VOF] heeft erop gewezen dat de markt van babyproducten sterk trend- en modegevoelig is en dat verouderde producten (zoals die van Interchild uit de restpartij) nauwelijks verkopen. Interchild heeft dit niet betwist.
4.19. De zeer summiere omvang en bekendheid rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank niet een belang van Interchild om zich door middel van een merkrecht te verzekeren van een ruimere rechtsbescherming (vgl.
Lindt & Sprügli/Hauswirthrov. 52).
Deze factor weegt niet op tegen de hiervoor genoemde aanwijzingen voor kwade trouw aan haar zijde.

4.20.

Dat Interchild in 2021 eraan dacht om de naam in de toekomst weer te gaan gebruiken maakt het oordeel niet anders, nu dit voornemen blijkens de stellingen van Interchild nog niet bestond op het moment van de merkaanvraag.

Conclusie

4.21.

Alle hiervoor besproken, op 2 september 2020 aanwezige, omstandigheden in onderlinge samenhang bezien brengen de rechtbank tot het oordeel dat Interchild de [naam VOF] -merken heeft aangevraagd om [naam VOF] - vroeger of later - het gebruik van het teken [naam VOF] te verhinderen en om zo op oneerlijke wijze afbreuk te doen aan de belangen van haar jonge concurrent. Interchild heeft de [naam VOF] -merken niet geregistreerd om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging. De aanvraag is dus te kwader trouw ingediend. Dit brengt mee dat het verstekvonnis in zoverre kan worden bekrachtigd.

Schade

4.22.

In het verstekvonnis is Interchild veroordeeld tot vergoeding van de door [naam VOF] geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

4.23.

Ter onderbouwing van haar vordering op dit punt heeft [naam VOF] aangevoerd dat zij in mei 2021 haar merkrechten wilde registreren en toen ontdekte dat Interchild de [naam VOF] -merken al in september 2020 had geregistreerd. Uit angst om aangesproken te worden door Interchild heeft [naam VOF] de verkoop van haar producten vervolgens gestaakt. Dit heeft geleid tot een verlies van 70% van haar omzet. Na overleg met haar huidige advocaat heeft [naam VOF] de verkoop in het derde kwartaal van 2021 weer opgestart.

4.24.

De gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure kan worden toegewezen als de mogelijkheid dat [naam VOF] schade heeft geleden als gevolg van het handelen van Interchild aannemelijk is. Die drempel is in dit geval behaald. Aannemelijk is dat (de ontdekking van) de merkregistraties door Interchild negatief effect hebben gehad op de bedrijfsvoering van [naam VOF] . De hoogte van de schade, de door Interchild gestelde eigen schuld van [naam VOF] en haar verweer inhoudend dat de schade niet aan het handelen van Interchild is toe te rekenen zullen in de schadestaatprocedure aan de orde kunnen komen. Ook in zoverre kan het verstekvonnis dus in stand blijven.

Reconventie

4.25.

Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van Interchild in reconventie, die zijn gegrond op haar standpunt dat de merkregistraties niet te kwader trouw en wel degelijk geldig zijn, niet kunnen worden toegewezen.

Proceskosten

4.26.

In het verstekvonnis is Interchild als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv. Die kosten zijn begroot op € 6.045,52, waarin begrepen € 5.280,00 aan advocaatkosten op basis van de gemaakte uren tot indiening van de dagvaarding. Ook deze veroordeling kan in stand blijven.

4.27.

Interchild zal eveneens veroordeeld worden in de kosten van de verzetprocedure. Als productie 33 heeft [naam VOF] een aanvullende specificatie van haar proceskosten overgelegd. Daaruit blijkt dat zij, naast het al toegewezen bedrag van € 5.280,00, aanspraak maakt op € 9.098,50 ter zake van de gemaakte uren tot en met de indiening van de conclusie van antwoord in reconventie en € 2.675,00 ter zake van geschatte uren te maken na indiening van de conclusie van antwoord in reconventie.

4.28.

Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Interchild heeft betoogd dat de zaak moet worden gekwalificeerd als eenvoudig. De rechtbank volgt haar daarin niet. Gelet op onder meer de omvang van het relevante feitencomplex en de juridische waardering is de rechtbank van oordeel dat de zaak moet worden aangemerkt als normale zaak. De Indicatietarieven noemen voor een normale zaak een tarief van € 17.500,00. Dat heeft daarom als redelijk en evenredig voor vergoeding van de advocaatkosten in deze zaak te gelden, in dit geval voor zowel de conventie als de reconventie samen. De totale door [naam VOF] opgevoerde advocaatkosten bedragen € 17.053,50 en vallen dus binnen het in deze zaak geldende indicatietarief.

4.29.

Interchild heeft aangevoerd dat de omvang van de conclusie van antwoord in reconventie buitenproportioneel is. Omdat sprake is van een eenvoudig geschil, acht Interchild de kosten die zijn gemaakt voor het opstellen van de conclusie van antwoord in reconventie niet redelijk. In aansluiting bij hetgeen hiervoor onder 4.28 is overwogen volgt de rechtbank Interchild daarin niet. Van een buitenproportionele omvang van de conclusie van antwoord in reconventie is geen sprake.

4.30.

De opgevoerde kosten van € 2.675,00 voor de geschatte uren te maken na indiening van de conclusie van antwoord in reconventie bestaan uit:

een bedrag van € 1.725,00 voor kosten van mr. S. Tigu (5 uur à een gemiddeld uurtarief van € 345,00);
een bedrag van € 950,00 voor kosten van mr. P.S. Trapman (5 uur à een gemiddeld uurtarief van € 190,00).

Omdat mr. S. Tigu niet ter zitting is verschenen en overigens niet is gesteld of gebleken dat door hem na indiening van de conclusie van antwoord in reconventie nog (andere) kosten zijn gemaakt, ziet de rechtbank voor toewijzing van het bedrag van € 1.725,00 geen aanleiding. Ter zitting is, naast mr. P.S. Trapman, mr. S. Jonker verschenen. De rechtbank zal voor hen beiden een bedrag van € 950,00 - en dus € 1.900,00 - in totaal toewijzen.

4.31.

Het totaal in de verzetprocedure toe te wijzen bedrag aan kosten komt daarmee op € 10.998,50 (€ 9.098,50 + € 1.900,00). [naam VOF] heeft geen onderscheid gemaakt tussen de kosten in conventie en in reconventie. De rechtbank is van oordeel dat 70% van de gemaakte kosten kunnen worden toegerekend aan de procedure in conventie en 30% aan de procedure in reconventie. In conventie zal daarom een bedrag van € 7.698,95 worden toegewezen en in reconventie een bedrag van € 3.299,55.

4.32.

De in conventie gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen op de wijze als in de beslissing vermeld. De proceskostenveroordeling in conventie zal, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5..De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

bekrachtigt het door deze rechtbank op 19 januari 2022 onder zaaknummer / rolnummer C/10/627293 / HA ZA 21-926 gewezen verstekvonnis,

5.2.

veroordeelt Interchild in de kosten van de verzetprocedure, aan de zijde van [naam VOF] tot op heden begroot op € 7.698,95, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan daarover met ingang van de vijftiende dag wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW verschuldigd zal zijn,

5.3.

verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4.

wijst de vorderingen af,

5.5.

veroordeelt Interchild in de proceskosten, aan de zijde van [naam VOF] tot op heden begroot op € 3.299,55.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.M. Diekman. Het is ondertekend door de rolrechter en door deze in het openbaar uitgesproken op 14 december 2022.

1977/2502